«Louboutin» Bundesgericht vom 7. Februar 2017

Aus den Erwägungen:

3.3.1 Sowohl Art. 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die interna­tionale Registrierung von Marken (MMA; revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) als auch Art. 5 Abs. 1 des vorliegend anwendbaren Protokolls vom 27. Juni 1989 zum MMA (MMP) ­verweisen bezüglich der zulässigen Gründe für eine Schutzverweigerung auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ). Nach Art. 6^quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ ist eine Schutz­verweigerung unter anderem in Fällen statthaft, in denen die Marke jeder ­Unterscheidungskraft entbehrt bzw. als Gemeingut anzusehen ist. Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgründen, wonach ­namentlich Zeichen, die zum Gemeingut gehören (lit. a), vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGE 135 III 359 ff. E. 2.5.1; 128 III 454 ff. E. 2; je m.H.).

3.3.2 Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehören (Art. 2 lit. a MSchG), liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben können (BGE 139 III 176 ff. E. 2; 131 III 121 ff. E. 4.1; je m.H.). Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die ­Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. ­beschreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfüllen können (BGE 139 III 176 ff. E. 2 m.H.). Nicht schutzfähig sind demnach unter anderem Zeichen, denen in Bezug auf die konkret be­anspruchten Produkte die Unterscheidungskraft fehlt, indem sie weder von Anfang an (originär) auf ein bestimmtes – wenn auch dem Publikum nicht unbedingt namentlich bekanntes – ­Unternehmen hinweisen, noch (derivativ) infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr (BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.2; vgl. auch BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den mass­gebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 ff. E. 2.3.1; 133 III 342 ff. E. 4). Es genügt daher, wenn der Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente) Unterscheidungskraft zukommt bzw. dem Verkehr nicht freihaltebedürftig ist (BGer, sic! 2014, 462 ff. E. 5.1, «ePostSelect [fig.]» m.H., nicht publ. in: BGE 140 III 109 ff.). Ob die massgebenden Adressaten ein Zeichen für die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.2; 134 III 547 ff. E. 2.3). Als originär unterscheidungskräftig ist ein Zeichen schützbar, wenn | es aufgrund einer minimalen ursprünglichen Unterscheidungskraft geeignet ist, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher dadurch ermöglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen (BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2; 137 III 403 ff. E. 3.3.2; je m.H.). Bei der Prüfung, ob diese Schutzvoraussetzung erfüllt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder künftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise müssen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss aus sich selbst heraus und unabhängig von ­seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2 m.H.).

Das BGer prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und – bei Gütern des allgemeinen Bedarfs – wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 139 III 176 ff. E. 2; 137 III 403 ff. E. 3.3.2; 134 III 547 ff. E. 2.3; 133 III 342 ff. E. 4).

3.3.3 Positionsmarken sind im Markenschutzgesetz nicht als eigene ­Markenkategorie vorgesehen. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist jedes Zeichen als Marke schützbar, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden; bei der Bestimmung von Art. 1 Abs. 2 MSchG handelt es sich nicht um eine abschliessende Aufzählung zulässiger Markenformen (BGE 135 III 359 ff. E. 2.4). Eine Posi­tionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement, das immer an derselben genau bezeichneten Warenposition angebracht wird. Bei solchen Marken führt die besondere Art und Weise der ­Anbringung oder Anordnung eines zwei- oder dreidimensionalen Zeichen­elements auf einem Produkt zur ­Markenfähigkeit (vgl. M. Städeli, in: L. David / M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar, Markenschutzgesetz /Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 1 N 60; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 43, N 149; I. Kirschneck, in: P. Ströbele / ​F. Hacker [Hg.], Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015, § 3 N 81; P. Ströbele, in: P. Ströbele / F. Hacker [Hg.], Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015, § 8 N 323). Gegenstand der Positionsmarke ist nicht die Position ­allein oder das isolierte Zeichen selbst, sondern die Kombination eines Zeichenelements mit einer bestimmten Position (M. Noth / F. Thouvenin, in: M. Noth und andere [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 1 N 62). Der Schutzbereich ist entsprechend auf die Verbindung des grafischen oder kombinierten Zeichenelements mit der Warenposition beschränkt (Städeli, MSchG 1 N 60; P. Gilliéron, Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Basel 2013, MSchG 1 N 39). Neben der Unterscheidungskraft des Basiszeichens ist demnach die Stärke der Position zu berücksichtigen. Nicht jedem positionierten Zeichen kommt Unterscheidungskraft zu; die Position kann hierzu lediglich beitragen, sofern sie in der Wahrnehmung der mass­gebenden Verkehrskreise ein hinreichend charakteristisches Element darstellt, mithin stark genug ist, um das Zeichen in einen anderen Kontext zu setzen. Ebenso wie nicht jede beliebige Einfärbung oder grafische Gestaltung ein schutzunfähiges Zeichen hinreichend ver­ändern kann, vermag dies jede be­liebige Position zu erreichen. Die Position muss auch tatsächlich ein Verständnis als Herkunftshinweis vermitteln; das positionierte Zeichen muss im Gegensatz zu seinem unpositionierten Gegenstück ein Rätsel aufgeben, das nicht anders gelöst werden kann als durch die Zuordnung der ­Bedeutung als Herkunftshinweis (F. Klein, Schutz­voraus­setzungen und Schutzumfang der Positionsmarke, Tübingen 2012, 295 f. m.H.). Besteht auf dem betreffenden Warengebiet eine Kennzeichnungsgewohnheit, dürften die dieser Gewohnheit entsprechenden Positionen leichter als Herkunftshinweise verstanden werden. Zudem ist die Position umso stärker einzustufen, je prominenter sie auf dem jeweiligen Positionsträger in den Vordergrund rückt (Klein, 299 ff., 311). Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen –und nicht etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde – auffassen, ist im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen (Städeli, MSchG 1 N 61; Noth / Thouvenin, MSchG 1 N 62).

Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ist die Einordnung der Positionsmarke (etwa als Bild-, Form- oder sonstige Marke) für die Beurteilung der Unterscheidungskraft unerheblich (vgl. auch Beschluss des EuGH vom 16. Mai 2011, C-429/10, N 36 f. mit Verweis auf das Urteil des EuG vom 15. Juni 2010, T-547/08, N 21, 26). Für die Be­urteilung der absoluten Schutzfähigkeit von Positionsmarken gelten in dieser Hinsicht keine Sonderregelungen (Ströbele, § 8 N 325; Klein, 282). Die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise kann jedoch durch die Art des Zeichens beeinflusst werden; so wird insbesondere von Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren geschlossen (vgl. BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.4/ 3.3.5 m.H.).

3.3.4 Das eingetragene Basiszeichen besteht unabhängig von seiner Posi | tion, die gleichzeitig die Kontur der ­gewählten Farbe (Pantone No. 18.1663TP) bestimmt, indem sie die gesamte Fläche der Schuhsohle umfasst, lediglich in einem bestimmten Farbton, der als solcher für die be­anspruchten Damenschuhe mit hohen Absätzen nicht originär unterscheidungskräftig ist (vgl. zur Farbmarke etwa Städeli, MSchG 1 N 52 ff.). Dabei handelt es sich um einen äusserst schwachen Zeichenbestandteil, zumal dem Basiszeichen als solchem keinerlei konkrete Gestaltung zukommt, die originär als Herkunftshinweis verstanden werden könnte. Wie die Vor­instanz zutreffend ausführt, steht zwar nicht ein konturloser Farbanspruch zur Diskussion; die Umrisse von Schuhsohlen sind jedoch als Zeichen für Schuhe banal und beschreibend, indem sie im Erscheinungsbild eines Teils der Ware selbst bestehen. Es wird nicht etwa ein Wort- oder Bildelement auf der Schuhsohle positioniert, wofür auf dem Schuhmarkt eine gewisse Übung und eine entsprechende Gewöhnung der Konsumenten bestehen dürfte. Vielmehr besteht das Zeichen aus einer einfarbigen Darstellung der Unterseite eines hochhackigen Damenschuhs, wodurch es mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmilzt. Zeichen, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, werden jedoch gewöhnlich nicht als Hinweis auf die ­betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern lediglich als besondere Gestaltung wahrgenommen (vgl. BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.3 m.H.). Ähnlich der Formmarke kann es im Hinblick auf die originäre Unterscheidungskraft nicht ausreichen, dass sich ein solches Zeichen lediglich nach seiner ge­fäl­ligen Gestaltung unterscheidet; ­vielmehr muss es sich von sämtlichen im beanspruchten Warensegment im Zeitpunkt des Entscheids über die Markeneintragung üblichen Gestaltungen auffällig unterscheiden, damit ein Verständnis als Herkunftshinweis in Betracht kommen kann (zur Formmarke: BGE 137 III 403 ff. E. 3.3.3; 134 III 547 ff. E. 2.3.4; 133 III 342 ff. E. 3.3). Die massgebende Vergleichsmenge besteht dabei in den auf dem betroffenen Warensegment tatsächlich vorhandenen Gestaltungen und nicht etwa in erfolgten Markenan­meldungen vergleichbarer Zeichen, wie der Beschwerdeführer anzunehmen scheint. Die Eigenart des zu beurteilenden Zeichens besteht weder in einer charakteristischen Form noch in einer für sich betrachtet auffälligen Gestaltung, sondern beschränkt sich auf die Wahl einer bestimmten Farbe für einen funktional unabdingbaren und flächenmässig bedeutsamen Teil der beanspruchten Ware. Dass diese Farbe im Gegensatz zu den in der ­Beschwerde erwähnten schwarzen, braunen oder beigen Aussensohlen für Damenschuhe mit hohen Absätzen nicht gebräuchlich ist, reicht nicht aus, um dem Zeichen in der Gesamt­betrachtung Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Beschwerdeführer stellt zu Recht nicht in Abrede, dass die rote Farbe auch in einem etwas grelleren Ton, wie von ihm beansprucht, ins­besondere bei Waren aus der Modebranche oft als dekoratives Element verwendet wird. Wie sich aus den vorinstanzlichen Feststellungen ergibt, kommen zudem etwa hochhackige Damenschuhe, deren Aussensohle in Grün, Gelb, Blau, Violett oder Pink ­gehalten sind, durchaus vor. Der ­Umstand, dass ein solcher Damenschuh eine farbige Aussensohle aufweist, kann daher nicht als derart ­aus­sergewöhnlich betrachtet werden, dass sich dieses Merkmal in einer Weise von den üblichen Gestaltungen abheben würde, um in seiner auffäl­ligen Eigenart (originär) als Herkunftshinweis in Betracht zu kommen. Die Modebranche zeichnet sich auch bezüglich der beanspruchten Damenschuhe mit hohen Absätzen durch eine grosse Gestaltungsvielfalt aus und schöpferische Entwicklungen werden geradezu erwartet, weshalb die blosse Einfärbung eines Teils der Produkt­oberfläche in Form der Aussensohle von den angesprochenen Abnehmern der Ware zugeschlagen und nicht als ­Herkunftshinweis aufgefasst wird. Die rote Einfärbung (Pantone No. 18.1663TP) der Sohlenunterseite stellt ein ästhetisches Stilelement dar, das sich – losgelöst betrachtet von der bereits erfolgten Benutzung bzw. einer allfälligen Bekanntheit der vom Beschwerdeführer entworfenen und vertriebenen Designerschuhe – von der modischen Gestaltung von Damenschuhen mit hohen Absätzen auch aus Sicht der in der Beschwerde als massgebend erachteten Verkehrskreise (modeorientierte und zahlungskräftige Frauen zwischen 20 und 65 Jahren) gedanklich nicht derart abhebt, dass sie (originär) als zusätzliches Element im Sinne eines Herkunftshin­weises aufgefasst würde. Es braucht daher nicht vertieft zu werden, ob die Vorinstanz den massgebenden Verkehrskreis zu weit gefasst hat, wie in der Beschwerde geltend gemacht wird.

3.3.5 Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, indem sie das strittige Zeichen als nicht ori­ginär unterscheidungskräftig erachtete. Dass dem Zeichen infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr Unterscheidungskraft zukommen würde, steht im vorliegenden Verfahren nicht zur ­Diskussion. Die Vorinstanz hat unter diesen Umständen zu Recht offengelassen, ob am fraglichen Zeichen gegebenenfalls ein Freihaltebedürfnis besteht.

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