«f2 (fig.) | F2 (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 30. November 2023
Vorsorgliche Einrede des Nichtgebrauchs
Abteilung II; Gutheissung der Beschwerde im Widerspruchsverfahren; Akten-Nr. B-1958/2022
MSchG 11, 12; MSchV 22 III; BV 5.
Die Regelung von Art. 22 Abs. 3 MSchV genügt den Anforderungen an das Legalitätsprinzip nicht. Die Einschränkung des gesetzlich eingeräumten Abwehrrechts der Nichtgebrauchseinrede in den Fällen, in welchen der Anspruch zeitlich erst zwischen dem Zeitpunkt des Einreichens der ersten Stellungnahme und dem Zeitpunkt des Entscheids über den Widerspruch entsteht, müsste ihre Grundlage in einem Gesetz selber haben. Eine blosse Ordnungsvorschrift, wie sie Art. 22 Abs. 3 MSchV darstellt, genügt dafür nicht (E. 3.1, 3.2).
MSchG 11, 12; MSchV 22 III.
Das Gesetz enthält keine Vorgaben zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede im Widerspruchsverfahren. Art. 22 Abs. 3 MSchV kann – sowohl in der alten wie auch der neuen Fassung – insofern verfassungskonform ausgelegt werden, als die Einrede des Nichtgebrauchs auch vorsorglich erhoben werden kann (E. 3.3).
MSchG 11, 12; MSchV 22 III.
Wird die Einrede des Nichtgebrauchs vorsorglich erhoben, ist hinzunehmen, dass im Zusammenhang mit dem Nachweis des Gebrauchs allenfalls in einem relativ späten Verfahrensstadium zusätzliche Instruktionsmassnahmen erforderlich werden (E. 3.4).
LPM 11, 12; OPM 22 III; Cst. 5.
La réglementation de l’art. 22 al. 3 OPM ne satisfait pas aux exigences du principe de légalité. La limitation du droit, accordé par la loi, d’invoquer comme moyen de défense l’exception de non-usage dans les cas où le droit ne naît qu’entre le moment du dépôt de la première prise de position et le moment de la décision sur l’opposition devrait trouver son fondement dans une loi au sens propre. Une simple disposition d’ordre, telle que l’art. 22 al. 3 OPM, n’est pas suffisante à cet égard (consid. 3.1, 3.2).
LPM 11, 12; OPM 22 III.
La loi ne contient pas de prescriptions relatives au moment où l’exception de non-usage doit être invoquée dans la procédure d’opposition. L’art. 22 al. 3 OPM peut être interprété – tant dans son ancienne que dans sa nouvelle version – de manière conforme à la Constitution dans la mesure où l’exception de non-usage peut également être soulevée à titre préventif (consid. 3.3).
LPM 11, 12; OPM 22 III.
Si l’exception de non-usage est soulevée à titre préventif, il faut accepter que des mesures d’instruction supplémentaires relatives à la preuve de l’usage soient éventuellement nécessaires à un stade relativement tardif de la procédure (consid. 3.4).
Die Beschwerdeführerin (Widerspruchsgegnerin) ist Inhaberin der Marke CH 682 269 «F2 (fig.)». Gegen die Eintragung dieser Marke hatte die Beschwerdegegnerin (Widersprechende) gestützt auf ihre Marke IR 1 275 999 «f2 (fig.)» Widerspruch eingereicht. Der Widerspruch wurde vom IGE in Bezug auf die als gleichartig erachteten Waren und Dienstleistungen gutgeheissen. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Umstritten war im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen, ob das IGE aufgrund der von der Beschwerdeführerin in der ersten Stellungnahme im vorinstanzlichen Verfahren vorgebrachten Einrede den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke hätte prüfen müssen bzw. ob das IGE die Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs zurecht unterliess. Strittig war zwischen den Parteien sodann die Frage, ob diesbezüglich die altrechtliche oder die revidierte Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV anzuwenden sei bzw. ob auch eine vorsorglich erhobene Nichtgebrauchseinrede zu berücksichtigen sei.
2.1[…]
Zum Zeitpunkt der Einrede präzisiert Art. 22 Abs. 3 MSchV:
Der Widerspruchsgegner muss in seiner ersten Stellungnahme gegebenenfalls den Nichtgebrauch der Marke des Widersprechenden nach Artikel 12 Absatz 1 MSchG geltend machen.
Im Rahmen einer am 1. Dezember 2021 in Kraft getretenen Revision (AS 2021 510) wurde Art. 22 Abs. 3 MSchV mit dem Zusatz ergänzt, dass dies jedoch nur zulässig sei,
wenn zu diesem Zeitpunkt eine ununterbrochene Frist von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens abgelaufen ist.
Als die Einrede des Nichtgebrauchs im vorinstanzlichen Verfahren, am 26. April 2021 erhoben wurde, war noch die alte, im Urteilszeitpunkt jedoch bereits die neue Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV in Kraft.
2.2Dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG folgend verliert ein Markeninhaber das Recht, seine Marke durchzusetzen, wenn er diese während fünf Jahren nicht gebraucht.
Dieser Durchsetzungsverlust ist indessen nicht von Amtes wegen zu berücksichtigen; vielmehr muss das mit ihm einhergehende Abwehrrecht im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 12 Abs. 2 MSchG von der Gegenpartei als Einrede geltend gemacht werden (siehe dazu auch BVGer, sic! 2019, 560 ff. E. 6.2.3, «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor».
|3.
3.1.Ein Recht kann grundsätzlich nur nach dessen Entstehung mit Erfolg behördlich oder gerichtlich durchgesetzt werden (zur verfrühten Inanspruchnahme einer Leistung vgl. J.-M. Schaller, Einwendungen und Einreden im schweizerischen Schuldrecht, 2010, Rz. 319 ff.). Im Fall des sich aus Art. 12 Abs. 1 MSchG (recte: Art. 12 Abs. 2 MSchG) ergebenden Abwehrrechts somit erst nachdem der Widersprechende die ihm in diesem Artikel zugestandene Karenzfrist von 5 Jahren unbenutzt ablaufen liess.
Es ist daher durchaus möglich, dass das dem Widerspruchsgegner zustehende Abwehrrecht zeitlich erst zwischen dem von der Vorinstanz für das Einreichen der ersten Stellungnahme des Widerspruchgegners festgesetzten Zeitpunkts und demjenigen des Entscheids über den Widerspruch entsteht.
Ein Beharren der Vorinstanz auf Art. 22 Abs. 3 MSchV, bzw. auf einem Geltendmachen der Einrede des Nichtgebrauchs in der ersten Stellungnahme mit der Folge der Nichtbeachtung der Einrede, falls die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme noch nicht abgelaufen ist, würde in diesen Konstellationen dazu führen, dass ein Anspruch, der sich aus einem Gesetz (Art. 12 MSchG) ergibt, im massgebenden Urteilszeitpunkt (siehe dazu BVGer, sic! 2019, 560 ff. E. 9.1.2 mit Hinweisen, «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor») nicht durchsetzbar wäre.
3.2Die MSchV, auf die sich die Vorinstanz im Wesentlichen beruft, stützt sich auf Artikel 35c, 38 Absatz 2, 39 Absatz 3, 50 Absätze 1 und 2, 50d Absatz 2 und 50e Absatz 7 des MSchG und auf Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 24. März 19953 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31). Dabei handelt es sich grösstenteils um Normen, die dem Bundesrat Kompetenzen zur Regelung der Verfahren bzw. des Vollzugs einräumen.
Hinweise auf eine weitergehende Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen (siehe zu den Voraussetzungen einer Delegation statt vieler BGE 141 II 169 ff. E. 3.3 und 137 II 409 ff. E. 6.4) bzw. gar auf eine Kompetenz des Bundesrates, dem einem Widerspruchsgegner zustehenden Abwehrrecht aufgrund einer Verordnungsbestimmung die Durchsetzung zu verweigern, ist nicht ersichtlich.
Die Zulässigkeit, eine zwar in der ersten Stellungnahme vorgebrachte Einrede nicht zu prüfen, weil der Anspruch, auf den sie sich stützt, zeitlich erst zwischen dem für die erste Stellungnahme festgelegten Zeitpunkt und dem Entscheid über den Widerspruch entstanden ist, müsste sich, um vor dem in Art. 5 BV verankerten Legalitätsprinzip Stand zu halten (siehe dazu BGE 130 I 1 ff. E. 3.1 mit Hinweisen), daher aus dem Gesetz ergeben. Eine blosse Ordnungsvorschrift, wie sie Art. 22 Abs. 3 MSchV darstellt (BVGer, sic! 2019, 560 ff. E. 9.1.3, «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor»), genügt dafür nicht.
3.3Anders als etwa im Fall des Antrags auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs, für den das Gesetz ausdrücklich festhält, dass er frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden kann (Art. 35a Abs. 2 MSchG), ist für die Einrede des Nichtgebrauchs bzw. den Zeitpunkt für deren Geltendmachung im Widerspruchsverfahren im Gesetz nichts vorgesehen.
Es liegt in dieser Hinsicht aber auch keine Lücke vor (vgl. zum Begriff der Lücke BGE 144 II 281 ff. E. 4.5.1 mit Hinweisen), die gefüllt werden müsste: Im vorliegenden Verfahren lässt sich die massgebende Bestimmung nämlich auch ohne Lückenfüllung anwenden, indem Art. 22 Abs. 3 MSchV in der in E. 9.3.1 im Entscheid des BVGer B-6675/2016 vom 19. Juni 2019 «Gerflor/Gemflor» aufgezeigten Art und Weise verfassungskonform ausgelegt wird bzw. indem anerkannt wird, dass die Einrede des Nichtgebrauchs auch vorsorglich erhoben werden kann. Dadurch ist gewährleistet, dass das Abwehrrecht des Widerspruchsgegners unter den im Gesetz ausgeführten Bedingungen durchgesetzt werden kann und gleichzeitig die formalen Voraussetzungen der Verordnung eingehalten werden (zur Zulässigkeit einer vorsorglich erhobenen Einrede im Zivilprozess vgl. S. Baumgartner/A. Dolge/A. R. Markus/K. Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Bern 2018, 184 bzw. im Schuldrecht Schaller, Rz. 319 ff.; insbes. Rz. 335).
3.4Die Vorinstanz führt zur Untermauerung ihres Standpunktes verschiedene Bundesgerichtsurteile zur Karenzfrist an (BGE 127 III 160 ff. E. 1a «Securitas»; BGE 139 III 424 ff. E. 2.2 «MWatch»; BGer vom 28. November 2018, 4A_234/2018, E. 2.2.3 «Wild Heerbrugg»). Sofern diese Rechtsprechung diesbezüglich überhaupt relevant ist, was etwa auf den von der Vorinstanz erwähnten BGE 130 III 371 «Focus» von vornherein nicht zutrifft, ist entgegen der Argumentation der Vorinstanz nicht ersichtlich, was gegen die vorgenannte Auslegung sprechen würde; zumal der Inhaber der Widerspruchsmarke deren Gebrauch nicht im Zeitpunkt des vorsorglichen Geltendmachens der Einrede des Nichtgebrauchs, sondern erst im Zeitpunkt des Ablaufs der Karenzfrist nachweisen muss (BVGer, sic! 2019, 560 ff. E. 9.4.2.2, «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor»). Dass die Vorinstanz diesbezüglich allenfalls in einem recht späten Verfahrensstadium zusätzliche Instruktionsmassnahmen anhand nehmen muss, ist dabei hinzunehmen.
4.[…]
Die Frage, ob die Vorinstanz die Karenzfrist korrekt berechnet hat, kann unter diesen Umständen ebenso offenbleiben (vgl. dazu auch BVGer, sic! 2019, 560 ff. E. 8.2.2, «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor»), wie die Frage, welche Fassung von Art. 22 Abs. 3 MschV im vorliegenden Fall anwendbar gewesen wäre.
[…]
Wp
Bereits im Entscheid «Gerflor/Gemfloor» hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass es sich bei Art. 22 Abs. 3 MSchV um eine rein prozessuale Bestimmung handle, welche den spätest möglichen Zeitpunkt für die Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede bestimme. Gleichzeitig erachtete das Bundesverwaltungsgericht die vorsorgliche Erhebung der Nichtgebrauchseinrede als zulässig, ohne sich jedoch vertieft mit der generellen Frage der Möglichkeit von vorsorglichen Einreden zu beschäftigen (vgl. BVGer sic! 2019 560 ff. E. 9.3.1., «Gerflor/Gerflor Theflooringroup/Gemfloor»). Im einem Diskussionsbeitrag zu diesem Entscheid kamen Frédéric Brand und Michael Hunn zum vorläufigen Schluss, dass weder dogmatische Gründe noch praktische Gesichtspunkte zwingend gegen die Möglichkeit einer vorsorglichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs sprechen würden, wobei dies aus ihrer Sicht noch einer vertieften Analyse bedürfte (F. Brand/M. Hunn, Die «vorsorgliche» Einrede des Nichtgebrauchs im Widerspruchsverfahren, Ein Diskussionsbeitrag zur bundesverwaltungsgerichtlichen Praxisänderung im Entscheid «Gerflor/Gerflor Theflooringgroup/Gemfloor», sic! 2020, 3).
Leider hat das Bundesverwaltungsgericht auch im vorliegenden Entscheid die Chance nicht genutzt, sich mit dieser Fragestellung vertieft auseinanderzusetzen. Vielmehr scheint es so, als ob das Bundesverwaltungsgericht sich um die Möglichkeit der vorsorglichen Einrede bemüht, um eine aus seiner Sicht verfassungskonforme Auslegung von Art. 22 Abs. 3 MSchV zu ermöglichen (vgl. E. 3.3). Anzumerken ist auch, dass die in E. 3.3. zitierte Belegstelle Schaller (Einwendungen und Einreden im schweizerischen Schuldrecht, 2010, Rz. 319 ff.; insbes. Rz. 335) sich mit der verfrühten Geltendmachung des Rechts als Grund für die Einrede und nicht mit der vorsorglichen Einrede als solche befasst.
Noch wenn mit dem Bundesverwaltungsgericht davon ausgegangen werden sollte, dass es sich bei der Markenschutzverordnung um eine reine Vollzugsverordnung handelt, deren Art. 22 Abs. 3 MSchV bei einer wörtlichen Auslegung vor dem Legalitätsprinzip nicht standhält, so wird dadurch die Anwendung von anderen prozessualen Bestimmungen betreffend den Zeitpunkt der Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede nicht ausgeschlossen. Zwar stellt die Geltendmachung des Nichtgebrauchs ein Institut des materiellen Rechts dar, doch sind in einem Verfahren gleichwohl die prozessualen Vorgaben zu beachten: Beim Widerspruchsverfahren handelt es sich um ein summarisches Verwaltungsverfahren, auf welches nebst den Bestimmungen von MSchG und MSchV auch diejenigen des VwVG sowie der ZPO (vgl. Art. 4 VwVG) anwendbar sind. Entsprechend stellt sich meines Erachtens die Frage, ob der Nichtgebrauch nicht als Tatsache im Sinne des Novenrechts zu qualifizieren ist, welche nach Aktenschluss (im Summarverfahren grundsätzlich bereits nach dem ersten Schriftenwechsel) nur noch unter den novenrechtlichen Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO erhoben werden kann (Art. 229 Abs. 1 ZPO; C. Reut, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2017, Rz. 308). In diesem Fall müsste die Nichtgebrauchseinrede wohl grundsätzlich in der ersten Stellungnahme erhoben oder der Nichtgebrauch später als echtes Novum unverzüglich nach Ablauf der Karenzfrist geltend gemacht werden.
Zumindest bei der Verjährungs- als auch bei der Verrechnungseinrede scheint das Bundesgericht die Möglichkeit der vorsorglichen Erhebung der Einrede bisher nicht in Erwägung gezogen zu haben (vgl. BGE 134 V 223 ff.; BGE 149 III 465 ff.). Vielmehr beurteilt das Bundesgericht die Frage der Zulässigkeit der entsprechenden Verjährungs- bzw. Verrechnungseinreden alleine unter novenrechtlichen Gesichtspunkten. Weshalb die Geltendmachung der Nichtgebrauchseinrede anders gehandhabt werden sollte, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Eine vertiefte Auseinandersetzung und weitere Klärung durch das Bundesverwaltungsgericht – wenn nicht besser durch den Gesetzgeber – wäre deshalb sicherlich wünschenswert. Umso mehr als die vom Bundesverwaltungsgericht geschaffene Situation in Bezug auf die Nichtgebrauchseinrede nicht mit der Idee eines einfachen, raschen und kostengünstigen Widerspruchverfahrens vereinbar ist. Führt sie doch einerseits dazu, dass die Nichtgebrauchseinrede aufgrund der unbestimmten Verfahrensdauer in vielen Fällen vorsorglich erhoben werden muss, während gleichzeitig die Bereitschaft zur Sistierung des Verfahrens und damit auch zur Suche nach einvernehmlichen Lösungen sinken dürfte.
Priska Werthmüller, Rechtsanwältin LL.M., Bern