Cedric Cucinelli
Das vorliegende Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) stellt klar, dass die Einrede der Verwirkung durch Duldung im Markenrecht nicht greift, wenn die jüngere Marke bösgläubig angemeldet wurde. Selbst wenn der Inhaber der älteren Marke die Benutzung über mehrere Jahre hinnimmt oder in einer Abmahnung Fristen zur Klageerhebung setzt, bleibt die Geltendmachung der Nichtigkeit wegen Bösgläubigkeit möglich. Damit präzisiert der EuGH das Verhältnis zwischen Rechtssicherheit und Missbrauchsschutz und stellt klar, dass bösgläubig erlangte Markenrechte keinen Bestandsschutz durch Zeitablauf geniessen.
Le présent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise que l’exception de déchéance par tolérance ne s’applique pas en droit des marques si la marque plus récente a été déposée de mauvaise foi. Même si le titulaire de la marque antérieure tolère l’usage pendant plusieurs années ou fixe des délais pour intenter une action en justice dans une mise en demeure, il reste possible de faire valoir la nullité pour mauvaise foi. La CJUE précise ainsi le rapport entre la sécurité juridique et la protection contre les abus et indique clairement que les droits de marque obtenus de mauvaise foi ne bénéficient pas d’une protection acquise par le temps.
Cedric Cucinelli,
MLaw, Rechtsanwalt, Basel.
Der Entscheid des EuGH behandelt eine praxisrelevante Konstellation des Markenrechts: das Spannungsverhältnis zwischen der Verwirkung durch Duldung und der Geltendmachung absoluter Nichtigkeitsgründe. Im Zentrum steht die Frage, ob sich ein Markeninhaber durch aussergerichtliche Erklärungen – insbesondere durch die Setzung scheinbar verbindlicher Fristen in einer Abmahnung – selbst rechtlich binden kann und dadurch sein Recht verliert, sich später auf eine bösgläubige Markenanmeldung zu berufen.
Der Entscheid erging im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Sánchez Romero Carvajal JabugoS.A.U. und der Embutidos Monells S.A. Er präzisiert grundlegende unionsrechtliche Leitlinien zur Funktion der Bösgläubigkeit als absoluten Nichtigkeitsgrund und klärt, in welchem Verhältnis dieser zur fünfjährigen Verwirkungsfrist von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 steht. Die Entscheidung hat erhebliche Bedeutung für die markenrechtliche Durchsetzungspraxis, insbesondere für die Gestaltung von Abmahnungen und die strategische Prozessführung.
Der vorliegende Fall behandelt einen Rechtsstreit zwischen der Sánchez Romero Carvajal JabugoS.A.U. (Klägerin) und der Embutidos Monells S.A. (Beklagte) über die Nichtigerklärung zweier nationaler Marken. Die Klägerin ist Inhaberin der Unionsmarken «5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGOS.A. DESDE 1879» und «5J», welche im Jahr 1999 bzw. 2010 angemeldet und im Jahr 2006 bzw. 2015 für Fleischwaren der Klasse 29 eingetragen wurden. Die Beklagte liess demgegenüber die spanischen Marken «5Ms» und «5Ps» in den Jahren 2011 bzw. 2012 anmelden und im Jahr 2012 ebenfalls für Waren der Klasse 29 eintragen.
Mit einer aussergerichtlichen Abmahnung forderte die Klägerin die Beklagte im Jahr 2016 auf, für die streitigen Marken den Verzicht zu erklären und die Benutzung der Bildmarke «5Ms» einzustellen. In der Abmahnung führte die Klägerin aus, der Beklagten sei die Bekanntheit der Marke «5J» bereits bekannt gewesen, da ihr im Jahr 2012 die Eintragung des Zeichens «5Cs» infolge eines Widerspruchs der Klägerin vom spanischen Patent- und Markenamt verweigert worden war. Zudem wies sie darauf hin, dass die streitigen Marken Merkmale aufwiesen, die dem Zeichen «|5Cs» ähnlich seien. Schliesslich hielt sie fest, dass gegen die Marken «5Ms» und «5Ps» noch bis Ende Februar respektive Mitte März 2017 eine Nichtigkeitsklage erhoben werden könne.
Eine gerichtliche Geltendmachung erfolgte erst im Jahr 2021, als die Klägerin eine Verletzungsklage vor dem Handelsgericht Alicante erhob. Ziel dieser Klage war es, die streitigen Marken für nichtig erklären zu lassen. Dabei stützte sich die Klägerin auf den absoluten Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung.
Die Beklagte berief sich demgegenüber auf die Verwirkung durch Duldung, weil die streitigen Marken bereits im Jahr 2012 eingetragen worden seien. Die Klägerin habe trotz Kenntnis der streitigen Marken deren Benutzung während eines langen Zeitraums geduldet. Zudem seien die in der aussergerichtlichen Abmahnung genannten Fristen für die Erhebung der Nichtigkeitsklage abgelaufen.
Das mit dem Rechtsstreit befasste spanische Gericht hatte zu klären, welche rechtlichen Folgen die in der Abmahnung genannten Fristen für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage entfalten. Es stellte sich insbesondere die Frage, ob darin eine Selbstbindung der Klägerin zu sehen sei, die bei der Beklagten ein berechtigtes Vertrauen darauf begründen konnte, nach Fristablauf nicht mehr gerichtlich in Anspruch genommen zu werden. Ferner war zu prüfen, ob sich die Klägerin gleichwohl weiterhin auf den absoluten Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Anmeldung berufen durfte, um die Anwendung der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Verwirkungsregel auszuschliessen, obwohl ihr die massgeblichen Umstände bereits im Zeitpunkt der Abmahnung bekannt gewesen sein mussten.
Unter diesen Umständen legte das spanische Gericht dem EuGH unter anderem die folgende Frage zur Vorabentscheidung hinsichtlich der Auslegung des Unionsrecht vor:
«Sind Art. 61 der Verordnung 2017/1001 und Art. 9 der Richtlinie 2015/2436 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke, der in der aussergerichtlichen Abmahnung für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage eine Ausschlussfrist gesetzt hat, die klar und eindeutig mit der allgemeinen Fünfjahresfrist zur Erhebung der Nichtigkeitsklage übereinstimmt, an sein eigenes Handeln gebunden ist, weil er beim Inhaber der jüngeren Marke das Vertrauen erweckt hat, dass dieser nach dem angegebenen Datum nicht mehr wegen einer möglichen Nichtigkeit verklagt werden wird? Ist insoweit in einem späteren Gerichtsverfahren die Berufung auf Bösgläubigkeit bei der Anmeldung, mit der eine bestehende Verjährungsfrist umgangen werden soll, als treuwidriges Verhalten anzusehen, wenn die Partei zum Zeitpunkt der Zusendung des Burofax – Fax, anhand dessen der Absende- bzw. Empfangszeitpunkt, die Identität des Absenders und des Empfängers bzw. der Inhalt bescheinigt werden können – bereits über sämtliche Informationen verfügte, die für die Annahme erforderlich waren, dass jene Anmeldung bösgläubig vorgenommen wurde?»
In seinem Urteil weist der EuGH zunächst darauf hin, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der Auslegung einer Unionsvorschrift nicht allein auf ihren Wortlaut abzustellen sei, sondern auch ihr Regelungszusammenhang sowie die mit der betreffenden Vorschrift verfolgten Ziele zu berücksichtigen seien.
Demnach hielt der EuGH fest, dass nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 der Inhaber einer älteren Marke grundsätzlich nicht mehr gegen eine jüngere Marke vorgehen könne, wenn er deren Benutzung während fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis geduldet habe. Bereits aus dem Wortlaut ergebe sich, dass der Eintritt dieser Verwirkung zwei Ausnahmen vorsehe; wenn eine solche Duldung erst gar nicht vorliege oder wenn die jüngere Marke bösgläubig angemeldet werde.
Aus der Rechtsprechung des EuGH ergebe sich, dass die Verwirkungsfrist voraussetze, dass die Anmeldung der jüngeren Marke gutgläubig erfolgt sei. Wird die Nichtigkeitsklausel auf Bösgläubigkeit gestützt, könne sich der Inhaber der jüngeren Marke daher nicht auf eine Verwirkung durch Duldung berufen.
Diese sich aus dem Wortlaut ergebende Auslegung werde durch den systematischen Zusammenhang der Richtlinie bestätigt. Die bösgläubige Anmeldung stelle einen eigenständigen Nichtigkeitsgrund dar, der nach der Rechtsprechung als absoluter Ungültigkeitsgrund einzuordnen sei. Da die Absolutheit dieser Nichtigkeit bzw. Ungültigkeit grundsätzlich keiner Verjährung unterliege, bestehe kein Widerspruch dazu, dass die Verwirkungsvorschriften in Fällen bösgläubiger Anmeldungen nicht greifen. Zudem werde die besondere Bedeutung dieses Nichtigkeitsgrundes dadurch unterstrichen, dass die Mitgliedstaaten ausdrücklich vorsehen konnten, dass die Bösgläubigkeit sowohl ein Eintragungshindernis als auch ein Grund für die Ungültigerklärung einer Marke sei.
Schliesslich entspreche diese Auslegung dem Ziel des europäischen Markenrechts, einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten. Marken sollen der Herkunftsunterscheidung dienen und Unternehmen ermöglichen, ihre Waren und Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr zu kennzeichnen. Eine bösgläubige Anmeldung laufe diesem Ziel zuwider, da sie auf die Beeinträchtigung von Mitbewerbern oder die Erlangung eines sachfremden Ausschliesslichkeitsrechts gerichtet sei. Folglich könne die Verwirkung durch Duldung einer auf Bösgläubigkeit gestützten |Nichtigkeitsklage nicht entgegengehalten werden. Allerdings trage die Partei, die sich auf Bösgläubigkeit berufe, die Darlegungs- und Beweislast, da grundsätzlich von der Gutgläubigkeit der Anmeldung auszugehen sei.
Weiter führte der EuGH aus, dass im Ausgangsverfahren das vorlegende Gericht zwar davon ausgegangen sei, dass die jüngeren Marken bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung bösgläubig angemeldet worden waren. Allerdings habe sich die Frage gestellt, ob besondere Umstände des Falles zu berücksichtigen seien. Diese besonderen Umstände ergäben sich daraus, dass die Klägerin und Inhaberin der älteren Marke in ihrer aussergerichtlichen Abmahnung konkrete Termine für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage genannt habe, die mit dem Ablauf der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Fünfjahresfrist übereinstimme. Dennoch habe die Klägerin keine Klage innerhalb dieser Frist erhoben. Zudem sei dem Inhaber der älteren Marke die Bösgläubigkeit bereits zum Zeitpunkt der Abmahnung bekannt gewesen.
Der Gerichtshof stellt klar, dass sich der Inhaber der jüngeren Marke und damit die Beklagte auf diese Umstände nicht berufen könne, um eine Verwirkung durch Duldung geltend zu machen. Diese Umstände seien nicht geeignet, die auf Bösgläubigkeit gestützte Nichtigkeitsklage zu vereiteln. Insbesondere führen sie nicht zum Verlust des Klagerechts, da die Richtlinie für die Geltendmachung dieses absoluten Nichtigkeitsgrundes keine Frist vorsehe.
Folglich sei Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 dahingehend auszulegen, dass der Inhaber einer älteren Marke trotz eines in einer Abmahnung genannten Ausschlussdatums weiterhin eine Nichtigkeitsklage erheben könne. Dies gelte auch dann, wenn dieses Datum mit dem Ablauf der fünfjährigen Verwirkungsfrist übereinstimme. Entscheidend sei, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig erfolgt sei. Liege Bösgläubigkeit vor, könne sich der Inhaber der jüngeren Marke nicht auf die Verwirkung durch Duldung berufen. Der Inhaber der älteren Marke bleibe daher berechtigt, die Nichtigerklärung zu beantragen. Das gelte selbst dann, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits zum Zeitpunkt der Abmahnung über alle Informationen verfügt habe, die auf eine bösgläubige Anmeldung hindeuteten. Die Angabe des Ausschlussdatums in der Abmahnung führe somit nicht zu einem endgültigen Rechtsverlust.