Das Problem mit dem «objective problem»

Andreas Schäfers | Alfred Köpf

Die US-amerikanische Amgen, Inc. hat am 17. Mai 2023 das Europäische Patent EP 3 666 797 mit dem Titel «ANTIGEN BINDING PROTEINS TO PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN KEXIN TYPE 9 (PCSK9)» zur Erteilung gebracht. Gegen die Erteilung des ’797-Patents wurde von Sanofi-Aventis Deutschland GmbH und der Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Einspruch beim Europäischen Patentamt (EPA) eingelegt. Nachdem die Einsprüche in der mündlichen Verhandlung vom 3. April 2025 zurückgewiesen und das Streitpatent wie erteilt aufrechterhalten wurde, legten die Einsprechenden Beschwerde beim EPA ein. Die mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren war für den 13., 14. und 15. April 2026 angesetzt. Da alle beschwerten Parteien ihre Einsprüche Anfang März 2026 zurückgenommen haben, ist das Beschwerdeverfahren abgeschlossen und das Europäische Patent bleibt in der erteilten Form in Kraft.

Parallel zum laufenden Einspruchsverfahren legte die Sanofi am 1. Juni 2023 bei der Münchner Zentralkammer des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) eine Nichtigkeitsklage gegen das ’797-Patent ein. Nachdem Amgen als Patentinhaberin ebenfalls am 1. Juni 2023 bei der Münchner Lokalkammer eine Verletzungsklage gegen Sanofi und Regeneron anhängig machte und Regeneron in der Folge eine Gegenklage auf Nichtigkeit anhängig machte, wurden die Nichtigkeitsverfahren mit Zustimmung der Parteien zusammengelegt und die Verletzungsklage ausgesetzt. Am 20. September wurde das Streitpatent durch die Münchner Zentralkammer für nichtig erklärt, da es nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen die erstinstanzliche Widerrufung des ’797-Patents durch die Münchner Zentralkammer vom 16. Juli 2024 hat Amgen vor dem Berufungsgericht in Luxemburg Beschwerde eingelegt. Die mündliche Verhandlung fand am 12. August 2025 statt und in dem nun vorliegenden Ent|scheid vom 25. November 2025 hat das Berufungsgericht die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung aufgehoben und die Nichtigkeitsanträge zurückgewiesen.

Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts hat im vorliegenden Urteil umfassende Leitlinien zu einer Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Fragen vorgelegt, die für viele bei den erstinstanzlichen Kammern anhängige Fälle von grundlegender Bedeutung sind. So hat es sich zur Auslegung der Ansprüche, zum Thema zulässige Änderungen und zur ausreichenden Offenbarung geäussert. insbesondere ist es aber ausführlich und für die kommenden Jahre wohl abschliessend auf die Kernfrage der erfinderischen Tätigkeit, respektive des korrekten Tests auf das Vorliegen einer solchen, eingegangen.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ, hat sich vor dem Europäischen Patentamt der so genannte Aufgabe-Lösungs-Ansatz etabliert. Diese Methode zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit soll dazu dienen, objektiv und strukturiert beurteilen zu können, ob eine beanspruchte Erfindung für den Fachmann zum Zeitpunkt des Anmeldetags naheliegend war. Der Ansatz erfolgt in drei Schritten.

Zunächst wird im ersten Schritt der nächstliegende Stand der Technik bestimmt. Dabei handelt es sich um das Dokument, das den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt, in der Praxis oft jenes Dokument, welches die meisten technischen Merkmale mit der Erfindung gemeinsam hat. Dieses Dokument bildet den Ausgangspunkt der weiteren Prüfung.

In einem zweiten Schritt werden die Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und dem nächstliegenden Stand der Technik ermittelt. Auf Grundlage dieser unterschiedlichen Merkmale wird deren technische Wirkung bestimmt, aus der die sogenannte objektive technische Aufgabe formuliert wird. Diese Aufgabe darf keine Lösungselemente enthalten, sondern muss neutral und sachlich beschreiben, welches technische Problem sich ausgehend vom Stand der Technik stellt.

Im dritten Schritt wird geprüft, ob die beanspruchte Lösung für den Fachmann naheliegend war. Massgeblich ist die Frage, ob der Fachmann ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik und konfrontiert mit der objektiven technischen Aufgabe aufgrund seines Fachwissens oder weiterer Hinweise im Stand der Technik in naheliegender Weise zur beanspruchten Lösung gelangen würde. Ist dies der Fall, fehlt es an erfinderischer Tätigkeit; andernfalls ist sie zu bejahen.

Für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Biotechnologie hat das EPA eine eigene Praxis entwickelt. Eine Lösung ist nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse klar vorhersehbar sind, sondern auch bei einer angemessenen Erfolgserwartung. Eine Lösung ist also bereits dann naheliegend, wenn nachgewiesen wird, dass die Fachperson bei Befolgung der Lehre des Stands der Technik realistischerweise mit einem Erfolg rechnen konnte. Ein blosses «Herumexperimentieren» vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik macht die Lösung jedoch nicht unbedingt erfinderisch.

Eine «angemessene Erfolgserwartung» darf aber auch nicht mit der «Hoffnung auf Erfolg» verwechselt werden. Wenn ein Forscher bei der Aufnahme seiner Forschungstätigkeit weiss, dass er, um dabei zu einer technischen Lösung zu gelangen, nicht nur technisches Wissen, sondern auch die Fähigkeit benötigt, die richtigen nicht trivialen Entscheidungen zu treffen, kann dies nicht als «angemessene Erfolgserwartung» betrachtet werden.

Der Gegenstand eines Anspruchs, gerichtet auf einen neuen Antikörper gegen ein bekanntes Antigen, ist nur dann erfinderisch, wenn in der Anmeldung eine überraschende technische Wirkung beschrieben ist oder wenn es keine angemessene Erfolgserwartung gab, Antikörper mit den gewünschten Eigenschaften zu erhalten oder wenn durch die Erfindung technische Schwierigkeiten bei der Herstellung |überwunden werden, oder wenn ein neues funktionales Antikörperformat entwickelt wurde. Eine solche überraschende technische Wirkung kann z.B. eine bessere therapeutische Aktivität, eine höhere Stabilität, eine geringere Immunogenität oder eine sonstige unerwartete Eigenschaft gegenüber bekannten Antikörpern sein.

Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beim Schweizer Bundespatentgericht folgt einem dreistufigen, problemorientierten Ansatz, der sich weitgehend am europäischen Beurteilungsschema des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes orientiert.

Im Entscheid O2013_011 hält das Bundespatentgericht im Mai 2015 fest, dass die erfinderische Tätigkeit üblicherweise gemäss dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz ermittelt wird

Im Entscheid S2017_001 bestätigt das Bundespatentgericht im Juni 2017 im Wesentlichen den «could-Would-approach» des EPA und präzisiert bezüglich der angemessenen Erfolgserwartung, dass diese nicht erst dann vorliegt, wenn der Fachmann mit nahezu absoluter Sicherheit davon ausgeht, dass die erfindungsgemässe Lösung funktioniert, andererseits aber eine 50-prozentige Erfolgserwartung nicht mehr ist als eine Hoffnung auf Erfolg.

Im Entscheid O2019_005 betont das Bundespatentgericht im Mai 2021 nochmals ausdrücklich die Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz des Europäisches Patentamts hat sich als das zentrale Werkzeug zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit in Europa etabliert. Dank der klaren Struktur, der eingangs beschriebenen 3-Schritt-Prüfung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, sind die Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar und schaffen dadurch Rechtssicherheit und Vorhersagbarkeit für die Anmelderinnen. Gerade bei komplexen (Bio-)Technologien schützt der Aufgabe-Lösungs-Ansatz zudem vor einer zu einfachen Annahme des Naheliegens bei tatsächlich unsicheren Experimenten und/oder unvorhersehbaren Ergebnissen.

Da der stark formalisierte Ansatz des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes mit einer im Nachhinein konstruierten «objektiven technischen Aufgabe» die auf einem, üblicherweise im Nachhinein festgelegten «nächstliegenden Stand der Technik» beruht, wird oft kritisiert, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz realitätsfern sei und nichts mit der Intention der Erfinder zu tun hatte.

Zu einem der prominentesten Kritiker des PSA zählt Klaus Grabinski, der schon während seiner Tätigkeit beim Deutschen Bundesgerichtshof insbesondere den ersten Schritt, die Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik» kritisierte. So betont er, dass es keinen Grund gibt, die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein auf einen «nächstliegenden Stand der Technik» zu beschränken. Anderenfalls besteht die Gefahr einer unzulässigen nachträglichen Beurteilung des Standes der Technik im Hinblick darauf, was «nächstliegend» ist.

Weiterhin ergebe sich das technische Problem aus dem, was die Erfindung tatsächlich leistet. So müsse aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abgeleitet werden, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. Interessanterweise stellt er den schematischen und starren PSA-Ansatz, im Interesse einer objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung im Prüfungsverfahren, an dem regelmässig allein der Anmelder und ein Mitglied der Prüfungsabteilung beteiligt sind, nicht in Frage. Für ein Gerichtsverfahren, das kontradiktorisch zwischen einem oder mehreren Klägern und Beklagten durchgeführt wird, ist dieser Ansatz seiner Meinung nach jedoch nur mit Einschränkungen geeignet.

Auch Rainer Moufang betont wiederholt, dass der Aufgabe-Lösungs-Ansatz lediglich eine Richtschnur sei, die gewährleisten soll, dass die erfinderische Tätigkeit so objektiv wie möglich beurteilt wird, die erfinderische Tätigkeit aber auch anders beurteilt werden kann.

Diese berechtigte Kritik blieb auch innerhalb der EPA-Beschwerdekammern nicht ungehört und fand ihren Niederschlag in der Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern. So wird in der T 564/89 davor gewarnt die Aufgabe «ex post» neu zu formulieren, um eine künstliche Aufgabe zu vermeiden. Die T 970/00 führt aus, dass die Auswahl des nächstliegenden Stands der Technik «oft schwierig und streitanfällig» ist und die T 967/97 warnt vor der Schemahaftigkeit («straight-jacket») des PSA.

Im erstinstanzlichen Urteil vom 16. Juli 2024 kam die Zentralkammer München des Einheitlichen Patentgerichts in ihrem ersten Urteil in einem Nichtigkeitsverfahren zum |Schluss, dass das erteilte Patent nichtig ist, da es gegenüber der wissenschaftlichen Publikation Lagace keine erfinderische Tätigkeit aufweist. Eine Fachperson, die an der Entwicklung einer Behandlung für Hypercholesterinämie mit PCSK9 als Zielmolekül interessiert war, würde, ausgehend von und in Anlehnung an die Lehre von Lagace, ohne erfinderische Tätigkeit Antikörper gegen PCSK9 entwickeln, die die Wechselwirkung von PCSK9 mit dem LDL-Rezeptor blockieren. Somit würde sie auf naheliegende Weise zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen.

Im Urteil führt das Gericht unter Randziffern 8.2 bis 8.10 die Grundsätze seines Beurteilungsmassstabs der erfinderischen Tätigkeit an.

Im Allgemeinen ist eine beanspruchte Lösung demnach naheliegend, wenn die Fachperson motiviert wäre, die beanspruchte Lösung in Betracht zu ziehen und sie als nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung des Stands der Technik umzusetzen. Dabei kann es relevant sein, ob die Fachperson besondere Schwierigkeiten bei einem solchen nächsten Schritt erwartet hätte. Das Fehlen einer vernünftigen Erfolgserwartung (oder allgemeiner: das Nicht-Naheliegen) ergibt sich nicht allein daraus, dass im Stand der Technik auch andere Lösungswege für das zugrundeliegende Problem vorgeschlagen werden und/oder von anderen verfolgt wurden. Die entscheidende Frage ist, ob die beanspruchte Lösung nicht naheliegend ist.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit kommt es nicht darauf an, ob die Fachperson zwangsläufig zu demselben Ergebnis gelangt wäre (sei es innerhalb oder ausserhalb des Schutzbereichs des Anspruchs). Vielmehr ist es ausreichend, aber auch notwendig, zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit, dass die Fachperson ohne erfinderischen Beitrag zu einem Ergebnis gelangen würde, das vom Anspruch umfasst ist.

Im konkreten Fall lagen keine Hindernisse vor, die der Fachmann auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens zum massgeblichen Zeitpunkt nicht hätte überwinden können. Allfällige Unsicherheiten hätten den Fachmann nicht daran gehindert, den naheliegenden nächsten Schritt zu tun, d.h. PCSK9/LDLR-hemmende Antikörper zur Behandlung von Hypercholesterinämie und damit verbundenen Erkrankungen zu entwickeln und diese hätten auch die Erfolgserwartung nicht gemindert.

Kurz gesagt, bei bekanntem Target und bekannten Screening Methoden (basierend auf standardisierten Verfahren und grossen Bibliotheken) hätte die Fachperson durch Routine-Screenings Antikörper mit den gewünschten Eigenschaften gefunden.

Knapp neun Monate später kam die Einspruchsabteilung des EPA in der mündlichen Verhandlung vom 3. April 2025 ausgehend vom selben nächstliegenden Stand der Technik zum genau gegenteiligen Schluss, bejahte das Vorliegen eines erfinderischen Schritts und hielt das ’797-Patent in der erteilten Form aufrecht.

Sie setzt sich dabei eingehend mit der Entscheidung der Zentralkammer auseinander und kritisiert in aller Deutlichkeit, dass diese die Frage nach der angemessene Erfolgserwartung («reasonable expectation of success») bewusst offengelassen, respektive als unnötig erachtet hat. Die Zentralkammer entschied die Frage nach der Erfolgserwartung bewusst nicht, da einerseits ein Anreiz in Richtung des beanspruchten Gegenstands vorlag und andererseits die nächsten Schritte für den Fachmann nicht mehr als routinemässige Versuche darstellten.

Die Einspruchsabteilung führt in ihrem Entscheid abschliessend aus, dass auch wenn die von der Zentralkammer angeführte Begründung für einen Produktanspruch zutreffen mag, im Falle eines Anspruchs auf eine medizinische Verwendung die begründete Erfolgserwartung eine entscheidende Rolle spielt. Da die therapeutische Wirkung einer Verbindung nicht vorhersagbar ist, muss der Wirkmechanismus, d.h. die Hemmung der Bindung von PCSK9 an den LDLR, unter Anwendung der in G2/21 oder T 609/02 dargelegten Kriterien zumindest plausibel gemacht werden. Im vorliegenden Fall fehlen solche direkten Beweise, und daher besteht keine begründete Erfolgsaussicht, dass der Anti-PCSK9-Antikörper zur Behandlung oder Vorbeugung der in Anspruch 1 genannten Erkrankungen therapeutisch wirksam sein wird.

Kurz zusammengefasst wurden bei der Frage nach dem Naheliegen von der Zentralkammer des EPG in München und der EPA-Einspruchsabteilung zwei grundlegende Fragen diametral unterschiedlich beantwortet:

Im Urteil vom 25. November 2025 kehrt das Berufungsgericht den erstinstanzlichen Entscheid der Münchner Zentralkammer. Nach Ansicht des Berufungsgerichts hatte die Fachperson zum Prioritätszeitpunkt ausgehend von Lagace zwar einen starken Anreiz, die Aktivität von PCSK9 zu blockieren, um die LDL-Spiegel zu senken und damit Hypercholesterinämie und ähnliche Erkrankungen behandeln zu können. Sie hätte es jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht als nächsten Schritt in Betracht gezogen, Antikörper gegen PCSK9 mit einer vernünftigen Erfolgserwartung zu entwickeln. Entsprechend kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass der unabhängige Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und hielt das Patent aufrecht.

Obwohl die Beschwerdekammer des EPG bei der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit zum gleichen Ergebnis kam, wie zuvor schon die Einspruchsabteilung und obwohl die Terminologie beider Spruchkörper auf eine harmonisierte Herangehensweise hindeutet, gibt es tatsächlich wesentliche Unterschiede zwischen der Herangehensweise der Beschwerdekammer des EPG und dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA.

Da das nun vorliegende Urteil von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Beurteilung der Frage der erfinderischen Tätigkeit beim EPG sein dürfte, sollen im Folgenden erst die Headnotes 11 bis 22 präsentiert und anschliessend die relevanten Unterschiede zwischen diesen und dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz betrachtet werden.

Das Einheitliche Patentgericht geht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit wie folgt vor:

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  Zunächst muss festgestellt werden, worin der Gegenstand der Erfindung besteht, d.h. welches das objektive Problem ist. Dies ist aus der Sicht der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Anmelde- oder Prioritätsdatum des Patents zu beurteilen. Dies muss dadurch geschehen, dass ermittelt wird, was die Erfindung zum Stand der Technik beiträgt, und zwar nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch einen Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und der Zeichnungen, wobei somit auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) zu berücksichtigen ist, das auf der/den technischen Wirkung(en) beruhen muss, von der/denen die Fachperson auf der Grundlage der Anmeldung versteht, dass sie mit der beanspruchten Erfindung erzielt wird/werden.
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  Um eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, sollte das objektive Problem keine Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten.
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  Die beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum massgeblichen Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik des massgeblichen Technikbereichs und in dem Bestreben, das objektive Problem zu lösen, zu der beanspruchten Lösung gelangt wäre und nicht nur gelangen könnte.
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  Das relevante Technikgebiet ist das Gebiet, das für das zu lösende objektive Problem relevant ist, sowie jedes Gebiet, in dem dasselbe oder ein ähnliches Problem auftritt und von dem erwartet werden muss, dass die Fachperson des spezifischen Gebiets es kennt.
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  Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn dessen Lehre für eine Fachperson, die zum relevanten Zeitpunkt das objektive Problem lösen möchte, von Interesse gewesen wäre. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der relevante Stand der Technik bereits mehrere Merkmale offenbart, die denen der beanspruchten Erfindung ähnlich sind, und/oder dasselbe oder ein ähnliches zugrunde liegendes Problem wie das der beanspruchten Erfindung behandelt. Es kann mehr als einen realistischen Ausgangspunkt geben, und die beanspruchte Erfindung muss ausgehend von jedem dieser Punkte erfinderisch sein.
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  Die Fachperson verfügt weder über erfinderische Fähigkeiten noch über Vorstellungskraft und benötigt einen Anhaltspunkt oder eine Motivation, die sie ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt dazu veranlasst, einen nächsten Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung zu unternehmen. In der Regel ist eine beanspruchte Lösung als nicht erfinderisch/naheliegend anzusehen, wenn die Fachperson den nächsten Schritt aufgrund des Anhaltspunkts oder routinemässig unternehmen und zu der beanspruchten Erfindung gelangen würde.
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  Eine beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson den nächsten Schritt in der Erwartung unternommen hätte, eine vorgesehene Lösung seines technischen Problems zu finden. Dies ist im Allgemeinen der Fall, wenn die Ergebnisse des nächsten Schritts klar vorhersehbar waren oder wenn eine begründete Erfolgsaussicht bestand.

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    Die Beweislast dafür, dass die Ergebnisse klar vorhersehbar waren oder die Fachperson vernünftigerweise mit einem Erfolg gerechnet hätte, d.h. dass die Lösung, die sie durch den nächsten Schritt vor Augen hat, das objektive Problem lösen würde, liegt bei der Partei, die die Nichtigkeit des Patents geltend macht.
  • –
    Eine begründete Erfolgsaussicht setzt voraus, dass der Fachmann in der Lage ist, auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Bewertung der bekannten Fakten vor Beginn eines Forschungsprojekts den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts innerhalb akzeptabler Fristen rational vorherzusagen.
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    Ob eine begründete Erfolgsaussicht vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Je unerforschter ein technisches (Forschungs-)Gebiet ist, desto schwieriger |war es, Vorhersagen über einen erfolgreichen Abschluss zu treffen, und desto geringer ist die Erfolgsaussicht. Vorhersehbare praktische oder technische Schwierigkeiten sowie die Kosten, die mit der Überprüfung verbunden sind, ob das gewünschte Ergebnis bei der Durchführung eines nächsten Schritts erzielt wird, können den Fachmann ebenfalls davon abhalten, diesen Schritt zu tun. Andererseits gilt: Je stärker ein Hinweis auf die beanspruchte Lösung ist, desto niedriger ist die Schwelle für eine begründete Erfolgsaussicht.
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    Wenn der Patentinhaber Unsicherheiten und/oder praktische oder technische Schwierigkeiten vorbringt und hinreichend begründet, liegt die Beweislast dafür, dass diese eine Fachperson nicht daran hindern würden, eine begründete Erfolgsaussicht zu haben, bei der Partei, die die Offensichtlichkeit geltend macht.
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    Die Tatsache, dass andere Personen oder Teams zeitgleich an demselben Projekt arbeiteten, bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine begründete Erfolgsaussicht bestand. Sie kann auch darauf hindeuten, dass es sich um ein interessantes Forschungsgebiet handelte, das lediglich in der Hoffnung auf Erfolg erkundet wurde.

Wie bereits oben erwähnt, könnten die übereinstimmenden Ergebnisse (Aufrechterhalten des Streitpatents) und die Ähnlichkeiten in der Begriffswahl, darauf hindeuten, dass das EPG den Aufgabe-Lösungs-Ansatz übernimmt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Bei genauerer Betrachtung werden wesentliche Unterschiede deutlich. Betrachtet man die Reihenfolge der Schritte bei der Prüfung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, so ergibt sich folgendes Bild:

EPA:

• 1)
  Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik»;
• 2)
  Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» (engl. «objective problem»);
• 3)
  Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre.

EPG:

• 1)
  Feststellen, was der Gegenstand der Erfindung ist, d.h. das «objektive Problem» muss festgelegt werden;
• 2)
  Identifizieren eines «realistischen Ausgangspunkts» im Stand der Technik auf dem massgeblichen Gebiet der Technik;
• 3)
  Prüfung der Frage, ob der Fachmann zum massgeblichen Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik auf dem massgeblichen Gebiet der Technik und in dem Bestreben, das objektive Problem zu lösen, zu der beanspruchten Lösung gelangt wäre.

Schritt 1 beim Ansatz des EPG muss aus der Perspektive der Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Anmeldetag oder Prioritätstag des Patents beurteilt werden. In einem eher «holistischen» Ansatz wird dabei ermittelt, was die Erfindung zum Stand der Technik beiträgt, und zwar nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch einen Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und der Zeichnungen. Dabei ist auch die der Erfindung zugrundeliegende erfinderische Idee (die technische Lehre) zu berücksichtigen, die auf der/den technischen Wirkung(en) beruhen muss, von der/denen der Fachmann auf der Grundlage der Anmeldung versteht, dass sie mit der beanspruchten Erfindung erzielt wird/werden.

Von der streng schematisierten Bestimmung der «objektiven technischen Aufgabe», wie wir sie aus dem zweiten Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes kennen, hat dieser erste Schritt des EPG zur Feststellung des objektiven Problems nicht viel zu tun. Das «objective technical problem» des EPA und das «objective problem» des EPG dürfen auf keinen Fall gleichgesetzt oder sogar verwechselt werden.

Während ersteres auf Basis der objektiven Unterschiede zwischen den aus dem nächstliegenden Stand der Technik bekannten und den im Patentanspruch beanspruchten Merkmalen sehr schematisch bestimmt wird, wird letzteres auf Basis des allgemeinen Fachwissens und des Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik unter Berücksichtigung der der Erfindung zugrundeliegenden erfinderischen Idee ermittelt.

Während die Anwendung des EPA-Aufgabe-Lösungs-Ansatzes allen europäischen Patentanwältinnen und -anwälten, bei aller Kritik, bestens vertraut ist und zu meist berechenbaren Ergebnissen führt, bleibt abzuwarten, ob der nun kodifizierte Ansatz des EPG realitätsnäher, objektiver und weniger streitanfällig ist oder ob nicht mehr Unklarheiten, Willkür bei der Formulierung des Problems und Rechtsunsicherheiten daraus resultieren werden.

Im konkreten Fall formulierte das Berufungsgericht das objektive Problem wie folgt:

«Angesichts der Ansprüche, wie sie im Lichte der Patentschrift auszulegen sind, besteht das zugrunde liegende Problem, das die Erfindung zu lösen vorgibt, darin, eine therapeutisch wirksame Behandlung oder Vorbeugung von Hypercholesterinämie oder atherosklerotischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen im Zusammenhang mit erhöhten Serum-Cholesterinwerten bereitzustellen.»

Es betont, dass die Bereitstellung eines Antikörpers oder die Verwendung von PCSK9 als Zielmolekül zur Regulierung der LDLR-Spiegel nicht in das Problem einbezogen werden sollen, welches die Erfindung zu lösen vorgibt, da dies bereits auf die von der Erfindung bereitgestellte Lösung hinweist und ein Element der Nachträglichkeit in die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einbringen würde.

Die Einspruchsabteilung des EPA formuliert die objektive technische Aufgabe ausgehend von Lagace folgendermassen:

|«Die Einspruchsabteilung ist der Ansicht, dass das objektive technische Problem, ausgehend von D5 (Lagace), in der Bereitstellung einer therapeutisch wirksamen Behandlung, Vorbeugung oder Risikominderung der in den Ansprüchen genannten Erkrankungen im Zusammenhang mit erhöhten Serumcholesterinwerten besteht.»

Die weitgehende Übereinstimmung in der Formulierung von objektivem Problem durch das EPG und der objektiven technischen Aufgabe durch das EPA und der identische nächstliegende Stand der Technik haben im vorliegenden Fall zum übereinstimmenden Ergebnis geführt.

Es wird sich in Zukunft zeigen müssen, wie sich die neue Herangehensweise des EPG in der Praxis bewährt, und ob sie die berechtigterweise kritisierten Schwächen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes tatsächlich vermeidet, oder ob sie neue Nachteile schafft. Der nun kodifizierte EPG-Ansatz zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit mag für ein Gerichtsverfahren, das kontradiktorisch zwischen einem oder mehreren Klägern und Beklagten durchgeführt wird, durchaus praktikabel sein. Ob er zu einer objektiveren, realitätsnäheren und dogmatisch weniger verengten Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit führt, wird sich zeigen müssen. Im Interesse einer speditiven, objektiven und nachvollziehbaren Beurteilung im Prüfungsverfahren, an dem regelmässig allein der Anmelder und ein Mitglied der Prüfungsabteilung beteiligt sind, hat sich in den letzten Jahrzehnten der schematische und starre PSA-Ansatz bewährt. Um die Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit der aktuellen EPA-Prüfungspraxis beizubehalten, sollte nach Meinung der Autoren zumindest im Erteilungsverfahren der etablierte PSA weiterhin der übliche Standard bleiben. Dies im Wissen darum, dass es dadurch zu Diskrepanzen zwischen der erstinstanzlichen, ex-parte-Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im EPA-Prüfungsverfahren und einer allfälligen zweitinstanzlichen EPG-Beurteilungen kommen kann.