7-8 | 2026
Berichte | Rapports

Philip Kerpen

Edwards vs. Meril: Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts zu RechtsbestÀndigkeit und Verletzung eines Herzklappenpatents

 

Anmerkungen zum Urteil des Berufungsgerichts vom 25. November 2025 zu Anspruchsauslegung, unzulÀssiger Erweiterung, erfinderischer TÀtigkeit und Verletzung

 

Mit Urteil vom 25. November 2025 hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts im Verfahren Edwards vs. Meril eines der bislang wichtigsten Berufungsurteile des UPC gefĂ€llt. Es wies die Berufungen weitgehend ab, bestĂ€tigte die Aufrechterhaltung von EP 3 646 825 von Edwards in beschrĂ€nkter Fassung gemĂ€ss Hilfsantrag II und bejahte die Verletzung durch das Herzklappensystem von Meril. AbĂ€nderungen nahm das Berufungsgericht lediglich in einzelnen Punkten vor, namentlich bei den Unterlassungs- und Abhilfemassnahmen (Anordnungen I, V und VI) fĂŒr bestimmte XL-Produkte aus GrĂŒnden des Patienteninteresses sowie bei der vorlĂ€ufigen Kostenerstattung. Die Bedeutung des Urteils reicht deutlich ĂŒber den Einzelfall hinaus, weil es mehrere prozessuale und materiellrechtliche Kernfragen des EPGs in einer einzigen Berufungsentscheidung klĂ€rt, namentlich fĂŒr die Anspruchsauslegung, die unzulĂ€ssige Erweiterung und die erfinderische TĂ€tigkeit.

Dans l’affaire Edwards/Meril, la Cour d’appel de la Juridiction unifiĂ©e du brevet (JUB) a rendu, le 25 novembre 2025, l’une de ses dĂ©cisions en appel les plus importantes Ă  ce jour. Elle a rejetĂ© la plupart des appels formĂ©s dans cette affaire, confirmĂ© la validitĂ© du brevet EP 3 646 825 d’Edwards Lifesciences sous une forme restreinte, conformĂ©ment Ă  la requĂȘte subsidiaire II, et conclu Ă  la contrefaçon du brevet par le systĂšme de valve cardiaque de Meril. La Cour d’appel n’a apportĂ© des modifications que sur certains points, notamment relativement aux mesures d’interdiction et de rĂ©paration (mesures I, V et VI) applicables Ă  certains produits XL, pour des raisons liĂ©es Ă  l’intĂ©rĂȘt des patients, et au remboursement provisoire des frais. Le jugement a une portĂ©e qui dĂ©passe largement le cadre de cette affaire particuliĂšre. En effet, dans une seule dĂ©cision en appel, il clarifie plusieurs questions fondamentales de procĂ©dure de la JUB et de droit matĂ©riel, notamment en ce qui concerne l’interprĂ©tation des revendications, l’extension inadmissible et l’activitĂ© inventive.

Philip Kerpen,

EuropĂ€ischer und Schweizer Patentanwalt, European Patent Litigator, ZĂŒrich.

 

I. Überblick

Der Entscheid behandelt zentrale Fragen des EPG-Patentprozessrechts und des materiellen Patentrechts. Das Berufungsgericht prĂ€zisiert das Merkmal der «same parties» in Art. 33(4) EPGÜ, Ă€ussert sich zur ZulĂ€ssigkeit nachtrĂ€glicher AnspruchsĂ€nderungen, zur Anspruchsauslegung, zur unzulĂ€ssigen Erweiterung und zur erfinderischen TĂ€tigkeit und konkretisiert zudem die VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit von Unterlassungs- und Abhilfemassnahmen unter Einbezug von Patienteninteressen.

 

II. Verfahrensgang

Der Rechtsstreit nahm seinen Ausgang in Parallelverfahren zwischen Edwards Lifesciences Corporation («Edwards») und der Meril-Gruppe (Meril Italy Srl, Meril GmbH und Meril Life Sciences Pvt Ltd, zusammen «Meril»).

Edwards ist die Inhaberin des europĂ€ischen Patents 3 646 825 bezogen auf ein System, umfassend eine Herzklappenprothese und einen EinfĂŒhrkatheter. Meril brachte im Jahr 2019 eine transkatheterale Herzklappe unter dem Namen «Myval» auf den Markt, in Kombination mit einem EinfĂŒhrsystem namens «Navigator» und einer Crimpzange namens «Val-de-Crimp (neo)». Diese Produkte waren in der Vergangenheit Gegenstand von unterschiedlichen Verletzungsverfahren zwischen den Parteien. Vor Kurzem versuchte Meril India, mit der modifizierten transkathetergestĂŒtzten Herzklappe namens «Myval Octacor» und den dazugehörigen EinfĂŒhrsystemen «Navigator» und |«Navigator Inception» (siehe unten) auf den Markt zu kommen.

Am 1. Juni 2023 erhob Edwards vor der Lokalkammer MĂŒnchen Verletzungsklage gegen Meril India und Meril Germany (ACT_459987/2023 UPC_CFI_15/2023) («the infringement action»).

Am 4. August 2023 erhob sodann Meril Italy vor der Zentralkammer in Paris eine Nichtigkeitsklage gegen Edwards (ACT_551308/2023 UPC_CFI_255/2023) («the direct revocation action»).

Edwards bestritt die ZustĂ€ndigkeit der Zentralkammer mit dem Argument, zwischen denselben Parteien sei bereits ein Verletzungsverfahren ĂŒber dasselbe Patent bei der Lokalkammer MĂŒnchen anhĂ€ngig (App_572915/2023 UPC_CFI_255/2023). Die Zentralkammer hat dies zurĂŒckgewiesen (ORD_578356/2023) («the impugned competence order»).

Die Nichtigkeitsklage wurde fortgefĂŒhrt und Edwards stellte einen Hauptantrag sowie 84 HilfsantrĂ€ge, um das Patent hilfsweise in geĂ€nderter Form aufrechtzuerhalten. Im Verletzungsverfahren reichte Meril Widerklagen auf Nichtigkeit des Patents ein, woraufhin Edwards einen Hauptantrag und 41 HilfsantrĂ€ge einreichte. Dieselben AntrĂ€ge wurden von Edwards anschliessend im Nichtigkeitsverfahren eingereicht, doch die Zentralkammer erklĂ€rte diese Eingabe fĂŒr unzulĂ€ssig. Auch der Antrag von Edwards auf Zulassung der Berufung wurde von der Zentralkammer abgelehnt. Die Widerklage auf Nichtigkeit des Patents wurde von der Lokalkammer MĂŒnchen an die Zentralkammer verwiesen. Im Verfahren zur Widerklage und im Nichtigkeitsverfahren folgte eine weitere Eingabe von Edwards, jeweils mit AntrĂ€gen, die HilfsantrĂ€ge auf einen Teil der bereits vorgebrachten HilfsantrĂ€ge zu beschrĂ€nken. Im Nichtigkeitsverfahren hat die Zentralkammer diesem Antrag stattgegeben.

In ihrem Entscheid vom 19. Juli 2024 wies die Zentralkammer die Nichtigkeitsklage und die Widerklage auf Nichtigkeit teilweise zurĂŒck und hielt das Patent in eingeschrĂ€nkter Form aufrecht. Daraufhin hat Meril Berufung eingelegt und hat zusammenfassend beantragt, den Entscheid aufzuheben, soweit wie das Patent nicht zurĂŒckgewiesen wurde. Edwards legte auch Berufung ein und hat zusammenfassend beantragt, das Patent sei breiter aufrechtzuerhalten.

Am 15. November 2024 hat die Lokalkammer MĂŒnchen ihren Entscheid erlassen in der Verletzungsklage. Es hielt fest, dass Meril das Patent wie von der Zentralkammer aufrechterhalten verletzte. Daraufhin haben Meril und Edwards Berufung eingelegt. Meril beantragte zusammenfassend, dass das Berufungsgericht die Entscheidung insoweit aufhebt, als den AntrĂ€gen von Edwards stattgegeben wurde. Edwards wiederum beantragte, dass das Berufungsgericht die Entscheidung insoweit aufhebt, als sich die Unterlassung nicht auf RumĂ€nien erstreckt.

 

III. ZustÀndigkeit

BezĂŒglich der ZustĂ€ndigkeit der Zentralkammer mit Bezug auf die Nichtigkeitsklage wies das Berufungsgericht das hiergegen gerichtete Rechtsmittel zurĂŒck. Das Berufungsgericht bestĂ€tigte, dass die Zentralkammer nach Art. 33(4) Satz 1 EPGÜ fĂŒr Nichtigkeitsklagen zustĂ€ndig war.

Zum zweiten Satz des Art. 33(4) EPGÜ stellte das Berufungsgericht klar, dass der Begriff «same parties» ParteiidentitĂ€t voraussetzt. Wörtlich heisst es: «The concept of the â€čsame partiesâ€ș must be understood as requiring the parties to be identical.» Zwar könne zwischen zwei juristischen Einheiten ein derartiger Grad an InteressenidentitĂ€t bestehen, dass ein gegen den einen ergehendes Urteil gegenĂŒber dem anderen res judicata-Wirkung entfalte – in einem solchen Fall seien die juristischen Einheiten fĂŒr die Anwendung von Art. 33 Abs. 4 Satz 2 EPGÜ als ein und dieselbe Partei anzusehen. Dies war hier nach Auffassung des Gerichts aber nicht der Fall. Meril Italy sei weder mit Meril India noch mit Meril Germany identisch, noch bestehe ein hinreichender Grad an InteressenidentitĂ€t. Das Gericht hielt fest, dass diese Interpretation des Konzepts «same parties» Ă€hnlich zur Interpretation von «same parties» von Art. 29 Brussels Reg I bis sei, die den vergleichbaren Zweck verfolgt, Parallelverfahren und Entscheidungskonflikte zu vermeiden.

Das Gericht rĂ€umte ein, dass diese Auslegung zu einer Zersplitterung von Verfahren fĂŒhren kann, verwies aber darauf, dass das EPGÜ und die Verfahrensordnung (VerfO) Instrumente zur Milderung dieses Nachteils bereithalten, etwa die Verweisung von Widerklagen auf NichtigerklĂ€rung an die Zentralkammer. Das Gericht wies zudem das Argument von Edwards zurĂŒck, die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch Meril Italy vor der Zentralkammer stelle einen Rechtsmissbrauch dar. Edwards habe keine Tatsachen oder UmstĂ€nde nachgewiesen, die die Behauptung stĂŒtzten, Meril Italy habe die Nichtigkeitsklage mit der Absicht erhoben, die ordnungsgemĂ€sse DurchfĂŒhrung des Verletzungsverfahrens in MĂŒnchen zu vereiteln.

Praktisch bedeutsam ist diese Auslegung insbesondere fĂŒr Konzernstrukturen. Eine direkte Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer bleibt auch bei parallel anhĂ€ngigen Verletzungsverfahren gegen andere Konzerngesellschaften möglich, solange keine ParteiidentitĂ€t oder eine dieser gleichzustellende res judicata-Wirkung besteht.

 

|IV. ZulÀssigkeit nachtrÀglicher AnspruchsÀnderungen

Im Nichtigkeitsverfahren hatte Edwards drei aufeinanderfolgende AntrĂ€ge auf Änderung des Patents eingereicht. Den zweiten Änderungsantrag erklĂ€rte die Zentralkammer fĂŒr unzulĂ€ssig. Edwards’ anschliessendes Gesuch um Berufungszulassung wurde von der Zentralkammer abgelehnt und der weitere Antrag auf ErmessensĂŒberprĂŒfung wurde vom Berufungsgericht zurĂŒckgewiesen. Meril Italy griff die ZulĂ€ssigkeit des dritten Änderungsantrags an. Das Berufungsgericht bestĂ€tigte die Ermessensentscheidung der Zentralkammer, diesen dritten Antrag zuzulassen.

Nach R. 49.2 VerfO kann die Nichtigkeitsverteidigung einen Antrag auf Änderung des Patents enthalten. Ein spĂ€terer Änderungsantrag bedarf nach R. 50.2 i.V.m. R. 30.2 VerfO der Zulassung durch das Gericht. Das Berufungsgericht hielt fest, dass es bei der Entscheidung ĂŒber die Zulassung eines nachtrĂ€glichen Antrags alle relevanten UmstĂ€nde berĂŒcksichtigen muss, darunter auch, ob die Änderung bei angemessener Sorgfalt nicht schon zu einem frĂŒheren Zeitpunkt hĂ€tte vorgenommen werden können und ob sie die andere Partei bei der ProzessfĂŒhrung unangemessen behindern wĂŒrde.

Das Gericht fĂŒhrte aus, dass Edwards die Änderungen nicht frĂŒher hĂ€tte vorbringen können, da der Zweck darin bestand, einen einzigen Antragssatz fĂŒr die direkte Nichtigkeitsklage und die Widerklagen auf NichtigerklĂ€rung vorzulegen, und dieser Zweck auch der Verfahrensökonomie diente. Nachdem der zweite Antrag von der Zentralkammer fĂŒr unzulĂ€ssig erklĂ€rt worden war, reichte Edwards auf Anregung des Berichterstatters, die Zahl der HilfsantrĂ€ge zu begrenzen, einen dritten Antrag ein, der den Hauptantrag und sechs HilfsantrĂ€ge umfasste, ohne neue AntrĂ€ge hinzuzufĂŒgen. Das Gericht fĂŒhrte ferner aus, dass der dritte Antrag Meril Italy nicht unangemessen behindert habe, da diese die Möglichkeit hatte, schriftlich und in der mĂŒndlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, ohne dass es zu Verzögerungen oder einer Verschiebung der mĂŒndlichen Verhandlung kam. Das Gericht betonte zudem, dass die ÜberprĂŒfung in der Berufungsinstanz begrenzt sei, da das Gericht erster Instanz in dieser Hinsicht ĂŒber einen Ermessensspielraum verfĂŒge. In Bezug auf die Kosten fĂŒhrte das Gericht aus, dass die Einreichung einer sehr grossen Anzahl von HilfsantrĂ€gen Auswirkungen auf die Kostenentscheidung haben könne, auch wenn dies die ZulĂ€ssigkeit nicht beeintrĂ€chtige.

 

V. Auslegung der AnsprĂŒche

Das Berufungsgericht knĂŒpfte bei der Auslegung der PatentansprĂŒche an seine frĂŒhere Rechtsprechung in NanoString v 10X Genomics an.

Es hielt wörtlich fest, dass «The patent claim is not only the starting point but the decisive basis for determining the protective scope of a European patent under Art. 69 EPC in conjunction with the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC»; Beschreibung und Zeichnungen seien stets als Auslegungshilfe heranzuziehen und nicht nur zur Beseitigung von Mehrdeutigkeiten. Diese GrundsĂ€tze fĂŒr die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermassen fĂŒr die Beurteilung der Verletzung und der RechtsbestĂ€ndigkeit eines europĂ€ischen Patents.

Ein zentraler Streitpunkt betraf den Begriff «strut». Das Gericht lehnte die von Meril vertretene enge Auslegung ab und hielt fest, dass darunter ein lĂ€ngliches Element des GerĂŒsts zu verstehen ist, das mit benachbarten Streben verbunden ist. Weder dem Patent noch Figur 6 lasse sich entnehmen, dass eine Strebe ĂŒber ihre gesamte LĂ€nge dieselbe Breite oder Form aufweisen mĂŒsse.

Weiter bestĂ€tigte das Gericht die Unterscheidung zwischen «side struts», die Reihen schrĂ€ger Streben axial voneinander beabstanden und dadurch hexagonale Zellen bilden, und blossen Verbindungspunkten oder Knoten, an denen sich Reihen schrĂ€ger Streben ohne zusĂ€tzliche axiale Erstreckung treffen. Diese Unterscheidung war sowohl fĂŒr die RechtsbestĂ€ndigkeits- als auch fĂŒr die VerletzungsprĂŒfung zentral.

Besonders hervorzuheben ist die Aussage des Gerichts, dass eine in der Patentschrift gezeigte AusfĂŒhrungsform ausnahmsweise gleichwohl nicht vom Anspruch erfasst sein kann, wenn das Patent als Ganzes den Fachmann klar lehrt, dass gerade diese AusfĂŒhrungsform nicht beansprucht ist. Das Berufungsgericht formulierte hierzu: «As a general rule, a product or process presented as an embodiment by the patent specification may be considered covered by the patent claims. However, there is room for an exception where the patent as a whole clearly teaches the person skilled in the art that the disclosed embodiment is not claimed, e.g. when it only illustrates a technical specification that is not addressed by the teaching of the patent claim».

 

VI. UnzulÀssige Erweiterung

Das Berufungsgericht befasste sich ausfĂŒhrlich mit der Frage der unzulĂ€ssigen Erweiterung und bestĂ€tigte den bekannten strengen Massstab, insbesondere in Bezug auf Zwischenverallgemeinerungen.

Das Berufungsgericht bekrĂ€ftigte den klassischen PrĂŒfungsmassstab nach Art. 123(2) und 138(1)(c) des EuropĂ€ischen PatentĂŒbereinkommens (EPÜ). Nach der erforder|lichen Auslegung des Anspruchs stellt sich die Frage, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der eingereichten Anmeldung, einschliesslich der impliziten Offenbarung, ableiten wĂŒrde. Da es sich bei dem Patent um eine Teilanmeldung einer Teilanmeldung handelt, muss derselbe Test anhand der eingereichten Offenbarung der Patentanmeldung, der Stammanmeldung und der Ur-Anmeldung WO 2013/012801 erfĂŒllt sein. Eine Zwischenverallgemeinerung ist unzulĂ€ssig, wenn ein Merkmal aus einer ursprĂŒnglich offenbarten Kombination herausgelöst wird, obwohl die weggelassenen Merkmale in der ursprĂŒnglichen technischen Lehre nicht entbehrlich sind.

Entscheidend war das Merkmal, dass der Rahmen «is made up entirely of hexagonal cells». Das Berufungsgericht stellte fest, dass Absatz 054 der Ur-Anmeldung (WO 2013/012801) dieses Merkmal nur in Verbindung mit der weiteren EinschrĂ€nkung offenlegte, dass der Rahmen keine Streben enthĂ€lt, die nicht Teil einer der sechseckigen Zellen sind, mit Ausnahme von Streben, die sich axial vom Einlass- oder Auslassende weg erstrecken, um den Rahmen an einer ZufĂŒhrvorrichtung zu befestigen. Indem nur der erste Teil dieser kombinierten Offenbarung herausgegriffen wurde, stellten der Hauptantrag und der Hilfsantrag I eine unzulĂ€ssige Zwischenverallgemeinerung dar.

Hilfsantrag II, der beide miteinander verknĂŒpften Merkmale enthielt, hielt das Gericht dagegen fĂŒr frei von unzulĂ€ssiger Erweiterung. Auch die weiteren EinwĂ€nde von Meril, insbesondere zur angeblich untrennbaren VerknĂŒpfung mit einer Dichtung, einer bestimmten Reihenanzahl oder Blattbefestigungsmerkmalen, wurden zurĂŒckgewiesen.

 

VII. Erfinderische TĂ€tigkeit

Der wohl bedeutendste ĂŒber den Einzelfall hinausweisende Beitrag des Entscheids ist die Darstellung des EPG-Ansatzes zur Beurteilung der erfinderischen TĂ€tigkeit, der bereits im Beschluss des Berufungsgerichts in NanoString v 10X Genomics angelegt war. Das Berufungsgericht bestĂ€tigt und systematisiert die wesentlichen Schritte: Bestimmung des objektiven Problems aus Sicht des Fachmanns, Identifikation eines realistischen Ausgangspunkts im Stand der Technik, und die Frage, ob der Fachmann aufgrund eines konkreten Anlasses («pointer or motivation») zu der beanspruchten Lösung gelangt wĂ€re und nicht nur hĂ€tte gelangen können («would» vs. «could»). Zudem stellte das Gericht klar, dass erfinderische TĂ€tigkeit nicht zwingend einen Nachweis technischer Überlegenheit voraussetzt, auch eine nicht naheliegende Alternative kann genĂŒgen.

In einem gleichzeitig veröffentlichten Entscheid, Amgen v. Sanofi (UPC_CoA_529/2024) wurde derselbe Ansatz formuliert. Damit haben Praktizierende einen klaren Hinweis darauf erhalten, wie das Berufungsgericht erfinderische TÀtigkeit beurteilt.

Dieser Ansatz steht im Kontrast zur gĂ€ngigen Praxis des EuropĂ€ischen Patentamts, das weiterhin den sogenannten Aufgabe-Lösungs-Ansatz anwendet. Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz wird eine objektive technische Aufgabe definiert, die vom nĂ€chstliegenden Stand der Technik ausgeht. Beim EPG-Ansatz wird hingegen vom objektiven Problem gesprochen, das sich aus dem Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik ergibt. In der Regel fĂŒhren beide AnsĂ€tze zum selben Ergebnis, es kann jedoch unter UmstĂ€nden zu Abweichungen kommen, wenn die beanspruchte Erfindung ĂŒber das reine HinzufĂŒgen von Merkmalen zum Stand der Technik hinausgeht.

Bei Anwendung dieses Massstabs gelangte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand von Hilfsantrag II ausgehend von Levi nicht naheliegend war. Zwar hielt das Gericht Levi fĂŒr einen realistischen Ausgangspunkt, sah dort aber eine konsistente Lehre von Rahmenstrukturen mit einer Kombination rhombischer und hexagonaler Zellen, denen jeweils unterschiedliche Funktionen in verschiedenen Bereichen des Rahmens zukommen.

Die Umgestaltung zu einem Rahmen, der vollstĂ€ndig aus hexagonalen Zellen besteht, hĂ€tte deshalb der allgemeinen Lehre von Levi widersprochen und sei nicht bloss als quantitative Modifikation anzusehen. Auch die Angriffe auf die erfinderische TĂ€tigkeit, die auf Kombinationen mit Stent-Literatur oder auf andere Ausgangspunkte gestĂŒtzt waren, blieben erfolglos.

 

VIII. Rechtliches Gehör und PrioritÀt

Das Berufungsgericht wies auch Merils RĂŒge einer Verletzung des rechtlichen Gehörs zurĂŒck und stellte klar, dass eine EPG-Entscheidung nicht jedes Argument oder jedes Beweismittel ausdrĂŒcklich behandeln muss, solange erkennbar ist, dass das Gericht den Parteivortrag berĂŒcksichtigt hat und die BegrĂŒndung hinreichend deutlich macht, weshalb der Punkt keinen Erfolg hat. Er gelangte daher zu dem Ergebnis, dass die unterbliebene gesonderte Erörterung der Levi-Figuren 44 und 45 durch die Zentralkammer keinen Verfahrensfehler darstellte, weil die zu Levi-Figuren 1–10 gegebene BegrĂŒndung gleichermassen fĂŒr diese zweite AusfĂŒhrungsform galt. In der Sache bestĂ€tigte das Berufungsgericht, dass die Figuren 44 und 45 die beanspruchten hexagonalen Zellen mit Seitenstreben nicht unmittelbar und eindeutig offenbaren.

Zur PrioritÀt Àusserte sich das Gericht nicht abschliessend, weil diese Frage nur dann entscheidungserheblich geworden wÀre, wenn die Feststellungen zur unzulÀssigen Erweiterung beim Hauptantrag und beim Hilfsantrag I kei|nen Bestand gehabt hÀtten. Da dies nicht der Fall war und das Patent auf der Grundlage von Hilfsantrag II Bestand hatte, konnte die PrioritÀtsfrage offenbleiben.

 

IX. Verletzung

Im Verletzungsteil stand die Frage im Zentrum, ob die transkatheterbasierte Herzklappenprothese «Myval Octacor» zusammen mit einem Lieferapparat «Navigator» oder «Navigator Inception» von Meril unter den Schutzbereich von Hilfsantrag II fĂ€llt. Das Berufungsgericht bestĂ€tigte die Verletzungsfeststellung der MĂŒnchner Lokalkammer.

Im Mittelpunkt stand dabei die Einordnung eines lĂ€nglichen Rahmenelements, das entlang seiner LĂ€ngsachse in Breite und Form variiert und zur Mitte hin weiter wird. WĂ€hrend Meril darin eine rhombische Zelle aus vier Streben sah, qualifizierten Lokalkammer und Berufungsgericht das Element als einzelne Strebe und, genauer, als Seitenstrebe im Sinne des Anspruchs. Nach Auffassung des Gerichts steht weder die wechselnde Form noch die zusĂ€tzliche Funktion des Elements einer solchen Einordnung entgegen. Der Anspruch verlange nicht, dass eine Strebe ĂŒber ihre gesamte LĂ€nge gleich breit oder ausschliesslich strukturell wirksam sein mĂŒsse.

Diese WĂŒrdigung hat das Gericht durch das funktionelle Verhalten des Elements beim Crimpen und Expandieren bestĂ€tigt. Das betreffende Bauteil verhalte sich wie ein einheitliches Element, Ă€ndere seine axiale und radiale Erstreckung nicht in einer Weise, die auf mehrere Einzelstreben hindeuten wĂŒrde, und die elliptische Öffnung werde im gecrimpten Zustand nicht zusammengedrĂŒckt.

Das Berufungsgericht bejahte weiter, dass es sich nicht nur um eine Strebe, sondern um eine Seitenstrebe im Sinne des Anspruchs handelt. Ausgehend von seiner allgemeinen Auslegung des Merkmals «side strut» stellte es darauf ab, dass das Element eines von sechs Elementen einer hexagonalen Zelle bildet, parallel zur Durchflussachse verlĂ€uft und an seinem oberen und unteren Ende jeweils mit zusammenlaufenden schrĂ€gen Streben verbunden ist. Damit erfĂŒlle es gerade die Funktion, benachbarte Reihen schrĂ€ger Streben axial voneinander zu beabstanden.

Den Einwand von Meril, die besondere Form des Elements diene zusĂ€tzlich der Halterung von Segelmaterial und stehe deshalb einer Qualifikation als Seitenstrebe entgegen, liess das Gericht nicht gelten. Der Patentanspruch schliesse nicht aus, dass eine Strebe neben ihrer strukturellen Funktion weitere Aufgaben erfĂŒllt. Ebenso wenig falle eine AusfĂŒhrungsform schon deshalb aus dem Schutzbereich heraus, weil einzelne Vorteile der beanspruchten Geometrie nur in abgeschwĂ€chter Weise erreicht wĂŒrden. Auch eine «less-than-optimal implementation» könne eine anspruchsgemĂ€sse AusfĂŒhrungsform sein.

Da die von der Lokalkammer festgestellten Verletzungshandlungen im Berufungsverfahren nicht mehr angegriffen wurden, bedurfte es insoweit keiner weitergehenden PrĂŒfung. Im Ergebnis bestĂ€tigte das Berufungsgericht damit die Verletzung des Patents durch Meril.

 

X. Dauerhafte UnterlassungsverfĂŒgung und Patienteninteressen

Die Argumentation des Gerichts zu dauerhaften UnterlassungsverfĂŒgungen und Abhilfemassnahmen liefert wichtige Leitlinien zur VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit und zu den Interessen Dritter, insbesondere zu Patienteninteressen.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass das EPG gemĂ€ss Art. 63 Abs. 1 EPGÜ bei Feststellung einer Verletzung eine Anordnung erlassen muss, die die Fortsetzung der Verletzung untersagt, sofern keine besonderen GrĂŒnde dagegensprechen. Es erklĂ€rte ferner, dass ein besonderer Grund vorliegen kann, wenn die Erteilung einer UnterlassungsverfĂŒgung nicht mit den allgemeinen Verpflichtungen aus Art. 3 der Durchsetzungsrichtlinie vereinbar wĂ€re, insbesondere mit dem Erfordernis der VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit. Das Gericht prĂ€zisierte, dass es bei der PrĂŒfung der VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit in Bezug auf UnterlassungsansprĂŒche und Abhilfemassnahmen nicht nur die Interessen der Parteien, sondern auch die Interessen Dritter, wie z.B. von Patienten, berĂŒcksichtigen kann.

In Bezug auf die mittelgrossen Herzklappen von Meril bestĂ€tigte das Gericht die Feststellung, dass Meril die Beweislast fĂŒr eine Verbesserung der Patientenversorgung trug, diese aber nicht erfĂŒllte. Meril bestritt weder, ĂŒber keine Daten zur Überlegenheit seiner mittelgrossen Ventile zu verfĂŒgen, noch, dass die eigene LANDMARK-Studie weder Überlegenheit noch Nichtunterlegenheit gegenĂŒber Edwards-Produkten zeigte noch, dass eine TCT-KonferenzprĂ€sentation belegte, dass Merils Prothesen in mehreren Bereichen schlechter abschnitten. Bei den XL-Produkten von Meril erkannte das Gericht hingegen an, dass fĂŒr manche Patienten ein berechtigtes Interesse an deren VerfĂŒgbarkeit bestand, und hielt das von Edwards vorgesehene Medical Request Portal fĂŒr sich genommen nicht fĂŒr ausreichend. Es Ă€nderte daher die Anordnungen I (Unterlassung), V (RĂŒckruf) und VI (Vernichtung) dahingehend ab, dass sich diese nicht auf XL-Produkte erstrecken, wenn ein Arzt bestĂ€tigt, dass das betreffende XL-Produkt fĂŒr einen bestimmten Patienten die einzige verfĂŒgbare Behandlungsoption ist, und diese Mitteilung ĂŒber das Medical Request Portal oder, falls dieses nicht verfĂŒgbar ist, anderweitig schriftlich an Edwards erfolgt.

 

|XI. VorlÀufige Kostenentscheidung

Teilweise Erfolg hatte die Berufung von Meril auch hinsichtlich der erstinstanzlichen Zahlungsanordnung ĂŒber EUR 663’000. Die MĂŒnchner Lokalkammer hatte diese Zahlung als «preliminary damages» (vorlĂ€ufigen Schadensersatz) zugesprochen. Das Berufungsgericht korrigierte diese rechtliche Einordnung und stellte klar, dass es sich richtigerweise nicht um vorlĂ€ufigen Schadensersatz handelte, sondern um eine vorlĂ€ufige Kostenerstattung. Dabei formulierte das Gericht einen allgemeinen Grundsatz: «As a general rule, Art. 69(1) UPCA and R. 150(2) RoP do not entitle the successful party to an interim reimbursement of representation costs of more than 50% of the ceiling of recoverable costs  » Entsprechend reduzierte es die vorlĂ€ufig zugesprochene Summe auf EUR 363’000, also 50% des Kostenhöchstbetrags von EUR 600’000 zuzĂŒglich der GerichtsgebĂŒhr von EUR 63’000.

 

XII. Zusammenfassung

Dieser Entscheid enthĂ€lt eine ausfĂŒhrliche Darstellung des EPG-Ansatzes zur erfinderischen TĂ€tigkeit durch das Berufungsgericht und klĂ€rt zudem wichtige Fragen zur ZustĂ€ndigkeit, zur ZulĂ€ssigkeit nachtrĂ€glicher AnspruchsĂ€nderungen, zur Anspruchsauslegung, zur unzulĂ€ssigen Erweiterung sowie zu vorlĂ€ufigen Kostenentscheidungen. Er bestĂ€tigt ferner, dass das EPG bei der PrĂŒfung unzulĂ€ssiger Erweiterungen einen strengen Massstab anlegt und UnterlassungsansprĂŒche grundsĂ€tzlich als Regelfolge der Verletzungsfeststellung behandelt, dabei aber der VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit und den Interessen Dritter in den FĂ€llen, in denen die UmstĂ€nde dies rechtfertigen, Rechnung trĂ€gt.