EuGH: Nationale Unternehmenskennzeichenrechte haben auch vor Unionsrecht Bestand

Patrick R. Schutte

Das nationale Gesetz über die Unternehmensbezeichnung in Schweden räumt dessen Inhaber Ausschliesslichkeitsrechte ein, sofern das Zeichen es ermöglicht, die Tätigkeiten des Inhabers von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In Bezug auf den Schutzumfang ist dieses Recht mit einer nationalen Markeneintragung vergleichbar. Zum anderen wird nach dem Markengesetz auch dem Inhaber einer Marke oder eines anderen Zeichens, das als Unternehmensbezeichnung benutzt wird, ein ausschliessliches Recht an diesen Zeichen eingeräumt.

Unternehmenszweck der Klägerin ist die Herstellung von und der Handel mit Futtermitteln (und anderen Produkten für Tiere) sowie der Handel mit diesen Produkten und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Sie ist Inhaberin der Unternehmensbezeichnung «Doggy AB» und der schwedischen Wortmarke «DOGGY», die für Futtermittel der Nizza-Klasse 31 eingetragen ist. Die Beklagte ist im Detailhandel mit Hundefutter und Hundeleckerli tätig. Sie verkauft ihre Produkte unter Verwendung des Zeichens «DOGGIE» und unter Einsatz des Domainnamens «doggie.se».

Im schwedischen Ausgangsverfahren gegen die Benutzung von «DOGGIE» war die Klägerin erfolgreich. Das erstinstanzliche Gericht gab den Anträgen der Klägerin mit der Begründung statt, dass zwischen der Marke und der Unternehmensbezeichnung der Klägerin einerseits und dem von der Beklagten benutzten Zeichen «DOGGIE» andererseits Verwechslungsgefahr bestehe. Gegen diese Entscheidung legte die Beklagte beim Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Patent- und Marktobergericht, Schweden), dem vorlegenden Gericht, Berufung ein.

Die Besonderheit des Falles liegt darin, dass nach Ansicht des vorlegenden Gerichts der Inhaber einer schwedischen Unternehmensbezeichnung zwar einen Schutz geniesst, der dem der Marke entspricht, dass dieser aber keinen so strengen Voraussetzungen unterliegt, wie sie bei der Marke gelten. Das vorlegende Gericht weist insoweit auf zwei Unterschiede hin:

Erstens könne das Fehlen einer ernsthaften Benutzung einer Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zum Verfall der Ausschliesslichkeitsrechte führen, doch sehe das schwedische Recht keine entsprechende Bestimmung für die Unternehmensbezeichnung vor.

Zweitens sei für die Feststellung, ob ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die mit denjenigen identisch seien, für die eine Marke eingetragen ist, auf das Nizza-Klassifikationssystem abzustellen, während für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei der Unternehmensbezeichnung auf die Tätigkeiten gemäss Unternehmensgegenstand abgestellt werde, der weit gefasst sein könne.

Vor diesem Hintergrund fragt sich das vorlegende Gericht, ob das nationale Gesetz über die Unternehmenskennzeichnung mit der Marken-RL und ganz allgemein dem Grundsatz über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr vereinbar ist. Der nationale Schutz könnte nach An|sicht des vorlegenden Gerichts nämlich den grenzüberschreitenden Verkauf von Waren oder das grenzüberschreitende Erbringen von Dienstleistungen behindern.

Das vorlegende Gericht, Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Patent- und Marktobergericht), ersuchte daher um Klärung der beiden folgenden Fragen:

• 1.
  Ist eine nationale Regelung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2015/2436, insbesondere deren Art. 1 und Art. 5 Abs. 4 in Verbindung mit dem AEU-Vertrag und dem grundlegenden unionsrechtlichen Prinzip des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs vereinbar, die vorsieht, dass ein älteres Recht an einer Unternehmensbezeichnung das Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke in dem gesamten Tätigkeitsbereich, für den die Unternehmensbezeichnung eingetragen ist, begründen kann, ohne zu verlangen, dass die Unternehmensbezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sein muss?
• 2.
  Falls Frage 1 verneint wird: Ist es mit der Richtlinie 2015/2436 und dem Unionsrecht im Übrigen vereinbar, dass eine Unternehmensbezeichnung, die in dem Tätigkeitsbereich, für den die Unternehmensbezeichnung eingetragen ist, als solche als Zeichen zur Unterscheidung bestimmter Arten von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, das Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke für andere Arten von Waren oder Dienstleistungen als diejenigen begründet, für die die Unternehmensbezeichnung als Zeichen verwendet wird?

Zunächst erinnert der EuGH daran, dass die Marken-RL auf die Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften über Marken abzielt, nicht aber auf die Angleichung der Rechtsvorschriften über den Handelsnamen, worunter auch Unternehmensbezeichnungen fallen. Mangels Harmonisierung in der Europäischen Union unterliege der Schutz des Handelsnamens dem nationalen Recht.

Der EuGH weist darauf hin, dass das Unionsrecht jedoch den Handelsnamen durch die Übernahme von Regelungen aus PVÜ und TRIPS schützt, insbesondere via Art. 8 des TRIPS, wonach «[d]er Handelsname … in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung, geschützt [wird], gleichgültig, ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bildet oder nicht». Diese Gesichtspunkte spiegeln sich nach Ansicht des EuGH in der Marken-RL wider, in deren 41. Erwägungsgrund betont werde, dass es «erforderlich» sei, dass sich die Richtlinie mit der Pariser Verbandsübereinkunft und dem TRIPS-Übereinkommen in Übereinstimmung befinde. Somit ermögliche Art. 10 Abs. 3 Buchst. d der Marken-RL dem Markeninhaber, sein ausschliessliches Recht für ein Verbot zu verwenden, «das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen». Diese Bestimmung ist gemäss EuGH Ausdruck des grundsätzlichen Vorrangs des älteren ausschliesslichen Rechts, der einen der Grundsätze des Markenrechts und allgemeiner des gesamten Rechts des gewerblichen Eigentums bilde.

Dieser Grundsatz gilt nach Ansicht des EuGH auch für bestimmte Konflikte zwischen einem älteren Handelsnamen und einer jüngeren Marke. So gehe aus Art. 5 Abs. 4 lit. a der Marken-RL hervor, dass «[j]eder Mitgliedstaat … vorsehen [kann], dass eine Marke von der Eintragung auszuschliessen ist oder im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung zu unterliegen hat, wenn und soweit … Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen … erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen».

In der Folge hält der EuGH fest, dass im vorliegenden Fall der Konflikt zwischen dem in einer älteren Unternehmensbezeichnung verwendeten Zeichen «Doggy» und dem Zeichen «DOGGIE», das als Handels- und Domainname benutzt werde, keine Marken betreffe. Die Marken-RL ziele auf die Angleichung nationaler Vorschriften über Marken und sei damit vorliegend gar nicht einschlägig. Die Vereinbarkeit nationaler Massnahmen, die Konflikte zwischen zwei Handelsnamen regeln, ist gemäss EuGH daher nicht anhand dieser Richtlinie, sondern anhand des Primärrechts zu beurteilen. Entsprechend ist gemäss dem EuGH zu prüfen, ob die sich aus dem Markengesetz in Verbindung mit dem Gesetz über die Unternehmensbezeichnung ergebende schwedische Regelung zum Schutz von Unternehmensbezeichnungen insbesondere mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs vereinbar ist. Dies bejaht der EuGH mit folgender Begründung:

Zunächst betont der EuGH, dass der freie Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten ein grundlegendes Prinzip des AEUV ist, das seinen Ausdruck in Art. 34 AEUV findet, der es den Mitgliedstaaten verbietet, untereinander mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen gleicher Wirkung zu erlassen. Nach ständiger Rechtsprechung sei diese Vorschrift auf alle nationalen Massnahmen anwendbar, die geeignet seien, den Handel innerhalb der Union unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern. Gemäss Art. 36 AEUV könne jedoch eine nationale Regelung oder Praxis, die eine Massnahme mit gleicher Wirkung wie mengenmässige Beschränkungen darstelle, unter anderem zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sein. Nach Einschätzung des EuGH kann es in Ermangelung einer EU-Harmonisierung der Rechtsvorschriften über den Handelsnamen zwar eine Beschränkung des freien Warenverkehrs darstellen, wenn einem Unternehmen untersagt wird, für den Vertrieb bestimmter Waren in einem Mitgliedstaat dieselben Handelsnamen zu verwenden, die es in anderen Mitgliedstaaten benutzt. Eine solche Beschränkung sei jedoch durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt, die mit dem Schutz des gewerblichen und kommer|ziellen Eigentums zusammenhängen, nämlich dem Schutz von Handelsnamen vor Verwechslungsgefahr.

In der Folge betont der EuGH in diesem Zusammenhang die Relevanz des Verhältnismässigkeitsprinzips: Eine solche Beschränkung dürfe nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich sei.

Der EuGH nimmt dabei Stellung zur vom vorlegenden Gericht aufgeworfenen Problematik, dass die Inhaber eines schwedischen Unternehmenskennzeichens gegenüber Inhabern von Handelsnamen in anderen Mitgliedstaaten einen Vorteil haben könnten, da das schwedische Unternehmenskennzeichen einen mit der Marke vergleichbaren Schutz bietet, ohne die Bedingungen der Marken-RL in Bezug auf ernsthafte Benutzung und Beschreibung der Waren und Dienstleistungen erfüllen zu müssen.

Der EuGH betont in diesem Zusammenhang, dass die Marken-RL nicht auf die Angleichung der Rechtsvorschriften zu Handelsnamen abzielt. In Ermangelung einer solchen Harmonisierung und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Funktionen von Marken und Handelsnamen können die Art. 34 und 36 AEUV gemäss dem EuGH nicht dahin ausgelegt werden, dass der Schutz von Handelsnamen denselben Anforderungen unterliegen muss, wie sie für Marken gelten.

In der Folge wendet sich der EuGH der erwähnten Gefahr zu, dass Unternehmensbezeichnungen einen umfassenderen Schutz geniessen könnten als Marken, weil die Definition der Tätigkeiten, die zum Gegenstand eines Unternehmens gehörten, weniger streng geregelt sei als die Abgrenzung der Klassen von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke gemäss der Marken-RL eingetragen ist. Diesbezüglich ist gemäss EuGH darauf hinzuweisen, dass der Gegenstand eines Unternehmens (der Begriff entspricht in der Schweiz dem «Unternehmenszweck») nicht dazu dient, alle Waren oder Dienstleistungen, die zu den Tätigkeiten dieses Unternehmens gehören können, genau oder erschöpfend zu beschreiben. Dagegen sei diese Genauigkeit bei einer Marke erforderlich, um etwaige absolute oder relative Nichtigkeitsgründe beurteilen und das ausschliessliche Recht aus dieser Marke ausüben zu können, das es ihrem Inhaber ermögliche, das eingetragene Zeichen als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu monopolisieren.

Weiter hält der EuGH auf Basis der Akten fest, dass das ausschliessliche Recht an einer registrierten Unternehmensbezeichnung nach schwedischem Recht zwar in den von seinem Unternehmensgegenstand erfassten Tätigkeitsbereichen gültig ist, dass aber auch hier die Art dieser Tätigkeiten so genau zu beschreiben und einzugrenzen ist, dass Dritte hierüber wirksam informiert werden können.

Der EuGH kommt nach alledem zum Schluss, dass das unter schwedischem Recht eingeräumte Recht am Unternehmenskennzeichen noch davon gedeckt ist, was zur Erreichung des im Allgemeininteresse liegenden Ziels des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums erforderlich ist.

Entsprechend antwortet der EuGH auf die Vorlagefragen wie folgt:

Die Marken-RL und der AEUV stehen einer nationalen Regelung nicht entgegen, die vorsieht, dass das ausschliessliche Recht aus einer Unternehmensbezeichnung seinem Inhaber ermöglicht, einem Dritten die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens als Handels- oder Domainnamen für Waren oder Dienstleistungen zu verbieten, die mit denjenigen Waren oder Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind, die unter Tätigkeiten fallen, für die seine Unternehmensbezeichnung eingetragen ist. Dabei ist zu beachten, dass nach dieser nationalen Regelung die Nichtbenutzung der Unternehmensbezeichnung unter bestimmten Voraussetzungen zum Verfall des ausschliesslichen Rechts führen kann und der Inhaber der Unternehmensbezeichnung weiter verpflichtet ist, die Art der Tätigkeiten, die zu seinem Unternehmensgegenstand gehören, so genau zu beschreiben und einzugrenzen, dass Dritte hierüber wirksam informiert werden können.

Der Entscheid des EuGH ist insofern von hoher Relevanz, als er aufzeigt, dass sich aus dem Markenrecht nahestehenden, jedoch nicht harmonisierten Rechtsbereichen wie dem nationalen Firmen- bzw. «Unternehmenskennzeichen»-Recht relevante Vorteile für Inhaber solcher Rechte in einigen EU-Mitgliedstaaten gegenüber solchen in anderen Mitgliedstaaten ergeben können. Es ist möglich, dass solche Unternehmenskennzeichen weniger strenge Anforderungen an ihren rechtserhaltenden Gebrauch und/oder die konkrete Definition der «beanspruchten» Waren und Dienstleistungen stellen als für Marken im harmonisierten Markenrecht. De facto führt das dazu, dass es Situationen geben kann, in denen z.B. ein Inhaber eines Unternehmenskennzeichens in Schweden über markenähnliche Rechte verfügt, welche einem Inhaber von Marken- oder Firmenrechten in einem anderen Mitgliedstaat nicht offenstehen, weil er sich in einer anderen Nizza-Klasse bewegt und/oder Probleme mit dem Beleg der rechtserhaltenden Benutzung hat. Entsprechend kann es trotz harmonisiertem Markenrecht in Bezug auf dem Markenrecht ähnliche Ausschliesslichkeitsrechte relevante Ungleichheiten innerhalb der EU geben.

Es muss dabei aber betont werden, dass der EuGH zu diesem Ergebnis ohne eine präzise Prüfung der Marken-RL gelangt ist. Dies war möglich, weil er – was den Autor irritiert – von einem reinen Konflikt zwischen zwei Unternehmenskennzeichen ausgegangen war und damit die Marken-RL für nicht einschlägig befand. Mit M. Pemsel ist festzuhalten, dass sich aus den Vorabentscheidungsersuchen und dem Sachverhalt recht klar ergibt, dass die Klägerin eine markenmässige Benutzung von «DOGGIE» angegriffen hatte.

Aus den Erwägungen des EuGH und den zitierten Rechtsgrundlagen ergibt sich zudem, dass auch unter har|monisiertem Markenrecht aus älteren Unternehmenskennzeichen gegen jüngere Marken und deren Benutzung vorgegangen werden kann. Das scheint sachgerecht. Die Harmonisierung des Markenrechts bezweckt nicht, Marken und ihre Benutzung vor anderen nationalen Rechten zu schützen. Auch in der Schweiz gibt es keinen grundsätzlichen Vorrang bestimmter Schutzrechte, sondern es wird vielmehr auf die Priorität abgestellt, wobei jedoch die Schutzvoraussetzungen des geltend gemachten Schutzrechts erfüllt sein müssen. Es gibt keine Kennzeichenrechte höheren Ranges.

Weiter ist davon auszugehen, dass der EuGH auch unter direkter Anwendung der Marken-RL zum Schluss gelangt wäre, dass die an weniger strenge Anforderungen anknüpfenden schwedischen nationalen Unternehmenskennzeichen auch unter dem harmonisierten Markenrecht Bestand haben, weil unter Geltung der Marken-RL nach den allgemeinen Ausführungen des EuGH zum Regelungsbereich der RL und mit Verweis auf Art. 5 Abs. 4 lit. a und Art. 10 Abs. 3 Buchst. d der RL der separate und vom Markenrecht losgelöste Bestand solcher Rechte gewollt ist. Es ist nach Ansicht des Autors nicht ausgeschlossen, dass der EuGH bei einem auch nach Ansicht des Gerichts für die Anwendung der Marken-RL einschlägigen, konkreten Fall anders entscheiden würde – sprich vor allem in einem Sachverhalt, im dem eine markenmässige Benutzung angefochten wird und wenn gleichzeitig ein nationales Recht ungenügende Anforderungen an die Definition der Tätigkeiten vorsieht, die zum Unternehmensgegenstand des Unternehmenskennzeichens gehören.