«ApeSwap (fig.)/APE COINS» Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2025

«ApeSwap (fig.)/APE COINS» Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2025

Kreis der Personen, welche das Prioritätsrecht beanspruchen können

Abteilung II; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. B-5941/2024

2.2. Bei der Bestimmung, welche von zwei Schweizer Marken als die ältere gilt, ist das Datum der Hinterlegung entscheidend (sog. Hinterlegungspriorität, Art. 6 MSchG). In Art. 7 Abs. 1 MSchG wird sodann als Prioritätsrecht nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Kraft getreten für die Schweiz am 24. November 1970 (Pariser Verbandsübereinkunft, PVÜ, SR 0.232.04) festgelegt:

«Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder mit Wirkung für einen solchen Staat vorschriftsgemäss hinterlegt worden, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen, sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung erfolgt.»

|Die einschlägige Regelung zum Prioritätsrecht in der Pariser Verbandsübereinkunft, bildet Art. 4 Bst. A Abs. 1. Die Bestimmung besagt:

«Wer in einem der Verbandsländer ein Gesuch für ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modell, eine Fabrik- oder Handelsmarke regelrecht hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, geniesst für die Hinterlegung in den andern Ländern während der hiernach bezeichneten Fristen ein Prioritätsrecht.»

Darüber hinaus finden sich in verschiedenen internationalen Abkommen Regelungen zu Prioritätsrechten. Diese nehmen jeweils auf die PVÜ Bezug (vgl. Art. 4 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 17. Juli 1967 [SR 0.232.112.3]: Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, […]; Art. 4 Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 [SR 0.232.112.4]: Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums festgelegte Prioritätsrecht, […]; Art. 2 Abs. 1 TRIPS: In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention [1967]).

2.3 Eine staatsvertragliche Bestimmung ist praxisgemäss direkt anwendbar, wenn sie inhaltlich hinreichend bestimmt und klar ist, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides bilden zu können. Die Norm muss mithin justiziabel sein, d.h. es müssen die Rechte und Pflichten des Einzelnen umschrieben und der Adressat der Norm die rechtsanwendenden Behörden sein (BGE 136 I 297 ff. E. 8.1; BGE 133 I 286 ff. E. 3.2). Art. 4 PVÜ erfüllt dieses Kriterium und ist «self-executing», also in der Schweiz direkt anwendbar.

2.4 Die bis zum 31. Juli 2008 gültige Fassung des MSchG enthielt einen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten von völkerrechtlichen Verträgen (aArt. 20 Abs. 1). Die Bestimmung wurde aufgehoben, weil dieser Grundsatz ohnehin gelte (Botschaft zur formellen Bereinigung des Bundesrechts vom 22. August 2007, BBl 2027, 6152; Art. 5 Abs. 4 und Art. 190 BV). Den Gesetzgebern der Verbandsländer steht es frei, Personen über den in Art. 4 PVÜ festgelegten Kreis hinaus ein Prioritätsrecht zu gewähren (vgl. G. H. C. Bodenhausen, Kommentar zur Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Köln 1971, 28 und A. Vander Haeghen, Ing. Conseil, 1965, 269). In der Schweiz wurde der Kreis erweitert, u.a. für Personen, die eine Marke in einem Staat mit Gegenrecht hinterlegten (Art. 7 Abs. 2 MSchG), sowie für schweizerische Staatsangehörige, wenn völkerrechtliche Verträge weitergehende Rechte gewähren (Art. 20 Abs. 2 MSchG). Insofern besteht auch kein Konflikt zwischen Völkerrecht und nationalem Recht.

2.5 Bei der Auslegung von nationalen Bestimmungen sind neben dem Wortlaut die Entstehungsgeschichte der Norm (historisches Auslegungselement), ihr Zweck (teleologisches Auslegungselement) und ihr Zusammenhang mit anderen Normen (systematisches Auslegungselement) zu berücksichtigen (BGE 145 II 182 ff. E. 5.1 und BGE 143 III 385 ff. E. 4.1; P. Tschannen/M. Müller/M. Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Bern 2022, Rz. 572). Die Auslegung von Staatsverträgen – wie die PVÜ – richtet sich nach dem Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969, in Kraft getreten für die Schweiz am 6. Juni 1990 (Vertragsrechtskonvention, VRK, SR 0.111), nach dessen Art. 31 bis Art. 33 dabei dieselben herkömmlichen Auslegungselemente zur Anwendung kommen (vgl. BVGer vom 21. Dezember 2011, A-1735/2011, E. 2.2; J. Sorel, in: O. Corten/P. Klein [Hg.], Les Conventions de Vienne sur le droit des traités: Commentaire article par article, Brüssel 2006, VRK 31 N 8).

3.

3.1 Dass vorliegend Art. 7 MSchG greift, wird nicht bestritten und ist insofern auch richtig, als die Beschwerdegegnerin nicht Angehörige eines Verbandslands ist (siehe vorne E. 2.4). Weil sich Art. 7 MSchG erst im Zusammenhang mit der PVÜ erklärt, auf welche er verweist, muss nachfolgend gleichwohl zunächst auf die Auslegung von Art 4 PVÜ eingegangen werden.

3.2 In Art. 4 Bst. A Abs. 1 PVÜ ist bloss von «Wer in einem der Verbandsländer ein Gesuch […] hinterlegt hat, […]», die Rede (Französische Fassung: «Celui»; Englische Fassung: «Any person»). Es ist aber zu berücksichtigen, dass nach Art. 2 Abs. 1 PVÜ (Inländerbehandlung für Angehörige der Verbandsländer) und Art. 3 PVÜ (Gleichstellung gewisser Personengruppen mit den Angehörigen der Verbandsländer) der durch die Übereinkunft begünstigte Personenkreis auf Angehörige der Verbandsländer und Personen mit Wohnsitz oder Handelsniederlassung in einem Verbandsland beschränkt ist (s.o. E. 2.3). Wird Art. 4 PVÜ im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen gelesen, können sich auch nur Angehörige der Verbandsländer bzw. Personen mit Wohnsitz oder Handelsniederlassung in einem Vertragsstaat auf die Priorität berufen (vgl. Bodenhausen, 28; K. Fezer, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 5. Aufl., München 2023, PVÜ 4 N 2). Dies bestätigen die Vertragsmaterialien: Delegierte der Pariser Konferenz, auf der die ursprüngliche Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft festgelegt wurde, sprachen sich dafür aus, dass sich nur Angehörige von Verbandsstaaten oder Personen mit einem Wohnsitz bzw. einer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 4 PVÜ berufen können (vgl. Protokolle von Paris, 99, 128 bis 132 sowie 137: «[…] la Commission a admis, […], que la Convention sera applicable, non pas à tous les étrangers sans distinction, mais à ceux qui seraient domiciliés ou établis dans l’un des États de l’Union»). Dass die Beschwerdegegnerin eine selbständige Niederlassung in Uruguay besässe, behauptet sie nicht.

|4.

4.1 Nicht einig sind sich die Parteien in der Frage, ob Art. 7 MSchG den Personenkreis von Art. 4 PVÜ erweitert.

Die Beschwerdeführerin argumentiert, nach richtiger Auslegung von Art. 7 MSchG habe die Hinterlegung in einem Verbandsstaat durch einen Angehörigen eines Verbandsstaates zu erfolgen, um sich auf die Priorität berufen zu können. Weil die Beschwerdegegnerin mit Sitz auf den Cayman Inseln nicht Angehörige eines Verbandsstaates sei, begründeten die Hinterlegungen im Verbandsstaat Uruguay keine Priorität, weshalb ihre Marke nicht älter sei und die Vorinstanz somit zu Unrecht auf den Widerspruch eingetreten sei.

Demgegenüber vertritt die Vorinstanz die Ansicht, Art. 7 MSchG umfasse Personen mit einer Ersthinterlegung in einem Verbandsstaat, unabhängig von der Verbandslandangehörigkeit. Dies, weil in Art. 7 MSchG keine solche Einschränkung beschrieben werde. Die Ersthinterlegungen in Uruguay begründeten darum eine Priorität.

4.2 Die Frage ist mittels Auslegung zu beantworten.

4.2.1 In Art. 7 Abs. 1 MSchG findet sich – wie in Art. 4 PVÜ – keine ausdrückliche Einschränkung auf Verbandsstaatsangehörige.

4.2.2 Im Hinblick auf das systematische Auslegungselement sticht hervor, dass Art. 7 Abs. 1 MSchG ähnlich wie Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG; SR. 232.14) formuliert ist (zu Art. 7 Abs. 1 MSchG s.o. E. 2.2). Art. 17 Abs. 1 PatG lautet:

«Ist eine Erfindung in einem Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder das Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation (Anhang 1C, Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum) gilt, oder mit Wirkung für ein solches Land vorschriftsgemäss zum Schutz durch Patent, Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft ein Prioritätsrecht.»

Somit ist es naheliegend anzumerken, dass die beiden Bestimmungen denselben Personenkreis umfassen. Der Umstand, dass der Titel von Art. 7 MSchG «Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft» bzw. der Titel von Art. 17 Abs. 1 PatG «Voraussetzungen und Wirkung der Priorität» lautet, vermag daran im Übrigen nichts zu ändern, weil im Text von Art. 17 Abs. 1 PatG auch auf Art. 4 PVÜ verwiesen wird.

4.2.3 Aus dem historischen und teleologischen Auslegungselement ergibt sich schliesslich, dass sich Hinterleger unabhängig der Verbandslandangehörigkeit ihres Heimatlandes oder ihres Wohnsitzes bzw. ihrer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 7 MSchG berufen können:

Art. 7 MSchG wurde im Zuge der Totalrevision des Markenschutzgesetzes von 1992 eingeführt. Das Markenschutzgesetz von 1992 brachte u.a. den Übergang vom Gebrauchsprinzip zur Hinterlegungspriorität (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft zum MSchG], BBl 1991 I 2). In der Botschaft wird ausgeführt, Art. 7 Abs. 1 MSchG fusse auf Art. 4 PVÜ (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 I 23). Die Frage, ob sich auch Personen ohne Angehörigkeit eines PVÜ-Vertragsstaates oder Wohnsitz bzw. Niederlassung in einem solchen auf Art. 7 Abs. 1 MSchG berufen können, wird in der Botschaft nicht thematisiert.

Aufschlussreich ist aber die Gesetzgebung im Zusammenhang mit Art. 17 Abs. 1 PatG. In der Fassung von 1954 wurde in Art. 17 Abs. 1 PatG ausdrücklich die Angehörigkeit zu einem PVÜ-Vertragsstaat vorausgesetzt (vgl. aArt. 17 Abs. 1 PatG: Die Angehörigen von Ländern des Internationalen Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums, […] geniessen […] ein Prioritätsrecht.). Im Rahmen der Revision von 1974 wurde Art. 17 PatG angepasst, um eine liberale Anwendung der Bestimmung zu gewährleisten und das Prioritätsrecht unbekümmert um die Staatsangehörigkeit oder den Sitz oder Wohnsitz des Erstanmelders zu gewähren (zur aktuellen Fassung von Art. 17 Abs. 1 PatG s.o. E. 4.2.2; Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976 [nachfolgend: Botschaft zum PatG], BBl 1976 II 73). Den Gesetzesmaterialien ist weiter zu entnehmen, dass die liberale Auffassung der Regelung des Europäischen Patentübereinkommens (vgl. Art. 87 Abs. 1 des Europäischen Patentübereinkommens, revidiert in München am 29. November 2020 [EPÜ 2000, SR 0.232.142.2]: Jedermann, der […]) entspreche, die übernommen werden müsse. Dies, weil das Prioritätsrecht die Frage der Neuheit der Erfindung beeinflusse und es stossend wäre, für ein in der Schweiz wirksames Patent die Neuheit unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob der Schutz auf einem schweizerischen Patent oder auf einem vom Europäischen Patentamt für die Schweiz erteilten Patent beruhe (Botschaft zum PatG, BBI 1976 II 74). Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass mit der Formulierung «mit Wirkung für», die sich auch in Art. 7 Abs. 1 MSchG findet, der Möglichkeit regionaler Patentanmeldungen (internationale oder europäische Patentanmeldungen) Rechnung getragen werden sollte (Botschaft zum PatG, BBI 1976 II 73).

Auch für Marken wurde die Hinterlegungspriorität eingeführt, um eine Angleichung an die Markenordnungen des Auslands zu schaffen. Angestrebt wurde insbesondere eine Harmonisierung des schweizerischen Markenrechts mit dem europäischen Markensystem (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 I 6 f., 18 und 23; vgl. M. Städeli, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 1 N 1). Für Unionsmarken legt Art. 34 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 fest, dass «Jedermann, der […]» in einem PVÜ-Vertragsstaat eine Marke hinterlegt, ein Prioritätsrecht geniesst (vgl. S. Rohlfing-Dijoux, in: A. Kur/V. v. Bomhard/F. Albrecht [Hg.], MarkenG, Verordnung über die Unions|marke [UMV], 4. Aufl., München 2023, UMV 34 N 2; G. Hasselblatt, European Union Trade Mark Regulation, 2. Aufl., München 2018, UMV 34 N 7).

Weil sowohl bei Art. 17 PatG als auch bei Art. 7 MSchG eine Harmonisierung mit den liberalen europäischen Bestimmungen beabsichtigt wurde, lässt sich von den Entwicklungen im Gesetzgebungsprozess im Zusammenhang mit Art. 17 PatG ableiten, dass nach dem Willen des Gesetzgebers Art. 7 MSchG entsprechend der Regelung für Erfindungen breit angewendet werden muss bzw. sich auch Personen ohne Angehörigkeit eines PVÜ-Staates auf Art. 7 MSchG berufen können (so im Ergebnis auch Ch. Gasser, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Handkommentar zum MSchG, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 7 N 7; S. Rizvi, Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 7 N 10).

Dieses Ergebnis ist auch insofern richtig, weil Einschränkungen nach Staatsangehörigkeit, Sitz oder Niederlassung dem Markenschutzgesetz – abgesehen von den Bestimmungen zu Herkunftsangaben (Art. 47 ff. MSchG) – fremd sind. Mit der Einführung des Markenschutzgesetzes von 1992 sollte vielmehr die Marke als unternehmerisches Hilfsmittel im allgemeinen Interesse von Industrie und Gewerbe aufgewertet werden (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 I 17). Dieser liberale Ansatz zeigt sich sodann auch im Unternehmensbegriff von Art. 1 MSchG. Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der Unternehmensbegriff im weitesten Sinne zu verstehen. Jedes Rechtssubjekt, das im Wirtschaftsleben wettbewerbsmässig tätig wird, ist als Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 I 19) und kann sich letztlich auf das Markenschutzgesetz berufen.

4.3 Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 MSchG somit, dass ein Hinterleger ohne Verbandslandangehörigkeit bzw. Wohnsitz oder Niederlassung in einem Verbandsstaat für die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen kann.

4.4 Soweit die Beschwerdeführerin weiter geltend macht, die Vorinstanz habe den Sachverhalt nicht richtig bzw. unvollständig abgeklärt, weil sie keine Prioritätsbelege verlangte, ist zu bemerken, dass nach Art. 9 Abs. 1 MSchG das IGE die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen kann (vgl. zur Sachverhaltsfeststellung auch BVGer vom 28. August 2019, A-3542/2018, E. 5.3; A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler/M. Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., Basel 2022, Rz. 2.189). Nach dem Willen des Gesetzgebers wird dem IGE dadurch die Möglichkeit gegeben, im Falle von Unklarheiten die Abgabe des Prioritätsbelegs zu verlangen (Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [«Swissness»-Vorlage] vom 18. November 2009, BBl 2009, 8610). Wie die Vorinstanz zu Recht argumentiert, sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche die Vorlegung eines Prioritätsbelegs erforderlich gemacht hätten bzw. machen. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränkt sich auf die allgemein gehaltene Behauptung, die Hinterlegungen in Uruguay seien nicht vorschriftsgemäss erfolgt. Auch wenn sie gerade nicht über die Prioritätsbelege verfügt, wäre es für sie ohne Weiteres zumutbar gewesen, insbesondere anhand Informationen aus der öffentlichen Datenbank von Uruguay, in welcher u.a. Marke, Warenverzeichnis, Hinterlegungsdatum und Inhaber aufgeführt werden, mögliche Unklarheiten aufzuzeigen (Art. 13 VwVG; vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 3.122; vgl. auch zur Beweislast Rizvi MSchG 7 N 10; Markendatenbank von Uruguay: ‹pamp.miem.gub.uy/pamp/pages/markSelect.xhtml›). Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass Prioritätsbelege zur Frage, ob die Hinterlegungen in Uruguay aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin auf den Cayman-Inseln eine Priorität begründen konnten, keinen Aufschluss gegeben hätten.

4.5 Somit hält die auf den Cayman-Inseln domizilierte Beschwerdegegnerin mit Hinterlegung am 7. März 2022 im Verbandsland Uruguay eine ältere Marke gegenüber der am 16. März 2022 in der Schweiz hinterlegten angefochtenen Marke und die Vorinstanz trat zu Recht auf den Widerspruch der Beschwerdegegnerin ein.

[E. 5.1–5.5: allgemeine Erwägungen zur Verwechslungsgefahr, zur Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen, zur Zeichenähnlichkeit und zum Schutzumfang einer Marke]

6.

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.

Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente, verschiedene elektronische und digitale Geräte und Medien sowie diverse Softwareprodukte (Klasse 9) richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Konsumierende. Die Waren werden mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben, sodass die Abnehmer die Markeninhaberin bewusster und daher zumindest mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit aussucht (BVGer vom 17. April 2013, B-3663/2011, E. 4.2.1, «INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE»; BVGer vom 18. Juli 2014, B-597/2013, E. 3, «EMC/EMIC»).

Versicherungsdienstleistungen und diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) werden sowohl von Fachkreisen als auch von Konsumierenden nachgefragt, die einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (BVGer vom 24. Mai 2022, B-3808/2021, E. 3, «TX group [fig.]/TX GROUP AG»; BVGer vom 12. Dezember 2022, B-429/2022, E. 3 «Zwei Kreise [fig.]/Savl [fig.]»; BVGer vom 14. März 2011, B-1009/2010, E. 3.3.2, «Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]»).

Schliesslich richten sich Design und Entwicklung von Hard- und Software, Bereitstellung und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu Software, |Verwaltung digitaler Vermögenswerte sowie Hosting von Plattformen und digitaler Inhalte (Klasse 42) vornehmlich an Fachkreise, die diesen kaufmännischen Dienstleistungen mit einer eher er höhten Aufmerksamkeit begegnen (BVGer vom 17. April 2013, B-3663/2011, E. 4.2.2, «INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE»; BVGer vom 18. Juli 2014, B-597/2013, E. 3, «EMC/EMIC»).

7.

Sodann ist die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit zu prüfen.

[E. 7.1: Zusammenfassung der Ausführungen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin zur Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit]

7.2 Dass Software für unterschiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich die Annahme einer Warenidentität, nicht aber der Warengleichartigkeit aus. Demnach kann Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches Produkt aufgefasst werden (vgl. BVGer vom 26. Juli 2006, B-758/2007, E. 5.3, «G-mode/GMODE»; RKGE vom 22. Juni 2005, MA-WI 49/05, E. 4, «SAFETY NET/SAFEDNET»).

7.3 Software für die Anzeige digitaler Medien, Anbieter digitaler Lösungen, Kryptografie, digitale Währungen, virtuelle Währungen, Kryptowährungen, digitalen Token, virtuelle Umgebungen (Klasse 9) und Blockchain-Software, Distributed-Ledger-Software, Software für den Einsatz im Bereich dezentraler Anwendungen; Spielsoftware, Auktions-, Abstimmungs- und Online-Community-Software, Kommunikations- und Mediensoftware sowie Datenmanagement- und Veranstaltungssoftware (Klasse 9) sind alles Softwareprodukte. Auch wenn diese teilweise einem anderen Zweck dienen, werden diese mit einem ähnlichen fachspezifischen Know-how hergestellt [recte: und] richten sich diese weit gefassten Softwareprodukte sowohl an Endabnehmer und an Fachkreise (s.o. E. 6). Die verschiedenen Softwareprodukte sind somit gleichartig soweit nicht sogar gleich.

Betreffend die Dienstleistungen in Klasse 42 ist die jüngere Marke für Dienstleistungen registriert, die bei der Prüfung der Gleichartigkeit bzw. Identität naheliegender sind als die von der Beschwerdeführerin thematisierten. Die Dienstleistungen Design und Entwicklung von Hardware und Software in virtuellen Online- und Internetumgebungen werden von Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software (Klasse 42) umfasst und die Marken sind diesbezüglich für die gleichen Dienstleistungen registriert.

Weiter ist Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software für die Erstellung, Reproduktion und Änderung von Designs zu deren Verwendung in Online- und virtuellen Umgebungen hochgradig gleichartig mit Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten (Klasse 42).

Sodann sind Hosting von bzw. Beratung in Bezug auf e-Commerce-Plattformen; Programmierung, Wartung von bzw. Beratung im Zusammenhang von Software im Bereich e-Commerce; Entwicklung von Logistik-, Lieferkettenmanagement- und E-Business-Portale-Software auf der einen Seite und Bereitstellung verschiedener E-Commerce-Software auf der anderen Seite (Klasse 42) aufgrund der Nähe bezüglich Know-How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck sowie dadurch, dass die Abnehmerkreise die Dienste als sinnvoll ergänzendes Leistungspaket auffassen können, gleichartig.

Im Übrigen ist kein Grund ersichtlich, von der vorinstanzlichen Beurteilung abzuweichen.

[E. 8.1–8.4: Zusammenfassung der Ausführungen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin zur Zeichenähnlichkeit und Bestätigung der vorinstanzlichen Beurteilung, dass die im Streit liegenden Zeichen im Schriftbild, Klang und Sinngehalt ähnlich sind.]

9.

Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden.

9.1. Die Vorinstanz erklärte, die ältere Marke sei normal kennzeichnungskräftig, wobei bezüglich des Zeichenelements «Swap» ihr Schutzumfang für Dienstleistungen im Finanzwesen leicht reduziert sei. Da die Zeichen ähnlich und die Waren und Dienstleistungen gleichartig, teils sogar identisch seien, sei zumindest die mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Dagegen ist die Beschwerdeführerin der Ansicht, bei «Ape» handle es sich um einen schwachen Markenbestandteil, weil das Motiv des Affen insbesondere für NFT (Non-fungible Token) verbreitet sei. Insgesamt bestehe weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

9.2 Soweit die Beschwerdeführerin auf eine Verwässerung des ersten Zeichenbestandteils «Ape» schliessen will, ist sie zunächst darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Registerlage nicht auf eine Verwässerung der Marke geschlossen werden darf, da erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken tatsächlich im Gebrauch sind (BVGer vom 3. Juni 2024, B-6734/2023, E. 7.3.1, «Burger King/Burek BK King»; BVGer vom 11. Januar 2023, B-444/2022, E. 7.3, «Red Bull/Red Dragon»). Weiter kann vom blossen Umstand, dass es sich beim Bored Ape Yacht Club mit dem Affen als Grundlage um die bekannteste NFT-Kollektion handeln sollte, jedenfalls nicht abgeleitet werden, ein Affe in Alleinstellung bzw. in Verbindung mit «Swap» werde als Hinweis auf NFT-Produkte generell verstanden. Das Zeichenelement «Ape» ist somit kennzeichnungskräftig. Weiter wird das Zeichenelement «Swap» zumindest von Fachkreisen im Bereich Finanzwesen verstanden und insoweit ist «Swap» für diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beschreibend. Dem Zeichen kommt somit für Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente, verschiedene |elektronische und digitale Geräte und Medien sowie diverse Softwareprodukte (Klasse 9) und Design und Entwicklung von Hard- und Software, Bereitstellung und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu Software, Verwaltung digitaler Vermögenswerte sowie Hosting von Plattformen und digitaler Inhalte (Klasse 42) ein normaler Schutzbereich bzw. für Versicherungsdienstleistungen und diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) ein leicht reduzierter Schutzumfang zu.

9.3 Die Zeichen sind auf schriftlicher, klanglicher und sinngehaltlicher Ebene ähnlich. Zwar ist die Kennzeichnungskraft für Finanzdienstleistungen (Klasse 36), für welche die ältere Marke einen bloss reduzierten Schutzumfang geniesst, weniger ausgeprägt als für die restlichen Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42). Fachpersonen im Bereich Finanzwesen nehmen aber nicht nur eine sinngehaltliche Übereinstimmung mit dem übernommenen ersten Zeichenelement «Ape» wahr, sondern auch eine zwischen den Zusätzen «Swap» bzw. «Coin», womit für diese Verkehrskreise die Ähnlichkeit der Zeichen besonders deutlich ist. Damit ist mit der bestehenden Warengleichartigkeit und teilweiser Warenidentität, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für alle Waren und Dienstleistungen selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass die Abnehmer das jüngere Zeichen der Beschwerdegegnerin zuordnen, indem sie fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten oder davon ausgehen, die unter dem jüngeren Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen gehörten zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marke.

[…]

Ko