«Corsearch-Gebrauchsrecherche» Bundesgericht vom 21. April 2026

«Corsearch-Gebrauchsrecherche» Bundesgericht vom 21. April 2026

Von Parteien eingeholte Gebrauchsrecherchen sind in Zivil- und Verwaltungsverfahren neu Beweismittel, nicht mehr bloss Parteibehauptungen

I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_630/2025 (zur Publikation vorgesehen)

3.3. Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs steht neben der Möglichkeit einer zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsklage das administrative Löschungsverfahren nach Art. 35a–35c MSchG zur Verfügung (in Kraft seit 1. Januar 2017, AS 2015, 3641; vgl. dazu etwa D. Aschmann, Das neue administrative Löschungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, 196 ff.).

3.3.1. Danach kann jede Person beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Der Antrag kann frühestens fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist, oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens, fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 1 und 2 MSchG). Das IGE weist den Antrag ab, wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft macht oder der Markeninhaber den Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der Nichtgebrauch nur für einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so heisst das IGE den Antrag nur für diesen Teil gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG).

|3.3.2. Betreffend die anwendbaren Verfahrensbestimmungen im administrativen Löschungsverfahren gilt Folgendes:

Grundsätzlich wickelt es sich nach dem VwVG ab. Ergänzend (Art. 4 VwVG) finden die besonderen Bestimmungen des MSchG und der MSchV Anwendung. Einschlägig sind die Art. 24a–24e MSchV, die der Bundesrat gestützt auf Art. 35c MSchG erlassen hat. Auf das Beweisverfahren sind die in Art. 19 VwVG aufgezählten Bestimmungen des BZP ergänzend bzw. sinngemäss anzuwenden, wobei die dort enthaltene Aufzählung abschliessend ist (BGE 130 II 473 ff. E. 2.4).

In der Doktrin wird zu Recht die besondere Natur des administrativen Löschungsverfahrens hervorgehoben (C. Gasser/G. Wild, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 35c N 2): Wie im Zivilprozess stehen sich zwei (oder mehr) gleichberechtigte private Parteien gegenüber, die den Streit kontradiktorisch führen. Insofern besteht eine Nähe zum Zivilprozess. Das IGE als Bundesverwaltungsbehörde (Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG) wendet im Rahmen eines kontradiktorisch geführten Zwei- oder Mehrparteienverfahrens nicht öffentliches Recht, sondern materielles Privatrecht an. Für die Einleitung, den Umfang und die Beendigung von Löschungsverfahren gilt wie im Zivilprozess (vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO) die Dispositionsmaxime. Das IGE nimmt ohne Löschungsantrag (Art. 35a MSchG, Art. 24a MSchV) nicht von Amtes wegen eine Löschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke vor. Zudem wird der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) durch eine gesteigerte Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG; vgl. Art. 24a lit. d und e MSchV) überlagert (Gasser/Wild, MSchG 35a N 15), was die Ermittlung des Sachverhalts im Sinne der im Zivilprozess geltenden Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) primär in die Verantwortung der Parteien legt.

Auf ein solches atypisches Verwaltungsverfahren ist das VwVG nicht zugeschnitten und hält bisweilen keine passende Regelung bereit. Insoweit greifen in subsidiärer Anwendung neben den besonderen Bestimmungen des MSchG und der MSchV bzw. den in Art. 19 VwVG aufgezählten Bestimmungen des BZP die einschlägigen Regeln der Zivilprozessordnung (G. Wild, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 31 N 9; Gasser/Wild, MSchG 35a N 14).

3.4. Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen (Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 1 MSchG und Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG). Das Beweismass ist mithin im Vergleich zum Regelbeweismass des strikten Beweises nach Art. 8 ZGB herabgesetzt. Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 26). Da es sich um eine negative Tatsache handelt, ist der (direkte) Nachweis des Nichtgebrauchs in den meisten Fällen unmöglich zu erbringen. Er ist daher indirekt, gestützt auf ein Bündel von Indizien, glaubhaft zu machen (BGer, sic! 2025, 397 ff. E. 3.3.2, «Edmond de Rothschild»; BGer, sic! 2018, 59 ff. E. 4.1, «Abanca [fig.]/Abanka [fig.]»).

3.5. Gelingt die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs, ist für die Verteidigungsmöglichkeit des Markeninhabers zu unterscheiden: Während der Markeninhaber bei der zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsklage den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch strikte zu beweisen hat (Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 2 MSchG), genügt im Löschungsverfahren die blosse Glaubhaftmachung des Gebrauchs oder der wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch (Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG). Diese Beweiserleichterung gegenüber Art. 12 Abs. 3 Teilsatz 2 MSchG auch für den Markeninhaber rechtfertigt sich zum einen durch die geringen Anforderungen an die Einleitung eines administrativen Löschungsverfahrens. Namentlich kann ein Löschungsantrag – unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs – von jeder Person ohne besonderen Interessensnachweis gestellt werden (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Insofern genügt das allgemeine Interesse an der freien Zeichenbildung (E. Marbach, in: E. Marbach/P. Ducrey/G. Wild [Hg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, Rz. 792). Hinzu tritt der Umstand, dass dem unterlegenen Antragsteller weiterhin die Klage vor dem Zivilgericht offen steht (Botschaft vom 18. November 2009 zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen [«Swissness»-Vorlage]; BBl 2009, 8613).

[…]

3.7. [Zusammenfassung, was gemäss Rechtsprechung unter «Gebrauch der Marke» im Sinne von Art. 11 MSchG zu verstehen ist.]

3.8. Die Frage, ob der Nichtgebrauch bzw. der Gebrauch glaubhaft gemacht ist, beschlägt die Beweiswürdigung und unterliegt demnach lediglich der Willkürkognition des BGer (BGer, sic! 2025, 397 ff. E. 3.3.2, «Edmond de Rothschild»).

Demgegenüber beruht die Beurteilung, ob ein markenmässiger, ernsthafter Gebrauch vorliegt, auf Rechtsanwendung, die das BGer frei überprüft (BGer, sic! 2025, 397 ff. E. 3.1.3, «Edmond de Rothschild»; BGer, sic! 2023, 348 ff. E. 3.2, «Trillium» m.H.).

[…]

6.

6.1. Die Beschwerdeführerin beanstandet, dass das IGE und die Vorinstanz auf die vom Beschwerdegegner zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs eingereichte Gebrauchsrecherche der spezialisierten Firma Corsearch vom 19. April 2021 abgestellt haben. Sie bringt vor, die Gebrauchsrecherche sei ungenügend, weil sie sich einzig und allein auf Online-Inhalte stütze. Vor allem hätten weitere Indizien heran|gezogen werden müssen. Jedoch seien der Fabrikladen der Beschwerdeführerin, die Versandhandelskataloge und eine Kontaktnahme mit Mitbewerbern vollständig ausser Acht gelassen worden. Die Gebrauchsrecherche stelle daher kein hinreichendes Beweismittel dar, um den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

6.2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung stellen von spezialisierten Drittunternehmen durchgeführte Gebrauchsrecherchen geeignete Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke dar, zumal wenn ihre Ergebnisse durch andere Indizien bestätigt werden (BGer, sic! 2018, 59 ff. E. 4.1, «Abanca [fig.]/Abanka [fig.]»).

Daran ändert das von der Beschwerdeführerin angerufene Urteil BGer, sic! 2023, 348 ff. E. 3.2, «Trillium», nichts. Die in diesem Urteil verwendete Formulierung, wonach eine Gebrauchsrecherche «à lui seul insuffisant» sei, aber zusammen mit anderen Indizien den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft machen könne, will entgegen einer in der Literatur geäusserten Urteilskommentierung (R. Schlosser, Remarque ad «Trillium», Tribunal fédéral du 3 janvier 2023, sic! 2023, 351) nicht sagen, eine solche Gebrauchsrecherche könne von vorneherein nur dann den Nichtgebrauch glaubhaft machen, wenn sie – gewissermassen im Sinne einer conditio sine qua non – durch andere Indizien bestätigt werde. Gegen ein derart enges Verständnis spricht, dass die zitierte Passage als Beleg das Urteil BGer, sic! 2018, 59 ff. E. 4.1, «Abanca [fig.]/Abanka [fig.]», anführt, in dem das BGer die vorinstanzliche Würdigung der Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs gestützt auf eine solche Gebrauchsrecherche schützte, «zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden» (E. 4.1 in fine).

6.3. Ohnehin sind die erwähnten Urteile des BGer vor dem Hintergrund der früheren Rechtsprechung (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6 m.H.) zur Qualifikation von Privatgutachten als blosse – wenn auch besonders substantiierte – Parteibehauptungen zu sehen (vgl. die diesbezüglichen Hinweise im Urteil BGer, sic! 2018, 59 ff. E. 4.1, «Abanca [fig.]/Abanka [fig.]»). Diese Rechtsprechung ist seit der Änderung der Zivilprozessordnung vom 17. März 2023 (in Kraft seit 1. Januar 2025, AS 2023, 491) überholt. Gemäss dem revidierten Art. 177 ZPO gelten nunmehr auch private Gutachten der Parteien als Urkunden und damit als Beweismittel. Demoskopischen Erhebungen zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat das BGer (sowohl im markenrechtlichen Zivilprozess als auch im Verwaltungsverfahren vor dem IGE) schon vor der genannten Änderung der ZPO Urkundenqualität und damit Eignung zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung zugesprochen, soweit sie auf wissenschaftlich konzipierten und korrekt durchgeführten Umfragen basierten, ja es hat sie als das «sicherste Beweismittel» bezeichnet (BGE 148 III 409 ff. E. 4.5.3–4.5.6, «Goldhase II» [nicht abgedruckt in sic! 2023, 120 ff.]; 131 III 121 ff. E. 8, «Smarties [3D]/M&M’s [3D]» [sic! 2005, 377]; 130 III 328 ff. E. 3.5, «Uhrenarmband [3D]» [sic! 2004, 572]; m.H.).

6.4. Wenn gestützt auf den geänderten Art. 177 ZPO die von einer Partei bei einem spezialisierten Drittunternehmen eingeholte Gebrauchsrecherche im zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren als geeignetes Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in Betracht fällt, muss aus Kohärenzgründen Gleiches im administrativen Löschungsverfahren gelten, ist doch kein Grund für eine Differenzierung hinsichtlich der beweisrechtlichen Qualifizierung von Privatgutachten ersichtlich.

Zwar ist die ZPO im administrativen Löschungsverfahren nicht direkt anwendbar, sie wird jedoch ergänzend herangezogen (vgl. E. 3.3.2). Eine subsidiäre Anwendung von Art. 177 ZPO betreffend die Definition der Urkunde erscheint angezeigt, da Art. 12 lit. a VwVG zwar die Urkunde als Beweismittel aufführt, aber nicht definiert, was darunterfällt. Ebenso wenig findet sich in den besonderen Bestimmungen des MSchG und der MSchV eine diesbezügliche Regelung. Auch der Bundeszivilprozess, auf den Art. 19 VwVG für das Beweisverfahren ergänzend verweist, enthält in Art. 50 ff. BZP keine Legaldefinition von Urkunden. Damit besteht Raum, um den revidierten Art. 177 ZPO auf die Frage der Beweismittelqualität von Privatgutachten anzuwenden.

6.5. Somit kommt auch im administrativen Löschungsverfahren eine methodisch korrekt durchgeführte Gebrauchsrecherche eines spezialisierten Drittunternehmens, die aus verschiedenen Quellen einschlägige Informationen erfasst, auch wenn sie alle online aufgefunden worden sein mögen, als geeignetes Beweismittel in Betracht, um den Nichtgebrauch einer Marke glaubhaft zu machen (gleicher Meinung: Schlosser, 352; vgl. auch U. Buri, in: L. David/M.R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 35b N 5; M. Wang, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 63; Marbach, Rz. 793; I. Cherpillod, La nouvelle procédure de radiation des marques inutilisées selon les art. 35a–35c LPM, Jusletter vom 2. September 2013, Rz. 30).

Freilich sind das IGE bzw. das BVGer nicht an die Schlussfolgerungen der Gebrauchsrecherche gebunden. Als Beweismittel unterliegt die Gebrauchsrecherche der freien Beweiswürdigung (Art. 40 BZP i.V.m. Art. 19 VwVG bzw. Art. 37 VGG) und kann durch weitere Indizien und Beweise bekräftigt werden.

Zusammenfassend ist eine Gebrauchsrecherche als Urkunde im Sinne von Art. 12 lit. a VwVG und damit als markenrechtlich taugliches Beweismittel zu qualifizieren. Seinen genauen Beweiswert hat das IGE bzw. das BVGer im Einzelfall zu ermitteln.

6.6. Vor diesem Hintergrund ist es bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Nichtgebrauch der streitgegenständlichen Marke gestützt auf die vom Beschwerdegegner ins Recht gelegte Gebrauchsrecherche für glaubhaft erachtete:

|6.6.1. Gemäss Vorinstanz führt die Benutzungsrecherche verschiedene Informationen und Ergebnisse aus Internetrecherchen, einem (versuchten) Kontakt zur Markeninhaberin sowie sachbezogenen Quellen an. Die Recherche stütze sich auf öffentlich zugängliche Firmenregister, Handelsregisterauszüge, Einträge in Online- bzw. Web-Lexika, den Internet-Auftritt der Markeninhaberin und jenen ihrer Rechtsvorgängerin sowie verschiedene Sekundärquellen wie Auszüge aus Tageszeitungen und eine Reportage aus der Luzerner Zeitung mit einer ausführlichen Darstellung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Markeninhaberin. Die Ergebnisse der Recherche zeigten übereinstimmend keinen Gebrauch der strittigen Wortmarke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25. Zusammenfassend kam die Vorinstanz zum Schluss, die Benutzungsrecherche beruhe auf aussagekräftigen Quellen unterschiedlicher Natur, welche sich wechselseitig bestätigten und damit gesamthaft glaubhaft auf einen Nichtgebrauch der strittigen Wortmarke im Zusammenhang mit Waren der Klasse 25 hinwiesen.

Dies zeigt, dass sich die Gebrauchsrecherche auf eine Vielzahl von Informationen unterschiedlicher Quellen stützt, die allesamt übereinstimmend einen Nichtgebrauch der Marke für die betreffenden Waren der Klasse 25 ausweisen. Dass diese Inhalte überwiegend online aufgefunden worden sind, ändert nichts an deren Aussagekraft. Ohnehin sind etwa die Zeitungsartikel zwar online aufgefunden worden, existierten aber dannzumal physisch. Der Beschwerdeführerin kann somit nicht gefolgt werden, wenn sie die Gebrauchsrecherche als ungenügend abtun will. Die Vorinstanz hat zu Recht darauf abgestellt.

6.6.2. Die Beschwerdeführerin beharrt vor BGer auf ihrer Ansicht, die Gebrauchsrecherche sei unvollständig und damit nicht aussagekräftig, weil der Beschwerdegegner weder Kontakt zu Mitbewerbern aufgenommen, noch die physischen Warenkataloge oder gar den Fabrikladen berücksichtigt habe.

Die Vorinstanz führte dazu aus, dem Beschwerdegegner sei in Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin einen Warenversand im Zusammenhang mit einem Rabattpunkte-Sammelsystem, u.a. mit den sog. C.-Punkten, betreibe und sie auf ihrer Webseite detailliert über das Warensortiment ihres einzigen Schweizer Ladengeschäfts berichte, nicht anzulasten, dass er seine Recherche auf die Verwendung des Zeichens im Web-Auftritt der Beschwerdeführerin beschränkt habe. Selbst die Beschwerdeführerin behaupte nicht, dass sie via Dritte Waren der Marke C. vertreiben würde. In der Benutzungsrecherche werde denn auch sowohl auf den Onlineshop als auch auf die Warenkataloge, welche elektronisch aufrufbar seien, verwiesen. Insofern seien diese Quellen in der Recherche mitberücksichtigt worden. Auch verschweige die Recherche nicht, dass die Beschwerdeführerin in ihren A.-Katalogen Kleidungsstücke der Marken D. und E. zum Kauf angeboten habe. Was allerdings nicht habe gefunden werden können, seien Kleidungsstücke der strittigen Wortmarke C. Schliesslich gehe aus den Quellen der Benutzungsrecherche klar hervor, dass die Beschwerdeführerin im Bereich Rabattmarkensammelsysteme ihre gesamte Konkurrenz übernommen habe, so dass fraglich sei, inwiefern die Befragung von Mitbewerbern vorliegend möglich gewesen wäre. Angesichts der Konvergenz der in der Recherche enthaltenen Indizien seien weitere Abklärungen nicht zwingend notwendig, insbesondere die Konsultation von Mitbewerbern oder die Berücksichtigung des physischen Angebotes im A.-Shop, dem Fabrikladen der Beschwerdeführerin. Ohnehin könne für ein blosses Glaubhaftmachen vom Beschwerdegegner nicht erwartet werden, dass er alle denkbaren Beweismittel einsetze.

Diesen zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz ist nichts beizufügen. Die Beschwerdeführerin setzt sich nicht ausreichend mit ihnen auseinander, sondern begnügt sich im Wesentlichen mit der blossen Wiederholung ihrer Rüge. Damit weist sie die vorinstanzliche Beurteilung nicht als bundesrechtswidrig aus. Ebenso wenig kann auch in diesem Zusammenhang von einer «schlicht falschen bzw. unvollständigen» Sachverhaltsfeststellung die Rede sein.

[…]

Lb