Durchsetzung nach Patentablauf
Bundespatentgericht; Teilurteil; Az. O2019_006
PatG 75 I.Eine ausschliessliche Lizenz liegt vor, wenn die Vergabe weiterer Lizenzen an Dritte für denselben Gegenstand, dasselbe Vertragsgebiet und denselben Zeitraum nicht mehr möglich ist und der Lizenzgeber selbst auch nicht produzieren oder vertreiben darf (E. 21).
PatG 75 I.Das Bestehen einer ausschliesslichen Lizenz muss von der Klägerin behauptet und im Bestreitungsfalle bewiesen werden; die Behauptung der mündlichen Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz und der Nachweis einer schriftlichen Vertriebserlaubnis, der kein Hinweis auf eine Exklusivität zu entnehmen ist, genügen dafür nicht (E. 22 ff.).
PatG 69 I, 72.Die Vernichtung und der Rückruf patentverletzender Produkte nach Ablauf der Schutzdauer sind unverhältnismässig. Der sich durch den vorzeitigen Aufbau eines Lagers oder entsprechender Vertriebskanäle ergebende Schaden kann in der zweiten Stufe der auf Schadenersatz gerichteten Stufenklage geltend gemacht werden, indem dargelegt wird, wie viel länger die Beklagte ohne die patentverletzenden Handlungen nach Patentablauf gebraucht hätte, um dasselbe Verkaufsvolumen zu erreichen (E. 53 ff.).
LBI 75 I.Une licence est exclusive lorsque l’octroi d’autres licences à des tiers pour le même objet, la même zone géographique et la même période n’est plus admis et que le donneur de licence lui-même n’est plus non plus autorisé à produire ou à distribuer le produit (consid. 21).
LBI 75 I.Le demandeur est tenu d’alléguer l’existence d’une licence exclusive et, en cas de contestation, d’en fournir la preuve; l’allégation de l’octroi par oral d’une licence exclusive et la preuve d’une autorisation de distribution écrite qui ne permet pas de déduire un caractère exclusif ne sont pas considérées comme suffisantes (consid. 22 ss).
LBI 69 I, 72.La destruction et le rappel de produits violant le brevet après l’échéance de la durée de la protection sont contraires au principe de la proportionnalité. Le préjudice causé par la construction prématurée d’un entrepôt ou de canaux de distribution correspondants peut être invoqué dans le cadre de la deuxième phase d’une action échelonnée tendant au paiement de dommages-intérêts. À cet effet, il faut démontrer le temps supplémentaire dont la partie défenderesse aurait eu besoin après l’expiration de la protection, en l’absence des violations du brevet, pour atteindre le même volume de ventes (consid. 53 ss).
Aktivlegitimation der Klägerin 2
16.
Die Klägerinnen machen geltend, die Klägerin 2 sei eine Tochtergesellschaft der Klägerin 1 und sie sei Inhaberin der Schweizer Marktzulassung für Faslodex® sowie Lizenznehmerin der Klägerin 1 für das Streitpatent.
17.
Die Beklagte bestreitet, dass die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine Lizenz oder gar eine exklusive Lizenz für das Streitpatent erteilt hat. Diese Behauptung sei unsubstantiiert, unbewiesen und zudem nicht glaubwürdig. Die Klägerin 2 sei blosse Wiederverkäuferin, die das Produkt Faslodex® von einer anderen Firma kaufe, es in die Schweiz importiere und es in der Schweiz verkaufe. Für diese Aktivitäten benötige die Klägerin 2 keine Lizenz von der Klägerin 1.
| 18.
Mit der Replik machen die Klägerinnen geltend, dass sie ausdrücklich bestätigen würden, dass die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine Lizenz für das Streitpatent erteilt habe. Sie reichen zudem Abschnitt 24.1. einer Vereinbarung zwischen den Klägerinnen vom 19. August 2002 (Vertriebsvereinbarung) ein, womit die Klägerin 1 der Klägerin 2 ausdrücklich das Recht eingeräumt habe, u.a. Faslodex® in der Schweiz zu vertreiben und ihr die Erlaubnis erteilt habe, geistige Eigentumsrechte insoweit zu nutzen, die zur Ausübung der Rechte, die ihr im Rahmen der Vertriebsvereinbarung gewährt wurden, nötig seien.
19.
Mit der Duplik erhält die Beklagte die Bestreitung der Aktivlegitimation der Klägerin 2 aufrecht und macht geltend, dass der von den Klägerinnen eingereichte Auszug aus der Vertriebsvereinbarung die Position der Klägerinnen nicht unterstütze, sondern vielmehr diejenige der Beklagten stärke. In Abschnitt 24.1. der Vereinbarung würden die Klägerinnen bestätigen, dass alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte jederzeit Eigentum der Klägerin 1 bleiben würden und dass die Klägerin 2 keine geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte erwerben müsse. Ferner lege dieser Abschnitt fest, dass die Klägerin 2 die Erlaubnis zur Nutzung dieser Rechte nur in dem Umfang erhalte, in dem sie für die Erfüllung der Vertriebsvereinbarung erforderlich seien. Gemäss eigener Behauptung der Klägerinnen handle es sich zwischen ihnen um eine Vertriebsbeziehung. Bei einer solchen Vertriebsvereinbarung müsse die Klägerin 2 die Produkte vom Hersteller, d.h. von der Klägerin 1 beziehen, um diese im betreffenden Gebiet zu vertreiben. Damit die Klägerin 2 ihre Verpflichtung aus einer solchen Vereinbarung erfüllen könne, benötige sie keine Lizenz der Klägerin 1 in Bezug auf das Streitpatent. Die Klägerin 2 stelle das Fulvestrant Medikament nicht gemäss Anspruch 1 des Streitpatents in der Schweiz her, sondern sei eine blosse Wiederverkäuferin der Produkte, die ausserhalb der Schweiz von oder im Namen der Klägerin 1 hergestellt würden. Dafür benötige die Klägerin 2 keine Lizenz.
20.
Mit der Stellungnahme zur Duplik machten die Klägerinnen nur geltend, dass eine Lizenzvereinbarung mündlich abgeschlossen werden könne. Zudem sei eine «Erlaubnis zur Nutzung» nichts anderes als eine «Lizenz zur Nutzung». Ferner sei es entgegen den Behauptungen der Beklagten so, dass die Klägerin 2 eine Lizenz von der Klägerin 1 benötige für ihre Marktaktivitäten in der Schweiz.
21.
Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage nach Art. 72 oder 73 berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausgeschlossen worden ist (Art. 75 Abs. 1 PatG). Art. 75 Abs. 1 PatG bezieht sich jedoch nicht auf eine nicht-exklusive Lizenz.
Die Einräumung einer ausschliesslichen Lizenz würde bedeuten, dass die Vergabe weiterer Lizenzen an Dritte für denselben Gegenstand, dasselbe Vertragsgebiet und denselben Zeitraum nicht möglich ist und der Lizenzgeber selbst auch nicht produzieren oder vertreiben darf. Die Lizenz kann aber örtlich, zeitlich oder in der Art der Nutzung begrenzt sein.
Für die Aktivlegitimation der Klägerin 2 tragen die Klägerinnen die Behauptungs- und Beweislast. Zunächst ist festzuhalten, dass die ausdrückliche Bestätigung, dass die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine Lizenz für das Streitpatent erteilt habe, eine blosse Parteibehauptung darstellt. Die verfügbaren Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen, sind mit der Klage einzureichen (Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO). Nachdem die Beklagte die Aktivlegitimation der Klägerin 2 bestritten hat, haben die Klägerinnen als Beweismittel lediglich einen Auszug – Abschnitt 24.1. – einer Vertriebsvereinbarung («Formulation Packaging and Distribution Agreement») vom 19. August 2002 zwischen den Klägerinnen eingereicht. Dieser Auszug lautet wie folgt:
«24. Intellectual Property Rights24.1. AII intellectual property rights relating to the Products shall remain the property of AstraZeneca at all times. The Distributor shall not acquire any intellectual property rights relating to the Products and shall only have permission to use such rights in so far as is necessary to exercise the rights granted to the Distributor under this Agreement.»
Aus diesem Abschnitt geht jedoch nicht klar hervor, dass die Klägerin 2 über eine Lizenz und noch weniger, dass sie über eine ausschliessliche Lizenz betreffend das Streitpatent verfügen würde. Selbst wenn man zugunsten der Klägerinnen unterstellen würde, dass sich aus der in der Vertriebsvereinbarung zwischen AstraZeneca AB und AstraZeneca AG Switzerland enthaltenen Formulierung «permission to use» eine Lizenz ergäbe, unterlässt sie es, zu begründen, weshalb sich aus einer derartigen einfachen Lizenz ein Klagerecht der Klägerin 2 ergeben sollte. Eine Exklusivlizenz ist jenem Dokument nicht schlüssig zu entnehmen. Es ist unklar, welche Rechte der Klägerin 2 eingeräumt wurden, weshalb auch unklar ist, inwieweit die Klägerin 2 geistige Eigentumsrechte nutzen darf. Eine Erlaubnis, das Produkt Faslodex® in der Schweiz zu vertreiben, bedeutet nicht, dass die Klägerin 1 der Klägerin 2 eine ausschliessliche Lizenz erteilt hat. Eine Exklusivlizenz der Klägerin 2, wie diese im Sinne von Art. 75 Abs. 1 PatG vorausgesetzt ist, wird denn seitens der Klägerin 2 auch nicht substantiiert behauptet. Zudem argumentieren die Klägerinnen widersprüchlich, wenn sie einerseits geltend machen, dieser Abschnitt sei die schriftlich eingeräumte Lizenz und andererseits, dass eine Lizenzvereinbarung keinen besonderen Formvorschriften unterliege und daher auch mündlich vereinbart werden könne.
Die Aktivlegitimation der Klägerin 2 ist damit nicht bewiesen, weshalb die Klage der Klägerin 2 abzuweisen ist.
[…]
| Verletzung des Streitpatents und Auskunft sowie Rechnungslegung
[Das Bundespatentgericht kam zum Schluss, dass das Produkt Fulvestrant Sandoz® (Swissmedic Zulassungsnummer 65651) alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents verwirklicht und damit die Patentverletzung zu bejahen ist.
Gestützt darauf hiess das Bundespatentgericht die von der Klägerin geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren in dem Umfang gut, als sich die herauszugebenden Informationen und Unterlagen auf den mit den patentverletzenden Produkten erzielten Bruttoumsatz beziehen.]
Vernichtung
53.
Gemäss Art. 69 Abs. 1 PatG kann das Gericht im Falle der Verurteilung (wegen Patentverletzung) die Einziehung und die Verwertung oder Zerstörung der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen.
Widerrechtlich hergestellt ist jedes Erzeugnis, das unter Verletzung eines gültigen Patents hergestellt wurde. Die Vernichtung solcher Erzeugnisse ist nur verhältnismässig, wenn es wahrscheinlich ist, dass durch eine mildere Massnahme (Unterlassungsgebot) die Gefahr künftiger Verletzungshandlungen nicht gebannt werden kann, z.B., wenn das Verhalten des Beklagten befürchten lässt, dass er sich nicht an ein Unterlassungsgebot halten wird (F. Blumer, in: C. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser [Hg.], Schweizerisches und europäisches Patentrecht. Handbücher für die Anwaltspraxis Band VI, Basel 2002, 839).
Art. 69 PatG ist eine Kann-Vorschrift; ob eingezogen und ob anschliessend verwertet oder zerstört wird, liegt auch bei entsprechendem Antrag einer Partei im Ermessen des Gerichts. Die Einziehung mit anschliessender Verwertung oder Vernichtung ist nur verhältnismässig, wenn es wahrscheinlich ist, dass durch eine mildere Massnahme (Unterlassung) die Gefahr künftiger Verletzungshandlungen nicht gebannt werden kann, z.B., wenn das Verhalten der Beklagten befürchten lässt, dass sie sich nicht an ein Unterlassungsgebot halten wird (vgl. dazu auch die nachfolgenden Ausführungen unter E. 56) (M. Schweizer, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 69 N 12).
54.
Die Beklagte macht dazu lediglich geltend, da das Streitpatent weder gültig noch verletzt sei, sei keine Grundlage für das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 2 gegeben. Insbesondere bestehe keine gesetzliche Grundlage dafür, dass die Beklagte das Vernichtungsprotokoll mit Angabe von Ort, Datum und Menge der vernichteten Produkte vorlegen müsse.
Angesichts des Patentablaufs am 8. Januar 2021 und der Tatsache, dass die Beklagte und Dritte nach diesem Datum Produkte im territorialen Geltungsbereich des Streitpatents nutzen können, ist eine nachträgliche Vernichtung der Erzeugnisse nicht angemessen, so dass der Vernichtungsantrag abzuweisen ist. Demgegenüber unterliegen die streitgegenständlichen Verletzungsprodukte dem Auskunfts- und Schadenersatzbegehren.
Rückruf
55.
Gestützt auf Art. 72 PatG ist eine Verpflichtung des Verletzers zum Rückruf der verkauften Produkte möglich, auch wenn die Abnehmer nicht verpflichtet sind, die erworbenen Erzeugnisse zurückzugeben. Die Beklagte müsste verpflichtet werden, ihren Abnehmern den Rückkauf gegen Erstattung des Kaufpreises anzubieten (P. Heinrich, Kommentar PatG/EPÜ, 3. Aufl., Bern 2018, PatG 72 N 10).
56.
In zeitlicher Hinsicht sind Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche grundsätzlich auf die Schutzdauer eines erteilten Patentes ausgerichtet. Sie erlöschen wie die übrigen Wirkungen des Patents mit dem Ablauf dessen Schutzdauer (Art. 14 PatG). Rechtsprechung und Lehre haben sich allerdings mit der Frage befasst, ob sich entsprechende Anordnungen unter Umständen auch auf eine Dauer nach Untergang eines Patents beziehen können. Diese Frage stellt sich vorliegend, da das Streitpatent am 8. Januar 2021 das Ende seiner zwanzigjährigen Schutzdauer erreichen wird. In einem früheren Urteil des Handelsgerichts St. Gallen («Simvastatin») wurde festgestellt, dass der Schaden, welcher dem Vertreiber des Originalpräparats bei der Einführung eines Drittprodukts (dort eines Generikums) namentlich wegen der Preisdifferenz entstehen könne, sich erfahrungsgemäss im Nachhinein kaum mehr feststellen lasse, was einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil darstelle. Der fortdauernde Störungszustand könne darin bestehen, dass der Verletzer mit dem Resultat einer Verletzungshandlung gleich nach dem Ablauf des Patents auf den Markt kommen könne. In einem solchen Fall könne die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands durch ein nach Ablauf des Patentschutzes zu erlassendes Verbot erreicht werden, Verletzungsprodukte geschäftlich zu verwerten (HGer SG, sic! 2005, 31 ff. E. II/3a, 3b, «Simvastatin», unter Hinweis auf BGH vom 21. Februar 1989, X ZR 53/87). In jenem Fall stand im Rahmen eines Massnahmeverfahrens der Zeitgewinn von der Einfuhr der Muster eines patentverletzenden Heilmittels bis zu dessen Zulassung durch die Swissmedic in Frage. Aufgrund von Art. 9 Abs. 1 lit. b und c PatG besteht in solchen konkreten Sachverhalten heute eine abweichende Gesetzeslage. Analog hatte beispielsweise auch das OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 30. März 2017, I-15 U 66/15, erwogen, dass der Wegfall eines Patents nicht gleichzeitig auch zu einer Erledigung der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf aus den Vertriebswegen führe. Entsprechende Verbote nach Ablauf eines Patents werden unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung im Vereinigten Königreich auch «springboard injunc | tions» genannt bzw. die auf patentverletzende Handlungen während der Patentlaufdauer zurückgehende Profite als «springboard profits». Solche können sich beispielsweise durch den Aufbau eines Lagers oder entsprechender Vertriebskanäle für die verletzenden Produkte ergeben. Die herrschende Rechtsprechung und Lehre sieht diesbezüglich jedoch keinen Anwendungsfall der Durchsetzung eines Ausschliesslichkeitsrechts (A. Hess-Blumer, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 8 N 6 mit Verweisen). Da nach Ablauf des Patents auch kein «rechtswidriger Zustand» im Sinne von Art. 72 Abs. 1 PatG mehr besteht, ist ein Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruch nicht von dessen Wortlaut abgedeckt und auch nicht sachgemäss (Hess-Blumer, PatG 8 N 7). In einem Urteil des OLG Frankfurt a.M. vom 2. Februar 2017, 6 U 260/11, hat dieses unter Berücksichtigung auch abweichender Patentliteratur entschieden, dass einem Kläger nach Ablauf seines Patents die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nicht mehr zustehen, wobei es dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit nach § 140a IV PatG-DE besondere Beachtung schenkte.
Auch Art. 46 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen, SR 0.632.20) stipuliert, dass die Verhältnismässigkeit sowie die Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. Es handelt sich im vorliegenden Streitfall nach Patentablauf um ein Nachwirken früheren rechtswidrigen Verhaltens, das sich für den Patentinhaber als Folge der während der Laufdauer des Patents seitens des Verletzers vorgenommenen Verletzungshandlungen manifestiert, das jedoch zu einem Schadenersatzanspruch nach Art. 73 PatG bzw. nach Deliktsrecht führt (ähnlich Hess-Blumer, PatG 8 N 8). Es wäre nach Ablauf eines Schutzrechts dem Beklagten und Dritten möglich, die patentgemässen Produkte herzustellen, so dass im Rahmen einer Vollstreckung auch das Problem bestünde, nicht-verletzende und verletzende Produkte mit Sicherheit identifizieren und unterscheiden zu können, wobei namentlich auch zulässige Importe zu berücksichtigen wären.
57.
Vorliegend konnte die Beklagte während der Patentlaufzeit ein Lager aufbauen und zudem Vertriebskanäle für die patentverletzenden Produkte etablieren, womit sie sich einen Vorteil verschaffen konnte, der sich nach Patentablauf auswirkt. Der diesbezügliche Schaden für die Patentinhaberin kann in der zweiten Stufe der vorliegenden Klage geltend gemacht werden.
Dabei wäre darzutun, wie viel länger die Beklagte ohne die patentverletzenden Handlungen nach Patentablauf gebraucht hätte, um dasselbe Verkaufsvolumen zu erreichen (vgl. Hess-Blumer, PatG 8 N 9).
Ein Rückruf, der faktisch nach Untergang des Patents zu vollziehen wäre, ist aus den genannten Gründen nicht verhältnismässig, weshalb die Klage im Umfang des Rechtsbegehrens Ziff. 3 abzuweisen ist.
[…]
Ab
Die AstraZeneca AB (Klägerin 1) ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 2 266 573 B1 («Fulvestrant Formulierung»; nachfolgend «Streitpatent»), das in der Schweiz bis zum 8. Januar 2021 geschützt war. Das Streitpatent war vom Bundespatentgericht im Anschluss an ein Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht (sic! 2018, 651) mit Urteil vom 27. Mai 2019 (O2018_009) rechtskräftig für gültig befunden worden. Die AstraZeneca AG Switzerland (Klägerin 2) ist die Tochtergesellschaft der Klägerin 1 sowie die Inhaberin der Schweizer Marktzulassung für das Brustkrebsmedikament Faslodex®.
Die Beklagte ist die Sandoz Pharmaceuticals AG, die in der Schweiz das Generikum Fulvestrant Sandoz® vertreibt. Das Bundespatentgericht heisst die am 21. Juni 2019 wegen des Vertriebs von Fulvestrant Sandoz® von den Klägerinnen gegen die Beklagte eingereichte Klage auf Verletzung, Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Vernichtung bzw. Rückruf teilweise gut.