Prozessrecht | Droit de la procédure
«Kaltmilchschäumer»
Bundespatentgericht vom 6. Oktober 2014 (Massnahmeentscheid)
Gutheissung vorsorglicher Massnahmen (Patentverletzung)
PatG 77 I a, 7 II; ZPO 261 I; EPÜ 54 II. Auch im Massnahmeverfahren ist ein strenger Massstab bei der Beurteilung einer geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung anzulegen. Diesbezügliche eidesstattliche Erklärungen, die sich auf einen mehr als zehn Jahre zurückliegenden Sachverhalt beziehen, sind nur äusserst zurückhaltend zu berücksichtigen (E. 10.2).
PatG 77 I a; ZPO 261 I b. Bieten mehrere Anbieter ein mit dem mutmasslichen Verletzungsgegenstand vergleichbares Produkt an, ist es glaubhaft, dass der Nachweis eines kausal durch die Beklagte verursachten Schadens schwierig ist (E. 12).
PatG 77 I a; ZPO 261 I. Ein Gesuch, das kurz nach dem Entscheid des EPA im Einspruchsverfahren über das Klagepatent eingereicht wird, genügt den Anforderungen an die zeitliche Dringlichkeit im Massnahmeverfahren (E. 13).
ZPO 264 I. Macht die Beklagte geltend, dass sie den mutmasslichen Verletzungsgegenstand im Zeitpunkt des Massnahmegesuchs nicht mehr herstellt und auch künftig nicht mehr in Verkehr bringen wird, kann ihr mit einem vorsorglichen Verbot kein Schaden entstehen, sodass die Klägerin keine Sicherheit zu leisten hat (E. 14).
LBI 77 I a, 7 II; CPC 261 I; CBE 54 II. Pour juger d’un usage antérieur manifeste allégué par une des parties, des critères strictes doivent être appliqués même dans le cadre de mesures provisionnelles. Des déclarations y relatives faites sous serment et qui se rapportent à des faits vieux de plus de dix ans ne doivent être prises en considération qu’avec la plus grande retenue (consid. 10.2).
LBI 77 I a; CPC 261 I b. Si plusieurs fournisseurs livrent un produit comparable à l’objet contrefaisant présumé, il est vraisemblable que la preuve d’un dommage causé par la défenderesse est difficile à apporter (consid. 12).
LBI 77 I a; CPC 261 I. Une requête déposée peu après qu’une décision sur opposition a été rendue par l’OEB relativement au brevet litigieux suffit à remplir la condition de l’urgence dans une procédure sur mesures provisionnelles (consid. 13).
CPC 264 I. Si la défenderesse fait valoir qu’elle ne produit plus le produit contrefaisant présumé au moment de la requête de mesures provisionnelles et qu’elle ne le mettra plus en circulation à l’avenir, une interdiction provisoire ne sera susceptible de lui causer aucun dommage, de sorte que la requérante n’a pas à fournir de sûretés (consid. 14).
Gutheissung des Gesuchs; Akten-Nr. S2014_006
Die Klägerin 1 ist Inhaberin eines Schweizer Patents (Klagepatent 1) sowie eines Europäischen Patents (Klagepatent 2) der gleichen Patentfamilie, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum zum Gegenstand haben. Gemeinsam mit einer anderen Konzerngesellschaft (Klägerin 2) machte die Klägerin 1 im Rahmen eines Gesuchs um Anordnung vorsorglicher Massnahmen geltend, dass die Beklagte mit der Herstellung und dem Vertrieb ihrer Kaffeemaschinen der Bauweise S ihre Klagepatente verletze. Die Beklagte erhob die Einrede der Nichtigkeit u.a. wegen mangelnder Neuheit infolge einer offenkundigen Vorbenutzung mit der Bezeichnung «Esprè Magic». Überdies behauptete sie, dass es sich beim im Massnahmegesuch beschriebenen Verletzungsgegenstand um die Kaffeemaschine der Bauweise S handle, deren Herstellung und Vertrieb sie vor Einreichung des Massnahmegesuchs eingestellt habe. Seither würden ausschliesslich Maschinen nach der weiterentwickelten Bauweise U hergestellt und vertrieben. Das BPatGer hält die Nichtigkeit des Klagepatents 1 für glaubhaft, heisst das Massnahmegesuch gestützt auf Klagepatent 2 gut und weist den Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung ab.
10. Rechtsbeständigkeit von Klagepatent 2
[…]
10.2 Die Klägerinnen bestritten die Offenkundigkeit der Vorbenutzung «Esprè Magic», und die Beklagte versuchte, dies durch zwei eidesstattliche Erklärungen von X vom 29. Juli 2014 bzw. vom 19. August 2014 auszuräumen. Dabei fällt auf, dass in der ersten Erklärung vom 29. Juli 2014 festgehalten wird, dass die 2014 an die Beklagte verkaufte Maschine baugleich sei zu jener, die 2000–2002 von der Firma Y verkauft worden sei (wobei sich schon der angegebene Zeitraum nicht mit dem von der Beklagten geltend gemachten Zeitraum von 2001–2002 deckt). Diese Erklärung scheint anschliessend durch die zweite Erklärung vom 19. August 2014 nicht einfach ergänzt, sondern vielmehr revidiert worden zu sein, denn in der zweiten Er|klärung wird festgehalten, dass die 2014 verkaufte Maschine nicht mehr ganz vollständig sei, weil ein Thermoblock nicht mehr vorhanden sei.
Eine solche Erklärung, die sich auf einen Sachverhalt bezieht, der mehr als zehn Jahre zurückliegt, kann, wenn überhaupt, nur mit grösster Zurückhaltung berücksichtigt werden, insbesondere wenn keine weiteren Dokumente wie bspw. technische Zeichnungen oder Fotografien von damals verfügbar sind, und sich die Erklärung allein auf das Gedächtnis abstützt. Im vorliegenden Fall wirft die Tatsache, dass in einer ersten Erklärung von «baugleich» die Rede ist, und in einer zweiten späteren Erklärung zugestanden wird, dass eines der wesentlichsten Elemente, namentlich ein Thermoblock, fehle, erhebliche Zweifel an deren Richtigkeit auf.
Auch im Rahmen eines Massnahmeverfahrens muss gerade bei der Geltendmachung von offenkundigen Vorbenutzungen, die schon längere Zeit her sind, ein strenger Massstab angelegt werden, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob tatsächlich genau der geltend gemachte technische Gegenstand damals der Öffentlichkeit verfügbar gemacht wurde.
Die Erklärungen von X sind zudem auch in technischer Hinsicht nicht hinreichend konkret, und sie können angesichts der offensichtlich eben doch nicht identischen Bauweise nicht glaubhaft machen, dass die für die Beurteilung der Übereinstimmung mit dem Anspruchsgegenstand erforderlichen technischen Merkmale damals tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.
Diese Sichtweise deckt sich im Übrigen mit der Beurteilung des Landgerichts Düsseldorf in den beiden korrespondierenden einstweiligen Verfügungsverfahren zum deutschen Teil von Klagepatent 2, wo offenbar die gleichen eidesstattlichen Erklärungen zum Beleg der Offenkundigkeit vorgelegt wurden.
Hinzu kommt, dass – selbst wenn man davon ausgehen würde, dass bereits damals eine Geometrie bei den von der Beklagten der Drosselstelle gleichgesetzten Reduzierstücken vorgelegen hätte wie bei der Maschine von 2014 – die Beklagte nicht aufgezeigt hat, dass diese Reduzierstücke dann auch tatsächlich einen Einfluss auf die Schaumbildung hätten. Ein solcher Einfluss ist aber – wie vorne im Zusammenhang mit der Auslegung dargelegt – erforderlich, damit ein solches Reduzierstück als Drosselstelle im Sinne von Anspruch 1 verstanden werden kann.
Damit ist weder glaubhaft, dass mit der «Esprè Magic» eine offenkundige Vorbenutzung vorliegt, noch ist glaubhaft, dass sie technisch so ausgestaltet ist, dass sie den Gegenstand von Anspruch 1 von Klagepatent 1 vorweg nehmen kann.
[…]
10.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtigkeit von Klagepatent 2 nicht glaubhaft gemacht wurde. Damit verfügen die Klägerinnen insoweit über einen Anspruch im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO, als sich die Klage auf das Klagepatent 2 stützt.
11. Verletzung des Klagepatents 2
Die Beklagte hat eine Patentverletzung nicht bestritten, sondern lediglich geltend gemacht, dass sie die Bauweise S nicht mehr herstelle und anbiete, sondern nur noch die Bauweise U.
Damit ist glaubhaft, dass ein den Klägerinnen zustehender Anspruch durch die Bauweise S verletzt wird.
12. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
12.1 Was den geltend gemachten nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil betrifft, so ist ein solcher unter anderem dann gegeben, wenn ein Vermögensschaden später allenfalls nicht mehr oder nur schwer ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (J. J. Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, 101; T. Calame/L. Dorigo, in: T. Calame/A. Hess-Blumer/W. Stieger [Hg.], Patentgerichtsgesetz [PatGG] Kommentar, Basel 2013, Vorbemerkungen zu PatGG 23 N 48).
12.2 Die Klägerinnen begründeten diese Voraussetzung damit, dass sich im Nachhinein kaum werde aufzeigen lassen, wie sich Umsatz und Gewinn hinsichtlich der klägerischen Kaffeemaschinen ohne die patentverletzenden Handlungen der Beklagten entwickelt hätten. Der Nachweis eines kausal verursachten Schadens durch Patentverletzung sei schwierig oder nicht möglich, wenn eine Mehrzahl von Anbietern von Kaffeemaschinen im Allgemeinen sowie von Kaffeemaschinen mit Milchschaumerzeugung im Besonderen neben den Parteien auf dem Markt operierten, da eine sichere Zuordnung einzelner Geschäfte quasi ausgeschlossen sei. Inzwischen hätte ihre deutsche Vertriebsgesellschaft festgestellt, dass Kunden angesichts des Angebots der Beklagten vom Erwerb klägerischer Maschinen Abstand genommen hätten. Ebenfalls hätten Kunden schon angefragt, in welchem Verhältnis ihre patentierte Erfindung zu der Maschine S der Beklagten stehe. Dies illustriere die Gefahr, dass Dritte angesichts des Angebots der Beklagten davon ausgehen würden, die Klagepatente seien nicht (mehr) zu beachten oder würden nicht verteidigt. Hierin liegt ein Schaden durch Marktverwirrung, der künftig ebenfalls kaum mehr beziffert und ersetzt werden könne.
12.3 Demgegenüber machte die Beklagte geltend, die Klägerinnen würden an keiner Stelle erwähnen, weshalb sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil erlitten hätten, der nur mit der Anordnung provisorischer Massnahmen verhindert werden könne. Es würden auf pauschale Weise lediglich Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische Ansprüche sowie eine Marktverwirrung auf dem deutschen Markt behauptet. Im Zu|sammenhang mit den Beweisschwierigkeiten betreffend reparatorische Ansprüche würden die Klägerinnen darauf verweisen, dass sich im Nachhinein kaum aufzeigen lasse, wie sich Umsatz und Gewinn für die klägerischen Kaffeemaschinen ohne die behauptete Patentverletzung entwickelt hätten. Der Nachweis eines kausal verursachten Schadens sei schwierig oder unmöglich, wenn eine Vielzahl von Anbietern vergleichbarer Erzeugnisse auf dem Markt seien. Die Klägerinnen würden selber festhalten, das Marktumfeld sei sowohl auf der Hersteller- wie auch Käuferseite überschaubar. Zudem würden sie geltend machen, ihr patentiertes Verfahren und die damit zusammenhängende Milchschaumkonsistenz habe alles zuvor Dagewesene weit in den Schatten gestellt und ihr damit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Klägerinnen würden somit quasi eine Monopolstellung behaupten und damit, dass sie, die Beklagte, ihre Monopolstellung auf einem überschaubaren Markt zerstört hätte. Gemäss Praxis des Bundesgerichts könnte diesfalls die Ertragseinbusse geschätzt werden. Es sei eben nicht jeder Schaden schwer beweisbar. Ferner könne der entgangene Gewinn mittels Lizenzanalogie berechnet werden. Die pauschalisierte Behauptung der Beweisschwierigkeiten treffe daher nicht zu. Ferner sei unwahrscheinlich, dass sich die Kunden der Klägerinnen mit dem patentierten Verfahren auseinandersetzen würden. Falls es sich bei den angeblich verwirrten Kunden um deutsche Kunden handeln sollte, sei zu berücksichtigen, dass vorliegend nur eine Marktverwirrung auf dem schweizerischen Markt relevant sei. Schliesslich sei die Behauptung der Klägerinnen, sie würden durch das beklagtische Verhalten Kunden verlieren, falsch und auch nicht substanziiert. Die Klägerinnen würden nicht glaubhaft darlegen, weshalb dieser behauptete Schaden irreversibel sein sollte, insbesondere weshalb die Kunden nicht wieder zurückerobert werden könnten. Der behauptete Schaden wäre daher, wenn überhaupt, zeitlich beschränkt. Dieser zeitlich beschränkte Schaden könnte mittels Gewinnabschöpfung reguliert werden.
12.4 Auch wenn der Markt in Bezug auf das im Streit liegende Produkt überschaubar ist, so sind unbestritten mehrere Anbieter für ein vergleichbares Produkt auf dem Markt und die Klägerinnen haben tatsächlich keine Monopolstellung inne. Insofern trifft es zu, dass es für die Klägerinnen schwierig werden würde, einen kausal durch die Beklagte verursachten Schaden im Nachhinein nachzuweisen.
Ein drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil ohne die beantragte vorsorgliche Massnahme erscheint daher glaubhaft.
13. Dringlichkeit
13.1 Allgemein ist zeitliche Dringlichkeit dann nicht gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage und damit ein Massnahmeinteresse fehlt und ein richterliches Endurteil im ordentlichen Verfahren ohne Weiteres abgewartet werden kann (L. Huber, in: T. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/C. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO [ZPO], 2. Aufl., Zürich 2013, ZPO 261 N 22; J.J. Zürcher, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander [Hg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Zürich 2011, ZPO 261 N 9). Ein Massnahmegesuch ist nicht (mehr) dringlich, wenn die Gesuchstellerin mit dem Einreichen des Gesuchs so lange zuwartet, dass das Massnahmeverfahren voraussichtlich länger dauert als ein ordentliches Verfahren, das die Gesuchstellerin früher hätte einreichen können (Calame/Dorigo, Vorbemerkungen zu PatGG 23 N 54; Zürcher, 87 ff.).
13.2 Die Klägerinnen machten dazu geltend, mit Schreiben vom September 2013 sei die Beklagte verwarnt worden. Zuvor und nach diesem Zeitpunkt seien Vergleichsgespräche erfolgt, ohne zu einer gütlichen Streitbeilegung zu kommen. Das Schweizer Klagepatent (Klagepatent 1) sei im März 2014 erteilt worden. Erst ab diesem Zeitpunkt könne der Unterlassungsanspruch gegen Dritte geltend gemacht werden. Das europäische Klagepatent (Klagepatent 2) sei im Mai 2014 vor dem EPA aufrechterhalten worden.
13.3 Demgegenüber wendete die Beklagte ein, das Klagepatent 2 sei am 29. Februar 2012 erteilt worden. Ab diesem Datum hätten die Klägerinnen ihre Ausschliesslichkeitsansprüche bei Verletzungen geltend machen und durchsetzen können. Am 9. November 2012 hätte sie, die Beklagte, die Klägerin 2 darüber informiert, dass sie eine neue Milchschäumer-Technologie entwickeln würde. Im betreffenden Schreiben hätte sie der Klägerin 2 auch mitgeteilt, dass das Klagepatent 2 ihrer Meinung nach nichtig sei. Aus Gründen der Rechtssicherheit habe sie eine Nichtangriffsvereinbarung abschliessen wollen. Aufgrund des damaligen Schreibens sei klar gewesen, dass sie ihre neue Technologie auf den Markt bringen würde. Aufgrund der Auffassung, dass die Klagepatente nichtig seien, sei auch klar gewesen, dass sie keine Patentrechtsverletzung anerkennen würde und nicht auf die Vermarktung ihrer neuen Technologie verzichten würde. Die Klägerinnen würden denn auch bestätigen, dass spätestens mit dem beklagtischen Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 sowie mit dem Schreiben vom 9. November 2012 die behauptete Rechtsverletzung gedroht habe. Während den ganzen weiteren Gesprächen sei eine Anerkennung der behaupteten Patentrechtsverletzung oder ein Rückruf der betreffenden Kaffeevollautomaten nie ein Thema gewesen. Anfang 2013 habe sie den Kaffeevollautomaten S mit der neuen Technologie auf den Markt gebracht. Wie die Klä|gerinnen selber darlegen würden, sei der Markt betreffend vollautomatische Kaffeemaschinen in der Schweiz recht übersichtlich. Die Klägerinnen hätten daher ihre neue Technologie beim Markteintritt zur Kenntnis nehmen müssen. Zudem habe sie am 29. November 2012 Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 erhoben. Die Klägerinnen seien daher über den Markteintritt der neuen Technologie und deren mögliche Konsequenzen alarmiert gewesen. Am 19. April 2013 hätten sie zudem Mitarbeiter der Klägerin 2 besucht und die Möglichkeit gehabt, die S und deren Komponenten zu untersuchen. Nach diesem Besuch sei die Klägerin 1 der Meinung gewesen, dass die S ihr Klagepatent 2 verletzen würde. Weshalb die Klägerinnen sie trotz der Faktenlage erst mit Schreiben vom 30. September 2013 verwarnt hätten, könnten die Klägerinnen nicht darlegen.
13.4 Das Schweizer Patent (Klagepatent 1) wurde im März 2014 erteilt und das Europäische Patent (Klagepatent 2) bereits im Februar 2012. Allerdings hat u.a. die Beklagte im November 2012 Einspruch gegen die Erteilung des Klagepatents 2 erhoben und erst im Mai 2014 wurde Letzteres vom EPA aufrechterhalten. Dass die Klägerinnen sorgfältigerweise den Verlauf des Einspruchverfahrens abwarten wollten, kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden, und kurz nachdem das EPA entschieden hatte, haben die Klägerinnen das vorliegende Massnahmebegehren im Juni 2014 eingereicht. Damit ist im Hinblick auf die Voraussetzung der Dringlichkeit das Recht der Klägerinnen auf Durchführung des vorliegenden Massnahmeverfahrens nicht verwirkt.
[…]
14. Sicherheitsleistung
14.1 Gemäss Art. 264 Abs. 1 ZPO kann das Gericht die Anordnung vorsorglicher Massnahmen von der Leistung einer Sicherheit durch die gesuchstellende Partei abhängig machen, wenn ein Schaden für die Gegenpartei zu befürchten ist. Erforderlich ist dabei, dass der Gesuchsgegner Bestand der Schadenersatzgefahr und Höhe des allfälligen Schadens glaubhaft macht (Huber, ZPO 264 N 12).
14.2 Die Beklagte machte geltend, sie verlange eine Sicherheitsleistung für den Fall, dass der Gerichtspräsident die beantragten vorsorglichen Massnahmen wider Erwarten anordnen würde, also eine mögliche Wiederherstellung und einen erneuten Verkauf der S (Baustand 1) durch sie bejahen würde. Für diesen Fall und rein vorsorglich wäre eine Sicherheit seitens der Klägerinnen geschuldet, da dann eine wichtige Vermögenseinbusse bei ihr entstehen würde. Sie werde die S auf keinen Fall mehr auf den Markt bringen. Sie habe diesen rein hypothetischen Schaden aufgrund der Auftragslage für die T zu quantifizieren versucht und habe ihre Ausführungen mit Angaben über die Verkaufszahlen und -umsätze der U substanziiert. Welche C-Kunden sich für die S oder welche für die U entscheiden würden, könne sie nur grob schätzen. Die rein hypothetische Wiedereinführung der S könnte zu einer Kannibalisierung der Verkäufe der U führen. Gerade deshalb werde sie die S ja auf keinen Fall mehr einführen. Wie gross dieser Kannibalisierungseffekt sein könnte, sei, da rein hypothetisch, kaum berechenbar. Ausgehend vom rationalen Kunden sei davon auszugehen, dass sich höchst wahrscheinlich die Mehrheit der C-Kunden für das neuere, verbesserte Modell (U) entscheiden würde. Sie verkaufe die S/U-Kaffeemaschinen weltweit durch ein spezialisiertes und gut verankertes Vertriebsnetz. Die Umsätze mit S/U-Kaffeemaschinen seien steigend. Sie rechne mit einem Totalumsatz von über CHF 45 Mio. für das Jahr 2014. Sie erwarte für 2014 eine Steigerung der Produktion auf 3200 S/U-Kaffeemaschinen. Es sei davon auszugehen, dass die Produktions- und Umsatzzahlen auch in den folgenden Jahren weiter steigend sein würden. Die Einstellung der Produktion und des Vertriebs würde sie desaströs treffen. Folglich sei ohne Zweifel zu befürchten, dass ihr bei Anordnung der anbegehrten vorsorglichen Massnahmen ein Schaden in Form von Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigung, drohender Konflikte mit Vertragspartnern, Abgang wertvoller Vertriebspartner sowie Manipulation/Verschwindenlassen allfälliger Beweismittel entstehe. Diese vorab immateriellen Schäden seien schwer zu beziffern. Sie schätze den allfälligen Schaden auf mindestens CHF 2000000.– für die Dauer des Massnahmeverfahrens. Bei einem geschätzten Umsatz von über CHF 45 Mio. für 2014 wäre ein S Anteil von 4,4% (also CHF 2 Mio.) nicht übermässig hoch.
14.3 Demgegenüber wandten die Klägerinnen ein, die Beklagte behaupte selber, dass sie den Streitgegenstand dieses Massnahmeverfahrens, nämlich die ursprüngliche S Baustand 1 mit einer Drosselstelle gar nicht mehr herstelle. Insofern könne der Beklagten mit dem rechtsverbindlichen vorsorglichen Verbot mit Bezug auf diesen Streitgegenstand gar kein Schaden entstehen. Nur rein vorsorglich würden sie dennoch eine angemessene Sicherheitsleistung anbieten. Eine solche müsste von der Beklagten aber aufgrund eines tatsächlich drohenden Schadens plausibel begründet und quantifiziert werden. Mit der Nennung einer blossen Summe von CHF 2 Mio. sei es aufgrund des von der Beklagten zurzeit gewählten Umgehungsversuchs jedenfalls nicht getan.
14.4 Die Beklagte betonte mehrmals, dass sie aufgrund der technisch und geschäftsmässig begründeten Umstellung von der S zur U die S auf keinen Fall wieder einführen bzw. auf den Markt bringen werde. Damit aber kann der Beklagten mit der Anordnung des |Verbots der Herstellung, des Anbietens, des Verkaufs etc. dieser Maschine, die sie ohnehin nicht mehr herzustellen und zu vertreiben bzw. anderweitig in Verkehr zu bringen gedenkt, kein Schaden entstehen, und zwar unabhängig davon, wie das Gericht die Wiederholungsgefahr beurteilt. Der Bestand einer Schadensgefahr ist damit nicht glaubhaft gemacht und es ist auch kein Schaden zu befürchten, weshalb der Antrag der Beklagten auf Sicherheitsleistung durch die Klägerinnen abzuweisen ist.
[…]
Ab