Drohende Verwässerung einer berühmten Marke durch Verlinkung von Angeboten
Einzelgericht; Gutheissung des Massnahmebegehrens; Akten-Nr. HSU.2021.20
MSchG 15 I; ZPO 150 I.Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer berühmten Marke – überragende Verkehrsgeltung, relative Alleinstellung und allgemeine Wertschätzung – sind Tatfragen: werden sie von der gesuchstellenden Partei behauptet und von der gesuchsgegnerischen Partei nicht bestritten, sind sie grundsätzlich auch nicht beweisbedürftig (E. 4.3.2.3).
MSchG 15 I.Die grosse Ähnlichkeit der streitgegenständlichen Zeichen mit der berühmten Marke gefährdet deren Unterscheidungskraft. Das gilt umso mehr als sich die Abnehmerkreise aufgrund der auf der Webseite der Gesuchsgegnerin angebotenen Dienstleistungen (hier: Bewerbung und Verlinkung von mit der Gesuchstellerin in Verbindung stehenden Angeboten) zumindest überschneiden. Damit besteht die Gefahr, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Parteien angenommen wird, was zu einer Verwässerung der Herkunftsfunktion der berühmten Marke führen kann (E. 4.3.3.3)
MSchG 15 I.Die Gefährdung der Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus der Zeichenähnlichkeit. Weder ein Disclaimer (hier: «nicht mit Porsche® […] verbunden»), noch die Gestaltung der Website noch ein Hinweis auf ein «unabhängiges Verzeichnis» können einer gedanklichen Verbindung vorbeugen und die Gefahr der Verwässerung beseitigen (E. 4.3.3.3).
MSchG 15 I; ZPO 261 I b.Droht einer berühmten Marken eine Verwässerung, indiziert bereits die Verletzung als solche einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, weil sich mögliche Einbussen aus Rufschädigung, Kundenverlusten oder entgangenem Gewinn in der Regel kaum berechnen und nachweisen lassen (E. 5.2–5.3).
LPM 15 I; CPC 150 I.Les conditions nécessaires à l’existence d’une marque de haute renommée, c’est à dire une très importante présence dans le commerce, une position relativement exclusive et de la considération générale auprès d’un large public, sont des questions de fait: si elles sont alléguées par la partie requérante et non contestées par la partie adverse, elles n’ont alors en principe pas besoin d’être prouvées (consid. 4.3.2.3).
LPM 15 I.La grande similitude des signes faisant l’objet du litige avec la marque de haute renommée menace leur caractère distinctif. Cela est d’autant plus vrai que dans le cas présent, les groupes d’acheteurs se recoupent au moins en partie ; ceci en raison des services offerts sur le site Internet de la partie adverse (en l’espèce : promotion et référencement en ligne d’offres relatives à la partie requérante). Une association entre les parties risque alors d’être supposée, ce qui peut entraîner un affaiblissement de la fonction d’origine de la marque de haute renommée (consid. 4.3.3.3).
LPM 15 I.Le danger pour le caractère distinctif résulte directement de la similitude des signes. Ni un avis contraire (en l’espèce : « […] pas affilié à Porsche® […] »), ni l’apparence du site Internet, ni une désignation comme « annuaire […] indépendant » ne peuvent empêcher l’association opérée par les tiers et ainsi éliminer le risque d’affaiblissement de la marque (consid. 4.3.3.3).
LPM 15 I; CPC 261 I b.Si une marque de haute renommée est menacée d’affaiblissement, la violation en soi indique un préjudice difficilement réparable, car il est généralement difficile de chiffrer et de prouver les éventuelles pertes dues à l’atteinte à la réputation, à la perte de clientèle ou au gain manqué (consid. 5.2–5.3).
4.Hauptsachenprognose
[…]
4.3.Ansprüche gestützt auf die berühmte Marke «PORSCHE»
4.3.1.Allgemeines
Die Gesuchsgegnerin stützt ihren Unterlassungsanspruch auf Art. 15 MSchG. Nach dieser Vorschrift gilt für berühmte Marken ein erweiterter Schutzbereich: Der Inhaber einer berühmten Marke kann anderen deren Gebrauch nicht nur für bestimmte Warenkategorien (vgl. Art. 13 Abs. 1 MSchG), sondern für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt (Art. 15 Abs. 1 MSchG). Vorbehalten bleiben Rechte Dritter, die erworben wurden, bevor die Marke Berühmtheit erlangt hat (Art. 15 Abs. 2 MSchG) (BGE 124 III 277 ff. E. 1).
Der erweiterte Schutz von Art. 15 MSchG greift nur, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Einerseits muss eine berühmte Marke vorliegen. Andererseits muss das Verhalten des Dritten zumindest eine der drei Tatbestandsvarianten gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG erfüllen. Der Gebrauch der berühmten Marke muss also entweder deren Unterscheidungskraft gefährden, deren Ruf ausnützen oder deren Ruf beeinträchtigten (F. Thouvenin, in: M. Noth/G. Bühler/F.Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 15 N 11; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N 1641). Grundvoraussetzung des markenrechtlichen Verbotsanspruchs ist zudem auch bei berühmten Marken ein kennzeichenmässiger Drittgebrauch (Marbach, N 1457; L. David/M. Frick, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 15 N 71; Thouvenin, MSchG 15 N 41).
4.3.2.Berühmtheit der Marke «PORSCHE»
[…]
4.3.2.3.Würdigung
Die Gesuchsgegnerin hat die Behauptungen der Gesuchstellerin, wonach ihrer Marke «PORSCHE» in der Schweiz eine überragende Verkehrsgeltung sowie eine relative Alleinstellung zukomme und sich diese einer allgemeinen Wertschätzung erfreue, nicht bestritten. Damit sind die drei Parameter der Berühmtheit der Marke – welche Tatfragen bilden – unstrittig und daher grundsätzlich nicht beweisbedürftig (Vgl. F. Hasenböhler, in: Th. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/Ch. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, ZPO 150 N 15 m.w.H.). Für das Handelsgericht bestehen an der Richtigkeit dieser Behauptungen auch keine Zweifel, so dass eine Beweiserhebung von Amtes wegen entfällt (vgl. Art. 153 Abs. 2 ZPO). Die Berühmtheit der gesuchstellerischen Marke i.S.v. Art. 15 Abs. 1 MSchG ist ohne Weiteres zu bejahen.
4.3.3.Verletzungshandlungen
4.3.3.1.Parteibehauptungen
[…]
4.3.3.2.Rechtliches
Für die Bejahung der Verletzung einer berühmten Marke muss der kennzeichenmässige Gebrauch eines Zeichens mindestens eine der drei Tatbestandsvarianten des Art. 15 Abs. 1 MSchG erfüllen: er muss entweder die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährden (Verwässerung), deren Ruf ausnützen (Rufausnützung) oder diesen beeinträchtigten (Rufbeeinträchtigung) (David/Frick, MSchG 15 N 52; Marbach, N 1677).
[…]
4.3.3.3.Würdigung
Die Gesuchsgegnerin benutzt das Zeichen «PORSCHEBOX» als prägenden Bestandteil ihrer Firma sowie ihrer Domain porschebox.com. Sie bietet unter dem fraglichen Domainnamen unstreitig eine Plattform an, auf der die Verzeichneten ihre Angebote im Zusammenhang mit Porsche bewerben und Interessierte diese suchen und aufrufen können. Hierfür verlangt die Gesuchsgegnerin von den Verzeichneten bzw. den Anbietern einen finanziellen Beitrag. Daraus erhellt, dass die Gesuchsgegnerin nicht lediglich eine Fanseite betreibt, sondern unter der Firma Porschebox […], der Domain porschebox.com und der CH Marke Nr. 755 532 einen Geschäftsbetrieb führt. Sie gebraucht das streitgegenständliche Zeichen demnach offensichtlich im geschäftlichen Verkehr. Sodann nutzt die Gesuchsgegnerin das Zeichen keineswegs allein zum Zweck der Bezeichnung und Bewerbung ihrer Leistungen. Vielmehr hat der vorliegende Gebrauch ohne Weiteres als kennzeichenmässig zu gelten. Die Gesuchsgegnerin nutzt das Zeichen «PORSCHEBOX» sowohl als Firma als auch als Domainname und hat es als Marke registrieren lassen. Es dient damit vorab dem Individualisierungszweck.
| Das Zeichen der Gesuchsgegnerin besteht aus den beiden Wörtern «PORSCHE» und «BOX». Dabei sticht der Zeichenbestandteil «PORSCHE» nicht nur dadurch hervor, dass er am Anfang des Zeichens steht, sondern auch durch die dunkle und sich hierdurch vom weissen Hintergrund abhebende Farbe. Dass durch die prominente Übernahme des Zeichens «PORSCHE» Assoziationen zur berühmten Marke «PORSCHE» der Gesuchstellerin geweckt werden, kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Hierauf zielt die Gesuchsgegnerin gerade ab. Verstärkt wird diese Wirkung dadurch, dass die Gesuchsgegnerin sich auch mit der Wahl der Farben Rot, Schwarz und Gold bzw. ihrem markenmässigen Farbanspruch (Rot, Bordeaux, Gold, Schwarz) in der Gestaltung ihres Zeichens an der Farbpalette der Gesuchstellerin (Schwarz, Rot und Gelb) orientiert. Hinzu kommt, dass im Gedächtnis der starke, charakteristische Zeichenbestandteil «PORSCHE» in Erinnerung bleibt und nicht das Wort «Box» mit Gemeingutcharakter. Ebenso vernachlässigbar ist die Top Level Domain «.com» in der Domain der Gesuchsgegnerin. «PORSCHE» ist im Zeichen der Gesuchsgegnerin der erinnerungsträchtige Teil. Durch die starke Ähnlichkeit mit der gesuchstellerischen Marke gefährdet die Marke der Gesuchsgegnerin deren Unterscheidungskraft. Dies gilt umso mehr, als auf der Website der Gesuchsgegnerin ausschliesslich Dienstleistungen und Angebote beworben und verlinkt werden, welche mit denjenigen der Gesuchstellerin in Verbindung stehen. Die Abnehmerkreise der Parteien sind demnach zumindest überschneidend. Es besteht die Gefahr, dass die Gesuchsgegnerin als mit der Gesuchstellerin verbundenes Unternehmen angesehen wird, was zu einer Verwässerung der Herkunftsbezeichnung der Marke «PORSCHE» führen kann.
Entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin ändert daran auch der Disclaimer nichts, in welchem sie deklariert «nicht mit Porsche® […] verbunden» zu sein. Die Gefährdung der Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus der Zeichenähnlichkeit (U. Buri, in: SIWR III/2, 2. Auflage, Basel 2005, 360 f., der zudem darauf hinweist, dass es auf eine Aushöhlung des markenrechtlichen Schutzanspruchs hinauslaufen würde, wenn jeder Missbrauch einer Marke im Rahmen eines Domain-Namens durch einen Hinweis auf der Website gerechtfertigt werden könnte). So hielt das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr wiederholt fest, diese entstehe bereits im Moment, in dem sich der Benutzer einer Domain an deren Namen orientiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden. Eine bestimmte Gestaltung der Sites könne die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen (BGer, sic! 2007, 543 ff. E. 5.1, «swiss-life.ch und la-suisse.com»; BGE 128 III 401 ff. E. 7.2.2). Auch der Hinweis, dass es sich bei Porschebox um ein «unabhängiges Verzeichnis»/«independent directory» handle, ist nicht geeignet, einer gedanklichen Verbindung vorzubeugen und die Verwässerung zu beseitigen. Schliesslich greift auch die Einwendung der Gesuchsgegnerin nicht, wonach weltweit seit vielen Jahren Dutzende von Unternehmen bestehen würden, welche den Wortteil «Porsche» enthalten.
4.4.Ergebnis
Zusammenfassend ist die Berühmtheit der gesuchstellerischen Marke «PORSCHE» i.S.v. Art. 15 MSchG glaubhaft gemacht. Ebenso ist glaubhaft gemacht, dass die Gesuchsgegnerin mit der integralen Übernahme dieser Marke in ihrer Firma Porschebox […], ihrem Domainnamen porschebox.com sowie dem Zeichen gegen die Markenrechte der Gesuchstellerin verstösst. Weil bereits der Tatbestand der Verwässerung erfüllt ist, kann auf eine weitere Prüfung der Tatbestandsvarianten der Ausnützung oder der Beeinträchtigung des Rufs der berühmten Marke verzichtet werden. Auch auf eine zusätzliche Prüfung von Art. 13 Abs. 2 MSchG kann angesichts des Umstandes, dass «PORSCHE» eine berühmte Marke ist, verzichtet werden. Zur Abwehr der Verwässerungsgefahr greift der Verbotsanspruch von Art. 15 MSchG. Die Hauptsachenprognose fällt demnach positiv aus.
5.Nachteilsprognose
5.1.Parteibehauptungen
[…]
5.2.Rechtslage
Der Gesuchsteller muss glaubhaft machen, dass ihm ohne die Massnahme ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liegt namentlich vor, wenn der angerichtete Schaden später möglicherweise nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann (M. Frick, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 59 N 14; R. Staub, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 59 N 15). Die Marktverwirrung qualifiziert bereits als Nachteil, wenn Fehlvorstellungen im Markt entstehen und der Verlust von bestehenden oder potenziellen neuen Kunden droht (HGer Zürich vom 26. März 2014, ZR 2015, Nr. 23 E. 5.3.3). Insbesondere bei berühmten Marken, denen eine Verwässerung droht, indiziert bereits die Verletzung den Nachteil (M. Leupold, Die Nachteilsprognose als Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes, sic! 2000, 272; Frick, MSchG 59 N 15; Staub, MSchG 59 N 19 m.w.H.). Zwar stellen mögliche Rufschädigungen, Kundenverluste oder entgangene Gewinne mit Geld grundsätzlich ausgleichbare Nachteile dar. Jedoch gelten diese künftigen Einbussen als kaum berechen- und nachweisbar, so dass regelmässig auch in einer solchen Konstellation ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil angenommen wird (Th. Sprecher, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger [Hg.], Basler Kommentar zur Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 261 N 25).
5.3.Würdigung
Wie ausgeführt gefährdet die Gesuchsgegnerin durch den Gebrauch der streitgegenständlichen Zeichen die Unter | scheidungskraft der Marke der Gesuchstellerin. Es ist demnach davon auszugehen, dass der weitere Gebrauch des verletzenden Zeichens die Schwächung des Kennzeichens der Gesuchstellerin zur Folge hat. Der dadurch entstehende Schaden könnte zwar theoretisch mit Geld ausgeglichen werden, ist aber kaum berechen- und nachweisbar. Es liegt somit ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil vor.
[…]
Wp
Die Gesuchstellerin ist im Wesentlichen im Bereich der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Fahrzeugen und Motoren aller Art sowie von Teilen davon tätig. Sie ist Inhaberin von vier verschiedenen internationalen Wortmarken «PORSCHE» und einer Wort-/Bildmarke, welche in diversen Klassen registriert sind und Schutz in der Schweiz beanspruchen. Die Gesuchsgegnerin bezweckt den Verkauf von Online Werbedienstleistungen und Werbeflächen im Automobilsektor sowie jede Tätigkeit im elektronischen Handel. Die Gesuchstellerin hat am 25. Mai 2020 in der Schweiz die nachfolgende kombinierte Wort-/Bildmarke (Marke CH 755 532) hinterlegt:
Unter der Domain porschebox.com betreibt die Gesuchsgegnerin eine Online-Plattform zur Händler-, Service-, Ersatzteil und Eventbewerbung im Automobilbereich. Registrierte Nutzer können via die Webseite ihre Angebote im Zusammenhang mit Porsche verlinken und diese als Werbeplattform nutzen. Den Interessierten bietet die Webseite ein Verzeichnis von Internet Links rund um Porsche.
| Die Gesuchstellerin beantragt mit Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen, der Gesuchsgegnerin sei die Verwendung der Bezeichnung «PORSCHEBOX», insbesondere in der oben dargestellten Abbildung, im Zusammenhang mit Internet-Werbediensten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Online-Plattform zur Händler-, Service, Ersatzteil- und Eventbewerbung im Automobilbereich, zu verbieten. Ebenfalls sei der Gesuchsgegnerin die Verwendung des Domainnamens porschebox.com für eine Webseite mit den erwähnten Werbedienstleistungen zu verbieten. Sie begründet ihren Anspruch sowohl marken- als auch lauterkeitsrechtlich. Das Handelsgericht Aargau hat das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gutgeheissen.