«SAIL (fig.)» Tribunal fédéral du 17 février 2026

«SAIL (fig.)» Tribunal fédéral du 17 février 2026

Rejet d’une demande de cession de marques déposées par un tiers autre qu’un utilisateur autorisé en l’absence de droit préférentiel préexistant du maître

I^re Cour de droit civil; recours rejeté; réf. 4A_427/2025

3. La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir enfreint l’art. 4 LPM en jugeant, à tort, que plusieurs conditions d’application de cette norme n’étaient pas remplies en l’espèce. Avant d’examiner les mérites des critiques formulées par la recourante au soutien de ce moyen, il convient de rappeler certains principes et d’exposer les motifs qui sous-tendent l’arrêt attaqué.

3.1. Aux termes de l’art. 4 LPM, les marques enregistrées sans le consentement du titulaire au nom d’un agent, d’un représentant ou d’un autre utilisateur autorisé ne sont pas protégées; il en va de même des marques qui n’ont pas été radiées du registre, bien que le titulaire ait révoqué son consentement.

Le motif particulier d’exclusion de la protection de la marque enregistrée selon l’art. 4 LPM découle – à l’instar des motifs relatifs d’exclusion – de l’existence antérieure de certains signes de tiers; lesdits signes ne sont certes pas enregistrés en tant que marque en Suisse, mais ont été utilisés en Suisse ou à l’étranger par un meilleur ayant droit (ATF 151 III 106 ss consid. 9.2; ATF 143 III 216 ss consid. 2.1). Cette norme vise à protéger le titulaire économique d’une marque contre un agent, un représentant ou une autre personne autorisée à utiliser le signe pendant la durée de leur coopération, qui dépose le signe en son nom sans autorisation ou qui conserve l’enregistrement après la fin de cette collaboration. Semblable protection repose sur l’idée que l’utilisateur autorisé est soumis, en raison de la coopération entre les parties, à une obligation de préservation des intérêts ou de loyauté envers le titulaire, qui s’oppose à l’appropriation de la marque (ATF 151 III 106 ss consid. 9.2; ATF 150 III 83 ss |consid. 3.2.1; ATF 143 III 216 ss consid. 2.1). Le cas de figure spécial visé par le législateur suppose en particulier, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un contrat entre le véritable titulaire de la marque et l’usurpateur ayant pour objet la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître et l’autorisation d’utiliser la marque appartenant à autrui (ATF 151 III 106 ss consid. 9.2; ATF 150 III 83 ss consid. 3.2.1; ATF 143 III 216 ss consid. 2.1; ATF 131 III 581 ss consid. 2.3; TF du 30 septembre 2013, 4A_128/2013, consid. 3.2.1 non publié in ATF 139 III 424 ss).

Pour que l’on puisse admettre l’existence d’une marque d’agent au sens de l’art. 4 LPM, les conditions suivantes doivent être remplies (ATF 151 III 106 ss consid. 10.2):

• 1.
  le maître («Geschäftsherr»; la loi utilise le terme équivoque de «titulaire») doit avoir un droit préférentiel préexistant sur la marque;
• 2.
  celui au nom duquel la marque est enregistrée est considéré comme «utilisateur autorisé» («Nutzungsberechtigter»);
• 3.
  il existe un contrat entre le maître et l’utilisateur autorisé (respectivement entre le véritable titulaire de la marque et l’usurpateur) qui a pour contenu la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître (a) et l’autorisation d’utiliser la marque appartenant à autrui (b);
• 4.
  la marque enregistrée et la marque d’autrui («fremde Marke») sont identiques;
• 5.
  l’autorisation contractuelle d’utiliser la marque s’applique également au pays du dépôt, c’est-à-dire la Suisse (lien territorial);
• 6.
  le dépôt de la marque a eu lieu pendant la durée de l’obligation contractuelle de loyauté (lien temporel);
• 7.
  le maître n’a pas autorisé le dépôt de la marque ou cet accord est révolu.

Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop strictes en ce qui concerne l’identité du cocontractant autorisé à faire usage de la marque à l’encontre duquel l’art. 4 LPM est invoqué: sont visés non seulement les dépôts accomplis par le cocontractant lui-même, mais aussi ceux effectués par ses organes, associés, auxiliaires, des sociétés affiliées du groupe ou des hommes de paille, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l’usage de la marque dans le cadre de ladite autorisation (ATF 150 III 83 ss consid. 3.2.2).

Les «marques secondaires» («Zweitmarken») de l’agent ne relèvent pas du champ d’application de l’art. 4 LPM. Si celui-ci ajoute à la marque de son fournisseur une marque indépendante sous laquelle il distribue et commercialise les produits de celui-ci, le maître ne peut pas exiger la radiation ou le transfert de la marque secondaire après la fin de la relation contractuelle en se fondant sur l’art. 4 LPM, mais il peut contester l’enregistrement ou l’utilisation de telles marques sur la base d’accords contractuels éventuels (ATF 151 III 106 ss consid. 10.4 et les références citées).

L’art. 4 LPM n’offre pas de protection contre le piratage de marques. Si un tiers dépose la marque d’un meilleur ayant droit sans être lié à ce dernier par un contrat lui conférant l’autorisation d’utiliser la marque concernée, l’art. 4 LPM ne s’applique pas (ATF 151 III 106 ss consid. 10.5 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine considère que l’art. 4 LPM doit être interprété de manière restrictive, étant donné que, contrairement aux victimes de contrefaçons, le maître a la possibilité de sauvegarder ses intérêts vis-à-vis de l’agent par des accords contractuels ou en déposant lui-même une marque en temps utile (ATF 151 III 106 ss consid. 10.6 et les références citées).

Le maître («titulaire») est au bénéfice d’un meilleur droit («besser berechtigt») au regard de l’art. 4 LPM s’il a lui-même utilisé la marque concernée (usage à titre de marque) avant son dépôt en Suisse ou à l’étranger, ou s’il a autorisé un tiers à l’utiliser, ou s’il détient des droits d’exclusivité formels (étrangers) sur le signe. Un usage par procuration par l’agent ou un usage (qui n’intervient pas à titre de marque) dans la correspondance commerciale du maître avec l’agent ne suffisent pas à créer un droit propre sur la marque déposée par l’agent. En outre, le maître doit avoir déjà acquis un droit préférable au moment du dépôt de la marque par l’agent. Il doit donc s’agir d’un droit prioritaire (ATF 151 III 106 ss consid. 11.2.1 et les références citées). Si l’usage de la marque par un tiers autorisé permet de maintenir les droits de celui qui y a consenti, il ne suffit en revanche pas, lorsque la marque est utilisée par l’agent, à créer un droit préférentiel préexistant du maître sur la marque (ATF 151 III 106 ss consid. 11.2.6).

3.2. Dans l’arrêt final attaqué, la cour cantonale souligne que la qualification juridique exacte du contrat conclu le 23 décembre 2018 entre SSIR SA et la recourante n’est pas déterminante. Elle relève aussi que ledit contrat ne lie pas l’intimée. Elle indique que le reproche principal formulé à l’encontre de l’intimée est celui de s’être «appropriée», par l’intermédiaire de D., le projet de centre d’enseignement juridique en Suisse que la recourante a été chargée de mettre sur pied par l’Association des juristes de Russie. Sur la base des éléments figurant au dossier, la juridiction cantonale estime qu’il n’est pas possible de retenir que le projet mis en œuvre par l’intimée concurrencerait indûment celui dont l’exécution a été confiée à la recourante. Sous l’angle du droit des marques, elle expose que le fait que l’intimée ait effectivement été créée dans le cadre de l’exécution du contrat signé le 23 décembre 2018 n’est pas décisif pour l’issue du litige. Poursuivant son analyse, la cour cantonale constate que le contrat du 23 décembre 2018 ne mentionne pas que les marques enregistrées dans le cadre de l’exécution de celui-ci devraient l’être au nom de la recourante qui en serait la titulaire. Une telle volonté commune des parties n’est pas établie, si bien que l’enregistrement des marques au nom de l’intimée n’est pas contraire à ce que prévoyait le contrat du 23 décembre 2018. Selon l’autorité précédente, ledit contrat ne stipule pas davantage que les marques litigieuses, une fois enregistrées au nom de l’intimée, devraient être cédées à la recourante. La juridiction cantonale estime par ailleurs qu’il est cohérent que les marques «Swiss Academy for International Law» ainsi que son acronyme «|SAIL» aient été enregistrées au nom de la société qui porte le même nom, ce qui permet d’éviter tout risque de confusion entre la raison sociale de l’intimée et les marques concernées qui seraient détenues par un autre sujet de droit. En tout état de cause, elle observe que l’intimée n’est pas partie au contrat conclu le 23 décembre 2018, raison pour laquelle elle n’est pas soumise aux obligations qui en découlent. La recourante ne peut dès lors pas prétendre à la cession des marques litigieuses en se fondant sur ledit contrat.

La cour cantonale souligne que la présente espèce ne constitue pas un cas typique d’application de l’art. 4 LPM, puisque les marques litigieuses n’ont pas été déposées pour être utilisées par le cocontractant de la recourante, soit SSIR SA, mais par un tiers sans lien avec la recourante et dans un contexte autre que celui faisant l’objet du contrat du 23 décembre 2018 ayant pour objet la création d’un centre d’enseignement, la dénomination des marques utilisées n’étant par ailleurs pas mentionnée dans ledit contrat et ne correspondant pas à celles de la recourante. La juridiction cantonale constate en outre que la première marque litigieuse a été enregistrée en Suisse par l’intimée en juin 2020. À cette date, la recourante ne détenait aucune marque identique ou même similaire, ni n’avait utilisé un tel signe, en Suisse ou à l’étranger. Elle n’a en effet déposé une marque similaire, en ce sens qu’elle comporte le même terme «Swiss Academy for International Law» (avec l’acronyme SAIL), de couleur rouge, mais avec un logo différent, que neuf mois plus tard, en mars 2021. Pour la cour cantonale, la recourante ne peut se prévaloir du fait que les deux marques déposées en Suisse postérieurement au dépôt de marques en Russie sont similaires à ces dernières, en ce sens qu’elles utilisent l’acronyme «SAIL», puisque lesdites marques russes sont elles-mêmes similaires à celle précédemment déposée par l’intimée en juin 2020 qui comporte le terme «Swiss Academy for International Law», dont l’acronyme est «SAIL». Les deux marques déposées en avril et novembre 2021 par l’intimée s’inscrivent ainsi dans le prolongement du dépôt de la première marque suisse effectué en juin 2020. Il appert ainsi que la première condition d’application de l’art. 4 LPM n’est pas remplie.

La cour cantonale considère en outre que les marques litigieuses enregistrées par l’intimée ne sont pas identiques à celles dont se prévaut la recourante, puisqu’elles ne comportent pas de logo représentant une voile, si bien que la quatrième condition d’application de l’art. 4 LPM n’est pas satisfaite. Pour elle, il est par ailleurs douteux que l’art. 5 du contrat du 23 décembre 2018, qui octroyait à SSIR SA le droit d’utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante, puisse être qualifié d’autorisation d’utilisation au sens de l’art. 4 LPM qui vise une situation différente, à savoir celle du cocontractant qui reçoit une autorisation d’utiliser une marque pour remplir ses obligations contractuelles, comme revendre ou promouvoir les produits faisant l’objet du contrat. La juridiction cantonale considère enfin que l’intimée ne revêt pas la qualité d’agent ni celle de représentant de la recourante. L’intimée, qui n’a reçu aucune autorisation d’utiliser les marques litigieuses, n’a aucune obligation de fidélité envers la recourante. Elle constitue une entité indépendante de SSIR SA, si bien que ces deux sujets de droit ne peuvent être qualifiés de sociétés affiliées ou faisant partie d’un même groupe, le simple fait que E. ait siégé au sein du conseil d’administration de ces deux sociétés étant insuffisant à cet égard, tout comme la circonstance, à supposer que celle-ci soit établie, selon laquelle D. était actionnaire de ces deux sociétés.

3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d’avoir jugé, à tort, que les conditions d’application de l’art. 4 LPM n’étaient pas remplies en l’espèce. Elle soutient que la relation juridique découlant du contrat signé le 23 décembre 2018 ne s’apparentait aucunement à une forme de partenariat, SSIR SA étant tenue d’exécuter la mission confiée à elle en suivant les instructions données par la recourante. Celle-ci souligne que SSIR SA, qui revêt la qualité d’agent ou de représentant au sens de l’art. 4 LPM, a procédé à l’enregistrement des marques litigieuses. Toutefois, celles-ci n’ont pas été enregistrées en son propre nom, mais au nom d’une société qui lui est étroitement liée, à savoir l’intimée. Cette proximité entre les deux sociétés concernées résulte de liens structurels et personnels incontestables, dès lors que l’intimée a été créée dans le cadre du contrat signé en décembre 2018 par SSIR SA et que les mêmes personnes dirigent ces deux entités. Soulignant que le contrat conclu le 23 décembre 2018 doit être qualifié de mandat, la recourante soutient que les actes accomplis par SSIR SA, y compris l’enregistrement des marques litigieuses, ont été effectués au mépris des obligations de loyauté et de diligence incombant au mandataire. Elle conteste l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle elle ne disposait pas d’un droit préférentiel préexistant sur les marques litigieuses déposées par l’intimée. Selon elle, semblable appréciation méconnaît le contexte factuel et juridique dans lequel a été créé le signe «SAIL». La recourante indique que la marque «SAIL» a été conçue par elle et présentée le 23 décembre 2020 aux protagonistes russes à la base du projet de création d’un centre d’enseignement juridique ainsi qu’aux représentants de l’intimée. Le choix du signe «SAIL», associé au logo représentant une voile, ne relevait pas d’une simple fantaisie, mais d’un concept original incarnant le voyage, l’ouverture et l’échange, symbolisant de manière cohérente le lieu d’implantation de l’académie d’enseignement juridique. Pour l’élaboration de ce signe, la recourante indique avoir fait appel aux services d’un artiste en septembre 2020. Pour la recourante, cette création lui confère un droit préférable matérialisé par le dépôt en Russie, le 14 mars 2021, de deux marques figuratives incluant la mention «SAIL». Les dépôts subséquents effectués en Suisse par l’intimée ne constituent, à son avis, nullement des créations indépendantes, mais une appropriation directe et abusive de la marque «SAIL», réalisée sans le consentement de la recourante et en violation de ses droits. La recourante soutient en outre que le contrat conclu le 23 décembre 2018 lui confère un meilleur droit sur les marques litigieuses. Elle fait aussi valoir que les |marques enregistrées en Suisse par l’intimée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à celles qu’elle a déposées en Russie, si bien que la quatrième condition d’application de l’art. 4 LPM est remplie. Elle prétend enfin que la cour cantonale a nié, à tort, que l’intimée n’était pas un utilisateur autorisé au regard de l’art. 4 LPM.

3.4. Tel qu’il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l’occurrence, la recourante ne saurait fonder ses prétentions sur le contrat conclu le 23 décembre 2018 pour obtenir la cession, en sa faveur, des marques litigieuses, puisque l’intimée n’est pas liée par ledit contrat. Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale a constaté que le contrat du 23 décembre 2018 n’indiquait pas que les marques enregistrées dans le cadre de celui-ci devaient l’être au nom de la recourante, l’existence d’une volonté commune des parties à cet égard n’étant pas établie. Or, la recourante ne s’en prend pas véritablement à pareille constatation.

Par ailleurs, il appert qu’au moins deux conditions d’application de l’art. 4 LPM ne sont pas satisfaites en l’espèce. Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que la recourante, au moment du dépôt de la première marque litigieuse en Suisse effectué par l’intimée en juin 2020, ne détenait aucune marque identique ou même similaire, ni n’avait utilisé un tel signe en Suisse ou à l’étranger. Sur le vu des constatations de fait opérées à ce sujet dans l’arrêt attaqué qui lient la Cour de céans, il n’est pas établi que la recourante bénéficiait d’un droit préférable préexistant sur les signes litigieux. En tant que la recourante tente de démontrer qu’elle disposait d’un meilleur droit sur les marques litigieuses en se fondant sur certaines allégations qui n’ont pas été tenues pour établies par l’autorité précédente, sans se plaindre à cet égard d’une appréciation arbitraire des preuves ni se conformer aux exigences applicables en matière de complètement de l’état de fait, sa critique est irrecevable. Pour le surplus, elle ne parvient pas à démontrer que l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la recourante ne pouvait pas se prévaloir du fait que les deux marques litigieuses enregistrées par l’intimée en Suisse en avril et novembre 2021 étaient similaires aux marques déposées antérieurement en Russie étant donné que celles-ci étaient elles-même similaires à la marque déposée en Suisse en juin 2020 par l’intimée, contreviendrait au droit fédéral. Dans son mémoire de recours, l’intéressée reconnaît du reste elle-même que la marque enregistrée en Suisse par l’intimée en juin 2020 est similaire à ses marques russes, enregistrées postérieurement, puisqu’elle indique que cette marque suisse «reprend purement et simplement l’acronyme SAIL sous une forme descriptive». Au vu de ce qui précède, la première condition d’application de l’art. 4 LPM n’est pas satisfaite, car la recourante n’avait pas acquis de droit préférable sur les signes litigieux lors du dépôt de la première marque par l’intimée en juin 2020.

Il apparaît en outre que la troisième condition d’application de l’art. 4 LPM n’est pas davantage remplie. En effet, le contrat conclu le 23 décembre 2018 octroyait certes à SSIR SA le droit d’utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante. Cela étant, il n’est pas établi que, lors de la signature dudit contrat, la recourante disposait d’un droit préférentiel préexistant sur les trois signes litigieux. Partant, elle ne pouvait pas autoriser contractuellement SSIR à les utiliser (cf. dans le même sens: ATF 151 III 106 ss consid. 12.2). Il suit de là que la recourante ne peut pas invoquer avec succès l’art. 4 LPM à l’encontre de l’intimée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’application de ladite norme sont satisfaites.

Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause en litige, la recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme que l’intimée aurait commis un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en agissant comme elle l’a fait.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

[…]

Cb

Cet arrêt rendu dans un contexte factuel assez complexe (aussi au vu du nombre de sociétés et personnes impliquées) illustre l’application de l’art. 4 LPM permettant de faire constater la nullité d’une marque ou d’en obtenir la cession.

Il fait suite à plusieurs arrêts récemment publiés au recueil officiel des Arrêts du Tribunal fédéral concernant cette disposition, démontrant l’intérêt de la thématique (cf. ATF 151 III 106 ss = TF, sic! 2025, 237 ss, «Glubschis II»; ATF 150 III 83 = TF, sic! 2024, 215 ss, «Glubschi(s)»; ATF 143 III 216 = TF, sic! 2017, 412 ss, «Reico»).

Selon sa jurisprudence (ATF 151 III 106 ss consid. 10.2 = TF, sic! 2025, 237 ss, consid. 10.2, «Glubschis II»), le Tribunal fédéral a posé sept conditions cumulatives permettant d’appliquer l’art. 4 LPM (ces principes étant rappelés dans l’arrêt ci-dessus).

En l’espèce, le TF a constaté que deux des conditions d’application de l’art. 4 LPM n’étaient pas remplies.

Le TF a tout d’abord considéré que la première condition d’application de l’art. 4 LPM n’était pas remplie, soit que le maître ait un droit préférentiel préexistant sur la marque (le maître étant ainsi le «Geschäftsherr»; l’art. 4 LPM mentionnant toutefois le terme – «équivoque» selon le TF; cf. consid. 3.1 – de «titulaire»; «Inhaber»; «titolare»). Le TF a ainsi constaté qu’en l’espèce la demanderesse (et recourante devant le TF) n’avait pas acquis de droit préférentiel sur les signes litigieux lors du dépôt de la première marque (en Suisse) par l’intimée en juin 2020 (consid. 3.4).

Le TF a également estimé que la troisième condition d’application de l’art. 4 LPM n’était pas remplie, condition exigeant qu’il «existe un contrat entre le maître et l’utilisateur autorisé (respectivement entre le véritable titulaire de la marque et l’usurpateur) qui a pour contenu la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître (a) et l’autorisation d’utiliser la marque appartenant à autrui (b)» (consid. 3.1). Il relève, dans ce contexte, que «le contrat conclu le 23 décembre 2018 octroyait certes à SSIR SA le droit d’utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante» (consid. 3.4), en notant toutefois qu’il «n’est pas établi |que, lors de la signature dudit contrat, la recourante disposait d’un droit préférentiel préexistant sur les trois signes litigieux» (ibid.) de sorte que la recourante «ne pouvait pas autoriser contractuellement SSIR à les utiliser» (ibid.).

Sur cette base, le TF a estimé que vu que ces deux conditions n’étaient pas remplies, il n’était pas nécessaire d’examiner les cinq autres conditions d’application de l’art. 4 LPM (ibid.).

Cet arrêt appelle ainsi les trois commentaires suivants:

• 1.
  Tout d’abord, l’analyse du TF concernant la troisième condition (l’existence d’un contrat) n’est pas nécessairement optimale dans la mesure où elle se focalise sur l’existence d’un droit préférentiel du maître sur les signes litigieux, ce qui en réalité relève de la première condition. La troisième condition porte en effet sur l’existence d’un contrat entre le maître et l’utilisateur autorisé ayant «pour contenu la sauvegarde des intérêts commerciaux du maître (a) et l’autorisation d’utiliser la marque appartenant à autrui (b)» (consid. 3.1).

  A cet égard, force est constater que le contrat du 23 décembre 2018 entre la recourante (ILEC) et SSIR SA (ci-après: le «Contrat») comportait, comme le relève le TF, une clause donnant à SSIR SA «le droit d’utiliser les marques, noms commerciaux et logos de la recourante» (art. 5 du Contrat). En outre, ce qui ne résulte pas de l’arrêt du TF mais de l’arrêt cantonal (soit de l’arrêt du 8 juillet 2025 (C/13560/2022 ACJC/938/2025) de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; ci-après: l’«Arrêt Cantonal»), l’Annexe 1 au Contrat prévoyait que «doit être vérifiée la conformité du nom commercial de l’entreprise aux dispositions du registre du commerce et du droit de la propriété intellectuelle et que le nom peut également être enregistré auprès de l’OMPI comme ’marque de l’entreprise’ (ch. 1.1.2 [de l’annexe au Contrat])» (Arrêt Cantonal, En fait, A.b.b).

  Il aurait ainsi été intéressant d’avoir l’avis du TF sur l’interprétation de ces dispositions afin de déterminer si le Contrat couvrait les marques litigieuses et dans l’affirmative quelle partie au Contrat avait le droit de déposer celles-ci et à quelles conditions.

  Dans ce contexte, on peut imaginer que la recourante (ILEC) et SSIR SA aient convenu que cette dernière ou une société apparentée à celle-ci ait eu le droit contractuel d’enregistrer les marques litigieuses comprenant les termes «Swiss Academy for International Law» (telles que celles déposées par SAIL SA), ainsi que de refléter cette dénomination dans sa raison sociale (comme fait par SAIL SA), mais que ces marques devaient être restituées à ILEC à certaines conditions.

  Le TF a constaté à ce propos qu’«il apparaît que la cour cantonale a constaté que le contrat du 23 décembre 2018 n’indiquait pas que les marques enregistrées dans le cadre de celui-ci devaient l’être au nom de la recourante, l’existence d’une volonté commune des parties à cet égard n’étant pas établie. Or, la recourante ne s’en prend pas véritablement à pareille constatation» (consid. 3.4.).

  L’application de l’art. 4 LPM ne requiert toutefois pas nécessairement qu’une marque enregistrée par un agent l’ait été «au nom» du maître. En effet, l’art. 4 LPM peut aussi s’appliquer dans l’hypothèse où une marque est enregistrée au nom et pour le compte de l’agent avec l’accord du maître, le maître étant alors en droit (si les conditions de l’art. 4 LPM sont remplies) de révoquer son consentement à l’enregistrement de la marque et d’en obtenir la cession. Il aurait ainsi été intéressant de voir si cette deuxième hypothèse d’application de l’art. 4 LPM était envisageable en l’espèce.

  On notera en passant que le TF s’est limité à constater l’absence de volonté commune des parties (en application de la méthode d’interprétation subjective de la volonté des parties), cette constatation de l’absence de volonté commune pouvant alors conduire à procéder à l’interprétation objective de la volonté des parties (question de droit alors soumise au TF). Dans cet esprit, l’hypothèse de la révocation du consentement à l’enregistrement de la marque par l’agent pourrait conduire à apprécier un peu différemment l’exigence d’un droit préférentiel préexistant sur la marque (soit la première condition d’application de l’art. 4 LPM selon la liste des conditions posées par le TF). En effet, on peut imaginer des situations dans lesquelles une partie (A) confierait à une autre (B), p.ex. dans le cadre d’un contrat de distribution le soin d’enregistrer un nouveau signe comme marque, sans que la première partie (A) l’ait nécessairement utilisé préalablement à titre de marque.
• 2.
  Il aurait, par ailleurs, été intéressant de lire les réflexions du TF concernant le champ d’application personnel de la troisième condition, soit la nécessité que l’utilisateur autorisé à l’encontre duquel l’art. 4 LPM est invoqué soit ou non le cocontractant du maître (en l’occurrence SSIR SA avec qui le contrat du 23 décembre 2018 avait été conclu).

  Selon sa jurisprudence (ATF 150 III 83 ss consid. 3.2.2 = TF, sic! 2024, 215 ss, consid. 3.2.2, «Glubschi(s)»), cette exigence ne doit pas être interprétée trop strictement, dans le sens où l’identité doit être admise également lorsque les dépôts ont été accomplis par les organes, les associés, les auxiliaires, une société affiliée du groupe ou un homme de paille du cocontractant, dans la mesure où de tels dépôts sont intervenus en lien avec l’usage de la marque d’agent et dans le cadre de ladite autorisation (consid. 3.4). Il s’ensuit que l’art. 4 LPM doit trouver application même en l’absence de relation contractuelle directe entre l’utilisateur autorisé à l’encontre duquel l’art. 4 LPM est invoqué et le cocontractant du maître (ce que note la doctrine, cf. M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler, F. Thouvenin (Hsg.), Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG) [ci-après: SHK], Bern 2017, MSchG 4 N 12 ff.; J. de Werra, in: J. de Werra/P. Gilliéron (édit.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle [ci-après: CR PI], Bâle 2013, LPM 4 N 18 ss).

  Dans le cas d’espèce, le TF laisse toutefois la question ouverte de savoir si l’intimée (SAIL SA) ayant déposé les marques litigieuses doit être assimilée au cocontractant (SSIR SA) du maître (ILEC/la recourante). A cet égard, la Cour de justice du canton de Genève a retenu (dans l’Arrêt Cantonal) que les marques litigieuses n’ont pas été déposées pour être utilisées par le cocontractant de la recourante, mais par un tiers sans lien avec la recourante et dans un contexte autre que celui faisant l’objet du contrat (consid. 3.2; cf. aussi consid. 2.2.5 de l’Arrêt Cantonal). La cour cantonale a en particulier relevé que le déposant constitue une entité indépendante du cocontractant de la recourante, si bien que ces deux sujets de droit |ne peuvent être qualifiés de sociétés affiliées ou faisant partie d’un même groupe et que le simple fait que E. ait siégé au sein du conseil d’administration du cocontractant et du déposant étant insuffisant à cet égard, tout comme la circonstance, à supposer que celle-ci soit établie, selon laquelle D. était actionnaire du cocontractant et du déposant (consid. 3.2; cf. aussi consid. 2.2.5 de l’Arrêt Cantonal).
• 3.
  Enfin, il aurait été instructif de lire la position du TF dans le cas d’espèce concernant la quatrième condition d’application de l’art. 4 LPM, soit que «la marque enregistrée et la marque d’autrui («fremde Marke») sont identiques» (consid. 3.1). En effet, le TF a relevé en l’espèce que la cour cantonale a retenu que «les marques litigieuses enregistrées par l’intimée ne sont pas identiques à celles dont se prévaut la recourante, puisqu’elles ne comportent pas de logo représentant une voile, si bien que la quatrième condition d’application de l’art. 4 LPM n’est pas satisfaite» (consid. 3.2; cf. aussi consid. 2.2.5 de l’Arrêt Cantonal).

  Le TF n’a toutefois pas pris position sur la possibilité qu’un droit préférentiel puisse naître de l’existence d’une marque préexistante du maître qui serait seulement similaire, et donc pas identique à la marque de l’agent (l’identité des marques étant exigée par le TF selon les conditions qu’il a posées et rappelées dans l’arrêt présenté ici – cf. consid. 3.4; cf. déjà TF du 8 août 2011, 4A_39/2011, consid. 8.5.1 = TF, sic! 2012, 109 ss consid. 8.5.1, «Go Fast II»). Or, il sied de relever que la jurisprudence européenne adopte cette approche (cf. arrêt CJUE du 11 novembre 2020, affaire C-809/18 P, EUIPO c/. John Mills) en se fondant notamment sur l’interprétation de l’art. 6septies de la Convention de Paris sur lequel l’art. 4 LPM est fondé (cf. arrêt CJUE, para. 68, notant qu’il «ressort des actes de la conférence de Lisbonne, tenue du 6 au 31 octobre 1958 aux fins de la révision de la convention de Paris et au cours de laquelle cet article 6septies a été introduit, qu’est également susceptible de relever de cette disposition une marque demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure lorsque cette marque demandée est similaire à ladite marque antérieure (actes de la conférence de Lisbonne, p. 681)»). Dans cette mesure, on peut souhaiter que le TF interprète lui aussi largement cette condition et n’exige dès lors plus une identité entre les marques concernées, approche qui est d’ailleurs préconisée en doctrine (cf. de Werra, CR PI, LPM 4 N 29).

Jacques de Werra, professeur, dr en droit, Genève.

Boris Catzeflis, dr en droit, avocat, Genève.