«skinmed (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 11. November 2025

«skinmed (fig.)» Bundesverwaltungsgericht vom 11. November 2025

Zulässige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung erst vor Bundesverwaltungsgericht

Abteilung II; teilweise Gutheissung und Rückweisung; Akten-Nr. B-7875/2024

8.1

8.1.1 Die Beschwerdeführerin beantragt eventualiter die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung.

Diesbezüglich macht sie geltend, dass die zahlreichen eingereichten Belege der Beilagen 3–11 untermauern würden, dass sie das Zeichen «skinmed» seit über zehn Jahren in der Schweiz sowohl firmen- als auch markenmässig im Zusammenhang mit den interessierenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 42 und 44 nutze und im Wirtschaftsverkehr auch mit bedeutenden Werbeaufwendungen beworben werde. Über die originäre Kennzeichnungskraft hinaus, sei im Lichte des beachtlichen Klientenstamms, der publizitätswirksamen Reichweite der Medienberichterstattungen und Werbeanstrengungen, sowie letztlich auch der |Lehr- und Ausbildungstätigkeit in Kooperation mit der Universität Zürich davon auszugehen, dass das Zeichen «skinmed» als individualisierender Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin verstanden werde. Die Beschwerdeführerin beantragt daher, dass im Falle der Abweisung der Beschwerde im Hauptantrag, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückgewiesen werde.

8.1.2 Die Vorinstanz stellt sich in der Vernehmlassung dagegen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin spätestens als ihr nach Eingang der Stellungnahme zur Beanstandung eine Verfügung angekündigt worden sei, die Verkehrsdurchsetzung hätte beantragen können, was sie jedoch weder explizit noch implizit gemacht habe. Das Markenprüfungsverfahren vor der Vorinstanz sei mit Erlass einer Verfügung abgeschlossen. Das Bundesverwaltungsgericht habe bestätigt, dass ein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke, welcher nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gemacht worden sei, nicht zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden könne. Da der Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke nicht im Prüfungsverfahren vor der Vorinstanz, sondern erst im Rechtsmittelverfahren gestellt worden sei, könne er auch nicht wie eventualiter beantragt zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Die Beschwerdeführerin könne einen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Rahmen einer Neuanmeldung stellen. Die Vorinstanz verweist diesbezüglich auf die Erwägung 8.2 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-4839/2022 vom 5. Oktober 2023 «FACE ID».

[…]

8.3

8.3.1 Die hier interessierende Frage, ob – wie von der Vorinstanz vorgebracht (vgl. E. 8.1.2 hiervor) – die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder ob es auch möglich ist, diese erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend zu machen, wurde bis anhin in der Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet:

8.3.2 Im Verfahren B-3394/2007 (BVGer vom 29. September 2008, B-3394/2007, «SALESFORCE.COM») prüfte das Bundesverwaltungsgericht die Verkehrsdurchsetzung der Marke «SALESFORCE.COM». Diese wurde von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht. Das Bundesverwaltungsgericht erwog diesbezüglich, dass im Beschwerdeverfahren bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel vorgebracht werden könnten. Dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei der Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor der Rekurskommission beziehungsweise dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (BVGer vom 29. September 2008, B-3394/2007, E. 6, «SALESFORCE.COM»).

8.3.3 Die gleiche Konstellation lag dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht B-55/2010 (BVGer vom 23. April 2010, B-55/2010, «G [fig.]») zugrunde. Auch in diesem Verfahren wurde die Verkehrsdurchsetzung von der dortigen Beschwerdeführerin erstmals im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht und vom Bundesverwaltungsgericht geprüft. Das Bundesverwaltungsgericht erwog erneut, dass bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren vorgebracht werden könnten und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Sachverhalt zu Grunde zu legen sei, wie er sich im Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht habe und bewiesen sei. Die Verkehrsdurchsetzung könne demnach auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (BVGer vom 23. April 2010, B-55/2010, E. 4.1, «G [fig.]»).

8.3.4 Anders präsentierte sich der Sachverhalt im Verfahren B-6629/2011 (BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, «ASV»). Die dortige Beschwerdeführerin brachte bereits vor der Vorinstanz vor, dass sie die Verkehrsdurchsetzung ihrer Markenzeichen nachweisen werde, sofern die Vorinstanz an der Nichteintragung festhalte. Indessen stellte die Beschwerdeführerin keinen formellen Antrag auf Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Vorinstanz (BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, E. A, «ASV»). Mit ihrer Replik beantragte die Beschwerdeführerin sodann vor Bundesverwaltungsgericht unter Einreichung neuer Unterlagen eventualiter die beiden Markenanmeldungen mit dem Vermerk «im Verkehr durchgesetzt» einzutragen (BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, E. D, «ASV»). Das Gericht hielt diesbezüglich fest, dass sich die Hinterlegerin oder der Hinterleger im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne. Entsprechende Anträge seien auch in Form von Eventualanträgen zulässig (BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, E. 9.3.5, «ASV»). Die Beschwerde wurde im Eventualantrag gutgeheissen und die Vorinstanz angewiesen die Marke als im Verkehr durchgesetzte Marke im schweizerischen Markenregister einzutragen.

8.3.5 Auch im Verfahren B-6068/2014 (BVGer vom 1. Februar 2016, B-6068/2014, «GOLDBÄREN», teilweise publiziert in BVGE 2016/21) hatte die dortige Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung erstmals vor Bundesverwaltungsgericht vorgebracht. Im vorinstanzlichen Verfahren hatte sie noch ausdrücklich beantragt, das angemeldete Zeichen sei nur in Bezug auf die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen. Das Bundesverwaltungsgericht hielt diesbezüglich fest, Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege sei das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bilde, soweit es im Streit liege. Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens könne nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens gewesen |sei oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden habe, dürfe die zweite Instanz nicht beurteilen, andernfalls sie in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingreifen würde. Auf das Eventualbegehren der Beschwerdeführerin sei folglich nicht einzutreten, es sei jedoch bei allfälliger Abweisung des Hauptbegehrens zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (BVGer vom 1. Februar 2016, B-6068/2014, E. 1.2, «GOLDBÄREN», nicht publiziert in BVGE 2016/21). Die Beschwerde wurde im Hauptbegehren gutgeheissen, weshalb kein Entscheid über das Eventualbegehren erfolgte.

8.3.6 Im Verfahren B-4839/2022 (BVGer vom 5. Oktober 2023, B-4839/2022, «FACE ID») hatte die dortige Beschwerdeführerin vor Bundesverwaltungsgericht erstmals beantragt, die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. In der Parteiverhandlung korrigierte sie die Rechtsbegehren dahingehend, dass eventualiter das Zeichen als durchgesetzte Marke einzutragen und subeventualiter die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, der Anfechtungsgegenstand sei vorliegend die angefochtene Verfügung, in welcher es lediglich um die originäre Unterscheidungskraft gegangen sei. Die Geltendmachung als durchgesetzte Marke mit Prüfung der derivativen Unterscheidungskraft würde zu einer Ausweitung des Streitgegenstandes führen und diesen qualitativ verändern. Dieser Antrag wäre grundsätzlich nicht mehr zuzulassen (BVGer vom 5. Oktober 2023, B-4839/2022, E. 8.1.2 «FACE ID»). Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes sei auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung müsse bei der Vorinstanz geltend gemacht werden (BVGer vom 5. Oktober 2023, B-4839/2022, E. 8.1.5, «FACE ID»). Für den Subeventualantrag gelte grundsätzlich die gleiche Schlussfolgerung wie in E. 8.1.5 des Urteils, weshalb darauf ebenfalls nicht einzutreten sei. Es könne in diesem Sinne nicht zur «Neubeurteilung» zurückgewiesen werden, da zuerst in der Sache beurteilt werden müsse. Der Antrag der Beschwerdeführerin sei aber so zu verstehen, dass sie eine Beurteilung in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung der Marke wünsche. Das Bundesverwaltungsgericht erweise sich hierzu als funktionell unzuständig, doch könne das Gesuch der Vorinstanz gegebenenfalls im Rahmen einer neuen Anmeldung gestellt werden (BVGer vom 5. Oktober 2023, B-4839/2022, E. 8.2, «FACE ID»).

8.3.7 Darüber hinaus wurde in mehreren Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts die bereits vor der Vorinstanz geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung geprüft, wobei sich auch in diesen Urteilen unterschiedliche Ausführungen zur Frage finden, ob auch eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung bei erstmaliger Geltendmachung im Rechtsmittelverfahren zulässig sei. Einerseits wurde ausgeführt, die Hinterlegerin oder der Hinterleger könne sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (BVGer vom 13. Dezember 2018, B-684/2016, E. 6.1, «Postauto»; BVGer vom 31. Oktober 2012, B-4519/2011, E. 7.2, «RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN, ALBULABAHN»; BVGer vom 17. Februar 2012, B-5169/2011, E. 2.5, «OKTOBERFESTBIER»). Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass die Verkehrsdurchsetzung bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden müsse. Sofern die Verkehrsdurchsetzung nicht bereits Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens gewesen sei, sei auf ein erstmaliges (Eventual-)Begehren im Beschwerdeverfahren nicht einzutreten. Es erscheine aber angezeigt, die neue, ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende, Streitfrage zur Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen (BVGer vom 24. Januar 2025, B-4751/2023, E. 9.3, «Appenzeller»). Auf einen Entscheid betreffend Verkehrsdurchsetzung wurde ferner verzichtet, wenn es an einem expliziten Antrag fehlte (BVGer vom 26. August 2008, B-3553/2007, E. 6, «SWISS ARMY») oder wenn ausdrücklich auf die Anmeldung der Marke als «durchgesetzte Marke» verzichtet wurde (BVGer vom 26. Februar 2008, B-1759/2007, E. 8, «Pirates of the Caribbean»; BVGer vom 14. März 2007, B-7396/2006, E. 13, «Turbinenfuss»). Schliesslich wurde in einem Urteil die Verkehrsdurchsetzung geprüft und verneint, obwohl kein expliziter (Eventual-)Antrag auf Verkehrsdurchsetzung gestellt worden war (BVGer vom 26. November 2009, B-915/2009, E. 2.4.3, «VIRGINIA SLIMS»).

8.3.8 In der Literatur finden sich ebenfalls verschiedene Stimmen zur Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung erstmalig im Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden kann oder nicht. Während Aschmann die Auffassung vertritt, die Bindung der Beschwerde an den Gegenstand der angefochtenen Verfügung beschränke den Grundsatz, dass die Hinterlegerin beziehungsweise der Hinterleger sich im Eintragungs- und Rechtsmittelverfahren jederzeit auf die Verkehrsdurchsetzung berufen könne (D. Aschmann, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 lit. a N 253), sind Städeli/Brauchbar Birkhäuser der Ansicht, dass die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Markenhinterlegungsverfahren bis zum Urteil jederzeit möglich sei, zumal der Streitgegenstand dadurch nicht ausgeweitet werde. Die Frage, ob das Zeichen originäre oder derivative Unterscheidungskraft aufweise, sei eine Rechtsfrage (M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: D. Lucas/F. Markus R. [Hg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 2 N 218). Die gleiche Auffassung vertritt Willi, der ausführt, die Verkehrsdurchsetzung könne auch noch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden (C. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 2 N 187).

8.3.9 Die Vorinstanz hat die bestehende Rechtsunsicherheit erkannt und hält diesbezüglich in ihrer Richtlinie in Markensachen fest, dass es aufgrund der Rechtsprechung nach wie vor unklar sei, ob die Verkehrsdurchsetzung auch im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden könne (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 5 Ziff. 12.1.3).

|8.4

8.4.1 Nach dem Gesagten steht im Kern der Frage, ob die Verkehrsdurchsetzung einer Marke bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden muss oder auch erstmalig im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden kann, der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege.

8.4.2

8.4.2.1 Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts ist im Verfahren der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (BGE 131 II 200 ff. E. 3.2 m.H.; BGer vom 28. Juli 2017, 2C_623/2016, E. 2.3.1; BGer vom 29. November 2013, 1C_126/2013, E. 2.4; BGer vom 3. März 2008, 2C_642/2007, E. 2.2) beziehungsweise welches – im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes – den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 144 I 11 ff. E. 4.3; BGE 131 V 164 ff. E. 2.1; BGE 130 V 501 ff. E. 1.1; BGE 125 V 413 ff. E. 1b). Dabei sind auch die Parteibegehren zu berücksichtigen (BGE 136 II 457 ff. E. 4.2; BGE 133 II 35 ff. E. 2; BVGer vom 27. Februar 2020, B-5607/2019, E. 1.2; BVGer vom 10. Juli 2014, B-369/2014, E. 3.1; BVGer vom 19. März 2013, A-5274/2011, E. 1.3.1). Beschwerdebegehren, die neue, in der angefochtenen Verfügung nicht geregelte Fragen aufwerfen, sind unzulässig. In einem Rechtsmittelverfahren vor oberer Instanz kann der Streitgegenstand grundsätzlich nur eingeschränkt, jedoch nicht mehr erweitert werden (BGE 142 I 155 ff. E. 4.4.2; BGE 131 II 200 ff. E. 3.2; BGE 130 II 530 ff. E. 2.2; BGer vom 29. November 2013, 1C_126/2013, E. 2.4; BGer vom 3. März 2008, 2C_642/2007, E. 2.2; BVGE 2024 IV/2 E. 1.4). Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen beziehungsweise zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich – in Form einer Verfügung – Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand (BGE 125 V 413 ff. E. 1a). Anfechtungs- und Streitgegenstand sind danach identisch, wenn die Verwaltungsverfügung insgesamt angefochten wird (BGE 131 V 164 ff. E. 2.1; BGE 130 V 501 ff. E. 1.1; BGE 125 V 413 ff. E. 1b). Ausnahmsweise kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 ff. E. 1.2; BGE 130 V 138 ff. E. 2.1; BGE 122 V 34 ff. E. 2a; BGer vom 12. März 2019, 9C_747/2018, E. 3.5; BGer vom 10. Januar 2019, 2C_1035/2018, E. 3; BVGE 2014/25 E. 1.5.2; 2009/37 E. 1.3.1; vgl. BVGer vom 24. Januar 2025, B-4751/2023, E. 9.3, «Appenzeller»; BVGer vom 5. Oktober 2023, B-4839/2022, E. 8.1.3, «FACE ID»; BVGer vom 20. Juni 2019, B-2792/2017, E. 1.3, «IGP»).

8.4.2.2 In BGE 131 II 200 führte das Bundesgericht etwa aus, dass Streitgegenstand die Erteilung einer Bewilligung (von regelmässig wiederkehrender Sonntagsarbeit an maximal 20 Sonn- und Feiertagen) sei. Dass diese Bewilligung unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein. Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder deren Herleitung definiere den Streitgegenstand, auch wenn unter Umständen auf die Begründung zurückgegriffen werden müsse, um die Rechtsfolge zu verstehen (BGE 131 II 200 ff. E. 3.3; siehe auch BGer vom 3. März 2008, 2C_642/2007, E. 2.2; BVGE 2024/2 E. 1.5. m.H.). Im Entscheid BGE 136 II 165 legte das Bundesgericht sodann dar, dass die dortigen Beschwerdeführer eine Entschädigung beantragt hätten, wobei als Begründung ihres Anspruchs sowohl die Enteignung nachbarlicher Abwehrrechte wegen übermässiger Lärmimmissionen als auch der eigentliche (direkte) Überflug vom Flughafen Zürich in Betracht kommen würden. Streitgegenstand des Verfahrens sei somit die beantragte Entschädigung. Dass diese unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt werden könne, schränke den Streitgegenstand nicht ein: Die rechtliche Wirkung, nicht die Begründung oder Herleitung definiere den Streitgegenstand. Das Gericht habe innerhalb des Streitgegenstandes das Recht von Amtes wegen anzuwenden und grundsätzlich den Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im Zeitpunkt des Entscheids verwirklicht habe und bewiesen sei (BGE 136 II 165 ff. E. 5.2).

8.4.3 In der Literatur wird der Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege als das Rechtsverhältnis definiert, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt beziehungsweise angefochten wird (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler/M. Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., Basel 2022, Rz. 2.8; T. Flückiger, in: B. Waldmann/P. Krauskopf [Hg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl., Zürich 2023, VwVG 7 N 19; A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi/l. Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl., Zürich 2025, Rz. 685). Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet lediglich das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Anfechtungsobjekt und Streitgegenstand sind identisch, wenn die Verfügung insgesamt angefochten wird. Bezieht sich demgegenüber die Beschwerde nur auf einen Teil des durch die Verfügung bestimmten Rechtsverhältnisses, gehören die nicht beanstandeten Teilaspekte des verfügungsweise festgelegten Rechtsverhältnisses zwar wohl zum Anfechtungsobjekt, nicht aber zum Streitgegenstand (vgl. statt vieler: Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 2.8). Die Rechtsmittelinstanz darf die Verfügung grundsätzlich nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. Massgebend für die Bestimmung des Streitgegenstandes ist indessen die rechtliche Wirkung, nicht die |Begründung oder Herleitung. Die obere Instanz darf die angefochtene Verfügung durchaus mit anderer rechtlicher Begründung schützen oder auch einen rechtlich unzutreffend begründeten Antrag gutheissen (Flückiger, VwVG 7 N 19; vgl. auch Art. 62 Abs. 4 VwVG; sowie Motivsubstitution; BVGE 2024 IV/2 E. 1.5; 2007/41 E. 2; 2009/61 E. 6.1). Der Streitgegenstand darf im Laufe des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden: er kann sich höchstens verengen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Ausnahmen sind aus prozessökonomischen Gründen möglich, wenn das neue Begehren in engem Bezug zum Streitgegenstand steht und die Vorinstanz im Laufe des Verfahrens bereits Gelegenheit hatte, sich dazu zu äussern (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 2.8; Flückiger, VwVG 7 N 35 ff. m.w.H.). Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen; sonst würde in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen (Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 2.8; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Rz. 687).

8.5

8.5.1 Vorliegend gilt demnach zu untersuchen, was Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens ist.

8.5.2

8.5.2.1 Mit der Markenhinterlegung wird das Markeneintragungsverfahren ausgelöst und mit der Eintragung oder Zurückweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Das Eintragungsverfahren wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung und materielle Prüfung (Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Januar 2024, Teil 2 Ziff. 1). Das IGE prüft dabei im Rahmen der materiellen Prüfung von Amtes wegen, ob einer Eintragung im Sinne von Art. 2 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG absolute Schutzausschlussgründe entgegenstehen (vgl. BGE 147 III 326 ff. E. 2, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT»), trägt – sofern die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt sind – die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung (Art. 30 Abs. 3 und 38 Abs. 1 Bst. a MSchG). Ab der Veröffentlichung der Eintragung läuft eine dreimonatige Frist, innerhalb welcher Inhaberinnen und Inhaber von älteren Marken Widerspruch einlegen können (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 31 MSchG). Ob die betroffenen Marken identisch oder verwechselbar im Sinne relativer Ausschlussgründe sind (Art. 3 Abs. 1 MSchG), prüft das IGE in einem allfälligen folgenden Widerspruchsverfahren (vgl. BVGer vom 25. August 2021, B-2608/2019, E. 2.1 m.w.H., «HISPANO SUIZA»).

8.5.2.2 Gegenstand der materiellen Prüfung des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens bildet somit im Kern die Frage, ob der Eintragung einer Marke absolute Schutzausschlussgründe im Sinne von Art. 2 MSchG entgegenstehen (vgl. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG; S. Fraefel, in: D. Lucas/F. Markus R [Hg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 30 N 12 m.w.H.). Art. 2 Bst. a MSchG sieht dabei ausdrücklich vor, dass ein im Gemeingut stehendes Zeichen dennoch schutzfähig sein kann, wenn es sich im Verkehr durchgesetzt hat. Erst wenn einem Zeichen die originäre Unterscheidungskraft fehlt und es somit als Gemeingut an sich nicht schutzfähig ist, stellt sich die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden und/oder intensiven Gebrauch derivativ Kennzeichnungskraft erlangt hat und als durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a (zweiter Halbsatz) MSchG geschützt werden kann (BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2, «ePostSelect [fig.]»; BVGer vom 24. Juli 2018, B-6304/2016, E. 4.4, «Apple»; vgl. E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, N. 208 und 422). Die Prüfung der (derivativen) Verkehrsdurchsetzung erfolgt mit anderen Worten, nachdem eine (originäre) Unterscheidungskraft verneint worden ist (BVGer vom 24. Januar 2025, B-4751/2023, E. 5.6.1 m.w.H., «Appenzeller»; A. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im Schweizer Markenrecht, Bern 2013, 5 f.; Aschmann, MSchG 2 lit. a Rz. 254 m.H.). Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung hängt damit unmittelbar mit dem Gemeingutcharakter zusammen und kann nicht unabhängig davon erfolgen. Im Rahmen der Prüfung von absoluten Ausschlussgründen ist demnach unter anderem zu prüfen, ob eine Marke unterscheidungskräftig ist; ob sie das «aus sich selbst hinaus» (BGE 140 III 109 ff. E. 5.3.2, «ePostSelect [fig.]») oder auf Grund von Verkehrsdurchsetzung ist, kann Gegenstand des Eintragungsverfahrens sein (J. Müller/J. Simon, Handbuch Kollidierende Kennzeichen, 2. Aufl., Bern 2024, Rz. 23 m.w.H.). Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung stellt lediglich eine andere Begründung der aus Sicht der Hinterlegerin beziehungsweise des Hinterlegers bestehenden Eintragungsfähigkeit der Marke für die im Streit liegenden Waren und Dienstleistungen dar. Daran ändert auch nichts, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung praxisgemäss nur auf Antrag hin prüft (BVGer vom 28. August 2013, B-2609/2012, E. 2.3, «Schweizer Fernsehen»; BVGer vom 26. Februar 2008, B-1759/2007, E. 8, «Pirates of the Caribbean», BVGer vom 31. Oktober 2012, B-4519/2011, E. 3.8, «Rhätische Bahn»; Aschmann, MSchG 2 lit. a Rz. 308). Auch impliziert ein Antrag auf Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke nicht bereits die Annahme, dass dem betreffenden Zeichen per se die erforderliche originäre Unterscheidungskraft fehlt und diese von der Vorinstanz deshalb nicht mehr zu prüfen wäre. In einer solchen Konstellation ist bei fehlender Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung von der Vorinstanz auch die originäre Unterscheidungskraft zu prüfen (BVGer vom 24. Januar 2025, B-4751/2023, E. 9.5, «Appenzeller»).

8.5.3 Die Frage, ob eine Marke originär oder derivativ unterscheidungskräftig ist, betrifft sodann nicht die rechtliche Wirkung, sondern die Herleitung oder Begründung einer bestehenden oder nicht bestehenden Eintragungsfähigkeit einer Marke. Eine im Register als durchgesetzt vermerkte Marke (Art. 40 Abs. 2 lit. c der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]) erhält keinen anderen Schutz als eine originär unterscheidungskräftige Marke |(BVGE 2010/31 E. 9). In anderen Worten führen bei Bejahung der Verkehrsdurchsetzung originäre und derivative Unterscheidungskraft zu gleichwertigen Markenrechten (Müller/Simon, Rz. 23 und 34). Im Zusatz «durchgesetzte Marke» ist keine Verminderung, sondern eine ausdrückliche Bestätigung des gesetzlichen Schutzes zu erblicken (BGE 112 II 73 ff. E. 3b, «COCA-COLA CLASSIC, CHERRY COCA-COLA»). Die Hinterlegerin oder der Hinterleger erlangt durch die Eintragung einer durchgesetzten Marke vollen Markenschutz. Insbesondere kommen ihr oder ihm die Ausschliesslichkeitsrechte nach Art. 13 MSchG zu (Wyss, 251; Aschmann, MSchG 2 lit. a Rz. 315). Daran ändert auch nichts, dass sich die durchgesetzte Marke in Zivilverfahren nicht auf die Beweisvermutung nach Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) berufen kann (vgl. BGE 130 III 478 ff. E. 3, «Lernstudio»), da es sich hierbei um eine Frage der unterschiedlichen Strenge des Beweises und deren Bindungswirkung im Zivilverfahren handelt. Die rechtliche Wirkung einer Marke ist damit identisch, unabhängig davon ob sie originäre oder derivative Unterscheidungskraft besitzt. Daraus folgt, dass Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens die Eintragung einer Marke ins Markenregister bildet (vgl. auch BGE 133 III 490 ff. E. 3, «Turbinenfuss»; BGer vom 28. August 2007, 4A_101/2007, E. 2, «Doppeladlerwappen [fig.]»), wobei unerheblich ist, ob diese erfolgt, weil eine Marke originär unterscheidungskräftig ist oder sie sich im Verkehr durchgesetzt hat und derivative Unterscheidungskraft geniesst.

8.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch wenn sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung – wie vorliegend – nicht zur Thematik der Verkehrsdurchsetzung geäussert hat, diese vom Streitgegenstand des Eintragungs- und Rechtsmittelverfahrens erfasst ist. Damit ist in Präzisierung der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass die erstmalige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung im Rechtsmittelverfahren – vorausgesetzt ein ordnungsgemässes Vorbringen – zulässig ist und diese nicht zu einer Erweiterung des Streitgegenstandes führt.

8.7

8.7.1 Im vorliegenden Rechtsmittelverfahren hat die Beschwerdeführerin keinen Antrag auf Eintragung ihrer Marke «skinmed (fig.)» als durchgesetzte Marke gestellt. Sie beantragt vorliegend vielmehr einen Rückweisungsentscheid, nämlich, dass die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen sei.

8.7.2 Ein Entscheid in der Sache geht einem Rückweisungsentscheid grundsätzlich vor (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 3.193). Der Beschwerdeführerin wäre es demnach offen gestanden, im Beschwerdeverfahren einen Entscheid in der Sache anstatt die Rückweisung zur Neuentscheidung zu verlangen. Angesichts der bisher bestehenden Rechtsunsicherheit ist dies jedoch nicht zu beanstanden. Des Weiteren hat sich die Vorinstanz materiell noch nicht zur Verkehrsdurchsetzung geäussert und auch nicht zur Frage, ob in Bezug auf das Zeichen «skinmed» allenfalls ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, was einer Verkehrsdurchsetzung entgegenstehen würde (BGE 134 III 314 ff. E. 2.3.2, «M/M-joy»; BGer vom 30. November 2009, 4A_434/2009, E. 3.1, «Radio Suisse Romande», BGer vom 1. Dezember 2008, 4A_370/2008, E. 5, «Post»; BVGer vom 21. April 2020, B-5286/2018, E. 4.4, «HYBRITEC»; BVGer vom 31. Juli 2019, B-120/2019, E. 4.1, «OLD SKOOL»).

8.7.3 Aus diesen Gründen rechtfertigt es sich vorliegend, das Verfahren zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insofern im Eventualantrag gutzuheissen und die Sache zur teilweisen weiteren Behandlung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

9. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, und die Vorinstanz in Abänderung des Dispositivs der angefochtenen Verfügung anzuweisen, die streitgegenständliche Marke zusätzlich für «Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika» in der Klasse 3 einzutragen. Im Übrigen ist die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung und zum Neuentscheid für die restlichen Waren und Dienstleistungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang als obsiegend gilt, ist freilich zu berücksichtigen, dass sie die zur Gutheissung führenden Rügen und Belege erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, was beim Kostenentscheid zu berücksichtigen sein wird (vgl. E. 10 hiernach; C. Meyer, Die Mitwirkungsmaxime im Verwaltungsverfahren des Bundes, Ein Beitrag zur Sachverhaltsfeststellung als arbeitsteiligem Prozess, Zürich 2019, 315).

10.

10.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG). Ausnahmsweise können auch einer obsiegenden Partei die Verfahrenskosten vollumfänglich oder teilweise auferlegt werden, nämlich wenn diese durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht worden sind (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Dies ist typischerweise der Fall, wenn die beschwerdeführende Partei das Beschwerdeverfahren und/oder das vorinstanzliche Verfahren durch Verletzung von Mitwirkungspflichten unnötigerweise verursacht oder in die Länge gezogen hat, etwa durch verspätetes Vorbringen relevanter Beweismittel, die zu einer Gutheissung der Beschwerde führen (vgl. BVGer vom 26. März 2019, A-1618/2018, E. 4.1; BVGer vom 4. Juli 2017, A-2777/2016, E. 6.1.1, BVGer vom 7. März 2017, A-4026/2016, E. 6.1, BVGer vom 8. April 2015, A-3505/2014, E. 4.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Rz. 4.52).

|10.2

10.2.1 Die Beschwerdeführerin unterliegt vorliegend in der Hauptsache in Bezug auf fast alle Waren und Dienstleistungen. Einzig für die Waren «Nicht medizinische Zahnputzmittel; Augenbrauenkosmetika» (Klasse 3) erweist sich die Marke «skinmed (fig.)» als eintragungsfähig. In diesem Zusammenhang ist das Obsiegen der Beschwerdeführerin indessen dermassen gering, dass dies keine Aufteilung der Gerichtskosten rechtfertigt. Ihrem Antrag auf Aufhebung der Verfügung und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zwecks Prüfung der Verkehrsdurchsetzung wird dagegen teilweise – sofern das Begehren um Eintragung der Marke nicht bereits gutgeheissen wurde – entsprochen, womit sie diesbezüglich als obsiegend gilt. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass es die Beschwerdeführerin versäumt hat, die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend zu machen. Hätte die Beschwerdeführerin die Verkehrsdurchsetzung bereits vor der Vorinstanz geltend gemacht, wäre eine Rückweisung an die Vorinstanz zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nicht notwendig gewesen (vgl. BVGer vom 18. März 2013, B-6629/2011, E. 13.1.2, «ASV»). Die Gerichtskosten sind demnach in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 und 3 VwVG vollumfänglich der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

10.2.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4^bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50’000.– und Fr. 100’000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 ff. E. 3.3, «Turbinenfuss [3D]»). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr. 3’000.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

10.3 Eine Parteientschädigung ist aus den obgenannten Gründen (E. 10.1 f. hiervor) weder der Beschwerdeführerin (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 Abs. 1 VGKE) noch der Vorinstanz als Bundesbehörde (Art. 7 Abs. 3 VGKE) zuzusprechen.

Nb

Im vorliegenden Urteil hat sich das Bundesverwaltungsgericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Verkehrsdurchsetzung auch erst im Beschwerdeverfahren vor zweiter Instanz geltend gemacht werden kann. Neben die teilweisen praktischen Vorzüge für die Markenhinterlegung, die sich mit dem nun eingeschlagenen Weg verbinden, treten rechtliche Bedenken:

Die (erfolgreiche) Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren ist aufwändig. Dazu kommt, dass, auch wenn einer Marke mit Durchsetzungsvermerk per Gesetz derselbe Schutz zukommt wie einer eingetragenen Marke ohne entsprechenden Durchsetzungsvermerk, die Inhaberin in Konfliktfällen dennoch die Durchsetzung erneut belegen muss und ansonsten die Aberkennung ihrer Abwehrrechte riskiert (BGE 130 III 480 ff., «LERNSTUDIO»). In der Praxis sollte folglich aus Sicht der Hinterlegerin die Eintragung einer Marke als originär kennzeichnungskräftiges Zeichen ohne Durchsetzungsvermerk stets primäres Ziel sein.

Mit der vorliegenden Lösung des Bundesverwaltungsgerichts wird es der antragstellenden Partei im Eintragungsverfahren ermöglicht, das IGE zu zwingen, sich abschliessend mit der originären Unterscheidungskraft auseinanderzusetzen, bevor im erstinstanzlichen Verfahren überhaupt eine Verkehrsdurchsetzung thematisiert, glaubhaft gemacht oder auch nur beantragt wird. Sofern dagegen der Eventualantrag auf Verkehrsdurchsetzung bereits vor dem IGE gestellt wird, wird kaum je eine Marke ohne Durchsetzungsvermerk eingetragen (vgl. dazu auch BVGer, B-4839/2022, E. 8.1.5, «FACE ID»). In gewissen Fällen könnte die neue skinmed-Praxis dazu führen, dass eine Eintragung ohne Durchsetzungsvermerk erlangt wird, ohne dass der aufwändige Nachweis der Verkehrsdurchsetzung angetreten werden muss. Weiter wird die Möglichkeit eröffnet, dass das Bundesverwaltungsgericht die originäre Unterscheidungskraft im Beschwerdeverfahren bejaht und sich so die Prüfung der Gebrauchsbelege erübrigt. Mit der nun geltenden Lösung des Bundesverwaltungsgerichts muss die Verkehrsdurchsetzung erst im Beschwerdeverfahren dokumentiert und geprüft werden, wenn das Bundesverwaltungsgericht die Frage der originären Unterscheidungskraft verneint. Aus praktischer Sicht bringt diese Praxis somit jedenfalls für die Hinterleger gewisse Vorteile. Aus rechtlicher Perspektive vermag der Entscheid hingegen nicht zu überzeugen:

• 1.
  Zunächst steht der Entscheid in einem Spannungsverhältnis mit den bundesgerichtlichen Erwägungen in BGer, 4A_528/2013, E. 5.3.2, «ePostSelect (fig.)». Zwar hat sich das Bundesgericht da selbst nicht explizit zum Streitgegenstand des Markeneintragungsverfahrens geäussert, aber in der Sache dennoch festgehalten, dass im Markeneintragungsverfahren eine Verkehrsdurchsetzung aufgrund der Dispositionsmaxime nicht zur Diskussion steht, wenn kein entsprechender Antrag gestellt worden ist. Ob es richtig ist, dass ein solcher Antrag auch erst im Beschwerdeverfahren gestellt werden darf, scheint eher zweifelhaft. Dem Bundesverwaltungsgericht ist es unbenommen, von bundesgerichtlichen Vorgaben mit guten Gründen und nach Massgabe des konkreten Falles abzuweichen. Eine Auseinandersetzung mit den genannten bundesgerichtlichen Erwägungen fehlt im skinmed-Urteil jedoch, und die in dieser Frage relevanten Ausführungen in E. 5.3.2 des Entscheids BGer, 4A_528/2013, «ePostSelect (fig.)» werden nicht angesprochen.
• 2.
  Der Entscheid BVGer, B-7875/2024, «skinmed (fig.)» vollzieht in der Frage, wann das Vorliegen der Verkehrsdurchset|zung von der Markenhinterlegerin in das Verfahren einzubringen ist, eine Praxisänderung. Noch im Sinne der zitierten bundesgerichtlichen Vorgaben hat auch das Bundesverwaltungsgericht in BVGer, B-4839/2022, E. 8.1.4, 8.1.5, «FACE ID» zur Frage der Verkehrsdurchsetzung das Folgende festgehalten: «Klar ist jedoch, dass die Vorinstanz bisher keine Gelegenheit hatte, sich zum Thema der Verkehrsdurchsetzung zu äussern, da die Beschwerdeführerin erst in der mündlichen Verhandlung Belege dazu einreichte. […] Aufgrund Überschreitens des Streitgegenstandes ist auf das Eventualbegehren nicht einzutreten. Die Verkehrsdurchsetzung muss in casu bei der Vorinstanz gestellt werden» (sic!).
• 3.
  Eine Praxisänderung lässt sich grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht (BGE 138 III 359 ff. E. 6.1 m.w.N.). Diese Kriterien sind im skinmed-Entscheid nicht ersichtlich, und diese werden vom BVGer auch nicht angesprochen. Von einer «schwankenden Praxis» konnte vorliegend insoweit nicht ausgegangen werden, als die Verfahrenssachverhalte in den früheren (vom BVGer zitierten) Entscheiden anders waren als jener im skinmed-Entscheid: Sowohl in BVGer, B-3394/2007, E. 6.2, «SALESFORCE.COM» als auch in BVGer, B-6629/2011, E. 11.1, «ASV» hatten die Beschwerdeführer im Beschwerdeverfahren Durchsetzungsbelege eingereicht, was im skinmed-Verfahren nicht der Fall war. Im Verfahren BVGer, B-6068/2014, «GOLDBÄREN» teilte die Beschwerdeführerin dem Gericht ausdrücklich mit, dass keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werde, weshalb aus diesem Judiz kaum etwas abzuleiten ist. Selbst wenn man das erstmalige Vorbringen der Verkehrsdurchsetzung und einen entsprechenden Antrag im Beschwerdeverfahren zulassen wollte, so wäre dies an die Voraussetzung zu knüpfen, dass mit der Beschwerde Belege zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eingereicht werden (BVGer, B-55/2010, E. 4.3, «G») und ein entsprechender (Eventual-)Antrag gestellt wird. Dabei ist es bereits grosszügig, wenn man entsprechende Durchsetzungsbelege akzeptiert, die erst in der Replik, also nach Ablauf der Beschwerdefrist, eingereicht werden (so in BVGer, B-6629/2011, E. 11.1, «ASV»). Beide Voraussetzungen waren im skinmed-Entscheid aber nicht erfüllt, da lediglich eventualiter beantragt wurde, «dass die Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen» sei.
• 4.
  Nach allgemeinen Grundsätzen ist in einem Beschwerdeverfahren das Vorbringen neuer oder geänderter Begehren sowie jede Ausweitung des Streitgegenstands unzulässig (BGer, 4A_528/2013; E. 5.3.2; A. Kölz/I. Häner/M. Bertschi/L. Bundi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4. Aufl., Zürich 2025, Rz. 1019). Eine Änderung der Begehren durchbricht die funktionelle Zuständigkeit der erstinstanzlichen Behörde sowie der Rechtsmittelinstanzen, weshalb vor der Beschwerdeinstanz der Streitgegenstand nicht ausgeweitet oder qualitativ verändert werden darf (BGE 131 II 200 ff. E. 3.2; BVGer, A-3402/2018, E. 1.3.2; Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, Rz. 1019). Das Bundesverwaltungsgericht verkennt in seiner skinmed-Entscheidung, dass es sich bei der originär kennzeichnungskräftigen Marke und der durchgesetzten Marke um unterschiedliche Tatbestände handelt (Regeltatbestand und Ausnahmetatbestand), deren Anwendung auch auf einem jeweils unterschiedlichen Sachverhalt beruht: In E. 8.6 wird zusammenfassend festgehalten, dass, auch wenn sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht zur Thematik der Verkehrsdurchsetzung geäussert habe, diese vom Streitgegenstand des Eintragungs- und Rechtsmittelverfahrens erfasst sei. Diese Auffassung stellt sich wiederum dem Grundsatz entgegen, dass im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen sind, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich Stellung genommen hat (BGE 125 V 415 ff.). Das IGE hat zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Marke gerade nicht Stellung genommen und musste dies auch nicht tun. Immerhin trägt das Bundesverwaltungsgericht diesem Umstand durch eine Rückweisung an das IGE zur neuen Prüfung Rechnung.
• 5.
  Um die Praxis – auch entgegen BGer, 4A_528/2013, E. 5.3.2, «ePostSelect (fig.)» – zu ändern, wäre eine eingehendere und überzeugende Begründung erforderlich gewesen. Vorliegend fällt auf, dass der Entscheid BVGer, B-4839/2022, «FACE ID» in Dreierbesetzung, der Entscheid B-7875/2024, «skinmed (fig.)» jedoch in Fünferbesetzung gefällt wurde. Das BVGer stellt sich dabei dem Bundesgericht, seiner eigenen Praxis sowie der (u.E. richtigen) Lehrmeinung eines eigenen beteiligten Richters (Aschmann) entgegen: «Die Bindung der Beschwerde an den Gegenstand der angefochtenen Verfügung beschränkt damit den Grundsatz, dass der Hinterleger sich im Eintragungs- und Rechtsmittelverfahren zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen kann» (Aschmann, MSchG 2 lit. a N 253; BVGer, B-3394/2007, E. 6, «salesforce.com»; BVGer, B-4519/2011, E. 7.2, «Rhätische Bahn, Berninabahn, Albulabahn»).
• 6.
  Zum Problem einer Entscheidung, die sich auf eine Lehrmeinung eines beteiligten Richters oder einer beteiligten Richterin abstützt, sei das Folgende in Erinnerung gerufen: «Etwas heikler erscheint mir die Sache, wenn Gerichte sich auf die publizierten Lehrmeinungen eines beteiligten Richters berufen, da mit der «bewährten Lehre», der sie nach Art. 1 Abs. 3 ZGB folgen sollen, kaum die eigene Lehre der urteilenden Richter gemeint ist. Eine Anweisung an die Richter, sich am eigenen Lehrzopf aus dem Sumpf zu ziehen, macht keinen Sinn, während es sinnvoll ist, sie zur inspirativen Konsultation fremder Lehrmeinungen aufzufordern, was sie in reichem Umfang auch tun. Auf dem Wege der «teleologischen Reduktion» (BGE 121 III 225 ff.) gelange ich daher zum Schluss, die Eigenlehre der urteilenden Richter sei vom Anwendungsbereich des Art. 1 Abs. 3 ZGB ausgeschlossen» (P. Gauch, Argumente. Ein Geburtstagsbrief, recht 2000, Sondernummer für Wolfgang Wiegand, 17). Im Entscheid BVGer, B-7875/2024, «skinmed (fig.)» verhält es sich gerade anders: Der Auffassung eines ihrer Mitglieder wurde nicht gefolgt.
• 7.
  Weiter werden die im Entscheid wiedergegebenen Lehrmeinungen missverständlich wiedergeben bzw. diese stützen das Ergebnis nicht. Die Auffassung von M. Städeli/S. Brauch|bar Birkhäuser, in: David/Frick (Hg.), Basler Kommentar zum MSchG/WSchG, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 2 N 218, und C. Willi, Kommentar zum MSchG, Zürich 2002, MSchG 2 N 187, betrifft die Möglichkeit, das Gesuch als durchgesetzte Marke auch erstmals im Beschwerdeverfahren zu beantragen bzw. geltend zu machen. Im skinmed-Entscheid hat die Beschwerdeführerin aber gerade keinen Antrag auf Eintragung ihrer Marke «skinmed (fig.)» als durchgesetzte Marke gestellt, sondern lediglich einen Entscheid auf Rückweisung zur entsprechenden Prüfung (BVGer, B-7875/2024, E. 8.7.1). Formell fehlte es also im Beschwerdeverfahren sowohl an Sachverhaltsvorbringen als auch an einem materiellen Begehren hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung der Marke. Nun könnte man einwenden, dass, wenn bereits der Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke im Beschwerdeverfahren zulässig ist, in-maiore-minus auch ein entsprechender Rückweisungsantrag möglich sein müsse. Diese Auffassung dürfte aber in Konflikt treten mit der Mitwirkungsobliegenheit der Hinterlegerin bzw. Beschwerdeführerin gemäss Art. 13 VwVG: Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken, in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten (Abs. 1 lit. a). Es ist angesichts dieser Bestimmung kaum haltbar, die Verkehrsdurchsetzung vor zweiter Instanz lediglich zu behaupten und die Rückweisung an die Vorinstanz zu verlangen. Offen bleibt denn auch die Frage, inwiefern die Markenanmelderin durch die Mitwirkungsobliegenheit nach Art. 13 VwVG gehalten ist, Eventualanträge frühzeitig zu stellen, bzw. inwieweit Art. 63 Abs. 3 VwVG in dieser Konstellation durch die Auferlegung von Verfahrenskosten als abschliessende Regelung für die Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit gilt.

In BVGer, B-7875/2024, 8.7.2, «skinmed (fig.)» wird die Zulässigkeit des zum Entscheid in der Sache subsidiären Rückweisungsantrags insbesondere mit der aktuellen Rechtsunsicherheit in dieser Frage begründet. Nimmt man das Bundesverwaltungsgericht beim Wort, muss in vergleichbaren künftigen Fällen ein Antrag auf Eintragung als durchgesetzte Marke vor Bundesverwaltungsgericht gestellt werden und das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz die Verkehrsdurchsetzung prüfen. Künftige Urteile werden zeigen, ob es dabei bleibt oder das Bundesverwaltungsgericht die Begründung von BVGer, B-7875/2024, «skinmed (fig.)» zumindest in diesem Punkt präziseren wird.

Nicolas Bischoff, Rechtsanwalt, Bern.

Gregor Wild, Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.