Handelsgericht Zürich vom 24. Oktober 2019
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
ZPO 88; MSchG 52; DesG 33. Ist strittig, wem Marken- und Designrechte zustehen, kommt nur eine Feststellungsklage (und keine Gestaltungs- oder Leistungsklage) infrage, soweit sich die Klägerin auf den Standpunkt stellt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein (E. 1.5).
FusG 69 ff.; MSchG 17; DesG 14. Sieht ein Unternehmenskaufvertrag die Übertragung von Marken- und Designrechten vor, so kann die Übertragung dieser Rechte im Rahmen der Vertragsauslegung als separates Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft verstanden werden. In diesem Fall werden die Rechte mit Unterzeichnung des Unternehmenskaufvertrags übertragen, auch wenn der Unternehmenskauf als Vermögensübertragung mangels Eintragung im Handelsregister nicht rechtswirksam ist (E. 4.2, 4.5).
ZPO 337. Die Klägerin verfügt mit Rechtskraft des Urteils über eine Urkunde, die ihre Berechtigung an den Marken- und Designrechten belegt. Dennoch hat sie ein Rechtsschutzinteresse an der Anordnung konkreter Vollstreckungsmassnahmen (Verpflichtung zur Abgabe der erforderlichen Erklärung bei den ausländischen Registerbehörden), wenn dem hiesigen Gericht die Praxis der ausländischen Behörden nicht bekannt ist (E. 5).
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
CPC 88; LPM 52; LDes 33. En cas de contestation relative à la titularité des droits sur une marque ou un design, seule une action en constatation de droit (et non une action formatrice ou condamnatoire) est possible, à condition que la demanderesse considère être déjà titulaire des droits en question (consid. 1.5).
LFus 69 ss; LPM 17; LDes 14. Dans le cas où le contrat d’achat d’une entreprise prévoit le transfert de marques et de designs, le transfert de ces droits peut être compris, dans le cadre de l’interprétation du contrat, comme un acte générateur d’obligation et de disposition distinct. Dans ce cas, les droits sont transférés par la signature du contrat d’achat d’entreprise, même si l’achat de l’entreprise n’a pas d’effet juridique en tant que transfert de patrimoine en raison de l’absence d’inscription au registre du commerce (consid. 4.2, 4.5).
CPC 337. La demanderesse dispose d’un acte qui prouve son droit à la marque et au design dès lors que le jugement devient définitif. Néanmoins, la demanderesse a un intérêt juridique à ce que des mesures d’exécution spécifiques soient ordonnées (obligation de présenter la déclaration nécessaire aux autorités d’enregistrement étrangères) si le tribunal local n’a pas connaissance de la pratique des autorités étrangères (consid. 5).
Teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. HG170156-O
Mit einem öffentlich beurkundeten Vermögensübertragungsvertrag vereinbarten B. und die A. AG die Übertragung verschiedener, im Vertrag genau definierter Aktiven und Passiven des Geschäftsbetriebs des B. auf die A. AG. Ziff. 3 des Vertrags sah insbesondere die Übertragung sämtlicher Marken- und Designrechte vor. Weil B. die zur Eintragung der Übertragung in ausländischen Registern erforderlichen Handlungen nicht vornahm und gegenüber einzelnen ausländischen Behörden Widerspruch gegen die Umschreibung der Marken- und Designrechte erhoben hatte, klagt die A. AG gegen B. auf Feststellung, dass die Marken- und Designrechte mit dem Vermögensübertragungsvertrag auf sie übergegangen seien, und verlangt vom Beklagten die registerrechtliche Umschreibung dieser Rechte. Der Beklagte verlangt die Abweisung der Klage, da der Vertrag nicht gültig zustande gekommen sei. Das HGer Zürich erkennt, dass die Klägerin Inhaberin der in Frage stehenden Marken- und Designrechte geworden ist, und heisst die Klage in diesem Umfang gut.
Aus den Erwägungen:
1.5 Feststellungsklage
Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar und eine Leistungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (M. Weber, in: K. Spühler / L. Tenchio / D. Infanger [Hg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 88 N 9). Strittig ist, wem die Marken- und Designrechte zustehen. Der Beklagte bestreitet auch in der Duplik weiterhin, dass die Klägerin Inhaberin der Rechte geworden ist. Damit ist unerheblich, ob der Beklagte während hängigem Verfahren den Vertrag durch Übertragung der Marken erfüllt hat, wie er vage und ohne | Beweisofferten in der Duplik behauptet. Das Vorliegen einer Unsicherheit ist folglich zu bejahen. Der Beklagte hat zudem beim DPMA vorsorglich Widerspruch gegen die Umschreibung der Marken- und Designrechte angemeldet, was der Klägerin die Umschreibung der Rechte verunmöglicht, weshalb die vorherrschende Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, zumal die Unsicherheit aus geschäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss. Schliesslich stellt sich die Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein, womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das Feststellungsinteresse ist entsprechend zu bejahen.
[…]
4.2 Verletzung der Bestimmungen des FusG
Die Klägerin führt aus, dass mit dem Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 eine Vermögensübertragung i.S.v. Art. 69 FusG beabsichtigt gewesen sei, sowie – davon unabhängig – in Ziff. 3 die Übertragung von Marken- und Designrechten vom Beklagten und von der vom Beklagten kontrollierten C. Holding AG auf die Klägerin. Diesbezüglich sei das Verpflichtungs- mit dem Verfügungsgeschäft zusammengefallen.
Der Beklagte äussert sich weder zum Standpunkt der Klägerin, dass Ziff. 3 eine von der Vermögensübertragung separate Verpflichtung darstelle, noch dazu, dass das Verpflichtungsgeschäft mit dem Verfügungsgeschäft zusammengefallen sei. Selbst wenn man seinen Verweis auf die Stellungnahme im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens berücksichtigen würde, wären darin keine diesbezüglichen Ausführungen zu finden. Ziff. 3 des Vertrags lautet wie folgt:
3. Herr B. sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte C. Holding AG (CHE- …) überträgt sämtliche Markenrechte und sonstigen Immaterialgüterrechte an der Bezeichnung «A.» und sämtliche weiteren Markenrechte sowie sämtliche Designs bezüglich der vertriebenen Modelle mit Unterzeichnung dieses Vertrags auf die A. AG, weiter werden sie vor den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen für die Übertragungen abgeben. Die Marken und die Designrechte ergeben sich aus dem beigefügten Anhang 3 + 3A.
Der Beklagte macht keine eigenen Ausführungen dazu, wie er Ziff. 3 im Gefüge des gesamten Vertrags verstanden haben will. Insbesondere stellt er keine Behauptungen auf, inwiefern er davon ausgegangen sei, dass die Rechte erst zusammen mit der Vermögensübertragung übertragen werden sollten. Demgegenüber hat die unwidersprochen gebliebene Auslegung der Klägerin einiges für sich: Einerseits spricht bereits der Wortlaut («überträgt») dafür, dass es sich um das Verfügungsgeschäft handelt und die Übertragung nicht von der Vermögensübertragung bzw. dem Eintrag ins Handelsregister abhängig gemacht werden sollte. Andererseits ergibt sich aus Ziff. 3, dass der Beklagte nicht bloss seine Rechte, sondern auch Rechte einer anderen Gesellschaft (der C. Holding AG) überträgt. Dabei handelt es sich um eine Dritte, die zwangsläufig nicht Teil einer Vermögensübertragung einzelner Vermögenswerte der Einzelunternehmung sein kann. Anhaltspunkte dafür, dass der Rechteübergang zwischen dem Beklagten und der Klägerin einerseits und der C. Holding AG und der Klägerin andererseits differenziert hätten ablaufen sollen, bestehen nicht. Es finden sich in Ziff. 3 auch keine Verweise auf andere Bestimmungen des Vermögensübertragungsvertrags. Es handelt sich folglich bei Ziff. 3 um ein von der (partiellen) Vermögensübertragung separates Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft.
Damit kann offen bleiben, ob der Vermögensübertragungsvertrag Bestimmungen des Fusionsgesetzes verletzt. Die fehlende Eintragung des Vertrags i.S.v. Art. 73 Abs. 2 FusG steht jedenfalls einer formell unabhängigen Übertragung von Marken- und Designrechten nicht entgegen. Ohnehin wäre eine Nichtigkeit im Sinne des Fusionsgesetzes nicht leichthin anzunehmen, sofern die wesentlichen Vertragspunkte wie Identität der Parteien und Inventar mit Aktiven und Passiven vorhanden sind (U. Hengartner, in: M. Amstutz / V. Roberto / H. R. Trüeb [Hg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Bd. 9, Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse, 3. Aufl., Zürich 2016, FusG 71 N 10), was vorliegend der Fall ist.
[…]
4.5 Fazit
Zusammenfassend ergibt sich, dass das von den Parteien in Ziff. 3 des Vertrags vereinbarte Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft gültig zustande gekommen ist. Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Marken- bzw. Designrechte mit dem Abschluss der Vereinbarung vom Beklagten auf die Klägerin übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist entsprechend gutzuheissen.
5. Registerrechtlicher Vollzug
Mit Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragt die Klägerin, dass bei Verweigerung der Eintragung durch die zuständigen Registerbehörden der Beklagte innert 20 Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Klägerin die notwendigen Erklärungen abzugeben hat.
Der Beklagte behauptet, durch Übertragung der Marken den Vertrag erfüllt zu haben. Durch diese allgemein gehaltene und nicht näher spezifizierte Behauptung des Beklagten vermag der Beweis der Erfüllung des Vertrags nicht erbracht zu werden. Folglich ist darauf nicht weiter einzugehen.
Die vorliegende Streitigkeit dreht sich um deutsche, amerikanische, indonesische sowie chinesische Marken und Designs. Mehrheitlich geht es jedoch um deutsche Rechte. Diese Eintragungen haben nach deutschem Recht zu erfolgen. Darin ist vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, wenn der Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die Anmeldung auch | durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann etwa durch einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen (F. Hacker, in: P. Ströbele / F. Hacker / F. Thiering [Hg.], Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, MarkenG § 27 N 33 ff.). Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft erwächst, verfügt die Klägerin über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an den streitgegenständlichen Rechten belegt. Da dem hiesigen Gericht die Praxis der zuständigen ausländischen Behörden nicht bekannt ist, kann allerdings ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht verneint werden. So scheint aufgrund der vorliegenden Widerspruchserklärungen möglich, dass eine Eintragung weiterhin verweigert würde. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit einem Feststellungsurteil umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht durch das Urteil selbst erfolgt ist. Es ist sicherzustellen, dass der Beklagte bei einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbehörden die von diesen verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass der registerrechtliche Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann. Wie es sich mit dem amerikanischen, indonesischen und chinesischen Registerrecht verhält, kann zudem nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. Den entsprechenden Bedenken kann jedoch durch die von der Klägerin subsidiär formulierte Verpflichtung des Beklagten, die erforderlichen Erklärungen abzugeben, Rechnung getragen werden. Zusammenfassend ist somit Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen mit dem Bemerken, dass der Begriff «Umschreibung» zwecks besserer Verständlichkeit durch «Eintragung» zu ersetzen ist.
[…]
Sf