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Berichte / Rapports

Der Gerichtshof der EuropĂ€ischen Union (EuGH) setzte sich im vorliegenden Urteil mit der ZulĂ€ssigkeit sogenannter «Cheat-Bot»-Spielesoftware unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten auseinander. Dabei steht insbesondere der Umstand im Vordergrund, dass eine solche nicht in den eigentlichen Programmcode der zweifellos geschĂŒtzten Spielesoftware eingreift, sondern nur in Programmdaten im Arbeitsspeicher des SpielgerĂ€ts. Der Entscheid festigt die bisherige Rechtsprechung und gibt klare Leitplanken fĂŒr die Praxis vor.

Dans cet arrĂȘt, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a examinĂ© l’admissibilitĂ© des logiciels de jeu dits «cheat bot» du point de vue du droit d’auteur. L’essentiel ici est qu’un tel outil n’interfĂšre pas avec le code de programme proprement dit du logiciel de jeu, qui est sans aucun doute protĂ©gĂ©, mais uniquement avec les donnĂ©es de programme dans la mĂ©moire vive de l’appareil de jeu. La dĂ©cision consolide la jurisprudence existante et fournit des lignes directrices claires pour la pratique.

Patrick R. Schutte | 2025 Ausgabe 7-8



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Compte-rendu du séminaire IPI-LES du 21 novembre 2024 à GenÚve
La 21Ăšme édition du sĂ©minaire conjoint organisĂ© par l’IPI et le LES-CH sur les DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques s’est tenue Ă  GenĂšve le 21 novembre 2024. Quatre prĂ©sentations ont rythmĂ© cet Ă©vĂ©nement, abordant des sujets variĂ©s: des complĂ©mentaritĂ©s entre le droit des marques et des designs dans l’horlogerie Ă  la jurisprudence de l’Union europĂ©enne et celle du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral. Pour conclure, l’IPI a prĂ©sentĂ© les derniĂšres Ă©volutions de sa pratique. Ce compte-rendu synthĂ©tise les principaux points dĂ©veloppĂ©s lors des interventions. Am 21. November 2024 fand in Genf die 21. Veranstaltung des vom IGE und dem LES-CH organisierten gemeinsamen Seminars ĂŒber die jĂŒngsten Entwicklungen im Markenrecht statt. Vier PrĂ€sentationen prĂ€gten den Rhythmus dieser Veranstaltung und behandelten verschiedene Themen: von den KomplementaritĂ€ten zwischen Marken- und Designrecht in der Uhrenindustrie bis hin zur Rechtsprechung der EuropĂ€ischen Union und des Bundesverwaltungsgerichts. Zum Abschluss stellte das IGE die neuesten Entwicklungen in seiner Praxis vor. Dieser Bericht fasst die wichtigsten Punkte zusammen, die in den VortrĂ€gen entwickelt wurden.
Ella Meyer, MLaw, Berne. Le 21 novembre 2024 s’est tenue Ă  GenĂšve la 21Ăšme édition du sĂ©minaire sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques», organisĂ© conjointement par le Licensing Executive Society Switzerland (LES-CH) et l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI). Cette annĂ©e, les organisateurs ont Ă©largi le programme aux droits des designs.
I. Marques v./Designs: quelle est la meilleure stratégie?
Me Carole Aubert et Philippe Vieira, tous deux reprĂ©sentants de la FĂ©dĂ©ration de l’industrie horlogĂšre suisse (ci-aprĂšs: FH) ont ouvert le sĂ©minaire avec une prĂ©sentation sur le rĂŽle des droits des marques et du design dans l’horlogerie suisse.
1. Histoire de l’horlogerie en Suisse et enjeux
Selon Me Carole Aubert et Philippe Vieira, l’horlogerie suisse, forte de son histoire plusieurs fois centenaire et de la diversitĂ© de ses modĂšles, doit relever deux principaux dĂ©fis: protĂ©ger ses designs iconiques face Ă  la prolifĂ©ration des copies et gĂ©rer les contraintes techniques liĂ©es aux montres (dimensions, composants, etc.), oĂč les innovations sont souvent discrĂštes ou essentiellement fonctionnelles (mouvement, Ă©tanchĂ©itĂ©, etc.). Pour rĂ©pondre Ă  ces enjeux, les orateurs de la FH ont exposĂ© lors de cette premiĂšre partie les diffĂ©rents titres de protection octroyĂ©s en droits des marques et des designs: l’enjeu Ă©tant d’exploiter pleinement les outils de propriĂ©tĂ© intellectuelle pour garantir une protection maximale du produit.
2. Marques v./Designs
a) Différences entre le droit des marques et des designs
Les orateurs ont commencĂ© par prĂ©senter les points de convergences et de divergences entre le droit des marques et des designs, y compris s’agissant de l’enregistrement de ces deux titres de protection. Les marques protĂšgent des signes distinguant les produits ou services d’une entreprise («indication de provenance»), tandis que les designs protĂšgent l’aspect extĂ©rieur d’un produit ou d’une partie de produit​1. Les marques peuvent prendre la forme notamment de mots, lettres, chiffres, reprĂ©sentations graphiques, formes en trois dimensions, seuls ou combinĂ©s, ou avec des couleurs; les designs sont caractĂ©risĂ©s par la disposition de lignes, surfaces, contours, couleurs ou matĂ©riaux​2. La protection des marques est renouvelable indĂ©finiment sous condition d’usage, alors que celle des designs est limitĂ©e Ă  25 ans, sans obligation d’utilisation​3. Me Carole Aubert et Philippe Vieira ont soulignĂ© l’importance pour les entreprises horlogĂšres de combiner la protection des marques et des designs pour dĂ©fendre les modĂšles horlogers contre les contrefaçons, avec l’objectif de privilĂ©gier une protection en droit des marques en raison de sa plus grande portĂ©e. Dans certains cas, l’objet est premiĂšrement enregistrĂ© comme design. Si la forme dĂ©passe les critĂšres fonctionnels ou esthĂ©tiques et parvient Ă  renvoyer Ă  une entreprise dĂ©terminĂ©e, elle est alors dotĂ©e du caractĂšre distinctif et peut ĂȘtre admise Ă  l’enregistrement Ă  titre de marque lorsqu’elle acquiert une notoriĂ©tĂ© sur le marchĂ©. Les orateurs ont citĂ© comme exemple l’horloge CFF initialement protĂ©gĂ©e en tant que design, puis enregistrĂ©e en 2003 comme marque tridimensionnelle en tant que marque imposĂ©e.
b) ArrĂȘt du TF 4A_565/2016 du 2 mai 2017
Les orateurs ont ensuite prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt du TF 4A_565/2016 du 2 mai 2017. Dans cet arrĂȘt, la Haute Cour a analysĂ© les caractĂ©ristiques essentielles de deux designs horlogers en conflit. Elle a exclu de la comparaison des Ă©lĂ©ments comme la lunette circulaire et les motifs floraux, jugĂ©s banals et rĂ©pandus dans l’industrie horlogĂšre. Le TF a conclu ainsi que les deux designs dĂ©gageaient une impression gĂ©nĂ©rale distincte, de sorte que le design contestĂ© n’entrait pas dans le champ de protection du design antĂ©rieur au sens de l’art. 8 LDes. Dans cet arrĂȘt, le TF a par ailleurs examinĂ© le conflit sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. d LCD; or, toute concurrence dĂ©loyale a Ă©tĂ© niĂ©e, au motif notamment que, sur le marchĂ©, les marques Ă©taient apposĂ©es sur chaque cadran ce qui permettait d’éviter tout risque de confusion. Ainsi, des petits dĂ©tails peuvent, selon les intervenants jouer un rĂŽle important dans les secteurs oĂč la possibilitĂ© de crĂ©ation est effectivement restreinte (comme dans l’horlogerie et la bijouterie) et oĂč le destinataire du produit consacre plus d’attention aux dĂ©tails. Cette dĂ©cision souligne l’importance de la protection des caractĂ©ristiques essentielles des designs et montre comment l’ajout d’une marque peut, par exemple, prĂ©venir des risques de confusion.
3. Marques 3D
Philippe Vieira et Me Carole Aubert rappellent que les marques tridimensionnelles peuvent ĂȘtre refusĂ©es Ă  l’enregistrement si elles manquent de caractĂšre distinctif, si elles se limitent Ă  des signes banals, descriptifs ou purement fonctionnels, si elles constituent la nature mĂȘme du produit ou de son emballage ou sont techniquement nĂ©cessaires. Cependant, une forme tridimensionnelle appartenant au domaine public peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e si elle est combinĂ©e avec des Ă©lĂ©ments verbaux ou figuratifs qui ne sont ni descriptifs ni fonctionnels et qui s’écartent suffisamment de la diversitĂ© des Ă©lĂ©ments existants dans le domaine des produits concernĂ©s (cf. TAF B-4112/2022)​4. Ainsi, une marque 3D peut prolonger le droit Ă  une protection d’un modĂšle devenu iconique et ĂȘtre plus facile Ă  mettre en Ɠuvre. Mais lĂ  aussi, aucun signe techniquement nĂ©cessaire ne sera admis, mĂȘme s’il devait remplir les conditions pour ĂȘtre enregistrĂ© comme marque imposĂ©e (ATF 147 III 517, consid. 6.1). Les intervenants ont ensuite Ă©voquĂ© l’arrĂȘt du TF 4A_61/2021 sur les capsules Nespresso, dans lequel le TF a annulĂ© l’enregistrement de la marque tridimensionnelle en raison de motifs techniques et d’un manque de caractĂšre distinctif. Les formes techniquement nĂ©cessaires ne peuvent jamais ĂȘtre protĂ©gĂ©es en tant que marques 3D, mĂȘme si elles se sont imposĂ©es dans le commerce. Contrairement Ă  la pratique europĂ©enne, qui considĂšre l’existence d’un brevet comme un obstacle automatique Ă  l’enregistrement d’une marque 3D, le TF a examinĂ© en dĂ©tail les formes alternatives. À ce propos, le TF rappelle que les concurrents doivent avoir accĂšs Ă  des solutions Ă©quivalentes, sans dĂ©savantages, notamment financiers. Quand bien mĂȘme d’autres formes pourraient ĂȘtre possibles, il souligne encore que ces formes alternatives doivent se distinguer suffisamment dans l’esprit du public de la forme dĂ©posĂ©e, ce qui n’est pas le cas s’agissant des alternatives Ă  la forme Nespresso. Enfin, l’arrĂȘt des lapins Lindt contre Lidl (TF 4A_587/2021) a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour illustrer la question du risque de confusion entre des formes en trois dimensions. Dans cette affaire, le TF a retenu qu’en raison de la grande notoriĂ©tĂ© de la forme des lapins Lindt, le public peut ĂȘtre amenĂ© Ă  prĂ©sumer un faux lien entre les lapins en chocolat en conflit, ce qui porte atteinte Ă  la fonction distinctive de la marque Lindt. En effet, pour les juges de Mon-Repos, le lapin offert par Lidl reprend les caractĂ©ristiques essentielles qui font que le lapin Lindt soit Ă  ce point connu, ce qui a Ă©tĂ© de nature Ă  fonder le risque de confusion.
II. Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire
Le sĂ©minaire s’est poursuivi par un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Me Emmanuelle Limouzy, du Cabinet Marchais & AssociĂ©s, Ă  Paris. L’exposĂ© a portĂ© sur les arrĂȘts importants durant l’annĂ©e 2024 du Tribunal de l’Union EuropĂ©enne (TUE), de l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPO) et de la Cour de Justice de l’Union EuropĂ©enne (CJUE).
1. Maintien et perte des droits et marques par l’usage
a) Usage sérieux et conservation des preuves
À titre prĂ©liminaire, Me Emmanuelle Limouzy a rappelĂ© l’obligation et donc l’importance d’un usage sĂ©rieux de la marque afin de prĂ©venir sa dĂ©chĂ©ance. Elle a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de conserver des preuves solides de cette utilisation. En droit europĂ©en, les exigences sont particuliĂšrement strictes pour justifier l’exploitation de la marque.
b) TUE, Supermac’s Holdings Ltd/EUIPO – McDonald’s (T-58/23, 5 juin 2024)
Me Emmanuelle Limouzy a commencĂ© avec l’arrĂȘt T-58/23 (TUE, Supermac’s Holdings Ltd/EUIPO – McDonald’s), qui illustre le risque de dĂ©chĂ©ance pour non-usage sĂ©rieux. En 2017, Supermac’s, une chaĂźne irlandaise, a dĂ©posĂ© la marque «Supermac’s» en classes 30 et 43 en Europe, entraĂźnant des oppositions de McDonald’s basĂ©es notamment sur sa marque europĂ©enne «Big Mac». En rĂ©ponse, Supermac’s a engagĂ© une procĂ©dure en dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage sĂ©rieux devant l’EUIPO de la marque «Big Mac» par McDonald’s. La dĂ©cision de l’EUIPO a conduit Ă  la dĂ©chĂ©ance partielle pour des produits et services spĂ©cifiques, car la chaĂźne n’avait pas prouvĂ© de maniĂšre suffisante l’usage de sa marque. McDonald’s a formĂ© un recours contre cette dĂ©cision et la Chambre de recours a rĂ©tabli certains de ses droits. Par la suite, Supermac’s a dĂ©posĂ© un recours devant le TUE, qui a annulĂ© la marque «Big Mac» pour certains produits comme les sandwiches au poulet, les aliments Ă  base de volaille et certains services en raison du manque de preuves suffisantes concernant l’usage sĂ©rieux (en termes de volume, frĂ©quence et durĂ©e). Les quelques documents produits par McDonald’s (impressions d’affiches publicitaires, des captures d’écran de comptes Facebook, de TV, des menus, etc.) n’étaient pas datĂ©s de maniĂšre complĂšte et largement insuffisants. Cela dĂ©montre l’importance, mĂȘme pour les marques renommĂ©es, de collecter des preuves dĂ©taillĂ©es et objectives de l’usage de la marque.
c) ArrĂȘt EUPO, Chambre des recours, HERMES INTERNATIONAL v/Markus Bennemann (R 192/2021-2, 6 septembre 2024)
Me Emmanuelle Limouzy poursuit la prĂ©sentation de la jurisprudence europĂ©enne avec l’arrĂȘt R 192/2021-2 (EUIPO, Chambre des recours, HERMES INTERNATIONAL v/Markus Bennemann), qui traite de la distinctivitĂ© et de l’usage du H stylisĂ© d’HERMES. La question centrale est de savoir si une marque, reproduite sur un produit, conserve sa fonction d’indication d’origine ou devient un simple Ă©lĂ©ment dĂ©coratif.
En 2016, HERMES a dĂ©posĂ© une marque figurative internationale (IR) dĂ©signant l’UE pour des produits de la classe 25. En juin 2022, Markus Bennemann a engagĂ© contre la partie UE de la marque une action en dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage sĂ©rieux, affirmant que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par HERMES montraient un usage Ă  titre ornemental et non de marque. La division d’annulation de l’EUIPO a fait droit Ă  cette demande mais HERMES a fait appel, soutenant premiĂšrement qu’une marque de l’UE peut se composer de tout signe dĂšs lors qu’il sert Ă  distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres et, deuxiĂšmement, que l’utilisation de la marque en tant qu’empeigne pour les chaussures, est courante dans le domaine du luxe, le public Ă©tant ainsi habituĂ© Ă  reconnaĂźtre la forme comme constituant une marque, et donc une indication d’origine. La chambre de recours a reconnu que la marque contestĂ©e possĂ©dait un certain degrĂ© de caractĂšre distinctif et ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme gĂ©nĂ©rique, descriptive ou dĂ©pourvue de tout caractĂšre distinctif. Elle a estimĂ© qu’elle ne serait pas perçue uniquement comme un Ă©lĂ©ment ornemental et a confirmĂ© sa protection pour certains produits, notamment les sandales, les anneaux pour foulards, les t-shirts et les sweatshirts.
2. Marques de renommée et marques atypiques
a) CJUE, Audi AG contre GQ (C-334-/22, 25 janvier 2024)
Dans l’arrĂȘt C-334/22, Me Emmanuelle Limouzy a analysĂ© la jurisprudence rĂ©cente sur l’utilisation de signes similaires Ă  des marques pour des piĂšces dĂ©tachĂ©es automobiles. Audi AG, titulaire d’une marque europĂ©enne figurative, a intentĂ© une action en contrefaçon contre la sociĂ©tĂ© polonaise GQ pour la vente de calandres reproduisant l’emplacement de son logo. La CJUE a jugĂ© que l’utilisation de GQ constituait un usage inappropriĂ© dans la vie des affaires​5, portant atteinte aux fonctions essentielles de la marque (qualitĂ© et origine des produits) et ne relevant pas d’une fonction technique. L’exception d’utilisation rĂ©fĂ©rentielle a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e, car GQ cherchait Ă  rendre sa piĂšce de rechange visuellement identique Ă  la calandre d’origine, une situation non couverte par l’article 14(1)(c) RMUE. Me Limouzy a mis cette dĂ©cision en lien avec la rĂ©forme europĂ©enne des dessins et modĂšles (Directive publiĂ©e le 18 novembre 2024), qui vise Ă  libĂ©raliser leur protection, notamment pour les piĂšces de rechange par le moyen de la clause de rĂ©paration. L’arrĂȘt exposĂ© ci-dessus semble limiter l’application de cette clause de rĂ©paration puisque – du point de vue de la marque – la piĂšce de rechange ne peut pas contenir d’élĂ©ment reprenant la marque du fabricant d’origine, alors que – du point de vue des modĂšles – pour que la clause de rĂ©paration s’applique, il faut que la piĂšce de rechange soit visuellement identique Ă  la piĂšce d’origine. De futures prĂ©cisions quant Ă  cette thĂ©matique sont donc Ă  prĂ©voir.
b) TUE, SociĂ©tĂ© du Tour de France/EUIPO – FitX Beteiligungs GmbH (T-604/22, 12 juin 2024)
Me Emmanuelle Limouzy a poursuivi sa prĂ©sentation avec l’arrĂȘt T-604/2022. La SociĂ©tĂ© du Tour de France, titulaire des marques «TOUR DE FRANCE» et «LE TOUR DE FRANCE», s’est opposĂ©e Ă  l’enregistrement de la marque europĂ©enne «TOUR DE X», visant des produits et services similaires. MalgrĂ© l’identitĂ© et la similaritĂ© de plusieurs produits et services, ainsi que la renommĂ©e des marques antĂ©rieures, l’EUIPO a rejetĂ© l’opposition, dĂ©cision confirmĂ©e par le TUE. Le TUE a estimĂ© que l’expression «tour de» prĂ©sentait un caractĂšre distinctif faible, voire inexistant, car elle est couramment utilisĂ©e dans le contexte sportif. De plus, la lettre «X», stylisĂ©e et colorĂ©e, dominait visuellement la marque postĂ©rieure avec un degrĂ© de distinctivitĂ© moyen. Par ailleurs, l’expression «Tour de X» n’a pas Ă©tĂ© jugĂ©e comme portant atteinte Ă  la renommĂ©e des marques TOUR DE FRANCE ni profitant injustement de leur notoriĂ©tĂ©, la mention «Tour de» Ă©tant perçue comme descriptive et commune dans le milieu sportif. Le TUE a adoptĂ© une position stricte en jugeant que la renommĂ©e exceptionnelle des marques TOUR DE FRANCE ne suffisait pas Ă  compenser leur faible distinctivitĂ© intrinsĂšque, malgrĂ© des produits et services partiellement identiques, montrant ainsi les limites de la protection des marques faibles, mĂȘmes renommĂ©es.
TOUR DE France LE TOUR DE France
3. Marques tridimensionnelles
a) TUE, Volvo Personvagnar AB/EUIPO (T-260/23, 26 juin 2024)
La sociĂ©tĂ© Volvo a dĂ©posĂ© une demande de marque pour un phare automobile, refusĂ©e par l’EUIPO pour absence de caractĂšre distinctif. Le TUE a annulĂ© cette dĂ©cision, rappelant que la nouveautĂ© ou l’originalitĂ© ne sont pas des critĂšres pertinents pour apprĂ©cier le caractĂšre distinctif​6: une marque doit se diffĂ©rencier substantiellement des formes de base du produit, communĂ©ment utilisĂ©es dans le commerce et ne pas apparaĂźtre comme une simple variante de ces formes. Toutefois, le TUE tempĂšre cette affirmation en estimant que, bien que l’existence de caractĂ©ristiques originales ne soit pas une condition sine qua non, leur prĂ©sence peut confĂ©rer le degrĂ© requis de distinctivitĂ© Ă  une marque qui en serait autrement dĂ©pourvue. Il faut, cependant, que les caractĂ©ristiques de la forme soient suffisamment marquĂ©es pour que le consommateur distingue l’origine du produit sur la seule base de sa forme. En l’espĂšce, la forme particuliĂšre du phare dĂ©posĂ© a Ă©tĂ© jugĂ©e apte Ă  capter l’attention du public et Ă  remplir la fonction d’identification d’origine. Le Tribunal a donc conclu que la marque disposait du minimum de caractĂšre distinctif requis et a annulĂ© la dĂ©cision de l’EUIPO.
4. Droit des Dessins et ModÚles
a) Divulgation effective d’un modùle
L’arrĂȘt du T-647/22 du 6 mars 2024 (Puma/EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV), prĂ©sentĂ© par Me LIMOUZY, porte sur l’auto-divulgation d’un modĂšle pouvant entraĂźner l’invalidation de sa protection si ce modĂšle est rendu public avant son dĂ©pĂŽt. Puma avait enregistrĂ© un modĂšle communautaire pour une chaussure en juillet 2016. Cependant, en 2019, l’EUIPO a annulĂ© cet enregistrement pour absence de caractĂšre individuel, en s’appuyant sur une photo publiĂ©e sur Instagram en dĂ©cembre 2014. La publication montrait la chanteuse Rihanna portant une chaussure trĂšs similaire. Le TUE a confirmĂ© la divulgation, soulignant que la notoriĂ©tĂ© de Rihanna et sa visibilitĂ© mondiale avaient rendu le modĂšle connu Ă©galement des milieux spĂ©cialisĂ©s.
b) Divulgation sur attestation
Me Limouzy a poursuivi avec la prĂ©sentation de l’arrĂȘt T-210/23 du 10 juillet 2024 (Azienda Agricola F.Illi Buccelleti Srl./EUIPO – Sunservice Srl) portant sur la force probante des attestations en tant qu’élĂ©ments de preuve dans les procĂ©dures de nullitĂ© des dessins ou modĂšles. Le TUE a rappelĂ© que, pour prouver la divulgation effective d’un modĂšle antĂ©rieur, il est nĂ©cessaire de fournir des Ă©lĂ©ments concrets et objectifs, et non de simples probabilitĂ©s ou prĂ©somptions. Les attestations doivent ĂȘtre fiables, corroborĂ©es par d’autres preuves (comme des photographies), issues de tiers ne prĂ©sentant aucun lien de subordination. Elles doivent dĂ©montrer de maniĂšre raisonnable la divulgation sur le marchĂ©.
c) Sévérité du formalisme et faits nouveaux
Me Emmanuelle Limouzy a terminĂ© sa prĂ©sentation en mettant l’accent sur certains principes de procĂ©dure Ă  l’aune de l’arrĂȘt T-10/223 du 13 dĂ©cembre 2023 (Light Tec Ltd/EUIPO – DecoTrend GmbH). Dans cet arrĂȘt, le TUE a rappelĂ© que les faits ou preuves tardives peuvent ĂȘtre pris en compte Ă  la seule condition qu’ils soient en lien direct avec ceux dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©s. Il ne s’agit toutefois pas de permettre de modifier ou d’élargir l’objet du litige​7, lequel est dĂ©terminĂ© par la demande en nullitĂ©. Il n’est donc pas possible d’y intĂ©grer ultĂ©rieurement de nouveaux dessins ou modĂšles antĂ©rieurs, car cela prolongerait la procĂ©dure et changerait son cadre initial. L’EUIPO doit ainsi se limiter aux dessins ou modĂšles explicitement mentionnĂ©s dans la demande initiale pour examiner leur impact sur la nouveautĂ© ou le caractĂšre individuel du dessin ou modĂšle contestĂ©.
III. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
La parole a ensuite Ă©tĂ© donnĂ©e à Sabine BĂŒttler, greffiĂšre au Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF), pour prĂ©senter les principaux arrĂȘts rendus au cours de l’exercice 2023/2024. Pendant cette pĂ©riode, dix-huit arrĂȘts matĂ©riels ont Ă©tĂ© rendus en relation avec l’art. 2 LPM​8 et dix-huit autres avec l’art. 3 LPM​9. Cet article propose une sĂ©lection des arrĂȘts prĂ©sentĂ©s rĂ©alisĂ©e par la rĂ©dactrice.
1. Procédure
a) ArrĂȘt B-1958/2022 du 30 novembre 2023 (dĂ©lai de carence)
Dans l’arrĂȘt B-1958/2022, le TAF a statuĂ© sur la possibilitĂ© d’invoquer l’exception de non-usage d’une marque dans une procĂ©dure d’opposition avant l’expiration du dĂ©lai de carence de cinq ans, prĂ©vu Ă  l’art. 12 LPM. Le dĂ©lai de carence n’était pas encore Ă©coulĂ© au moment de l’invocation de l’exception de non-usage, mais Ă©tait Ă©chu au moment de la prise de dĂ©cision par l’IPI; cependant, ce dernier n’avait pas examinĂ© l’usage de la marque opposante. Le TAF a confirmĂ© sa jurisprudence Gerflor/Gemflor (B-6675/2016), selon laquelle l’exception de non-usage peut ĂȘtre soulevĂ©e avec le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse Ă  l’opposition, avant que le dĂ©lai de carence de cinq ans ne soit Ă©coulĂ© (Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’IPI ne doit examiner cette exception qu’aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai; cf. B-6675/2016 consid. 9.3.1). Il a rappelĂ© que, selon le principe de la lĂ©galitĂ© Ă©tabli par l’art. 5 Cst., le refus d’examiner une exception invoquĂ©e doit ĂȘtre fondĂ© sur une base lĂ©gale formelle et non sur une disposition d’ordonnance comme en l’espĂšce (consid. 3.2). Ainsi, le TAF a admis le recours et renvoyĂ© l’affaire Ă  l’IPI pour qu’il examine l’usage de la marque opposante.
2. Motifs absolus d’exclusion (art. 2 LPM)
a) Let. a: Domaine public (motifs de surface)
Dans l’arrĂȘt B-406/2022 du 30 septembre 2024 le TAF a confirmĂ© la dĂ©cision de l’IPI de refuser partiellement l’enregistrement d’un signe constituĂ© de fleurs reprĂ©sentĂ©es de maniĂšre Ă  former un quadrillage de losanges, jugĂ© non distinctif selon l’art. 2 let. a LPM. Il a prĂ©cisĂ© que la perception du signe dĂ©pend de la nature du produit et de son usage courant dans le segment concernĂ© (consid. 4.5). Les motifs floraux et gĂ©omĂ©triques sont largement rĂ©pandus dans le domaine de la mode, oĂč leur diversitĂ© immense rend difficile la distinction avec des motifs usuels (consid. 4.6.1 ss, 4.6.3 ss). Les signes Ă  Ă©lĂ©ments rĂ©pĂ©titifs sont principalement reconnus comme dĂ©coratifs par les consommateurs et relĂšvent donc du domaine public (consid. 4.7.1, 4.12). Cet arrĂȘt a Ă©tĂ© contestĂ© au Tribunal fĂ©dĂ©ral.
b) Let. c: Signes propres à induire en erreur
L’arrĂȘt B-6583/2023 (du 29 juillet 2024) a confirmĂ© que le signe «QUEEN ALOE VERA», dĂ©posĂ© entre autres en relation avec des «eaux minĂ©rales» (cl. 32), est trompeur et exclu de la protection selon l’art. 2 let. c LPM. Le TAF a jugĂ© que, conformĂ©ment Ă  l’art. 8 al. 1 et 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12), les eaux minĂ©rales ne peuvent contenir ni additifs ni aromatisations. Or, le signe est perçu comme dĂ©signant une eau aromatisĂ©e Ă  l’aloe vera de qualitĂ© supĂ©rieure, ce qui crĂ©e une attente incompatible avec la lĂ©gislation applicable (consid. 5.2 ss, 5.3, 6.9). La distinction invoquĂ©e par la recourante entre «eau minĂ©rale» et «eau minĂ©rale naturelle» a Ă©tĂ© rejetĂ©e, le TAF considĂ©rant qu’il n’existe aucune base lĂ©gale ou justification objective pour diffĂ©rencier ces produits (consid. 6.7). Le produit ne peut donc rĂ©pondre aux attentes des consommateurs Ă©veillĂ©es par le signe litigieux, raison pour laquelle il a Ă©tĂ© jugĂ© comme trompeur (consid. 6.10).
c) Let. d: Signes contraire à l’ordre public et aux bonnes mƓurs
Dans l’arrĂȘt B-4934/2023 (du 7 mai 2024) le TAF a confirmĂ© que le signe «BIMBO QSR» est contraire aux bonnes mƓurs et l’a exclu de la protection selon l’art. 2 let. d LPM. Il suffit pour cela qu’un signe soit perçu comme contraire aux bonnes mƓurs dans une seule langue nationale (consid. 4.5 et 6.1). En Suisse alĂ©manique, le terme «Bimbo» est majoritairement perçu comme une injure raciste visant des personnes racisĂ©es, d’aprĂšs plusieurs dictionnaires et encyclopĂ©dies de langue allemande, une enquĂȘte et des forums internet suisses (consid. 6.2.1). L’intention de l’utilisateur est jugĂ©e non pertinente et le principe de spĂ©cialitĂ© s’applique Ă©galement aux signes racistes (consid. 4.4 et 4.7). Pour des germanophones, la signification raciste ne passe pas en arriĂšre-plan en relation avec les produits et services revendiquĂ©s (consid. 6.2.4 et 6.4). Aussi, l’ajout de «QSR» (abrĂ©viation jugĂ©e mĂ©connue de «Quick Service Restaurant») n’attĂ©nue pas cette connotation en l’espĂšce (consid. 6.3). Toutefois, compte tenu de la signification du terme «bimbo» en italien (Ă  savoir «petit enfant»), si la marque Ă©tait revendiquĂ©e pour des produits concrets qui suggĂšreraient directement un sens non raciste, comme des produits pour enfants, il serait possible qu’elle aurait pu ĂȘtre perçue diffĂ©remment (consid. 6.4). Enfin, le Tribunal rappelle qu’en droit des marques, l’enregistrement ne garantit pas la validitĂ© juridique d’un signe. Le titulaire risque de voir sa marque se dĂ©grader dans l’opinion publique. Ainsi, la recourante, dont la marque n’est pas enregistrĂ©e, ne peut pas invoquer la violation de la garantie de propriĂ©tĂ©, malgrĂ© ses investissements dans le nom de l’entreprise et dans de nombreuses marques. Le TF a entre-temps confirmĂ© cet arrĂȘt (arrĂȘt 4A_343/2024 du 1er novembre 2024).
3. Motifs relatifs d’exclusion (art. 3 LPM)
a) ArrĂȘt B-2338/2022 du 10 septembre 2024 (ZARA/zĂ€mĂ€)
L’arrĂȘt B-2338/2022 du 10 septembre 2024 reprend les principes de la jurisprudence «WEST/ZEST» (TAF B-3792/2022 du 28 fĂ©vrier 2024). MalgrĂ© une structure commune, la graphie distincte («À» vs «a»), le manque de similaritĂ© phonĂ©tique (consid. 5.3.2) et l’absence de similaritĂ© conceptuelle (consid. 5.3.3) permettent, selon le TAF, d’écarter tout risque de confusion, contrairement Ă  l’argumentaire de l’IPI. Le TAF souligne que «ZARA» peut ĂȘtre perçu comme un prĂ©nom fĂ©minin ou comme un signe de fantaisie, tandis que «zĂ€mÀ» signifie «ensemble» en allemand. IndĂ©pendamment du fait que le public latinophone comprenne ou non le suisse allemand, il perçoit les diffĂ©rences visuelles et phonĂ©tiques entre le signe, de sorte que tout risque de confusion peut ĂȘtre exclu (consid. 5.3.2 et 7.3.2).
b) ArrĂȘt B-4408/2022 du 29 janvier 2024 (LONGINES (fig.)/LOSENGS (fig.))
Dans l’arrĂȘt B-4408/2022 du 29 janvier 2024, le TAF conclut Ă  une faible similaritĂ© visuelle entre les deux marques en raison de diffĂ©rences notables dans leur graphie (arrangements des lettres et prĂ©sentation graphie). Il n’y a ni similaritĂ© phonĂ©tique ni conceptuelle. Le TAF retient un degrĂ© d’attention plus Ă©levĂ© (voire accru pour les spĂ©cialistes) pour les produits de la classe 14 (montres, bijoux, joillaux, mĂ©taux et pierres prĂ©cieux) et une protection accrue pour la marque LONGINES en raison de sa notoriĂ©tĂ©, sans toutefois Ă©tendre ce champ de protection accru Ă  l’élĂ©ment figuratif, faute de preuve correspondante (consid. 3.2, 6.3 ss). Par consĂ©quent, bien que les produits soient identiques, ce qui exige une Ă©valuation particuliĂšrement rigoureuse du risque de confusion, et malgrĂ© la force distinctive et le champ de protection accrus de la marque opposante et le degrĂ© d’attention retenu, les faibles similaritĂ©s, limitĂ©es au seul aspect visuel, ne suffisent pas Ă  Ă©tablir un risque de confusion entre les deux signes en conflit (consid. 7.4).
c) ArrĂȘt B-6734/2023 du 29 janvier 2024 (BURGER KING/Burek BK King (fig.))
Dans le cas de l’arrĂȘt B-6734/2023 du 3 juin 2024, le Tribunal a admis des similitudes aux niveaux graphiques, phonĂ©tiques et conceptuels entre les signes «Burger King» et «Burek King». MĂȘme s’il peut sembler inhabituel qu’une chaĂźne de restauration rapide amĂ©ricaine propose Ă©galement des plats balkaniques/turcs, il n’est pas exclu, notamment dans la restauration, de proposer Ă©galement des plats en dehors de l’activitĂ© principale (consid. 8.1 ss). Le TAF a ainsi admis un risque de confusion indirect.
4. Radiation
Sabine BĂŒttler termine sa prĂ©sentation en rappelant les trois moyens pour se dĂ©fendre contre une demande de radiation: premiĂšrement, contester la vraisemblance du dĂ©faut d’usage de la marque attaquĂ©e; deuxiĂšmement, rendre vraisemblable l’usage de cette marque; ou, troisiĂšmement, rendre vraisemblables de justes motifs pour son dĂ©faut d’usage​10. Dans l’arrĂȘt B-3745/2022 du 27 fĂ©vrier 204 («Shelby»), le TAF admet qu’une recherche d’usage peut suffire Ă  rendre vraisemblable un dĂ©faut d’usage si celle-ci est suffisamment complĂšte (consid. 4.1). En l’espĂšce, l’usage a Ă©tĂ© jugĂ© sĂ©rieux pour la vente d’environ 90 montres sur une pĂ©riode de deux ans et demi, Ă  un prix compris entre 1'500 et 2'500 francs. En raison de leur prix, ces montres ne sont plus considĂ©rĂ©es comme des biens de consommation courante, mais plutĂŽt comme des produits de luxe (consid. 7.3).
IV. NouveautĂ©s de l’IPI
En conclusion de ce sĂ©minaire, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, ainsi qu’Olivier Veluz, chef de la section procĂ©dure d’opposition et de radiation Ă  l’IPI, ont prĂ©sentĂ© les derniĂšres Ă©volutions de l’IPI concernant le dĂ©lai de traitement des demandes, la digitalisation, la procĂ©dure simplifiĂ©e de destruction des petits envois contenant des contrefaçons, ainsi que l’évolution de la pratique en matiĂšre de marques.
1. DerniÚres évolutions
Les statistiques montrent une augmentation des dĂ©pĂŽts de marques nationales, avec un total de 17'853 dĂ©pĂŽts pour 2023/24 (contre 16'266 en 2022/23) (+9,76%). En revanche, le nombre d’enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse a diminuĂ© significativement (14'575 en 2023/24 contre 18'038 en 2022/23) (–19,20%). Depuis juillet 2024 la tendance est toutefois Ă  la hausse. Eric Meier a indiquĂ© que le but de l’IPI est de garantir des procĂ©dures aussi courtes que possible et que les dĂ©lais dans l’examen des marques avaient Ă©tĂ© considĂ©rablement rĂ©duits au cours des derniĂšres annĂ©es, malgrĂ© l’augmentation massive des demandes d’enregistrement aprĂšs la pandĂ©mie. L’IPI a l’intention de rĂ©duire encore les dĂ©lais pour le premier examen des enregistrements internationaux (max. 6 mois) et l’examen subsĂ©quent des signes rejetĂ©s (de 3 Ă  4 mois d’ici mi-2026). En matiĂšre de digitalisation, l’IPI poursuit le dĂ©veloppement de son offre numĂ©rique. Une nouvelle Ă©tape a Ă©tĂ© franchie avec le remplacement de Swissreg (â€čwww.swissreg.châ€ș), unifiant sous une mĂȘme adresse l’organe de publication et les bases de donnĂ©es des titres de protection. Suite aux feed-back des utilisateurs, l’IPI a apportĂ© de nombreuses amĂ©liorations au service en ligne d’ordre de dĂ©bit du compte courant.
2. Procédure de destruction des petits envois contenant des contrefaçons
Eric Meier a relevĂ© que la piraterie de marques et d’autres droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est en nette augmentation et que plus de 90% des contrefaçons parviennent en Suisse par le biais de petits envois. Or, la procĂ©dure actuelle d’intervention de l’Office fĂ©dĂ©ral de la douane et de la sĂ©curitĂ© des frontiĂšres est lourde et compliquĂ©e pour ces cas d’importance mineure, tant pour les autoritĂ©s que pour les titulaires de droits potentiellement lĂ©sĂ©s. Le 22 dĂ©cembre 2023, les Chambres fĂ©dĂ©rales ont adoptĂ© une nouvelle loi fĂ©dĂ©rale introduisant une procĂ©dure simplifiĂ©e pour la destruction de petits envois contenant des contrefaçons. La rĂ©vision lĂ©gislative offre aux titulaires de droits le choix entre deux procĂ©dures lorsque de petits envois contenant des contrefaçons sont retenus Ă  la frontiĂšre: la procĂ©dure ordinaire ou la procĂ©dure simplifiĂ©e. Dans cette derniĂšre, seule la personne qui a commandĂ© la marchandise sera informĂ©e dans un premier temps. Les produits contrefaits seront dĂ©truits automatiquement si l’acheteur ne s’y oppose pas. Si l’acheteur fait opposition, le titulaire des droits en sera informĂ© et pourra prendre les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger ses droits. L’émolument sera plus bas pour la procĂ©dure simplifiĂ©e. Le projet de rĂ©vision attribue Ă  l’IPI la compĂ©tence de gĂ©rer ces deux procĂ©dures administratives.
3. Développement de la pratique en matiÚre de marques
Olivier Veluz a ensuite prĂ©sentĂ© l’état des lieux des projets de dĂ©veloppement de la pratique en matiĂšre de marques qui ont Ă©tĂ© communiquĂ© au printemps 2024 (cf. Newsletter 2024/05 – Marques et designs). Dans ce contexte, il a prĂ©sentĂ© les deux projets de pratique qui ont entre-temps Ă©tĂ© communiquĂ©s (cf. Newsletter no 10 – Marques, brevets et designs), Ă  savoir la question de la similaritĂ© entre produits et services offerts dans des environnements virtuels par rapport Ă  leurs Ă©quivalents rĂ©els et la pratique relative aux signes renvoyant au contenu thĂ©matique.
a) Similarité entre produits et services offerts dans des environnements virtuels et leurs équivalents réels
S’agissant de la similaritĂ© entre produits et services virtuels et leurs Ă©quivalents rĂ©els, Olivier Veluz que l’application des critĂšres traditionnels ne permet pas de prendre en considĂ©ration les nombreuses analogies entre l’utilisation de marques dans les deux environnements. Les critĂšres mis en Ɠuvre mettent ainsi l’accent sur la complĂ©mentaritĂ© et sur les habitudes de marketing et de consommation prĂ©valant dans la branche considĂ©rĂ©e. Olivier Veluz souligne que ces critĂšres correspondent Ă  ceux dĂ©veloppĂ©s dans ce contexte par l’EUIPO, conformĂ©ment Ă  la stratĂ©gie de l’IPI dans ce contexte. Pour les produits, la similaritĂ© restera l’exception. La partie qui se prĂ©vaut d’une similaritĂ© devra dĂ©montrer le caractĂšre usuel, dans la branche considĂ©rĂ©e, d’une utilisation conjointe de produits rĂ©els et de leurs Ă©quivalents virtuels dans le marketing ou sur le marchĂ©. La similaritĂ© sera admise si les moyens de preuve produits permettent de conclure que les destinataires perçoivent effectivement l’offre comme pouvant provenir d’une mĂȘme entreprise. Pour les services, il convient d’opĂ©rer des distinctions. Concernant les services dont le but et la fonction sont identiques, qu’ils soient fournis dans un environnement virtuel ou dans un environnement rĂ©el (p.ex. formation, organisation d’un concert ou conseils financiers), la similaritĂ© sera examinĂ©e sur la base des critĂšres traditionnels. En effet, le lieu de fourniture (monde rĂ©el ou environnements virtuels) n’altĂšre pas la nature du service. Pour les autres services offerts dans des environnements virtuels, il s’agit de prestations offertes Ă  titre de promotion [cl. 35], de formation ou de divertissement [cl. 41]. Or, la pratique actuelle admet l’existence d’analogies entre divers services et certains autres relevant des classes 35 et 41 (p.ex. organisation de voyages [cl. 39] ou services de restauration [cl. 43] par rapport Ă  des services de divertissement [cl. 41]). Pour les autres services, l’admission de la similaritĂ© n’est pas exclue, mais restera l’exception. Il s’agit comme pour les produits de dĂ©montrer des habitudes de consommation ou de marketing dans la branche considĂ©rĂ©e.
b) Signes renvoyant au contenu thématique
L’aprĂšs-midi s’est ensuite terminĂ© sur la prĂ©sentation de la pratique relative aux signes qui renvoient au contenu thĂ©matique, que l’IPI a dĂ©cidĂ© de mettre en Ɠuvre dĂšs le 1er dĂ©cembre 2024, en rĂ©action Ă  l’arrĂȘt du TAF B-4493/2022 – [Apfel](fig.) du 26 juillet 2023. S’agissant tout d’abord des marques figuratives, l’IPI a dĂ©cidĂ© de mettre en Ɠuvre les critĂšres ressortant de l’arrĂȘt Apfel prĂ©citĂ©. Ainsi une image dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif peut renvoyer Ă  un contenu thĂ©matique. Pour que ce soit le cas, l’objet qui se dĂ©gage du signe doit ĂȘtre typique en relation avec les produits ou services concernĂ©s. Il s’agit d’établir (1) un large usage de signes comparables, (2) par de nombreux et diffĂ©rents fournisseurs, (3) en tant que renvoi mĂȘme au contenu thĂ©matique. Pour les marques verbales, Olivier Veluz explique que la reprise de ces mĂȘmes critĂšres ne peut entrer en considĂ©ration, au risque sinon que tout signe verbal soit considĂ©rĂ© comme distinctif, puisqu’admettre la typicitĂ© dans ce contexte n’est pas possible Ă  Ă©tablir. NĂ©anmoins, il note que, conformĂ©ment Ă  sa stratĂ©gie, l’IPI dĂ©cide d’assouplir sa pratique en tenant davantage compte de l’objectif du TAF visant Ă  Ă©viter un refus trop large des marques verbales en tant qu’indications d’un possible contenu thĂ©matique. Il vise aujourd’hui une pratique alignĂ©e sur celle dĂ©veloppĂ©e par l’EUIPO, dans l’attente d’éventuels futurs critĂšres plus complets qui pourraient se dĂ©gager des travaux en cours en lien avec la pratique commune y relative par le RĂ©seau europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (pratique commune no 16)​11. L’élĂ©ment dĂ©terminant n’est pas qu’une indication puisse servir, dans l’abstrait, Ă  dĂ©crire un thĂšme. Il faut plutĂŽt partir du principe qu’un signe ne sera compris comme une indication descriptive par le public pertinent que s’il existe un rapport concret suffisamment Ă©troit entre le signe et les produits ou les services. Ce sera d’abord le cas des dĂ©nominations dĂ©signant des thĂšmes ou des activitĂ©s courants ou souvent traitĂ©s (ex. JARDIN, HISTOIRE SUISSE). Un signe sera Ă©galement perçu comme un renvoi Ă  un contenu lorsque cette perception est Ă©vidente. Ne sont en principe pas Ă©vidents les thĂšmes trop vagues, trop abstraits ou trop indĂ©terminĂ©s. Il en va en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de mĂȘme des thĂšmes trop Ă©troits, Ă  moins que le caractĂšre scientifique ou technique se dĂ©gage du mot ou de la combinaison de mots. En outre, la mention d’un mĂ©dia, par exemple un journal ou une chaĂźne, ou d’un Ă©vĂ©nement, favorisera la perception d’un signe en tant que contenu, pour autant que le thĂšme qui s’y rapporte soit lui-mĂȘme Ă©vident. Olivier Veluz souligne qu’il existe des habitudes linguistiques dans la formation de titres ou de thĂšmes. L’IPI les prendra en compte, de sorte que, parfois, des petites diffĂ©rences suffiront Ă  justifier ou non un refus. Finalement, les signes reconnaissables comme thĂšmes de fiction (ex. LE SEIGNEUR DES ANNEAUX) sont acceptĂ©s Ă  l’enregistrement. Fussnoten:
1
2
3
Art. 10 et 11 LPM/art. 5 LDes.
4
Au niveau europĂ©en, cf. EUIPN, Communication commune – caractĂšre distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des Ă©lĂ©ments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que telle, avril 2020.
5
Au sens de l’art. 9(2) du RMUE, soit l’usage dans le cadre d’activitĂ©s commerciales, d’une maniĂšre susceptible d’affecter une ou plusieurs fonctions de la marque.
6
ConformĂ©ment Ă  l’art. 7, § 1er, b, RMUE.
7
ConformĂ©ment Ă  l’art, 63, § 2, du rĂšglement no 6/2002.
8
B-3392/2023, B-3651/2022, B-1776/2023, B-5883/2023, B-5637/2023, B-4112/2022, B-1777/2023, B-4934/2023, B-459/2023, B-1136/2023, B-5271/2023, B-4612/2023, B-6577/2023, B-6579/2023, B-6583/2023, B-1014/2024, B-1493/2023, B-4026/2022.
9
B-3392/2023, B-3651/2022, B-1776/2023, B-5883/2023, B-5637/2023, B-4112/2022, B-1777/2023, B-4934/2023, B-459/2023, B-1136/2023, B-5271/2023, B-4612/2023, B-6577/2023, B-6579/2023, B-6583/2023, B-1014/2024, B-1493/2023, B-4026/2022.
10
Art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM.
11
â€čwww.tmdn.org/publicwebsite/#/practicesâ€ș, consultĂ© le 18 mars 2025.
Ella Meyer | 2025 Ausgabe 7-8


Die Seite des SF | La page du FS

20. Urheberrechtstagung: Veranstaltung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF‱FS) vom 14. November 2024
Das schweizerische Urheberrecht befindet sich seit LĂ€ngerem in einer Art permanentem Revisionszustand, zentraler Treiber ist die Digitalisierung, namentlich die Entwicklungen im Bereich der generativen «KĂŒnstlichen Intelligenz» (KI). Unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Florent Thouvenin (UniversitĂ€t ZĂŒrich) und Prof. Dr. Cyrill Rigamonti (UniversitĂ€t Bern) wurde daher an der diesjĂ€hrigen Urheberrechtstagung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF‱FS) nicht nur diskutiert, wie auf die neusten Herausforderungen zu reagieren ist, sondern auch, ob die jĂŒngste Teilrevision die gesetzgeberischen Ziele erreichen und die Erwartungen der Betroffenen erfĂŒllen konnte. In der ersten HĂ€lfte der Veranstaltung wurde ein allgemeines Update ĂŒber die relevanten Entwicklungen in der Schweiz und in der EU vermittelt und im Besonderen die Auswirkungen der EinfĂŒhrung des Schutzes nicht-individueller Fotografien, der erweiterten Kollektivlizenz (EKL) sowie der Bestimmung ĂŒber die Providerhaftung auf die RechtsrealitĂ€t diskutiert. Im zweiten Teil wurde der Fokus auf die Entwicklungen im Bereich der generativen KI, namentlich auf die sog. «Retrieval Augmented Generation» (RAG) und ihre rechtliche Beurteilung gelegt. Geschlossen wurde die Vortragsrunde mit einem Ausblick auf die bereits bevorstehende nĂ€chste Revision.

Le droit d’auteur se trouve depuis longtemps dans une sorte d’état de rĂ©vision permanent, le moteur central Ă©tant la numĂ©risation, notamment les dĂ©veloppements dans le domaine de l’«intelligence artificielle» (IA) gĂ©nĂ©rative. Sous la direction conjointe des professeurs Florent Thouvenin (UniversitĂ© de Zurich) et Cyrill Rigamonti (UniversitĂ© de Berne), le congrĂšs sur le droit d’auteur organisĂ© par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication (SF‱FS) s’est donc penchĂ© non seulement sur la maniĂšre de rĂ©agir aux nouveaux dĂ©fis, mais aussi sur la question de savoir si la derniĂšre rĂ©vision partielle a atteint les objectifs lĂ©gislatifs et rĂ©pondu aux attentes des personnes concernĂ©es. La premiĂšre moitiĂ© de la manifestation a Ă©tĂ© consacrĂ©e Ă  une mise Ă  jour gĂ©nĂ©rale des dĂ©veloppements pertinents en Suisse et dans l’UE, et plus particuliĂšrement Ă  l’impact sur la rĂ©alitĂ© juridique de l’introduction de la protection des photographies dĂ©pourvues de caractĂšre individuel, de la licence collective Ă©tendue (LCE) et de la disposition relative Ă  la responsabilitĂ© de services d’hĂ©bergement Internet. Dans la deuxiĂšme partie, l’accent a Ă©tĂ© mis sur les dĂ©veloppements dans le domaine de l’IA gĂ©nĂ©rative, notamment sur la «Retrieval Augmented Generation» (RAG) et son Ă©valuation juridique. La sĂ©rie de prĂ©sentations s’est conclue par un aperçu de la prochaine rĂ©vision dĂ©jĂ  imminente.

Viviane Ammann, MLaw, LL.M., wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl fĂŒr Informations- und Kommunikationsrecht, UniversitĂ€t ZĂŒrich. Lena HĂ€nni, MLaw, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl fĂŒr Informations- und Kommunikationsrecht, UniversitĂ€t ZĂŒrich. Die Autorinnen danken allen Referierenden und Teilnehmenden des Panels fĂŒr die konstruktiven RĂŒckmeldungen zum Text.
I. Update Schweiz und EU
Als erste Referentin sprach RAin Dr. Anne-Virginie La SpadaÂ ĂŒber die aktuelle urheberrechtliche Rechtsprechung der Schweiz und der EU. Nach einem kurzen allgemeinen Überblick ĂŒber die bundesgerichtliche Rechtsprechung der letzten zwei Jahre,​1 widmete sie sich im Besonderen den «Feuerring»-Urteilen. Diese seien bedeutsam, da sie Prinzipien zur Interpretation der IndividualitĂ€t festlegen und insbesondere die Voraussetzungen klĂ€rten, unter denen ein Rechteinhaber Anspruch auf eine finanzielle EntschĂ€digung geltend machen könne. Zu Beginn erinnerte La Spada daran, dass Werke der angewandten Kunst nach Art. 2 Abs. 2 lit. f URG als geistige Schöpfungen geschĂŒtzt seien (sofern sie individuell seien). Dem «Feuerring»-Entscheid ging 2011 der «Corbusier»-Entscheid​2 voran, in dem festgehalten wurde, dass die IndividualitĂ€tsanforderungen im Bereich der Werke der angewandten Kunst im Vergleich zu anderen Werkkategorien recht hoch seien und im Zweifelsfall zugunsten eines Musters oder eines Modells zu entscheiden sei. Im Bundesgerichtsentscheid betreffend einen minimalistischen Barhocker von Max Bill wurde hingegen entschieden, dass die IndividualitĂ€t eher zu bejahen sei, wenn ein kleiner Gestaltungsspielraum vorhanden sei.​3 Der Minimalismus des Barhockers wurde nicht als Schutzhindernis, sondern vielmehr als Teil seiner Eleganz und der Reinheit seiner Form angesehen. Darin sah La Spada Ähnlichkeiten zum «Feuerring»-Entscheid von 2022.​4 Das Bundesgericht fĂŒhrte darin aus, dass die Schutzvoraussetzungen fĂŒr alle Werkkategorien gleich seien, bei Werken der angewandten Kunst mĂŒsse jedoch auf den Teil des Werks abgestĂŒtzt werden, in welchem sich die KreativitĂ€t und IndividualitĂ€t des Schöpfers ĂŒberhaupt entfalten könne. Dies fĂŒhre sodann in der Praxis zu hohen Anforderungen an die WerkindividualitĂ€t, da nur auf begrenzte Aspekte des Werkes abgestellt werden könne. Es bejahte die IndividualitĂ€t des streitgegenstĂ€ndlichen Feuerring-Grills, da dessen Form ĂŒberraschend und ungewöhnlich fĂŒr einen Grill erscheine und stellte zudem fest, dass die Tatsache, dass der Feuerring-Grill auch Patentschutz erhalten habe, einem kĂŒnstlerischen Ausdruck nicht per se entgegenstehe. Betreffend die Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR, die der Urheber des Feuerring-Grills gefordert habe, verneinte das Bundesgericht im Jahr 2024 die BösglĂ€ubigkeit des Beklagten.​5 Es fĂŒhrt aus, dass an den Beweis des KennenmĂŒssens des Bestands und des Schutzumfangs fremder Urheberrechte hohe Anforderungen gestellt werden mĂŒssten, da diese mangels Register schwer recherchierbar seien. Ob ein Werk tatsĂ€chlich geschĂŒtzt sei und in welchem Umfang, sei oft erst nach einem Prozess klar. Wer unter schwer einschĂ€tzbaren UmstĂ€nden einer falschen, aber vertretbaren Ansicht folge, könne sich weiterhin auf seinen guten Glauben berufen. Auch das Abmahnschreiben des KlĂ€gers zerstöre den guten Glauben nicht ohne Weiteres. FĂŒr den Schadenersatz nach Art. 41 OR seien laut Bundesgericht keine GrĂŒnde ersichtlich, das Verschulden abweichend von der BösglĂ€ubigkeit nach Art. 423 OR zu prĂŒfen. Aufgrund dessen stehe dem KlĂ€ger nur ein Anspruch auf Wertersatz im Sinne einer NutzungsentschĂ€digung aus ungerechtfertigter Bereicherung nach Art. 62 OR zu. Der Anspruch richte sich nach einer ĂŒblichen LizenzgebĂŒhr, falls diese nicht ermittelt werden könne, nach einer hypothetischen LizenzgebĂŒhr. Das Gericht dĂŒrfe in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR die ĂŒbliche oder hypothetische LizenzgebĂŒhr auch nach Ermessen festsetzen. Das Bundesgericht hielt die von der Vorinstanz festgesetzte LizenzgebĂŒhr von 10% des Nettoerlöses fĂŒr angemessen. La Spada konstatierte, dass die jĂŒngste bundesgerichtliche Rechtsprechung tendenziell den urheberrechtlichen Schutz bei Werken der angewandten Kunst einfacher gewĂ€hre als die vorangehende und sah insbesondere die Vorgehensweise des Bundesgerichts bei der Beurteilung der WerkindividualitĂ€t des Feuerring-Grills kritisch. La Spada beanstandete, dass die dabei verwendete Terminologie («die Wahl der Form erscheint fĂŒr einen Grill ĂŒberraschend und ungewöhnlich») an das Designrecht erinnere, da im Urheberrecht ein Werk unabhĂ€ngig von seinem Zweck geschĂŒtzt werde. Auch den Schutzumfang habe das Bundesgericht eher in einer designrechtstypischen Manier geprĂŒft. Im Bereich der VergĂŒtung merkte sie an, sei es schwierig auf Gewinnherausgabe nach Art. 423 OR zu klagen. Die LizenzgebĂŒhr von 10% des Nettoerlöses sei im damaligen Urteil fĂŒr Luxusprodukte gesprochen worden, weshalb nicht eingeschĂ€tzt werden könne, wie sie fĂŒr andere Segmente ausfallen werde. Sie wies sodann auf die Problematik hin, wenn der Urheber keine Lizenzen vergeben möchte. In solchen FĂ€llen schliesse das Bundesgericht im Rahmen von Schadensersatzklagen nach Art. 41 OR den RĂŒckgriff auf die Lizenzanalogie jeweils aus, dies sei im «Feuerring»-Urteil jedoch nicht thematisiert worden. Problematisch sei bei der Konstellation der fiktiven Lizenz auch, dass LizenzgebĂŒhren bereits nach fĂŒnf, die Herausgabe des Gewinns aber erst nach zehn Jahren verjĂ€hrten. Aufgrund der LĂ€nge des Verfahrens habe der KlĂ€ger deshalb nur LizenzgebĂŒhren der letzten fĂŒnf Jahre erhalten, obwohl in diesem Fall die gesamte Nutzung mehrere Jahre lĂ€nger andauerte. La Spada erklĂ€rte anschliessend, dass das Thema auch den EuropĂ€ischen Gerichtshof (EuGH) beschĂ€ftige. Sie wies darauf hin, dass trotz der anerkannten SchutzfĂ€higkeit von GebrauchsgegenstĂ€nden weiterhin Unsicherheiten bestĂŒnden. Bei einem Vorabentscheidungsverfahren im Zusammenhang mit Möbeln stelle sich die Frage, ob zur Bestimmung der IndividualitĂ€t auch der kreative Prozess sowie die ErklĂ€rungen des Urhebers berĂŒcksichtigt werden mĂŒssten oder ob der Fokus ausschliesslich auf das Werk selbst zu legen sei.​6 Ebenfalls befasse sich ein hĂ€ngiges Vorabentscheidungsgesuch des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) mit Ă€hnlichen Fragestellungen.​7 Der BGH möchte wissen, ob höhere Anforderungen an den urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst zu stellen seien und ob die subjektive Sicht des Schöpfers eine Rolle spiele. Ferner sei unklar, ob nachtrĂ€gliche UmstĂ€nde wie die Ausstellung eines Gebrauchsgegenstandes in Museen oder dessen Anerkennung in Fachkreisen als Indizien fĂŒr dessen Werkcharakter herangezogen werden könnten. In diesem Zusammenhang stellte La Spada Überlegungen an, ob dies auch im Fall betreffend den Max-Bill-Barhocker eine Rolle gespielt habe, da dieser vermutungsweise nicht als schutzfĂ€hig angesehen worden wĂ€re, wenn er lediglich in einem Warenhaus verkauft worden wĂ€re. Anschliessend berichtete die La SpadaÂ ĂŒber ein jĂŒngst ergangenes Urteil des EuGH vom 24. Oktober 2024 betreffend Eames-StĂŒhle.​8 Dabei war zu klĂ€ren, ob nach der Berner Übereinkunft der urheberrechtliche Schutz fĂŒr Werke der angewandten Kunst ausgeschlossen werden könne, wenn diese im Ursprungsland nicht geschĂŒtzt seien. Denn in dem vorliegenden Ursprungsland, den USA, bestehe kein urheberrechtlicher Schutz fĂŒr diese Art von Werken. Der EuropĂ€ische Gerichtshof hielt fest, dass eine derartige EinschrĂ€nkung nur vom europĂ€ischen Gesetzgeber vorgenommen werden könne. Alle EU-Staaten mĂŒssten Werke der angewandten Kunst urheberrechtlich schĂŒtzen, sofern sie die allgemeinen Schutzvoraussetzungen erfĂŒllten, unabhĂ€ngig vom Herkunftsland oder der NationalitĂ€t des Schöpfers. Zum Abschluss verwies La Spada auf zwei Urteile betreffend Urheberrecht und kĂŒnstliche Intelligenz. Ein erstinstanzliches Gericht in Prag befasste sich mit der Frage, ob ein durch einen Prompt generiertes Bild urheberrechtlich geschĂŒtzt werden könne.​9 Das Gericht verneinte dies aufgrund fehlender menschlicher geistiger Schöpfung, allerdings bleibe Raum fĂŒr eine andere Auslegung, falls eine stĂ€rkere kreative menschliche Mitwirkung, beispielsweise durch detaillierte Prompts oder nachtrĂ€gliche Bearbeitungen, gegeben sei. Ein Urteil des Landgerichts Hamburg​10 prĂŒfte die RechtmĂ€ssigkeit der Erstellung einer Datenbank mit fast sechs Milliarden Bildern, darunter auch urheberrechtlich geschĂŒtzte Werke und dazugehörigen deskriptiven Texten und Links. Das Gericht prĂŒfte drei Schrankenbestimmungen des UrhG. Es stellte fest, dass die Ausnahme fĂŒr flĂŒchtige VervielfĂ€ltigungen nicht anwendbar sei, da die gespeicherten Werke nicht automatisch gelöscht wĂŒrden. Ebenso sei die Schranke fĂŒr Text- und Data-Mining zwar grundsĂ€tzlich einschlĂ€gig, jedoch hĂ€tten die Rechteinhaber einen Nutzungsvorbehalt angebracht, sodass diese Schranke in diesem Fall nicht greife. Überraschenderweise bejahte das Gericht jedoch die Anwendung der Wissenschaftsschranke und argumentierte, dass eine Datenbank auch dann wissenschaftlichen Zwecken dienen könne, wenn sie gleichzeitig auch kommerziell genutzt werde. La Spada ist ĂŒberzeugt, dass die beiden Urteile Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung im Umgang mit urheberrechtlich geschĂŒtzten Werken bei der Entwicklung von KI-Systemen haben wĂŒrden und dass sich in den kommenden Jahren noch einiges in diesem Bereich bewegen werde.
II. Was hat’s gebracht? – ein Assessment der Teilrevision
Im Anschluss an die neuste Rechtsprechung sprachen Christoph SchĂŒtz, Fotograf, Dr. Philip KĂŒbler, ProLitteris und Simon Ruesch, SIWCO, ĂŒber die letzte Teilrevision. SchĂŒtz stieg mit der Bemerkung ein, dass die Feedbacks des Fotografenverbands zeigten, dass dieser aus zwei GrĂŒnden in der Praxis nicht viel geĂ€ndert hĂ€tte. Erstens hĂ€tten die ehrlichen Bildnutzer die Honorare bereits zuvor und unabhĂ€ngig von der IndividualitĂ€t der Fotografien bezahlt, in diesem Bereich sei der Lichtbildschutz lediglich ein Nachvollzug einer etablierten Praxis. Der zweite Grund bestehe darin, dass viele Fotografen nach wie vor davor zurĂŒckscheuten, Klage einzureichen, da die strittige Summe im VerhĂ€ltnis zu den Anwalts- und Gerichtskosten meist unverhĂ€ltnismĂ€ssig gering sei. Weiter ging SchĂŒtz auf die Folgen nach der EinfĂŒhrung ein. So sei insbesondere positiv, dass die aus Deutschland bekannte Abmahnwelle nicht eingetreten sei. Negativ sah er hingegen zwei Punkte des neuen Schutzes. Erstens hĂ€tte der Lichtbildschutz in den Leistungsschutzrechten verankert werden sollen und zweitens stehe es im klaren Widerspruch zum Willen des Gesetzgebers, den Urhebern im Bereich des Lichtbildschutzes ihre Persönlichkeitsrechte abzusprechen. Ebenfalls kritisierte SchĂŒtz anhand des «Drohnenbild»-Urteils,​11 dass das Prinzip der Lizenzanalogie nicht ausreiche, um Urheberrechtsverstösse tatsĂ€chlich zu vermeiden. In diesem Urteil wurde die vierfache unrechtmĂ€ssige Nutzung einer Fotografie nach einem Aufwand von rund CHF 10'000 an Gerichts- und Parteikosten mit einem Honorar von CHF 55 entlöhnt. Um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, sei es laut SchĂŒtz erforderlich, eine stĂ€rkere Abschreckung als lediglich die Zahlung eines Honorars zu ermöglichen, das ein Beklagter auch im Falle einer rechtmĂ€ssigen Nutzung des Bildes hĂ€tte entrichten mĂŒssen. Vielmehr mĂŒsse ein Verletzerzuschlag eingefĂŒhrt werden, wie dies de facto bereits von ProLitteris und Suisa praktiziert werde, indem sie bei unrechtmĂ€ssigen Nutzungen ihre Tarife verdoppelten. Als nĂ€chster gab KĂŒbler eine Tour d’Horizon ĂŒber die Revision im Bereich der Kollektivverwertung. Mit der Revision sei dabei neu zu beachten, dass fĂŒr Fotografien unterschiedliche Schutzfristen gĂ€lten. Die Schutzfrist fĂŒr nicht individuelle Fotografien sei aber praktikabler, weil man nicht herausfinden mĂŒsse, ob die Urheberschaft noch lebe. Die VergĂŒtung fĂŒr Video-on-Demand sei komplexer geworden, da sie nun als gemeinsamer Tarif (GT) geregelt werde und auf individuellen Meldungen ĂŒber die genutzten Rechte im Angebot basiere. Bisher sei dies aber fĂŒr ProLitteris wirtschaftlich unbedeutend. Weiter fĂŒhrte der Referent aus, dass die multimedialen Bestandsverzeichnisse, mit denen Museen ihre BestĂ€nde online durch Bilder und Texthinweise prĂ€sentieren könnten, ohne dass dies eine lizenzpflichtige Nutzung darstelle, aus Sicht der Museen sinnvoll sei und gut funktioniere. Hier werde sich in der Praxis wohl noch zeigen, wie und ob sich diese Schrankenbestimmung auf das Training von generativer KI auswirken werde. Die mit einem GT umgesetzte Verwertung von verwaisten Werken hĂ€tte ebenfalls nur geringe wirtschaftliche Bedeutung, da eine Lizenz fĂŒr ein Werk mit unbekannter Urheberschaft zwischen CHF 5 und maximal CHF 100 koste. KĂŒbler erklĂ€rte dann, dass Rechteinhaber bei der erweiterten Kollektivlizenz (EKL) nicht mehr explizit ihre Rechte anmelden mĂŒssten, es reiche aus, wenn sie bemerkten, dass ihre Werke genutzt wĂŒrden. Mache ein Rechteinhaber folglich ein Opt-out geltend, werde fĂŒr die vergangene Nutzung eine VergĂŒtung ausbezahlt werden und den Nutzerinnen und Nutzern die zukĂŒnftige Nutzung der entsprechenden Werke untersagt. KĂŒbler erwĂ€hnt dazu zwei Praxisbeispiele: ProLitteris habe eine BiosphĂ€ren-Datenbank mit 23'000 kleinen Bildern und eine Sammlung von ĂŒber 70'000 Kinderzeichnungen der Stiftung Pestalozzianum mit einer EKL lizenziert. In der BiosphĂ€ren-Datenbank seien primĂ€r Lichtbilder vorhanden, weshalb diese pauschal lizenziert werden konnten. Bei der immensen Anzahl von Kinderzeichnungen sei es nicht zumutbar gewesen die Urheberschaft zu recherchieren, weshalb hier nicht der gemeinsame Tarif ĂŒber verwaiste Werke anwendbar gewesen sei, sondern die EKL. Dank dieser sei eine rechtssichere und legale Nutzung dieser Bilder möglich gewesen. Trotz dieser Vorteile wies KĂŒbler auch auf einige Probleme hin. Da die Nutzungen nur in der Schweiz abgedeckt seien, das Internet jedoch bekanntlich global zugĂ€nglich sei, bestehe fĂŒr Nutzerinnen im Ausland trotz der EKL keine Rechtssicherheit. Der Referent hoffe jedoch, dass es einer auslĂ€ndischen Nutzerin im Falle eines Rechtsstreits zugutekommen wĂŒrde, dass sie sich ĂŒberhaupt um die Rechte bemĂŒht habe. Als letzten Punkt sprach er eine Unsicherheit der Verwertungsgesellschaften an. Sie wĂŒssten nicht, wie reprĂ€sentativ sie zu sein hĂ€tten, um ĂŒberhaupt eine EKL erteilen zu dĂŒrfen. Momentan werde einer offenen Auffassung gefolgt, d.h. dass die Verwertungsgesellschaften dies dĂŒrften, solange sie das Repertoire dieser Rechteinhaberinnen vertrĂ€ten. Als letzter berichtete RueschÂ ĂŒber die Wirkung der Teilrevision des Urheberrechts mit Fokus auf die Hosting-Providerhaftung (Art. 39d URG). Der SWICO Code of Conduct im Bereich Hosting sei 2013 eingefĂŒhrt und seither laufend weiterentwickelt worden. Er leiste einen Beitrag an die rasche Beseitigung von rechtsverletzenden Materialien auf Internetseiten und entlaste Anbieter und Kunden in ihrer Kommunikation oder Streitbeilegung, wobei er sich primĂ€r auf Notice-to-Notice und Notice-to-Takedown konzentriere. Um die Wirksamkeit zu ĂŒberprĂŒfen, seien regelmĂ€ssige Umfragen durchgefĂŒhrt worden. Klar sei ĂŒber die letzten zehn Jahre geworden, dass die Anzahl der Notices stark gesunken sei und dass sich die Notices auf einige wenige Provider konzertierten. Laut Ruesch sei Letzteres auf die Konzentration der Kunden auf entsprechende Provider zurĂŒckzufĂŒhren. VerĂ€ndert habe sich in den letzten elf Jahren insbesondere der Inhalt und die UrsprungslĂ€nder der Notices. WĂ€hrend diese anfĂ€nglich hauptsĂ€chlich Urheberrechtsverletzungen aus den USA betroffen habe, sei dies nun diverser. WĂ€hrend zu Beginn ausserdem zurĂŒckhaltend auf die Notices reagiert wurde, habe sich dies sehr positiv dahingehend entwickelt, dass Massnahmen als Antwort auf die Notices ergriffen wĂŒrden. Sodann stehe die Selbstregulierung primĂ€r im Vordergrund, wenn Urheberrechtsverletzungen nicht vorsĂ€tzlich begangen wĂŒrden, wohingegen die Stay-Down-Pflicht das PirateriegeschĂ€ft adressiere. Dieses habe aus der Sicht von Ruesch nicht zuletzt durch die abschreckende Wirkung, aber auch durch Entwicklungen neuer, legaler Angebote fĂŒr Kunden abgenommen.
III. Panel- und Plenumsdiskussion
Thouvenin eröffnete die Panel- und Plenumsdiskussion mit der Frage, ob sich die Revision fĂŒr die Fotografen gelohnt habe. SchĂŒtz bejahte dies, da eine Verletzung im «Drohnenbild»-Urteil festgestellt worden sei, obwohl die Ehrlichen bereits fĂŒr die Fotografien bezahlt hĂ€tten und viele nicht vor Gericht ziehen wĂŒrden. Dies sei insbesondere im Hinblick auf aussergerichtliche Einigungen vorteilhaft, weil sich die Fotografen auf eine klare Rechts- und Gesetzeslage stĂŒtzen könnten. Thouvenin wollte daraufhin wissen, ob es nicht gefĂ€hrlich sein könne, nicht individuellen Fotografien diesen Schutz zu gewĂ€hren, weil auch im Bereich der angewandten Kunst oder der Architektur die Forderung nach dem Schutz von nicht individuellen Werken erhoben werden könnte. GemĂ€ss KĂŒbler sei dies aber kein Problem, da man sich in der digitalen Welt befinde. Der Lichtbildschutz schĂŒtze eine Datei und ihre Beziehung zu ihrem Hersteller und sei deshalb harmlos. Thouvenin lenkte die Diskussion auf die EKL und wollte von KĂŒbler wissen, ob es betreffend Voraussetzungen und Möglichkeiten ein gemeinsames VerstĂ€ndnis unter den Verwertungsgesellschaften gebe. Dieser antwortete, dass sich die Verwertungsgesellschaften zwar nicht abstimmen mĂŒssten, dies aber sinnvollerweise tĂ€ten. Die EKL mĂŒsse «harmless» sein, einerseits im juristischen Sinn, aber auch aus der Sicht der Rechteinhaberinnen und der Politik. Dies sei jeweils stark von der Werkgattung abhĂ€ngig. Gerade bei grossen Filmen, Serien oder in der Musik sei ein Eingriff schnell nicht mehr «harmless», bei Bildern oder Texten gehe das eher. SchĂŒtz wollte daraufhin von KĂŒbler wissen, ob es bei Fotografien bei der EKL nicht sinnvoll wĂ€re, eine Pixelgrenze festzulegen, damit eine Nutzung, die die Rechteinhaber selbst wahrnehmen möchten, ausgeschlossen werden könne. KĂŒbler stimmte dem im Grundsatz zu, fĂŒgte jedoch an, dass in einem solchen Fall die Lösung des Opt-outs zum Zuge komme. Bei Bestandsverzeichnissen sei ein kleines Format gesetzlich vorgeschrieben, dies sei bei der EKL aber nicht möglich, da sie einen Werkgenuss in einem ansprechenden Format erlauben solle. Alternativ mĂŒsse die Auflösung etwas höher sein als bei den Bestandsverzeichnissen, jedoch nicht so hoch, dass sie in die normale Verwertung eingreife. SchĂŒtz fand dies zu ungenau und forderte fixe Pixelzahlen. Thouvenin erlĂ€uterte, dass dies ein Versuch eines Interessenausgleichs zwischen den Rechteinhabern und den an einer Verwertung Interessierten sei, wenn die Transaktionskosten fĂŒr eine individuelle RechtsabklĂ€rung zu gross seien. «Harmless» sei hier das Stichwort, welches mit Bezug auf das Verwenden von grossen Datenmengen fĂŒr das Training von KI-Modellen aber strittig sei. Laut KĂŒbler sei dies bei einer internen Nutzung nach Art. 19 Abs. 1 lit. c URG im Bereich der Bilder ein harmloser Zusatzschritt. Er betonte auf Nachfrage auch, dass die Erteilung der entsprechenden Lizenzen innert nĂŒtzlicher Frist möglich sei und dies gerade bei compliance-orientierten Unternehmen und Hochschulen auch bereits so gemacht werde.
IV. Artificial Intelligence (AI) und Retrieval-Augmented Generation (RAG)
Nach der Pause gab Markus Danhel, MBA, IBM Technology, eine technische EinfĂŒhrung zu Artificial Intelligence (AI) und Retrieval-Augmented Generation (RAG). Zu Beginn ging er auf die explosive Wirkung im Bereich der kĂŒnstlichen Intelligenz mit der Publizierung von Open AI und dem damit einhergehenden vereinfachten Zugang zu diesen Technologien ein. Er machte dem Publikum bewusst, dass es mittlerweile ĂŒber 1 Mio verschiedene Large Language Models (LLM) gebe und dass dadurch 99% des öffentlich verfĂŒgbaren Wissens bereits in einem LLM trainiert sei. Dahingegen sei nur 1% von unternehmens- bzw. domainspezifischen Informationen in LLM verfĂŒgbar. DiesbezĂŒglich kĂ€men die Möglichkeiten von RAG ins Spiel, RAG biete nĂ€mlich die Möglichkeit, ein general-purposed LLM mit domainspezifischen Informationen in Kontext zu bringen, ohne dass ein Trainingsaufwand und damit verbundenen Kosten anfielen. Danhel zeigte zunĂ€chst zwei Probleme auf, die hĂ€ufig bei LLM auftrĂ€ten. Als erstes Problem erwĂ€hnte er, dass LLM zwar Antworten auf gestellte Fragen lieferten, wie ein LLM jedoch auf sie gekommen sei und insbesondere, ob sie auch inhaltlich richtig seien, sei nicht immer klar. In diesem Zusammenhang werde auch vom Problem des Halluzinierens eines LLM gesprochen. Zum anderen sei man bei pre-trained LLM mit dem Problem konfrontiert, dass sie auf nicht mehr aktuellen Informationen beruhten. Beide Probleme könnten nach Danhel mit RAG adressiert werden. RAG arbeite mit externen Daten, also Daten, mit denen das LLM nicht ursprĂŒnglich trainiert wurde. Es könne somit auf aktuelle Daten sowie auf domainspezifische Quellen zugegriffen werden, mit dem grossen Vorteil, dass dabei das Modell nicht neu trainiert werden mĂŒsse. Dieser RAG-Vorgang setze sich dabei aus drei grundlegenden Schritten zusammen: Auf eine von der Nutzerin gestellte Frage hin werde in einem ersten Schritt nach relevanten Inhalten gesucht, dafĂŒr sei vorgĂ€ngig eine Wissensdatenbank (sog. knowledge base) angelegt worden. Bei den in der Wissensdatenbank gesammelten Inhalten könne es sich technisch gesehen um «alles» handeln. Sie könne sowohl unternehmensinterne Informationen als auch externe Informationen, die beispielsweise frei im Internet verfĂŒgbar seien, beinhalten. Ferner könne es sich dabei um Word-Dokumente mit Text (structured data) aber auch um PDF-Dateien oder Bilder (unstructured data) handeln. Nach Danhel sei die Verwendung von unternehmensinternen Daten jedoch der typische Anwendungsfall. Im zweiten Schritt, dem Retrieval, wĂŒrden aus den entsprechenden Informationsquellen die relevanten Informationen herausgesucht und anschliessend werde im dritten Schritt die Kombination der Fragestellung und der gefundenen Informationen als Prompt in ein LLM gegeben, welches daraus eine Antwort generiere.​12 Im Anschluss erlĂ€uterte Danhel die einzelnen technischen Schritte detaillierter. In Bezug auf das Sammeln und Aufbereiten der Daten erklĂ€rte er, dass diese zunĂ€chst in Dokumente umgewandelt und in sog. Chunks zerlegt und darauf in einer Datenbank gespeichert wĂŒrden. In den allermeisten RAG-AnwendungsfĂ€llen wĂŒrde es sich dabei um eine sog. Vektordatenbank handeln. DafĂŒr wĂŒrden aus den Chunks sog. Embeddings erzeugt. Diese Embeddings seien eine mathematische ReprĂ€sentation der in den Dokumenten enthaltenen Informationen, wodurch die semantische Suche in den Dokumenten ermöglicht werde. Die semantische Suche habe den Vorteil gegenĂŒber der syntaktischen Suche, dass nicht nur nach Begriffen gesucht werden könne, die wörtlich im Dokument vorkĂ€men, sondern dass auch die inhaltliche Bedeutung von Texten berĂŒcksichtigt werden könne. Somit könnten beim Retrieval die relevanten Informationen aus der Vektordatenbank gefunden werden. Dabei betonte Danhel, dass in den Vektordatenbanken keine Kopie des Dokuments abgelegt sei, sondern sog. Clusters von Begrifflichkeiten, die wahrscheinlich eng zusammenhĂ€ngten, diese seien sodann in Vektorzahlen dargestellt. Abschliessend nannte Danhel drei Aufgabenbereiche, in denen RAG eingesetzt werden könne: beim Zusammenfassen von grossen Textdokumenten, als API search agent fĂŒr Q&A oder fĂŒr sog. Whisper Bots in der Kundenberatung.
V. KĂŒnstliche Intelligenz (KI) und Retrieval-Augmented Generation (RAG) – urheberrechtliche Beurteilung
Im Anschluss tauschte Thouvenin seine Rolle als Co-Tagungsleiter mit der des Referenten und beurteilte die von Danhel erlĂ€uterten technischen VorgĂ€nge zu RAG und die wichtigsten Fragen zum Training von generativer KI aus urheberrechtlicher Sicht. Zu Beginn seines Referats betonte er die rechtliche Relevanz dieser Fragen fĂŒr die Schweiz: Nicht nur trainieren die ETH und die EPFL eine Reihe von sehr grossen Sprachmodellen, sondern es stehe dafĂŒr im Tessin am CSCS auch einer der grössten Supercomputer der Welt zur VerfĂŒgung. Die Untersuchung, ob ein solches Training rechtmĂ€ssig sei, sei somit fundamental und das Schaffen von Rechtssicherheit wichtig fĂŒr die Förderung von Innovation und fĂŒr den Standort Schweiz. Der primĂ€re Bezugspunkt, mit dem die Frage des Trainings von KI-Modellen in der Schweiz adressiert werden könne, sei die Wissenschaftsschranke nach Art. 24d URG. Der Referent nahm gleich zu Beginn dem Argument, dass Text- und Data-Mining nicht von dieser Schranke erfasst sei, den Wind aus den Segeln. Ein Blick in die Botschaft verdeutliche, dass Text- und Data-Mining nach Auffassung des Bundesrates ein zentrales Anwendungsbeispiel der Wissenschaftsschranke sei. Zudem wĂŒrde die Text- und Data-Mining-Schranke in der DSM-Richtlinie der EU nach allgemeiner Ansicht auch das Training von LLM umfassen. Das ZusammenfĂŒhren dieser beiden Perspektiven lege nahe, dass die Wissenschaftsschranke den zentralen AnknĂŒpfungspunkt bilde. Zur Beurteilung des Trainings von KI unter der Wissenschaftsschranke de lege lata hielt Thouvenin zunĂ€chst fest, dass es beim Erstellen von Vektordatenbanken einen Input von grossen Datenmengen gebe, unter denen sich auch viele urheberrechtlich geschĂŒtzte Inhalte befĂ€nden. Dabei stelle sich die Frage, ob urheberrechtlich relevante VervielfĂ€ltigungen vorliegen. Dabei sei zu differenzieren: Da die Werke regelmĂ€ssig lĂ€ngerfristig in einer Datenbank gespeichert wĂŒrden, komme es im Zusammenhang mit dem Training zwar durchaus zu VervielfĂ€ltigungen, aber nicht im trainierten Modell selbst. Bei Sprachmodellen bildeten nĂ€mlich die Vektordatenbanken letztlich die Funktionsweise von Sprache ab. Dabei wĂŒrden die Texte in einzelne Worte oder Wortbestandteile («tokens») aufgeteilt und es werde statistisch errechnet, wie sich diese zueinander verhielten. Werke seien deshalb grundsĂ€tzlich nicht als solche im Modell gespeichert, womit keine VervielfĂ€ltigung im Sinn des Urheberrechts vorliege. Gehe man aber vom Vorliegen von VervielfĂ€ltigungen aus und prĂŒfe man, ob diese durch die Wissenschaftsschranke freigestellt seien, so stelle sich die Frage, ob die Entwicklung eines LLM als wissenschaftliche Forschung im Sinne der Bestimmung zu qualifizieren sei. Die Botschaft sage eindeutig, dass nicht nur nicht-kommerzielle, sondern auch kommerzielle Forschung erfasst sei. Diene das LLM wissenschaftlichen Zwecken, sei diese Voraussetzung klar erfĂŒllt. Werde ein Modell anschliessend kommerzialisiert, falle die Antwort zwar weniger eindeutig aus, ein breites VerstĂ€ndnis des Begriffs «wissenschaftliche Forschung» sei aber durchaus vertretbar. DafĂŒr verwies Thouvenin auf das Forschungsprivileg im Patentrecht, das jegliche Forschung und Entwicklung in Unternehmen freistelle, namentlich auch in der Pharmaindustrie bei der Entwicklung von Pharmazeutika, die stark kommerziell ausgerichtet sei. Die weiteren Voraussetzungen der Wissenschaftsschranke, wonach VervielfĂ€ltigungen durch die Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt sein und ein rechtmĂ€ssiger Zugang zu den Werken bestehen mĂŒsse, sind nach Thouvenin in aller Regel erfĂŒllt oder lassen sich zumindest erfĂŒllen. Als problematisch erachtete er, dass die Schranke fĂŒr Computerprogramme nicht gelte. Da KI-Modelle auch Code generieren können, wenn sie mit Code trainiert worden seien, werde hier ein sinnvoller Anwendungsfall von Anfang an und ohne BegrĂŒndung ausgeschlossen. Schliesslich wies er darauf hin, dass die Wissenschaftsschranke keine VergĂŒtung vorsehe und warf die Frage auf, ob damit ein angemessener Interessensausgleich erzielt werde, insbesondere, wenn die Werke fĂŒr das Training von kommerziellen Anwendungen genutzt wĂŒrden. In der Folge prĂ€sentierte Thouvenin mögliche LösungsvorschlĂ€ge innerhalb des geltenden Rechts. Zur Wissenschaftsschranke hielt er fest, dass die Werke vergĂŒtungsfrei genutzt werden könnten, wenn die Voraussetzungen der Schranke erfĂŒllt seien. Schliesse man die Anwendung der Schranke aus und qualifiziere man die Verwendung von Werken fĂŒr das Training von KI-Modellen als Verletzung von Urheberrechten, so wĂŒrden fĂŒr die Entwickler dieser Modelle Ă€usserst hohe Transaktionskosten anfallen, weil sie versuchen mĂŒssten, Lizenzen fĂŒr diese Nutzungen einzuholen. Allerdings habe sich in der Praxis gezeigt, dass viele Entwickler keine Lizenzen einholen und sich nicht von der Nutzung abhalten liessen, sondern Klagen und Entscheide der Gerichte abwarteten. Zur Frage des angemessenen Interessenausgleichs beim Training von kommerziellen Anwendungen verwarf Thouvenin die These, dass sich ein Nutzungsvorbehalt in den Begriff des «rechtmĂ€ssigen Zugangs» hineininterpretieren lasse, der als Voraussetzung fĂŒr das Greifen der Wissenschaftsschranke vorgesehen sei. Mit einem solchen Ansatz könnte zwar argumentiert werden, dass der Zugang nicht mehr rechtmĂ€ssig wĂ€re, wenn die Rechteinhaberin einen Nutzungsvorbehalt angebracht hĂ€tte, womit sich dem geltenden Recht eine Opt-out-Möglichkeit nach europĂ€ischem Vorbild entnehmen liesse. Eine solche Argumentation wĂŒrde fĂŒr Thouvenin aber zu weit gehen, zumal die Regelung in der DSM-Richtlinie die beiden Kriterien – «rechtmĂ€ssig zugĂ€nglich» und «nicht ausdrĂŒcklich mit einem Nutzungsvorbehalt versehen» – einzeln nenne. Als weitere Lösung im geltenden Recht erwĂ€hnte er die Möglichkeit, ĂŒber eine EKL vorzugehen. Allerdings sah er deren Anwendungsbereich eher auf das Fine-Tuning der Modelle innerhalb von Unternehmen oder auf RAG-Anwendungen beschrĂ€nkt. Dies fĂŒhrte ihn zum Schluss, dass im Rahmen des geltenden Rechts keine sichere und belastbare Antwort gefunden werden könne. Rechtssicherheit könnte (und sollte) nach Thouvenin nur durch eine Anpassung des Urheberrechtsgesetzes geschaffen werden. Dabei bestĂ€nden zwei Möglichkeiten: Erstens könnte Art. 24d URG revidiert werden. Dabei könnte der Begriff «wissenschaftlich» gestrichen und klargestellt werden, dass jegliche Entwicklungen von KI-Systemen als Forschung erfasst wĂŒrden. Zudem könnte die Schranke als gesetzliche Lizenz mit einer VergĂŒtung ausgestaltet werden, um den Interessenausgleich zu verbessern. Dabei mĂŒsste jedoch geklĂ€rt werden, wie sich eine gesetzliche Lizenz angesichts der sehr grossen Zahl potenziell BegĂŒnstigter und der Vielzahl an Inhabern von Modellen hinreichend effizient umsetzen liesse. Alternativ könnte ein Nutzungsvorbehalt eingefĂŒhrt werden, der aber nur fĂŒr die kommerzielle Forschung und nicht fĂŒr die wissenschaftliche Forschung gelten sollte. Diese Lösung wĂŒrde dem Ansatz von Art. 3 DSM-Richtlinie entsprechen. Als weitere Möglichkeit könnte eine spezifische Regelung von Text- und Data-Mining oder – noch spezifischer – eine besondere Schranke fĂŒr das Training von KI-Systemen geschaffen werden. Dies hĂ€tte in erster Linie den Vorteil, dass bestehende Regelungen nicht angetastet werden mĂŒssten. FĂŒr die Ausgestaltung einer solchen Schranke gebe es wiederum ein Spektrum an Möglichkeiten: eine volle Freistellung oder eine gesetzliche Lizenz sowie eine Regelung mit oder ohne Nutzungsvorbehalt. Weiter sei ein Blick auf die Bestimmungen in der EU unumgĂ€nglich, insbesondere auf Art. 53 AI-Act, der sich auch auf urheberrechtliche Fragestellungen beziehe. Namentlich werde in Art. 53 Nr. 1 lit. c festgehalten, dass Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck eine Strategie zur Einhaltung des Urheberrechts auf den Weg bringen mĂŒssten («to put into place»), wobei auf den Rechtsvorbehalt in Art. 4 Abs. 3 DSM-Richtlinie verwiesen werde. Die EU versuche damit zu verhindern, dass Anbieter ihre KI-Systeme ausserhalb der EU trainieren, weil sie dort nicht an die Vorgaben des europĂ€ischen Urheberrechts gebunden seien – insbesondere nicht an den Nutzungsvorbehalt. Anschliessend könnten sie das trainierte Modell in der EU anbieten und damit die Regelungsidee des europĂ€ischen Urheberrechts umgehen. Mit Blick auf den Interessenausgleich und die Bedeutung des europĂ€ischen Marktes fĂŒr die Schweiz sei es gemĂ€ss Thouvenin sinnvoll, die Vorgaben des EU-Rechts einzuhalten. Aus seiner Sicht sollte deshalb eine spezifische Regelung fĂŒr das Training von KI-Systemen geschaffen werden, die eine volle Freistellung ohne VergĂŒtung fĂŒr die Nutzung bei wissenschaftlicher Forschung und einen Nutzungsvorbehalt fĂŒr nicht-wissenschaftliche Forschung vorsehe. Umsetzen liesse sich dies durch eine Revision von Art. 24d URG oder durch eine spezifische Schranke fĂŒr das Training von KI. Wichtig erscheine ihm auch, dass Computerprogramme nicht von einer solchen Schranke ausgenommen werden. Im letzten Teil unternahm Thouvenin einen ersten Versuch, RAG aus urheberrechtlicher Sicht zu beurteilen. Dabei teilte er den RAG-Vorgang in Anlehnung an die AusfĂŒhrungen von Danhel in fĂŒnf Schritte ein: das Speichern von Werken in einer Datenbank, den Zugriff auf diese Werke, die Identifikation der relevanten Inhalte, deren Integration in einen Prompt und den Output. Anschliessend prĂŒfte er, wie die einzelnen Schritte urheberrechtlich zu qualifizieren sind. Dabei schickte er voraus, dass seine Beurteilung keineswegs abschliessend sei, sondern im Sinne von «food for thought» lediglich dazu dienen solle, eine Diskussion anzustossen. In einem ersten Schritt wĂŒrden Werke in einer Datenbank gespeichert. Dabei könne es sich um eine interne oder eine externe Datenbank handeln. RAG sei zwar an sich auf die Nutzung interner Datenbanken ausgerichtet, der Ansatz könne aber auch genutzt werden, um auf externe Datenbanken zuzugreifen, beispielsweise auf die Inhalte der Websites von Medien. Mit dem Ansatz von RAG sei es namentlich möglich, ĂŒber das Internet auf fremde Inhalte zuzugreifen und diese fĂŒr die Beantwortung von Fragen zu verwenden, beispielweise bei ChatGPT 4-Pro. Beim Speichern von Werken in einer internen Datenbank wĂŒrden zwar VervielfĂ€ltigungen erstellt, diese seien jedoch durch den internen Gebrauch nach Art. 19 Abs. 1 lit. c gedeckt. Wegen der Gegenausnahme von Art. 19 Abs. 3 lit. a URG seien vollstĂ€ndige und weitgehend vollstĂ€ndige VervielfĂ€ltigungen aber ausgeschlossen. Hier ergeben sich deshalb relevante EinschrĂ€nkungen der Nutzung. Nach dem Speichern werde auf die Werke zugegriffen und die Inhalte, die fĂŒr die Beantwortung der Nutzeranfrage relevant seien, wĂŒrden identifiziert und in den Prompt integriert. Bei diesen drei Schritten komme es ebenfalls zu VervielfĂ€ltigungen, die als interner Gebrauch qualifiziert werden können. Zudem seien diese VervielfĂ€ltigungen nur vorĂŒbergehend und deshalb von der entsprechenden Schranke (Art. 24a URG) freigestellt. Anders seien die ersten vier Schritte zu beurteilen, wenn auf eine externe Datenbank zugegriffen werde, insbesondere ĂŒber das Internet. In diesem Fall stelle sich die Frage des Speicherns fĂŒr den Nutzer von RAG nicht, weil die Werke bereits in dieser Datenbank gespeichert seien. Bei den nĂ€chsten drei Schritten, dem Zugriff auf die in der externen Datenbank gespeicherten Werke, der Identifikation der relevanten Inhalte und deren Integration in einen Prompt, liegen wiederum vorĂŒbergehende VervielfĂ€ltigungen vor, die nach Art. 24a URG freigestellt seien. Bei privaten Nutzern greife zudem die Schranke des Privatgebrauchs (Art. 19 Abs. 1 lit. a URG), bei Unternehmen regelmĂ€ssig die Schranke des internen Gebrauchs (Art. 19 Abs. 1 lit. c URG). Beim Output stellten sich bei der Nutzung von internen und externen Datenbanken die gleichen Fragen. Wenn mithilfe von RAG Inhalte generiert werden, die mit geschĂŒtzten Werken weitgehend ĂŒbereinstimmen, wird eine Urheberrechtsverletzung vorliegen. Dabei stelle sich die umstrittene Frage, wie weit der Schutzbereich zu ziehen sei. Da RAG die Möglichkeit biete, die Quelle anzugeben, könnten bei der Nutzung dieses Ansatzes die Vorgaben des Zitatrechts (Art. 25 URG) erfĂŒllt werden, womit auch ein an sich verletzender Output in zulĂ€ssiger Weise genutzt werden könnte. Der Referent schloss seinen Vortrag mit einem Hinweis auf das PhĂ€nomen der urheberrechtlichen Doppelschöpfung. Nach ĂŒberwiegender, aber nicht unbestrittener Auffassung liege eine Urheberrechtsverletzung nur vor, wenn ein bestehendes Werk tatsĂ€chlich verwendet werde; unabhĂ€ngig erstellte (Doppel-)Schöpfungen verletzen die Rechte an einem vorbestehenden Werk dagegen nicht. Dies verdeutlichte er anhand des BGH-Urteils «Klammerpose», wonach keine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wenn jemand unabhĂ€ngig von einer bestehenden Fotografie eine Ă€hnliche Aufnahme erschafft, ohne die ursprĂŒngliche je gesehen zu haben. Vor dem Hintergrund dieses urheberrechtlichen Dogmas gibt es nach Thouvenin möglicherweise gute GrĂŒnde fĂŒr die Inhaber von Urheberrechten, sich nicht gegen die Nutzung ihrer Werke fĂŒr das Training von KI-Systemen zu wehren. Denn wenn ein solches System einen Output generiere, der in den Schutzbereich eines vorbestehenden Werkes falle, das angeblich verletzte Werk aber nie als Input verwendet worden sei, könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Doppelschöpfung und damit keine Verletzung vorliege. So betrachtet, habe es fĂŒr Urheberinnen und Urheber nicht nur Nachteile, wenn ihre Werke beim Training oder als Input von KI-Modellen verwendet wĂŒrden.
VI. Panel- und Plenumsdiskussion
Die Panel- und Plenumsdiskussion mit Danhel, Thouvenin und Dr. Kai-Peter Uhlig, Rechtsanwalt, wurde von Rigamonti moderiert. Die erste Wortmeldung kam von Uhlig, er betonte, dass beim Training von KI oft ĂŒber die Verwendung fĂŒr interne Zwecke oder zur wissenschaftlichen Forschung gesprochen worden sei, jedoch dĂŒrften die Anwendungen, bei denen auf öffentlich zugĂ€ngliche Quellen, insbesondere auf Medieninhalte, zugegriffen werde, nicht vergessen gehen. Nach Uhlig sei das Training von KI-Systemen mit Medieninhalten und das Retrieval solcher Inhalte fĂŒr die Medienbranche existenzgefĂ€hrdend, weil dadurch eindeutige Substitutionsangebote geschaffen wĂŒrden. Vor dem Hintergrund dieses offensichtlichen Schutzbedarfs falle die rechtliche Bewertung dieser AnwendungsfĂ€lle deutlich anders aus. Auf die RĂŒckfrage von Rigamonti, ob eine VergĂŒtung fĂŒr das kommerzielle Training eine Option wĂ€re, erwiderte Uhlig, dass es davon abhĂ€ngig sei, wie sich die Substitutionseffekte genau auswirkten. Werde der Schöpfer durch KI von seinen eigenen Verwertungschancen abgekoppelt, dann nĂŒtze eine VergĂŒtung nichts, da erstens der Schöpfer einen Kontrollverlust erleide, der nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch sei. Dies komme daher, dass die Kontrolle ĂŒber die Verbreitung von Informationen verloren gehe. Ein zweites Problem liege darin, dass sich eine Verwertung an den GeschĂ€ftsmodellen der Anbieter und an den damit einhergehenden gĂŒnstigen Angeboten und Preisen orientiere und somit auch die Beteiligung der Urheber daran entsprechend klein ausfalle. Rigamonti wollte sodann wissen, ob ein Ansatz, der auf der Output-Seite ansetze, besser Abhilfe schaffen könnte. Nach Uhlig sei ein solcher Ansatz allein jedoch nicht praktikabel. Denn der Output werde jeweils auf eine Nutzeranfrage hin generiert und mĂŒsste in jedem einzelnen Fall auf eine Rechtsverletzung hin geprĂŒft und diese nachgewiesen werden. Der Aufwand sei mit einer wirksamen Rechtsdurchsetzung nicht vereinbar. Deshalb mĂŒsse diese auch schon beim Zugriff ansetzen. Dazu ergĂ€nzte Thouvenin, dass ein Nutzungsvorbehalt nicht nur fĂŒr das Training, sondern auch bei der Anwendung von RAG-VorgĂ€ngen denkbar wĂ€re. Rigamonti wollte daraufhin von Thouvenin wissen, ob seine vorgeschlagene modifizierte Wissenschaftsschranke auch das RAG-Modell abdecken solle; dies verneinte Thouvenin jedoch klar. Uhlig fĂŒgte hinzu, dass der Blick nicht auf das VervielfĂ€ltigungsrecht beschrĂ€nkt bleiben könne, sondern auch nach möglichem ZugĂ€nglichmachen in den VorgĂ€ngen zu fragen sei, und dieses wĂ€re nicht mit einer solchen Schrankenbestimmung zu unterlaufen, sei es mit oder ohne Nutzungsvorbehalt. Thouvenin warnte jedoch davor, ein System einzufĂŒhren, das die Probleme ĂŒber den Output zu lösen versuche, weil dann nur diejenigen Konstellationen berĂŒcksichtigt werden könnten, bei denen der Output tatsĂ€chlich in den Schutzbereich eines Werks eingreife. Bei einem solchen Ansatz wĂ€re eine Einzelfallbeurteilung notwendig, wenn man sich nicht damit begnĂŒgen wolle, auf die blosse Gefahr von Urheberrechtsverletzungen abzustellen. Schliesslich wollte Rigamonti von Danhel wissen, wie die Unternehmen mit diesen Rechtsfragen umgingen. Danhel betonte, dass Unternehmen diese Fragen durchaus ernst nĂ€hmen, da sie auch von gesellschaftlicher Bedeutung seien. Insbesondere die Transparenz darĂŒber, mit welchen Daten ein Modell trainiert wurde, sei höchst relevant. Gleichzeitig hĂ€nge die QualitĂ€t der Modelle entscheidend von den verwendeten Daten ab, weshalb der Zugang zu diesen Inhalten fĂŒr die Unternehmen unerlĂ€sslich sei.
VII. Ausblick auf die nÀchste Revision
Als letzter Referent sprach Emanuel Meyer vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) ĂŒber die laufende Revision. Allerdings sei dies fĂŒr einen Mitarbeiter der Bundesverwaltung eine nahezu unlösbare Aufgabe, da er keine Auskunft geben dĂŒrfe, solange der Bundesrat noch keine Entscheidung getroffen habe, was bisher nicht geschehen sei. Daher mĂŒsse er zunĂ€chst einen RĂŒckblick geben. Ende Juni habe der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zur EinfĂŒhrung eines Leistungsschutzrechts fĂŒr die Medien zur Kenntnis genommen und ĂŒber das weitere Vorgehen entschieden. Die Vernehmlassung habe im Wesentlichen drei Ergebnisse gebracht: Erstens sei die EinfĂŒhrung eines Leistungsschutzrechts fĂŒr Medienunternehmen umstritten. Zweitens sei, falls eine EinfĂŒhrung erfolge, diese in etwa so umzusetzen, wie es im Vorentwurf vorgesehen gewesen sei. Drittens sei eine Regulierung von KI derzeit verfrĂŒht. Daher habe der Bundesrat entschlossen, eine Botschaft ausarbeiten zu lassen, damit das Parlament eine politische Entscheidung treffen könne. Diese solle im ersten Halbjahr 2025 vorliegen. Der Bundesrat habe zudem auf Basis der Vernehmlassungsvorlage entschieden, dass es keine VergĂŒtungspflicht fĂŒr die Nutzung von Medieninhalten durch Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien geben werde. Bei der Ausarbeitung des Regulierungsvorschlags des Leistungsschutzrechts seien zwei Aspekte im Zentrum gestanden: Erstens mĂŒsse die Regelung praxisgerecht sein, und zweitens mĂŒsse sie den Auftrag des Bundesrats umsetzen. Der Auftrag laute, dass kleinere Medienverlage und Medienschaffende profitieren mĂŒssten. Die vorgeschlagene Lösung sei daher nicht als traditionelles Leistungsschutzrecht ausgestaltet, sondern solle auch wettbewerbsrechtliche ZĂŒge enthalten. Meyer fĂŒhrte aus, einige Vernehmlassungsteilnehmer hĂ€tten gefordert, dass die Regelung an Journalisten und Journalistinnen anknĂŒpfen und die Medienunternehmen lediglich beteiligen solle – also genau das Gegenteil des vorgeschlagenen Modells. Dies sei aus einer urheberrechtssystematischen Perspektive nachvollziehbar, doch ĂŒbersehe dieser Ansatz das eigentliche Problem. Nicht die Journalisten, sondern die Medienunternehmen seien von den Problemen betroffen. Die RegulierungsfolgenabschĂ€tzung habe gezeigt, dass Medienunternehmen im Wettbewerb mit Plattformen um Reichweite und Monetarisierung der Reichweite unterlegen seien, was diese zu einem Marktaustritt zwinge – mit gesamtgesellschaftlich nachteiligen Folgen. Journalisten seien in diesem Wettbewerb nicht aktiv, sondern könnten höchstens indirekt betroffen sein, falls ihr Auftraggeber den Markt verlasse. Daher sei es nicht zielfĂŒhrend, die Regelung an den Urhebern auszurichten. Möglicherweise habe es Bedenken gegeben, dass sich eine solche Regelung an der Zehn-Drei-Regelung von Art. 60 Abs. 2 URG orientieren werde, bei der die EntschĂ€digung fĂŒr Urheber höchstens zehn und bei den verwandten Schutzrechten höchstens drei Prozent des Nutzungsertrags betrage. Meyer erklĂ€rte jedoch, dass dies nicht zwangslĂ€ufig der Fall sei. Zudem seien alternative Bemessungskriterien vorgesehen, etwa der wirtschaftliche Aufwand der Medienunternehmen. Dadurch könne die Unsicherheit ĂŒber die wirtschaftliche Bewertung der journalistischen Inhalte reduziert werden. Ein weiteres Beispiel fĂŒr Kritik aus der Vernehmlassung sei die BefĂŒrchtung gewesen, dass das Modell Sensationsjournalismus und Clickbaiting fördere. Diese Gefahr bestehe bei einer nutzungsbezogenen Verteilung. Allerdings verfolge man mit der vorgeschlagenen Regelung einen neuen Ansatz, bei dem die VergĂŒtung nicht rein nutzungsbezogen erfolge, sondern sich an den Kosten der Medienunternehmen sowie ihrem Beitrag zur Informationsversorgung orientiere. Dadurch werde ein Anreiz fĂŒr ausgewogene Berichterstattung geschaffen, anstatt Sensationsjournalismus zu fördern. Abschliessend betonte Meyer, dass die Botschaft als Chance betrachtet werde, den Betroffenen die Regelung nĂ€herzubringen. Man sei sich bewusst, dass die vorgeschlagene Lösung an die Grenzen des Machbaren gehe. Dennoch sei das Ziel, eine praxisgerechte und umsetzbare Regelung zu schaffen, die den Auftrag des Bundesrats erfĂŒlle. Auch wenn dies bedeute, dass die bestehende urheberrechtliche Systematik zugunsten einer pragmatischen Lösung teilweise aufgegeben werden mĂŒsse. Fussnoten:
1
BGE 148 III 305 ff., «Feuerring I»; BGer vom 11. September 2024, 4A_145/2024, «Feuerring II» (zur Publikation vorgesehen); BGer vom 21. April 2023, 4A_168/2023, «Drohnenbild»; BGer vom 11. Juli 2023, 4A_372/2022, «Logiciels Spécifiques» und BGer vom 16. Juli 2024, 4A_135/2024, «Softwareklau»; BGer vom 4. August 2023, 2C_260/2023, «Abschlussarbeit», der sich mit einem Plagiat befasst und das Urheberrecht nur am Rande betrifft.
2
BGer vom 2. Mai 2011, 4A_78/2011, «Corbusier».
3
BGE 143 III 373 ff. E. 2.1, «Max-Bill-Barhocker».
4
BGE 148 III 305 ff., «Feuerring I».
5
BGer vom 11. September 2024, 4A_145/2024, «Feuerring II» (zur Publikation vorgesehen).
6
EuGH Vorabentscheidungsersuchen vom 21. September 2023, C-580/23, «MIO».
7
EuGH Vorabentscheidungsersuchen vom 21. Dezember 2023, C-795/23, «USM Haller».
8
EuGH vom 24. Oktober 2024, C-227/23, «Vitra».
9
Stadtgericht Prag vom 11. Oktober 2023, 10 C 13/2023-16, «KI-generierte Grafiken».
10
Landgericht Hamburg vom 27. Oktober 2024, 310 O 227/23, «LAION».
11
BGer vom 21. April 2023, 4A_168/2023, «Drohnenbild».
12
Ein Beispiel dieses Vorgangs kann hier abgerufen werden: â€čcommunity.ibm.com/community/user/ai-datascience/blogs/sarah-packowski/2023/07/06/answering-watsonxai-questionsâ€ș, besucht am 15. November 2024.
Viviane Ammann / Lena HĂ€nni | 2025 Ausgabe 7-8


Federated Machine Learning erlaubt es, Erkenntnisse aus dezentral gehaltenen DatenbestĂ€nden zu gewinnen. Im Bereich der Life Sciences gibt es dafĂŒr zahlreiche potenzielle Anwendungsfelder, wie z.B. bei RĂŒckenmarksverletzungen oder der Strahlentherapie. Eine interdisziplinĂ€re Veranstaltung hat die Potenziale dieser Technologie aufgezeigt, dabei aber auch festgestellt, dass noch praktische und rechtliche HĂŒrden bestehen. Le Federated Machine Learning permet d’obtenir des informations Ă  partir de bases de donnĂ©es dĂ©centralisĂ©es. Il existe de nombreux champs d’application potentiels dans le domaine des sciences de la vie, comme par exempleles lĂ©sions de la moelle Ă©piniĂšre ou la radiothĂ©rapie. Une confĂ©rence interdisciplinaire a mis en Ă©vidence le potentiel de cette technologie, tout en constatant qu’il existe encore des obstacles pratiques et juridiques. Etienne Liechti, MLaw, UniversitĂ€t Basel. I. Einleitung Der vom Zentrum fĂŒr Life Sciences-Recht (ZLSR) und dem Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF-FS) am 26. November 2024 in ZĂŒrich durchgefĂŒhrte Tech Law-Workshop war dem Thema Federated Machine Learning (FML) gewidmet. Im Publikum fanden sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Natur- und Rechtswissenschaften sowie aus der anwaltschaftlichen Praxis. Bei FML oder auch «föderiertem maschinellem Lernen» handelt es sich um eine Technologie, bei welcher Rechenoperationen dezentral in getrennten DatensĂ€tzen mit jeweils demselben Algorithmus durchgefĂŒhrt und die berechneten Ergebnisse anschliessend an einen koordinierenden Server ĂŒbermittelt werden. Ziel des Workshops, erklĂ€rte Tagungsleiter Prof. Dr. Alfred FrĂŒh, Professor fĂŒr Privatrecht an der UniversitĂ€t Basel, sei es, das Potenzial des Themas «föderiertes maschinelles Lernen» zu eruieren. Das bedeute, einerseits genauer zu verstehen, wie FML funktioniere und andererseits die Risiken und Chancen der Technologie benennen zu können. HierfĂŒr werde das Thema aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Entsprechend stand im ersten Teil die naturwissenschaftliche Perspektive im Zentrum, mit praktischen AnwendungsfĂ€llen von FML aus dem Bereich der Biomedizin. Im zweiten Teil stand die rechtliche, insb. die datenschutzrechtliche und die kartellrechtliche Betrachtungsweise von FML im Vordergrund. II. Erster Teil: Verwendung von FML in der Biomedizin Den ersten Vortrag hielt Frau Prof. Dr. Catherine Jutzeler, Assistenzprofessorin fĂŒr Biomedizinische Datenwissenschaft an der FakultĂ€t fĂŒr Gesundheitswissenschaften und Technologie der ETH ZĂŒrich zu RĂŒckenmarksverletzungen. Verletzungen des RĂŒckenmarks sind zwar selten, fĂŒr die Betroffenen jedoch Ă€usserst einschneidend. Mangels einheitlicher Behandlungsmöglichkeit ist dieses Forschungsgebiet von grosser Bedeutung. Jutzelers Ziel ist es, durch eine wirksamere Datenanalyse die Prognosen und Empfehlungen fĂŒr die Behandlung von RĂŒckenmarksverletzungen zu verbessern. Ein Problem dabei ist, dass die Therapie sehr unterschiedlich verlaufen kann. So kann bei einigen Patientinnen und Patienten im Verlaufe der Therapie gar keine Symptomverbesserung erzielt werden. Andere können bspw. ihre HĂ€nde wieder bewegen und Leichtverletzte können teilweise wieder vollstĂ€ndig gehen. Diese VariabilitĂ€t des Krankheitsverlaufs sowie die niedrige Inzidenz der Krankheit fĂŒhren zu einem erhöhten Bedarf an Daten bzw. an einer innovativen Nutzung der Daten. Hier kommt FML ins Spiel. In ihrer PrĂ€sentation stellte Jutzeler FML als Alternative zur derzeitigen Datenverarbeitung dar, welche den Transfer von Daten durch mehrere Standorte voraussetzt. FML funktioniert ohne Datenweitergabe: In der Trainingsphase des FML trainieren Systeme an unterschiedlichen Standorten (z.B. in unterschiedlichen SpitĂ€lern) lokale Modelle mit lokalen Daten. Im nĂ€chsten Schritt, der Modellaktualisierung, senden die lokalen Systeme die Modelleinstellungen (Parameter) des lokal trainierten Modells an einen zentralen Server. Dieser berechnet gestĂŒtzt auf die Modelleinstellungen der lokalen Modelle ein globales Mo|dell (sog. Modellaggregation). Das aggregierte, globale Modell wird an die lokalen Systeme zurĂŒckgesendet. Diese verbessern wieder die lokalen Modelle basierend auf dem neuen, globalen Modell. Dieser Kreislauf wiederholt sich, sodass die Modelle mit der Zeit immer besser werden. Der grosse Vorteil der FML-Technologie besteht darin, dass die Daten verschiedener Standorte gemeinsam genutzt werden können, dabei aber an «Ort und Stelle» bleiben. So werden die Modelleinstellungen der lokalen Modelle (Parameter) und die zugrunde liegenden Daten als solche geteilt. Damit stehe den Forscherinnen und Forschern ein Instrument zur VerfĂŒgung, welches die Zusammenarbeit unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen erlaube. Die Erkenntnisse aus der Anwendung von FML auf RĂŒckenmarksverletzungen seien grundsĂ€tzlich auf andere seltene Krankheiten ĂŒbertragbar. In der konkreten Anwendung von FML zur Erforschung von RĂŒckenmarksverletzungen sei die unterschiedliche Datenerhebung in den SpitĂ€lern ein Problem. Beispielsweise werde in einem Spital die Temperatur im Mund und in einem anderen Spital unter dem Arm gemessen. Diese HeterogenitĂ€t in der Datenerhebung erschwere es dem zentralen Server, ein globales Modell zu entwickeln. Der nĂ€chste notwendige Schritt, um die Verwendung von FML zu ermöglichen liege daher in der Vereinheitlichung der Datenerhebung. So werde die DatenqualitĂ€t homogenisiert. Die zweite PrĂ€sentation hielt Dr. med. Dr. phil. Bram Stieltjes, Leiter von Personalized Health Basel (PHB), einer gemeinsamen Organisation der UniversitĂ€t Basel und der UniversitĂ€tsspitĂ€ler der Region Basel, zum Einsatz von FML in der Strahlentherapie. Bei der Behandlung von Tumoren mittels Strahlentherapie muss eine Umrandung um den Tumor herum eingezeichnet werden, auf welche die Bestrahlung beschrĂ€nkt wird. Diese Arbeit wird zurzeit noch von Strahlentherapeutinnen und -therapeuten vorgenommen. Das Ziel des Projekts ist es, zu ermöglichen, dass kĂŒnftig die Umrandung mithilfe von FML eingezeichnet werden kann. Um den Algorithmus dahingehend zu trainieren, werden so viele homogene Daten wie möglich benötigt. Wie Jutzeler kĂ€mpft auch Stieltjes mit der HeterogenitĂ€t der zur VerfĂŒgung gestellten Daten. Zudem nimmt die Aufbereitung der Daten viel Zeit in Anspruch. Dabei werden die Daten zunĂ€chst von unterschiedlichen Formaten in das gleiche Format ĂŒberfĂŒhrt. Um diese Aufgabe auszufĂŒhren, mĂŒssen die Forscherinnen und Forscher wissen, wie die Daten erhoben wurden. Ein weiterer Grund fĂŒr die HeterogenitĂ€t der Daten sei, dass fĂŒr die gleichen Erkrankungen teilweise unterschiedliche Behandlungen vorgesehen werden. So kann es sein, dass in einem Spital ein Medikament verabreicht wird, in einem anderen Spital in einer vergleichbaren Situation hingegen nicht. Dieses Problem kann sich sowohl beim Vergleich von Behandlungen in unterschiedlichen SpitĂ€lern als auch beim Vergleich der Behandlungen innerhalb desselben Spitals ergeben. Erschwerend komme hinzu, dass die QualitĂ€t der Daten auch von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich sei. So gebe es bei RĂŒckenmarkerkrankungen ein Register, in das gewisse Daten eingetragen werden. Bei Untersuchungen im Zusammenhang bspw. mit einer Sepsis wĂŒrden Daten dagegen ohne Register gesammelt. In der Tendenz seien dabei Registerdaten von besserer QualitĂ€t, da die SpitĂ€ler bei deren Erhebung einem Protokoll folgen. GemĂ€ss Stieltjes könnten diese Probleme gelöst werden, wenn auf der lokalen und der globalen Ebene die notwendige Infrastruktur zur VerfĂŒgung gestellt wĂŒrde. Hiermit sind alle Komponenten gemeint, die den Austausch und das Training von Modellen zwischen den lokalen GerĂ€ten und dem zentralen Server unterstĂŒtzen. Sie muss hinsichtlich der Übertragung von Informationen effizient, datenschutzrechtlich sicher und skalierbar sein. Hierbei sei es sinnvoll, dieses BedĂŒrfnis zumindest national anzugehen und kantonale AlleingĂ€nge zu vermeiden. Unter den Anwesenden bestand darĂŒber hinaus Einigkeit, dass Probleme wie die Datenaufarbeitung auch mittels intensiverer internationaler Zusammenarbeit angegangen werden sollten.
III. Zweiter Teil: Rechtliche Einordnung der Verwendung von FML
NoĂ©mi Ziegler, RechtsanwĂ€ltin, mit dem TĂ€tigkeitsschwerpunkt Datenschutz-, Informations- und Technologierecht, prĂ€sentierte eine datenschutzrechtliche Einordnung von FML. Dabei sei es entscheidend, welche Phase des Ablaufs von FML betrachtet werde. Ziegler fĂŒhrte aus, dass von Datenspenderinnen und -spendern erhobene Personendaten auf lokaler Ebene gespeichert werden. Auf dieser Ebene finde auch das Training lokaler Modelle mit den erhobenen Personendaten statt. Die Modelleinstellungen (Parameter) dieser Modelle wĂŒrden dann an den zentralen Server auf der nĂ€chsten Ebene (globale Ebene) weitergegeben (Modellaktualisierung). GestĂŒtzt auf die lokalen Modelleinstellungen werde auf dieser Ebene das aggregierte, globale Modell erstellt, welches auf die lokale Ebene zurĂŒckgesendet werde. Bemerkenswert an diesem Prozess sei, dass keine Datenweitergabe (data sharing) stattfinde: Die Personendaten blieben stets auf der lokalen Ebene. Lediglich die Datenparameter, also die Modelleinstellungen des lokalen Modells, wĂŒrden weitergegeben. Auf der globalen Ebene finde zudem keine Datenerhebung, -bearbeitung oder -speicherung statt. Dies habe zur Konsequenz, dass die DatenbearbeitungsgrundsĂ€tze des Datenschutzgesetzes (DSG), namentlich der Grundsatz der Transparenz und der Grundsatz der Zweckbindung, nur auf der lokalen Ebene eingehalten werden mĂŒssen. Der Grundsatz der Transparenz besagt, dass Datenspenderinnen und -spender ĂŒber die Datenbearbeitung, insbesondere die Weitergabe oder Weiterverarbeitung ihrer Daten, informiert werden mĂŒssen. Aus dem Grundsatz der Zweckbindung ergibt sich, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dĂŒrfen, der den Datenspenderinnen und -spendern bekannt ist. Unklar ist gemĂ€ss Ziegler indes noch, ob es auf der globalen Ebene nicht doch zu Situationen kommen kann, in denen ĂŒber die erhaltenen Informationen RĂŒckschlĂŒsse auf eine bestimmte Person gezogen werden können. Dies wĂŒrde bedeuten, dass die datenschutzrechtlichen GrundsĂ€tze nicht nur auf der lokalen Ebene eingehalten werden mĂŒssten. Ein geringes Restrisiko, dass gewisse Informationen, die RĂŒckschlĂŒsse auf Personen erlauben könnten, auf die globale Ebene gelangen, könne nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Neben anderen Punkten wurde besonders dieser Aspekt im Anschluss an das Referat unter den Anwesenden diskutiert. Hervorgehoben wurde, dass das Risiko von Verstössen gegen das Datenschutzrecht auf der globalen Ebene normativ begrenzt werden könnte. Dies liesse sich erreichen, wenn die Daten auf der globalen Ebene (mangels Erhebung oder Bearbeitung zu einem personenbezogenen Zweck) gar nicht als Personendaten gelten könnten. Ausserdem wurde argumentiert, der Zweck sei nicht personenbezogen, weil durch die Verwendung von FML nicht primĂ€r den Datenspenderinnen und -spendern, sondern kĂŒnftigen Patientinnen und Patienten geholfen werde.
IV. Kartellrechtliche Überlegungen zu FML
Zum Schluss befasste sich Fabian Martens, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Wettbewerbs- und ImmaterialgĂŒterrecht, mit der kartellrechtlichen Einordnung von FML. Kartellrechtlich sei es denkbar, dass die Anwendung von FML zu einer marktbeherrschenden Stellung fĂŒhre. Marktbeherrschung liege vor, wenn einzelne oder mehrere Unternehmen auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage seien, sich von anderen Marktteilnehmern (Mitbewerbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang unabhĂ€ngig zu verhalten. Laut Martens ist der durch die Anwendung des aggregierten Modells auf der lokalen Ebene entstehende Algorithmus das «Produkt» von FML, welches auf dem Markt angeboten wird. Der Preis ergebe sich aus den Inputdaten, die auf der lokalen Ebene einfliessen. Diese hĂ€tten einen finanziellen Wert, der kompensiert werden mĂŒsse. Je genauer der Algorithmus die RealitĂ€t abbilde, desto werthaltiger sei er. Kriterien, die zur Beurteilung der Marktbeherrschung in einem konkreten Fall etwa beigezogen werden könnten, sind der Umsatz, die Anzahl Benutzer, die Anzahl Berechnungen sowie der Umfang bzw. die QualitĂ€t der Inputdaten. Bedient nur ein einziger Algorithmus einen Markt, hat das dahinterstehende Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung inne. Zu einem Kartellrechtsverstoss komme es aber nur bei einem Missbrauch dieser Stellung, z.B. durch die Verweigerung von GeschĂ€ftsbeziehungen ohne sachliche Rechtfertigung. Eine Frage, die sich aus kartellrechtlicher Perspektive ebenfalls stellt, ist, ob ein durch FML entwickelter Algorithmus eine Wettbewerbsabrede darstellt. Die Technologie bedingt es, gewisse Abreden zu treffen. Dies betrifft u.a. den Einbezug oder Nichteinbezug bestimmter Daten. Ein Anbieter könne durchaus ein Interesse daran haben, dass gewisse Daten ausgewertet werden und andere nicht. So könnten bspw. in einem Spital alle Operationen, die die Situation einer zu behandelnden Person nicht verschlechtert haben als Heilungserfolg bezeichnet werden. Dann wĂ€re die Erfolgsquote höher, als wenn nur die Operationen als Erfolg gewertet werden, bei denen sich die Situation tatsĂ€chlich verbessert hat. Wenn bezĂŒglich des Einbezugs bzw. Nichteinbezugs von Daten eine Vereinbarung getroffen wird, handelt es sich um eine Abrede. GemĂ€ss Martens könnte diese Form der Wettbewerbsabrede aber aus im Kartellgesetz genannten GrĂŒnden gerechtfertigt sein. Abreden sind gerechtfertigt, wenn sie zur Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz fĂŒhren, notwendig sind, um die Produkte oder Produktionsverfahren zu verbessern oder um die Forschung oder Verbreitung von technischem oder beruflichem Wissen zu fördern. Konkret könne eine Abrede im Rahmen von FML gerechtfertigt sein, wenn die QualitĂ€t eines Algorithmus aufgrund der umfangreicheren Datenlage verbessert wĂŒrde. Dennoch darf auch in diesen FĂ€llen der Wettbewerb nicht vollstĂ€ndig beseitigt werden.
V. Fazit
Insgesamt zeigte die Veranstaltung anhand praktischer Anwendungsbeispiele von FML im Gesundheitsbereich das Potenzial der Technologie. Die HĂŒrden, die einer Verbreitung von FML im Weg stehen, scheinen vor allem praktischer Natur zu sein. Besonders die mangelhafte DatenqualitĂ€t und die HeterogenitĂ€t der zur VerfĂŒgung gestellten Daten verhindern rasche Erfolge. Diese Schwierigkeiten könnten durch die Verbesserung der Infrastruktur auf den verschiedenen Ebenen gelöst werden. Aus rechtlicher Sicht bietet die Technologie Vorteile, weil das Datenschutzrecht – eine entsprechende Auslegung vorausgesetzt – auf der Stufe des aggregierten Modells nicht zur Anwendung kommt. Schliesslich gilt es, bei der Anwendung von FML kartellrechtliche Aspekte zu beachten, wobei sich im Falle von Abreden ein erheblicher Spielraum fĂŒr die Rechtfertigung öffnet. Ob FML auch zum willkommenen Effekt fĂŒhren könnte, dass Unternehmen und Organisationen bereit sind, ihre Daten zum Zweck kooperativer Forschung zur VerfĂŒgung zu stellen, lĂ€sst sich aus heutiger Sicht noch nicht abschĂ€tzen. DafĂŒr scheinen die praktischen HĂŒrden noch zu hoch zu sein.






Das EU-Designrechtspaket wurde am 18. November 2024 veröffentlicht und besteht aus einer neu gefassten Design-Richtlinie sowie der ĂŒberarbeiteten Unionsgeschmacksmusterverordnung, die am 1. Mai 2025 in Kraft getreten ist. Die EuropĂ€ische Kommission verfolgte damit das Ziel, das bestehende Schutzsystem zu modernisieren. Neben der Erweiterung des Schutzgegenstands durch die neue Definition des Design- und Erzeugnisbegriffs, die es neuerdings ermöglicht, Bewegungen und Animationen als Design anzumelden, wurden auch neue Schutzschranken eingefĂŒhrt. Besonders die neue Reparaturklausel dĂŒrfte zu einer Liberalisierung des Ersatzteilmarktes im Automobilbereich fĂŒhren. Formelle Anpassungen betreffen unter anderem die Möglichkeit von breiten Sammelanmeldungen, unabhĂ€ngig von der Einordnung der Erzeugnisse in die Locarno-Klassifikation, sowie die Vereinfachung der GebĂŒhrenstruktur. Erstmals gesetzlich vorgesehen ist auch die Kennzeichnungsmöglichkeit von Designs mit einem Eintragungssymbol.

Le paquet lĂ©gislatif de l’UE sur les dessins ou modĂšles a Ă©tĂ© publiĂ© le 18 novembre 2024. Il comprend une nouvelle version de la directive sur les dessins ou modĂšles ainsi qu’une version rĂ©visĂ©e du rĂšglement sur les dessins ou modĂšles communautaires, qui est entrĂ©e en vigeur le 1er mai 2025. La Commission europĂ©enne a ainsi cherchĂ© Ă  moderniser le systĂšme de protection existant. Outre l’élargissement de l’objet de la protection par la nouvelle dĂ©finition des concepts de dessin et de modĂšle, qui permet dĂ©sormais de dĂ©poser des mouvements et des animations en tant que dessin ou modĂšle, de nouvelles restrictions Ă  la protection ont Ă©galement Ă©tĂ© introduites. La nouvelle clause de rĂ©paration devrait notamment conduire Ă  une libĂ©ralisation du marchĂ© des piĂšces dĂ©tachĂ©es dans le secteur automobile. Les adaptations formelles concernent notamment la possibilitĂ© de demandes groupĂ©es plus larges, indĂ©pendamment de la classification des produits dans la classification de Locarno, ainsi que la simplification de la structure des taxes. La possibilitĂ© d’identifier les dessins ou modĂšles par un symbole d’enregistrement est Ă©galement prĂ©vue pour la premiĂšre fois par la loi.

Stefan J. Schröter | 2025 Ausgabe 6



Federated Machine Learning erlaubt es, Erkenntnisse aus dezentral gehaltenen DatenbestĂ€nden zu gewinnen. Im Bereich der Life Sciences gibt es dafĂŒr zahlreiche potenzielle Anwendungsfelder, wie z.B. bei RĂŒckenmarksverletzungen oder der Strahlentherapie. Eine interdisziplinĂ€re Veranstaltung hat die Potenziale dieser Technologie aufgezeigt, dabei aber auch festgestellt, dass noch praktische und rechtliche HĂŒrden bestehen.

Le Federated Machine Learning permet d’obtenir des informations Ă  partir de bases de donnĂ©es dĂ©centralisĂ©es. Il existe de nombreux champs d’application potentiels dans le domaine des sciences de la vie, comme par exempleles lĂ©sions de la moelle Ă©piniĂšre ou la radiothĂ©rapie. Une confĂ©rence interdisciplinaire a mis en Ă©vidence le potentiel de cette technologie, tout en constatant qu’il existe encore des obstacles pratiques et juridiques.

Etienne Liechti | 2025 Ausgabe 6



Der Entscheidung des EuGH vom 24. Oktober 2024 (Rs. C-227/23) liegt ein Vorabentscheidungsersuchen des höchsten niederlĂ€ndischen Gerichtshofs, des «Hoge Raad der Nederlanden» zugrunde. Kern des Rechtsstreits ist der Designerstuhl «Dining Sidechair Wood», der von dem berĂŒhmten US-amerikanischen Designerehepaar Charles und Ray Eames entworfen wurde und von dem schweizerischen Unternehmen «Vitra» vermarktet wird. Vitra ist auch Inhaberin von Rechten des geistigen Eigentums an diesen StĂŒhlen. Durch den Vertrieb des dem «Dining Sidechair Wood» sehr Ă€hnlich sehenden «Paris-Stuhl» durch das Unternehmen «Kwantum», das in den Niederlanden und in Belgien eine Kette von GeschĂ€ften fĂŒr InneneinrichtungsgegenstĂ€nden betreibt, sah Vitra diese Urheberrechte verletzt. Mit insgesamt fĂŒnf Vorlagefragen hat der «Hoge Raad der Nederlanden» den EuGH angerufen. Es ging dabei im Grundsatz darum, zu klĂ€ren, ob Werke der angewandten Kunst, deren Ursprungsland ein Drittstaat oder deren Urheber ein Drittstaatangehöriger ist, in der EU genauso geschĂŒtzt sind wie Werke aus der Union.

Der EuGH hat hier entschieden, dass es einen Verstoss gegen Unionsrecht darstellen wĂŒrde, wenn ein EU-Mitgliedstaat unter Bezugnahme auf Art. 2 Abs. 7 RBÜ einem Werk der angewandten Kunst mit Ursprung in einem Nicht-EU-Staat den urheberrechtlichen Schutz verweigert. ErfĂŒllt ein Gegenstand der angewandten Kunst also die Voraussetzungen fĂŒr das Vorliegen eines «Werks» im Sinne der Richtlinie 2001/29/EG, unterfĂ€llt er als Werk dem urheberrechtlichen Schutz dieser Richtlinie, auch dann, wenn dem Gegenstand in seinem ausserhalb der EU liegenden Ursprungsland lediglich ein Schutz als Muster oder Modell gewĂ€hrt wird. Hier zeigen sich auch die praktischen Folgen der bisherigen EuGH-Rechtsprechung zum einheitlichen Werkbegriff fĂŒr GegenstĂ€nde der angewandten Kunst. Sollte es durch die zukĂŒnftige EuGH-Rechtsprechung zu einer signifikanten Absenkung der Schwelle des urheberrechtlichen Schutzes kommen, wirkt sich dies nach dem aktuellen Urteil nicht mehr nur allein auf Werke mit Ursprung in der EU aus. Das Gericht hat insgesamt ein klares Bekenntnis zum InlĂ€ndergrundsatz getroffen. Konsequenz des Urteils ist auch, dass der EuGH der Anwendbarkeit des Grundsatzes der materiellen Gegenseitigkeit des Art. 2 Abs. 7 Satz 2 RBÜ eine |«klare Absage» erteilt hat. Da einige nationale Gerichte in ihren Entscheidungen in der Vergangenheit von einer unmittelbaren Anwendbarkeit des Art. 2 Abs. 7 RBÜ ausgegangen sind, betrifft das Urteil in diesen FĂ€llen durchaus das jeweilige nationale Recht.

In diesem Bericht werden das Urteil sowie der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt und die Prozessgeschichte skizziert, bevor auf die WĂŒrdigung der fĂŒnf Vorlagefragen durch den EuGH eingegangen wird. Der Darstellung der Beantwortung der einzelnen Vorlagefragen durch den EuGH geht jeweils ein kurzer Überblick ĂŒber die fĂŒr die Antwort relevanten Rechtsgrundlagen voraus. Der Bericht schliesst mit einer kritischen Einordnung des Urteils.

La dĂ©cision de la CJUE du 24 octobre 2024 (affaire C-227/23) repose sur une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle de la plus haute juridiction nĂ©erlandaise, le «Hoge Raad der Nederlanden». Le cƓur du litige est la chaise design «Dining Sidechair Wood», conçue par le cĂ©lĂšbre couple de designers amĂ©ricains Charles et Ray Eames et commercialisĂ©e par l’entreprise suisse Vitra. Vitra est Ă©galement titulaire des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur ces chaises. Vitra a estimĂ© que la commercialisation de la «chaise Paris», qui ressemble beaucoup Ă  la «Dining Sidechair Wood», par l’entreprise Kwantum, qui exploite aux Pays-Bas et en Belgique une chaĂźne de magasins d’articles de dĂ©coration intĂ©rieure, portait atteinte Ă  ses droits d’auteur. Le «Hoge Raad der Nederlanden» a saisi la CJUE par cinq questions prĂ©judicielles au total. Il s’agissait en principe de clarifier si les Ɠuvres des arts appliquĂ©s dont le pays d’origine est un pays tiers ou dont l’auteur est un ressortissant d’un pays tiers sont protĂ©gĂ©es dans l’UE de la mĂȘme maniĂšre que les Ɠuvres de l’Union.

La CJUE a dĂ©cidĂ© ici qu’il serait contraire au droit de l’Union qu’un État membre de l’UE refuse la protection par le droit d’auteur Ă  une Ɠuvre d’art appliquĂ© originaire d’un État non-membre de l’UE en se rĂ©fĂ©rant Ă  l’art. 2 par. 7 de la Convention de Berne (CB). Par consĂ©quent, si un objet d’art appliquĂ© remplit les conditions d’existence d’une «Ɠuvre» au sens de la directive 2001/29/CE, il est soumis Ă  la protection par le droit d’auteur selon cette directive, mĂȘme si l’objet ne bĂ©nĂ©ficie que d’une protection en tant que dessin ou modĂšle dans son pays d’origine situĂ© en dehors de l’UE. On voit ici Ă©galement les consĂ©quences pratiques de la jurisprudence actuelle de la CJUE sur la notion uniforme d’Ɠuvre pour les objets d’art appliquĂ©. Si la future jurisprudence de la CJUE devait entraĂźner un abaissement significatif du seuil de protection par le droit d’auteur, cela ne se rĂ©percuterait plus uniquement, selon l’arrĂȘt actuel, sur les Ɠuvres originaires de l’UE. Dans l’ensemble, la Cour a pris clairement position en faveur du principe du pays d’origine. La consĂ©quence de cet arrĂȘt est Ă©galement que la CJUE a «clairement rejeté» l’applicabilitĂ© du principe de rĂ©ciprocitĂ© matĂ©rielle de l’art. 2 par. 7 deuxiĂšme phrase CB. Étant donnĂ© que certaines juridictions nationales ont, par le passĂ©, considĂ©rĂ© dans leurs dĂ©cisions que l’art. 2 par. 7 CB Ă©tait directement applicable, l’arrĂȘt concerne bien, dans ces cas, le droit national correspondant.

Le prĂ©sent rapport dĂ©crit l’arrĂȘt, les faits Ă  l’origine du litige et l’historique de la procĂ©dure avant d’aborder l’apprĂ©ciation des cinq questions prĂ©judicielles par la CJUE. La prĂ©sentation de la rĂ©ponse de la CJUE Ă  chacune des questions prĂ©judicielles est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un bref aperçu des bases juridiques pertinentes pour la rĂ©ponse. Le rapport se termine par une Ă©valuation critique de l’arrĂȘt.

Isabel Gabert-Pipersberg | 2025 Ausgabe 5



Dieser Artikel fasst die jĂŒngste Entscheidung T56/21 kurz zusammen und erörtert sie. In dieser Entscheidung kam eine Beschwerdekammer des EPA zu dem Schluss, dass bei der PrĂŒfung einer Patentanmeldung weder Art. 84 noch die Regeln 42, 43 und 48 EPÜ eine Rechtsgrundlage dafĂŒr bieten, dass die Beschreibung an zulĂ€ssige AnsprĂŒche mit einem engeren Gegenstand angepasst werden muss.

Die Entscheidung ist bemerkenswert wegen ihrer ausfĂŒhrlichen und detaillierten BegrĂŒndung und wegen der Tatsache, dass die Kammer entgegen weit verbreiteter Erwartungen beschlossen hat, keine Fragen an die Grosse Beschwerdekammer weiterzuleiten.

Diese Entscheidung scheint jedoch vom EPA als Einzelfallentscheidung einer bestimmten Beschwerdekammer ohne grössere Relevanz angesehen zu werden. Insbesondere wurden die Richtlinien nicht aktualisiert, und das EPA verlangt weiterhin eine Anpassung der Beschreibung an die enger gefassten zulĂ€ssigen AnsprĂŒche. Der Autor ist der Ansicht, dass die Grosse Beschwerdekammer die Sache endlich prĂŒfen und klĂ€ren muss.

Cet article rĂ©sume briĂšvement la rĂ©cente dĂ©cision T56/21 et la discute. Dans cette dĂ©cision, une chambre de recours de l’OEB a conclu que, lors de l’examen d’une demande de brevet, ni l’art. 84, ni les rĂšgles 42, 43 et 48 CBE ne fournissent de base juridique Ă  l’obligation d’adapter la description aux revendications admissibles ayant un objet plus Ă©troit.

La décision est remarquable en raison de sa motivation complÚte et détaillée et du fait que, contrairement à une attente largement répandue, la chambre a décidé de ne pas transmettre de questions à la Grande Chambre de recours.

Cette dĂ©cision semble toutefois ĂȘtre considĂ©rĂ©e par l’OEB comme une dĂ©cision individuelle d’une chambre de recours particuliĂšre sans grande pertinence. En particulier, les directives n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour et l’OEB continue d’exiger que la description soit adaptĂ©e aux revendications admissibles plus Ă©troites. L’auteur est d’avis que la Grande Chambre de recours doit enfin examiner et clarifier l’affaire.

This article briefly summarizes and discusses the recent decision T56/21 in which a Board of Appeal of the EPO concluded that «In examination of a patent application, neither Article 84 nor Rules 42, 43 and 48 EPC provide a legal basis for requiring that the description be adapted to match allowable claims of more limited subject-matter.»

The decision is notable for its lengthy and detailed reasoning and for the fact that, contrary to widespread expectations, the Board decided not to refer questions to the Enlarged Board of Appeal.

However, the EPO appears to regard this result as a solitary decision of a particular Board of Appeal without wider relevance. In particular, there has been no update of the Guidelines for Examination, and the EPO continues to require adaptation of the description to match more limited allowable claims. The author believes that it is necessary for the Enlarged Board of Appeal to finally consider and resolve the matter.

Philip Kerpen | 2025 Ausgabe 5





Die Seite der Schweizerischen Lauterkeitskommission | La page de la Commission Suisse pour la LoyautĂ© Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 20. November 2024 (II. Kammer) Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprĂ€sident der SLK. SLK-GS B.2; UWG 3 I b (unrichtige Angaben). Kommerzielle Kommunikation ist unlauter, wenn ein Unternehmen sich durch die Kommunikation unrichtiger oder irrefĂŒhrender Aussagen oder Angaben vorteilhafter darstellt. Insbesondere mĂŒssen Aussagen und Angaben ĂŒber die angebotenen Produkte wahr und klar sein (E. 3). SLK-GS A.5; UWG 13a (Beweislast). Die Beweislast liegt bei den Werbenden. Sie mĂŒssen die Richtigkeit ihrer Werbeaussagen beweisen können (E. 3). Wird in der Werbung behauptet, dass nebst Google-Bewertungen noch weitere KundenrĂŒckmeldungen berĂŒcksichtigt worden seien, ist dies nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, ist die unvollstĂ€ndige Angabe als unlauter zu werten (E. 5). Wird weiter behauptet, dass verifizierte Kundenbewertungen vorliegen wĂŒrden, diese Aussage aber nicht weiter belegt wird, ist diese ebenfalls als unlauter zu werten (E. 7).​1 RĂšgle B.2 de la CSL; LCD 3 I b (indications inexactes).

La communication commerciale est dĂ©loyale lorsqu’une entreprise se prĂ©sente de maniĂšre plus avantageuse en communiquant des dĂ©clarations ou des indications inexactes ou trompeuses. En particulier, les dĂ©clarations et indications concernant les produits proposĂ©s doivent ĂȘtre vraies et claires (consid. 3).

RÚgle A.5 de la CSL; LCD 13a (fardeau de la preuve).

Le fardeau de la preuve incombe aux annonceurs. Ils doivent pouvoir prouver l’exactitude de leurs affirmations publicitaires (consid. 3).

Si la publicitĂ© affirme qu’en plus des Ă©valuations Google, d’autres retours de clients ont Ă©tĂ© pris en compte, il faut le prouver. Si cette preuve n’est pas apportĂ©e, l’indication incomplĂšte doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme dĂ©loyale (consid. 5).

Si l’on prĂ©tend en outre qu’il existe des Ă©valuations de clients vĂ©rifiĂ©es, mais que cette affirmation n’est pas Ă©tayĂ©e, elle doit Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme dĂ©loyale (consid. 7).​2

Eine Anbieterin warb auf ihrer Webseite u.a. mit diesen Aussagen: «Unsere Kundenreferenzen zu +10'000 gelieferten BlumenstrĂ€ussen: 5/5 ***** auf 500 geprĂŒften Kundenmeinungen». Darunter wurden einige Kundenmeinungen mit Namensangabe wiedergegeben, die allesamt mit einer 5-Sterne-Bewertung versehen waren; als Quelle war Google angegeben. Ein anderer Anbieter fĂŒr Lieferungen von Blumen erhob gegen die Werbung Beschwerde. Im Wesentlichen rĂŒgte das Unternehmen, diese Angaben seien unrichtig und daher unlauter, da die Google-Bewertungen zum einen nur 300 Kundenbewertungen ergaben und die durchschnittliche Bewertung nur 4,9 und nicht 5 Sterne ergebe. Die Beschwerdegegnerin fĂŒhrte aus, dass die angezeigten Bewertungen nur zum Teil aus dem Google-Eintrag stammen wĂŒrden. Allerdings sei die Bewertung von 5/5 Sternen ein Fehler, der korrigiert wĂŒrde. Die SLK (II. Kammer) hat die Beschwerde gutgeheissen. Es wurde dagegen kein Rechtsmittel (Rekurs) erhoben.
Aus den ErwÀgungen der II. Kammer:
1. Die Beschwerde der BeschwerdefĂŒhrerin richtet sich gegen Angaben zu Kundenbewertungen auf einer Webseite der Beschwerdegegnerin. Nach Ansicht der BeschwerdefĂŒhrerin sei die Angabe «5/5 [Sterne] sur 500 avis clients vĂ©rifiĂ©s» unrichtig und die Veröffentlichung von ausschliesslich 5-Sterne-Kundenbewertungen unlauter. Der Google-Eintrag der Website beinhalte nur etwas mehr als 300 Kundenbewertungen und eine durchschnittliche Bewertung von 4,9 statt 5. Zudem veröffentliche die Beschwerdegegnerin nur 5-Sterne-Kundenbewertungen und unterlasse es, weniger gĂŒnstige Rezensionen zu publizieren. Dieses Verhalten verstosse gegen Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG und sei demzufolge unlauter. 2. Die Beschwerdegegnerin fĂŒhrt aus, dass die angezeigten Bewertungen nur zum Teil aus dem Google-Eintrag stammen wĂŒrden. Teilweise wĂŒrden diese auch auf direkte RĂŒckmeldungen von Kunden zurĂŒckgehen. Was die Angabe einer Bewertung von 5/5 Sternen anbelange, handle es sich um einen Fehler, der korrigiert werde. Die Bewertung von 4,9/5 sei in wenigen Tagen sichtbar. Was negative Bewertungen betreffe, verwende sie ein Plugin, das nach dem Zufallsprinzip Bewertungen aus den Google-EintrĂ€gen extrahiere. Angesichts der Tatsache, dass sie mehr als 320 Bewertungen habe, von denen nur zehn weniger gĂŒnstig seien, sei die Wahrscheinlichkeit, dass diese angezeigt werden, sehr gering. 3. Kommerzielle Kommunikation ist unlauter, wenn ein Unternehmen sich durch die Kommunikation unrichtiger oder irrefĂŒhrender Aussagen oder Angaben vorteilhafter darstellt. Insbesondere mĂŒssen Aussagen und Angaben ĂŒber die angebotenen Produkte wahr und klar sein (Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG und Grundsatz Nr. B.2 Abs. 1 und 2 Ziff. 2 der Lauterkeitskommission). Ob eine unlautere TĂ€uschung oder IrrefĂŒhrung stattfindet, beurteilt sich im Gesamteindruck eines Werbemittels nach dem VerstĂ€ndnis der angesprochenen Durchschnittsadressaten (siehe z.B. Grundsatz Nr. A.1 Ziff. 3 der Lauterkeitskommission). Die Beweislast liegt bei den Werbenden. Sie mĂŒssen die Richtigkeit ihrer Werbeaussagen beweisen können (siehe Grundsatz Nr. A.5 der Lauterkeitskommission). 4. Wie die Beschwerdegegnerin anerkannt hat, ist die Angabe einer durchschnittlichen Bewertung von 5 statt 4.9 unrichtig. Die Beschwerdegegnerin wird auf ihre Zusage behaftet, eine entsprechende Korrektur vorzunehmen. 5. Soweit die Beschwerdegegnerin behauptet, sie habe nebst den Google-Bewertungen noch weitere KundenrĂŒckmeldungen fĂŒr die Sternebewertung berĂŒcksichtigt, trĂ€gt sie die Beweislast. Die Beschwerdegegnerin hĂ€tte die Existenz der KundenrĂŒckmeldungen, welche sie direkt erhalten hat, nachweisen mĂŒssen. Da sie der Lauterkeitskommission keine Beweise vorgelegt hat, wonach insgesamt 500 Kundenbewertungen vorliegen, welche fĂŒr die Bewertungsberechnung relevant sind, ist die Angabe «sur 500 avis clients» daher ebenfalls als unrichtig zu werten. 6. In Bezug auf die Veröffentlichung von nur positiven Kundenmeinungen vermag die Lauterkeitskommission hingegen keine Unlauterkeit zu erkennen. Selbst wenn nur von 320 Google-Bewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9 Sternen ausgegangen wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass bei zufĂ€lliger Auswahl aus allen Bewertungen jeweils auch mindestens eine negative Bewertung angezeigt wird. Vor diesem Hintergrund kann diesbezĂŒglich der Argumentation der Beschwerdegegnerin gefolgt werden. 7. Es ist weiter festzuhalten, dass die Durchschnittsadressaten unter «avis clients vĂ©rifiĂ©s» eine PrĂŒfung durch eine neutrale Stelle erwarten. Die Beschwerdegegnerin zeigt auch in diesem Zusammenhang nicht auf, wer die Kundenbewertungen verifiziert und wie diese Verifizierung erfolgt. Erfolgt nur eine interne PrĂŒfung, ist die Aussage «avis clients vĂ©rifiĂ©s» ebenfalls unrichtig und damit unlauter.

Fussnoten:

1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt officiel, mais proviennent du rapporteur.
Mischa Senn| 2025 Ausgabe 5






Compte-rendu de la 15e journée romande du droit de la concurrence, Paudex, Lausanne
Compte-rendu de la 15e journĂ©e romande du droit de la concurrence coorganisĂ©e par l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS), le Centre patronal, et le Centre du droit de l’entreprise de l’UniversitĂ© de Lausanne (CEDIDAC), qui s’est tenue le 12 novembre 2024 au Centre Patronal Ă  Lausanne. Des intervenants issus du barreau, du monde scientifique et de la Commission de la concurrence (COMCO), ont discutĂ© avec plus de 60 participants des derniers dĂ©veloppements en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de droit de la concurrence en Suisse et dans l’UE, ainsi que de leurs consĂ©quences dans la pratique. Dies ist ein Bericht ĂŒber die 15. Westschweizer Tagung ĂŒber Wettbewerbsrecht, die von der Schweizerischen Vereinigung fĂŒr Wettbewerbsrecht (ASAS), dem Centre Patronal und dem Zentrum fĂŒr Unternehmensrecht der UniversitĂ€t Lausanne (CEDIDAC) gemeinsam organisiert wurde und am 12. November 2024 im Centre Patronal in Lausanne stattfand. Referenten aus der Anwaltschaft, der Wissenschaft und der Wettbewerbskommission (WEKO) diskutierten mit ĂŒber 60 Teilnehmenden die neusten Entwicklungen im ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht in der Schweiz und der EU sowie deren Auswirkungen auf die Praxis.
Maud FragniĂšre, Avocate, Lausanne. Traditionnellement, la journĂ©e romande de droit de la concurrence, qui se dĂ©roule chaque annĂ©e Ă  Paudex, est l’occasion pour l’industrie et les juristes spĂ©cialisĂ©s d’échanger librement avec des avocats, professeurs d’universitĂ©s et membres de la COMCO. En gĂ©nĂ©ral, la journĂ©e se concentre sur les aspects de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale le matin, puis de droit des cartels l’aprĂšs-midi. Cette annĂ©e encore, les exposĂ©s des intervenant.e.s ont fait l’objet de discussions passionnantes avec les participant.e.s. La prochaine journĂ©e romande est agendĂ©e le 30 octobre 2025.
I. Développements récents en propriété intellectuelle et concurrence déloyale
L’autrice de ce compte-rendu, Maud FragniĂšre, a ouvert la journĂ©e avec quatre dĂ©cisions rendues rĂ©cemment en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle et de concurrence dĂ©loyale. Plus particuliĂšrement, elle a tout d’abord prĂ©sentĂ© la rĂ©cente dĂ©cision du TF «Artisans de GenĂšve/ROLEX»​1 dĂ©finissant les limites lĂ©gales de la customisation de produits de marque. Selon cette dĂ©cision, la customisation n’est licite que si elle intervient pour le compte d’un.e propriĂ©taire d’objet (en l’espĂšce, une montre ROLEX), donc au titre de services. Ainsi, si des objets customisĂ©s sont offerts Ă  la vente, l’activitĂ© est illicite car viole le droit exclusif du titulaire de la marque. La soussignĂ©e a ensuite attirĂ© l’attention des entreprises sur le risque de se voir opposer la prescription dans les litiges en matiĂšre de droit d’auteur (cf. dĂ©cision «Feuerring II» du TF​2). C’est ainsi que l’entreprise ayant conçu les tout premiers grills en forme d’anneau, protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur, s’est vue – selon la soussignĂ©e Ă  tort – dĂ©boutĂ©e d’une partie de ses prĂ©tentions contre une concurrente ayant copiĂ© son grill, au motif de la prescription. L’autrice de ce compte-rendu a encore Ă©voquĂ© deux rĂ©centes dĂ©cisions de la Commission Suisse pour la LoyautĂ© en matiĂšre de greenwashing et de swissness. En matiĂšre de greenwashing, elle a signalĂ© les RĂšgles ICC de rĂ©fĂ©rence en la matiĂšre, interdisant toute mention vague (telle que «Klima-positiv») si un impact positif pour le climat ne peut ĂȘtre prouvé​3; quant aux rĂšgles en matiĂšre de swissness, elle a rappelĂ© que pour se prĂ©valoir de mentions telles que «Swiss formula», il est exigĂ© que l’activitĂ© correspondante ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en Suisse. Il ne suffit pas que cette mention dĂ©signe une recette destinĂ©e au marchĂ© suisse​4.
II. Les limites que la LCD impose aux influenceurs/euses
MichĂšle Burnier, avocate Ă  GenĂšve, a pris le relais en matiĂšre de concurrence dĂ©loyale, avec un exposĂ© qu’elle a intitulĂ©: «Le droit de la concurrence coupe-t-il les ailes des influenceurs?» Elle a relevĂ© que les rĂ©seaux sociaux posent des conditions trĂšs peu claires aux interventions «sponsorisĂ©es», de sorte que les comportements sont trĂšs variables en pratique. De mĂȘme, l’évolution lĂ©gislative ne suffit pas. Pour MichĂšle Burnier, ce sont en rĂ©alitĂ© les dĂ©cisions judiciaires qui amĂšneront de la clartĂ© dans le cadre lĂ©gal de l’intervention des influenceurs/euses. MichĂšle Burnier a mentionnĂ© que la France a essayĂ© de lĂ©gifĂ©rer en la matiĂšre, avec une loi visant Ă  encadrer l’influence commerciale et Ă  lutter contre les dĂ©rives des influenceurs sur les rĂ©seaux sociaux. Cette loi prĂ©voit diverses exceptions, notamment pour la publicitĂ© comparative (qui est admise) ou l’absence d’instructions dispensĂ©es par le partenaire. A retenir qu’en France un influenceur qui n’est domiciliĂ© ni en France ni dans l’Espace Economique EuropĂ©en, doit avoir un reprĂ©sentant local. L’Allemagne a Ă©galement adoptĂ© des rĂšgles en la matiĂšre. ConcrĂštement, on peut retenir en vertu des rĂšgles de la LCD et de la CSL en matiĂšre de communication commerciale que toute communication commerciale doit ĂȘtre identifiable comme telle. La dĂ©limitation avec un post privĂ© peut parfois ĂȘtre un peu floue, notamment si l’influenceur se trouve devant un commerce, bien visible sur la photo. Les Ă©lĂ©ments additionnels (hashtags, texte d’accompagnement etc.) servent alors comme indices pour dĂ©limiter. En conclusion, il n’y a Ă  ce stade pas de vĂ©ritables sanctions pour les influenceurs, MichĂšle Burnier étant d’avis que le vĂ©ritable contrĂŽle pourrait – devrait – provenir de la part des marques partenaires.
III. Le marchĂ© du travail Ă  l’épreuve du droit de la concurrence
Olivier Schaller, vice-directeur du SecrĂ©tariat de la COMCO, a introduit son sujet en expliquant qu’à l’automne 2022, une banque avait fait une demande de clĂ©mence auprĂšs de la COMCO, concernant les accords salariaux dans son secteur; il s’agissait alors d’une premiĂšre pour la COMCO dans ce secteur. Des recherches ont ensuite dĂ©montrĂ© qu’il y avait des prĂ©cĂ©dents aux Etats-Unis, dans le contexte desquels des enquĂȘtes avaient Ă©tĂ© menĂ©es et avaient abouti Ă  la conclusion que des accords en matiĂšre salariale pouvaient avoir des effets nĂ©gatifs indirects pour les consommateurs sous la forme d’augmentation des coĂ»ts. Cela s’explique notamment par une stagnation des structures du marchĂ©, un manque d’innovation, une rĂ©duction de la variĂ©tĂ© des produits et services offerts. Aux Etats-Unis, on a relevĂ© que des accords entre entreprises sur le marchĂ© du travail sont des infractions per se (donc non justifiables) et que – en outre – se pose la question de savoir, dans le cadre des contrĂŽles de concentrations, si le groupe d’entreprises participant Ă  l’accord occupe une position dominante. Dans l’UE, selon Olivier Schaller, les accords sur les salaires seraient qualifiĂ©s de restriction par objet selon l’article 101 al. 1 TFUE, ne seraient pas exemptĂ©s selon l’article 101 al. 3 TFUE et pas non plus considĂ©rĂ©s comme des restrictions accessoires. Olivier Schaller a finalement expliquĂ© qu’aprĂšs la clĂŽture de son enquĂȘte prĂ©alable suite Ă  la dĂ©nonciation de la banque, et plutĂŽt que d’ouvrir de vastes enquĂȘtes sur le marchĂ© du travail, la COMCO envisage d’édicter un Code de conduite rĂ©gissant le secteur.
IV. Pratique récente des autorités et des tribunaux en matiÚre de droit des cartels
BenoĂźt Merkt, avocat Ă  GenĂšve, a ensuite Ă©voquĂ© la jurisprudence de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e en matiĂšre de droit des cartels et commencĂ© par souligner la richesse de ladite jurisprudence, avec notamment deux dĂ©cisions d’interdiction de concentrations et des premiĂšres dĂ©cisions en matiĂšre d’abus de pouvoir de marchĂ© relatif. En matiĂšre de coopĂ©ration de l’entreprise faisant l’objet d’une enquĂȘte de la COMCO, BenoĂźt Merkt a relevĂ© un durcissement de la jurisprudence, rĂ©vĂ©lĂ© dans la dĂ©cision Engadine VI​5, impliquant qu’une suppression totale de la sanction est exclue lorsque l’entreprise concernĂ©e Ă©met des objections de fait ou de droit au cours de la procĂ©dure. Valentin Muller – qui a co-prĂ©sentĂ© cette jurisprudence aux cĂŽtĂ©s de BenoĂźt Merkt – a notamment Ă©voquĂ© les dĂ©cisions contre Swisscom en matiĂšre d’abus de position dominante. Parmi celles-ci, on mentionnera la dĂ©cision WAN Anbindung I​6 qui a retenu une position dominante de Swisscom sur le marchĂ© de gros et sur le marchĂ© de dĂ©tail, mais non un abus de position dominante. En effet, pour le TF (qui a cassĂ© la dĂ©cision du TAF), le comportement de Swisscom n’a engendrĂ© aucune entrave concrĂšte Ă  la concurrence. Pour Valentin Muller, contrairement Ă  l’ancienne dĂ©cision SIX, on constate ainsi que le seul risque d’une entrave ne suffit plus Ă  retenir un abus de position dominante, mais cette entrave doit bel et bien exister. Il a en outre trouvĂ© intĂ©ressant de relever que, selon le TF, «un prix n’est inĂ©quitable qu’en prĂ©sence de marges excessivement Ă©levĂ©es» (!). Le TF refuse de «protĂ©ger une entreprise qui, par sa propre faute, n’a pas pu s’imposer face Ă  la concurrence». Sunrise Ă©tait donc simplement moins efficace que Swisscom, ce qui explique qu’elle a perdu l’appel d’offres, et non un abus de position dominante de la part de Swisscom. Valentin Muller a ensuite Ă©voquĂ© la premiĂšre dĂ©cision de la COMCO en matiĂšre d’abus de position dominante relative (en l’occurrence une dĂ©cision de classement) dans le cadre de l’enquĂȘte ouverte contre Fresenius Kabi sur dĂ©nonciation de Galexis​7. Cette enquĂȘte a conduit la COMCO Ă  Ă©tablir les trois questions pour retenir un abus de pouvoir de marchĂ© relatif, soit (1) existe-t-il une dĂ©pendance?, (2) l’entreprise dĂ©pendante dispose-t-elle un Ă©ventuel contre-pouvoir? et (3) cette situation de dĂ©pendance dĂ©coule-t-elle d’une faute de l’entreprise dĂ©pendante? Dans le cas d’espĂšce, c’était l’absence de dĂ©pendante concrĂšte, grĂące Ă  la soliditĂ© du groupe Galenica auquel appartient la sociĂ©tĂ© Galexis, qui a justifiĂ© pour la COMCO le classement de cette affaire, le premier critĂšre n’étant pas rempli. Concernant le contrĂŽle des concentrations, Valentin Muller a notamment Ă©voquĂ©, en lien avec la dĂ©cision Post/Quickmail​8, la question de la failing company defence permettant de justifier une concentration par un besoin de reprise d’assainissement d’une sociĂ©tĂ© en difficultĂ© financiĂšre. Il a relevĂ© que la COMCO a en l’espĂšce rejetĂ© ce moyen, indiquant que mĂȘme si Quickmail faisait faillite et disparaissait du marchĂ©, une grande partie de la clientĂšle passerait de toute façon Ă  la Poste, de sorte qu’il existait une alternative plus favorable Ă  la concurrence que la concentration envisagĂ©e.
V. Echanges d’informations en droit de la concurrence: risques et opportunitĂ©s pour les entreprises
L’aprĂšs-midi a Ă©tĂ© suivie d’une discussion fort intĂ©ressante sur l’échange d’informations en droit de la concurrence, en soulignant les risques et les opportunitĂ©s pour les entreprises. Pour prĂ©senter ce vaste sujet dĂ©licat, trois avocats ont partagĂ© leurs expĂ©riences avec l’auditoire, chacun se concentrant sur un aspect particulier du sujet. La discussion a ensuite pris la forme d’un panel, au cours duquel l’auditoire a pu poser des questions.
1. Les Ă©changes d’informations entre concurrents
Intervenant le premier, Christophe Rapin a abordĂ© l’échange d’informations entre concurrents. Il a expliquĂ© que certains paramĂštres justificatifs invoquĂ©s par les entreprises concernĂ©es pouvaient ĂȘtre ambivalents, Ă  l’instar du benchmarking, des plateformes B2B, de la promotion d’une transparence sur le marchĂ©, la rĂ©duction des coĂ»ts ou l’amĂ©lioration des produits. Ainsi, Christophe Rapin voit une zone grise en matiĂšre d’échanges d’informations. Il a ensuite indiquĂ© que les Ă©changes d’informations sur les prix ou les quantitĂ©s visent gĂ©nĂ©ralement une restriction Ă  la concurrence, et sont donc en principe considĂ©rĂ©s illicites par les autoritĂ©s de la concurrence, sans pour autant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des accords sur les prix au sens de 5 III LCart (cf. cas «ASCOPA»​9, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen»​10 et «Strassen- und Tiefbau Kanton Aargau»​11). Christophe Rapin a finalement Ă©voquĂ© les critĂšres appliquĂ©s en Europe pour dĂ©terminer l’existence d’un effet sensible sur la concurrence ou non: par exemple, l’échange d’informations relatives Ă  des secrets d’affaires est considĂ©rĂ© problĂ©matique, alors que l’agrĂ©gation de donnĂ©es ou la fourniture de donnĂ©es historiques (vs. actuelles) sont jugĂ©es admissibles.
2. Les Ă©changes d’informations dans le domaine de la construction
A sa suite, Blaise Carron a prĂ©sentĂ© une rĂ©trospective des questions de concurrence dans le secteur de la construction en Suisse, ainsi que les particularitĂ©s de ce secteur (grosse pression concurrentielle, adjudicateurs de marchĂ©s avec un pouvoir important – essentiellement l’Etat –, des sanctions sĂ©vĂšres avec jusqu’à 5 ans d’exclusion). AprĂšs avoir prĂ©sentĂ© quelques exemples de cartels de soumissions ayant fait l’objet de sanctions, il a relevĂ© la limite au caractĂšre sanctionnable d’un comportement, qui n’a pas d’effet sur la concurrence (pas d’affectation notable) si l’échange d’informations porte exclusivement sur l’intĂ©rĂȘt des parties Ă  soumissionner, sans qu’il n’y ait d’attribution de marchĂ© ou de prix. Il a ensuite abordĂ© l’exemple de l’ancien schĂ©ma de calculation (complexe) de la SIA, permettant de calculer les honoraires en fonction du prix de l’ouvrage notamment. Or le SecrĂ©tariat de la COMCO a considĂ©rĂ© que son fondement statistique Ă©tait insuffisant, certains paramĂštres Ă©tant opaques, ce qui a amenĂ© la SIA Ă  renoncer Ă  son schĂ©ma de calculation pour le remplacer par un outil beaucoup plus neutre​12. Ensuite, Blaise Carron a abordĂ© le cas particulier des consortiums, qui rassemblent plusieurs entreprises soumissionnant ensemble dans la perspective de l’obtention et/ou de l’exĂ©cution d’un projet de construction. Il a exposĂ© le test Ă©laborĂ© par le SecrĂ©tariat de la COMCO pour Ă©valuer leur licĂ©itĂ©, consistant Ă  analyser l’effet du consortium sur le nombre d’offres dĂ©posĂ©es: s’il y a plus d’offres, le consortium est licite, de mĂȘme que s’il y a autant d’offres mais que les offres sont meilleures; en revanche s’il y a autant d’offres mais que ces derniĂšres sont moins bonnes, ou s’il y a moins d’offres, qui ne sont pas manifestement meilleures, alors c’est potentiellement illicite. Vient alors l’analyse usuelle (accord sur les prix, renversement de la prĂ©somption, Ă©ventuels motifs d’efficacitĂ© Ă©conomique).
3. Les Ă©changes d’informations au sein d’une chaĂźne de distribution
Enfin, avant la table ronde usuelle, Hubert Orso GilliĂ©ron a traitĂ© de l’échange d’informations au sein des chaĂźnes de distribution. En introduction, il a prĂ©sentĂ© les principes applicables, notamment le fait que recevoir une information sans y objecter emporte la prĂ©somption d’un acquiescement. Il a prĂ©sentĂ© un panorama des informations Ă©changĂ©es, entre Ă©change licite et Ă©change illicite selon la sensibilitĂ© des informations Ă©changĂ©es. A titre d’exemple, l’échange sur les coĂ»ts, le volume des ventes, les prix, les rabais etc. est illicite alors que l’échange de donnĂ©es agrĂ©gĂ©es qui ne rĂ©vĂšlent pas le comportement concurrentiel d’une entreprise spĂ©cifique est licite. Il a rappelĂ© que l’échange d’informations peut se justifier par des motifs tels que l’amĂ©lioration de la chaĂźne logistique, l’efficience du modĂšle de distribution ou la comprĂ©hension de la demande. Toutefois, seuls sont admis les Ă©changes d’informations directement liĂ©es Ă  la mise en Ɠuvre de l’accord ou nĂ©cessaires pour amĂ©liorer la production ou la distribution des biens ou services concernĂ©s. Hubert Orso GilliĂ©ron a en outre signalĂ© que le partage d’informations au sein d’une chaĂźne de distribution peut avoir des effets horizontaux indirects entre concurrents et qu’il convient donc d’ĂȘtre particuliĂšrement prudent, par exemple en lien avec des bases de donnĂ©es communes ou logiciels partagĂ©s. Dans tous les cas, Hubert Orso GilliĂ©ron a attirĂ© l’attention des participant.e.s sur le fait que les informations rĂ©coltĂ©es ne doivent jamais ĂȘtre utilisĂ©es pour faire respecter des accords visant Ă  fixer les prix de revente ou de rĂ©paration de clientĂšle, Ă  dĂ©faut de quoi un accord illicite en matiĂšre de concurrence sera retenu. Il a en outre mentionnĂ© que l’UE avait dans ses Lignes directrices des exemples d’échanges admis vs. non-admis. Fussnoten:
1
TF du 19 janvier 2024, 4A_171/2023, «Artisans de GenÚve/ROLEX».
2
TF du 11 septembre 2024, 4A_145/2024, «Feurring II».
3
Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 108/24, «Klima-positiv».
4
Commission suisse pour la loyauté du 30 avril 2024, no 112/24, «Swiss formula».
5
TAF du 7 décembre 2023, B-648/2018, «Engadin VI».
6
TF du 5 mars 2024, 2C_698/2021, «WAN Anbindung I».
7
COMCO du 24 juin 2024, «Galexis/Fresenius Kabi».
8
COMCO du 15 janvier 2024, «Post/Quickmail».
9
COMCO du 31 octobre 2011, «ASCOPA».
10
COMCO du 10 mai 2010, «Komponenten fĂŒr Heiz-, KĂŒhl- und SanitĂ€ranlagen».
11
COMCO du 16 décembre 2011, «Strassenbau Aargau».
12
Secrétariat de la COMCO du 30 octobre 2018, «SIA-Honorarordnungen».
Maud FragniĂšre | sic! 2025 Ausgabe 4


Diskussionsbeitrag zum 33. Debating Competition Dinner
Fabio Babey, Dr. iur., EMBA (HSG), ZĂŒrich. Dominic Schopf, Rechtsanwalt, ZĂŒrich. Die Autoren geben ihre persönliche Auffassung wieder. Am 12. September 2024 fand das 33. Debating Competition Dinner zum Thema «Submissionskartelle: Wer hat seine Hausaufgaben gemacht?» statt. Debating Competition ist die erste und fĂŒhrende Veranstaltung fĂŒr Kartellrechtsjuristen und Wettbewerbsökonomen in der Schweiz. Die beiden Impulsreferate wurden von Frank StĂŒssi (Sekretariat WEKO) und Marquard Christen (CMS) gehalten. Die Veranstaltung wurde von Fabio Babey (IXAR Legal AG) moderiert, der gemeinsam mit Dominic Schopf Co-Autor des vorliegenden Beitrages ist. Le 12 septembre 2024 a eu lieu la 33e édition du dĂźner de la Debating Competition sur le thĂšme «Cartels de soumission: qui a fait ses devoirs?». La Debating Competition est la premiĂšre et la plus importante manifestation destinĂ©e aux juristes spĂ©cialisĂ©s en droit des cartels et aux Ă©conomistes spĂ©cialistes de la concurrence en Suisse. Les deux exposĂ©s liminaires ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par Frank StĂŒssi (secrĂ©tariat de la COMCO) et Marquard Christen (CMS). L’évĂ©nement Ă©tait animĂ© par Fabio Babey (IXAR Legal AG), co-auteur, avec Dominic Schopf, du prĂ©sent article.
I. EinfĂŒhrung
Submissionskartelle stellen eine spezifische Form von WettbewerbsbeschrĂ€nkungen dar, die den Marktmechanismus im Bereich der öffentlichen Ausschreibungen stören. Durch Absprachen bei der Angebotsabgabe manipulieren die beteiligten Unternehmen den Wettbewerb zugunsten höherer Preise und Marktanteile, was zu höheren Kosten fĂŒr den Staat und letztlich die Steuerzahler fĂŒhrt.​1 Solche Kartelle werden kartellrechtlich sanktioniert, da sie das Grundprinzip des Wettbewerbs untergraben und im Widerspruch zu den Zielsetzungen des Kartellgesetzes stehen. Im schweizerischen Wettbewerbsrecht ist die BekĂ€mpfung solcher Kartelle klar verankert. Das Bundesgesetz ĂŒber Kartelle und andere WettbewerbsbeschrĂ€nkungen (Kartellgesetz, KG) von 1995 und dessen Revisionen zielen darauf ab, den Wettbewerb zu schĂŒtzen, indem missbrĂ€uchliches Verhalten wie Preisabsprachen unterbunden wird. Die schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO), ist verantwortlich fĂŒr die Durchsetzung des Kartellgesetzes und die Sanktionierung von WettbewerbsbeschrĂ€nkungen. Sie untersucht regelmĂ€ssig FĂ€lle von Submissionskartellen, insbesondere in wettbewerbsintensiven Sektoren wie dem Bau- und Transportwesen.
II. RĂŒckblick: Praxis der Schweizer WEKO
1. Betroffene Branchen
In den vergangenen Jahrzehnten hat die WEKO mehrere FĂ€lle von Submissionskartellen untersucht und sanktioniert. Die WEKO hat sich dabei auf verschiedene Branchen konzentriert, die anfĂ€llig fĂŒr entsprechende Kartellabreden sind, insbesondere der Bau- und Infrastruktursektor.​2 Zahlreiche Untersuchungen und Sanktionen in diesen Bereichen haben nicht nur das Ausmass von Submissionskartellen aufgezeigt, sondern auch deren negative Auswirkungen auf die Kosten öffentlicher Projekte und die Preisentwicklung in der Schweiz.
2. «Bau-Kartell GraubĂŒnden»
Der bedeutendste Fall war das sogenannte «Bau-Kartell» im Kanton GraubĂŒnden. Zwischen 2004 und 2012 trafen Bauunternehmen illegale Wettbewerbsabreden zur Aufteilung von BauauftrĂ€gen in verschiedenen Regionen. Die WEKO verhĂ€ngte hohe Bussen gegen mehrere der beteiligten Unternehmen und leitete Massnahmen ein, um zukĂŒnftige Absprachen zu verhindern. Der Fall «GraubĂŒnden» ist exemplarisch fĂŒr das Vorgehen der WEKO bei der Aufdeckung und Sanktionierung von Submissionskartellen. Aktuell hat die WEKO eine Untersuchung zu allfĂ€lligen Abreden im Tief- und Hochbau im Kanton Neuenburg eingeleitet. Sie fĂŒhrte hierzu Hausdurchsuchungen bei mehreren Unternehmen durch.​3
3. Konzept der Gesamtabrede
Die Gesamtabrede ist ein zentrales Konzept bei Submissionskartellen und bezeichnet die umfassende Absprache zwischen mehreren Unternehmen, um Preise, Angebotsstrategien oder die Aufteilung von AuftrĂ€gen zu manipulieren.​4 In der Praxis bedeutet eine Gesamtabrede, dass die beteiligten Unternehmen sich bereits im Vorfeld einer Ausschreibung darauf einigen, wer den Zuschlag fĂŒr einen bestimmten Auftrag erhĂ€lt, wĂ€hrend die ĂŒbrigen Unternehmen entweder bewusst ĂŒberhöhte Angebote einreichen oder ganz auf eine Teilnahme verzichten. Solche Absprachen fĂŒhren dazu, dass das Prinzip des freien Wettbewerbs im Beschaffungswesen unterlaufen wird, und sie ermöglichen es den beteiligten Unternehmen, ĂŒberhöhte Preise durchzusetzen. Die Herausforderung liegt jedoch darin, solche weitreichenden Absprachen gerichtsverwertbar nachzuweisen, da die beteiligten Unternehmen in der Regel intensiv bemĂŒht sind, die Gesamtabrede zu verschleiern.
4. Whistleblowing und PrÀvention
Einige Submissionskartelle konnten nur dank Whistleblower-Hinweisen aufgedeckt werden, was zeigt, wie wichtig solche Hinweise fĂŒr die Arbeit der Behörde sind. ZusĂ€tzlich zu den Sanktionen nutzt die WEKO prĂ€ventive und abhilfeorientierte Massnahmen, um Ă€hnliche Verstösse in der Zukunft zu verhindern. Die WEKO fördert zudem die Kooperation der Unternehmen mit den Behörden, indem sie eine Kronzeugenregelung anbietet. Unternehmen, die an Submissionskartellen beteiligt sind und freiwillig mit der WEKO zusammenarbeiten, können unter bestimmten Bedingungen eine Reduktion der Sanktionen oder sogar vollstĂ€ndige ImmunitĂ€t erhalten. Diese Regelung hat dazu beigetragen, die Aufdeckung von Kartellen zu erleichtern, da Unternehmen so Anreize erhalten, illegales Verhalten offenzulegen.
III. Aktuelle Herausforderungen
Die BekÀmpfung von Submissionskartellen in der Schweiz steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sowohl rechtlicher als auch praktischer Natur sind. Die zunehmende KomplexitÀt von Vergabeverfahren und die vielfÀltigen Möglichkeiten zur Verschleierung illegaler Absprachen stellen die WEKO vor erhebliche Schwierigkeiten.
1. Arbeitsgemeinschaften
Aus kartellrechtlicher Sicht sind Arbeitsgemeinschaften (ARGE) von besonderer Relevanz, insbesondere in Branchen wie dem Bauwesen, wo Unternehmen hĂ€ufig in Form von Konsortien oder ARGE zusammenarbeiten, um grosse Projekte zu realisieren. WĂ€hrend Arbeitsgemeinschaften in vielen FĂ€llen aus praktischen und wirtschaftlichen GrĂŒnden notwendig sind und prokompetitive Effekte haben,​5 bestehen im Zusammenhang mit dem Kartellrecht jedoch spezifische Risiken. Die Bildung von ARGE kann kartellrechtliche Fragen aufwerfen, wenn diese Kooperationen den Wettbewerb beeintrĂ€chtigen, insbesondere bei nicht notwendigen ARGE, die zu einer Verringerung der Angebote fĂŒhren oder unzulĂ€ssige Absprachen ĂŒber Preise und Marktaufteilungen beinhalten.​6
2. BeweisfĂŒhrung und Ressourcen
Eine der grössten Herausforderungen ist die Aufdeckung und BeweisfĂŒhrung von Submissionskartellen. Die beteiligten Unternehmen sind oft geĂŒbt darin, Absprachen zu verbergen und den Anschein von Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Selbst bei Hinweisen auf mögliche Absprachen benötigt die WEKO umfangreiche Ressourcen, um die nötigen Beweise zu sammeln. Die Behörde ist darauf angewiesen, detaillierte Dokumentationen und Kommunikationsaufzeichnungen sicherzustellen, um den illegalen Charakter der Absprachen gerichtsfest nachweisen zu können. Angesichts der Vielzahl von Ausschreibungen und der Ressourcenknappheit bei der WEKO kann jedoch nicht jeder Verdacht umfassend geprĂŒft werden.​7
3. Abschreckungswirkung von Sanktionen
Die von der WEKO verhĂ€ngten Sanktionen sind zwar betrĂ€chtlich, doch stellt sich die Frage, ob sie ausreichend abschreckend wirken. Kalkulierende Unternehmen berĂŒcksichtigen die möglichen Bussen als betriebswirtschaftliches Risiko, wenn die zu erwartenden Gewinne aus den Absprachen die potenziellen Kosten ĂŒbersteigen – wobei ein Reputationsschaden nur schwer abschĂ€tzbar ist. Um eine stĂ€rkere Abschreckungswirkung zu erzielen, wird daher diskutiert, ob der Sanktionsrahmen angehoben oder ergĂ€nzende Massnahmen eingefĂŒhrt werden sollten, wie etwa eine persönliche Haftung der GeschĂ€ftsfĂŒhrung.
4. Einfluss der Digitalisierung und technologischer Innovationen
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, Submissionsabsprachen zu verschleiern. Durch den Einsatz von digitalen Kommunikationsmitteln und verschlĂŒsselten Plattformen können Absprachen leichter verheimlicht werden. Zudem besteht das Risiko, dass durch die Nutzung von Algorithmen und automatisierten Systemen neue Formen von Marktmanipulation und Kartellbildung entstehen, die schwer zu erkennen sind.​8 Hier steht die WEKO vor der Herausforderung, technische Kompetenzen aufzubauen, um solche Verhaltensmuster zu identifizieren und zu verfolgen.
5. Compliance und PrÀventionspolitik
Viele Unternehmen verfĂŒgen mittlerweile ĂŒber Compliance-Programme, die dazu dienen sollen, Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht zu verhindern. Allerdings zeigt die Praxis, dass diese Programme oft unzureichend implementiert sind oder nicht ernsthaft verfolgt werden. Compliance-Programme sind nur dann wirksam, wenn sie als integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik verstanden und regelmĂ€ssig ĂŒberprĂŒft werden.​9 Die WEKO könnte die Unternehmen stĂ€rker in die Pflicht nehmen, diese Programme effektiver umzusetzen und Sanktionen fĂŒr unzureichende Compliance-Massnahmen verschĂ€rfen.
IV. Ausblick
Im Hinblick auf die Zukunft der BekĂ€mpfung von Submissionskartellen in der Schweiz zeichnen sich mehrere Trends und mögliche Anpassungen ab. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer VerstĂ€rkung der PrĂ€ventionsmassnahmen, der Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit und dem verstĂ€rkten Einsatz von Big Data und digitalen Überwachungsmethoden.
1. Revision des Kartellgesetzes
Die Revision des Schweizer Kartellgesetzes umfasst sieben zentrale Änderungen, die auf eine Modernisierung und Effizienzsteigerung des Wettbewerbsrechts abzielen: die Modernisierung der Zusammenschlusskontrolle, die StĂ€rkung des Kartellzivilrechts, Verbesserung des Widerspruchsverfahrens, die EinfĂŒhrung von Ordnungsfristen bei Verwaltungsverfahren, die EinfĂŒhrung von ParteientschĂ€digungen fĂŒr Verwaltungsverfahren, die Revision der Art. 4, 5 und 27 KG (Umsetzung der Motion Français) und die Statuierung des Untersuchungsgrundsatzes, der Unschuldsvermutung und der Beweislast.​10 Mit Blick auf Submissionsabreden ist v.a. die Revision der Art. 4, 5 und 27 KG relevant, welche die Rechtssicherheit mit Bezug auf die Bildung von ARGE verbessern, indem prokompetitive ARGE gemĂ€ss neuem Art. 4 Abs. 1bis KG explizit nicht unter den Begriff der Wettbewerbsabrede nach Art. 4 Abs. 1 KG fallen.
2. Internationale Zusammenarbeit
Submissionskartelle sind nicht nur ein nationales, sondern ein internationales Problem. Die WEKO arbeitet bereits mit anderen Wettbewerbsbehörden, insbesondere innerhalb Europas, zusammen.​11 Diese Zusammenarbeit soll in Zukunft intensiviert werden, um grenzĂŒberschreitende KartellaktivitĂ€ten besser verfolgen zu können. Gemeinsame Untersuchungen und der Austausch von Informationen könnten dazu beitragen, auch internationale Submissionskartelle effizienter aufzudecken und zu bekĂ€mpfen.
3. Big Data und Algorithmen als Instrumente zur KartellbekÀmpfung
Der Einsatz von Big Data und Algorithmen eröffnet der WEKO neue Möglichkeiten zur Überwachung und Aufdeckung von Submissionskartellen. Durch die Analyse grosser Datenmengen, beispielsweise von Angebotsmustern und Preisentwicklungen, können ungewöhnliche Verhaltensweisen frĂŒhzeitig erkannt werden. Mustererkennungsalgorithmen könnten Anomalien aufzeigen, die auf Absprachen hindeuten. Solche technischen Lösungen könnten die Effizienz der WEKO deutlich steigern und die PrĂ€ventionsarbeit verbessern.
4. StÀrkung der Compliance-Kultur
Eine langfristige Lösung fĂŒr das Problem der Submissionskartelle liegt in der Förderung einer Kultur der Compliance in den Unternehmen. Die WEKO könnte hier stĂ€rker auf die Verantwortung der Unternehmen setzen, proaktiv Massnahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverstössen zu ergreifen. Durch die Förderung einer «Kultur des Wettbewerbs» könnte es gelingen, das Bewusstsein fĂŒr die Bedeutung fairer MĂ€rkte zu schĂ€rfen. Unternehmen, die nachweislich umfassende und wirksame Compliance-Programme umsetzen, könnten möglicherweise im Fall von Verstössen eine Minderung der Sanktionen erhalten, was zusĂ€tzliche Anreize schaffen könnte. Zusammenfassung Submissionskartelle bleiben in der Schweiz eine zentrale Herausforderung fĂŒr die Wettbewerbsbehörden und die Volkswirtschaft insgesamt. WĂ€hrend die WEKO in der Vergangenheit bedeutende Erfolge bei der Aufdeckung und BekĂ€mpfung solcher Kartelle erzielt hat, stehen die Behörden vor neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung und die zunehmende KomplexitĂ€t der Ausschreibungsverfahren erfordern innovative und technische Lösungen, um Absprachen zu verhindern und aufzuklĂ€ren. Durch eine gezielte StĂ€rkung der WEKO, eine verstĂ€rkte internationale Zusammenarbeit und den Einsatz von Big Data-Analysen könnte die Effizienz bei der BekĂ€mpfung von Submissionskartellen gesteigert werden. Langfristig wird es entscheidend sein, eine starke Compliance-Kultur in den Unternehmen zu etablieren, um den Wettbewerb zu fördern und Submissionskartelle nachhaltig zu verhindern. RĂ©sumĂ© Les cartels de soumission restent en Suisse un dĂ©fi central pour les autoritĂ©s de la concurrence et l’économie nationale dans son ensemble. Alors que la COMCO a obtenu par le passĂ© des succĂšs significatifs dans la dĂ©couverte et la lutte contre de tels cartels, les autoritĂ©s sont confrontĂ©es Ă  de nouveaux dĂ©fis. La numĂ©risation et la complexitĂ© croissante des procĂ©dures d’appel d’offres exigent des solutions techniques innovantes pour prĂ©venir et mettre en lumiĂšre les ententes. Un renforcement ciblĂ© de la COMCO, une coopĂ©ration internationale accrue et l’utilisation d’analyses du big data permettraient d’augmenter l’efficacitĂ© de la lutte contre les cartels de soumission. À long terme, il sera dĂ©cisif d’établir une forte culture de la conformitĂ© dans les entreprises afin de promouvoir la concurrence et d’empĂȘcher durablement les cartels de soumission.
Fussnoten:
1
Bellamy/Child, in: D. Bailey/L. E. John (ed.), European Union Law of Competition, 8th ed., N 5.103.
2
Jahresbericht 2023 der WEKO, 5 f.
3
Medienmitteilung der WEKO vom 14. MÀrz 2024, WEKO weitet Untersuchung im Kanton Neuenburg aus.
4
Vgl. R. H. Weber/S. Volz, Fachhandbuch Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., ZĂŒrich 2023, N 2.141 ff.
5
S. Bangerter/B. Zirlick, in: R. ZĂ€ch/R. Arnet/M. Baldi/R. Kiener/O. Schaller/F. Schraner/A. SpĂŒhler (Hg.), KG. Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber Kartelle und andere WettbewerbsbeschrĂ€nkungen, ZĂŒrich 2018, KG 5 N 561.
6
WEKO, RPW 2021/1, 90 ff., Dauer-ARGE GraubĂŒnden, Rz. 151.
7
Vgl. zum Ganzen M. Tschudin, Glauben, Wissen, Zweifeln – ĂŒber das Beweismass im Kartellrecht, AJP/PJA 10/2014, 1343.
8
V. Vallone, Wenn sich Algorithmen absprechen, ex/ante 2/2018, 39 ff.
9
Vgl. D. Lengauer/L. Ruckstuhl, Compliance, ZĂŒrich 2017, N 836 ff.
10
Vgl. zum Ganzen: Botschaft des Bundesrates zur Teilrevision des Kartellgesetzes vom 24. Mai 2023, 20 ff.
11
A. Heinemann, Fortschritt und RĂŒckschritt im schweizerischen Kartellrecht, 11 f.
Fabio Babey / Dominic Schopf | 2025 Ausgabe 3


Bericht ĂŒber die INGRES- und SVRH-Tagung vom 19. November 2024
Sophie Haldimann, MLaw, Bern. Simona De Santis, MLaw, St. Gallen. Die diesjĂ€hrige Tagung mit Schwerpunkt Prozessrecht des Instituts fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) und des Schweizer Verbands der Richter in Handelssachen (SVRH) fand in einem Gerichtsaal des Bundesverwaltungsgerichts statt. Ziel war es, durch verschiedene Referate sowie eine abschliessende Paneldiskussion die Besonderheiten der verschiedenen Verfahrensarten nĂ€her zu beleuchten sowie mögliche Stolpersteine und Fallstricke der ImmaterialgĂŒterrechtsprozesse zu identifizieren. Geleitet wurde die Tagung durch Dr. Meinrad Vetter, welcher durch die einzelnen VortrĂ€ge moderierte, wĂ€hrend Dr. Michael Ritscher das an die VortrĂ€ge anschliessende Panel leitete. Die Verantwortung fĂŒr die Organisation einer weiteren sehr gelungenen INGRES- und SVRH-Tagung ĂŒbernahm Dr. Christoph Gasser. La confĂ©rence de cette annĂ©e, axĂ©e sur le droit procĂ©dural, organisĂ©e par l’Institut de la propriĂ©tĂ© industrielle (INGRES) et l’Association suisse des juges en matiĂšre commerciale (SVRH), s’est tenue dans une salle d’audience du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral. L’objectif Ă©tait d’éclairer plus en dĂ©tail les particularitĂ©s des diffĂ©rents types de procĂ©dure par le biais d’exposĂ©s, ainsi que d’une discussion finale en panel, et d’identifier les Ă©ventuelles pierres d’achoppement et les piĂšges des procĂšs en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Dr. Meinrad Vetter a animĂ© les diffĂ©rents exposĂ©s et Dr. Michael Ritscher a dirigĂ© la table ronde qui a suivi. Dr. Christoph Gasser a assumĂ© la responsabilitĂ© de l’organisation d’une nouvelle confĂ©rence INGRES et SVRH couronnĂ©e de succĂšs.
I. Zivilprozess
Dr. Christian Josi, Oberrichter und HandelsgerichtsprĂ€sident am Obergericht des Kantons Bern, eröffnete die Vortragsreihe mit einem Beitrag zu Stolpersteinen und Fallstricken im Zivilprozess. Er hob drei wesentliche Aspekte hervor, welche er als «Königsdisziplinen» des Zivilprozesses bezeichnete: (1) die prĂ€zise Formulierung des Rechtsbegehrens, (2) das Behaupten und Substanziieren sowie (3) die BeweisfĂŒhrung.
1. Rechtsbegehren
Im ersten Teil seiner AusfĂŒhrungen zur Königsdisziplin der Rechtsbegehren verwies Josi auf Art. 84 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) und erlĂ€uterte das Bestimmtheitsgebot. Das Erfordernis der Bestimmtheit hat den Zweck, den Streitgegenstand einzugrenzen. Es dient nicht nur der Information der Gegenpartei ĂŒber das konkret geforderte Verhalten – ein Aspekt, der auch dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 53 Abs. 1 ZPO entspricht –, sondern stellt ebenfalls sicher, dass die Dispositionsmaxime gemĂ€ss Art. 58 Abs. 1 ZPO gewahrt bleibt. Die Bestimmtheit eines Rechtsbegehrens ist auch fĂŒr die Vollstreckung von zentraler Bedeutung: Das Vollstreckungsgericht muss erkennen können, welche Anordnungen es treffen muss. Das Bundesgericht stellt klar, dass Vollstreckbarkeit bedeutet, dass das erwartete Verhalten in sachlicher, örtlicher und zeitlicher Hinsicht so klar umschrieben sein muss, dass das Vollstreckungsgericht diesbezĂŒglich keine eigene ErkenntnistĂ€tigkeit entfalten muss (BGer vom 7. Dezember 2012, 4A_269/2012, E. 3.2). Josi verdeutlichte dies anhand von Beispielen, in denen das Bundesgericht Rechtsbegehren als zu weit gefasst kritisierte, etwa «die Beklagten hĂ€tten jegliches auf den Boykott oder auf die Diskriminierung der KlĂ€gerinnen abzielende Verhalten zu unterlassen» (BGE 88 II 209 ff. E. III.2) oder «zu untersagen, die KlĂ€gerin durch weitere rechtswidrige und unsittliche Angaben und Massnahmen in ihrer GeschĂ€ftskundschaft und GeschĂ€ftstĂ€tigkeit zu beeintrĂ€chtigen und in deren Besitz zu bedrohen» (BGE 56 II 431 ff. E. 3). Solche Formulierungen lassen weder die Gegenpartei noch das Vollstreckungsgericht erkennen, was konkret untersagt ist. Unbestimmte Rechtsbegehren haben erhebliche Folgen: Im Erkenntnisverfahren fĂŒhren sie zu einem Nichteintreten (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und im Vollstreckungsverfahren zur Abweisung des Gesuchs (Art. 336 Abs. 1 ZPO). Zwar kann im Vollstreckungsverfahren auf die UrteilserwĂ€gungen zurĂŒckgegriffen werden, um Unklarheiten zu klĂ€ren (vgl. BGer vom 24. MĂ€rz 2021, 4A_287/2020, E. 2.2.2), jedoch muss der Inhalt des Urteils aus jenen eindeutig hervorgehen. Eine Auslegung unbestimmter (Rechts-)Begriffe aus dem Dispositiv oder eine nachtrĂ€gliche Korrektur, etwa durch eine ErlĂ€uterung (Art. 334 ZPO), ist dabei jedoch unzulĂ€ssig (BGE 143 III 420 ff. E. 2.2). Josi vertiefte in der Folge eine hĂ€ufig anzutreffende Struktur von Rechtsbegehren, bei der zunĂ€chst allgemeine (Gesetzes-)Inhalte genannt werden, bevor konkretes Verhalten beschrieben wird, das untersagt werden soll. Ein solches Beispiel findet sich im Urteil des Bundesgerichts 4A_460/2011 vom 20. Dezember 2011, in welchem dem Beschwerdegegner verboten wurde, die BeschwerdefĂŒhrerin im GeschĂ€ftsverkehr «herabzusetzen» bzw. «negativ zu bewerten», indem er diese etwa mit «Abzocker» bezeichne oder behaupte, deren Produkte wĂŒrden im «Schneeballsystem» vertrieben oder deren Jahresbericht könne nicht stimmen. Das Bundesgericht sah in diesem Fall das Bestimmtheitsgebot als verletzt mit der BegrĂŒndung, dass die Begriffe «herabsetzen» und «negativ bewerten» zu ungenĂŒgend bestimmt seien. Diese Begriffe seien auslegungs- und konkretisierungsbedĂŒrftig und liessen den Beschwerdegegner und die Vollstreckungsbehörden im Ungewissen darĂŒber, was genau untersagt sei. Zudem ginge das geforderte zu verbietende Verhalten in seinem Bestimmtheitsgrad nicht ĂŒber die allgemeine Fassung der Gesetzesbestimmung hinaus; vielmehr war das Unterlassungsbegehren noch weiter formuliert als die gesetzliche Bestimmung selbst (vgl. BGer vom 20. Dezember 2011, 4A_460/2011, E. 2.2). Zum zweiten Teil des Begehrens, der konkrete Aussagen wie die Bezeichnung «Abzocker», die Behauptung eines «Schneeballsystems» oder die Infragestellung der Korrektheit des Jahresberichts enthielt, nahm das Bundesgericht keine Stellung mehr. Josi vertritt die Auffassung, dass dieser zweite, spezifischere Teil des Rechtsbegehrens den Anforderungen an Bestimmtheit und Vollstreckbarkeit genĂŒgt hĂ€tte, da dessen Inhalt klar formuliert und somit vollstreckbar gewesen wĂ€re. Der Inhalt eines Rechtsbegehrens hat auch eine Informationsfunktion, weshalb es aus seiner Sicht nicht falsch wĂ€re, den allgemeineren Teil voranzustellen, sofern die konkrete Beschreibung der untersagten Verhaltensweisen hinreichend prĂ€zise bleibt. Im Fall vom Urteil 4A_460/2011 hĂ€tten – so Josi – zumindest Begriffe wie «Abzocker» und «Schneeballsystem» als genĂŒgend bestimmt angesehen werden können. Anschliessend beleuchtete Josi einen weiteren zentralen Aspekt bei der Formulierung von Rechtsbegehren: die Unterscheidung zwischen Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren im Zusammenhang mit der Beseitigung eines bestehenden rechtswidrigen Zustands. Dabei erlĂ€uterte er, dass eine Verpflichtung zur Unterlassung – etwa das Verbot, «das Zeichen BMW auf SchriftstĂŒcken [
] abzudrucken oder sonst wie anzubringen» – auf ein bestimmtes aktives Verhalten abzielt und lediglich fĂŒr die Zukunft wirkt. Diese Unterlassungspflicht schliesst jedoch nicht automatisch die Beseitigung eines durch vergangenes Verhalten geschaffenen rechtswidrigen Zustands ein, beispielsweise die Entfernung bereits vorhandener Drucke mit dem beanstandeten Zeichen. Josi ging im weiteren Verlauf auf den Begriff «zu verwenden» ein und stellte dessen potenzielle UnschĂ€rfen dar. Anhand des Beispiels «das Zeichen BMW im GeschĂ€ftsverkehr [
] zu verwenden» verdeutlichte er, dass sich «verwenden» grundsĂ€tzlich auf ein aktives Tun bezieht. Demnach könnte argumentiert werden, dass das blosse Belassen einer Äusserung, etwa auf einer Website, nicht als «verwenden» gilt. Das Bundesgericht (BGE 142 III 587 ff.) interpretierte dies jedoch grosszĂŒgiger und entschied, dass ein auf Unterlassung gerichtetes Urteil auch ein positives Tun – im konkreten Fall das Entfernen einer Abbildung – umfassen kann, sofern dies aus den UmstĂ€nden klar hervorgeht. Josi warnte jedoch vor einer zu grossen AbhĂ€ngigkeit von der gerichtlichen Auslegung. Er empfahl nachdrĂŒcklich, Beseitigungsbegehren ausdrĂŒcklich zu formulieren, um sicherzustellen, dass sowohl zukĂŒnftige Verstösse als auch bestehende rechtswidrige ZustĂ€nde erfasst und beseitigt werden können. Josi vertiefte in der Folge einen weiteren Fallstrick, den er unter dem Begriff Â«ĂŒberschiessende Rechtsbegehren» zusammenfasst. Hierbei wies er darauf hin, dass ein Rechtsbegehren vom Beseitigungsanspruch erfasst sein muss. Als Beispiel fĂŒhrte er ein Rechtsbegehren an, in dem verlangt wurde, die Gegenseite zu verpflichten, auf ihrer eigenen Internetseite einen Link zu löschen, der auf eine andere Website verwies. Auf der verlinkten Website befand sich eine falsche Behauptung, nĂ€mlich die unwahre Angabe, die Gegenseite sei Mitglied eines bestimmten Verbands. Statt jedoch die Beseitigung dieser unwahren Behauptung auf der fremden Website zu verlangen, richtete sich das Begehren auf die Löschung des Links zu dieser Seite auf der eigenen Website. Josi stellte klar, dass der Verweis auf eine Website fĂŒr sich genommen nicht rechtswidrig ist. Rechtswidrig könnte allenfalls der Inhalt der verlinkten Website sein, also die dort verbreitete LĂŒge. Da der beantragte Anspruch jedoch auf die Löschung des Links und nicht auf die Beseitigung der unwahren Behauptung selbst abzielte, wurde das Begehren abgewiesen. Abschliessend zum Thema der Rechtsbegehren widmete sich Josi den Geldforderungen, die gemĂ€ss Art. 84 Abs. 2 ZPO grundsĂ€tzlich zu beziffern sind. Als einzige Ausnahme gilt die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, die zulĂ€ssig ist, wenn es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, die Forderung bereits bei Beginn des Prozesses zu beziffern. In solchen FĂ€llen schreibt das Gesetz jedoch vor, dass zumindest ein Mindestbetrag genannt werden muss. Das Bundesgericht legt diese Ausnahme sehr restriktiv aus, was insbesondere im Urteil BGE 148 III 322 deutlich wird. In diesem Fall hatte die KlĂ€gerin beantragt, die Beklagte zu verpflichten, einen Betrag von ĂŒber CHF 100'000 zu bezahlen, wobei der genaue Schadensbetrag erst nach DurchfĂŒhrung eines Beweisverfahrens und Vorlage eines Gutachtens bestimmt werden könne. Das Bundesgericht entschied jedoch, dass ein blosser Verweis auf fehlende Informationen nicht ausreicht. Erforderlich sei vielmehr ein detaillierter Nachweis, warum und in welchem Umfang die Bezifferung der Forderung unmöglich oder unzumutbar sei. Josi kritisierte diese strenge Handhabung, da die hohen Substantiierungsanforderungen in solchen FĂ€llen einen weiteren Stolperstein fĂŒr die klagende Partei darstellen.
2. Behaupten und Substantiieren
Im zweiten Teil seines Referats widmete sich Dr. Christian Josi den Herausforderungen des Behauptens und Substantiierens im Zivilprozess. Er stellte einleitend klar, dass der Umfang des Behauptens und Substantiierens sowohl durch die Tatbestandsmerkmale der angerufenen Norm als auch durch das prozessuale Verhalten der Gegenpartei bestimmt wird (vgl. BGer vom 27. November 2014, 4A_195/2014, E. 7.3.2). Josi unterscheidet zwei Phasen des Behauptens und Substantiierens: Die Klage kann vorerst darauf beschrĂ€nkt werden, sĂ€mtliche Tatsachen schlĂŒssig zu behaupten, die zur Subsumption unter die Rechtsnorm erforderlich sind, auf die das Klagebegehren gestĂŒtzt wird («vollstĂ€ndiges Skelett»). Erst wenn die Gegenseite diese behaupteten Tatsachen bestreitet, mĂŒssen sie im nĂ€chsten Schritt in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar dargelegt werden («Fleisch am Knochen»), dass darĂŒber Beweis abgenommen oder der Gegenbeweis gefĂŒhrt werden kann (Substantiieren i.e.S.). Ein besonderes Augenmerk richtete Josi anschliessend auf die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR​1 bei ziffernmĂ€ssig nicht nachweisbaren SchĂ€den. Theoretisch sollten KlĂ€ger hier weniger detaillierte Behauptungen vortragen mĂŒssen. Die Crux ist jedoch, dass die Substantiierungsobliegenheit bestehen bleibt (BGE 143 III 297 ff. E. 8.2.5.2): Klagende Parteien mĂŒssen trotz Beweiserleichterung sĂ€mtliche UmstĂ€nde darlegen, die eine verlĂ€ssliche SchadensschĂ€tzung ermöglichen. Die ursprĂŒnglich intendierte Beweiserleichterung erweist sich in der Praxis – so Josi – daher hĂ€ufig als eine Erschwernis, da eine Vielzahl von EinzelumstĂ€nden behauptet und bewiesen werden mĂŒssen. Zur Verdeutlichung verwies Josi auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_168/2023 vom 21. April 2023, bei dem das Bundesgericht dem KlĂ€ger wegen unzureichender Substantiierung den Anspruch versagte. DarĂŒber hinaus behandelte Josi die Herausforderungen bei der Geltendmachung von AnsprĂŒchen mit mehreren möglichen Anspruchsgrundlagen und betonte, dass jede einzelne Anspruchsgrundlage detailliert zu substantiieren ist. Bei der Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) liegt der Fokus auf der Perspektive des Verletzers. Es ist konkret darzulegen, welcher Gewinn dieser durch die verletzende Handlung erzielt hat. DemgegenĂŒber ist beim Schadenersatz (Art. 41 Abs. 1 OR) die Perspektive des Verletzten massgeblich. Hier muss detailliert behauptet werden, welcher konkrete Schaden durch die Handlung entstanden ist. FĂŒr einen Bereicherungsanspruch (Art. 62 OR), wie etwa eine entgangene LizenzgebĂŒhr, ist schliesslich die Betrachtung des Marktes entscheidend. Es muss dargelegt werden, was ein ĂŒblicher Marktpreis fĂŒr die betroffene Nutzung oder Leistung gewesen wĂ€re. Ein weiterer Stolperstein beim Substantiieren in der Praxis ist, dass oft nicht im Voraus bekannt ist, welche Elemente das Gericht als relevant erachtet. Josi verdeutlichte dies am Urteil des Bundesgerichts 4A_145/2024 vom 11. September 2024, in dem ein KlĂ€ger den Gewinn aus dem widerrechtlichen Vertrieb von urheberrechtsverletzenden Grillschalen geltend machte. Das Bundesgericht sprach ihm zwar einen Anspruch auf 10% des Nettoverkaufserlöses aus Bereicherung (Art. 62 OR) zu. Eine höhere LizenzgebĂŒhr, die der KlĂ€ger mit eigenen Lizenzvereinbarungen zu belegen versuchte, wurde jedoch verweigert. Das BGer argumentierte, dass die Vereinbarungen auf einvernehmlichen Streitbeilegungen beruhten und daher nicht als Massstab fĂŒr die Berechnung geeignet seien. Der KlĂ€ger hĂ€tte zudem die relevanten Nettoverkaufspreise seiner eigenen Produkte behaupten mĂŒssen (E. 4.3 und E. 4.4).
3. Beweis
Im dritten Teil seines Referats behandelte Dr. Christian Josi die Herausforderungen des Beweises im Zivilprozess. ZunĂ€chst beleuchtete Josi die Nutzung von Privatgutachten. Im normalen Zivilprozess gelten Privatgutachten nach geltender Rechtslage nicht als Beweismittel. Eine Ausnahme bilden demoskopische Erhebungen, die in markenrechtlichen Streitigkeiten von einer Partei eingereicht werden. Das Bundesgericht hat in BGE 148 III 409 entschieden, dass solche Erhebungen Beweiskraft als Urkunde besitzen. Dies stellt eine Abkehr von der bisherigen Praxis dar (vgl. z.B. BGE 141 III 435 ff.). Josi geht davon aus, dass eine Vorwirkung der per 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung (nZPO) beabsichtigt war: In Art. 177 nZPO wird das Privatgutachten ausdrĂŒcklich als Urkunde qualifiziert; eine Regelung, die auch auf laufende Verfahren Anwendung findet. Ein besonders interessanter Aspekt des Urteils ist die Feststellung des Bundesgerichts, dass die fĂŒr gerichtlich bestellte SachverstĂ€ndige geltenden Ausstandsregeln auf Ersteller demoskopischer Erhebungen nicht anwendbar sind. Eine NĂ€he zwischen dem Gutachter und einer der Parteien macht das Gutachten daher nicht automatisch unverwertbar. Diese NĂ€he fliesst jedoch in die BeweiswĂŒrdigung ein, ebenso wie die QualitĂ€t, der Ablauf und die DurchfĂŒhrung der Erhebung (BGE 148 III 409 ff. E. 4.5 und 4.6). Josi betonte, dass diese Prinzipien auf Privatgutachten allgemein ĂŒbertragbar sind: Je verlĂ€sslicher ein Privatgutachten erscheint, desto eher wird es Beweiskraft erlangen. Im zweiten Schwerpunkt unter dem Titel Beweis widmete sich Josi der Wahl zwischen einem materiellrechtlichen Auskunftsanspruch und einem prozessualen Editionsbegehren. Zivilprozessuale Editionsbegehren haben ihre Grundlage in Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO (Beweisantrag). Der materiellrechtliche Auskunftsanspruch basiert hĂ€ufig auf Auftragsrecht (Art. 400 Abs. 1 OR) oder GeschĂ€ftsfĂŒhrung ohne Auftrag (Art. 423 Abs. 1 OR) und kann eigenstĂ€ndig geltend gemacht oder mit einem Hauptanspruch gehĂ€uft werden, etwa wenn die klagende Partei zunĂ€chst Informationen ĂŒber den Gewinn verlangt, um anschliessend ihre Forderung auf Gewinnherausgabe beziffern zu können. Das Bundesgericht hat klargestellt, dass die klagende Partei zwischen diesen AnsprĂŒchen wĂ€hlen muss. Josi hob hervor, dass der materiellrechtliche Auskunftsanspruch oft gĂŒnstiger ist, da an ihn weniger strenge Anforderungen gestellt werden: Bei einem prozessualen Editionsbegehren werden gehörige Behauptungen darĂŒber verlangt, welche Tatsachen durch die herauszugebenden, möglichst konkret zu bezeichnenden Dokumente bewiesen werden sollen (BGE 144 III 43 ff. E. 4.1). Beim Auskunftsanspruch hingegen genĂŒgt die Behauptung der Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass ein Auskunftsanspruch besteht und die verlangten Informationen davon erfasst sind (BGE 143 III 297 ff. E. 8.2.5.4). Es reicht aus, die Art der benötigten Informationen zu benennen; die Unterlagen mĂŒssen nicht prĂ€zise bezeichnet werden (BGE 143 III 297 ff. E. 8.2.5.4). Voraussetzung ist allerdings, dass der Hauptanspruch begrĂŒndet ist, da der Auskunftsanspruch nur ein Hilfsanspruch ist. In FĂ€llen, in denen das Gericht erst am Schluss ĂŒber den Hauptanspruch entscheidet, die klagende Partei jedoch schon vorher – im Beweisverfahren – Informationen haben möchte, könnte es daher vorsichtiger sein, einen prozessualen Beweisantrag zu stellen. Abschliessend betonte Josi, dass «fishing expeditions» sowohl beim materiellrechtlichen Auskunftsanspruch als auch beim zivilrechtlichen Beweisantrag auf Edition unzulĂ€ssig sind. Blosses Stochern in der Hoffnung, belastendes Material zu finden, genĂŒgt nicht, um einen Anspruch auf Auskunft oder Edition zu begrĂŒnden.
II. Verwaltungsprozess
Dr. Lukas Abegg, Gerichtschreiber am Bundesverwaltungs- und Bundespatentgericht, referierte zu Stolpersteinen und Fallstricken im Verwaltungsverfahren. Einen speziellen Fokus erhielt hierbei die Untersuchungsmaxime. Diese findet auch in Art. 12 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) Niederschlag, welcher vorsieht, dass die Behörde – wobei der Begriff «Behörde» auch das Bundesverwaltungsgericht einschliesst – den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat. Obschon im Verwaltungsverfahren daher grundsĂ€tzlich die Untersuchungsmaxime gilt, gibt es hiervon insbesondere im Eintragungsverfahren sowie im Widerspruchs- und Löschungsverfahren einige bedeutende Ausnahmen. Bevor Abegg anhand von diversen Entscheiden die Stolpersteine und Fallstricke in Zusammenhang mit der Untersuchungsmaxime und dem Novenrecht im Verwaltungsprozess aufzeigte, rief er einleitend die Prinzipien der einzelnen prozessualen Maximen in Erinnerung.
1. Untersuchungsmaxime im Eintragungsverfahren
Eine erste und zentrale Abgrenzung machte Abegg ganz zu Beginn zwischen der Untersuchungsmaxime und der Beweislastregel nach Art. 8 ZGB. Diese gelten unabhĂ€ngig voneinander, da Art. 8 ZGB die Folgen bei Beweislosigkeit regelt, nicht aber, wer den Sachverhalt zu erstellen hat resp. wer mit dessen Erstellung zu beginnen hat. Als erstes Anschauungsbeispiel hierfĂŒr wĂ€hlte Abegg ein Gesuch um Markeneintragung beim Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE). GrundsĂ€tzlich könnte die Gesuchstellerin, nachdem sie das Gesuch gestellt hat, abwarten, denn das IGE muss den Sachverhalt selbst erstellen – die Folgen der Beweislosigkeit trĂ€gt jedoch die Gesuchstellerin (B-7412/2006, E. 4.2). Es kann im Eintragungsverfahren aufgrund der Untersuchungsmaxime insbesondere zu einem SpannungsverhĂ€ltnis zwischen den Recherchen von Amtes wegen und dem rechtlichen Gehör der Markenanmelderin kommen, wenn das IGE basierend auf seinen Recherchen entscheidet, ohne dem Gesuchsteller die Gelegenheit zu geben, sich zu den Rechercheergebnissen nochmals zu Ă€ussern. Sofern es sich bei den erstellten Sachverhaltselementen um solche handelt, welche nicht Â«ĂŒberraschend» sind, wie beispielsweise EintrĂ€ge in Lexika, ist es jedoch gerechtfertigt, hierzu nicht jede Partei nochmals zu befragen. Ebenfalls kann es vorkommen, dass das IGE bei seiner PrĂŒfung bestimmte AbklĂ€rungen nicht von sich aus vornimmt, da es diese als nicht mehr von der Untersuchungsmaxime erfasst ansieht. Zu denken sei hier an die PrĂŒfung der Herkunftsangaben nach Art. 49 MSchG. Die Recherche des GeschĂ€ftssitzes und der tatsĂ€chlichen Verwaltung – beispielsweise fĂŒr die PrĂŒfung der rechtmĂ€ssigen Verwendung der Herkunftsangabe – sind aber, entgegen der Auffassung des IGE, noch von der Untersuchungsmaxime erfasst und mĂŒssen entsprechend vom IGE selbstĂ€ndig geprĂŒft werden (B-5011/2018, E. 2.4 und E. 6.4). Eindeutig nicht von der Untersuchungsmaxime erfasst ist im Gegenteil dazu die Verkehrsdurchsetzung. Diese muss von den Parteien selbst behauptet und bewiesen werden. Gerichtlich nicht definitiv entschieden hingegen ist der Zeitpunkt, in dem die Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werden muss. GrundsĂ€tzlich gilt jedoch, dass vor Verwaltungsgericht nur entschieden werden kann, was vor der ersten Instanz bereits Streitgegenstand war. Ebenfalls nicht von Amtes wegen wird der Gleichbehandlungsgrundsatz bzgl. anderer eigetragener Marken nach Art. 8 BV geprĂŒft. Möchte sich der Gesuchsteller auf vorangehend eingetragene eigene Marken berufen, so kann er nicht Art. 8 BV geltend machen, sondern muss sich, mangels weiterer involvierter Person, auf den Grundsatz von Treu und Glauben gemĂ€ss Art. 9 BV stĂŒtzen. Auch dessen Voraussetzungen mĂŒssen, wie jene des Gleichbehandlungsgrundsatzes, vom Gesuchsteller selbst behauptet und substanziiert werden. Hierbei muss gemĂ€ss Abegg insbesondere auch der Vertrauensschutz substanziiert dargelegt werden, unter UmstĂ€nden auch mit Beweismitteln.
2. Untersuchungsmaxime im Widerspruchs- und Löschungsverfahren
Sowohl im Widerspruchs- als auch im Löschungsverfahren kommt gemĂ€ss Abegg der Mitwirkungspflicht der Parteien eine besonders grosse Rolle zu, wodurch die Untersuchungsmaxime in gewissem Masse durchbrochen wird. BegrĂŒndet ist der Durchbruch der Untersuchungsmaxime damit, dass es sich – insbesondere beim Widerspruchsverfahren – typischerweise um Verfahren mit zwei Parteien handelt, welche oft nĂ€her am Sachgegenstand dran sind als die Gerichte. Daher kann sich die Widerspruchsbehörde auch auf eine ĂŒbereinstimmende Schilderung des Sachverhalts durch beide Widerspruchsparteien verlassen (B-7476/2006, E. 7), was wiederrum sehr nahe an die im Zivilprozess geltende Regelung kommt, gemĂ€ss derer nicht Bestrittenes als anerkannt gilt, auch wenn es sich im Widerspruchsverfahren umÂ ĂŒbereinstimmende Schilderungen handeln muss. Wie in der Praxis im Bereich des Markenrechts bekannt ist, ist das Argument der starken Kennzeichnungskraft im Widerspruchsverfahren sehr beliebt, da eine starke Kennzeichnungskraft den Schutzbereich der eingetragenen Marke erweitert. Auch die starke Kennzeichnungskraft muss von der Partei selbst geltend gemacht und substanziiert werden. Beim Bekanntheitsgrad sowie der intensiven Nutzung, welche beide Argumente fĂŒr eine starke Kennzeichnungskraft sind, handelt es sich um Tatsachenfragen. Hier sieht Abegg einen eindeutigen Durchbruch der Untersuchungsmaxime, da vom Gericht verlangt wird, dass diejenige Partei, welche die starke Kennzeichnungskraft geltend machen möchte, explizit auch darauf hinzuweisen hat (B-7536/2015, E. 7.4). Als Beweise hierfĂŒr genĂŒgen AuszĂŒge von Zeitungsartikeln und Screenshots von Internetseiten nicht zwangslĂ€ufig. Einen weiteren Stolperstein bei der Geltendmachung der starken Kennzeichnungskraft sieht der Referent beim Beweisthema selbst. Er erinnerte das Publikum daran, stets im Auge zu behalten, was eigentlich bewiesen werden soll, und bringt als Anschauungsbeispiel einen Entscheid, bei dem es um den Bekanntheitsgrad der Wortmarke «Capri-Sun» ging. Die BeschwerdefĂŒhrerin belegte den hohen Bekanntheitsgrad und die intensive Nutzung ihrer Marke unter anderem mit Belegen fĂŒr die ebenfalls von ihr eingetragenen Wortmarken «Capri-Sun Safari Fruits» und «Capri-Sun Multivitamin». Das Bundesverwaltungsgericht sah in diesem Fall den Bekanntheitsgrad der Wortmarke «Capri-Sun» als nicht genĂŒgend bewiesen, da die ins Recht gefĂŒhrten Beweise nicht direkt mit ebendieser Marke zusammenhingen, sondern jeweils noch die ZusĂ€tze «Safari Fruits» und «Multivitamin» auffĂŒhrten (B-4104/2021, E. 7.4.1). Wo hingegen die Untersuchungsmaxime in Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft zum Tragen kommt, ist bei Marken, deren Bekanntheit gerichtsnotorisch ist, wie beispielsweise der Marke «Land Rover» fĂŒr Allradfahrzeuge (B-4829/2012, E. 7.1.3). Der Referent machte an dieser Stelle jedoch darauf aufmerksam, dass es auch bei gerichtsnotorisch bekannten Marken keinen «Spill-over»-Effekt gibt, d.h. dass sich die Bekanntheit einer Marke, welche fĂŒr bestimmte Waren, wie beispielsweise «Victorinox» fĂŒr Taschenmesser aller Art, gerichtsnotorisch ist, nicht automatisch auf andere fĂŒr diese Marke geschĂŒtzte Waren und Dienstleistungen ĂŒbertrĂ€gt – fĂŒr diese muss die sich darauf berufende Partei die Bekanntheit selbst behaupten und beweisen. Dasselbe gilt im Übrigen auch fĂŒr im Ausland eingetragene und notorisch bekannte, jedoch fĂŒr die Schweiz nicht eingetragene Marken. Ein weiteres Mittel, dessen sich die Parteien im Widerspruchsverfahren hĂ€ufig bedienen, ist die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die Widerspruchsgegnerin muss den Nichtgebrauch lediglich behaupten, wĂ€hrend der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft machen und entsprechend auch belegen muss. Auf Seiten des Widerspruchsgegners gilt es hier besonders bei der Stellungnahme resp. im Rahmen der Beschwerde zu den durch den Widersprechenden ins Recht gefĂŒhrten Beweisen des Gebrauchs zu beachten, wie diese formuliert wird. Im vom Referenten vorgestellten Fallbeispiel des BVGer B-7210/2017 hat die BeschwerdefĂŒhrerin (Widerspruchsgegnerin) in ihrer Beschwerdeschrift die Einrede des Nichtgebrauchs lediglich damit substantiiert, dass zu wenige Produkte auf den Markt gebracht wurden im Sinne der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs. Der tatsĂ€chliche markenmĂ€ssige Gebrauch definiert sich jedoch nicht nur durch dessen Ernsthaftigkeit. Aufgrund der in diesem Zusammenhang faktisch geltenden Verhandlungsmaxime verblieb dem Gericht jedoch lediglich, diese Frage zu klĂ€ren. Abegg machte in Zusammenhang mit der Einrede des Nichtgebrauchs noch auf eine interessante Konstellation aufmerksam, bei der sowohl der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht hat als auch die Widerspruchsgegnerin deren Nichtgebrauch. Dies ist in sich zwar nicht logisch, ergibt sich aber aus dem Beweismass der Glaubhaftmachung, da es schlussendlich darum geht, was fĂŒr das entscheidende Gericht wahrscheinlicher ist, und es nicht dessen vollen Überzeugung braucht. Abschliessend machte der Referent noch einige Bemerkungen zum Novenrecht. Besonders am Verwaltungsprozess im Gegensatz zum Zivilprozess ist, dass in Ersterem verspĂ€tete Parteivorbingen noch berĂŒcksichtigt werden, sofern diese dem Gericht als ausschlaggebend erscheinen. Obschon somit faktisch beinahe keine Novenschranke besteht, gilt zu berĂŒcksichtigen, dass die neuen Vorbringen innerhalb des Streitgegenstandes liegen mĂŒssen und dass gegebenenfalls mit Kostenfolgen bei verspĂ€teten Einreichungen gerechnet werden muss.
III. «Blackbox» bundesgerichtliches Verfahren
Dr. iur. Marco Zollinger, Gerichtsschreiber an der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts, widmete sich in seinem Referat dem bundesgerichtlichen Verfahren. Ziel seines Referats war es, das bundesgerichtliche Verfahren, das von Teilen der Bevölkerung als «Blackbox» wahrgenommen wird, verstĂ€ndlicher zu machen und mögliche Ursachen dieser Wahrnehmung zu beleuchten. Einleitend stellte Zollinger mögliche GrĂŒnde vor, warum das bundesgerichtliche Verfahren von gewissen Teilen der Bevölkerung als Blackbox verstanden wird. Als ersten Grund fĂŒhrte er an, dass das Bundesgerichtsgesetz (BGG) im Gegensatz zu anderen Prozessordnungen wie der Zivilprozessordnung (ZPO) oder der Strafprozessordnung (StPO) lediglich als kursorische Regelung konzipiert ist. Diese reduzierte Normierung schafft, als zweiten Grund, Raum fĂŒr Abweichungen in der Handhabung von Verfahren zwischen den Abteilungen, was zu einem sogenannten «Abteilungsföderalismus» fĂŒhrt, bei dem Verfahren in verschiedenen Abteilungen nicht immer einheitlich gehandhabt werden. Drittens betonte Zollinger, dass Wechsel im PrĂ€sidium einer Abteilung dazu fĂŒhren können, dass sich VerfahrensablĂ€ufe Ă€ndern und das bundesgerichtliche Verfahren dadurch einem zeitlichen Wandel unterliegt. Viertens hob er hervor, dass InstruktionsverfĂŒgungen des Bundesgerichts nicht anfechtbar sind und nicht veröffentlicht werden, was es Aussenstehenden erschwert, die gĂ€ngigen AblĂ€ufe nachzuvollziehen. Im weiteren Verlauf ging Zollinger auf das Verfahren vor dem Bundesgericht ein. Dieses beginnt mit der Einreichung einer Beschwerde. Er stellte klar, dass es nicht erforderlich sei, dass der BeschwerdefĂŒhrer in der Beschwerde das Urteil der Vorinstanz oder den gesamten Verfahrensablauf erneut darstellt, da das Bundesgericht bereits mit dem Inhalt des Urteils vertraut ist. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Bundesgericht oft bemĂ€ngelt, dass sich der BeschwerdefĂŒhrer zu wenig mit den ErwĂ€gungen des angefochtenen Urteils auseinandergesetzt hat. Zollinger empfahl daher, bei der Erstellung der Beschwerde an das BGer nicht an der bereits eingereichten Eingabe der Vorinstanz anzuknĂŒpfen, sondern sich gedanklich mit einem «weissen Blatt» dem angefochtenen Urteil und dessen ErwĂ€gungen zu widmen. Anschliessend beleuchtete Zollinger die vier Phasen eines normalen bundesgerichtlichen Verfahrens: (1) Instruktion, (2) Referat/Redaktion, (3) Zirkulation/Beratung und (4) Ausfertigung. Die Instruktionsphase beginnt, sobald die Beschwerde beim Bundesgericht eingeht. Die Instruktionsphase wird in der Regel vom AbteilungsprĂ€sidium und dem PrĂ€sidialgerichtsschreiber durchgefĂŒhrt. Eine Abweichung von diesem Grundsatz besteht jedoch namentlich in der ersten zivilrechtlichen Abteilung: Hier instruiert Frau Christina Kiss alle immaterialgĂŒterrechtlichen Verfahren persönlich zusammen mit dem PrĂ€sidialgerichtsschreiber. Bei normalen Verfahren ist ein Aktenbeizug die Regel. FĂŒr AnwĂ€ltinnen und AnwĂ€lte ist die Einsichtnahme meist unproblematisch, da die Akten in der Regel per Post zugestellt werden. FĂŒr Laien hingegen erfolgt die Einsichtnahme vor Ort beim Bundesgericht, ausser in seltenen FĂ€llen, in denen einzelne spezifische AktenstĂŒcke ausnahmsweise postalisch verschickt werden. In Bezug auf Vernehmlassungen erlĂ€uterte Zollinger, dass diese in normalen Verfahren ĂŒblich sind, jedoch Unterschiede zwischen den Abteilungen bestehen (Abteilungsföderalismus). Er betonte, dass eine Vernehmlassung keine Beschwerdeantwort darstellt. Es ist nicht erforderlich, die in der Beschwerde vorgebrachten Punkte zu bestreiten. Stattdessen empfiehlt Zollinger, die Feststellungen der Vorinstanz ausdrĂŒcklich zu bestĂ€tigen, zum Beispiel mit Formulierungen wie «die Vorinstanz hat richtig festgestellt» oder «die Vorinstanz hat korrekt erhoben». DarĂŒber hinaus bietet die Vernehmlassung die Möglichkeit, diese Feststellungen durch zusĂ€tzliche Argumente und Belege zu untermauern, insbesondere um Aspekte hervorzuheben, die im vorinstanzlichen Urteil nicht ausreichend berĂŒcksichtigt wurden. Abschliessend zur Instruktionsphase wies Zollinger darauf hin, dass vor dem Bundesgericht keine Anschlussbeschwerde möglich ist. Aus diesem Grund sollte man sich bei der Vernehmlassung mit AntrĂ€gen zurĂŒckhalten. In der zweiten Phase des bundesgerichtlichen Verfahrens (Referat/Redaktion) wird das Dossier vom AbteilungsprĂ€sidium einem Gerichtsmitglied zugeteilt, welches zusammen mit der Gerichtsschreiberei einen ersten Urteilsentwurf erstellt. Dieses Referat wird anschliessend in der dritten Phase (Zirkulation/Beratung) innerhalb des Spruchkörpers zirkuliert. Sollten wĂ€hrend dieser Zirkulation Bemerkungen durch die anderen Gerichtsmitglieder auftauchen, geht das Referat zurĂŒck in die zweite Phase zur Überarbeitung, bevor es erneut in der dritten Phase zirkuliert wird. Je nach Einigung ĂŒber den Entwurf erfolgt direkt eine UrteilsfĂ€llung oder es finden interne Sitzungen statt, die in einer öffentlichen Beratung mĂŒnden können. Die dritte Phase endet mit der UrteilsfĂ€llung. In der vierten Phase (Ausfertigung) erfolgt schliesslich die Ausfertigung des Urteils. Nur die erste zivilrechtliche Abteilung versendet das Dispositiv in Dreierbesetzung separat und vorab; in den anderen Abteilungen wird das Dispositiv als Teil des begrĂŒndeten Urteils verschickt. Ausnahmen gelten in zeitkritischen FĂ€llen wie Haftentlassungen oder öffentlichen Beratungen, bei denen das Dispositiv am selben Tag zugestellt wird. GrundsĂ€tzlich wird ein Urteil sieben Tage nach Versand anonymisiert online veröffentlicht. Zollinger ging abschliessend auf zwei verbreitete Mythen zum Bundesgericht ein, um MissverstĂ€ndnisse auszurĂ€umen. Der erste Mythos besagt, das Bundesgericht könne keine Beweise abnehmen. Dies ist jedoch falsch, da das Bundesgericht Beweise abnehmen kann, wenngleich dies von der jeweiligen Abteilung und von dem zustĂ€ndigen Gerichtsmitglied abhĂ€ngt. Der zweite Mythos betrifft die Behauptung, das Bundesgericht verhandle nicht. Dies ist nur teilweise richtig, da bei Klagen nach Art. 120 BGG auf Antrag verhandelt werden muss und nach Art. 57 BGG Parteiverhandlungen möglich sind – wenn auch selten. Abschliessend thematisierte Zollinger die Ausschöpfung des materiellen Instanzenzugs vor dem Bundesgericht. WĂ€hrend der formelle Instanzenzug vorschreibt, dass alle gesetzlich vorgesehenen Instanzen durchlaufen werden mĂŒssen, verlangt der materielle Instanzenzug, dass RĂŒgen, die vor dem Bundesgericht vorgebracht werden, soweit möglich bereits vor einer kantonalen Vorinstanz geltend gemacht worden sein mĂŒssen. Dies steht im SpannungsverhĂ€ltnis zu Art. 106 Abs. 1 BGG, der besagt, dass das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen anwendet, wodurch theoretisch kein Raum fĂŒr einen materiellen Instanzenzug bleibt. Art. 110 BGG schafft diesem SpannungsverhĂ€ltnis insofern Abhilfe, als er vorsieht, dass mindestens eine kantonale Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet. Dies entspricht der Regel der ZPO, dass die erste kantonale Instanz das Recht von Amtes wegen anwendet, und die zweite Instanz nur noch auf RĂŒge hin prĂŒft. In solchen FĂ€llen sollte der materielle Instanzenzug vor Bundesgericht ausgeschöpft worden sein, da es aus der Überlegung der Prozessökonomie und der Einheit des Verfahrens keinen Sinn macht, dass das Bundesgericht seinen PrĂŒfungsumfang erneut öffnet, wenn die vorinstanzliche ÜberprĂŒfung lediglich auf RĂŒgen beruhte. In Verfahren nach Art. 5 und 6 ZPO, bei denen keine vorgĂ€ngige zustĂ€ndige richterliche Behörde existiert, entfĂ€llt jedoch der materielle Instanzenzug, da kein kantonaler Instanzenzug vorhanden ist, den man hĂ€tte ausschöpfen können. Zollinger schloss mit der EinschĂ€tzung, dass die Ausschöpfung des materiellen Instanzenzugs fĂŒr Art. 5 und 6 ZPO nicht uneingeschrĂ€nkt gelten dĂŒrfte.
IV. Ausserprozessualer Vergleich/Einigung der Parteien wÀhrend RechtshÀngigkeit einer Beschwerde in einem Widerspruchsverfahren
Nach einer ausgiebigen Pause folgte das Referat von Dr. Vera Marantelli-Sonanini, einer langjĂ€hrigen Richterin am Bundesverwaltungsgericht. In ihrem Referat befasste sie sich insbesondere mit ausserprozessualen Vergleichen in Widerspruchsverfahren und machte auf gewisse Besonderheiten aufmerksam, welche von den Parteien in einem solchen Fall beachtet werden sollten. Auch sie wies nochmals darauf hin, dass die Parteien im Widerspruchsverfahren eine starke Mitwirkungspflicht trifft und dass das Widerspruchsverfahren sehr von der Dispositionsmaxime bestimmt ist – entsprechend kann ein solches auch jederzeit durch Vergleich, RĂŒckzug oder Anerkennung beendet werden. Ebenfalls ist ein Augenmerk darauf zu legen, dass das Bundesverwaltungsgericht in markenrechtlichen Widerspruchsverfahren endgĂŒltig entscheidet, da die Beschwerde ans Bundesgericht gemĂ€ss Art. 73 BGG ausgeschlossen ist. In Widerspruchsverfahren ist es hĂ€ufig der Fall, dass die Parteien – oft nach einer Sistierung des Verfahrens – dem Gericht mitteilen, dass sie eine vergleichsweise Einigung erzielt haben. HierfĂŒr muss der Vergleich dem Gericht zwar nicht vorgelegt werden, die Referentin empfiehlt jedoch dies zu tun, insbesondere dann, wenn im Vergleich auch bereits die Kostenauflagen von den Parteien geregelt wurden. Wird ein solcher Vergleich vorgelegt, hat dies den Vorteil, dass die Kostenauflage nicht nach summarischer PrĂŒfung der Erfolgsaussichten durch das Gericht geschieht und das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben werden kann. Dies hat auch Einfluss auf den Erlass oder die Reduktion der Verfahrenskosten, da gemĂ€ss Art. 6 lit. a des Reglements ĂŒber die Kosten und EntschĂ€digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, wenn ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand fĂŒr das Gericht durch RĂŒckzug oder Vergleich erledigt wird. Aus diesem Grund machte Marantelli-Sonanini auch darauf aufmerksam, einen Vergleich möglichst frĂŒh im Verfahren vorzunehmen, wodurch vermieden werden kann, dass bereits hohe Verfahrenskosten entstanden sind. GemĂ€ss Art. 33b Abs. 5 VwVG erhebt die Behörde keine Verfahrenskosten, soweit eine Einigung zustande gekommen ist. Die Referentin wies darauf hin, dass sich dieser Artikel zwar grundsĂ€tzlich der Mediation widmet, dies aber auch auf ausserprozessuale Vergleiche anwendbar ist, sofern eine vollstĂ€ndige Einigung ĂŒber den Streitgegenstand und die Kostentragung vorliegt und das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben werden kann (vgl. B-7417/2006, «M Budget/M-Joy»). Folgt die Einigung nach Anfechtung des Entscheides des IGE, so erwĂ€chst dieser in Rechtskraft, sofern sich die Parteien auf den RĂŒckzug der Beschwerde einigen oder die Einigung dem Entscheid des IGE entspricht. Einigen sich die Parteien, sowohl die Beschwerde als auch den Widerspruch zurĂŒckzuziehen, «fĂ€llt der Entscheid des IGE dahin», wobei unklar ist, was mit dieser Formulierung gemeint ist (vgl. B-1912/2022, E. 1.2.). Steht die Einigung der Parteien im Widerspruch zum Entscheid des IGE, wird das Verfahren in der Praxis abgeschrieben und der angefochtene Entscheid aufgehoben mit Ausnahme der die WiderspruchsgebĂŒhr betreffenden Ziffer. Sofern erforderlich, werden zudem Anordnungen an die Vorinstanz getroffen (vgl. B-4436/2008, B-5273/2009, B-1300/2009). Zur WiderspruchsgebĂŒhr fĂŒhrte Marantelli-Sonanini noch aus, dass diese im Voraus entrichtet werden muss, grundsĂ€tzlich bei der Vorinstanz verbleibt und der widersprechenden Partei gegebenenfalls von der widerspruchsgegnerischen Partei mit den restlichen Parteikosten ersetzt wird. Die Referentin erlĂ€uterte abschliessend eine Konstellation, in der trotz einer aussergerichtlichen Einigung – die, wie bereits erwĂ€hnt, ĂŒblicherweise zur Abschreibung des Verfahrens fĂŒhren wĂŒrde – dennoch ein gerichtlicher Entscheid erging. GemĂ€ss Art. 48 Abs. 1 lit. c VwVG setzt die Abschreibung des Verfahrens insbesondere den Wegfall des schutzwĂŒrdigen Interesses voraus. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass das Verfahren fortgefĂŒhrt werden kann, sofern noch ein Interesse an einem Entscheid besteht, das heisst, wenn nicht alle Punkte durch den Vergleich geregelt wurden. In einem solchen Fall ist die Beschwerde nicht gegenstandslos, und das Gericht hat weiterhin ĂŒber die Sache zu entscheiden. Hier zeigt sich nochmals die Wichtigkeit insbesondere auch die Kostentragung bereits im Vergleich zu regeln, da bei einer vollumfĂ€nglichen Einigung gute Chancen fĂŒr die Parteien bestehen, ein kostenfreies Verfahren zu erhalten. V. ImmaterialgĂŒterrechtsprozesse Stolpersteine und Fallstricke Novenrecht Gleich anschliessend widmete sich Dr. Mark Schweizer, PrĂ€sident des Bundespatentgerichts, dem Novenrecht. Die Novenschranke sei im ordentlichen Verfahren sowie im summarischen Verfahren grundsĂ€tzlich gesetzlich sehr klar geregelt; trotzdem ergeben sich auch hier einige Stolpersteine. DiesbezĂŒglich muss auch die Revision der ZPO im Auge behalten werden, welche per 1. Januar 2025 in Kraft tritt. Pro memoria: Im ordentlichen Verfahren können sich die Parteien zweimal unbeschrĂ€nkt Ă€ussern, wĂ€hrend sie danach nur noch unter den eingeschrĂ€nkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO gehört werden können (BGE 140 III 312 ff.). Das Bundespatentgericht setzt aus diesem Grund praxisgemĂ€ss die Instruktionsverhandlung nach dem ersten Schriftenwechsel an, damit die Parteien sich nochmals unbeschrĂ€nkt zu den ggf. aus der Instruktionsverhandlung gewonnenen Erkenntnissen Ă€ussern können. Betreffend sogenannte Dupliknoven kann die klagende Partei diese nur dann gemĂ€ss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO vorbringen, wenn es dabei um echte Noven geht. Handelt es sich dabei hingegen um unechte Noven, ist ihr Vorbringen nur zulĂ€ssig, wenn diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht frĂŒher geltend gemacht werden konnten. In diesem Zusammenhang erlĂ€utert Schweizer, dass der Begriff der Unzumutbarkeit nicht als Ausrede oder Vorwand verwendet werden darf, sondern deutlich erkennbar sein muss, dass die Reaktion kausal durch die Dupliknoven bedingt ist (BGE 146 III 55 ff.). Als Beispiel nennt er den Fall, bei dem ein Gutachten in einem auslĂ€ndischen Verfahren kritisiert wurde, weshalb ein ErgĂ€nzungsgutachten eingeholt werden musste. Wird das entsprechende Verfahren auch hierzulande hĂ€ngig, ist es vorhersehbar, dass das erste Gutachten unter Kritik geraten könnte, weshalb das ErgĂ€nzungsgutachten bereits mit dem ersten Gutachten zusammen eingereicht werden mĂŒsse. Im summarischen Verfahren dĂŒrfen sich die Parteien grundsĂ€tzlich nur einmal unbeschrĂ€nkt Ă€ussern und dĂŒrfen sich nicht darauf verlassen, dass das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel oder eine mĂŒndliche Hauptverhandlung anordnet. Der Referent macht darauf aufmerksam, dass das BPatG entsprechend bei Massnahmeverfahren die gesuchstellende Partei auch nicht zur Replik, sondern explizit nur zur «Stellungnahme zu Noven in der Massnahmeantwort» einlĂ€dt. Wichtig ist an dieser Stelle ebenfalls hervorzuheben, dass die Novenschranke das unbedingte Replikrecht nicht tangiert. Im Rahmen des unbedingten Replikrechts können sich die Parteien zwar zu jeder Eingabe der Gegenseite nochmals Ă€ussern, jedoch dĂŒrfen diese Äusserungen nach Aktenschluss keine Noven mehr enthalten resp. werden nicht berĂŒcksichtigt. Damit ist gesagt, dass eine Partei selbst im summarischen Verfahren mit neuen Behauptungen und Beweismitteln auf Noven reagieren darf, welche die Gegenpartei in ihrer letzten Rechtschrift zulĂ€ssigerweise vorgebracht hat, sofern diese neuen Behauptungen oder Beweismittel kausal durch die Noveneingabe verursacht wurden. Dies hat insbesondere dann praktische Bedeutung, wenn in der Massnahmeantwort die Einrede der Nichtigkeit hervorgebracht wurde. Der Schutzrechtsinhaber hat dann die Möglichkeit, nochmals mit Beweismitteln darauf zu reagieren. Zuletzt machte Schweizer noch einige AusfĂŒhrungen zur Revision der ZPO per 1. Januar 2025. GemĂ€ss Ar. 229 Abs. 1 ZPO können Parteien, sofern weder ein zweiter Schriftenwechsel noch eine Instruktionsverhandlung stattgefunden hat, neue Tatsachen und Beweismittel in der Hauptverhandlung im ersten Parteivortrag vorbringen. GemĂ€ss Abs. 2 können in den anderen FĂ€llen neue Tatsachen und Beweismittel innerhalb einer vom Gericht festgelegten Frist oder, bei Fehlen einer solchen Frist, spĂ€testens bis zum ersten Parteivortrag in der Hauptverhandlung vorgebracht werden. GemĂ€ss Art. 229 Abs. 2bis ZPO werden nach den ersten ParteivortrĂ€gen neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berĂŒcksichtigt, wenn sie in der vom Gericht festgelegten Frist oder, bei Fehlen einer solchen Frist, spĂ€testens in der nĂ€chsten Verhandlung vorgebracht werden – dies ist vor allem dann relevant, wenn die Verhandlung auf mehrere Tage verteilt stattfindet, da beispielsweise noch ein Beweisabnahmeverfahren durchgefĂŒhrt werden muss. BezĂŒglich der Regelung in Art. 229 Abs. 2 ZPO Àussert der Referent seine Bedenken, dass mangels einer angesetzten Frist noch an der Hauptverhandlung Noven eingebracht werden könnten, welche die Verhandlung platzen lassen könnten. Aus diesem Grund wird sein Gericht kĂŒnftig das allerletzte SchriftstĂŒck, welches die Parteien erhalten, mit dem Zusatz «innert der gleichen Frist sind Noven i.S.v. Art. 229 ZPO vorzubringen» ergĂ€nzen, um so den Zeitraum zwischen letzter Fristansetzung und Hauptverhandlung möglichst kurz zu halten. Eine gewisse LĂŒcke zwischen dieser Frist und der Hauptverhandlung bleibt jedoch trotzdem bestehen, da Noven, welche nach letzter Fristansetzung entstehen oder entdeckt werden, noch bis zum ersten Parteivortrag vorgebracht werden können. Was konkret mit «bis» zum ersten Parteivortrag gemeint ist, resp. ob dies bedeutet «vor» (A. Markus/L. Brönnimann, ZZZ 2023, 125; D. Staehelin/F. von Mutzenbecher, SJZ 2023, 827) oder «im» (A. GĂŒngerich, Anwaltsrevue 2024, 197; P. Honegger-MĂŒntener/M. Rufibach/J. Schumann, AJP 2023, 1196) ersten Parteivortrag, wurde jedoch auch in der Revision 2025 nicht geklĂ€rt – jedoch spricht einiges dafĂŒr, dass diese vor dem ersten Parteivortrag eingebracht werden mĂŒssen, da namentlich Art. 229 Abs. 1 ZPO die Formulierung «im» ersten Parteivortrag verwendet und eine solche terminologische Unterscheidung zwischen Art. 229 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO ansonsten sinnlos erscheinen wĂŒrde. Auf Verfahren, welche am 1. Januar 2025 hĂ€ngig sind, findet der revidierte Art. 229 ZPO, wenn auch nicht so explizit in der ZPO geregelt, keine Anwendung (Art. 407f nZPO e contrario). VI. Schwerfallendes – Weitschweifige Eingaben Im letzten Referat vor der Paneldiskussion wandte sich Dr. Meinrad Vetter, PrĂ€sident des Handelsgerichts des Kantons Aargaus, mit einer Vielzahl an Tipps direkt an die Praxis. Ganz allgemein hielt Vetter fest, dass weitschweifige Eingaben an das Gericht vermieden werden sollten und insbesondere, soweit möglich und mit der Klientschaft vereinbar, auf NebensĂ€chlichkeiten und Irrelevantes verzichtet werden sollte. Auch auf Polemik sollte weitgehendst verzichtet werden, da diese, insbesondere wenn gegebenenfalls noch ein Vergleich angestrebt wird, selten hilfreich fĂŒr die weitere Verhandlungs- resp. Vergleichsbereitschaft der Gegenseite ist. Ebenfalls sollten Wiederholungen vermieden werden und es sollte vermehrt mit Verweisen gearbeitet werden, welche, wenn prĂ€zise angewandt, nach Meinung des Referenten keine Probleme mit der Substantiierungsobliegenheit schaffen sollten. Genauso wichtig sind ein klarer Aufbau der Rechtsschrift sowie ein gegliedertes Beweismittelverzeichnis und die Nummerierung der dazugehörigen Beilagen. Ebenso ist es ihm ein Anliegen, dass sich die Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertreter möglichst schnell konstituieren, d.h. sobald die Vollmacht vorhanden ist. Insbesondere fĂŒr das Erfordernis der Dringlichkeit bei superprovisorischen Massnahmen ist das Datum der Vollmacht von Relevanz, denn ist diese bereits mehrere Wochen alt, wird es schwer darzulegen, inwiefern noch Dringlichkeit besteht. Ebenfalls hielt der Referent fest, dass er bei den Eingaben oft sieht, dass ein Antrag auf Mehrwertsteuerzuschlag gestellt wird, obschon der Klient vorsteuerberechtigt ist und es entsprechend keinen Zuschlag gibt – solche AntrĂ€ge sollten daher vermieden werden. Kern des Referates von Vetter bildete ebenfalls das Novenrecht und die entsprechende Praxis des Handelsgerichts Aargau. Auch er hob, wie bereits Dr. Mark Schweizer, hervor, dass das Novenrecht und das ewige Replikrecht, also das Recht gemĂ€ss Art. 53 Abs. 3 nZPO, zu sĂ€mtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung nehmen zu dĂŒrfen, strikt auseinanderzuhalten sind, dies insbesondere vor dem Hintergrund sogenannter Spontaneingaben. Im ordentlichen Verfahren tritt der Aktenschluss nach der Replik fĂŒr die klagende Partei resp. Duplik fĂŒr die beklagte Partei ein. Bei besagten Spontaneingaben, etwa als Antwort oder PrĂ€zisierung seitens einer Partei vor der Instruktionsverhandlung, laufen die Parteien Gefahr, dass dies als ihre Replik resp. Duplik verstanden wird und sie somit ihr unbeschrĂ€nktes Äusserungsrecht verwirkt haben. Der Referent empfiehlt daher, im Zweifelsfall das Gericht telefonisch zu kontaktieren, um zu erfahren was fĂŒr eine Art von Eingabe von ihnen verlangt wird. Im summarischen Verfahren kommt jeder Partei ein einmaliges unbeschrĂ€nktes Äusserungsrecht zu, es sei denn, es sei ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet worden, welcher jedoch auch entsprechend vom Gericht benannt werden wĂŒrde. Vetter erlĂ€uterte anschliessend die Praxis des Handelsgerichts Aargau zum revidierten Novenrecht sowie zum ewigen Replikrecht und deren Zusammenspiel. FĂŒr das ordentliche Verfahren gilt fortan Folgendes, sofern eine Hauptverhandlung stattfindet: In Zusammenhang mit dem unbedingten Replikrecht können sich die Parteien in ihren SchlussvortrĂ€gen Ă€ussern, und es wird keine Frist nach Art. 53 Abs. 3 nZPO angesetzt. FĂŒr das Novenrecht gilt, dass den Parteien nach Aktenschluss eine gemeinsame Frist angesetzt wird, um noch vor der Hauptverhandlung allfĂ€llige Noven vorzubringen. Noven, welche nach Ablauf dieser Frist zu Tage treten, können an der Hauptverhandlung vorgetragen werden. Findet ein ordentliches Verfahren ohne mĂŒndliche Hauptverhandlung jedoch mit schriftlichen SchlussvortrĂ€gen statt, so gilt das Folgende: Die Parteien können sich in ihren schriftlichen SchlussvortrĂ€gen Ă€ussern und darin auch Noven vortragen, wobei die SchlussvortrĂ€ge kreuzweise zugestellt werden, mit einer gemeinsam Frist nach Art. 53 Abs. 3 ZPO resp. Art. 229 Abs. 2 ZPO zur allfĂ€lligen AusĂŒbung des unbedingten Replikrechts und zum allfĂ€lligen Vorbringen von Noven. Finden im ordentlichen Verfahren weder eine mĂŒndliche Hauptverhandlung statt, noch werden schriftliche SchlussvortrĂ€ge eingereicht, so wird davon ausgegangen, dass die Parteien auf die AusĂŒbung des unbedingten Replikrechts als auch des Novenrechts verzichten, und ihnen wird entsprechend keine Frist nach Art. 53 Abs. 3 ZPO resp. Art. 229 Abs. 2 ZPO angesetzt. Im summarischen Verfahren wird nach Eingang einer schriftlichen Gesuchsantwort sowohl fĂŒr die allfĂ€llige AusĂŒbung des unbedingten Replikrechts als auch des Novenrechts grundsĂ€tzlich eine gemeinsame Frist nach Art. 53 Abs. 3 ZPO resp. Art. 229 Abs. 2 ZPO angesetzt. Abschliessend legte Vetter im Zusammenhang mit dem aussergerichtlichen Vergleich, wie auch Dr. Vera Marantelli-Sonanini, sowohl den Parteien als auch deren Rechtsvertreterinnen und Rechtsvertretern ans Herz, die Prozesskosten, sofern möglich, bereits im Vergleich zu regeln – fĂŒr die Gerichtskosten kann hierbei das Gericht telefonisch kontaktiert werden und um Auskunft nach dem Stand der Gerichtskosten per heutigem Vergleich gebeten werden.
VII. Paneldiskussion
Abschliessend fand eine von Dr. Michael Ritscher moderierte Paneldiskussion mit Dr. Christian Josi, Dr. Lukas Abegg, Dr. Marco Zollinger, Dr. Vera Marantelli-Sonanini, PD Dr. Mark Schweizer, Dr. Meinrad Vetter und lic. iur. Lara Dorigo statt. Dr. Ritscher leitete die Paneldiskussion mit einem Überblick ĂŒber die Besonderheiten immaterialgĂŒterrechtlicher Verfahren im Vergleich zu anderen zivilrechtlichen Prozessen ein. Eine auffĂ€llige Eigenheit ist die auf zwei Instanzen beschrĂ€nkte Rechtsdurchsetzung in der Schweiz. Eine weitere Besonderheit von ImmaterialgĂŒterrechtsprozessen liegt in ihrer hybriden Natur, die sowohl Elemente des öffentlichen als auch des privaten Rechts umfasst: ImmaterialgĂŒterrechte gewĂ€hren Exklusivrechte, die eine «erga omnes»-Wirkung entfalten, also nicht nur zwischen den Parteien eines Verfahrens, sondern gegenĂŒber allen gelten. Gleichzeitig berĂŒhren die Existenz und GĂŒltigkeit dieser Rechte regelmĂ€ssig auch die Interessen Dritter. Dazu zĂ€hlt das allgemeine Interesse, dass schutzunwĂŒrdige Rechte, die an NichtigkeitsgrĂŒnden leiden, nicht im Register verbleiben. Dieses öffentliche Interesse steht jedoch in einem SpannungsverhĂ€ltnis zur Privatautonomie der Parteien. Es stellt sich die Frage, wie weit das öffentliche Interesse der Privathoheit ĂŒberlassen werden darf. So kann etwa die UngĂŒltigkeit eines Schutzrechts im Rahmen eines Einspruchsverfahrens geltend gemacht werden, anstatt eine Nichtigkeitsklage zu erheben. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass Parteien im Rahmen eines Vergleichs vereinbaren, ein Schutzrecht trotz Zweifeln an dessen SchutzwĂŒrdigkeit weiterhin im Register zu belassen. Dieses SpannungsverhĂ€ltnis zwischen öffentlichem und privatem Recht prĂ€gt nicht nur das materielle Recht, sondern findet auch im Prozessrecht Ausdruck. Dort zeigt sich eine charakteristische Vermischung von Offizial- und Untersuchungsmaximen, die dem öffentlichen Recht eigen sind, mit der Verhandlungsmaxime, die fĂŒr privatrechtliche Streitigkeiten typisch ist. Eine dritte Besonderheit sieht Ritscher darin, dass fast immer die Erwirkung eines raschen (vorsorglichen) Verbots entscheidend ist, da die Verletzung von ImmaterialgĂŒterrechten grundsĂ€tzlich einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil darstellt. Als vierte Eigenheit verweist Ritscher auf die Bestandesvermutung und die Frage der Beweislast in ImmaterialgĂŒterrechtsprozessen, worauf sich die Diskussion in der Folge sogleich vertiefte. Einleitend merkte Ritscher an, dass im Bereich des ImmaterialgĂŒterrechts – ausser im Designrecht – keine gesetzliche Regelung existiert, die explizit festlegt, wer die Beweislast fĂŒr die BestĂ€ndigkeit eines Schutzrechts ĂŒbernimmt. Lic. iur. Lara Dorigo erklĂ€rte, dass sie beim Thema der Bestandesvermutung von ImmaterialgĂŒterrechten auf den Unterschied zwischen Registerrechten und dem Urheberrecht abstĂŒtzen wĂŒrde. Ein Registerrecht verleiht, abgesehen vom Designrecht, zwar keine gesetzliche RechtsbestĂ€ndigkeitsvermutung, doch ist mit dem eingetragenen Titel grundsĂ€tzlich ein Ausschliesslichkeitsrecht verknĂŒpft, sofern die Gegenseite dessen GĂŒltigkeit nicht bestreitet. Im Rahmen einer Verletzungsklage, mit der die klagende Partei geltend macht, dass das Schutzrecht nicht rechtsbestĂ€ndig ist, trĂ€gt nach der Verhandlungsmaxime die beklagte Partei die Beweislast. Anders verhĂ€lt es sich beim Urheberrecht. Da hier kein Register existiert, muss die klagende Partei zunĂ€chst gewisse Behauptungen ĂŒber die Existenz ihres Urheberrechts aufstellen, um darzulegen, dass ihr Schutzrecht besteht und verletzt wurde. Danach liegt jedoch auch beim Patentrecht die Beweislast bei Verletzungsklagen bei der beklagten Partei. Schweizer und Vetter argumentierten, dass die Bestreitung eines Schutzrechts ohne gesetzliche Vermutung als rechtsvernichtende Tatsache einzustufen ist. Nach Art. 8 ZGB trĂ€gt die beklagte Partei in solchen FĂ€llen die Beweislast. Vetter wies ergĂ€nzend darauf hin, dass einzig beim Designrecht eine gesetzliche Vermutung besteht, weshalb es dort um den Beweis des Gegenteils geht. Ritscher stellte die Frage in den Raum, wie es sich auf die zweite Äusserungsmöglichkeit auswirkt, wenn die beklagte Partei auf die Replik verzichtet, obwohl das Bundesgericht jeder Partei grundsĂ€tzlich zwei volle VortrĂ€ge zugesteht. Josi erinnerte sich an einen Entscheid des Bundesgerichts, der besagt, dass bei Verzicht auf die Replik keine weitere Äusserung mehr möglich ist. Die Replik ist dafĂŒr vorgesehen, auf das zuvor Gesagte zu reagieren. Wenn die beklagte Partei jedoch darauf verzichtet, entfĂ€llt eine weitere Äusserungsmöglichkeit. Vetter ergĂ€nzte, dass im Verfahren schlĂŒssige Behauptungen notwendig sind, die Josi zuvor (s. Ziff. I.2) als das «Skelett» der Argumentation beschrieb. Wenn diese nicht bestritten werden, muss die Partei ihre Behauptungen nicht weiter substantiieren. Aufgrund schlĂŒssiger Behauptungen kann bereits eine Subsumption erfolgen, was ausreichend ist. Aus dem Publikum wird auf eine Entscheidung aus dem Kanton Luzern und die Praxis des Handelsgericht St. Gallen hingewiesen, die von dem zuvor ErlĂ€uterten abweichen. Die Bedeutung der Hauptverhandlung im Zivilprozess war ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion. Ritscher schlug vor, dass Gerichtsmitglieder durch gezielte Fragen die VortrĂ€ge auf relevante Themen lenken könnten. Diese Idee fand Josi grundsĂ€tzlich interessant, er stellte jedoch infrage, ob es zulĂ€ssig ist, dass Gerichtsmitglieder gezielte Fragestellungen nutzen, um bestimmte Antworten zu erhalten. Vetter verwies darauf, dass fĂŒr solche gezielten Fragen eigentlich die Instruktionsverhandlung vorgesehen ist, in der das Gericht ausserhalb der formellen Wahrheit die Parteien anhört und versucht, die materielle Wahrheit aufzuspĂŒren. Nach einer solchen Verhandlung ist zudem ein zweiter Schriftenwechsel möglich, sodass Vetter keinen zusĂ€tzlichen Nutzen darin sieht, solche Fragestellungen in der Hauptverhandlung zu wiederholen. Insbesondere in ImmaterialgĂŒterrechtsprozessen stellte er die Notwendigkeit der Hauptverhandlung infrage, da dort der Sachverhalt meist unstrittig ist und Gutachten vorliegen. Dennoch betonte Vetter, dass die Parteien zumindest einmal die Gelegenheit haben sollten, dem Gericht persönlich zu begegnen – entweder in einer oder mehreren Instruktionsverhandlungen, in denen potenzielle Lösungen besprochen und die Sichtweise des Gerichts verdeutlicht werden könnten. Dies ermöglicht den Parteien, sich auf die entscheidenden Punkte zu konzentrieren. Schweizer wies darauf hin, dass der Nutzen einer Hauptverhandlung massgeblich davon abhĂ€ngt, ob AnwĂ€ltinnen und AnwĂ€lte klar und prĂ€zise argumentieren, anstatt SchriftsĂ€tze vorzulesen. Dorigo ist der Ansicht, dass es durchaus FĂ€lle gibt, die sich vollstĂ€ndig auf dem Papier abschliessen lassen. Bei komplexeren FĂ€llen kann es jedoch nicht schaden, das Gericht nochmals anzusprechen. Sie betonte, wie wichtig es fĂŒr die Parteien ist, in einer Hauptverhandlung gehört und verstanden zu werden. Dorigo kritisierte jedoch, dass bei manchen Gerichten UrteilsentwĂŒrfe bereits vor der Verhandlung fertiggestellt werden, was den Einfluss der Parteien erschwert. Eine Hauptverhandlung ist insbesondere wertvoll, wenn das Gericht signalisiert, welche Punkte es noch vertieft hören möchte, damit sich die Parteien gezielt auf diese Themen vorbereiten können und appellierte an die Gerichte, die Parteien aktiv auf relevante Themen hinzuweisen, die noch geklĂ€rt werden sollten. Marantelli-Sonanini erlĂ€uterte, dass Verhandlungen gemĂ€ss Art. 6 EMRK ein Recht der Parteien sind. Zwar stellen Gerichtsmitglieder gelegentlich Fragen, doch dafĂŒr sind eigentlich Instruktionsverhandlungen vorgesehen. HĂ€ufig bringen Verhandlungen wenig Mehrwert, wenn lediglich bereits vorgebrachte SchriftsĂ€tze wiederholt werden. Effektiver ist es, prĂ€gnante Punkte hervorzuheben oder visuelle Hilfsmittel wie PowerPoint-PrĂ€sentationen oder Anwendungsbeispiele einzusetzen, um komplexe Sachverhalte verstĂ€ndlich zu machen. Abegg ist der Meinung, dass der Nutzen von Hauptverhandlungen eine kulturelle Frage des Rechtsbereichs ist. In Verwaltungsverfahren, die oft schriftlich und papierlastig sind, steht die PrĂ€senz weniger im Vordergrund als in Strafverfahren. Es wĂ€re wĂŒnschenswert, dass Gerichtsmitglieder den Mut hĂ€tten, gezielte Hinweise zu geben und von den Parteien konkrete AusfĂŒhrungen zu bestimmten Punkten zu verlangen. Zum Abschluss diskutierte das Panel die Rolle der AnwĂ€ltinnen und AnwĂ€lte bei der Steigerung der Vergleichsquoten an Gerichten. Josi betonte, dass die Rechtsvertreterschaft selbst vergleichsbereit sein muss und ein zentraler Punkt zum Beitrag der Erhöhung der Vergleichsquote darin besteht, Klienten – wenn nötig auch mit Nachdruck – zu beraten und liebgewonnene Vorstellungen ĂŒber einen Sachverhalt zu korrigieren, die nicht mit der Beweislage ĂŒbereinstimmen. DarĂŒber hinaus können AnwĂ€ltinnen und AnwĂ€lte dazu beitragen, den Streitgegenstand frĂŒhzeitig einzugrenzen, beispielsweise durch die KlĂ€rung unstrittiger Punkte wie der Aktivlegitimation. Dem schloss sich Vetter an und betonte ergĂ€nzend die Bedeutung von Freundlichkeit, Anstand und Empathie gegenĂŒber der Gegenseite. Die Diskussion wurde durch BeitrĂ€ge aus dem Publikum ergĂ€nzt, die sich mit der Ausarbeitung von VergleichsvorschlĂ€gen durch die Richterschaft beschĂ€ftigte. Josi erklĂ€rte, dass VergleichsvorschlĂ€ge in der Regel innerhalb eines Rahmens gemacht werden, der Mindest- und HöchstbetrĂ€ge umfasst, um den Parteien eine vernĂŒnftige Grundlage fĂŒr eine Einigung zu bieten. Auch psychologische Aspekte, wie etwa die Verhandlungsbereitschaft der Parteien, fliessen in die Gestaltung ein. Damit wurde die Paneldiskussion geschlossen und Ritscher bedankte sich fĂŒr die aktive Teilnahme, sowohl des Panels als auch des Publikums. Abschliessend bedankte sich Vetter nochmals allerseits fĂŒr die wertvollen VortrĂ€ge und eröffnete den ApĂ©ro.
Fussnoten:
1
Art. 42 Abs. 2 OR wird auch auf andere zivilrechtliche AnsprĂŒche ausgedehnt wie Art. 62 oder Art. 423 OR.
Sophie Haldimann / Simona De Santis | 2025 Ausgabe 3




Am 28. Februar 2024 hat das EuropĂ€ische Parlament den VorschlĂ€gen der EU-Kommission fĂŒr neue Vorschriften zugestimmt, die vor allem KMU dabei helfen sollen, das Beste aus ihren Erfindungen zu machen, neue Technologien zu nutzen und zur WettbewerbsfĂ€higkeit und technologischen SouverĂ€nitĂ€t der EU beizutragen. Die Pressemitteilung der Kommission spricht von nicht weniger als «new EU patent rules».

Moritz Hönig / Alfred Köpf | 2025 Ausgabe 2



Seit 25 Jahren treffen sich jĂ€hrlich fĂŒr zweieinhalb Tage ca. 25 Richterinnen und Richter aus 19 europĂ€ischen LĂ€ndern (nicht nur EU) sowie vom General Court EU, die in Markenverfahren tĂ€tig sind. Sie bilden den Circle of European Trademark Judges – CET-J, vgl. ‹www.cet-j.org›. Das Treffen endet nach intensivem Austausch und Diskussion der jeweiligen nationalen Rechtsprechungen sowie der des EuGH und neuer Rechtsprobleme in einer Zusammenfassung. Damit soll der jeweilige Diskurs innerhalb der Richterschaft zu problematischen Rechtsfragen in Europa und deren Auffassung im Sinne einer Weiterentwicklung einer harmonisierten Rechtsprechung gefördert werden. Die Jahrestagung 2025 in Riga umfasste Folgendes:
1. Marianne Grabrucker | 2025 Ausgabe 2


Die Seite des SF | La page du FS 8. Datenschutzrechtstagung: Veranstaltung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF‱FS) vom 22. Mai 2024 Samuel MĂ€tzler, Rechtsanwalt, Doktorand, UniversitĂ€t ZĂŒrich. Deborah De Col, RechtsanwĂ€ltin, Senior Data Privacy Specialist, Winterthur. Die Autorin und der Autor danken allen Referierenden und Diskussionsteilnehmenden fĂŒr die konstruktiven RĂŒckmeldungen. Die 8. Datenschutzrechtstagung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht brachte am 22. Mai 2024 in ZĂŒrich Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um ĂŒber aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Best Practices in den Bereichen KĂŒnstliche Intelligenz (KI oder AI) und Datenschutzrecht zu diskutieren. Die Referierenden teilten ihre praktischen Erfahrungen und theoretischen Erkenntnisse und gaben einen umfassenden Überblick ĂŒber die regulatorischen, ethischen und technischen Aspekte von KI. Ein besonderer Fokus lag auf den jĂŒngsten gesetzlichen Entwicklungen im Datenschutzrecht und deren Auswirkungen auf die KI-Regulierung. Dieser Tagungsbericht fasst die wesentlichen Inhalte der VortrĂ€ge und Diskussionen zusammen. David Rosenthal​1 fĂŒhrte als Moderator durch den Nachmittag und die Podiumsdiskussionen. La 8e ConfĂ©rence du droit de la protection des donnĂ©es du Forum Suisse pour le Droit de la Communication a rĂ©uni le 22 mai 2024 Ă  Zurich des spĂ©cialistes de diffĂ©rentes disciplines pour discuter des dĂ©veloppements actuels, des dĂ©fis et des meilleures pratiques dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et du droit de la protection des donnĂ©es. Les intervenants ont partagĂ© leurs expĂ©riences pratiques et leurs connaissances thĂ©oriques et ont donnĂ© un aperçu complet des aspects rĂ©glementaires, Ă©thiques et techniques de l’IA. Un accent particulier a Ă©tĂ© mis sur les derniers dĂ©veloppements lĂ©gislatifs en matiĂšre de droit de la protection des donnĂ©es et leurs consĂ©quences sur la rĂ©glementation de l’IA. Le prĂ©sent rapport rĂ©sume l’essentiel des prĂ©sentations et des discussions. David Rosenthal a assurĂ© la modĂ©ration de l'aprĂšs-midi et des tables rondes. I. Update DSG Einleitend verschaffte NoĂ©mi Ziegler​2 ein umfassendes Update ĂŒber das neue Datenschutzrecht in der Schweiz fĂŒr den Zeitraum 2023/2024. Sie erlĂ€uterte, dass mit dem Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes (DSG), der Datenschutzverordnung (DSV) und der Verordnung ĂŒber Datenschutzzertifizierungen (VDSZ) am 1. September 2023 das bisherige Schengen-Datenschutzgesetz (SDSG) aufgehoben worden sei. Am 7. September 2023 habe die Schweiz das Übereinkommen 108+ ratifiziert und am 15. Januar 2024 habe die EU-Kommission die Angemessenheit des Schweizer Daten&cbr;schutzes bestĂ€tigt, wodurch DatenĂŒbermittlungen zwischen der Schweiz und dem EWR weiterhin ohne zusĂ€tzliche Garantien möglich seien. Ein Abkommen fĂŒr Datentransfers zwischen der Schweiz und den USA stehe jedoch noch aus.​3 Die Referentin hob hervor, dass es Übergangsfristen fĂŒr laufende Bearbeitungen gebe, bei denen gewisse Bestimmungen des DSG nicht anwendbar seien, solange der Bearbeitungszweck unverĂ€ndert bleibe und keine neuen Daten beschafft wĂŒrden.​4 Auch hĂ€ngige Verfahren unterlĂ€gen weiterhin dem alten Recht, weshalb dieses noch von prakti|scher Bedeutung sei. Bundesvorschriften fĂŒr Personendaten juristischer Personen blieben zudem wĂ€hrend fĂŒnf Jahren nach Inkrafttreten des DSG anwendbar. 1. Praxis des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) Der EDÖB habe zahlreiche Leitlinien, MerkblĂ€tter und Templates veröffentlicht, die Unternehmen als Orientierungshilfe dienen könnten, um mit den gesetzlichen Neuerungen umzugehen, so etwa zu technischen und organisatorischen Massnahmen (TOMs), Datenschutz-FolgenabschĂ€tzungen (DSFA) und dem Auskunftsrecht.​5 Zu den TOMs wurde betont, dass Datensicherheit nur ein Aspekt der Massnahmen sei und auch die DatenbearbeitungsgrundsĂ€tze und Betroffenenrechte Beachtung finden mĂŒssten. Das Merkblatt zur DSFA hebe ausserdem die Notwendigkeit von Self-Assessments bezĂŒglich der Risiken fĂŒr betroffene Personen hervor. Die Dokumente des EDÖB seien jedoch nicht verbindlich, sondern lediglich Orientierungshilfen. Praktisch sei dies etwa an veralteten Massnahmen zu erkennen. Um auf dem Stand der Technik zu sein, sollten sich Unternehmen in solchen Fragen besser an die IT-Security wenden. Dies gelte auch, weil der EDÖB teilweise ĂŒber die gesetzlichen Vorgaben hinausgehe. Weiter habe der EDÖB die Meldeportale optimiert, sodass Datenschutzverletzungen online gemeldet werden könnten, wobei Folgemeldungen nachtrĂ€glich möglich seien. 2. Wichtige Entscheide Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) befasste sich mit der Anwendbarkeit der Übergangsregelung nach Art. 71 DSG auf ein Zugangsgesuch zu 5G-Antennendaten von Sunrise, Salt und Swisscom beim Bundesamt fĂŒr Kommunikation.​6 Bis zur Revision des DSG hĂ€tten Daten juristischer Personen dem DSG unterstanden. FĂŒr Zugangsgesuche zu Daten juristischer Personen nach dem BGÖ sei deshalb auf das DSG verwiesen worden. In der revidierten Version verweise Art. 9 BGÖ nun fĂŒr Daten juristischer Personen auf Art. 57 s RVOG. Nach dem BVGer sei Art. 71 DSG nicht auf das Zugangsgesuch anwendbar, weil das BGÖ bereits an das neue DSG angepasst worden sei; stattdessen finde das neue BGÖ Anwendung. In einem weiteren Entscheid habe sich das Bundesgericht (BGer) mit dem Rechtsmissbrauch bei Auskunftsbegehren befasst. Es habe entschieden, dass das Auskunftsrecht nur zu datenschutzrechtlichen Zielen geltend gemacht werden könne und ein Begehren als offensichtlich rechtsmissbrĂ€uchlich gelte, wenn es nicht der Durchsetzung datenschutzrechtlicher Zwecke diene, datenschutzwidrige Motive verfolge oder primĂ€r datenschutzfremden Zwecken (wie vorliegend der Durchsetzung eines sozialversicherungsrechtlichen Anspruchs) diene.​7 Dies stelle einen Paradigmenwechsel dar, da es aus Sicht des Auskunftserteilenden nach dieser Rechtsprechung nun mehr Möglichkeiten gebe, ein Gesuch abzulehnen. In einem Thurgauer Strafverfahren​8 sei weiter festgehalten worden, dass verspĂ€tete oder nicht erteilte AuskĂŒnfte nicht strafbar seien – nur vorsĂ€tzlich falsche oder unvollstĂ€ndige AuskĂŒnfte könnten strafrechtlich verfolgt werden. Die Referentin empfahl daher, die VollstĂ€ndigkeit einer Auskunft – entgegen dem Musterschreiben des EDÖB – nie zu bestĂ€tigen. Ferner sei der Schlussbericht des EDÖB zur SachverhaltsabklĂ€rung bei Digitec Galaxus​9 der Frage nachgegangen, ob singularisierte Daten einen Personenbezug hĂ€tten, wie wirksam die Empfehlungen des EDÖB seien, und wie umfangreich die Informations- und Transparenzpflicht sein solle. Die Referentin stellte fest, dass gestĂŒtzt auf den Schlussbericht auch singularisierte Daten unter das Datenschutzrecht fallen, sofern RĂŒckschlĂŒsse auf Personen mit verhĂ€ltnismĂ€ssigen Mitteln möglich sind. In Bezug auf die Wirksamkeit der Empfehlungen sei unklar, ob die Beurteilung des EDÖB noch relevant sei, da das neue Recht womöglich andere MassstĂ€be setze. FrĂŒher habe der Fokus darauf gelegen, welche Personendaten zu welchen Zwecken bearbeitet wĂŒrden. Allerdings wĂŒrden nunmehr weder die Transparenz- noch die Informationspflicht eine Zuordnung von Daten und Zwecken verlangen. Ziegler schloss mit einem Blick auf kantonale Datenschutzentwicklungen. Im Kanton Bern solle die Bekanntgabe von Daten ins Ausland unter bestimmten Bedingungen fĂŒr Auftragsbearbeitungen ermöglicht werden.​10 Im Kanton ZĂŒrich solle das neue Gesetz ĂŒber digitale Basisdienste die DatenĂŒbertragung an Cloud-Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen erlauben.​11 Das neue Informations- und Datenschutzgesetz des Kantons ZĂŒrich sei schliesslich seit dem 1. Mai 2024 in Kraft, wobei auf Bundesebene das DSG gelte, wenn kantonale Organe privatrechtlich handelten. II. Update DSGVO Christian Kunz​12 prĂ€sentierte die aktuellen Entwicklungen unter der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Im letzten Jahr seien bedeutende Entscheidungen des EuropĂ€ischen Gerichtshofs (EuGH) und Empfehlungen der europĂ€ischen und nationalen Datenschutzbehörden ergangen, welche die Anwendung der DSGVO in der Praxis massgeblich beeinflusst hĂ€tten. 1. BestĂ€tigung der relativen Auslegung von personenbezogenen Daten Der EuGH habe den relativen Ansatz bei der Qualifikation von personenbezogenen Daten aus dem Breyer-Urteil gefestigt. Pseudonymisierte Daten gelten als personenbezogen, wenn der EmpfĂ€nger ĂŒber Mittel zur Re-Identifizierung verfĂŒge. Dies hĂ€nge von der Rolle des EmpfĂ€ngers ab und es mĂŒssten nur realistisch verfĂŒgbare Identifizierungsmethoden berĂŒcksichtigt werden.​13 In diesem Zusammenhang wies der Referent darauf hin, dass das HGer ZĂŒrich​14 die Möglichkeit einer auslĂ€ndischen Behörde, ein Amts- oder Rechtshilfeverfahren einzuleiten und so Daten zu re-identifizieren, als ausreichend anerkannt habe. 2. Praxisrelevanz des Auskunftsrechts Kunz sah im Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO ein zunehmend praxisrelevantes Thema, da das European Data Protection Board (EDPB) diesbezĂŒglich im Jahr 2023 neue Leitlinien veröffentlicht hatte und das Betroffenenrecht als drittes koordiniertes Enforcement-Thema fĂŒr das Jahr 2024 festgelegt habe. Der EuGH habe in mehreren Urteilen klargestellt, dass das Recht auf Kopie von Daten keine ganzen Dokumente oder AuszĂŒge aus Datenbanken umfassen mĂŒsse, sondern eine originalgetreue und verstĂ€ndliche Reproduktion von Personendaten ausreiche. Eine Ausnahme gelte, wenn solche Kontextinformationen fĂŒr das VerstĂ€ndnis der Daten notwendig seien.​15 Weiter habe der EuGH entschieden, dass das Auskunftsrecht auch die Abfrage in Protokolldateien (Logs) umfasse, da diese als personenbezogene Daten gelten könnten, was jedoch umstritten sei.​16 Die Auskunft ĂŒber Logs sei oft notwendig, um die RechtmĂ€ssigkeit der Datenbearbeitung zu prĂŒfen. Dem mĂŒsse jedoch eine sorgfĂ€ltige InteressenabwĂ€gung vorausgehen und eine schonende Auskunftserteilung sei geboten. Der EuGH habe klargestellt, dass diese Überlegungen auch fĂŒr Banken gelten, solange der nationale Gesetzgeber keine EinschrĂ€nkungen des Auskunftsrechts nach Art. 23 DSGVO festgelegt habe. In einem weiteren EuGH-Urteil sei festgestellt worden, dass das Auskunftsrecht das Recht einschliesse, eine erste vollstĂ€ndige Kopie der Patientenakte unentgeltlich zu erhalten, unabhĂ€ngig von der Motivation des Antrags.​17 Dies gelte auch bei datenschutzfremden Zwecken wie der Vorbereitung eines Haftungsprozesses. Dies im Unterschied zum Auskunftsrecht nach Art. 25 DSG, dessen AusĂŒbung es der betroffenen Person primĂ€r ermöglichen solle, ihre Datenschutzrechte geltend zu machen, wie im revidierten DSG klargestellt worden sei. 3. Harmonisierung der VerhĂ€ngung von Geldbussen Der Referent leitete das nĂ€chste Thema ein, indem er auf einige Rekordbussen fĂŒr den fehlerhaften Umgang mit Nutzerdaten im Jahr 2023 hinwies, wie z.B. gegen Meta (1,2 Milliarden Euro) oder TikTok (345 Millionen Euro). Die Praxis der GeldbussenverhĂ€ngung unterliege klaren unionalen Richtlinien, die durch aktualisierte Leitlinien des EDPB mit einem neuen FĂŒnf-Schritt-System harmonisiert werden sollen. Zu einer weiteren Harmonisierung habe der EuGH beigetragen, der klargestellt habe, dass Art. 83 DSGVO ein schuldhaftes Verhalten voraussetze.​18 Damit habe er der zuvor diskutierten verschuldensunabhĂ€ngigen Haftung eine klare Absage erteilt. FĂŒr die Praxis bedeute dies, dass juristische Personen nur fĂŒr Verstösse hafteten, wenn ein schuldhaftes Verhalten, sei es Vorsatz oder FahrlĂ€ssigkeit, nachgewiesen werden könne. Die Haftung erstrecke sich nicht nur auf GeschĂ€ftsfĂŒhrer oder Vertreter, sondern auch auf natĂŒrliche Personen, die im Rahmen der unternehmerischen TĂ€tigkeit und im Namen der juristischen Person handelten. Dabei sei aber nicht erforderlich, dass eine bestimmte natĂŒrliche Person identifiziert werde, ein Organisationsverschulden reiche aus. Die Interpretation des Urteils und seine praktischen Implikationen sind gemĂ€ss Kunz umstritten. 4. Konkretisierung des Schadenersatzes Der Schadenersatzanspruch gemĂ€ss Art. 82 DSGVO ist laut Kunz durch mehrere EuGH-Urteile konkretisiert worden. Die Rechtsprechung sei entscheidend fĂŒr die Bewertung und Durchsetzung von SchadenersatzansprĂŒchen nach der DSGVO und habe weitreichende Auswirkungen auf die Praxis im Datenschutzrecht. So sei vom EuGH anerkannt worden, dass es keine Erheblichkeitsschwelle bei immateriellen SchĂ€den gebe, wodurch auch BagatellschĂ€den ersatzfĂ€hig seien. Ein immaterieller Schaden setze keinen spĂŒrbaren Nachteil und keine objektiv nachvollziehbare BeeintrĂ€chtigung persönlichkeitsbezogener Belange voraus, weshalb ein bloss kurzfristiger (wenige Tage dauernder) Verlust von Daten durch deren Veröffentlichung im Internet ausreiche. BegrĂŒndet werde diese Auslegung damit, dass der Schadenersatzanspruch primĂ€r dem Ausgleich und nicht der Abschreckung oder Bestrafung diene.​19 Ein immaterieller Schaden könne zudem auch aus der BefĂŒrchtung eines zukĂŒnftigen Datenmissbrauchs nach einem Cyberangriff resultieren. Der Nachweis der negativen Folgen liege in der Verantwortung der betroffenen Person und erfordere eine individuelle Betroffenheit im Einzelfall.​20 Es sei mittels einer ex ante-Betrachtung im Hinblick auf die Angemessenheit der getroffenen Massnahmen zu |prĂŒfen, ob der Cyberangriff durch mangelnde Datensicherheit ermöglicht wurde. Der Referent betonte, dass eine Verletzung der DSGVO allein nicht automatisch zu einem Schadenersatzanspruch fĂŒhre; der konkrete Schaden mĂŒsse in jedem Fall nachgewiesen und festgestellt werden.​21 Wichtig sei aber, dass ein rein hypothetisches Risiko nicht ausreiche (wie z.B. der erwiesene Ausschluss der Kenntnisnahme durch Dritte). Zudem gelte beim Nachweis des Schadens eine Beweislastumkehr: Es werde vermutet, dass der Verantwortliche schuldhaft gehandelt habe, wobei sich dieser entlasten könne, um HaftungsansprĂŒche abzuwenden.​22 5. Vereinfachung internationaler Datentransfers FĂŒr internationale Datentransfers in die USA sei das EU-US Data Privacy Framework (DPF) und der Angemessenheitsbeschluss fĂŒr die USA am 10. Juli 2023 durch die EuropĂ€ische Kommission verabschiedet worden. Das DPF diene als Grundlage fĂŒr die DatenĂŒbermittlung in die USA, ohne auf Standardvertragsklauseln (SCCs) und eine Datentransfer-FolgenabschĂ€tzung zurĂŒckgreifen zu mĂŒssen. Allerdings werde in der Praxis eine kritische Evaluation erwartet und eine ÜberprĂŒfung durch den EuGH sei absehbar. Da unklar sei, ob das DPF einer erneuten richterlichen ÜberprĂŒfung standhalte («Schrems III»), empfahl Kunz fĂŒr die Praxis, weiterhin auf Backup-Lösungen wie SCCs zurĂŒckzugreifen. III. AI Governance: ein Praxisbericht Die Implementierung einer AI Governance stellt fĂŒr Unternehmen eine Herausforderung dar. Anne-Sophie Morand​23 bot in ihrem Referat einen praxisorientierten Einblick in die Gestaltung und Entwicklung einer solchen AI Governance. Sie definierte AI Governance zunĂ€chst als ein umfassendes System von Regeln, organisatorischen Massnahmen, Prozessen, Kontrollen und Tools, die dem Unternehmen helfen wĂŒrden, eine vertrauenswĂŒrdige, verantwortungsvolle, ethische, rechtlich zulĂ€ssige und effiziente Entwicklung und Nutzung von KI-Technologie zu gewĂ€hrleisten. Ziel sei es, Risiken zu minimieren, Compliance zu gewĂ€hrleisten und gleichzeitig die Innovationskraft zu fördern. Auch das Einhalten regulatorischer Vorgaben solle damit sichergestellt werden. Dabei hob die Referentin insbesondere den AI Act​24 der EU hervor, der extraterritoriale Wirkung habe und damit potenziell auch fĂŒr Schweizer Unternehmen anwendbar sei. Morand nannte ferner die AI Convention des Europarats​25 und wies darauf hin, dass der Bundesrat Ende 2024 einen Bericht bezĂŒglich der Regulierung von KI in der Schweiz vorlegen werde.​26 Der Aufbau einer AI Governance beginne mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sowohl ĂŒber juristisches als auch technisches Know-how verfĂŒgen solle. Den Wert dieser InterdisziplinaritĂ€t hob die Referentin besonders hervor. Eine Arbeitsgruppe mĂŒsse nicht nur juristisch logisch vorgehen, sondern zunĂ€chst ein gemeinsames VerstĂ€ndnis fĂŒr Begriffe erarbeiten und stets darauf achten, dass die Entscheide fĂŒr das Business umsetzbar seien. In praktischer Hinsicht empfahl Morand, zunĂ€chst innerhalb der Kerngruppe ein «AI Governance Framework» als Basisrahmenwerk zu erstellen. Auch mĂŒssten die Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens festgelegt und die Rollen klar definiert werden. Morand betonte weiter, dass die UnternehmensfĂŒhrung bereits frĂŒh in den Implementierungsprozess einbezogen werden solle, damit die Akzeptanz im Unternehmen von Beginn an hoch sei. Konkret regle eine AI Governance die Entwicklung und den Betrieb von sog. «KI-Systemen» sowie die Entwicklung von sog. «General Purpose AI Models» (kurz GPAI Models). Auch die Nutzung privater KI-Tools durch Mitarbeitende zu Arbeitszwecken werfe in der Praxis u.a. datenschutzrechtliche Fragen auf, wenn Personendaten in diese KI-Tools eingespeist wĂŒrden. Daher hĂ€tten grössere Unternehmen in der Regel eigene ICT-Richtlinien und stellten unternehmensinterne KI-Tools (z.B. SwisscomGPT) zur VerfĂŒgung, mit welchen die Kontrolle ĂŒber die Daten sichergestellt werden könne. In der Umsetzung seien unterschiedliche Konzepte denkbar. Möglich sei etwa eine AI Governance, bei der sĂ€mtliche Systeme nach dem gleichen Ansatz geprĂŒft wĂŒrden. Möglich sei aber auch eine «smart»-Variante, welche differenzierter funktioniere und unterschiedliche Systeme in unterschiedliche Risikokategorien einteile. Die Kategorien könnten sich am AI Act orientieren, aber weitergehend auch eigene, spezifische Kriterien innerhalb eines Unternehmens berĂŒcksichtigen, etwa Reputationsrisiken. Bei Hochrisiko-KI-Systemen erscheine es sinnvoll, verschiedene GrundsĂ€tze zu definieren, deren Einhaltung besonders geprĂŒft werde (z.B. Compliance, Fairness, Transparenz, QualitĂ€t der Daten, Security usw.). In jedem Fall sei es wichtig, AI Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in bestehende Strukturen und Prozesse zu integrieren. Gerade in grösseren Unternehmen wĂŒrden bereits viele Prozesse im Bereich Data Governance und Security bestehen. Mit Blick auf neuartige Prozesse sei deshalb das Zusammenspiel mit bestehenden Prozessen sauber zu evaluieren, da es sonst zu Überschneidungen kommen könne. Auch die Risikotoleranz mĂŒsse zu Beginn bewertet werden, um zu verstehen, wo innerhalb der Prozesse Schwerpunkte zu setzen seien. In grösseren Un|ternehmen sei zudem die Schaffung einer Ethikkommission denkbar, welche insbesondere Hochrisiko-Systeme hinsichtlich ihrer Fairness prĂŒfe. Wichtig sei es auch, die KI-Systeme nach deren Lancierung regelmĂ€ssig zu re-evaluieren und zu ĂŒberwachen. Ein wesentliches Element sei fĂŒr Unternehmen die Vertrauensbildung. Vertrauen mĂŒsse aufgebaut und aufrechterhalten werden, weshalb dem Element Ethik grosses Gewicht zukomme. Swisscom verfolge etwa die Vision eines «innovators of trust»: Neben der Innovation sei das Vertrauen so gewichtig, dass im Unternehmen teilweise weiter gegangen werde, als es die Gesetzgebung verlange. Letztlich könne die Implementierung einer AI Governance sogar zu einem Wettbewerbsvorteil fĂŒhren, indem Innovation innerhalb ethischer Grenzen gefördert und gleichzeitig Risiken minimiert werden könnten. Abschliessend resĂŒmierte Morand, dass es keine Einheitslösung fĂŒr die Umsetzung einer AI Governance gebe. Massgebend seien die konkreten UmstĂ€nde im Unternehmen. Ein risikobasierter Ansatz sei aber sinnvoll, wenn womöglich auch der AI Act zu berĂŒcksichtigen sei. Dabei sei es wichtig, frĂŒhzeitig mit der Umsetzung zu beginnen und sich einen umfassenden Überblick ĂŒber den Einsatz und die Entwicklung von KI-Tools im eigenen Unternehmen zu verschaffen. Schliesslich sei die InterdisziplinaritĂ€t sehr wichtig und es lohne sich auch fĂŒr Juristinnen und Juristen, ein technisches GrundverstĂ€ndnis im KI-Bereich aufzubauen. IV. Datenethik: Konzepte, Inhalte, Bedeutung – theoretische EinfĂŒhrung und Reality-Check Markus Christen​27 und Matthias Glatthaar​28 diskutierten sodann ĂŒber die theoretischen Grundlagen und praktischen Herausforderungen der Datenethik. Zuerst stellte Christen grundlegende Konzepte vor, anschliessend berichtete Glatthaar aus der Praxis. Christen eröffnete sein Referat mit der Analogie, dass Daten hĂ€ufig als das «Öl des 21. Jahrhunderts» bezeichnet wĂŒrden, um ihr Innovationspotential zu verdeutlichen. Die Datenethik greife dort unterstĂŒtzend ein, wo sich ein Spannungsfeld zwischen Ausschöpfung des Innovationspotentials und fundamentaler Bedrohung fĂŒr die Freiheit und PrivatsphĂ€re durch die Datennutzung auftue. 1. Datenethik-Kodex der Data Innovation Alliance Ende 2020 habe die Expertengruppe Datenethik der Data Innovation Alliance einen Ethik-Kodex fĂŒr datenbasierte Wertschöpfung veröffentlicht.​29 Dieser Kodex biete Antworten auf ethische Fragen entlang des Datenlebenszyklus und diene als Leitfaden fĂŒr Unternehmen, um ethische Prinzipien bei der Datenbearbeitung zu verankern. Gerade auch fĂŒr kleinere Unternehmen mit begrenzten Ressourcen könne dieser Datenethik-Kodex eine wertvolle Orientierungshilfe bieten, um ethische Fragen frĂŒhzeitig zu erkennen, zu diskutieren und effizient zu regeln. Der Kodex basiere auf drei ethischen Grundprinzipien: Schadensverminderung, Gerechtigkeit und Autonomie. Die Schadensverminderung statuiere den Schutz von Daten vor unberechtigtem Zugriff und die Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt. Unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit solle die soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Fairness gefördert werden. Die Autonomie solle selbstbestimmtes Handeln durch den Schutz der PrivatsphĂ€re ermöglichen und die WĂŒrde der Betroffenen wahren. ZusĂ€tzlich definiere der Kodex prozedurale Werte wie Kontrolle, Transparenz und Rechenschaft, um sicherzustellen, dass der Umgang mit Daten innerhalb eines Unternehmens wohldefiniert und nachvollziehbar sei. 2. Vier Etappen der Datennutzung Der Kodex orientiere sich an den vier Etappen der Datennutzung, dem data life cycle. Der data life cycle beginne mit der Datenerfassung, indem digitalisierte Daten erstellt bzw. erworben wĂŒrden. Als nĂ€chster Schritt wĂŒrden im Rahmen der Datenverwaltung Datenbanken aufgebaut und das Datenmanagement (u.a. Sicherheitsmechanismen) implementiert. Mit der Datenproduktentwicklung wĂŒrden anschliessend datenbasierte Wertschöpfungsmechanismen geschaffen (z.B. bestimmte Machine-Learning-Modelle) und schliesslich wĂŒrden die Datenproduktauswirkungen anhand der Effekte von datenbasierten Produkten auf Individuen und Gemeinschaften bewertet. 3. Ethik-Strukturen Die Implementierung einer Datenethik in einem Unternehmen oder in einer anderen Organisation umfasse die Schaffung von Strukturen und Programmen, die ethisches Verhalten fördern wĂŒrden. Es gebe unterschiedliche AnsĂ€tze, allen voran den Fokus auf Individuen durch Ausbildung oder auf die Organisation durch strategisches Management. Ein anderer Ansatz fokussiere darauf, definierte Gremien oder prozedurale Richtlinien und ethische ReflexionsrĂ€ume zu schaffen und Entscheidungswege festzulegen. Christen stellte verschiedene Arten von Gremien​30 und Prozeduren​31 vor, welche die ethischen Probleme identifizieren, ĂŒber die Vorgehensweise zur Lösung des ethischen Problems entscheiden und die ethische Handlungsweise durchsetzen wĂŒrden. Die verschiedenen AnsĂ€tze wĂŒrden sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern könnten sich ergĂ€nzen, um ein kohĂ€rentes Datenethik-Konzept zu bilden. 4. Drei Ebenen der Datenethik Der Referent ĂŒbergab das Wort an Glatthaar, der erlĂ€uterte, wie die Umsetzung der theoretischen Konzepte der Datenethik in der Praxis funktioniert. Er zeigte dies am Beispiel der Datenethik des Migros-Genossenschafts-Bundes (im folgenden «Migros») auf. Die Migros verfolge keinen maximalen Ansatz in Bezug auf die ethische Datennutzung. Der Grundgedanke der Datenethik bei der Migros laute: Wenn es möglich ist, Daten zu nutzen, soll dies grundsĂ€tzlich auch geschehen, allerdings stets verantwortungsvoll und unter den richtigen ethischen Bedingungen. Dabei sollen die Datenethik-GrundsĂ€tze eingehalten werden. Das Datenethik-Konzept der Migros sei dreiteilig ausgestaltet. Auf der strategischen Ebene habe die Migros den Ethik-Kodex fĂŒr datenbasierte Wertschöpfung als massgebliches WertgefĂŒge ĂŒbernommen. Dieser Kodex habe als Basis fĂŒr eine Arbeitsgruppe gedient, die sich mit Datenethik befasst habe. GestĂŒtzt auf den Ethik-Kodex berate und beurteile eine Datenethik-Stelle datengetriebene Projekte, was den taktischen Ansatz ausmache. Auf operativer Ebene ergĂ€nze eine Checkliste das Datenethik-Konzept. Diese sei als Hilfestellung fĂŒr die tĂ€gliche Arbeit gedacht und solle dabei helfen, bei der Programmierung der Algorithmen die GrundsĂ€tze des Datenethik-Kodex einzuhalten. Veranschaulicht wurde die Implementierung dieses Datenethik-Konzepts anhand von KI-Anwendungen. Die Migros habe sich verpflichtet, verantwortungsvoll mit KI umzugehen. Dies umfasse einerseits die Auswahl der Tools, weshalb bestimmte KI-Anwendungen genutzt werden dĂŒrften, wĂ€hrend der Zugriff auf andere gesperrt sei. ZusĂ€tzlich sei eine Liste von Prinzipien der KI-Nutzung ausgearbeitet worden, die als Leitlinie fĂŒr Werte dienen solle. Zentral fĂŒr die KI-Nutzung seien die Prinzipien Fairness, Transparenz, Verantwortung (durch human in the loop) und Werteorientierung. 5. Operative Umsetzung GemĂ€ss Glatthaar verfolgt die Migros bei der Operationalisierung ihres Datenethik-Konzepts einen prozeduralen Ansatz. Das Digital Governance Framework solle möglichst einfach gehalten werden und als «One-Stop-Shop» fĂŒr alle anwendbaren Prozesse fungieren. So stehe beispielsweise aktuell zur Diskussion, ob die PrĂŒfung von KI in bestehende PrĂŒfprozesse integriert werden könne oder ob ein zusĂ€tzlicher PrĂŒfschritt erforderlich sei. ErgĂ€nzend zur Umsetzung von datengetriebenen Projekten solle ausserdem ein Beratungsprozess stattfinden, der das GeschĂ€ft begleite und sicherstelle, dass Projekte je nach KritikalitĂ€t bestimmte FolgeprĂŒfungen auslösen könnten, um eine Entscheidung ĂŒber die DurchfĂŒhrung oder den Verzicht zu treffen. 6. Ideal World Approach Losgelöst von der konkreten Operationalisierung nannte der Referent sinnvolle AnsĂ€tze fĂŒr eine Datenethik, die als Grundlage fĂŒr jedes strukturelle Konzept dienten. Ein sinnvoller Ansatz fĂŒr die Implementierung einer Datenethik in Organisationen sei die BeschrĂ€nkung auf wenige, aber essenzielle Prinzipien. Diese Prinzipien wĂŒrden als Grundlage fĂŒr alle ethischen Entscheidungen und Handlungen im Umgang mit Daten dienen. Ein weiteres wichtiges Element sei die pluralistische Zusammensetzung des Gremiums, das fĂŒr die Überwachung der Datenethik verantwortlich sei. Es sei entscheidend, dass nicht alle Mitglieder des Boards ein persönliches Interesse (skin in the game) an den AktivitĂ€ten hĂ€tten. Eine solche Zusammensetzung garantiere eine objektive und ausgewogene Entscheidungsfindung und verhindere Interessenkonflikte. Die Implementierung von Datenethik solle durch die Einbettung von Prozessen in bestehende Strukturen erfolgen und nicht durch die Schaffung zusĂ€tzlicher, ĂŒbergeordneter Prozesse. Dies fördere die Akzeptanz und erleichtere die Integration in den Arbeitsalltag. Zur ErgĂ€nzung der universellen Prinzipien sei es hilfreich, eine Fallsammlung anzulegen. Diese Sammlung biete konkrete Beispiele, die die Prinzipien lebendig und greifbar machen wĂŒrden. Durch die Analyse und Darstellung ausgewĂ€hlter FĂ€lle werde die Umsetzung der Prinzipien in der Praxis klar und nachvollziehbar. Es sei wichtig, diese FĂ€lle nicht abstrakt, sondern konkret zu gestalten, um ihre Relevanz und Anwendbarkeit zu maximieren. 7. Gedanken zur Datenethik Glatthaar teilte abschliessend seine Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen der Datenethik. Die zunehmende KomplexitĂ€t im Bereich der Datenethik, geprĂ€gt durch neue Terminologien und Regulierungen wie den AI Act, stellten Organisationen vor grosse Herausforderungen. Um Überforderung zu vermeiden und Innovationen nicht zu behindern, regte er an, Themen zu vereinfachen und sie klar zu strukturieren. In der Praxis werde der Unterschied zwischen rechtlichen und ethischen Anforderungen immer kleiner. Ethische Überlegungen blieben zwar weiterhin relevant, der Bedarf nach einer von rechtlichen Aspekten losgelösten Ethik-PrĂŒfung nehme in der Tendenz aber ab. Der Referent unterstrich als Schlusswort die Notwendigkeit eines strukturierten und durchdachten Ansatzes zur Implementierung einer Datenethik, der sowohl rechtliche als auch ethische Aspekte berĂŒcksichtige, um nachhaltige und innovative Entwicklungen in Organisationen zu fördern. Dieser Punkt wurde auch in der anschliessenden Diskussion bestĂ€tigt und hervorgehoben, dass Fairness oft ĂŒber gesetzliche Anforderungen hinausgehe und ethisches Verhalten nicht nur fĂŒr die Regulatorik, sondern insbesondere fĂŒr das Vertrauen und die Reputation eines Unternehmens entscheidend sei. V. Diskussionsrunde: Enthalten KI-Modelle Personendaten? – Und anderes, was wir die Techies schon immer fragen wollten Den Schlusspunkt setzte eine von Rosenthal moderierte Diskussionsrunde zwischen Lena A. JĂ€ger​32, die zur Interaktion von Mensch, Maschine und Sprache forscht und Imanol Schlag​33, der zu neuronalen Netzwerken forscht und den Sprachmodellbereich der «Swiss AI Initiative» leitet. In dieser technischen Betrachtung sollte u.a. der Frage nachgegangen werden, ob KI-Modelle Personendaten enthalten und den Teilnehmenden die Möglichkeit eingerĂ€umt werden, Fragen zu stellen. 1. Grundlagen Schlag erlĂ€uterte zunĂ€chst, was in einem grossen Sprachmodell ĂŒberhaupt drinsteckt: Er erwĂ€hnte das Beispiel Llama3 von Meta, ein Modell mit 70 Milliarden Parametern. Dieses umfasse etwa 130 Gigabyte Daten, die aus nicht menschlich interpretierbaren Kommazahlen bestĂŒnden. Davon seien lediglich einige wenige Kilobyte Quellcode, welcher beschreibe, wie gewisse Funktionen auszusehen hĂ€tten. Der Rest der Dateien seien Zahlen, welche die Funktionen parametrisierten. Diese Zahlen stellten u.a. sog. embeddings dar, welche dann in Worte oder Wortteile umgemĂŒnzt wĂŒrden. Ein eingegebener Prompt werde zuerst in Zahlen umgewandelt, damit er interpretiert werden könne. Dies funktioniere, indem SĂ€tze in Worte und Wortteile heruntergebrochen wĂŒrden (sog. Tokenisierung). Jeder Token werde dann durch eine Zahl ersetzt, mit welcher gearbeitet werden könne. Als Output resultiere ebenfalls eine Zahl, welche mit einem Wörterbuch einem Wort zugeordnet werden könne und in der Folge als «Wort» ausgegeben werde.​34 Um zu veranschaulichen, wie diese Zuordnung von Wörtern in Sprachmodellen funktioniert, kam JĂ€ger auf die AnfĂ€nge der Linguistik zu sprechen. Lange sei versucht worden, Wörter zu definieren. Ein «Baum» sei etwa als «Pflanze, die Licht benötigt» und damit ĂŒber seine Eigenschaft(en) definiert worden. In den 1950er-Jahren sei diese Methode aber zunehmend angezweifelt und Wörter seien ĂŒber ihren Kontext definiert worden. Dabei sei quantifiziert worden, in welcher «Nachbarschaft» sie auftauchten. Der «Baum» sei somit nahe dem «Garten» oder der «Natur», aber hĂ€ufig auch bei «der» oder «ein» anzusiedeln. Nicht oft anzusiedeln sei der «Baum» hingegen bei «die». Syntaktische und semantische Eigenschaften definierten folglich, wie hĂ€ufig ein Wort in einem Kontext auftrete. Bei Milliarden von SĂ€tzen könne so die Bedeutung eines Wortes quantifiziert werden. So funktionierten auch neuronale Netzwerke: Wörter wĂŒrden durch ihre Kontexte definiert, wobei sich diese Kontexte durch Muster in grossen Mengen von Trainingsdaten herauskristallisieren liessen und vom System verstanden werden könnten. So könnten syntaktische oder grammatikalische Strukturen extrahiert werden, aber auch die Bedeutungen von Wörtern. JĂ€ger unterstrich aber, dass Faktenwissen nur ein Nebenprodukt darstelle. Daraufhin stellte Rosenthal fest, dass es sich bei der Funktionsweise von KI-Modellen eigentlich um eine grosse StatistikĂŒbung handle, in welcher Wörter kartographiert wĂŒrden – wo kĂ€men welche Wörter wie vor und in der NĂ€he welcher Wörter befĂ€nden sich diese. Dies funktioniere aber nicht zweidimensional, sondern im Fall von GPT3 in 12'000 Dimensionen. JĂ€ger beruhigte das Publikum mit dem Hinweis, dass diese «Dimensionen» fĂŒr Computer bei genĂŒgend Rechenleistung kein Problem darstellten. Vielmehr erlaube gerade diese KomplexitĂ€t, auch komplexere Muster in den Daten zu erkennen. Schlag ergĂ€nzte, dass diese Technologie weder besonders kompliziert noch neu sei. Neu seien einzig die grossen Mengen an Daten und Rechenleistungen. So mĂŒsse ein Rechenaufwand bewĂ€ltigt werden, der bis vor kurzem als unmöglich galt. 2. Trainingsdaten und Training von KI-Modellen Anschliessend wurde das Thema Trainingsdaten vertieft. Rosenthal hielt fest, dass ein Modell keine klassische Datenbank darstelle, in welcher nach Inhalten gesucht werden könne. Von den beiden Fachpersonen wollte er wissen, wie sich das VerhĂ€ltnis von Trainingsmaterial zu Grösse des Modells gestalte. GemĂ€ss Schlag ist das Modell Llama3 auf 15 Billionen Tokens trainiert, was etwa 45 Terabyte reiner Textdateien entspreche. Diese liessen sich zwar auf die erwĂ€hnten 130 Gigabyte komprimieren, aber kaum ohne Datenverlust. Denn im Trainingsprozess wĂŒrden keine direkten Kopien jedes Dokuments gespeichert, sondern die essenzielle Information, Ă€hnlich wie bei einer lossy compression. Rosenthal stellte daraufhin fest, dass es sich also um eine Zusammenfassung des Kontexts, in welchem die Daten gebraucht wĂŒrden, handle und fragte JĂ€ger, ob die Menge des Trainingsmaterials ĂŒberhaupt herausgelesen werden könne. Sie stellte klar, dass im Gegensatz zu anderen Standard-Komprimierungsalgorithmen keine bestimmte Anzahl an Bytes verloren gehe. Weil nicht kontrollierbar sei, wo und wie bestimmte Bytes eingespart wĂŒrden, sei auch nicht nachvollziehbar, welche Daten in einem Modell noch vorhanden seien. Es sei zwar möglich, dass von gewissen Trainingsbeispielen Daten unverĂ€ndert enthalten seien – etwa Namen oder Telefonnummern. Man wisse allerdings nicht a priori, welche Daten beim Training komplett erhalten blieben. Sicher sei hingegen, dass nicht sĂ€mtliche Informationen in den Daten enthalten seien. Sodann kam die Runde auf das Training solcher Modelle zu sprechen. Rosenthal fragte, ob ein Supercomputer sĂ€mtliche Texte lese und so bereits die «Bias»-Probleme begĂ€nnen. Nach Schlag macht das Modell hĂ€ufiger in den Trainingsdaten vorkommende Texte wahrscheinlicher und SĂ€tze, die darin nicht vorkommen, weil sie zufĂ€llig oder syntaktisch falsch sind, weniger wahrscheinlich. Das Training |sei also im Wesentlichen ein Erraten des nĂ€chsten Wortes. Dies fĂŒhre zu viel Allgemeinwissen. Trainingsdaten wĂŒrden also tokenisiert und dann heruntergebrochen, woraufhin das Modell eine Voraussage mache. Diese werde als kontinuierliche – nicht binĂ€re – Variable bewertet. Ein Gradientenabstieg zeige dann, in welche Richtung eine Korrektur erfolgen mĂŒsse. Diese Methode funktioniere konkret mittels Auslassungen von Wörtern in bestehenden Texten und bei sehr vielen Texten gleichzeitig (sog. Parallelisierung). Auf die Frage, ob bei einem solchen Training auch Menschen involviert seien, erlĂ€uterte JĂ€ger zwei Prozesse: Einerseits das sog. «Finetuning», bei welchem ein Modell durch die Bereitstellung von Beispielen optimiert werde, um es möglichst gut auf seine Aufgabe auszurichten. Dazu wĂŒrden Trainingsdaten verwendet, die von Menschen erstellt wurden und Fragen (Inputs) mit erwĂŒnschten Antwortmöglichkeiten (Outputs) in Verbindung setzen. Menschen wĂŒrden dann die Antwortmöglichkeiten gemĂ€ss dieser Ausrichtung «labeln», woraufhin das bereits vortrainierte Modell mit denselben Parametern angepasst werde, sodass fĂŒr die behandelten Fragen die gewĂŒnschten Antworten resultierten. Andererseits existiere im Rahmen des sog. «Alignment» das «Reinforcement-Learning from Human Feedback». Dabei werde das bereits fertig trainierte Modell im Stadium seiner Anwendung mittels Nutzerdaten verbessert. JĂ€ger nannte als Beispiel die Feedbackfunktion, bei der per «Daumen hoch» oder «Daumen runter» dem Modell gezeigt werde, ob eine Antwort gut gewesen sei. Dadurch könne das Modell dazu motiviert werden, eine andere (bessere) Antwort zu produzieren. Rosenthal fragte daraufhin, ob mit diesen beiden Prozessen versucht werde, das Modell in eine andere Richtung zu rĂŒcken. Schlag antwortete, dass ein Modell, das einen Text vervollstĂ€ndigen könne, allein noch keine Persönlichkeit habe. Es «antworte» auf eine Frage etwa, indem es die Frage wiederhole und nicht eine Antwort liefere. FĂŒr die «Persönlichkeit» sei das Reinforcement-Learning notwendig, welches ein Modell konditioniere und eine gewisse Ideologie implementieren könne. Diese Prozesse brĂ€uchten jedoch nur minimalen Rechenaufwand und fĂ€nden in Form eines reward models statt, bei dem die KI sich selbst trainiere. Im Rahmen des Alignments könnten auch konkretere Vorgaben an die Quellen oder an die «Sicherheit» einer Aussage gemacht werden. Ein reward model könne so trainiert werden, dass es Personendaten erkenne, und es könne im Rahmen des Alignments so justiert werden, dass keine Personendaten herausgegeben wĂŒrden. GemĂ€ss JĂ€ger kann mittels Prompt Engineering erkannt werden, was fĂŒr ein Output resultiert, wenn bestimmte Dinge eingegeben werden. Ein Prompt im Sinne einer Datenbankabfrage, mit welcher die Personendaten von beliebigen Personen zuverlĂ€ssig abgefragt werden könnten, existiere so jedoch nicht. Unternehmen könnten jedoch verpflichtet werden, bekanntzugeben, welche Trainingsdaten sie verwendeten und ob und welche Personendaten darin enthalten seien. Man könne folgern, dass Personendaten, die nicht in den Trainingsdaten vorkĂ€men, auch nicht als Output resultierten. Schlag ergĂ€nzte hierzu, dass es auch möglich sei, einen Text unwahrscheinlicher zu machen (sog. «Machine Unlearning»), sodass er nicht mehr generiert werde. Dennoch könne noch irgendwo im Trainingsdatensatz ein entsprechendes Paket existieren. Rosenthal wies darauf hin, dass ein System auch schon frĂŒher beginnen könne zu halluzinieren. GemĂ€ss Schlag muss man dazu am Training ansetzen: Je lĂ€nger ein System trainiert werde, desto weniger halluziniere es. Entsprechend könne man so verhindern, dass beim Training mehr Personendaten in das Modell gegeben werden mĂŒssen, damit ein «korrekter» Output herauskomme. 3. «Biases» und andere Probleme Rosenthal kam sodann auf aktuelle FĂ€lle zu sprechen, die fĂŒr Schlagzeilen gesorgt hatten. So habe Google Gemini Bilder von PĂ€psten mit unterschiedlichen Geschlechtern und Hautfarben generiert, was fĂŒr viel Kritik sorgte​35 Nach Schlag ist in diesen FĂ€llen das Problem beim Alignment zu verorten. Bildgeneratoren könnten gesteuert werden, indem das Prompting angepasst werde, ohne dass ein User dies wisse. Das Alignement mache Modelle nicht nur konversationell, sondern könne auch generalisieren. Dabei sollen die Modelle entlang der GrundsĂ€tze harmless, honest und helpful Outputs generieren. JĂ€ger ergĂ€nzte, dass das Wort «Bias» völlig ĂŒberladen sei. Bei Sprachmodellen werde primĂ€r diskutiert, wie bestimmte Personengruppen dargestellt werden – etwa in Form eines Geschlechterbias oder eines rassistischen Bias. Dies sei jedoch von der Konsequenz her etwas anderes als ein Entscheidungsbias. Bei einem ReprĂ€sentationsbias wĂŒrde ein Modell im Falle eines Geschlechterbias dazu tendieren, dass «MĂ€dchen» bei gleicher Ausgangslage stereotypisch als «schwach» oder «Àngstlich» dargestellt wĂŒrden. Bei der Entwicklung technischer Lösungen zur Vermeidung von Biases spielten also kulturell geprĂ€gte Meinungen oder Tatsachen (wie die Unmöglichkeit einer PĂ€pstin) eine zentrale Rolle. Rosenthal erkundigte sich daraufhin, ob diese Biases angepasst werden könnten – entweder ĂŒber andere Trainingsdaten (bspw. durch den Ausschluss von Social-Media-Posts) oder ĂŒber das Alignment. Er erlĂ€uterte, dass dies aus rechtlicher Sicht nötig sein könnte. Dem entgegnete JĂ€ger, dass Entwicklerinnen und Entwickler sich durchaus zu diesen Themen Gedanken machten und nicht blind fĂŒr gesellschaftliche Fragen Algorithmen entwickelten. Gewisse Probleme seien so lösbar, aber lĂ€ngst nicht alle. Geschlechterbiases etwa seien tief verankert in sĂ€mtlichen historischen und nicht historischen Daten. Dies könne weder mit Augmentation der Trainingsdaten noch mit einem Alignment ĂŒberwunden werden. Es sei mit den aktuellen Techniken illusorisch, diese Biases komplett zu ĂŒberwinden. Zudem entspreche die subjektive Wahrnehmung in vielen FĂ€llen auch |einfach den Biases – es sei somit ein gesellschaftliches Thema, das viel grösser als «nur» KI sei. Aus dem Publikum wurde anschliessend gefragt, was die GrĂŒnde dafĂŒr seien, dass aufgrund eines Prompts identische Bilder oder identische Texte, wie sie bereits in den Trainingsdaten vorkĂ€men, resultierten? Rosenthal verwies hierzu auf eine Untersuchung, in welcher versucht wurde, Trainingsdaten mit einer neuen Methode (sog. divergence attack) zu extrahieren, was auch gelungen sei.​37 Schlag erklĂ€rte, dass gewisse Arten von Texten sehr oft in den Trainingsdaten vorkĂ€men, etwa die amerikanischen Bill of Rights oder Lizenztexte. Gebe man hiervon den ersten Satz in ein Modell ein, so werde dieses den Text vervollstĂ€ndigen. Relevant sei somit die KomplexitĂ€t und LĂ€nge des Textes, aber auch wie oft das Modell den Text wĂ€hrend des Trainings sehe. Bei Bildern seien die verfĂŒgbaren Daten noch geringer, weshalb oft die gleichen Daten verwendet wĂŒrden. Dort finde eine eigentliche Rosinenpickerei statt, wĂ€hrend bei Texten der gleiche Text bewusst nicht öfter als fĂŒnf Mal verwendet werde. Rosenthal stellte daraufhin fest, dass aus datenschutzrechtlicher Sicht folglich ein Interesse daran bestehe, mit mehr Daten zu arbeiten, da dann einzelnen Inhalten weniger Gewicht zukĂ€me. Dem entgegnete Schlag, dass die Nutzung als Wissensspeicher gegen die Natur eines Sprachmodelles gehe. TatsĂ€chlich sollten die Daten möglichst divers sein, damit der Raum von möglichen SĂ€tzen, die Sinn ergĂ€ben, möglichst breit abgedeckt werden könne. Er illustrierte dies anhand eines Beispiels, in welchem er und sein Team ein Forschungsarchiv als Trainingsdaten genutzt hĂ€tten, was in der Folge dazu gefĂŒhrt habe, dass das Modell komplexe mathematische Aufgaben habe erledigen können. Dasselbe Modell sei aber nicht in der Lage gewesen, eine einfache Addition durchzufĂŒhren. Daraufhin wurde die Diskussion auf das Thema Personendaten verschoben. Rosenthal zeigte am Beispiel von ChatGPT und der Frage, wer «Adrian Lobsiger» sei, dass dieses Modell viele vermeintliche Personendaten herausgebe, auch solche die objektiv falsch seien.​38 JĂ€ger stellte hierzu klar, dass im genannten Beispiel nicht abstrahiert worden sei und dieses ein zu direktes Produkt darstelle. Im konkreten Fall sei nicht kontrolliert worden, wie stark die Trainingsinstanz einem Inputtext entspreche. Bereits dieser Input könne fehlerhaft sein. Das Modell sei darauf trainiert zu sprechen. Es zeige somit stets das wahrscheinlichste Resultat an, etwa eine Ă€hnliche Person, auch wenn es ĂŒber keine oder nur wenige Daten verfĂŒge. Möglich sei jedoch auch, dass gewisse Trainingsbeispiele nicht genĂŒgend komprimiert gewesen seien, wie etwa die generierten Bilder, die ganze Bildteile ĂŒbernommen hatten.​39 Dort argumentiere die Forschung ebenfalls mit der Wahrscheinlichkeit: Wie wahrscheinlich sei ein solcher Output, wenn das Originalbild nicht bereits als Input in den Trainingsdaten gewesen wĂ€re? Dies fĂŒhrte zur Frage, warum in diesem Kontext als Output u.a. der Name «Hanspeter ThĂŒr»​40 ausgegeben wurde, wie Rosenthal bildlich zeigte. Schlag erklĂ€rte, dass die Namen erschienen, weil das Modell die Daten beim Training gesehen habe. Es sei möglich, dass das Modell zahlreiche Medienmitteilungen verarbeitet habe, in welchen die beiden Namen zusammen erschienen seien. Sodann wurde das Thema Hacking angesprochen. Hierzu hielt Schlag fest, dass die veröffentlichten Modelle nicht mehr trainierten und damit nicht verĂ€ndert oder gehackt werden könnten. Bei einer neuen Session sei also alles gleich wie in der vorherigen Session. Es gebe unterschiedliche Arten von Hacking, etwa Jailbreaking. Das Alignment sei hingegen nicht perfekt – so könne man Anleitungen erhalten (z.B. zum Bau von Bomben), auch wenn diese nicht ausgegeben werden sollten. Bei einer sog. «Retrieval-Augmented Generation» (RAG) wĂŒrden hingegen Dokumente mit richtigen Informationen ĂŒbernommen und in einen Kontext geladen. Diese wĂŒrden dann vom Sprachmodell ĂŒbernommen, da es diese ja auch gerade ĂŒbernehmen sollte. DarĂŒber hinaus habe das restliche System indes die gleichen Sicherheitsrisiken wie jeder Server. Abschliessend wurde nach der Nachvollziehbarkeit und der ErklĂ€rbarkeit der Ergebnisse gefragt. JĂ€ger hob hierzu zunĂ€chst hervor, dass eine prĂ€zise Terminologie wichtig sei, gerade wenn vom «Blackbox Modell» die Rede sei: Aufgrund ihrer KomplexitĂ€t und ihrer immensen Anzahl von Parametern wĂŒrden neuronale Netze oft generell als «Blackbox» bezeichnet. Es sei jedoch wichtig zu unterscheiden, ob ein Modell wegen seiner KomplexitĂ€t undurchsichtig ist, oder ob eine Interpretation nicht möglich ist, weil die nötigen Informationen nicht veröffentlicht werden. Letzteres seien richtige Blackboxen wie ChatGPT, die weder den Quellcode noch die trainierten Parameter bzw. Gewichte verfĂŒgbar machten – auch nicht fĂŒr wissenschaftliche Zwecke. Dort gebe es technische ErklĂ€rungsmethoden, aber Forschende treten dann aus der Sicht des Users auf. Andere Modelle wie Llama seien Open Source und Open Weights, der Code und die Parameter stehen also zur VerfĂŒgung. Dort könnten die Gewichte und der Lernfluss des Modells selbst bestimmt werden und auch, welche Inputs aktiviert werden sollen. Entsprechend gebe es viel mehr Forschung dazu und es könne viel mehr untersucht werden. Schlag stimmte zu und erlĂ€uterte bildlich, dass Forschende bei offenen Modellen wie bei einer Hirnoperation agieren könnten und genau sĂ€hen, was im «Kopf» aktiviert werde und nicht bloss was aus dem «Mund» rauskomme. In wichtigen FĂ€llen gebe es einen Weg, bei dem das Sprachmodell auch die Herleitung beifĂŒge und nicht bloss die Lösung. Dann könne die Lösung ebenfalls kontrolliert werden. Ein |anderer Ansatz bestehe darin, einen Text mittels Prompt 100 Mal zu generieren, um bspw. aufzuzeigen, dass ein Name nur zehn Mal erscheine, wĂ€hrend in 90 FĂ€llen ein anderer Output resultiere. So sei erkennbar, wie «sicher» sich ein Modell sei. GemĂ€ss JĂ€ger ist fĂŒr die ErklĂ€rbarkeit eines Modells auch ein VerstĂ€ndnis der zahlreichen Dimensionen notwendig. Dazu mĂŒsse verstanden werden, wie diese interagierten und dies sei Ă€usserst komplex.
Fussnoten:
1
Rechtskonsulent, ZĂŒrich.
2
RechtsanwĂ€ltin, ZĂŒrich.
3
Dieser Rahmen wurde in der Zwischenzeit geschaffen und per 15. September 2024 in Kraft gesetzt. Siehe dazu die Medienmitteilung des Bundesrates unter â€čwww.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-102054.htmlâ€ș (sĂ€mtliche Links zuletzt besucht am 15. Oktober 2024).
4
Bei laufenden Bearbeitungen seien Art. 7 (Privacy by Design/by Default), Art. 22 (Datenschutz-FolgenabschĂ€tzung) und Art. 23 DSG (Konsultation des EDÖB im Zusammenhang mit Datenschutz-FolgenabschĂ€tzungen) nicht anwendbar.
5
Abrufbar unter â€čwww.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/deredoeb/infothek/infothek-ds.htmlâ€ș.
6
BVGer vom 12. September 2023, A-516/2022.
7
BGer vom 6. Oktober 2023, 8C_723/2022, E. 5.3.
8
Siehe hierzu â€čsteigerlegal.ch/2024/04/04/auskunft-frist-strafverfahren-dsg-schweiz/â€ș.
9
Abrufbar unter â€čwww.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/de/Dokumente/aDSG/empfehlungen-ds/20240415_Schlussbericht_Galaxus.pdf.download.pdf/20240415_Schlussbericht_Galaxus.pdfâ€ș.
10
Art. 15 Entwurf zum Datenschutzgesetz des Kantons Bern (RRB 675/2023).
11
§ 17 Vorentwurf zum Gesetz ĂŒber digitale Basisdienste des Kantons ZĂŒrich (RRB 147/2024). Die Vernehmlassung wurde am 13. Mai 2024 abgeschlossen.
12
Dr., Rechtsanwalt, LL.M., CIPP/E, CAS ETH in Cyber Security, ZĂŒrich.
13
EuG vom 26. April 2023, T-557/20; EuGH vom 9. November 2023, C-319/22.
14
HGer ZH vom 4. Mai 2021, 109 107-O; siehe dazu auch BGE 136 II 508 ff.
15
EuGH vom 4. Mai 2023, C-487/21.
16
EuGH vom 22. Juni 2023, C-579/21.
17
EuGH vom 26. Oktober 2023, C-307/22.
18
EuGH vom 5. Dezember 2023, C-683/21 und EuGH vom 5. Dezember 2023, C-807/21.
19
EuGH vom 21. Dezember 2023, C-667/21; EuGH vom 14. Dezember 2023, C-456/22; EuGH vom 11. April 2024, C-741/21.
20
EuGH vom 14. Dezember 2023, C-340/21.
21
EuGH vom 14. Dezember 2023, C-456/22.
22
EuGH vom 21. Dezember 2023, C-667/21.
23
Dr., RechtsanwĂ€ltin, LL.M., Data Governance Counsel, Swisscom, ZĂŒrich.
24
Verordnung (EU) 2024/1689 des EuropĂ€ischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften fĂŒr kĂŒnstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung ĂŒber kĂŒnstliche Intelligenz).
25
Siehe â€črm.coe.int/1680afae3câ€ș.
26
Siehe Medienmitteilung des Bundesrates vom 22. November 2023 «Bundesrat prĂŒft RegulierungsansĂ€tze fĂŒr KĂŒnstliche Intelligenz», abrufbar unter â€čwww.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-98791.htmlâ€ș; Der Bericht ist bis Ende 2024 nicht erschienen und wurde nunmehr fĂŒr Anfang 2025 in Aussicht gestellt.
27
PD Dr., Digital Society Initiative, UniversitĂ€t ZĂŒrich.
28
Dr., Rechtsanwalt, LL.M., Leiter Datenschutz und Digitalisierung, Migros-Genossenschafts-Bund, ZĂŒrich.
29
Abrufbar unter â€čdata-innovation.org/data-ethics/â€ș.
30
Hausethikerinnen und Hausethiker, Ethik-Forum, Ethik-Komitee, Ethik Management, Ethik-Audit Team. Zur Zusammensetzung der Gremien: Die Gremien sollen pluralistisch zusammengesetzt sein, um unterschiedliche Perspektiven einzubringen, wobei Laien in die Diskussionen integriert werden sollen, solange eine fachlich versierte Person die Leitung ĂŒbernehme.
31
Richtlinien, Meta-Richtlinien, Dokumentationsanforderungen.
32
Prof. Dr., Institut fĂŒr Computerlinguistik, UniversitĂ€t ZĂŒrich.
33
Dr., ETH AI Center, ZĂŒrich.
34
Siehe anschaulich die Darstellung des tokenizers von OpenAI, abrufbar unter â€čplatform.openai.com/tokenizerâ€ș.
35
Siehe beispielhaft â€čblog.google/products/gemini/gemini-image-generation-issue/â€ș.
37
M. Nasr/N. Carlini/J. Hayase/M. Jagielski/A. Feder Cooper/D. Ippolito/Ch. A. Choquette-Choo/E. Wallace/F. TramĂšr/K. Lee, Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models, abrufbar unter â€čhttps://arxiv.org/pdf/2311.17035â€ș.
38
Adrian Lobsiger ist der aktuelle EDÖB. Das Modell gab zunĂ€chst u.a. fĂ€lschlicherweise an, dass er in der Vergangenheit als Staatsanwalt im Kanton St. Gallen und als Richter im Kanton Appenzell Ausserrhoden amtete. Erst auf Nachfrage hin gestand ChatGPT ein, dass diese Angaben falsch seien.
39
Siehe hierzu die Medienberichterstattung, etwa â€čwww.nzz.ch/technologie/darf-eine-ki-mein-bild-zum-trainieren-nutzen-das-sagt-das-urheberrecht-ld.1730537â€ș.
40
Der VorgĂ€nger von Adrian Lobsiger als EDÖB.


Die Seite der ASAS | La page de l’ASAS Tagungsbericht der ZĂŒrcher Tagung der ASAS zum Wettbewerbsrecht HochkarĂ€tige Referenten der Wettbewerbskommission (WEKO), des Staatssekretariats fĂŒr Wirtschaft (SECO), der Wissenschaft und der Anwaltschaft aus dem In- und Ausland diskutierten mit ĂŒber 40 ebenso hochkarĂ€tigen Teilnehmenden die neusten kartellrechtlichen Entwicklungen in der Schweiz und der EU und deren Auswirkungen in der Praxis. Des intervenants suisse et Ă©tranger de haut niveau issus de la Commission de la concurrence (COMCO), du SecrĂ©tariat d’État Ă  l’économie (SECO), du monde scientifique et du barreau ont discutĂ© avec plus de 40 participants des derniers dĂ©veloppements en matiĂšre de droit des cartels en Suisse et dans l’UE, et de leurs consĂ©quences dans la pratique. Lukas Poschung, Rechtsanwalt, ZĂŒrich. Die Tagung wurde von der Schweizerischen Vereinigung fĂŒr Wettbewerbsrecht (ASAS) organisiert und von den beiden Tagungsleitern Nicolas BirkhĂ€user und Philipp E. Zurkinden eröffnet, welche die Bedeutung des Austauschs in diesem von vielen Neuerungen im In- und Ausland gekennzeichneten Rechtsgebiet unterstrichen. Die engagierten Diskussionen auf höchstem Niveau zu den verschiedenen Themen bildeten neben den Referaten einen zentralen Bestandteil der Tagung.
I. Key Note der WEKO-PrÀsidentin zu aktuellen und wichtigen Entwicklungen
In ihrem Referat bedauerte die PrĂ€sidentin der WEKO, Laura Melusine Baudenbacher, die Stossrichtung der laufenden Kartellgesetzrevision mit Verweis auf ihrer Meinung nach gegenlĂ€ufige internationale Entwicklungen. In den USA beispielsweise verfolgten die Behörden, unter anderem die Federal Trade Commission (FTC) unter der zur New Brandeis-Bewegung gehörenden Vorsitzenden Lina Khan, einen interventionistischeren Ansatz, wie die Verhinderung der UnternehmenszusammenschlĂŒsse Nvidia/Arm, JetBlue/Spirit Airlines und Penguin Random House/Simon & Schuster zeige. Im Vereinigten Königreich sei die Competition and Markets Authority (CMA) mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet worden, und in Deutschland sei das Instrumentarium des Bundeskartellamts um eine Sektoranalyse erweitert worden. Weiter verwies die PrĂ€sidentin auf Entwicklungen im Beschaffungswesen, wie etwa einem öffentlichen Wettbewerbsregister in Deutschland, das Unternehmen auffĂŒhrt, bei denen es zu Wirtschaftsdelikten oder anderen erheblichen Straftaten gekommen ist. Schliesslich seien im internationalen Kontext zunehmend branchen- und sogar unternehmensspezifische Wettbewerbsregulierungen zu beobachten, wie etwa der Digital Markets Act und der Digital Services Act in der EU.
II. Letzte Entwicklungen bei der EinfĂŒhrung der Investitionskontrolle (FDI)
Der Leiter des Ressorts Wachstum und Wettbewerbspolitik im SECO, Ronald Indergand, stellte die Gesetzeshistorie und den aktuellen Entwurf fĂŒr ein InvestitionsprĂŒfgesetz vor. Der Entwurf des Bundesrats sieht ein zweistufiges Genehmigungsverfahren fĂŒr mittelbare oder unmittelbare Übernahmen von Schweizer Unternehmen, die in besonders kritischen Bereichen tĂ€tig sind, durch staatlich kontrollierte auslĂ€ndische Investoren vor. Das Genehmigungsverfahren |ist dem Meldeverfahren von UnternehmenszusammenschlĂŒssen nachgebildet: Nach einer maximal einmonatigen VorprĂŒfung ist ein maximal dreimonatiges PrĂŒfverfahren vorgesehen. Die ZustĂ€ndigkeit fĂŒr die PrĂŒfung und die Genehmigung soll beim SECO liegen. Nachdem der Nationalrat den Anwendungsbereich am 17. September 2024 auf alle auslĂ€ndischen Investoren, d.h. auch privat kontrollierte, ausgeweitet hat, hat die zustĂ€ndige stĂ€nderĂ€tliche Kommission bei ihrem Rat beantragt, nicht auf die Vorlage einzutreten. Mit einer Inkraftsetzung ist, abhĂ€ngig von den weiteren Parlamentsdebatten, frĂŒhestens im Verlauf des Jahres 2026 zu rechnen.
III. Letzte Entwicklungen bei der Revision des Kartellgesetzes
In seiner Tour d’Horizon fokussierte Richard StĂ€uber von Homburger insbesondere auf Elemente der aktuellen Revision des Kartellgesetzes (KG) jenseits der Motion Français, welchen bisher weniger Aufmerksamkeit zugekommen seien und von denen in diesem Bericht nur auf die durch den StĂ€nderat vorgenommenen Änderungen eingegangen wird: Die EinschrĂ€nkung des horizontalen Vermutungstatbestands in Art. 5 Abs. 3 lit. a E-KG auf «Abreden ĂŒber Mindest- oder Festpreise fĂŒr VertrĂ€ge mit Dritten» (anstelle der aktuellen Formulierung «Abreden ĂŒber die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen») ziele auf Bruttopreisabreden ab, nehme aber bspw. auch Einkaufskartelle aus, welche Höchsteinkaufspreise vereinbaren. Das könne nicht die Intention sein. Die neue Formulierung lasse ausserdem die indirekte Preisfestsetzung unerwĂ€hnt. Ebenfalls kritisch sieht der Referent die EinfĂŒhrung einer expliziten Effizienzrechtfertigung fĂŒr Abreden zur Sicherstellung der finanziellen LeistungsfĂ€higkeit von Clubs von professionellen Ligen in einem zusĂ€tzlichen Art. 6 Abs. 4 E-KG. Anstelle von Einzelfallproblemen solle der Gesetzgeber das zugrundeliegende PhĂ€nomen generell-abstrakt regeln. Der stĂ€nderĂ€tliche Vorschlag einer «Compliance Defence» wĂŒrde bei der Sanktionierung eine Differenzierung zwischen FĂ€llen erlauben, in denen ein «rogue employee» in Verletzung der internen Vorgaben einen Verstoss begeht gegenĂŒber FĂ€llen, in denen der KartellrechtskonformitĂ€t in einem Unternehmen insgesamt eine geringere oder keine Bedeutung zukommt.
IV. VermutungstatbestĂ€nde/restrictions by object – Schweiz/EU: Vergleich in der Praxis
In ihren jeweiligen Referaten befassten sich Richard Whish, Prof. em. am King’s College London, und Mani Reinert von BĂ€r & Karrer mit der Dogmatik bezweckter WettbewerbsbeschrĂ€nkungen. Unter dem Titel «Restrictions by object under Article 101» zeichnete Richard Whish die Entwicklung in der EU nach, ohne auf die aktuelle politische Debatte zur Erheblichkeit in der Schweiz einzugehen. Die Hardcore-Kartelle in den Bereichen «Construction, Chemicals und Cement» in den 1960er Jahren seien klare FĂ€lle der «object box» gewesen. Im Laufe der Jahre sei die «object box» gewachsen. Im Fall Cartes Bancaires​1 habe der EuGH ein analytisches GerĂŒst geschaffen, um zu beurteilen, ob Verhaltensweisen in einem konkreten Fall als bezweckte WettbewerbsbeschrĂ€nkung (restriction by object) zu qualifizieren seien. GemĂ€ss dieser Rechtsprechung sind im Sinn eines «basic reality check» der Inhalt der Abrede, ihr Ziel und der legale und ökonomische Kontext der Abrede zu beachten. Im Zweifelsfall ist gegen das Vorliegen einer bezweckten WettbewerbsbeschrĂ€nkung (restriction by object) zu entscheiden und eine Analyse der wirtschaftlichen Effekte durchzufĂŒhren. Mani Reinert fĂŒhrte aus, dass die Dogmatik der bezweckten WettbewerbsbeschrĂ€nkung in der Schweiz bislang ein Schattendasein gefristet habe. Dies sei darauf zurĂŒckzufĂŒhren, dass in der Praxis das Tatbestandsmerkmal der Erheblichkeit die ZulĂ€ssigkeitsdiskussion beherrscht habe, bis dem das Bundesgericht fĂŒr VermutungstatbestĂ€nde ein Ende gesetzt habe. Der bundesgerichtlichen Praxis fehle ein der Cartes Bancaires-Doktrin vergleichbares analytisches GerĂŒst. Das Vorliegen einer bezweckten WettbewerbsbeschrĂ€nkung werde vielmehr gestĂŒtzt auf den Hinweis zur Eignung der WettbewerbsbeschrĂ€nkung rasch angenommen. In Kombination mit der weiten Auslegung der VermutungstatbestĂ€nde gemĂ€ss Art. 5 Abs. 3 und 4 KG seien deshalb auch legitime Abreden einem Sanktionsrisiko aussetzt. Beispiele seien u.a. Einkaufsgemeinschaften, Mitversicherungsgemeinschaften, Versicherungspools, Alleinbelieferungspflichten, BezugsbeschrĂ€nkungen und Technologietransfervereinbarungen.​2 Mani Reinert plĂ€dierte deshalb dafĂŒr, die VermutungstatbestĂ€nde auf bezweckte WettbewerbsbeschrĂ€nkungen gemĂ€ss der Praxis des EuGH zu begrenzen und das Tatbestandsmerkmal der bezweckten WettbewerbsbeschrĂ€nkung strukturierter zu prĂŒfen.
V. Relative Marktmacht – der erste Fall der WEKO
JĂŒrg Bickel und Christoph Brunner vom Sekretariat der WEKO prĂ€sentierten den ersten Fall betreffend den Tatbestand der relativen Marktmacht gemĂ€ss Art. 4 Abs. 2bis und Art. 7 KG, den die WEKO diesen Juni entschieden hatte.​3 GemĂ€ss diesem Entscheid erfolgt die PrĂŒfung in zwei Schritten: Relative Marktmacht liegt vor, wenn eine AbhĂ€ngigkeit, keine Gegenmacht und kein grobes Selbstverschulden des abhĂ€ngigen Unternehmens vorliegt. Ein Missbrauch einer relativen Marktmacht liegt vor, wenn die Marktgegenseite behindert oder benachteiligt wird, ohne dass dafĂŒr sachliche GrĂŒnde bestehen. Im konkreten Fall hat die WEKO eine AbhĂ€ngigkeit der Anzeigerin Galexis von Fresenius Kabi aufgrund der geschĂ€tzten direkten und weiteren Verluste der Galexis im Fall einer (hypothetischen) Beendi|gung der GeschĂ€ftsbeziehung zu Fresenius Kabi im VerhĂ€ltnis zu den UmsĂ€tzen der Galexis verneint. Die nachteiligen Folgen des Ausweichens sind zumutbar. Im Sinn einer EventualbegrĂŒndung ist die WEKO ausserdem zum Schluss gekommen, dass selbst bei Bestehen einer relativen Marktmacht wohl kein Missbrauch vorliegen wĂŒrde. Die WEKO hielt dabei fest, dass individuell ausgehandelte Konditionen zahlreiche Dimensionen (Preis, RĂŒckgaberecht, Bestellfrist) haben und von diversen Faktoren (Einkaufsvolumen, Gegenleistungen wie z.B. Verkaufsanstrengungen, Verhandlungsgeschick) abhĂ€ngig sind und keine einheitlichen «Marktpreise» oder «branchenĂŒblichen Bedingungen» bestehen. Nicolas BirkhĂ€user von Niederer Kraft Frey, der Fresenius Kabi im Verfahren betreffend eine mutmasslich relative Marktmacht vor der WEKO vertrat, fokussierte in seinem Referat auf mögliche Massnahmen zur Risikominimierung fĂŒr Unternehmen, welche sich aus dem ersten Entscheid der WEKO und dem soweit ersichtlich ersten zivilgerichtlichen Urteil​4 zur relativen Marktmacht ableiten lassen. Ausgangspunkt bildet die PrĂŒfung von GeschĂ€ftsbeziehungen auf eine mögliche AbhĂ€ngigkeit. Falls mutmasslich eine relative Marktmacht besteht, sind in FĂ€llen betreffend das Bezugsrecht im Ausland gemĂ€ss Art. 7 Abs. 2 lit. g KG die branchenĂŒblichen Konditionen und Preise im In- und Ausland zu analysieren. Bei dieser Analyse sind die betroffene Marktstufe und die in der Regel weite Streuung der Konditionen und Preise relevant. Es geht um die Produkte, «wie sie im Ausland angeboten werden» (Art. 7 Abs. 2 lit. g KG). Sofern es um eine Belieferung in der Schweiz geht, kommen weitere Kosten und Elemente hinzu, etwa fĂŒr die Verzollung oder den Transport. Insgesamt ist zu beachten, dass eine absolute Preisgleichheit aufgrund von sich laufend verĂ€ndernden und teilweise nicht objektiv messbaren Faktoren kaum möglich ist. Falls mutmasslich eine relative Marktmacht besteht, sind bei einem Abbruch oder einer EinschrĂ€nkung der GeschĂ€ftsbeziehung angemessene Übergangs- und Umstellungsfristen zu gewĂ€hren.
VI. Investitionsschutz im Wettbewerbsrecht – OpportunitĂ€ten, Grenzen und Risiken unter der Fusionskontrolle, Art. 5 und Art. 7 KG
Ausgehend vom dem Investitionsschutz dienenden Nebenabredenprivileg bei UnternehmenszusammenschlĂŒssen, vertrat Marcel Meinhardt von Lenz & Staehelin die These, dass der Investitionsschutz bei Vorliegen der ĂŒbrigen Voraussetzungen auch gelten solle, wenn beispielsweise mangels gemeinsamer Kontrolle kein Zusammenschluss i.S.v. Art. 4 Abs. 3 KG vorliegt, weil die Gefahr der Aushöhlung von innen auch ohne Kontrolle bestehen könne. Weiter plĂ€dierte der Referent auch fĂŒr die Anwendbarkeit des Investitionsschutzes unter Art. 7 KG und prĂ€sentierte die aktuelle Rechtsprechung in zwei MarktbeherrschungsfĂ€llen, in denen er die Swisscom vor Bundesgericht vertrat. Im Bundesgerichtsentscheid WAN-Anbindung​5 stellte das Gericht u.a. fest, dass es «nicht Aufgabe des KG [ist], Unternehmen, welche sich primĂ€r aufgrund des eigenen Verhaltens auf dem Markt nicht durchsetzen können, mit Mitteln des KG zu schĂŒtzen». Im konkreten Fall konnte die Konkurrentin Sunrise, welche nicht rechtzeitig eigenstĂ€ndig in die Telekominfrastruktur investiert hat, obwohl ihr diese Möglichkeit offen gestanden hĂ€tte, von der marktbeherrschenden Swisscom nicht verlangen, Zugang zur teureren und nicht regulierten Technologie mit höheren DatenĂŒbertragungsraten zum Preis der Ă€lteren und regulierten Technologie zu erhalten. Die Investition der Swisscom wurde folglich geschĂŒtzt. Im Fall Sport im Pay-TV​6 betreffend den Erwerb von exklusiven Live-Übertragungsrechten fĂŒr Fussball- und Eishockeyspiele durch die Swisscom wurde «ein (gewisser) Investitionsschutz» anerkannt, mit Verweis auf die vollstĂ€ndige Integration der Swisscom, aber nicht als Rechtfertigung zugelassen. Dies, weil die Swisscom gewissen Wettbewerbern Zugang zu Content gewĂ€hrt habe und anderen nicht, was zeige, dass ein hinreichender Investitionsschutz bestanden habe. Als Lösung biete sich gemĂ€ss dem Referenten an, Rechte in Paketen zeitlich beschrĂ€nkt zu vergeben, damit sĂ€mtliche Bieter entscheiden können, welche sie erwerben wollen. Insgesamt sollen Behörden und Gerichte nicht intervenieren bevor ĂŒberhaupt klar ist, dass sich die fraglichen Investitionen realisieren. Im Anschluss an seinen Vorreferenten beleuchtete Thomas Graf von Cleary Gottlieb in BrĂŒssel die europĂ€ische Praxis zum Investitions- und Eigentumsschutz im Zusammenhang mit MarktmissbrauchsfĂ€llen. Ausgehend von den in den FĂ€llen Bronner und Magill entwickelten erhöhten Anforderungen an Liefer- und Lizenzpflichten unter Art. 102 AEUV beleuchtete der Referent die seither ergangene Rechtsprechung, welche den Anwendungsbereich der erhöhten Anforderungen sukzessive eingeengt hat. Die jĂŒngsten Einengungen waren Gegenstand in Verfahren, in denen der Referent Alphabet vertrat. Im Fall Google Shopping​7 hat der EuGH die Anwendbarkeit der Bronner Kriterien auf FĂ€lle eingeschrĂ€nkt, in denen das markbeherrschende Unternehmen den Input fĂŒr sich selbst reserviert. Sobald die TĂŒr zu einer Plattform oder Infrastruktur fĂŒr Dritte geöffnet wird, ist sie grundsĂ€tzlich fĂŒr alle offen (Grundsatz der offenen TĂŒr). In den SchlussantrĂ€gen im Fall Android Auto​8 empfiehlt die zustĂ€ndige GeneralanwĂ€ltin dem EuGH eine Pflicht des marktbeherrschenden Unternehmens, in die Schaffung einer Zugangslösung zu investieren, was ĂŒber eine Zugangspflicht auf eine bestehende Plattform hinausgehen wĂŒrde. Ein Urteil des EuGH steht noch aus.
VII. Die Drittstaatssubventionsverordnung der EU und ihre Auswirkungen auf die Schweiz
Marielena Doeding von Sullivan&Cromwell in London gab einen Überblick ĂŒber die Entstehungsgeschichte, die wesentlichen Aspekte und ersten Erfahrungen mit der Drittstaatssubventionsverordnung der EU (FSR)​9. Die FSR sieht eine Anmeldepflicht fĂŒr ZusammenschlĂŒsse und fĂŒr die Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte sowie Untersuchungen von Amtes wegen vor. Die Erfahrungen der Referentin betreffend ZusammenschlĂŒsse zeigen, dass bei Erreichen des Schwellenwerts von EUR 500 Mio. Gesamtumsatz des Zielunternehmens (bzw., je nach Zusammenschlusstatbestand, eines der fusionierenden Unternehmen oder des GU) der relativ niedrige Schwellenwert von finanziellen Zuwendungen von Drittstaaten zugunsten der beteiligten Unternehmen von insgesamt ĂŒber EUR 50 Mio. innerhalb der letzten drei Jahre regelmĂ€ssig erreicht werde. Dies auch aufgrund des sehr weit gefassten und nicht abschliessend definierten Begriffs der finanziellen Zuwendung. Zwar fĂŒhren nicht sĂ€mtliche finanziellen Zuwendungen zu einer Verzerrung des EU-Binnenmarkts, doch enthĂ€lt Art. 5 FSR einen Katalog von «Hardcore» Drittstaatssubventionen, bei denen es «mit grösster Wahrscheinlichkeit» zu einer Verzerrung des Binnenmarkts kommt. Das PrĂŒfverfahren gliedert sich analog zum Zusammenschlussverfahren in eine Phase 1 (25 Arbeitstage) und eine Phase 2 (90 Arbeitstage, verlĂ€ngerbar) und liegt in der ZustĂ€ndigkeit der EU-Kommission. Am 24. September 2024 hat die EU-Kommission die erste Übernahme unter der FSR nach einer Phase 2-PrĂŒfung und unter Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Referentin hat dabei das ĂŒbernehmende Unternehmen e& vertreten. Auf das Referat seiner Vorreferentin aufbauend, erlĂ€uterte Philipp E. Zurkinden von Prager Dreyfuss die möglichen praktischen Auswirkungen der FSR auf die Schweiz. Er betonte, dass wir in der Schweiz kein allgemeines Beihilfe- und Subventionsverbot kennen und auf allen Staatsebenen eine Vielzahl an Subventionen besteht. Zur Illustration der praktischen Auswirkungen subsumierte der Referent die der UBS anlĂ€sslich der Übernahme der Credit Suisse gewĂ€hrten umfangreichen Bundesgarantien bzw. die LiquiditĂ€tshilfen der SNB unter die FSR und kam dabei zu folgendem Schluss: Da nur VorgĂ€nge nach Inkrafttreten der FSR von dieser erfasst sind, sei eine rĂŒckwirkende Anwendbarkeit der FSR auf die Übernahme UBS/CS ausgeschlossen. Die EU-Kommission könne die von der UBS erhaltenen finanziellen Zuwendungen bei kĂŒnftigen VorgĂ€ngen prĂŒfen. Dank der AbwĂ€gung gemĂ€ss Art. 6 FSR sollten daraus praktisch allerdings keine Probleme erwachsen, da die finanziellen Zuwendungen auch gewĂ€hrt worden seien, um den EU-Binnenmarkt zu schĂŒtzen. Nach dem Schlusswort durch Philipp E. Zurkinden und Nicolas BirkhĂ€user bot ein ApĂ©ro nochmals die Gelegenheit, sich auszutauschen. Nicolas BirkhĂ€user hob zum Schluss die engagierten Diskussionen auf höchstem Niveau zu den verschiedenen Themen hervor. Die Veranstalter und die ASAS freuen sich, die Diskussion im Jahr 2025 auf dieser Plattform weiterzufĂŒhren. Die ZĂŒrcher Tagung der ASAS zum Wettbewerbsrecht findet jĂ€hrlich statt.
Fussnoten:
1
EuGH vom 11. September 2014, C-67/13 P, Rz. 53 ff., «Cartes Bancaires».
2
BGE 143 II 297 ff. E. 6.4, «GABA».
3
EinstellungsverfĂŒgung (Publikationsversion) vom 24. Juni 2024, herunterladbar von â€čwww.weko.admin.ch/weko/de/home/praxis/publizierte-entscheide.htmlâ€ș, zuletzt abgerufen am 23. Dezember 2024.
4
KGer Basel-Landschaft vom 13. Dezember 2023, RPW 2024/2, 588 ff., «Vorsorgliche Massnahmen/Missbrauch relativer Marktmacht».
5
BGer 2C_698/2021 vom 5. MÀrz 2024, «WAN-Anbindung».
6
BGer 2C_561/2022 vom 23. April 2024, «Sport im Pay-TV».
7
EuGH vom 10. September 2024, C-48/22 P, «Google Shopping».
8
SchlussantrÀge der GeneralanwÀltin Leila Medina vom 5. September 2024, C-233/23, «Android Auto».
9
Verordnung (EU) 2022/2560 des EuropĂ€ischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 ĂŒber den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen, ABl. L 330 vom 23. Dezember 2022.
Lukas Poschung | sic! 2025 Ausgabe 2


La Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) tient chaque annĂ©e son congrĂšs annuel. Lors de ce congrĂšs, deux questions liĂ©es au droit de la concurrence, respectivement au droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et/ou au droit de la concurrence dĂ©loyale, ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. À l’issue du CongrĂšs, un rapport international approfondi sur chaque question est rĂ©digĂ© sur la base des rapports nationaux prĂ©parĂ©s en amont et des discussions qui ont lieu pendant le CongrĂšs. Le rapport international prĂ©sente les diffĂ©rences et les points communs entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques reprĂ©sentĂ©s lors du CongrĂšs. La prĂ©sente contribution rĂ©sume le rapport national suisse sur la Question B «Comment devons-nous aborder la question des emballages copiĂ©s?» Die Internationale Liga fĂŒr Wettbewerbsrecht (LIDC) veranstaltet jedes Jahr ihren Jahreskongress. WĂ€hrend dieses Kongresses werden zwei Fragen im Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht bzw. dem ImmaterialgĂŒterrecht und/oder dem unlauteren Wettbewerbsrecht untersucht. Am Ende des Kongresses wird auf der Grundlage der im Vorfeld vorbereiteten nationalen Berichte und der wĂ€hrend des Kongresses gefĂŒhrten Diskussionen ein umfassender internationaler Bericht zu jeder Frage erstellt. Der internationale Bericht stellt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der wĂ€hrend des Kongresses vertretenen Rechtssysteme dar. Der vorliegende Beitrag fasst den schweizerischen LĂ€nderbericht zur Frage B «Wie sollen wir mit kopierten Verpackungen umgehen?» zusammen.
Virginie Rodieux, Avocate, LL.M (Nottingham), Lausanne. Le CongrĂšs de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) s’est tenu Ă  Londres du 7 au 9 novembre 2024. Le CongrĂšs avait cette annĂ©e pour thĂšme: «New Legal Order – Antitrust, IP and data regulation in a deglobalized world». La Suisse y Ă©tait reprĂ©sentĂ©e par l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS). En tant que dĂ©lĂ©guĂ©e de l’ASAS, l’autrice de la prĂ©sente contribution a prĂ©parĂ© le rapport national suisse sur la question B dont le sujet Ă©tait: «Comment devons-nous aborder la question des emballages copiĂ©s?»
I. Question B en droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence déloyale
Les propriĂ©taires de marques investissent massivement pour assurer Ă  leurs produits une place de premier plan sur le marchĂ© permettant Ă  ces produits de se dĂ©marquer de produits concurrents. Ils cherchent ensuite Ă  protĂ©ger ces investissements via le systĂšme de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, en particulier de la protection des marques. Or, le caractĂšre distinctif d’un produit peut relever de la marque sous laquelle ce produit est commercialisé – que cette marque soit une marque verbale, figurative ou combinĂ©e – mais Ă©galement de la forme du produit ou de son emballage.​1 Se pose alors la question de savoir si le droit suisse |fournit une protection suffisante pour protĂ©ger l’apparences des produits contre la copie par des tiers. En droit suisse, la question de la protection de l’apparence d’un produit (du conditionnement) («Austattung») a Ă©tĂ© abordĂ©e de longue date par la jurisprudence. Cette protection n’est cependant pas absolue mais dĂ©pend de la rĂ©union des conditions d’application du rĂ©gime lĂ©gal invoquĂ© (droit des marques, concurrence dĂ©loyale, droit d’auteur et droit du design).
1. En général
Le droit des marques et le droit de la concurrence dĂ©loyale sont destinĂ©s Ă  coexister. Les dispositions de la LCD ne sont pas subsidiaires aux dispositions de la LPM; chaque base lĂ©gale a son propre champ d’application.​2 Les dispositions de la LCD doivent cependant ĂȘtre interprĂ©tĂ©es et appliquĂ©es de maniĂšre Ă  maintenir la cohĂ©rence entre les rĂ©gimes juridiques. Il ressort donc de la jurisprudence un certain nombre de rĂšgles et principes communs au droit des marques et au droit de la concurrence dĂ©loyale. Sous l’angle de ces deux droits, c’est l’impression gĂ©nĂ©rale de l’apparence du produit, respectivement de l’emballage, dans son ensemble qui est dĂ©terminante pour Ă©tablir le caractĂšre protĂ©geable ou non et, cas Ă©chĂ©ant, l’étendue de la protection. On comparera l’apparence des produits dans leur ensemble sans considĂ©rer individuellement chaque Ă©lĂ©ment qui les compose. Lorsque l’apparence d’un produit est composĂ©e d’élĂ©ments verbaux et figuratifs, une attention Ă©gale est accordĂ©e Ă  tous ces Ă©lĂ©ments sans qu’une catĂ©gorie d’élĂ©ments soit reconnue en principe comme plus importante. Ces sont les Ă©lĂ©ments distinctifs quelle que soit leur nature qui dĂ©terminent l’impression gĂ©nĂ©rale de l’apparence d’un produit. Dans l’affaire Lindt/Lidl, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que dans le contexte des produits alimentaires, on ne pouvait pas prĂ©sumer que le choix d’un consommateur d’une attention moyenne se fonderait uniquement sur la lecture de l’étiquette apposĂ©es sur le produit mais que les consommateurs sĂ©lectionnent les produits familiers en se basant principalement sur leur forme et autres caractĂ©ristiques essentielles sans attention particuliĂšre Ă  l’étiquette.​3 Tant le droit des marques que le droit de la concurrence dĂ©loyale reconnaissent un risque de confusion aussi bien en cas de confusion directe qu’en cas de confusion indirecte. Ainsi, un risque de confusion (indirecte) peut Ă©galement exister lorsque le public est tout Ă  fait en mesure de distinguer les deux signes, mais Ă©tablit des rapprochements erronĂ©s sur la base de leur similitude, p.ex. en concluant Ă  tort Ă  l’existence de marques de sĂ©rie qui caractĂ©riseraient diffĂ©rentes lignes de produits de la mĂȘme entreprise ou d’entreprises Ă©conomiquement liĂ©es entre elles. En outre, un risque de confusion peut Ă©galement dĂ©couler du fait que la marque postĂ©rieure vĂ©hicule sans Ă©quivoque un message du genre «en remplacement de» ou «aussi bon que».​4 Le public cible est un facteur pertinent dans l’apprĂ©ciation du risque de confusion. Pour les produits de grande consommation, tel que les produits alimentaires, il faut s’attendre Ă  une attention et capacitĂ© de diffĂ©renciation moindres de la part des consommateurs en comparaison des produits spĂ©cialisĂ©s dont le marchĂ© est limitĂ© Ă  un cercle plus ou moins limitĂ© de professionnels. Cependant, ce qui est dĂ©cisif c’est le public cible et non pas le positionnement du produit sur le marchĂ©.​5 MĂȘme si la notion de risque de confusion est la mĂȘme en droit des marques et en droit de la concurrence, cela n’empĂȘche pas une Ă©valuation diffĂ©rente des circonstances. En droit des marques, c’est l’apparence du produit tel qu’il est enregistrĂ© comme marque qui sera dĂ©terminante tandis qu’en droit de la concurrence c’est sa prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale qui est dĂ©cisive. Pour Ă©valuer le risque de confusion, on comparera les signes (apparences des produits) en tenant compte, en droit des marques, des circonstances gĂ©nĂ©rales dans lesquelles les consommateurs perçoivent les signes (apparences des produits) en question et comment ils s’en souviennent sans tenir compte d’élĂ©ments extĂ©rieurs comme par exemple le comportement prĂ©tendument dĂ©loyal du concurrent.​6 En droit de la concurrence, l’examen s’étend aux Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs qui permettent Ă  un consommateur moyen de distinguer des produits. Une Ă©tiquette apposĂ©e sur le produit ou son emballage pourrait, si elle n’est pas immĂ©diatement ĂŽtĂ©e du produit avant utilisation, permettre de distinguer un produit.​7
2. Droit des marques
La protection Ă  titre de marque de la forme d’un produit ou de son emballage est soumise aux mĂȘmes exigences que la protection d’une marque tridimensionnelle; la forme en question doit principalement identifier l’origine commerciale d’un produit. L’apparence d’un produit n’est pas considĂ©rĂ©e comme suffisamment distinctive sous l’angle du droit des marques du seul fait que la presentation est diffĂ©rente. Encore faut-il que les Ă©lĂ©ments frappants et caractĂ©ristiques de l’apparence du produit remplissent la fonction d’indication d’origine. Or, pour ĂȘtre perçue comme indication d’origine, l’apparence d’un produit doit se distinguer clairement des formes usuelles sur le marchĂ© au moment de l’examen de la marque.​8 L’exigence de caractĂšre distinctif est plus Ă©levĂ©e pour les marques de forme car celles-ci sont plus souvent confondues avec l’apparence du produit dans l’esprit du public.​9 C’est le lieu de relever que la nouveautĂ© et l’originalitĂ© selon le droit du design ne sont pas des critĂšres dĂ©|terminants pour l’éligibilitĂ© de la protection d’une forme par le droit des marques. Une forme qui consistue la nature mĂȘme du produit ne pourra par ailleurs pas ĂȘtre protĂ©gĂ©e Ă  titre de marque car il existe un besoin absolu de libre disposition de cette forme laquelle ne peut donc pas ĂȘtre monopolisĂ©e par un concurrent.​10 Une forme est techniquement nĂ©cessaire lorsqu’il s’agit du seul moyen de rĂ©aliser le produit ou l’emballage avec les fonctionnalitĂ©s souhaitĂ©es ou si une autre option existe mais que celle-ci implique une exĂ©cution moins commode, moins rĂ©sistante ou plus onĂ©reuse.​11
3. Droit de la concurrence déloyale
Le droit suisse reconnaĂźt le droit de la concurrence dĂ©loyale comme motif de protection de l’apparence d’un produit, Ă©tant toutefois rappelĂ© que l’objectif principal de la LCD reste la garantie d’une concurrence loyale plutĂŽt que la protection de l’apparence d’un produit. La protection de l’apparence d’un produit peut relever de l’article 3 al. 1 let. d LCD (risque de confusion) mais aussi de l’article 3 al. 1 let. e LCD (comparaison parasitaire). La crĂ©ation d’un risque de confusion avec l’apparence d’un produit d’un concurrent sanctionnĂ© par l’article 3 al. 1 let. d LCD prĂ©suppose que l’apparence du produit prĂ©sente un caractĂšre suffisamment distinctif, sans quoi peu importe le risque de confusion. L’article 3 al. 1 let. e LCD peut, quant Ă  lui, s’appliquer mĂȘme en l’absence de risque de confusion lorsque l’apparence d’un produit est similaire Ă  l’apparence d’un produit concurrent dans une mesure telle que le produit copieur bĂ©nĂ©ficie ainsi de l’image favorable du produit tiers.​12 Ce sera notamment le cas lorsque la similitude entre les apparences respectives des produits est telle qu’elle suscite auprĂšs du public une association avec le produit copiĂ© et Ă©voque un message du type «produit de remplacement pour» ou «aussi bien que». Dans ce cas, pour que la protection de la LCD s’applique, encore faut-il que la comparaison parasitaire soit dĂ©loyale, en d’autres termes la similitude de l’apparence des produits ne doit pas ĂȘtre nĂ©cessaire, Ă  savoir ne pas se justifier par un besoin d’information du public sur une ou des caractĂ©ristiques du produit ou rĂ©sulter de la reprise d’élĂ©ments techniquement nĂ©cessaires et requis par la finalitĂ© du produit.​13 A contrario, dans l’affaire Maltesers/Kit Kat, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a niĂ© tout risque de confusion entre les emballages respectifs des produits au motif que les dĂ©signations «Maltesers» respectivement «Kit Kat Choc Pop» qui apparaissaient de maniĂšre prĂ©dominante sur les emballages, Ă©taient suffisamment fantaisistes pour s’inscrire dans la mĂ©moire des consommateurs et apportaient donc Ă  chaque emballage un caractĂšre distinctif propre.​14 Les qualitĂ©s respectives des produits en cause peuvent, dans certaines circonstances, ĂȘtre prises en considĂ©ration dans le contexte d’un transfert d’image jugĂ© dĂ©loyal. En effet, un transfert d’image n’est a priori envisageable que dans des circonstances oĂč le produit copieur est reconnu de moins bonne qualitĂ© que le produit copiĂ©. Parce qu’il est de moins bonne qualitĂ©, le produit copieur se pare des vertus du produit copiĂ© de sorte que l’on peut imputer au copieur l’intention d’exploiter Ă  son profit l’image du produit copiĂ©.​15
4. Droit du design et droit d’auteur
Le droit du design peut Ă©galement servir Ă  protĂ©ger l’apparence du produit lorsque l’apparence copiĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e comme design protĂ©gĂ© au sens de LDes. Pour dĂ©terminer si un design est violĂ©, on se basera sur l’impression d’ensemble sur le public cible. La preuve de diffĂ©rences portant sur des dĂ©tails n’est pas dĂ©terminante.​16 Enfin, l’apparence d’un produit peut bĂ©nĂ©ficier de la protection du droit d’auteur si les exigences d’individualitĂ© et d’originalitĂ© sont rĂ©unies. Dans son rapport national, l’autrice prĂ©sente quelques exemples tirĂ©s de la jurisprudence dans lequel la protection de l’apparence d’un produit sous l’angle du droit du design, respectivement du droit d’auteur a Ă©tĂ© abordĂ©e.
Fussnoten:
1
La dĂ©nomination «apparence d’un produit» sera utilisĂ©e ci-aprĂšs pour dĂ©signer tant l’apparence d’un produit lui-mĂȘme que de l’emballage d’un produit.
2
ATF 135 III 446 ss, «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II».
3
ATF 148 III 409 ss, «Goldhase II».
4
ATF 126 III 315 ss, «Rivella/Apiella III».
5
ATF 148 III 409 ss, «Goldhase II»; Handelsgericht Argovie, sic! 2018, 423, «Getreideriegel».
6
TAF du 17 août 2012, B-5120/2011.
7
TF du 8 septembre 2004, 4C.169/2004, «Limmi II».
8
TF du 6 janvier 2020, 4A_483/2019.
9
ATF 134 III 547 ss.
10
Article 28 let. b LPM; ATF 129 III 514 ss.
11
ATF 131 III 121 ss, «Smarties (3D)/M&Ms (3D)».
12
ATF 135 III 446 ss, «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II».
13
ATF 148 III 409 ss, «Goldhase II».
14
ATF 135 III 446, «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II».
15
TF du 8 février 2007, 4A_467/2007 et 4A_469/2007.
16
ATF 130 III 636.


Am 21. Mai 2024 hat der Rat der EuropĂ€ischen Union das Gesetz ĂŒber kĂŒnstliche Intelligenz (KI-Gesetz) endgĂŒltig verabschiedet. Das Gesetz regelt das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Nutzung von Systemen der kĂŒnstlichen Intelligenz (KI) in der EU. Sein Hauptziel ist es, die Entwicklung und Nutzung von KI in der EU zu fördern und gleichzeitig ein hohes Mass an Schutz fĂŒr Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte zu gewĂ€hrleisten. Es verfolgt einen risikobasierten Ansatz, der die Risiken berĂŒcksichtigt, die sich aus der Nutzung von KI-Systemen ergeben können, und erlegt den Akteuren der Wertschöpfungskette Anforderungen und Verpflichtungen auf. Die Verpflichtungen beschrĂ€nken sich nicht auf die Anbieter von KI-Systemen, sondern betreffen unter anderem auch diejenigen, die KI-Systeme zu beruflichen Zwecken einsetzen, die als «Anwender» bezeichnet werden.

Le 21 mai 2024, le Conseil de l’Union europĂ©enne a dĂ©finitivement adoptĂ© la loi sur l’intelligence artificielle (loi sur l’IA). Cette loi rĂ©git la mise sur le marchĂ©, la mise en service et l’utilisation de systĂšmes d’intelligence artificielle (IA) dans l’UE. Son objectif principal est de promouvoir le dĂ©veloppement et l’utilisation de l’IA dans l’UE tout en garantissant un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© et des droits fondamentaux. Il adopte une approche basĂ©e sur les risques qui tient compte des risques pouvant rĂ©sulter de l’utilisation de systĂšmes d’IA et impose des exigences et des obligations aux acteurs de la chaĂźne de valeur. Ces obligations ne se limitent pas aux fournisseurs de systĂšmes d’IA, mais concernent aussi, entre autres, ceux qui utilisent des systĂšmes d’IA Ă  des fins professionnelles, appelĂ©s «utilisateurs».

Alesch Staehelin | 2025 Ausgabe 1





Bericht ĂŒber die INGRES-Tagung vom 2. Juli 2024 in ZĂŒrich Die diesjĂ€hrige INGRES-Tagung zur Praxis des ImmaterialgĂŒterrechts in der Schweiz wurde wiederum von Michael Ritscher konzipiert und geleitet und von Christoph Gasser organisiert. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter von Behörden, Gerichten, der Industrie sowie der Anwaltschaft konnten sich ĂŒber die aktuellen Entwicklungen im ImmaterialgĂŒterrecht der Schweiz informieren und diese diskutieren. Cette annĂ©e, la confĂ©rence de l’INGRES sur la pratique du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en Suisse a de nouveau Ă©tĂ© conçu et dirigĂ© par Michael Ritscher et organisĂ© par Christoph Gasser. PrĂšs de 150 reprĂ©sentants des autoritĂ©s, des tribunaux, de l’industrie ainsi que du barreau ont pu s’informer sur les dĂ©veloppements actuels du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en Suisse et en discuter. Gianluca Bonatesta, MLaw, ZĂŒrich. Richard Gao, MLaw, ZĂŒrich.
I. young@ingres
Einleitend berichtete Timmy PielmeierÂ ĂŒber die vom INGRES-Vorstand ins Leben gerufene Initiative young@ingres, die fĂŒr junge Praktizierende des ImmaterialgĂŒterrechts geschaffen wurde und einen niederschwelligen Zugang und Austausch ermöglichen wird. Die Kick-off-Veranstaltung wird im FrĂŒhjahr 2025 stattfinden, gefolgt von kleineren AnlĂ€ssen in der ganzen Schweiz.
II. Patentrecht
1. Aktuelle Rechtsprechung
Dr. Susanne Finklenburg, PatentanwĂ€ltin bei Mettler-Toledo und technische nebenamtliche Richterin am Bundespatentgericht, berichtete ĂŒber die neueste Rechtsprechung im Patentrecht. Das Streitpatent im Fall Sonnenschutz (BGer vom 14. Dezember 2023, 4A_370/2023; BPatGer vom 6. Juni 2023, O2021_009) betraf die Verwendung von Antioxidantien zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmetischen Zusammensetzung zum Schutz der Haut vor SchĂ€digung durch Infrarotstrahlung. Der Stand der Technik umfasste unter anderem die Erkenntnis, dass Antioxidantien die Bildung von Matrix-Metalloproteinase-1 (MMP-1) verhindern. Im Streitpatent wurde erkannt, dass nicht nur die UV-Strahlung eine SchĂ€digung des menschlichen Körpers verursachen kann (MMP-1 versursacht eine Photoalterung bei UV-Licht, E. 55; BPatGer vom 6. Juni 2023, O2021_009), sondern auch die Infrarotstrahlung. Dies geschieht gemĂ€ss Patentanmeldung durch die Aktivierung der Bildung der MMP-1. Das Bundesgericht erkannte in E. 4.3.3, dass «das blosse Aufdecken des Wirkungsmechanismus einer schon bekannten Anwendung» keinen patentrechtlichen Schutz zulĂ€sst. GemĂ€ss Finklenburg besteht in der Chemie das Problem, dass unter UmstĂ€nden die technische Wirkung nicht offenbart ist. Im Fall Apixaban (BPatGer vom 5. MĂ€rz 2024, O2022_007, Beschwerde hĂ€ngig) scheitert der Aufgabe-Lösungs-Ansatz an der fehlenden Aufgabe. Eine neue Wirkung ist möglich, falls diese von der technischen Lehre der Anmeldung umfasst und von derselben ursprĂŒnglich offenbarten Erfindung verkörpert wird. Die Grundlage hierzu besteht aus dem Fachwissen und den Angaben in der ursprĂŒnglichen Anmeldung. Im vorliegenden Fall stellt die Markush-Formel den nĂ€chstliegenden Stand der Technik dar. Die Differenz besteht in der Mehrfachauswahl, um zu Apixaban zu gelangen. Der Effekt ist im verbesserten Faktor Xa-Hemmer zu erkennen. Die Daten, die den Effekt stĂŒtzen, wurden erst wĂ€hrend des Erteilungsverfahrens eingereicht. Fraglich ist, ob dies ausreichend ist. Im Entscheid G2/21 Ă€usserte sich die Grosse Beschwerdekammer des EuropĂ€i|schen Patentamts zur «PlausibilitĂ€t». Danach könnte sich ein Patenanmelder oder -inhaber zum Nachweis der erfinderischen TĂ€tigkeit auf eine technische Wirkung berufen, wenn der Fachmann gestĂŒtzt auf sein Fachwissen und auf der Grundlage der ursprĂŒnglichen Anmeldung schlussfolgern wĂŒrde, dass die Wirkung von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprĂŒnglich offenbarten Erfindung verkörpert werde. Das Bundespatentgericht wendete diesen Entscheid im vorliegenden Fall an und gelangte so zu den grundlegenden Fragen, ob die behauptete technische Wirkung als von der ursprĂŒnglich offenbarten technischen Lehre umfasst erkannt wird und ob die Wirkung aus der ursprĂŒnglich eingereichten Anmeldung ableitbar wĂ€re. Die HĂŒrde solle dabei nicht zu hoch angesetzt werden, und Daten bzw. explizite Aussagen seien nicht nötig. Konkret erkannte das Bundespatentgericht, dass die Wirkung erkennbar umfasst und die Ableitbarkeit gegeben sei. Ebenfalls anhand des Urteils Apixaban erlĂ€uterte Finklenburg, dass ein Auseinanderfallen der Rechteinhaber vorgelegen habe. Das Bundespatentgericht erkannte, dass eine formlose Übertragung des PrioritĂ€tsrechts nach schweizerischem Recht wie nach dem EuropĂ€ischen PatentĂŒbereinkommen gĂŒltig sei. Betreffend die konkludente Übertragung durch Überlassung der PrioritĂ€tsunterlagen hielt das Bundespatentgericht fest: «man kann sich ĂŒberzeugenden Überlegungen anschliessen.» Schliesslich wandte sich Finklenburg dem Entscheid Barcode II (BGer vom 16. Januar 2024, 4A_460/2023; BPatGer vom 2. August 2023, O2022_003) zu. Hier ging es um eine KlĂ€gerin, die gemeinsam mit einem Unternehmen H. eine Kaffeekapsel entwickelt hatte, die einen Barcode enthielt. Diese Erfindung besprach die KlĂ€gerin mit dem Unternehmen A. fĂŒr ein gemeinsames Projekt, da die KlĂ€gerin nicht im Bereich der Herstellung von Kaffeemaschinen tĂ€tig ist. Das Unternehmen A. stand zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Beklagten bezĂŒglich einer anderen Zusammenarbeit in Kontakt. Sodann meldete die Beklagte die Patentfamilie «WO 317» an. Aufgrund von Übereinstimmungen zwischen den Streitpatenten und dem Gegenstand, den die KlĂ€gerin gemeinsam mit dem Unternehmen H. entwickelt hatte, forderte die KlĂ€gerin im Anschluss die Übertragung von Teilen der Patentfamilie «WO 317». Finklenburg hielt fest, dass fĂŒr die erfolgreiche Abtretung zunĂ€chst geklĂ€rt werden muss, wer die Erfindung zu welchem Zeitpunkt erfunden hat. Im Anschluss stellt sich die Frage, wie die KlĂ€gerin das Recht auf das Patent erworben hat. In einem nĂ€chsten Schritt ist zu prĂŒfen, wie welche Teile der Erfindung zur Beklagten gelangt sind. Schliesslich muss geklĂ€rt werden, inwieweit das Streitpatent der ĂŒbermittelten Erfindung entspricht. Das Vorliegen der Tatsachen muss die KlĂ€gerin substanziiert behaupten und gegebenenfalls beweisen. In casu scheiterte die Abtretungsklage, da der Übergang von den Erfindern auf H. nicht bewiesen werden konnte. Insbesondere blieb die Frage, ob eine Diensterfindung vorliegt, ohne Beweisofferte. Als nĂ€chstes prĂ€sentierte Dr. iur. Mark Schweizer, PrĂ€sident des schweizerischen Bundespatentgerichts, den GeschĂ€ftsbericht des Bundespatentgerichts fĂŒr das Jahr 2023. Im ordentlichen Verfahren sind zwanzig EingĂ€nge zu verzeichnen, eine Zunahme von sieben im Vergleich zum Vorjahr. Im summarischen Verfahren blieb die Anzahl mit elf EingĂ€ngen identisch wie im Vorjahr. Die Erledigungen im ordentlichen Verfahren beliefen sich auf 21, eine Zunahme um sechs gegenĂŒber dem Vorjahr. Im summarischen Verfahren nahm die Anzahl Erledigungen um eins von zehn auf elf zu. Die Pendenzen im ordentlichen Verfahren beliefen sich auf 22, eine Abnahme um eins. Im summarischen Verfahren verblieb die Anzahl Pendenzen bei sechs. Daraus resultierten Einnahmen von CHF 680 000. Im Vorjahr beliefen sich die Einnahmen noch auf CHF 960 000. Das Defizit betrug CHF 842 000, eine deutliche Zunahme gegenĂŒber den vorjĂ€hrigen CHF 587 000. Diese Entwicklung war auf das Bestehen von transitorischen Aktiven zurĂŒckzufĂŒhren. Sodann Ă€usserte sich Schweizer zur sachlichen ZustĂ€ndigkeit, die im Entscheid BPatGer vom 23. Januar 2024, S2023_004, streitgegenstĂ€ndlich war. Im ersten Rechtsbegehren stĂŒtzte sich die KlĂ€gerin auf das Patentrecht; das Bundespatentgericht war zweifellos hierfĂŒr zustĂ€ndig. Im zweiten Rechtsbegehren stĂŒtzte sie sich jedoch auf das Designrecht. Fraglich war, ob das Bundespatentgericht dennoch zustĂ€ndig ist. Die KlĂ€gerin argumentierte, dass sich die Klage im Sinne einer Kompetenzattraktion gegen die gleiche AusfĂŒhrungsform richte wie das auf das Patentrecht gestĂŒtzte Rechtsbegehren. Daher sei das Bundespatentgericht sachlich zustĂ€ndig. Die Beklagte hielt dem entgegen, dass es zwei verschiedene Rechtsbegehren seien, die sich auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen stĂŒtzen wĂŒrden, und die blosse objektive KlagehĂ€ufung keine ZustĂ€ndigkeit begrĂŒnden wĂŒrde. Im Ergebnis schloss sich das Bundespatentgericht dieser Auffassung an. In einem nĂ€chsten Entscheid ging Schweizer auf das Urteil BGer vom 21. November 2023, 4A_320/2023, ein. Schweizer fĂŒhrte aus, dass PatentansprĂŒche nicht – wie etwa vertragsbezogene WillenserklĂ€rungen – subjektiv an einen bestimmten Adressaten gerichtet seien, sondern objektiv darauf ausgelegt sind, ein absolutes Recht mit Defensivwirkung gegenĂŒber allen Unbefugten, erga omnes, zu begrĂŒnden. Die absolute Normwirkung setze dabei ein einheitliches VerstĂ€ndnis des vorbehaltenen Machtbereichs voraus. Das Bestimmtheitsgebot, das der Rechtssicherheit verpflichtet ist, verlangt einen fĂŒr die Ausgeschlossenen erkennbaren, anhand fassbarer Kriterien feststellbaren Herrschaftsraum. Die PatentansprĂŒche seien daher im Allgemeinen nicht empirisch, sondern normativ auszulegen. Diese normative Auslegung sei Teil der Rechtsfindung. Im Weiteren fĂŒhrte Schweizer aus, dass im Zivilverfahren die Parteien entscheiden, worĂŒber gestritten wird. Konkret betreffe dies den Sachverhalt (vgl. Art. 55 ZPO) und die Rechtsbegehren (vgl. Art. 58 ZPO). Vor diesem Hintergrund sei es konsequent, dass die Parteien die Interpretation einzelner Merkmale eines Patentanspruchs prozessual ausser Streit stellen könnten. Seien sich die Parteien in einem Patentverletzungsverfahren ĂŒber die Auslegung eines Anspruchsmerkmals einig, so habe sich das Gericht diesem VerstĂ€ndnis zu unterwerfen. Schweizer hielt fest, dass es nicht |Aufgabe der Justiz sei, eine Kontroverse ĂŒber das VerstĂ€ndnis eines Patentanspruchs zu entfachen, wo es keine gibt. Im letzten Teil seines Vortrages widmete sich Schweizer dem Ablauf einer Stufenklage i.S.v. Art. 85 ZPO anhand des Entscheids BPatGer vom 12. Februar 2024, O2022_002. Dabei ging Schweizer auf zwei Problemfelder ein, die sich bei der Stufenklage stellen: Einerseits mĂŒsse die KlĂ€gerin die Forderung beziffern, ehe die Novenschranke fĂŒr die Beklagte gefallen ist. Andererseits stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die Auskunft (angeblich) unvollstĂ€ndig erfolgte. Eine Lösung erblickt Schweizer im Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO. Dieser Artikel besagt, dass das Gericht von den VerteilungsgrundsĂ€tzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen kann, wenn die Klage zwar grundsĂ€tzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhĂ€ngig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war. Im vorliegenden Entscheid erkannte das Bundespatentgericht, dass die Beklagte ihre Pflichten zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung nicht erfĂŒllt habe und der Beklagten zur ergĂ€nzenden Auskunftserteilung und Rechnungslegung eine Nachfrist von höchsten zwei Wochen anzusetzen sei. Im Weiteren hielt das Gericht fest, dass es sich ausserstande sieht, ohne Beweisverfahren zu entscheiden, ob die Auskunftserteilung und/oder die Rechnungslegung durch die Beklagte unvollstĂ€ndig erfolgt ist. Eine solche Feststellung hĂ€tte unter anderem zur Folge, dass die Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB mit Busse zu bestrafen wĂ€ren. Eine derartige Feststellung könne im vorliegenden Fall nicht ohne Abnahme von Beweisen erfolgen. Die AusfĂŒhrungen der KlĂ€gerin mögen zwar Hinweise dafĂŒr sein, dass die Beklagte unvollstĂ€ndig abgerechnet hat, den Beweis dafĂŒr vermögen sie jedoch nicht zu erbringen. Ein Beweisverfahren durchzufĂŒhren, um ĂŒber den prozessualen Antrag der Beklagten zu entscheiden, lasse sich mit einer beförderlichen VerfahrensfĂŒhrung nicht vereinbaren. Entsprechend werde das Beweisverfahren nach Abschluss des Schriftenwechsels der zweiten Stufe durchgefĂŒhrt. Die KlĂ€gerin sei daher gehalten, ihre Forderung auch dann zu beziffern, wenn sie der Auffassung ist, dass die Rechnungslegung unvollstĂ€ndig erfolgt sei. Wenn sie ĂŒberzeugt ist, dass die Beklagte einen höheren Betrag schulde als gemĂ€ss der Auskunft der Beklagten, muss sie diesen beziffern. Dem Risiko des Überklagens sei durch die Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO zu begegnen. Stellt sich nach durchgefĂŒhrtem Beweisverfahren heraus, dass die Beklagte unvollstĂ€ndig Auskunft geleistet hat, trĂ€gt sie die Prozesskosten selbst dann, wenn die KlĂ€gerin nicht vollstĂ€ndig obsiegt, weil sie es der KlĂ€gerin schwierig gemacht hat, ihren Anspruch zu beziffern. Im letzten Abschnitt des patentrechtlichen Teils der Tagung widmete sich Andrea Mondini, Rechtsanwalt und nebenamtlicher juristischer Richter am Bundespatentgericht, den FĂ€llen Deferasirox (BGer vom 25. September 2023, 4A_273/2023), SĂ€geblĂ€tter II (BPatGer vom 12. Februar 2024, O 2022_002) und Rivaroxaban (BPatGer vom 25. Juli 2023, S2023_006). Deferasirox ist ein Arzneimittel. Der Patentanspruch beansprucht eine schluckbare Filmtablette, die 45 bis 60 Gewichtsprozent Deferasirox enthĂ€lt. GemĂ€ss Beschreibung seien 56 Gewichtsprozente bevorzugt. Die angegriffene AusfĂŒhrungsform (ein Generikum) wies einen Wirkstoffgehalt von 64.3% auf. Vor dem Bundesgericht war lediglich die dritte Äquivalenzfrage betreffend die Gleichwertigkeit strittig. Zusammenfassend hielt Mondini fest, dass gemĂ€ss dem vorliegenden Entscheid die Angabe einer genauen Bandbreite (45–60%) als Verzicht auf Wirkstoffanteile ausserhalb dieser Bandbreite verstanden werde dĂŒrfe. Möchte die Patentinhaberin darĂŒber hinaus z.B. Toleranzen nicht ausschliessen, so obliege es ihr, ihren Anspruch entsprechend zu formulieren. DarĂŒber hinaus ist betreffend den bevorzugten Wert zu erwĂ€hnen, dass die Tatsache, dass der bevorzugte Wert von 56% in der Beschreibung und nicht im Anspruch selbst enthalten ist, daran nichts Ă€ndere. Dass der bevorzugte Wert von 56% nĂ€her an der oberen Bereichsgrenze liegt, lege fĂŒr den Fachmann nahe, dass es oberhalb dieses Zahlenbereichs Probleme geben könnte. Als nĂ€chstes ging Mondini auf die Gewinnherausgabe anhand des Entscheids SĂ€geblĂ€tter II des Bundespatentgerichts ein. Die Gewinnherausgabe i.S.v. Art. 423 Abs. 1 OR (unter dem Titel GeschĂ€ftsfĂŒhrung ohne Auftrag) setzt BösglĂ€ubigkeit voraus. Vorausgesetzt wird, dass der GeschĂ€ftsfĂŒhrer weiss oder hĂ€tte wissen mĂŒssen, dass er das Patent verletzt. Wer «die Fremdheit des GeschĂ€fts nicht erkennt, weil er zumutbare Sorgfaltsobliegenheiten nicht erfĂŒllt», gilt als bösglĂ€ubig. Die Beklagte argumentierte, dass das Patent in der erteilten Fassung gemĂ€ss dem Massnahmeurteil glaubhaft nichtig sei. Zudem bestĂŒnden unzĂ€hlige Möglichkeiten, den Anspruch einzuschrĂ€nken. Schliesslich sei das Patent gemĂ€ss der EinschĂ€tzung des Patentanwalts der Beklagten sowie der vorlĂ€ufigen EinschĂ€tzung der Einspruchsabteilung nichtig. Das Bundespatentgericht erkannte, dass die Beklagte dennoch bösglĂ€ubig handelte. Denn im Verfahren ĂŒber vorsorgliche Massnahmen hĂ€tte die Beklagte erkennen mĂŒssen, dass die KlĂ€gerinnen keine eingeschrĂ€nkten AnsprĂŒche formuliert hatten. Zudem hĂ€tte die Beklagte respektive ihr Patentanwalt erkennen mĂŒssen, dass das Streitpatent in einer eingeschrĂ€nkten Form gĂŒltig sein könnte, die vom angegriffenen Produkt verletzt wird. Die Kombination der AnsprĂŒche sei nicht ĂŒberraschend, sondern zu erwarten gewesen. Das Patentgutachten könne die angemessene Sorgfalt nur belegen, wenn es im Volltext vorgelegt wird. Letztlich war die Meinung der Einspruchsabteilung lediglich eine vorlĂ€ufige. Die Einrede, dass das rechtmĂ€ssige Alternativverhalten den gleichen Schaden bewirkt hĂ€tte, ist strikt zu beweisen. Solch ein Beweis sei jedoch kaum zu erbringen, da es sich um hypothetische Tatsachen handle. Damit war die Einrede mangels Beweises gescheitert. Die Bemessung des herauszugebenden Gewinns bemisst sich anhand des Bruttoerlöses minus die Kosten, die direkt mit der Herstellung und dem Vertrieb des Verletzungsprodukts im Zusammenhang stehen. Die meisten ge|hörig gefĂŒhrten Buchhaltungen seien nicht geeignet, den Beweis dieser Kosten zu erbringen. Diese Konstellation fĂŒhrt sodann zu einer SchĂ€tzung gemĂ€ss Art. 42 Abs. 2 OR. Betreffend die Lohnkosten ist festzuhalten, dass diese fĂŒr Produktionsmitarbeitende abzugsfĂ€hig seien und geschĂ€tzt werden könnten, da der konkrete Nachweis jedes einzelnen Arbeitsschrittes kaum möglich ist. FĂŒr leitende Angestellte seien diese nicht abzugsfĂ€hig, weil dem Verletzer kein Deckungsbeitrag aus der Verletzung des Patents verbleiben soll. Das Bundespatentgericht kam in casu aufgrund der Faktorenanalyse zum Schluss, dass die KompatibilitĂ€t und nicht das patentfreie SĂ€geblatt kausal fĂŒr die Kaufentscheidung war. Es sei entscheidend, ob die patentfreie Alternative effektiv auf dem Markt war, und nicht, ob eine solche denkbar wĂ€re. Dies hatte die Beklagte jedoch weder behauptet noch bewiesen. Daher erkannte das Gericht, dass der gesamte Nettogewinn herauszugeben sei. In der Dissenting Opinion wurde die Auffassung vertreten, dass nicht der gesamte Nettogewinn herauszugeben sei. Das Produkt bestehe aus einem VerbindungsstĂŒck und einem patentfreien SĂ€geblatt. Ohne das SĂ€geblatt wĂ€re das VerbindungsstĂŒck nicht verkauft worden. Das Vorhandensein des SĂ€geblatts respektive die Kombination aus SĂ€geblatt und VerbindungsstĂŒck war mithin conditio sine qua non fĂŒr den Verkauf des Produkts. Folglich sei der Verkaufserfolg auch auf die patentfreien SĂ€geblĂ€tter zurĂŒckzufĂŒhren. Im Fall Rivaroxaban war strittig, ab wann ein drohender Nachteil im Falle einer Marktzulassung besteht. Vorliegend handelte es sich um ein Gesuch um eine superprovisorische vorsorgliche Massnahme. Die KlĂ€gerin war Inhaberin eines ergĂ€nzenden Schutzzertifikats fĂŒr Rivaroxaban. Die Beklagte bot Out-Licensing-Angebote fĂŒr Arzneimittel an, die Rivaroxaban enthielten. Zudem hat die Beklagte ein Gesuch um Marktzulassung eingereicht. Das Bundespatentgericht erkannte, dass eine Marktzulassung keinen unmittelbar bevorstehenden Markteintritt indiziert. Es bestĂŒnden darĂŒber hinaus keine konkreten Anhaltspunkte, die fĂŒr eine Verletzung sprechen wĂŒrden. Das Gericht hielt auch fest, dass eine abstrakte Gefahr nicht genĂŒge. Erst die Aufnahme in die SpezialitĂ€tenliste des Bundesamtes fĂŒr Gesundheit der in der Grundversicherung erstattungspflichtigen Arzneimittel indiziere einen unmittelbar bevorstehenden Markteintritt.
III. Urheberrecht und IT-Recht
1. Blockchain und geistiges Eigentum in der Schweiz
Dr. iur. Catherine Chammartin, Direktorin des Eidgenössischen Instituts fĂŒr geistiges Eigentum (IGE), referierte zum Thema «Blockchain trifft geistiges Eigentum: Erste Spuren in der Schweiz». Dabei stellte sie das im Rahmen einer Studie durchgefĂŒhrte IP & Blockchain-Projekt vor. Die Studie wurde in der Schweiz und in Singapur durchgefĂŒhrt, da diese beiden LĂ€nder viele Gemeinsamkeiten haben. Sie haben z.B. eine Ă€hnlich hohe Innovationsleistung und betreiben einen vergleichbaren Aussenhandel. Ziele der Studie waren die Identifizierung der Schnittstelle zwischen Blockchain und IP, die Identifizierung der Herausforderungen, die Frage, was fĂŒr das IGE relevant ist, und der Vergleich der Schweizer Ergebnisse mit denen von Singapur. Die Studie wurde durch Umfragen und Interviews mit Stakeholdern und durch Literaturrecherchen durchgefĂŒhrt. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Teilnehmenden die Track & Trace der Herkunft, das IP-Register, die Evidence of Generation und die Lizenzierung & Transfer von IP-Rechten als die relevantesten AnwendungsfĂ€lle ansehen. Um den Einsatz von Blockchain zu ermöglichen, wurde in der Schweiz angegeben, dass sich die Akzeptanz von sich auf Blockchain befindenden Beweisen Ă€ndern muss. In Singapur hingegen haben die Teilnehmenden angegeben, dass sich die Prozesse innerhalb der Behörden Ă€ndern mĂŒssten, damit der Einsatz von Blockchain ermöglicht werden kann. FĂŒr die Zukunft sind einerseits der rechtliche Rahmen und die Entwicklung der Schnittmenge von IP und Blockchain zu beobachten, zudem ist die Entwicklung von Blockchain-Standards nicht aus den Augen zu verlieren und falls notwendig, die Koordination mit anderen IP-Offices zu suchen.
2. Der «Wert» einer Fotografie
Dr. iur. Reinhard Oertli referierte ĂŒber finanziellen Wert einer Fotografie aus urheberrechtlicher Sicht. GemĂ€ss Art. 2 Abs. 1 URG sind Werke geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben, unabhĂ€ngig von ihrem Wert oder Zweck. Fotografische, filmische und andere visuelle oder audiovisuelle Werke gehören nach Art. 2 Abs. 1 URG zu den Werken. Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie Ă€hnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte gelten i.S.v. Art. 2 Abs. 3bis URG als Werke, auch wenn sie keinen individuellen Charakter haben. Wird ein Urheberrecht verletzt, stellen sich einerseits Fragen hinsichtlich des Verlusts des Rechtsinhabers in Form von erlittener Vermögensverminderung und entgangenem Gewinn und andererseits hinsichtlich möglicher Vorteile des Rechtsverletzers durch ersparte Aufwendungen, erzielten Gewinn und Bereicherung. Fraglich ist, inwiefern ein Schaden infolge der unerlaubten Nutzung entstanden ist. Dieser kann in nicht direkt zuordenbaren Aufwendungen durch das AufspĂŒren von Verletzungshandlungen liegen oder in den zuordenbaren Aufwendungen der Kosten fĂŒr ein Abmahnschreiben. Folglich sind die Schadensbestimmung und -bemessung von zentraler Bedeutung. GemĂ€ss Art. 8 Abs. 1 URG gilt als Urheber, wer auf den Werkexemplaren oder bei der Veröffentlichung des Werks mit dem eigenen Namen, einem Pseudonym oder einem Kennzeichen genannt wird, solange nichts anderes nachgewiesen ist. Dazu hat das Handelsgericht des Kantons Bern im Entscheid 22 35 vom 13. Februar 2023 (Luftaufnahme-Entscheid) entschieden, dass der Copyright-Vermerk im elektronischen Datensatz des Bildes oder auf, ober oder unter dem physischen Bild angebracht sein muss. Urheber ist i.S.v. Art. 6 URG die natĂŒrliche Person, die das Werk geschaffen hat. GemĂ€ss dem Luftaufnahme-Entscheid gilt der Screenshot aus einem Bildspeicher- und -bearbei|tungsprogramm als Beweis fĂŒr Urheberschaft. In diesem Entscheid wurde neben der unerlaubten Handlung i.S.v. Art. 41 ff. OR und der ungerechtfertigten Bereicherung gemĂ€ss Art. 62 f. OR auch die Lizenzanalogie geprĂŒft. GemĂ€ss Art. 42 Abs. 2 OR kann ein Richter – nach Ermessen mit RĂŒcksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom GeschĂ€digten getroffenen Massnahmen – den nicht ziffernmĂ€ssig nachweisbaren Schaden abschĂ€tzen. Auf dem Markt werden fĂŒr die Nutzung von Bildern wie der streitbetroffenen Fotografie Preise zwischen CHF 10 und CHF 99 bezahlt, sodass es sachgerecht erscheint, die GebĂŒhr auf den Durchschnittspreis von CHF 55 festzulegen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur das Fotografieren auf Bestellung rentabel ist, dass die eigenen besonderen technischen FĂ€higkeiten und die NĂ€he zu speziellen Themen zu verwerten sind und allgemeine Kontroll- und Überwachungskosten in den Produktpreis zu integrieren sind.
3. Urheberrecht und generative kĂŒnstliche Intelligenz
Dr. iur. Sandra Marmy-BrĂ€ndli prĂ€sentierte das Thema «Urheberrecht und generative kĂŒnstliche Intelligenz». Dabei stellte sie zunĂ€chst die verschiedenen Schritte vom KI-Training bis zum KI-Output vor. Als erstes braucht es ein Trainings-Datenset, um dann die KI zu trainieren. Daraus resultiert ein trainiertes KI-Modell, das nachfolgend genutzt werden kann, sodass schliesslich ein KI-Output entsteht. Auf der Input-Seite stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob das KI-Training eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Die sogenannte Scraping-Software etwa durchsucht das Internet und lĂ€dt alles herunter, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Urheberrechte verletzt werden. Die Erstellung des Trainingsdatensets erfordert eine Abspeicherung bzw. VervielfĂ€ltigung der zugrundeliegenden Dateien. Das Trainingsset enthĂ€lt dabei vielfach urheberrechtlich geschĂŒtzte Werke. Der KI-Betreiber erstellt das Datenset nicht notwendigerweise selbst. Der KI-Betreiber nutzt das Trainingsset beim KI-Training, indem er es auf dem Server abspeichert oder via Cloud auf das Datenset zugreift. Daraus stellt sich die Frage, ob dies in das urheberrechtliche VervielfĂ€ltigungsrecht eingreift. Fraglich ist, ob das Durchsuchen von Werken durch die KI mit dem Ziel des Lernens als NĂ€he zum menschlichen Werkkonsum angesehen werden kann. Zudem gilt die VervielfĂ€ltig als Indikator fĂŒr Werkgenuss durch weitere Personen. Die Abspeicherung des Trainingssets stellt eine urheberrechtlich relevante VervielfĂ€ltigung dar. Beim reinen Zugriff auf das Trainingsdatenset via Cloud hingegen besteht mehr Spielraum, um zu argumentieren, dass es sich nicht um urheberrechtlich relevante VervielfĂ€ltigungen handelt bzw. dass eine Schranke Anwendung findet. Wenn ins VervielfĂ€ltigungsrecht eingegriffen wird, ist das KI-Training nur zulĂ€ssig, wenn eine (implizite) Lizenz vorliegt oder eine Schrankenbestimmung anwendbar ist. Potenziell anwendbare Schrankenbestimmungen sind der Eigengebrauch – namentlich betriebsinterner Gebrauch nach Art. 19 Abs. 1 lit. c URG, die Schranke fĂŒr vorĂŒbergehende VervielfĂ€ltigungen gemĂ€ss Art. 24a URG und die Wissenschaftsschranke i.S.v. Art. 24d URG. Auf der Output-Seite stellt sich die Frage, ob der KI-Output urheberrechtlich geschĂŒtzt werden kann. Das Kriterium der «geistigen Schöpfung» stellt dabei ein limitierendes Element dar, da Urheber eines Werkes nur ein Mensch sein kann. Die kausale kreative Einflussnahme des KI-Entwicklers bzw. Programmierers auf den KI-Output ist zu gering, um als Urheber zu gelten. Fraglich ist, ob der Prompter als Urheber qualifiziert werden kann. Notwendig ist dabei die genĂŒgende kreative Einflussnahme des Prompters auf das Endergebnis bzw. den KI-Output. In diesem Zusammenhang liegt die Kernfrage darin, wann die KI lediglich als Werkzeug verwendet wird. Schliesslich stellt sich die Frage nach der potenziellen Verletzung von Urheberrechten Dritter durch den KI-Output. Um festzustellen, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wird geprĂŒft, ob der KI-Output mit dem Ursprungswerk identisch ist oder das Ursprungswerk bzw. dessen individuelle ZĂŒge im KI-Output erkennbar bleibt bzw. bleiben. Fraglich ist, wie stark der KI-Output abweichen muss, wenn das Ursprungswerk eine «nicht-individuelle Fotografie eines 3D-Objektes» darstellt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was gelten soll, wenn trotz IdentitĂ€t bzw. Erkennbarkeit des Ursprungswerks generative KI nachweislich nicht anhand des Originals trainiert wurde – unabhĂ€ngige Parallelschöpfungen. Des Weiteren stellt sich die Frage, wer bei einer Urheberrechtsverletzung haften soll. Namentlich der Prompter bzw. Nutzer oder auch der KI-Anbieter als Mitverantwortlicher? Die Wahrscheinlichkeit einer Urheberrechtsverletzung ist abhĂ€ngig vom konkreten Prompt. Vermehrt werden in der KI Sicherheitsvorkehrungen eingebaut, die helfen, Verletzungen vorzubeugen. Hinsichtlich des KI-Trainings besteht ein wesentliches Mass an Rechtsunsicherheit aufgrund unklaren Schutzumfangs des VervielfĂ€ltigungsrechts. Zudem ist der Anwendungsbereich der relevanten Schranken limitiert. BezĂŒglich des KI-Outputs besteht die Notwendigkeit der Erarbeitung klarer Kriterien, wann es sich bei der Verwendung einer KI im schöpferischen Prozess um ein reines Werkzeug handelt. Bei der PrĂŒfung, ob eine Verletzung von Drittrechten durch KI-Outputs vorliegt, sind die herkömmlichen Kriterien anzuwenden. Dabei relevant ist, ob die individuellen ZĂŒge des Ursprungswerks im KI-Output erkennbar sind.
IV. Kennzeichenrecht
1. Green Claims
Marc Steiner, Richter am Bundesverwaltungsgericht, begann mit dem Kennzeichenrecht und ĂŒbernahm den ersten Teil der PrĂ€sentation zu den Green Claims. Als Teil des «European Green Deal» wird seitens der EU die Zielsetzung definiert, dass verlĂ€ssliche, vergleichbare und ĂŒberprĂŒfbare Informationen wichtig sind, um Verbraucher in die Lage zu versetzen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen und das Risiko des «Greenwashing» zu verringern. Bei der Zielsetzung der Richtlinie 2024/825 vom 28. Februar 2024 wurde |als ErwĂ€gungsgrund die Sicherstellung von gleichen Ausgangsbedingungen fĂŒr Gewerbetreibende durch korrekte, verstĂ€ndliche und verlĂ€ssliche Umweltaussagen genannt. Dadurch werde der Wettbewerb gefördert, was zu ökologisch nachhaltigeren Produkten fĂŒhre und demzufolge negative Auswirkungen auf die Umwelt verringere. Die eigentliche «Green Claims»-Richtlinie, nĂ€mlich der Entwurf «COM[2023]166 final», der die BegrĂŒndung ausdrĂŒcklicher Umweltaussagen und die diesbezĂŒgliche Kommunikation (Richtlinie ĂŒber Umweltaussagen) umfasst, durchlĂ€uft zum gegebenen Zeitpunkt das Gesetzgebungsverfahren. Durch diese Regelungen soll fĂŒr den Kunden ein Anreiz geschaffen werden, seinen Konsum auf bestimmte Weise anzupassen. Dr. iur. Barbara Abegg prĂ€sentierte den ersten Teil der Green Claims. Nach Art. 2 MSchG sind gemĂ€ss lit. a und lit. c Zeichen, die Gemeingut sind, und irrefĂŒhrende Zeichen grundsĂ€tzlich vom Markenschutz ausgeschlossen. GemĂ€ss Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG handelt insbesondere unlauter, wer ĂŒber sich, seine Firma, seine GeschĂ€ftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrĂ€tige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder ĂŒber seine GeschĂ€ftsverhĂ€ltnisse unrichtige oder irrefĂŒhrende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begĂŒnstigt. Zudem bestehen noch Produkt- und segmentspezifische Regulierungen, insbesondere verwaltungsrechtliche Vorschriften. Daher können die Rechtsgrundlagen in der Schweiz als genĂŒgend betrachtet werden. Wenn beispielsweise eine als markenrechtliche schĂŒtzbar unterbreitete Verpackung mit einer Abbildung mit der Bezeichnung «rezyklierbar» versehen wird, muss diese dann auch effektiv rezyklierbar sein, da die Abbildung ansonsten i.S.v. Art. 2 lit. c MSchG irrefĂŒhrend wĂ€re. Im Grund ist man als Werbende frei in dem, was man kommuniziert, sofern dies auch substanziiert werden kann. Wenn in einer Werbung behauptet wird, dass das Produkt klimapositiv ist, muss dazu auch der entsprechende Nachweis erbracht werden können. Ein weiteres Beispiel wĂ€re, dass ein Unternehmen, das beteuert, bis 2050 Netto-Null zu sein, auch einen Plan vorzeigen können muss, wie es dieses Ziel erreichen möchte.
2. Rechtsprechung des Bundesgerichts
Manuel Bigler berichtete ĂŒber die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts im Kennzeichenrecht. Dabei ging Bigler insbesondere auf die beiden Entscheide Customization, BGer vom 19. Januar 2024, 4A_171/2023, und Glubschis, BGE 150 III 83 (BGer vom 29. November 2023, 4A_290/230) ein. ZunĂ€chst erlĂ€uterte Bigler den Sachverhalt und die Prozessgeschichte, die dem Entscheid Customization zugrunde lagen: Rolex klagte gegen die Beklagte, die Uhren gemĂ€ss Kundenwunsch anpasste, sog. Customization. Die Klage auf Unterlassung stĂŒtzte Rolex primĂ€r auf das MSchG und das UWG. Der Entscheid des Bundesgerichts differenzierte zwischen zwei verschiedenen GeschĂ€ftsmodellen: Unter das GeschĂ€ftsmodell I fĂ€llt ausschliesslich das Erbringen der Anpassung der Uhren nach dem Kundenwunsch. HierfĂŒr werden kundeneigene Uhren verwendet. Das GeschĂ€ftsmodell II unterscheidet sich insofern, als der Dienstleister die Uhren selbst erwirbt und die angepassten Uhren sodann verkauft. Betreffend das GeschĂ€ftsmodell I hielt Bigler fest, dass das Verbietungsrecht gemĂ€ss Art. 13 MSchG nicht greife, da die Anpassung durch Dritte gleich zu werten sei wie die Anpassung durch den EigentĂŒmer selbst. Insbesondere sei die Anpassung einer kundeneigenen Uhr an spezifische KundenwĂŒnsche mit Blick auf den persönlichen Gebrauch des Kunden kein gewerbsmĂ€ssiger, sondern ein privater Gebrauch. Zudem finde kein erneutes Inverkehrbringen statt. DarĂŒber hinaus bestehe bei einem blossen privaten Gebrauch kein Anspruch nach Art. 15 MSchG (berĂŒhmte Marke). Eine UWG-Verletzung sei ebenso nicht ersichtlich, da bei der Anpassung einer kundeneigenen Uhr keine Wettbewerbsbeeinflussung stattfindet. Jedoch könne die Bewerbung von Customization-Dienstleistungen gegen das MSchG oder das UWG verstossen, beispielsweise indem ein falscher Eindruck einer Beziehung zum Markeninhaber oder eines Co-Brandings erweckt wird. Anders als unter dem ersten GeschĂ€ftsmodell greift das Verbietungsrecht nach Art. 13 MSchG unter dem zweiten GeschĂ€ftsmodell. Betreffend die Erschöpfungsschranke hielt Bigler fest, dass im Grundsatz der Weitervertrieb von Originalware zulĂ€ssig sei. Eine Ausnahme besteht insofern, als der Weitervertrieb von Markenware, die nach der erstmaligen Inverkehrsetzung ohne Zustimmung des Markeninhabers verĂ€ndert wurde, «en principe» unzulĂ€ssig sei. Die Beklagte war zum Urteilszeitpunkt nur im ersten GeschĂ€ftsmodell tĂ€tig. Daher bestand keine Marken- oder UWG-Verletzung. Betreffend die Frage, ob die Bewerbung der beklagtischen Customization-Dienstleistungen gegen das MSchG oder das UWG verstösst, wies das Bundesgericht den Fall an die Vorinstanz zurĂŒck. Abschliessend unterstrich Bigler die Bedeutung dieses Entscheids fĂŒr andere Customization-GeschĂ€ftsmodelle und hielt fest, dass ein weites VerstĂ€ndnis des Privatgebrauchs respektive ein enges VerstĂ€ndnis der Wettbewerbshandlung bestehe. DarĂŒber hinaus sei fraglich, ob die WeiterverĂ€usserung durch den Customization-Kunden eine Markenverletzung darstellen könne. Des Weiteren sei unklar, ob eine AbklĂ€rungsobliegenheit fĂŒr den Customization-Dienstleister bestehe. Letztlich fragte sich Bigler, wann die Erschöpfungsschranke nicht greife. Dem Entscheid Glubschis lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Carletto DE vertreibt aufgrund eines Lizenzvertrages mit der TY US im DACH-Gebiet PlĂŒschtiere mit ĂŒbergrossen Augen. Diese PlĂŒschtiere wurden unter der Bezeichnung «Glubschis» beworben. Die Carletto IP CH meldete verschiedene Marken fĂŒr «Glubschi» an. Der Lizenzvertrag wurde einige Jahre spĂ€ter gekĂŒndigt. Gemeinsam mit der Nici vertrieb die Carletto nach Beendigung des Lizenzvertrages PlĂŒschtiere mit dem Namen «Glubschis». Bigler fasste im Anschluss die wesentlichen Punkte der Prozessgeschichte zusammen. Die Klage der TY US lautete auf Unterlassung, PlĂŒschtiere unter der Bezeichnung «Glubschi(s)» zu vertreiben. Zudem sei die Nichtigkeit der beklag|tischen Marke festzustellen. Die Vorinstanz hiess mit Urteil vom 25. April 2023 die Klage teilweise gut (HGer AG, HOR.2020.16). Das Bundesgericht erkannte betreffend den Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (Verwechslungsgefahr), dass das Zeichen «Glubschi» fĂŒr glubschĂ€ugige PlĂŒschtiere beschreibend sei, so dass die Kombination dieser beiden Merkmale nicht kennzeichnungskrĂ€ftig sei. Somit schied die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr mangels Kennzeichnungskraft aus. Im Übrigen wurden die weiteren geltend gemachten UWG-AnsprĂŒche zur PrĂŒfung zurĂŒckgewiesen. BezĂŒglich des Art. 4 MSchG (Agentenmarke) hielt das Bundesgericht fest, dass auch Hinterlegungen durch nahestehende Personen (Organe, Gesellschafter, Hilfspersonen, Konzerngesellschaften oder StrohmĂ€nner) erfasst seien, soweit sie im Zusammenhang mit dem im Rahmen der vertraglichen ErmĂ€chtigung erfolgten Markengebrauch vorgenommen wurden. Die ĂŒbrigen Anspruchsvoraussetzungen wurden zur PrĂŒfung and die Vorinstanz zurĂŒckgewiesen. Bigler merkte abschliessend an, dass die Kombination verschiedener gemeinfreier Elemente nicht per se Kennzeichnungskraft begrĂŒnde. Bigler begrĂŒsste die Ausdehnung auf die dem Vertragspartner nahestehenden Personen im Rahmen des Tatbestands der Agentenmarke.
3. Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
Dr. iur. Selim Haktanir, Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht, ging auf ausgewĂ€hlte Entscheide aus der Markenrechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein. Haktanir widmete sich zunĂ€chst verfahrensrechtlichen Fragen und ging hierzu auf den Entscheid vom 30. November 2023, B-1958/2022, ein. Gegenstand des vorliegenden Entscheides war die Einrede des Nichtgebrauchs i.S.v. Art. 12 Abs. 1 und 2 MSchG. Fraglich ist, bis und ab wann die Einrede möglich ist. Haktanir wies darauf hin, dass der Art. 22 Abs. 3 MSchV mit der Revision vom 1. Dezember 2021 insofern abgeĂ€ndert wurde, als nun eine Einrede nur zulĂ€ssig ist, wenn die Frist von fĂŒnf Jahren abgelaufen ist. Somit sei fraglich, inwiefern die davor bestehende Rechtsprechung zu Gerflor/Gemfloor (BVGer vom 19. Juni 2019, B-6675/2016) noch GĂŒltigkeit behĂ€lt. In casu stellt sich die Frage, ob eine zulĂ€ssige EinschrĂ€nkung durch den Art. 22 Abs. 3 MSchV (seit 1. Dezember 2021) vorliegt. GemĂ€ss den ErwĂ€gungen des Bundesverwaltungsgerichts könne ein Recht erst nach dessen Entstehung durchgesetzt werden. Somit entstehe das «Abwehrrecht» des Widerspruchsgegners nach Art. 12 Abs. 1 MSchG erst nach Ablauf der fĂŒnfjĂ€hrigen Karenzfrist. Die Nichtbeachtung der Einrede, falls die Karenzfrist im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme noch nicht abgelaufen ist, wĂŒrde dazu fĂŒhren, dass der gesetzliche Anspruch aus Art. 12 MSchG im Urteilszeitpunkt nicht durchsetzbar wĂ€re. Die EinschrĂ€nkung durch die MSchV wĂŒrde somit die Durchsetzung des «Abwehrrechts» nach dem MSchG verhindern. Es bestehe keine gesetzliche Grundlage fĂŒr die EinschrĂ€nkung in Art. 22 Abs. 3 MSchV. Daher liege ein Verstoss gegen das LegalitĂ€tsprinzip (Art. 5 BV) vor. Es liege kein Fall der LĂŒckenfĂŒllung vor, da sich Art. 22 Abs. 3 MSchV analog zu Gerflor/Gemfloor verfassungskonform auslegen liesse. In diesem Sinne mĂŒsse die vorsorgliche Erhebung der Einrede möglich sein, um das «Abwehrrecht» des Widerspruchsgegners zu wahren. Die Beschwerde sei somit begrĂŒndet; die vorsorgliche Einrede ist möglich. Haktanir merkte sodann an, dass das Urteil Konstellationen anspreche, in denen im Zeitpunkt der ersten Stellungnahme die Karenzfrist fĂŒr den Markengebrauch noch lĂ€uft. Es werde klargestellt, dass Widerspruchsgegner die Einrede trotz noch laufender Karenzfrist vorsorglich in der ersten Stellungnahme erheben könnten. Die Einrede mĂŒsse möglich sein. Ob die revidierte oder die alte Fassung der MSchV vorliegend anwendbar ist, könne offengelassen werden. Das IGE hat indes bereits auf das vorliegende Urteil reagiert und eine PraxisĂ€nderung angekĂŒndigt (Newsletter 2024/03-04). Im nĂ€chsten Teil referierte HaktanirÂ ĂŒber den Entscheid des BVGer vom 25. Oktober 2023, B-2418/2022. Diesem Entscheid lag die Frage zugrunde, ob die Wort-/Bildmarke «Stiftung Schweizerische Schule fĂŒr BlindenfĂŒhrhunde Allschwil» bestehend aus zehn Wörtern und einem Piktogramm ein unterscheidungskrĂ€ftiges Zeichen darstellt. Das Bundesverwaltungsgericht erwog, so Haktanir, dass den Wortelementen keine Unterscheidungskraft zukomme. Diese seien generisch und beschreibend. Piktogramme könnten gerade durch ihre gestalterische Reduktion unterscheidungskrĂ€ftige PrĂ€gnanz aufweisen, die zu erhöhter Unterscheidungskraft fĂŒhrt. Die Gesamtwirkung des Zeichens sei somit unterscheidungskrĂ€ftig und individualisierend. Haktanir betonte, dass es sich um einen besonderen Fall handle, der aber fĂŒr zukĂŒnftige kombinierte Marken gewisse Kriterien aufzeigen könne. Der Fall sei besonders, da eine ausreichende Unterscheidungskraft trotz direkt beschreibender «AnhĂ€ufung» von Wortelementen und einer funktionalen Abbildung der beanspruchten Dienstleistungen durch ein piktogrammartig gestaltetes Bildelement erkannt wurde. Zum Abschluss widmete sich Haktanir dem Entscheid des BVGer vom 29. Januar 2024, B-4408/2022, Longines (fig.)/Losengs (fig.). Fraglich war, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Das Gericht erkannte betreffend die massgeblichen Verkehrskreise, dass der Endabnehmer von Uhren ĂŒber eine «etwas erhöhte Aufmerksamkeit» verfĂŒge. FĂŒr Fachkreise gelte eine erhöhte Aufmerksamkeit. Vorliegend bestehe zwischen den beiden Zeichen WarenidentitĂ€t. Unter BerĂŒcksichtigung der Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise, der WarenidentitĂ€t, der geringen visuellen Ähnlichkeit sowie der fehlenden klanglichen und sinngehaltlichen Übereinstimmung und in WĂŒrdigung der erhöhten Kennzeichnungskraft von «Longines (fig.)» kam das Gericht in der Gesamtbetrachtung zum Schluss, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die folgende Diskussion schloss die Tagung ab. Die Folgeveranstaltung findet am gleichen Ort am 1. Juli 2025 statt.




Bericht ĂŒber die INGRES-Tagung vom 5. Januar 2024
Diese traditionelle, wieder von Michael Ritscher konzipierte und geleitete und von Christoph Gasser organsierte Tagung zu den neuesten Entwicklungen im europĂ€ischen ImmaterialgĂŒterrecht fand erneut auf dem ZĂŒrichberg und im Anschluss an ein Wochenende im Schnee statt und war wiederum sehr gut besucht. Cette traditionnelle confĂ©rence sur les derniers dĂ©veloppements en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle europĂ©enne, Ă  nouveau conçue et dirigĂ©e par Michael Ritscher et organisĂ©e par Christoph Gasser, s’est Ă  nouveau dĂ©roulĂ©e sur le ZĂŒrichberg et Ă  la suite d’un week-end dans la neige et a de nouveau attirĂ© un grand nombre de participants.
JoĂ«lle LĂŒthi, MLaw, ZĂŒrich.
Simona De Santis, MLaw, St. Gallen.
Richard Gao, MLaw, ZĂŒrich.
I. Patentrecht
1. Praxis des BGH zum Patentrecht
a) Umfang des Vorbenutzungsrechts (BGH vom 20. Juni 2023, X ZR 61/21, «Faserstoffbahn»)
Dr. Klaus Grabinski, Richter am Deutschen Bundesgerichtshof (BGH) und seit ĂŒber sechs Monaten PrĂ€sident des einheitlichen Patentgerichts (UPC), stellte zwei fĂŒr die weitere Rechtsentwicklung relevante Entscheidungen des BGH vor. In der Entscheidung (BGH vom 20. Juni 2023, X ZR 61/21, «Faserstoffbahn») befasste sich der BGH mit dem Umfang des Vorbenutzungsrecht, welches dem Vorbenutzer eines Produktes zukommt, nachdem ein Gebrauchsmuster angemeldet wurde, welches das eben erwĂ€hnte Produkt in seinem Anspruch schĂŒtzt. Konkret ging es um die Frage, wann die Grenzen eines Vorbenutzungsrechts ĂŒberschritten werden, wenn eine Modifikation vorgenommen wurde. Gegenstand des Verletzungsverfahrens war eine Slipeinlage. Die Klage stĂŒtzte sich auf die kombinierten AnsprĂŒche 1, 10 und 11, wobei die angegriffene AusfĂŒhrungsform alle Merkmale dieser AnsprĂŒche verwirklichte, wĂ€hrend die vorbenutzte AusfĂŒhrungsform zwar Anspruch 1 umfasste, nicht aber die AnsprĂŒche 10 und 11, weil sie keine superabsorbierende Polymere (SAP) aufwies. Das Berufungsgericht verneinte das geltend gemachte Vorbenutzungsrecht mangels SAP bei der vorbenutzten Slipeinlage. Auf die Revision der Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil auf und wies die Sache zur erneuten Entscheidung und Verhandlung an die Vorinstanz zurĂŒck. Die BegrĂŒndung lautete wie folgt: Ob der vorbenutzte Gegenstand so modifiziert werden darf, dass er auch SAP umfasst, hĂ€ngt davon ab, ob mit der Modifikation ein zusĂ€tzlicher, durch die Gebrauchsmusterschrift hervorgehobener Vorteil verbunden ist oder ob es sich um eine ohne Weiteres in Betracht zu ziehende Abwandlung des ursprĂŒnglich geschĂŒtzten Gegenstands handelt. Der Umstand, dass SAP Gegenstand eines Unteranspruchs ist, kann zwar dafĂŒr sprechen, dass es sich um einen relevanten zusĂ€tzlichen Vorteil handelt, jedoch ersetzt dies eine inhaltliche PrĂŒfung nicht. Ob eine Modifikation noch vom Vorbenutzungsrecht gedeckt ist, muss sich aus der ursprĂŒnglich eingetragenen Fassung des Gebrauchsmusters ergeben. NachtrĂ€gliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sind unerheblich. Als LeitsĂ€tze gelten: i) Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstandes, der alle Merkmale eines unabhĂ€ngigen Schutzanspruchs des Klagegebrauchsmusters verwirklicht, kann auch dann von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale, die nach dem Klageantrag zwingend vorgesehen sind, nicht aufgewiesen hat. ii) Dies gilt unabhĂ€ngig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine in der genannten Weise beschrĂ€nkte Fassung eines unabhĂ€ngigen Schutzanspruchs gestĂŒtzt wird oder ob das Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren entsprechend beschrĂ€nkt worden ist.
b) Beurteilung der erfinderischen TÀtigkeit bei Auswahl aus mehreren Möglichkeiten (BGH vom 13. Juni 2023, X ZR 51/21, «SchlossgehÀuse»)
Im zweiten Entscheid war die Beklagte Inhaberin eines mit Wirkung fĂŒr die Bundesrepublik Deutschland erteilten europĂ€ischen Patents (Streitpatents), das 1999 unter Inanspruchnahme von zwei deutschen PrioritĂ€ten angemeldet wurde und mittlerweile durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein SchlossgehĂ€use mit elektrischen Anschlusseinrichtungen. Vor dem Hintergrund der AusfĂŒhrungen in der deutschen Offenlegungsschrift (NKL2) betrifft das technische Problem die Bereitstellung eines GehĂ€uses fĂŒr einen Kraftfahrzeug-TĂŒrverschluss, welcher einfach zu montieren ist, allen Anforderungen an die StabilitĂ€t genĂŒgt, einen einwandfreien Kontakt gewĂ€hrleistet und auftretende FederkrĂ€fte möglichst nicht auf die elektrischen Bauteile ĂŒbertrĂ€gt. Zur Lösung schlĂ€gt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein SchlossgehĂ€use vor, welches unter anderem das Merkmal von Anschlussleitern aufweist, welche i.) in etwa als orthogonal zur FĂŒgerichtung aus dem Mikroschalter austreten und ii.) ein in etwa parallel zur FĂŒgeeinrichtung abgewinkeltes Kontaktende enthalten, das eine auffedernde, Ω-förmig ausgebildete Klemmausnehmung hat, die auf Kontaktstege aufsteckbar ist. Das unter ii.) genannte Merkmal wurde in NKL2 nicht offenbart. Hinsichtlich des Stands der Technik hielt der BGH fest, dass nach seiner Rechtsprechung eine erfinderische TĂ€tigkeit nicht auf ein Merkmal gestĂŒtzt werden kann, welches eine beliebige, von einem bestimmten technischen Zweck losgelöste Auswahl aus mehreren Möglichkeiten darstellt (BestĂ€tigung von BGH, GRUR 2008, 56 Rn. 25, «Injizierbarer Mikroschaum», BGH, BecksRS 2018, 40825 Rn. 46). Zudem können mit einem Merkmal verbundene besondere Vorteile nur dann zur BegrĂŒndung einer erfinderischen TĂ€tigkeit herangezogen werden, wenn sie in der Patentschrift offenbart oder fĂŒr die Fachperson erkennbar sind (BestĂ€tigung von BGH, BecksRS 2018, 40825 Rn. 46). Das besagte Merkmal stellt nach dem BGH jedoch keine beliebige Auswahl im oben genannten Sinne dar. Die Ω-typischen Rundungen fĂŒhren zu einer besonderen Art der Kraftverteilung, die bei anderen Formen nicht in gleicher Weise auftritt. Zudem beurteilte der BGH die ZusammenhĂ€nge zwischen der Form der Ausnehmung und der Art der Federwirkung als allgemeines Fachwissen. Diese waren deshalb fĂŒr die Fachperson erkennbar, weshalb irrelevant ist, dass diese in der Beschreibung nicht ausdrĂŒcklich dargestellt waren.
2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
a) «PlausibilitĂ€t» als Kriterium fĂŒr die Patentierbarkeit? (G2/21 vom 23. MĂ€rz 2023, Abl EPA 2023, A85)
Anschliessend prĂ€sentierte Dr. Fritz Blumer, Mitglied einer der Juristischen Beschwerdekammern des EuropĂ€ischen Patentamts (EPA), ausgewĂ€hlte Rechtsprechung des EPA. Blumer ging zunĂ€chst auf den Entscheid G 2/21 vom 23. MĂ€rz 2023 ein. Ob eine erfinderische TĂ€tigkeit vorliegt, was entscheidend fĂŒr die Erteilung eines europĂ€ischen Patents ist, richtet sich im Verfahren vor dem EPA nach dem sog. Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Dabei können experimentelle Daten, die eine technische Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik belegen, zur Feststellung der erfinderischen TĂ€tigkeit beitragen. Da der nĂ€chstliegende Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung hĂ€ufig nicht bekannt ist, enthĂ€lt eine Patentanmeldung hĂ€ufig keine experimentellen Daten, die einen technischen Effekt gegenĂŒber dem nĂ€chstliegenden Stand der Technik fĂŒr das Unterscheidungsmerkmal nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zeigen. Es kann entscheidend sein, dass nach der Einreichung der Patentanmeldung experimentelle Daten vorgelegt werden, um eine technische Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik nachzuweisen. GemĂ€ss den aktuellen Richtlinien können solche Nachweise, die zur Bewertung der erfinderischen TĂ€tigkeit dienen, auch nach dem Anmeldetag als «nachveröffentlichte Beweismittel» («post-published evidence») wirksam sein. Allerdings können neu erwĂ€hnte technische Wirkungen nur berĂŒcksichtigt werden, wenn sie bereits in der ursprĂŒnglichen Anmeldung impliziert waren oder zumindest damit im Zusammenhang stehen. Im Vorlagefall T 116/18 vor der technischen Beschwerdekammer war die beanspruchte Erfindung eine Mischung von zwei vorbekannten Insektiziden A und B, wobei das Argument fĂŒr die erfinderische TĂ€tigkeit deren synergistische Wirkung war. FĂŒr das EPA sind neu eingereichte experimentelle Daten fĂŒr die Feststellung der erfinderischen TĂ€tigkeit entscheidend. Diese Daten ermöglichen es, eine anspruchsvolle technische Aufgabe zu formulieren, bei der eine synergistische AktivitĂ€t von Insektiziden gegen einen bestimmten SchĂ€dling nachgewiesen werden soll. Die RechtsbestĂ€ndigkeit des Patents hĂ€ngt daher von der BerĂŒcksichtigung dieser Daten ab. Es stellte sich somit die Frage, wie mit nachveröffentlichten Beweismitteln umzugehen ist. In der Vorlageentscheidung wurden folgende Fallgruppen identifiziert: i) «Ab inito plausibility»: BerĂŒcksichtigung der nachveröffentlichten Beweismittel, wenn die Fachperson am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen die Wirkung fĂŒr plausibel erachtet hĂ€tte. ii) «Ab initio implausibility»: BerĂŒcksichtigung, wenn die Fachperson am Anmeldetag der strittigen Patentanmeldung ausgehend von den darin enthaltenen Angaben oder vom allgemeinen Fachwissen keinen Grund gesehen hĂ€tte, die Wirkung fĂŒr unplausibel zu erachten. iii) «No plausibility»: Die Frage nach der PlausibilitĂ€t wird nicht gestellt. Die Grosse Beschwerdekammer des EPA hatte folgende Vorlagefragen zu beantworten: Wenn sich der Patentinhaber fĂŒr die Anerkennung erfinderischer TĂ€tigkeit auf eine technische Wirkung beruft und Beweismittel vorlegt, die vor dem Anmeldetag nicht öffentlich zugĂ€nglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden, i.) ist dann eine Ausnahme vom Grundsatz der freien BeweiswĂŒrdigung dahingehend zuzulassen, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberĂŒcksichtigt bleiben mĂŒssen, weil der Nachweis fĂŒr die Wirkung ausschliesslich auf diesen beruht? und ii.) wenn diese Frage bejaht wird, gilt dann Ab-initio-PlausibilitĂ€t bzw. Ab-initio-UnplausibilitĂ€t? Nach der Grossen Beschwerdekammer dĂŒrfen die nachveröffentlichten Beweismittel nicht allein aus dem Grund nicht unberĂŒcksichtigt bleiben, dass sie vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich zugĂ€nglich waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden, da der Grundsatz der freien BeweiswĂŒrdigung einerseits uneingeschrĂ€nkt gilt und es hierbei andererseits nicht um Ausnahmen der freien BeweiswĂŒrdigung geht, sondern eher um etwas, das der Anmelder nachweisen muss, damit er sich auf eine streitige Wirkung der Erfindung stĂŒtzen kann. Ein Patentanmelder oder -inhaber kann nach dem Anmeldetag Beweise fĂŒr eine technische Wirkung einreichen. Diese Beweise werden anerkannt, wenn ein Fachmann anhand des allgemeinen Fachwissens und der ursprĂŒnglichen Offenbarung der Anmeldung nachvollziehen kann, dass die Wirkung von der technischen Lehre umfasst ist und zur ursprĂŒnglich offenbarten Erfindung gehört. Die Grosse Beschwerdekammer gelangte sodann zum Schluss, dass der Begriff «PlausibilitĂ€t», wie er allgemein vom und beim EPA verwendet wird, keinen eigenen Rechtsbegriff und kein spezifisches Rechtserfordernis darstellt. Massgebend ist, was die Fachperson der Anmeldung am Anmeldetag als Erfindung entnehmen konnte. Bei der Beurteilung dieses Punktes mĂŒssen jeweils die spezifischen UmstĂ€nde des Einzelfalls berĂŒcksichtigt werden.
b) Non-enabling priority (T 522/21 vom 5. Juli 2023)
Darauffolgend erlĂ€uterte Blumer den Entscheid T 522/21 vom 5. Juli 2023. Festzuhalten ist, dass bei einer US-Anmeldung (PrioritĂ€tsanmeldung) die Erfindung und ihre Vorteile fĂŒr den Patentschutz bereits am Anmeldetag vollstĂ€ndig aufgezeigt und nachgewiesen werden mĂŒssen. Ansonsten ist es nicht gerechtfertigt, PrioritĂ€t anzuerkennen. Vorliegend war die PrioritĂ€tsanmeldung unvollstĂ€ndig und fehlerhaft. Der korrekte Inhalt der Anmeldung wurde zu einem spĂ€teren Zeitpunkt veröffentlicht. Es folgten die EP-Nachanmeldung und Erteilung des europĂ€ischen Patents, wogegen vier EinsprĂŒche erhoben wurden. Das Patent wurde im geĂ€nderten Umfang aufrechterhalten. Im besagten Fall war besonders, dass vier weitere Parteien mit neuen EinsprachegrĂŒnden in Laufe des Beschwerdeverfahrens beitraten. Der letzte Beitretende brachte den Einwand der «non-enabling priority», d.h. dass die PrioritĂ€t nicht gelte, am 25. Juli 2022 hervor. Das Patent wurde wegen ungĂŒltiger PrioritĂ€t bzw. mangelnder Neuheit widerrufen.
c) Recht auf Inanspruchnahme der PrioritÀt: G1/22 und G2/22 vom 10. Oktober 2023 (noch nicht im Abl EPA)
Weiter thematisierte Blumer die neue Rechtsprechung des EPA hinsichtlich PrioritĂ€tsrecht. Die Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer in Sachen G 1/22 und G 2/22 betrifft das Recht auf Inanspruchnahme einer PrioritĂ€t aus einer frĂŒheren Anmeldung nach Art. 87 (1) EPÜ. Insbesondere ging es um die Frage, wer die PrioritĂ€t fĂŒr seine spĂ€tere Anmeldung beanspruchen kann (sog. formale PrioritĂ€t). Das Recht auf Inanspruchnahme der PrioritĂ€t steht der Person, welche die PrioritĂ€tsanmeldung eingereicht hat, oder ihrem Rechtsnachfolger zu. Die formale PrioritĂ€t wurde oft in Einspruchsverfahren angefochten, besonders wenn der Anmelder der Nachanmeldung nicht der Anmelder der PrioritĂ€tsanmeldung war. Die Beweislast lag hierbei bei den Patentanmeldern, die den Erwerb des PrioritĂ€tsrechts vor der Einreichung der Nachanmeldung beweisen mussten. Viele Verfahren betrafen PrioritĂ€tsanmeldungen, die in den USA eingereicht wurden, da diese vom Erfinder selbst eingereicht werden mussten. Dies fĂŒhrte hĂ€ufig zu Situationen, in denen die PrioritĂ€tsanmeldung und die Nachanmeldung von unterschiedlichen Personen eingereicht wurden und in der nachfolgenden PCT-Anmeldung der Erfinder nur als Anmelder fĂŒr die USA genannt wurde und fĂŒr alle anderen benannten Staaten ein anderer Anmelder. Die Grosse Kammer bejahte vorliegend die erste Vorlagefrage, ob das EPA ĂŒberhaupt fĂŒr die Beurteilung der Berechtigung zur Inanspruchnahme der PrioritĂ€t nach Art. 87 (1) EPÜ zustĂ€ndig ist in Übereinstimmung mit der stĂ€ndigen Rechtsprechung EPA zur stillschweigenden ZustĂ€ndigkeit. Gleichzeitig wurde ein neues Rechtskonzept, nĂ€mlich die widerlegbare PrioritĂ€tsvermutung, eingefĂŒhrt, wonach vermutet wird, dass der Anmelder, der eine PrioritĂ€t beansprucht, zur Inanspruchnahme der PrioritĂ€t berechtigt ist. Dadurch wird die Beweislast auf die Partei verlagert, welche die GĂŒltigkeit der PrioritĂ€tsbeanspruchung bestreitet. Die zweite Vorlagefrage wurde dahingehend beantwortet, dass die widerlegbare Vermutung auch in den FĂ€llen gilt, in denen die europĂ€ische Patentanmeldung auf einer PCT-Anmeldung beruht und/oder keine IdentitĂ€t zwischen den PrioritĂ€tsanmeldern und den Nachanmeldern besteht. Wird eine PCT-Anmeldung von den Parteien A und B gemeinsam eingereicht, wobei i.) die Partei A fĂŒr einen oder mehrere Bestimmungsstaaten und die Partei B fĂŒr einen oder mehrere Bestimmungsstaaten benannt wird und ii.) die PrioritĂ€t einer frĂŒheren Patentanmeldung beansprucht wird, in der nur die Partei A als Anmelder genannt wird, impliziert die gemeinsame Einreichung der PCT-Anmeldung – falls keine erheblichen tatsĂ€chlichen Anhaltspunkte dagegen sprechen – eine Abrede zwischen den Parteien A und B, welche die Partei B zur Inanspruchnahme der PrioritĂ€t berechtigt. Am Tag des Entscheids kam der BGH unter deutschem Recht bei der Beantwortung der gleichen Frage zum selben Resultat (vgl. BGH X ZR 83/21, «Sorafenib-Tosylat», verkĂŒndet am 28. November 2023).
d) Zum Verfahren: Eine Warnung und eine Entwarnung
Zum Schluss gab Blumer eine Warnung und eine Entwarnung zum Verfahren: ZunĂ€chst wies er daraufhin, dass die Zehn-Tage-Zustellungsfiktion abgeschafft wird, was bedeutet, dass ab dem 1. November 2023 das SchriftstĂŒck an dem Tag als zugestellt gilt, auf den es datiert wird, was die Fristen generell um zehn Tage verkĂŒrzt (Regel 126(2) EPÜ). Zugleich entwarnte Blumer, dass die Frist fĂŒr die Beschwerdeantwort nicht verkĂŒrzt wird. Die Frist fĂŒr die Einreichung der BeschwerdebegrĂŒndung betrĂ€gt vier Monate und fĂŒr die Einreichung der Beschwerdeantwort vier Monate mit Erstreckungsmöglichkeit auf sechs Monate (Art. 12(1)c) i.V.m. Art. 12(7) Verfahrensordnung 2020); eine VerkĂŒrzung auf zwei Monate ist nicht vorgesehen.
3. Erste Erfahrungen mit dem UPC
Dr. Klaus Gabrinski berichtete in seiner zweiten PrĂ€sentation der Tagung von ersten Erfahrungen mit dem UPC, welches zurzeit fĂŒr siebzehn Mitgliedsstaaten zustĂ€ndig ist. ZunĂ€chst hatte auch das UK das Übereinkommen ĂŒber ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert, trat nach dem Brexit jedoch davon zurĂŒck. Gabrinski wies darauf hin, dass der Verwaltungsausschuss das Übereinkommen an das EU-Recht durch einen Beschluss anpassen kann, sofern keiner der Mitgliedstaaten eine Ratifizierungsurkunde verlangt. Da Ungarn nicht beabsichtigt, das Übereinkommen zu ratifizierten, werden auch kĂŒnftige Trainingsmassnahmen nicht mehr dort stattfinden. Die Verwaltung des UPC obliegt dem PrĂ€sidium. Bis anhin wurden beim Gericht zahlreiche Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen eingereicht, wobei eine bedeutende Anzahl der isolierten Nichtigkeitsklagen die Klasse A betrafen. Widerklagen gab es bisher keine. Zur Zusammensetzung der Spruchkörper kann Folgendes festgehalten werden: Bei der Zentralkammer setzt sich der Spruchkörper aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern und einem technisch qualifizierten Richter zusammen, bei der Lokal- und Regionalkammer aus drei rechtlich qualifizierten Richtern und meistens einem technisch qualifizierten Richter und beim Berufungsgericht aus drei rechtlich qualifizierten und zwei technisch qualifizierten Richtern. Die Richter sind jeweils aus unterschiedlichen Mitgliedsstaaten. Wird eine Berufung nicht zugelassen, kann die Nichtzulassung von einem Richter ĂŒberprĂŒft werden. EndgĂŒltig entscheidet das Panel beim Berufungsgericht. Bevor das Übereinkommen in Kraft trat, gab es grosse Diskussionen hinsichtlich UnabhĂ€ngigkeit der Richter. Die Art. 17(4) UPC-Übereinkommen und Art. 4(3) UPC-Verhaltenskodex hĂ€lt fest, wann ein Interessenskonflikt vorliegt. Ausgeschlossen ist z.B. dass ein Patentanwalt, der technischer Richter ist, gleichzeitig einen UPC-Fall entscheidet, selbst wenn es sich um zwei komplett verschiedene FĂ€lle handelt. In gewissen Konstellationen möchte man dem technischen Richter aber auch entgegenkommen, indem die blosse Eintragung als Parteivertreter, um von der GrossvĂ€terregelung (s. Regel 12 EPLC Ordnung) in angemessener Zeit Gebrauch zu machen, nicht als Verletzung der besagten Regel im Verhaltenskodex angesehen wird. Intern wird zudem eine InteressenskonfliktprĂŒfung von technischen Richtern verlangt. Nach aktuellem Stand wurde beim Berufungsgericht noch nicht so oft ein technischer Richter zugewiesen. Wenn es nur um rechtliche Fragen geht, ist es nicht unbedingt notwendig, einen technischen Richter beizuziehen. Bei der Zentralkammer ist die Verfahrenssprache die Sprache des Patents, bei der Lokal- und Regionalkammer gelten als Verfahrenssprachen grundsĂ€tzlich die offiziellen Sprachen der Mitgliedsstaaten und beim Berufungsgericht ist grundsĂ€tzlich die Sprache der ersten Instanz massgeblich. Die Ausgestaltung der Verfahrensberufung ist «nur» in der Verfahrensverordnung geregelt (z.B. auch die Zusammensetzung des Spruchkörpers). Die UPC-Gerichtsverfahren sollen hauptsĂ€chlich schriftlich sein, um tagelange Verhandlungen zu vermeiden. Im schriftlichen Verfahren gibt es einen doppelten Schriftenwechsel, wobei alle relevanten Tatsachen und Beweise vorgetragen werden mĂŒssen, nicht nur «skeleton arguments». Bei der mĂŒndlichen Verhandlung kann die Redezeit beschrĂ€nkt werden, denn diese sollte innerhalb eines Tages beendet werden. Auf die Zeitkontingente werden die Parteien im Vorfeld hingewiesen. Es ist möglich, der mĂŒndlichen Verhandlung per Videokonferenz beizuwohnen (Regel 112 VerfO). Regel 262 VerfO sieht vor, dass eine Drittperson einen begrĂŒndeten Antrag stellen kann, die SchriftsĂ€tze einzusehen. Wo die Schwelle liegt, um tatsĂ€chlich Einsicht zu erhalten, ist unklar, jedoch ist eine konkrete BegrĂŒndung erforderlich. Die Regionalkammer Stockholm ist in dieser Hinsicht weniger streng. Eine Partei kann verlangen, dass bestimmte Informationen vertraulich behandelt werden. Das Konzept des UPC ist ein elektronisches, mit welchem alle Unterlagen in Sekundenschnelle zugestellt werden können. Die erste Anordnung des Berufungsgerichts vom 13. Oktober 2023 (CoA 320/2023) beinhaltet: 1. Eine Klageschrift kann dem Beklagten auch ohne Anlagen wirksam zugestellt werden, sofern die Klageschrift es dem Beklagten auch ohne diese ermöglicht, seine Rechte in dem Gerichtsverfahren vor dem UPC geltend zu machen (Regel 271 VerfO). 2. Einem Antrag des Beklagten auf VerlĂ€ngerung der Fristen zur Erhebung eines Einspruchs und zur Klageerwiderung ist bereits dann zu entsprechen, wenn ein KlĂ€ger die Anlagen – entgegen Regel § 3.2 VerfO – nicht gleichzeitig mit der Klageschrift in das Case Management System (CMS) hochgeladen hat und die Anlagen deshalb nicht verfĂŒgbar sind, wenn der Vertreter des Beklagten mit dem Zugangscode, welchen er mit der Klageschrift erhalten hat, auf das CMS zugreift. 3. Sofern nicht besondere UmstĂ€nde des Einzelfalles eine andere Frist rechtfertigen, sind die genannten Fristen um den Zeitraum zu verlĂ€ngern, in dem die Anlagen entgegen Regel 13.2 VerfO nicht zur VerfĂŒgung standen.
4. Paneldiskussion zum Patentrecht
Das von Ritscher geleitete Panel setzt sich aus Grabinski, Lars Meinhardt (Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht MĂŒnchen), Dr. Stefan LuginbĂŒhl (Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des EPA), Dr. Mark Schweizer (PrĂ€sident am Bundespatentgericht), Dr. Tobias Bremi (Zweiter hauptamtlicher Richter am Bundespatentgericht) und Dr. Nina Bayerl (RechtsanwĂ€ltin bei Freshfields Bruckhaus Deringer) zusammen. LuginbĂŒhl berichtete zunĂ€chst von den Entwicklungen beim Einheitspatent. Die EinfĂŒhrung des Einheitspatents wurde sehr positiv aufgenommen und es gingen tĂ€glich etwa 100 AntrĂ€ge auf einheitliche Wirkung ein. Dies, obwohl man anfangs ZurĂŒckhaltung erwartete, weil die Einheitlichkeit des Patents neben Chancen auch Risiken birgt. Da das Einheitspatent in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten die gleiche Rechtswirkung hat, verliert ein Patent, das in einem Land fĂŒr nichtig erklĂ€rt wird, auch in allen anderen LĂ€ndern, in denen es einheitliche Wirkung hat, seine GĂŒltigkeit. Die meisten AntrĂ€ge kamen aus Deutschland. Das grosse Interesse der Schweiz am Einheitspatent zeigt sich an ihren ca. 1 500 AntrĂ€gen, womit sie mehr AntrĂ€ge als China, Japan, das UK und Italien gestellt hat. Insbesondere macht die Pharmaindustrie Gebrauch vom Einheitspatent. Abweisungen gab es sehr wenige, wenn jedoch, betrafen diese meistens Patente, die nicht in allen teilnehmenden 25 Staaten zugelassen wurden. Teilweise gab es auch zu spĂ€te Einreichungen, da man nur einen Monat Zeit hat, um den Antrag zu stellen. Es besteht jedoch die Möglichkeit des Wiedereinsetzungseintrags. Im Zusammenhang mit der Schweizer Beteiligung vor dem UPC wird zudem festgehalten, dass im CMS nur diejenigen Entscheide angezeigt werden, bei denen die Zustellung der Klage erfolgt ist und die FormalitĂ€ten erfĂŒllt worden sind. Bayerl nahm Bezug auf die PrĂ€sentation betreffend UPC und hob dabei die lokale Vielschichtigkeit des UPC und die mit ihr einhergehende Optionsvielfalt hervor. Anlass zur Sorge bereiten die zeitlichen Faktoren: Die Verfahren werden immer kĂŒrzer, allenfalls gerade wegen des Wettbewerbs. Das UPC will effizient sein und kurze Verfahren haben: Von der Klageeinreichung bis zum Abschluss der Verhandlung sollten höchstens zehn Monate vergehen. Schnelle Verfahren werden befĂŒrwortet, jedoch sollten sie nicht zu schnell sein. Wichtig sei es, das Augenmerk auf das zu richten, was erforderlich sei, und das könne je nach Verfahren variieren. Meinhardt beantwortete die Frage, an welcher Stelle im Wettbewerb die Zukunft des Landesgerichts MĂŒnchen gesehen wird. Nach seiner EinschĂ€tzung scheinen Richter im Bereich Patente begierig darauf zu sein, schwierige FĂ€lle zu behandeln, sie jedoch auch schnell wieder loszuwerden. Zurzeit gilt es abzuwarten und die Entwicklung zu beobachten. Ein Gericht muss durch schnelle und sorgfĂ€ltige Verfahren punkten und nicht durch Patentfreundlichkeit. Ein Gericht muss in der Lage sein, vernĂŒnftig zu entscheiden. Grabinski fand den Begriff des Wettbewerbs vorliegend etwas schwierig, obwohl das UPC gewisse Vorgaben hat, dass ein Verfahren innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden sollte. Letztlich liegt es auch an den Parteien, wo sie die Klage anhĂ€ngig machen. Die Frage wurde aufgeworfen, ob es technische Richter ĂŒberhaupt braucht. Wenn es nur juristische Richter gĂ€be, wĂŒrde sich mit der Zeit ein Erfahrungswissen bilden, wenn jedem der fĂŒnf Standorte, die sich mit dem Patent befassen, ein Bereich zugewiesen wĂŒrde. Dann gĂ€be es allerdings auch weniger Wettbewerb. Bayerl erwĂ€hnte, dass es der Gedanke der Zentralkammern ist, dass es eine Aufteilung gibt. Schweizer war der Ansicht, dass die Vorschriften der verschiedenen Gerichte nebeneinanderstehen mĂŒssen und gleich auszulegen sind. Es wurde diskutiert, ob die Beschwerdekammer auch das UPC positiv beeinflussen kann, wobei man zum Schluss gelangte, dass die Antwort «Ja» lauten muss. In der Tat hat die Beschwerdekammer nur die ZustĂ€ndigkeit fĂŒr die RechtsbestĂ€ndigkeit (PrioritĂ€t etc.). Ansonsten sollte sich das Gericht, wenn möglich, harmonisch zum UPC entwickeln. Unterschiedliche Handhabung sollte auf sachlichen GrĂŒnden basieren. Bemerkt wurde, dass bei EU-Recht der EuGH das letzte Wort hat, Patentrecht aber ungleich dem Markenrecht eben kein EU-Recht ist. Bayerl wies darauf hin, dass oft der Entscheid des EuGH abgewartet werden will und die Entscheide nicht zum Berufungsgericht kommen (oftmals wegen einer UnterlassungsverfĂŒgung). LuginbĂŒhl betonte, dass der Einfluss des UPC zunehmen wird und ein neues Kompetenzzentrum aufgebaut wird. Schweizer hielt fest, dass der EuGH in seiner Rechtsprechung festgelegt hat, dass das Verfahren nicht verzögert werden darf. Man spricht von neun Monaten Zustellungszeit. Aus dem Publikum gab jemand zu bedenken, dass vor allem die Unternehmen entscheiden werden, wo geklagt wird. Entscheidend seien vor allem die Kosten. Die AnwĂ€lte werden die Klage lediglich ausfĂŒhren und die Richter werden dies annehmen. Es geht letztlich um «Invest and Return»: Möchte man z.B. ein schnelles Verfahren, klagt man beim UPC, im Wissen, mehr zu investieren. Die Kosten sind hingegen schwierig vorherzusehen, da es eine Gegenseite gibt sowie das Gericht. Vorhersehbarkeit ist sicher zumindest in Deutschland ein Faktor, der mitberĂŒcksichtigt wird. In Deutschland ist das Kostenrisiko eher eruierbar. Beim UPC sind zumindest die GerichtsgebĂŒhren ebenfalls gut vorhersehbar, und das UPC istgrundsĂ€tzlich sogar gĂŒnstiger als deutsche Gerichte. Bei französischen Gerichten wĂ€re dem z.B. nicht so, denn dort handelt es sich bei den GerichtsgebĂŒhren nur um einen symbolischen Betrag. Seit Januar bzw. Juli 2021 und vorerst bis Ende Mai 2022 wurden alle mĂŒndlichen Verhandlungen vor den Einspruchsabteilungen bzw. vor der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung als Videokonferenz durchgefĂŒhrt. Weiter wurden digitale Einrichtungen etabliert, etwa ein digitales Einreichungstool. Entsprechend musste der Rechtsrahmen, insbesondere mit Blick auf Formerfordernisse, angepasst werden.
II. Marken- und Designrecht
1. Aktueller Stand der Konvergenzprogramme zum Markenrecht
Anschliessend erlĂ€uterte Elisabeth Fink (Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO) die Konvergenzprogramme des EPA. 2011 wurde das «Trade Mark and Design Networks» (TMDN) u.a. mit dem Ziel einer Konvergenz der PrĂŒfungspraxis (EUIPO, nationale Ämter und NutzerverbĂ€nde) gegrĂŒndet. Die Rechtsgrundlage fĂŒr die Konvergenzprogramme findet sich in den Art. 151 und 152 der Unionsmarkenverordnung. 2019 wurden die zwölf abgeschlossenen Konvergenzprogramme (CP1-CP12) Teil des Kooperationsprojekt ECP4. KernstĂŒck eines Konvergenzprogramms ist eine gemeinsame Mitteilung, die auf der Website des EUIPN unter PRAKTIKEN veröffentlicht wird. Die zwölf Programme werden detailliert beschrieben. Neue Konvergenzprogramme werden als ECP auf der Website veröffentlicht. Die praktische Umsetzung von CP3 (Unterscheidungskraft von Wort-Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskrĂ€ftigen Wörtern) wurde untersucht. Mitwirkende nationale Ämter und NutzerverbĂ€nde erhielten einen Fragebogen mit der Aufforderung, geeignete Beispiele auszuwĂ€hlen. Der Fragebogen umfasste sowohl fiktive Beispiele als auch «echte» Marken. Lediglich die Beispiele mit 80% Übereinstimmung wurden berĂŒcksichtigt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind im «Schulungsmaterial 2023» veröffentlicht. Es wurden zwei Beispiele aus den aktualisierten Materialien gezeigt, welche die Fragen beantworten, welche Wirkung die Schriftart und das Schriftbild auf die Unterscheidungskraft haben bzw. welchen Unterschied eine Farbe machen kann. Beispielsweise ist das blosse «HinzufĂŒgen» einer einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskrĂ€ftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, nicht ausreichend, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. Es wurde darauf hingewiesen, dass national wohl immer ein Interesse daran besteht, der nationalen Marke zum Erfolg zu verhelfen. Entscheidend ist, dass das, worauf man sich geeinigt hat, in die Richtlinien ĂŒbernommen wird. Durch die Ausarbeitung der Konvergenzprogramme wird der Erfahrungsaustausch innerhalb des Netzwerks gefördert und ĂŒblicherweise finden die GrundsĂ€tze einer gemeinsamen Praxis Eingang in die PrĂŒfungsrichtlinien des EUIPO und der (teilnehmenden) nationalen Ämter. FĂŒr die Kammern besteht keine Bindungswirkung. Es gibt diverse AktivitĂ€ten, um die Spruchpraxis zu vereinheitlichen, sowie fĂŒnf Arbeitsgruppen (Consistency Circles) bestehend aus Kammermitgliedern, juristischen Mitarbeitern und «Litigators». Es werden Berichte zu bestimmten Rechtsfragen verfasst, welche nach der Genehmigung durch das PrĂ€sidium auf der EUIPO-Website veröffentlicht werden. FĂŒr die Kammern sind diese Entwicklungen insofern von Bedeutung, als dass eine Analyse gemacht wird, bei der einheitlich beurteilt wird, wann abweichend entschieden wird, wo es Trends gibt und wohin diese gehen. Weiter muss ermittelt werden, wo es noch offene Fragen gibt. Selbst wenn die Berichte keine Bindungswirkung haben, muss eher begrĂŒndet werden, warum etwas auf den konkreten Fall nicht zutrifft. Dies hilft fĂŒr die Vorhersehbarkeit und steigert die Vereinheitlichung. Zurzeit ist die Handhabbarkeit der Berichte noch etwas schwierig, weshalb ein Stichwortverzeichnis – wie bei den Richtlinien – wĂŒnschenswert wĂ€re.
2. Aktueller Stand der Revision des Unions-Designrechts
Prof. Benjamin Raue, Professor fĂŒr Zivilrecht, insbesondere Recht der Informationsgesellschaft und des Geistigen Eigentums an der UniversitĂ€t Trier, prĂ€sentierte den aktuellen Stand der Revision des Unions-Designrechts. Inhalt der vorlĂ€ufigen politischen Einigung vom 5. Dezember 2023 war es, ein Design-Package einzufĂŒhren, anstatt einer Reparaturklausel. Als vorlĂ€ufiger Termin fĂŒr die Plenarsitzung ist der 11. MĂ€rz 2024 vorgesehen. Ziel ist es, die Design-Richtlinien und die Gemeinschaftsgeschmacksmuster-VO zu ĂŒberarbeiten, damit Designschutz im digitalen Zeitalter standhalten kann und europĂ€ische sowie internationale Verfahren harmonisiert werden. Der Gesetzestext wurde durch das Parlament im MĂ€rz 2024 genehmigt und im Oktober 2024 durch den Rat verabschiedet. Kernbereiche des Design-Packages sind die Reparaturklausel mit neuen Regeln fĂŒr Ausnahmen fĂŒr Ersatzteile, die Nichteintragung kulturellen Erbes von nationalem Interesse und höhere GebĂŒhren im Vergleich zu nationalen Schutzsystemen wegen des rĂ€umlich grösseren Anwendungsbereichs. Durch die Reparaturklausel wird der Ersatzteilmarkt liberalisiert und der Wettbewerb gefördert. Ersatzteile fĂŒr ein komplexes Erzeugnis, die zur Wiederherstellung seines ursprĂŒnglichen Erscheinungsbildes verwendet werden, sind vom Designschutz ausgeschlossen. GeschĂŒtzt sind nur Ersatzteile zu Reparaturzwecken, sofern diese genau wie das OriginalstĂŒck aussehen. FĂŒr «must-match»-Ersatzteile, deren Aussehen vom Aussehen der Originalteile abhĂ€ngt, gibt es keinen Geschmacksmusterschutz mehr. Die Wirksamkeit der Klausel ist letztlich von der marken- und urheberrechtlichen SchutzfĂ€higkeit abhĂ€ngig. Es wird eine Erweiterung der Schranken in Art. 20a der Unionsgeschmacksmuster-VO geben. Die Rn. 88 des EuGH-Entscheids C-397/16 und C-435/16, «Acacia», nĂ€mlich dass der Hersteller oder Anbieter den Verkauf eines solchen Bauelements unterlassen muss, wenn er weiss oder annehmen muss, dass das Bauelement nicht gemĂ€ss den Voraussetzungen nach Art. 110 Abs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 verwendet werden wird, wurde nicht in die Reparaturklausel der Unionsgeschmacksmuster-VO ĂŒbernommen. Hinsichtlich GebĂŒhren fĂ€llt insbesondere auf, dass sie ab dem elften Design sprunghaft ansteigen. Zudem ist die erste VerlĂ€ngerungsgebĂŒhr deutlich teurer als bis anhin.
3. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EUIPO und des EuG zum Marken- und Designrecht
Als nĂ€chstes stellte Elisabeth Fink die Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EUIPO und des EuG zum Marken- und Designrecht vor. Im Rahmen ihres Vortrages wurden die Urteile T-315/22, «SĂŒtat», T-519/22, «FITNESS», T-679/22, «LAPLANDIA» und T-617/21, «Elektrode» behandelt. Dem Entscheid «SĂŒtat» liegt die Frage betreffend die SchutzfĂ€higkeit fremdsprachiger Angaben zugrunde. Das Zeichen «SĂŒtat» wurde fĂŒr die Klasse 29 (Milchprodukte) eingetragen. Es erfolgte ein Löschungsantrag. Die Antragstellerin argumentierte, dass das Zeichen aus tĂŒrkischen Wörtern bestehe (SĂŒt = Milch, tat = Geschmack). Folglich sei das Zeichen fĂŒr die beanspruchten Waren beschreibend. Die Löschungsabteilung wies den Antrag zurĂŒck. Denn der Gesamtbegriff sei nicht lexikalisch nachgewiesen. Zudem bestehe kein Nachweis, dass das Zeichen nach den Regeln der tĂŒrkischen Sprache gebildet worden sei. Auch fehle eine Stellungnahme eines Sprachexperten. DarĂŒber hinaus bestĂŒnden keine Anhaltspunkte, dass die Abweichung von SĂŒttat zu SĂŒtat als unwesentlich wahrgenommen werde. Schliesslich sei auch eine andere Bedeutung des Zeichens denkbar, wobei insbesondere das Wort «At» der tĂŒrkische Begriff fĂŒr Pferd ist. Die Beschwerdekammer folgte diesen ErwĂ€gungen nicht, hob den Entscheid auf und ordnete die Löschung an. Die Löschungsanordnung wurde sodann vom EuG bestĂ€tigt, da ein Eintragungshindernis in Bezug auf einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise genĂŒge. TĂŒrkisch sei zwar keine EU-Amtssprache, aber Amtssprache Zyperns. Ausserdem lebe eine Vielzahl tĂŒrkischer Staatsangehörige in der Union, u.a. in Deutschland. Dieser tĂŒrkischsprachige Teil der Verbraucher verstehe «SĂŒtat» als «Milchgeschmack». Die grammatisch fehlerhafte Struktur und falsche Schreibweise stehen diesem VerstĂ€ndnis nicht entgegen. Die Sprachgutachten und die Internetrecherche seien nur zur BestĂ€tigung herangezogen worden. Schliesslich sei das Urteil des OLG DĂŒsseldorf nicht beachtlich. Fink erwĂ€hnte, dass die Kriterien fĂŒr die Beurteilung von nicht EU-Amtssprachen nach wie vor unklar sei: Ist «Teil der Union» dasselbe wie «nicht unerheblicher Teil der Verbraucher»? Wie bemisst sich die «Nicht-Unerheblichkeit»? Weiter stellt sich die Frage, ob Sprachgutachten als neues Indiz fĂŒr SprachĂŒblichkeit fungieren können. Dem Entscheid «FITNESS» liegt ein Löschungsantrag vom 2. September 2011 (absolute Schutzhindernisse) zugrunde. Dieser betraf die Wortmarke «FITNESS», welche fĂŒr Waren in den Klassen 29, 30 und 32 eingetragen war. Die Streitfrage war, ob die von der Antragstellerin verspĂ€tet vorgelegten Unterlagen zu berĂŒcksichtigen seien oder nicht. Es bestehe eine uneinheitliche Praxis der Kammern zur Frage, ob BegrĂŒndungsmĂ€ngel grundsĂ€tzlich einen Widerruf gemĂ€ss Art. 103 UMW rechtfertigen wĂŒrden. FĂŒr eine solche Praxis spreche, dass die Parteien ein Interesse an einer korrekten Rechtsprechung haben. Zudem verursache die Aufhebung wegen BegrĂŒndungsmangels unnötige Kosten und Verfahrensverzögerungen. Gegen eine solche Praxis spreche, dass die Parteien auf den Rechtsbestand der Entscheidung vertrauen dĂŒrfen mĂŒssten. Zudem sei nicht jeder BegrĂŒndungsmangel offensichtlich. Schliesslich wirke sich nicht jeder BegrĂŒndungsmangel auf das Ergebnis aus. Fink referierte ĂŒber den Entscheid «LAPLANDIA». Verschiedene Wort-/Bildmarken wurden wĂ€hrend der Periode 2008–2016 fĂŒr Brandavid eingetragen. 2017 wurden die Marken auf die Global Drinks Finland ĂŒbertragen. Am 27. Juli 2020 wurde eine ausschliessliche Lizenz fĂŒr Shaman Spirits eingetragen. Schliesslich wurde am 18. MĂ€rz 2021 der Eintrag widerrufen gemĂ€ss Art. 103 UMV. Die Eintragung einer Lizenz setzt voraus, dass die Lizenz auf Antrag eines Beteiligten eingetragen wird (Art. 25(2) UMV). Die Art. 20(5) und (6) UMV gelten fĂŒr die Eintragung entsprechend. GemĂ€ss diesen Bestimmungen muss der Antrag u.a. Unterlagen enthalten, aus denen sich der RechtsĂŒbergang (Lizenz) ergibt. Mögliche Arten, diesen Nachweis zu erbringen sind i.) ein vom Antragsteller und Markeninhaber gemeinsam unterzeichneter Antrag, ii.) ein Antrag des Lizenznehmers mit Zustimmung des Markeninhabers, iii.) ein Antrag des Markeninhabers mit Zustimmung des Lizenznehmers sowie iv.) eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Lizenzvereinbarung. Vorliegend war die Eintragung rechtmĂ€ssig. Der einzige Nachweis besteht in der Lizenzvereinbarung zwischen Brandavid und Shaman Spirits. Die Zustimmung der eingetragenen Markeninhaberin wurde nicht vorgelegt. Die angebliche Kenntnis von der Lizenz beim Erwerb der Marken sei unbeachtlich. Zudem sei finnisches Recht unbeachtlich, weil sich die Eintragung der Lizenz ausschliesslich nach Unionsrecht bestimmt. Die EUIPO habe ausschliesslich die formalen Voraussetzungen zu prĂŒfen. Daher enthalte die Eintragung der Lizenz einen offensichtlichen Fehler i.S.v. Art. 103 UMV. Abschliessend erlĂ€utert Fink den Entscheid «Elektrode». Dem Entscheid lag ein Nichtigkeitsantrag gestĂŒtzt auf Art. 25(1)(b) i.V.m. Art. 4 und 5 GGV zugrunde. Die Parteien hatten sich im Rahmen einer prozessleitenden Massnahme des Gerichts zu folgenden Fragen zu Ă€ussern: Ist der Markt fĂŒr Elektroden, die mit «ElektrodeHyptertherm»-Brennern verwendet werden, aufgrund des angegriffenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters «monopolistisch» (captive market)? Und inwieweit kann die fragliche Elektrode auch bei anderen Brennern verwendet werden? GemĂ€ss den Entscheiden C-397/16 und C-435/16, «Acacia», Rz. 65, bezeichnet ein «Bauteil eines komplexen Erzeugnisses» verschiedene Einzelteile, die zu einem komplexen industriellen oder handwerklichen Gegenstand zusammengebaut werden sollen und sich ersetzen lassen, sodass ein solcher Gegenstand auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann und deren Fehlen dazu fĂŒhren wĂŒrde, dass das komplexe Erzeugnis nicht bestimmungsgemĂ€ss verwendet werden kann. Dieser Begriff ist anhand verschiedener Indizien zu beurteilen. Die Beschwerdekammer hatte folgende Indizien zutreffend berĂŒcksichtigt: i.) Betreffend den Verschleiss stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Elektrode kein dauerhafter Teil des Brenners sei und keine feste Verbindung bestĂŒnde. Der Endbenutzer sei infolge des hĂ€ufigen Austausches aufgrund der geringen Lebensdauer in der Lage, die Erscheinungsmerkmale der Elektrode wahrzunehmen; ii.) DarĂŒber hinaus setzt das Ersetzen der Elektrode kein Auseinanderbauen von Brenner und Schneidsystem voraus; es sind keine Fachkenntnisse erforderlich; iii.) Zudem ist bezĂŒglich der VollstĂ€ndigkeit des Erzeugnisses zu berĂŒcksichtigen, dass der Brenner mit und ohne Elektrode verkauft wird. Die Elektrode wird auch getrennt vom Brenner beworben und verkauft; iv.) Der Brenner kann im Weiteren mit verschiedenen Elektroden verwendet werden, was fĂŒr eine Substituierbarkeit spricht; v.) Letztlich sei die Elektrode kein Bauelement i.S.v. Art. 4 (2) GGV.
4. Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Marken- und Designrecht
Marc Steinmayer, Rechtsanwalt bei Hildebrandt RechtsanwĂ€lte, referierte zur Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Marken- und Designrecht. ZunĂ€chst ging Steinmayer auf den EuGH als Rechtsmittelgericht ein. GemĂ€ss Art. 58a Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs und Art. 170a Abs. 1 der Verfahrensordnung des EuGH muss der RechtsmittelfĂŒhrer in Markensachen seiner Rechtsmittelschrift einen Antrag auf Zulassung des Rechtsmittels als Anlage beifĂŒgen. Zulassungsvoraussetzung ist, dass das Rechtsmittel eine Frage betrifft, die fĂŒr die Einheit, die KohĂ€renz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsam ist. GemĂ€ss der Rechtsprechungsstatistik des Gerichtshofs wurden in den vergangenen Jahren von insgesamt 166 Rechtsmitteleingaben lediglich drei zugelassen. Fraglich sei, so Steinmayer, ob die Voraussetzungen des relativen Eintragungshindernisses resp. des Löschungsgrundes zum Zeitpunkt der Anmeldung oder der Entscheidung erfĂŒllt sein mĂŒssen, falls zwischenzeitlich ein Wegfall aufgrund des Brexits vorliegt. Hierzu nennt Steinmayer die Entscheide C-751/22 P, «Shopify», und C-337/22 P, «Nowhere», sowie C-801/21 P, «Indo European Foods». Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die PrioritĂ€tsregel des Art. 41 GGM-VO mit Art. 4 PVÜ vereinbar sei, verwies Steinmayer auf den Enscheid C-382/21 P, «The KaiKai Company Jaeger Wichmann». Als NĂ€chstes ging Steinmayer auf den EuGH als Vorlagegericht ein. Seit Februar 2024 seien zwei marken- und designrechtlich relevante Vorlagefragen anhĂ€ngig. Zu Beginn des Jahres 2023 waren es noch zwölf. Es sind elf Entscheidungen ergangen, drei davon aus dem Januar 2024. Steinmayer prĂ€sentierte anschliessend die Entscheidungen C-334/22, «Audi», C-473/22, «Mylan», C-104/22, «LĂ€nnen», C-654/21, «LM», C-472/21, «Monz» und C-684/21, «Papierfabriek Doetinchen». Der Entscheid «Audi» ist eine ErgĂ€nzung zu C-500/14, «Ford», wonach der Art. 110 GGM-VO (Reparaturklausel) nicht zur EinschrĂ€nkung von Markenrechten fĂŒhren kann. Vorliegend stellt sich die Frage, ob der KĂŒhlergrill eine rechtsverletzende Benutzung einer Marke darstellt. Und, falls ja, ob sie unter Art. 16(1)c) UMV fĂ€llt? Zum Entscheid «Mylan» fĂŒhrte Steinmayer aus, dass gemĂ€ss dem Generalanwalt Szpunar kein «Wilder Westen» bei der Verteidigung der Rechte des geistigen Eigentums herrschen solle. Der EuGH erkannte, dass die verschuldensabhĂ€ngige Haftung nicht der Durchsetzungs-RL widerspreche, wenn das Gericht befugt ist, die Höhe des Schadenersatzes unter BerĂŒcksichtigung der UmstĂ€nde des Einzelfalls anzupassen, einschliesslich einer etwaigen Beteiligung des Antragsgegners an der Verwirklichung des Schadens. GemĂ€ss Steinmayer sei dies in Deutschland wohl ĂŒber § 254 BGB gewĂ€hrleistet. Der Entscheid «LĂ€nnen» sei FortfĂŒhrung von C-172/18, «AMS Neve», wonach eine Verletzungshandlung im Rahmen des Art. 125 V UMV in dem Mitgliedstaat vorliege, in dem sich die Verbraucher und HĂ€ndler befinden, an welche sich die Werbung/Handlung richtet. Die gesponsorte Anzeige mit lĂ€nderspezifischer Zieldomain stelle ein Ausrichten auf dieses Land dar. Das Setzen von Metatags auf «.com-Webseiten» stelle hingegen kein Ausrichten dar, auch wenn dies zu organischen Suchmaschinentreffern in einem bestimmten Land fĂŒhrt. Der EuGH erkannte im Entscheid «LM», dass die Widerklage nicht durch den Rahmen begrenzt werde, der durch die Verletzungsklage abgesteckt wurde. Dies sei eine weitere StĂ€rkung der Widerklage (C-256/21). Denn die AnhĂ€ngigkeit der Widerklage bleibt auch nach RĂŒcknahme der Verletzungsklage erhalten. Der Entscheid «Monz» konkretisierte in der Rn. 55 f. den Begriff «bestimmungsgemĂ€sse Verwendung» im Sinne des Art. 3 Abs. 3 RL (EG) 98/71 (Geschmacksmuster-RL). Als letzten Entscheid des EuGH als Vorlagegericht prĂ€sentierte Steinmayer «Papierfabriek Doetinchen». Dieser Entscheid sei die FortfĂŒhrung des Entscheids C-395/16, «DOCERAM». GemĂ€ss dieser Rechtsprechung sprechen alternative Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe Funktion erfĂŒllen lĂ€sst, nicht gegen die technische Bedingtheit der Erscheinungsmerkmale. Neu ist, dass das Gleiche gilt, wenn es sich um mehrere alternative Geschmacksmuster handelt, die der Inhaber des betreffenden Geschmacksmuster hat eintragen lassen.
5. Aktueller Stand der Gesetzgebung des Unions-Urheberrechts
Raue stellte den aktuellen Stand der Gesetzgebung des Unions-Urheberrechts vor und thematisiert die neuen Herausforderungen, vor welchen das Unions-Urheberrecht angesichts der rasanten Entwicklungen im Bereich der kĂŒnstlichen Intelligenz (KI), insbesondere generativer KI, steht. Ein zentraler Punkt in der aktuellen Gesetzgebung ist die DSM-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/790), die sowohl fĂŒr nicht-kommerzielle als auch kommerzielle Forschung wichtige Schrankenregelungen einfĂŒhrt. Diese erlauben es, urheberrechtlich geschĂŒtzte Werke fĂŒr Text- und Datamining zu nutzen, welche fĂŒr die Entwicklung von KI-Modellen unerlĂ€sslich sind. Art. 4 der DSM-Richtlinie stellt klar, dass die Analyse solcher Werke durch KI-Systeme keine Urheberrechtsverletzung darstellt, solange keine dauerhafte VervielfĂ€ltigung erfolgt, es sei denn, der Rechtsinhaber hat sich dies ausdrĂŒcklich und in angemessener Weise (maschinenlesbar) vorbehalten. Art. 4 DMS-RL stellt somit den Input, d.h. das tatsĂ€chliche Training der KI frei, nicht aber den Output. Ein weiteres Thema ist das TerritorialitĂ€tsprinzip des Unions-Urheberrechts, das durch ErwĂ€gungsgrund 60j des AI Act ausgehebelt wird. Bislang war die VervielfĂ€ltigungshandlung dem Urheberrecht des Landes unterstellt, in dem die Handlung stattfand. ErwĂ€gungsgrund 60j deutet jedoch auf eine extraterritoriale Wirkung hin, die es Anbietern von General-Purpose AI-Modellen (GPAI) ermöglicht, urheberrechtlich relevante Handlungen ausserhalb der EU vorzunehmen, wĂ€hrend sie dennoch den EU-Vorschriften unterliegen. Die Gesetzgebung fordert ausserdem erhöhte Transparenz von Anbietern solcher Modelle. Diese mĂŒssen detaillierte Dokumentationen ihrer Trainingsdaten öffentlich zugĂ€nglich machen, um Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, ihre Urheberrechte durchzusetzen. Gleichzeitig schĂŒtzt die EU die GeschĂ€ftsgeheimnisse und vertraulichen Informationen dieser Unternehmen. Betreffend den Schutz von Urheberrecht besteht weiterer Regulierungsbedarf. Dies ist jedoch bislang aufgrund der TerritorialitĂ€t nur fĂŒr die EU möglich. DiesbezĂŒglich besteht vereinzelt auch die Sorge, dass Betreiber von AI-Modellen aus der EU vertrieben werden, wenn diese vom Urheberrecht erfasst werden.
6. Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Urheberrecht
Im letzten Teil der Tagung berichtet Dr. Timmy Pielmeier, Rechtsanwalt bei MLL Legal AG, die Rechtsprechung der nationalen Gerichte und des EuGH zum Urheberrecht. ZunĂ€chst widmete sich Pielmeier den Werkbegriffen nach unionalem und deutschem Recht. Weiter behandelte Pielmeier die BGH-Entscheide «Silberdistel», «Geburtstagszug» und «Vitrinenleuchte», indem er auf die SchutzbegrĂŒndung und den Schutzumfang einging. Zudem gelte der europĂ€ische Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst, das VerhĂ€ltnis zum Designrecht sei jedoch unklar, wie es im Entscheid «Cofemel» des EuGH verdeutlicht werde. Pielmeier betonte sodann die unterschiedliche Betrachtung der urheberrechtlichen SchutzbegrĂŒndung anhand verschiedener Entscheide durch nationale Gerichte. Die schwedische Vorlage C-570/23, «Mio», warf verschiedene Fragen auf: Was sind die relevanten Faktoren? Erfolgt die Beurteilung prozessbezogen oder ergebnisbezogen? Was ist die Bedeutung des vorbekannten Formenschatzes und nachfolgender (Parallel-)Schöpfungen? Wie erfolgt die Beurteilung der Ähnlichkeit? Schliesslich ist die Bedeutung des Grades an OriginalitĂ€t (Wechselwirkungslehre) unklar. Pielmeier ging auf die Pastiche ein. Anhand der BGH-Vorlage «Metall auf Metall V» zeigt er auf, dass sich im Zusammenhang mit der Pastiche verschiedene Fragen stellen. Ist die Pastiche ein Auffangtatbestand fĂŒr die kĂŒnstlerische Auseinandersetzung mit Werken, oder sind einschrĂ€nkende Kriterien, wie das Vorliegen von Humor, Stilnachahmung oder Hommage, anzuwenden? Ist die subjektive Absicht des Nutzers massgeblich oder die objektive Erkennbarkeit? Schliesslich widmete sich Pielmeier dem Beiwerk anhand der Entscheide «Fototapete» der Landgerichte Köln und DĂŒsseldorf. Diesen Entscheiden lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Hintergrund von Anzeigen auf beispielsweise «airbnb» und «booking.com» waren Fototapeten ersichtlich. Das Landgericht Köln erkannte, dass ein Beiwerk vorliege, da kein Nutzungsrecht und kein unwesentliches Beiwerk i.S.d. § 57 UrhG gegeben sei. Das Landgericht DĂŒsseldorf entschied gegenteilig, indem es argumentierte, dass eine konkludente NutzungsrechtseinrĂ€umung oder eine Einwilligung vorliege. Eigentlich ginge es aber, so Pielmeier, um eine Schranken-Frage (§ 57 UrhG/Art. 5 III lit. i InfoSoc-RL).


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Lucas Aebersold, Jennifer Baltes, Manuel Bigler, Adrienne Hennemann, Luca Hitz, Elif Nur Keskes and Christian Rohner.
The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
Please answer all questions in Part I on the basis of your Group’s current law. 1) What is the current rule/principle in your jurisdiction when assessing similarity between marks when one or both marks are composite trademarks? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) The «Anti-Dissection Rule» is the only rule/principle to adopt. b) The «Rule of Dominant Feature» is the only rule/principle to adopt. c) The «Anti-Dissection Rule» is the main rule/principle and the comparison is conducted mainly between the overall impressions of the conflicting trademarks when judging similarity. d) The «Rule of Dominant Feature» is the main rule/principle and it is more important to compare the conflicting trademarks in respect of their dominant parts. e) The «Anti-Dissection Rule» and «Rule of Dominant Feature» are equally important rules/principles. f) Other, please clarify. e), The «Anti-Dissection Rule» and «Rule of the Dominant Feature» are equally important rules/principles. The similarity between two signs is determined by the overall impression left on the public. The public generally does not perceive two signs simultaneously. Rather, one perceived sign is compared with the more or less blurred memory of the previously perceived other sign. It is therefore necessary to examine the features likely to remain in the imperfect memory of the relevant public. The overall impression of a trademark is primarily influenced by its dominant elements. In general, the distinctive elements have a stronger influence on the overall impression. Elements that are weak or belong to the public domain may, however, not be excluded from the examination of the similarity of the signs, as they may also influence the overall impression (see also the answer to Question 2). Each element must therefore be taken into consideration and weighted according to its influence on the overall impression without, however, isolating the elements or dissecting the sign. 2) Is it the case that the non-distinctive element of trademarks is disregarded completely when assessing similarity between the marks in your jurisdiction? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes, it is very much the case. b) Yes, it is the case but there are exceptions. c) No, it is not the case. d) Other, please clarify. c), No, it is not the case. For the purposes of this Report, the Swiss Group understands a «non-distinctive element» as an element that is neither inherently distinctive nor has acquired distinctiveness through use. Non-distinctive elements play a minor role in the assessment of the similarity between trademarks. If two trademarks coincide only in a non-distinctive element, there is no relevant similarity between them. However, non-distinctive elements are not completely disregarded. Completely disregarding non-distinctive elements would lead to a mosaic-like view reduced to individual components and would neglect the interactions of the elements of the mark in the integrated perception of the public as well as the relevant overall impression of the trademark. Instead, the influence of the non-distinctive elements on the overall impression of the trademarks must be assessed. In particular, a common position of non-distinctive elements in, or similar composition or structure of the compared signs may cause or increase a similarity between the signs. 3) Is it possible for a non-distinctive element of a trademark to be viewed as the dominant feature of the mark in your jurisdiction? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes, it is possible but rarely happens. b) Yes, it is possible and occurs frequently. c) No, it is excluded by law. d) Other, please clarify. a), Yes, it is possible but rarely happens. A non-distinctive element is typically not the dominant feature of a trademark. Exceptions may apply, for example, in the case of a family or series of trademarks. 4) Does the nature of the non-distinctive element affect its influence on similarity of two trademarks containing the non-distinctive element, in your jurisdiction? For instance, a non-distinctive element which is the generic name of the goods/services may be less relevant in similarity judgment than a non-distinctive element being descriptive of the characteristic of the goods/services in some jurisdictions. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes, the nature of non-distinctive elements makes a difference. b) No, the nature of non-distinctive elements does not make a difference. c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include. d) Other, please clarify. c), Depends on the circumstances. Swiss law generally does not distinguish between different types of non-distinctive elements. However, the Swiss Group considers that the nature of the non-distinctive element may influence the overall impression of a sign. For example, if the non-distinctive element is a generic name of the goods or services, it may have less weight in the assessment of similarity. In contrast, if the non-distinctive element is descriptive of the characteristics or qualities of the goods or services, it may have a greater impact if it leads consumers to think and consider its relation to the distinguishing features of the goods or services. That said, purely descriptive terms may have as little weight in the assessment of similarity as generic names of the goods and services. Therefore, while the nature of non-distinctive elements is a relevant consideration, its significance in the assessment of similarity depends on the specific circumstances of each case and how those elements interact with other factors in the assessment.&cbr; 5) In terms of factors to consider in a trademark registrability context as opposed to a trademark infringement context, are there the same or different factors to consider in your jurisdiction, when assessing trademark similarity involving non-distinctive elements, in the two contexts? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) There are different factors to consider. b) The same factors are considered. c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include. d) Other, please clarify. b), The same factors are considered. 6) What factors are considered when judging whether trademarks including non-distinctive elements are considered confusingly similar or otherwise conflicting, in the registrability assessment of the later trademark, in your jurisdiction? Please pick one or more choices from the following list and provide your comments if any: a) The nature of the non-distinctive elements. b) The structure of the marks, for instance how severable the distinctive and the non-distinctive parts are and the proportion in size between the distinctive part and the non-distinctive part. c) The history and use status of the earlier mark. d) The history and use status of the later mark. e) The industry field of the concerned marks. f) The sophistication of the relevant public. g) The practices and conventions as to the use of the trademark in the market for the relevant goods or services. h) The relationship between the holders of the two marks. i) The background and history of the earlier mark holder. j) The background and history of the later mark holder. k) The other marks of the earlier mark holder. l) The other marks of the later mark holder. m) The perception of the consumer (as to the non-distinctive element). n) Others, please clarify. The following factors are considered: a) If the non-distinctive elements are of a different nature, two signs may be less likely to be found confusingly similar; see also the answer to Question 4; b) In particular, when non-distinctive elements are found in the same place within a composite trademark, the signs are more likely to be found confusingly similar; c) To the extent that the history and use status affect the degree of distinctiveness of the earlier mark or the ability of its non-distinctive elements to influence the overall impression of the earlier mark; e) A trademark or element of a trademark may be perceived differently in different industry fields; f) Members of the professional or specialised public tend to apply a higher degree of attention and have a better command of the English language and/or technical terms, making it more likely that an element will be perceived as non-distinctive; g) To the extent that the distinctiveness of a trademark or an element of a trademark may become diluted by the use of similar signs or elements by a significant number of third parties; k) The distinctiveness of a trademark or an element of a trademark can be strengthened through its use in a family or series of trademarks; m) The overall impression and the ability of individual elements to influence the overall impression are assessed on the basis of the perception of the relevant public; and n) Other aspects include the general factors for the assessment of a likelihood of confusion, in particular the similarity of the goods and services, the similarity of the signs, the degree of attention of the relevant public, or the distinctiveness of the earlier mark. 7) What factors are considered when judging whether trademarks including non-distinctive elements are considered confusingly similar or otherwise conflicting in trademark infringement assessment, in your jurisdiction? Please pick one or more choices from the following list and provide your comments if any: a) The nature of the non-distinctive elements. b) The structure of the marks, for instance how severable the distinctive and the non-distinctive parts are and the proportion in size between the distinctive part and the non-distinctive part. c) The history and use status of the registered/common law mark. d) The history and use status of the suspected infringing mark. e) The industry field of the concerned marks. f) The sophistication of the relevant public. g) The practices and conventions as to the use of the trademark in the market for the relevant goods or services. h) The relationship between the holders of the two marks. i) The background and history of the holder of the registered/common law mark. j) The background and history of the alleged infringer. k) The other marks of the holder of the registered/common law mark. l) The other marks of the suspected infringer. m) The perception of the consumer (as to the non-distinctive element). n) Others, please clarify. The same factors as in the answer to Question 6 are considered. 8) Is it likely that the trademark (A) in the following scenarios would be viewed as sufficiently dissimilar from the trademark (B), in your jurisdiction​1? Scenario 1: a trademark (A) is a combination of an entire earlier mark (B) or a mark similar to an earlier mark (B) and some non-distinctive element(s) when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it is definitely not a straightforward registration. b) Yes, it is very straightforward. c) It depends on the non-distinctive element. d) Other, please clarify. a), No, it is definitely not a straightforward registration. In its answers to Question 8, the Swiss Group assumes that the later trademark is registered (Scenarios 1 and 2) or used (Scenarios 3 and 4) for goods and services identical or similar to those of the earlier trademark. The overall impression is decisive. If a later trademark incorporates an earlier trademark, the two signs are generally found to be similar, unless the earlier trademark is substantially altered so that the overall impression of the later trademark is different. Incorporating an earlier trademark may be permissible if it is merged with other elements in such a way that the earlier trademark loses its individuality and appears only as a subordinate part of the later trademark. Adding non-distinctive elements to an earlier trademark does not generally result in a different overall impression. Therefore, if a later trademark (A) combines an earlier trademark (B) or a mark similar to an earlier trademark (B) with some non-distinctive elements, the overall impression of the two trademarks generally remains identical or similar, and the later trademark (A) is not sufficiently dissimilar from the earlier trademark (B). Scenario 2: a trademark (A) consists of the distinctive elements of an earlier mark (B) which also includes some non-distinctive element(s) when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it is definitely not a straightforward registration. b) Yes, it is very straightforward. c) It depends on the nature of the earlier mark. d) Other, please clarify. a), No, it is definitely not a straightforward registration. The overall impression is decisive. If an earlier trademark (B) consists of distinctive and non-distinctive elements and the later trademark (A) takes over the distinctive elements (but not the non-distinctive elements) of the earlier trademark (B), the overall impression of the trademarks generally remains identical or similar, and the later trademark (A) is not sufficiently dissimilar from the earlier trademark (B). Scenario 3: in a trademark infringement action, a trademark (A)​2 used by another party is a combination of a protected earlier mark (B) or a mark similar to a protected earlier mark (B) and some non-distinctive element(s). Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it is definitely not a straightforward infringement case. b) Yes, it is very straightforward. c) It depends on the nature of all marks/signs. d) Other, please clarify. b), Yes, it is very straightforward. The same answer as in Scenario 1 applies. Scenario 4: in a trademark infringement action, a trademark (A)​3 used by another party consists of the distinctive elements of a protected earlier mark (B) or a mark similar to a protected earlier mark (B) which also includes some non-distinctive element(s). Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it is definitely not a straightforward infringement case. b) Yes, it is very straightforward. c) It depends on the nature of all marks/signs. d) Other, please clarify. b), Yes, it is very straightforward. The same answer as in Scenario 2 applies. 9) Is it likely that the trademarks in the following scenarios would be found to be similar marks, in your jurisdiction​4? Scenario 1: two trademarks share the same or very similar non-distinctive element but with different distinctive elements when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, the case law does not support a finding that they are similar. b) Yes, the case law would support a finding of similarity. c) It depends on the nature of the marks. d) Other, please clarify. a), No, the case law does not support a finding that they are similar. The overall impression is decisive. In general, identical or similar non-distinctive elements (combined with different distinctive elements) do not suffice for two trademarks to be found sufficiently similar (see answer to Question 2). Scenario 2: In a trademark infringement action, two trademarks share the same or very similar non-distinctive element but contain different distinctive elements. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, the case law does not support a finding that they are similar. b) Yes, the case law would support a finding of similarity. c) It depends on the nature of the marks. d) Other, please clarify The same answer as in Scenario 1 applies.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
10) Do you consider your Group’s current law or practice relating to conflicts between composite trademarks including non-distinctive elements adequate or do you consider that the law should be changed? Please answer YES or NO and explain. Yes, the Swiss Group considers the Swiss practice relating to conflicts between composite trademarks including non-distinctive elements as adequate. The exclusive rights conferred by a trademark should not extend to non-distinctive elements. However, a margin of discretion should remain for special cases and specific circumstances. Furthermore, the Swiss Federal Institute of Intellectual Property has adopted Common Practice No. 5 on Relative Grounds of Refusal – Likelihood of Confusion (impact of non-distinctive/weak components). This has already led to a certain degree of harmonization in this area, which is to be welcomed. 11) As a matter of policy, does your Group believe that it would be better to require each combination of distinctive and non-distinctive elements for which protection is sought to be registered, instead of permitting the «disassembly» of registered marks into elements and protection being given to at least the disassembled distinctive elements? Please explain why the policy is preferred. It should be possible to register any (overall) distinctive sign. Hence, both policies should be accepted, i.e., it should be possible to register (a variety of) signs consisting of combinations of distinctive and non-distinctive elements, but also signs only consisting of the disassembled distinctive elements. It should be up to the applicant to decide between these policies. Requiring that each combination of distinctive and non-distinctive elements for which protection is sought be registered seems excessive. It could significantly increase the cost of trademark protection, and the trademark registers could become overloaded with trademarks consisting of the same distinctive sign, but each time combined with a different non-distinctive element. 12) Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? Please answer YES or NO and explain. No.
III. Proposals for harmonisation
13) Do you believe that there should be harmonisation in relation to issues regarding conflicts between composite trademarks including non-distinctive elements? Please answer YES or NO. If YES, please respond to the following questions WITHOUT regard to your Group’s current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. Yes. 14) What should be the rule/principle when assessing similarity between composite trademarks? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) The «Anti-Dissection Rule» should be the only rule/principle. b) The «Rule of Dominant Feature» should be the only rule/principle. c) The «Anti-Dissection Rule» should be the main rule/principle. d) The «Rule of Dominant Feature» should be the main rule/principle. e) The «Anti-Dissection Rule» and «Rule of Dominant Feature» should be equally important rules/principles. f) Other, please clarify. e), The «Anti-Dissection Rule» and «Rule of Dominant Feature» should be equally important rules/principles. A comparison of the overall impression left by the two trademarks in the imperfect memory of the relevant public should be decisive. For determining the overall impression, a composite trademark should be considered as a whole and not dissected into its constituent parts, because that is not how trademarks are perceived or recalled. Different elements of a composite mark may contribute differently to its overall impression. In general, the more distinctive an element is, the stronger its influence on the overall impression should be. Distinctive elements should generally have a stronger or dominant influence on the overall impression, as they are the main elements that remain in the memory of the relevant public. Distinctive elements should therefore in general be more decisive when assessing similarity between two trademarks. By contrast, weak or non-distinctive elements should have a lesser influence, if any at all, on the overall impression. 15) Should the non-distinctive element of trademarks be disregarded completely when assessing similarity between the marks? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes. b) Yes except where justified (please clarify when it would be justified). c) No. d) Other, please clarify. c), No. Non-distinctive elements should not be completely disregarded when assessing similarity between two trademarks. To do so would result in a mosaic-like view of the trademarks, which is not how trademarks are perceived or recalled. Non-distinctive elements may influence the overall impression of a composite trademark. However, their influence on the overall impression should in general be less than that of distinctive elements. 16) Should it be possible for a non-distinctive element of a trademark to be viewed as the dominant feature of the mark? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes, but it should only be possible in exceptional cases – if so, please explain what can be such exceptional cases. b) Yes, it should be possible in non-exceptional cases. c) No, it should not be possible. d) Other, please clarify. a), Yes, but it should only be possible in exceptional cases. In general, a non-distinctive element should not dominate the overall impression left by a composite trademark. However, in exceptional cases, for example, where the non-distinctive element is used prominently in a series of marks, it should be possible for the non-distinctive element to be viewed as the dominant feature of a trademark, provided that the relevant public perceives and recalls the trademark in this way. 17) Should the nature of the non-distinctive elements affect its influence on the similarity judgement of the conflicting trademarks which contain the said non-distinctive elements? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) Yes, the nature of non-distinctive elements should make a difference. b) No, the nature of non-distinctive elements should not make a difference. c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include. d) Other, please clarify. c), Depends on the circumstances. Different non-distinctive elements may have a different influence on the overall impression of a trademark, for example, depending on their relevance to the goods and services in question. Therefore, it is not the nature of the non-distinctive elements per se that should make a difference, but their impact on the overall impression. 18) In terms of factors to consider in a trademark registrability context as opposed to a trademark infringement context, should there the same or different factors to consider, when assessing trademark similarity involving non-distinctive elements in the two contexts? Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) There should be different factors to consider. b) The same factors should be considered. c) Depends on the circumstances – please explain what those circumstances include. d) Other, please clarify. b), The same factors should be considered. 19) In the assessment of registrability of a later trademark, what factors should be considered when judging whether trademarks including non-distinctive elements are considered confusingly similar or otherwise conflicting? Please pick one or more choices from the following list and provide your comments if any: a) The nature of the non-distinctive elements. b) The structure of the marks, for instance how severable the distinctive and the non-distinctive parts are and the proportion in size between the distinctive part and the non-distinctive part. c) The history and use status of the earlier mark. d) The history and use status of the later mark. e) The industry field of the concerned marks. f) The sophistication of the relevant public. g) The practices and conventions as to the use of trademarks in the market for the relevant goods or services. h) The relationship between the holders of the two marks. i) The background and history of the earlier mark holder. j) The background and history of the later mark holder. k) The other marks of the earlier mark holder. l) The other marks of the later mark holder. m) The perception of the consumer (as to the non-distinctive element). n) Others, please clarify. In particular, the following factors should be considered: a), b), c), e), f), g), k), and m). 20) In the assessment of trademark infringement, what factors should be considered when judging whether trademarks including non-distinctive elements are considered confusingly similar or otherwise conflicting? Please pick one or more choices from the following list and provide your comments if any: a) The nature of the non-distinctive elements. b) The structure of the marks, for instance how severable the distinctive and the non-distinctive parts are and the proportion in size between the distinctive part and the non-distinctive part. c) The history and use status of the registered/common law mark. d) The history and use status of the suspected infringing mark. e) The industry field of the relevant marks. f) The sophistication of the relevant public. g) The practices and conventions as to the use of trademarks in the market for the relevant goods or services h) The relationship between the holders of the two marks. i) The background and history of the holder of the registered/common law mark. j) The background and history of the suspected infringer. k) The other marks of the holder of the registered/common law mark. l) The other marks of the suspected infringer. m) The perception of the consumer (as to the non-distinctive element). n) Others, please clarify In particular, the following factors should be considered: a), b), c), e), f), g), k), and m). 21) Should trademark (A) in the following scenarios be viewed as sufficiently dissimilar from the trademark (B)? Scenario 1: a trademark (A) is a combination of an entire earlier mark (B) or a mark similar to an earlier mark (B) and some non-distinctive element(s) when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it should definitely not be registered. b) Yes, it should be the case in all but exceptional situations. c) Yes, it should be but only in exceptional cases. d) Other, please clarify. c), Yes, it should be but only in exceptional cases. In its answers to Question 21, the Swiss Group assumes that the later trademark is registered (Scenarios 1 and 2) or used (Scenarios 3 and 4) for goods and services identical or similar to those of the earlier trademark. The overall impression of the two trademarks should be decisive. In general, if a later trademark (A) is a combination of a trademark identical or similar to an earlier trademark (B) and some non-distinctive elements, the overall impression of the trademarks remains identical or similar, and the later trademark (A) should not be viewed as sufficiently dissimilar from the earlier trademark (B). Only in exceptional cases should adding non-distinctive elements to an earlier (or to a trademark similar to an earlier) trademark (B) be considered to change the overall impression of the later trademark (A) in such a way that the earlier trademark (B) is not recalled when perceiving the later trademark (A). Scenario 2: a trademark (A) consists of the distinctive elements of an earlier mark (B) which also includes some non-distinctive element(s) when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, it should definitely not be registered. b) Yes, it should be the case in all but exceptional situations. c) Yes, it should be but only in exceptional cases. d) Other, please clarify. c), Yes, it should be but only in exceptional cases. The overall impression of the two trademarks should be decisive. In general, if an earlier trademark (B) consists of distinctive and non-distinctive elements and a later trademark (A) takes over the distinctive elements (but not the non-distinctive elements) of the earlier trademark (B), the overall impression of the trademarks remains identical or similar, and the later trademark (A) should not be viewed as sufficiently dissimilar from the earlier trademark (B). Only in exceptional cases should adding non-distinctive elements to the distinctive elements of an earlier trademark (B) be considered to change the overall impression of the later trademark (A) in such a way that the earlier trademark (B) is not recalled when perceiving the later trademark (A). Scenario 3: in a trademark infringement action, a trademark (A)​5 used by another party is a combination of a protected earlier mark (B) or a mark similar to a protected earlier mark (B) and some non-distinctive element(s). Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, the unregistered mark should definitely not be determined to be dissimilar. b) Yes, the unregistered mark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases. c) Yes, the unregistered mark should be determined to be dissimilar only in exceptional cases. d) Other, please clarify. c), Yes, the unregistered mark should be determined to be dissimilar only in exceptional cases. The same answer as in Scenario 1 should apply. Scenario 4: in a trademark infringement action, a trademark (A)​6 used by another party consists of the distinctive elements of a protected earlier mark (B) which also includes some non-distinctive element(s). Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, the unregistered trademark should definitely not be determined to be dissimilar. b) Yes, the unregistered trademark should be determined to be dissimilar in all but exceptional cases. c) Yes, the unregistered trademark should be determined to be dissimilar only in exceptional cases. c), Yes, the unregistered trademark should be determined to be dissimilar only in exceptional cases. The same answer as in Scenario 2 should apply. 22) Should the trademarks in the following scenarios be found to be similar marks? Scenario 1: two trademarks share the same or very similar non-distinctive element but with different distinctive elements when assessing whether the later mark can be registered. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, they should definitely not be determined to be similar. b) Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases. c) Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases. d) Other, please clarify. c), Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases. In general, sharing the same or similar non-distinctive elements should not suffice for a finding that two composite trademarks are sufficiently similar. However, a margin of discretion should remain to account for special circumstances. Scenario 2: In a trademark infringement action, two trademarks share the same or very similar non-distinctive element but contain different distinctive elements. Please pick one of the following choices and provide your comments if any: a) No, they should definitely not be determined to be similar. b) Yes, they should be determined to be similar in all but exceptional cases. c) Yes, they should be determined to be similar only in exceptional cases. d) Other, please clarify. The same answer as in Scenario 1 should apply. 23) Please comment on any additional issues concerning any aspect that you consider relevant to this Study Question. None. 24) Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. None. Zusammenfassung Die diesjĂ€hrige von der AIPPI durchgefĂŒhrte Studie zum Markenrecht befasst sich mit Konflikten zwischen zusammengesetzten Marken, die sowohl kennzeichnungskrĂ€ftige als auch nicht kennzeichnungskrĂ€ftige Elemente beinhalten. Dem Markeninhaber sollten keine Ausschliesslichkeitsrechte an nicht kennzeichnungskrĂ€ftigen Elementen eingerĂ€umt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass solche Elemente keinerlei Einfluss auf den Schutzumfang haben. Die sich dabei stellenden Fragen werden im vorliegenden Beitrag aus Perspektive des Schweizer Rechts untersucht. RĂ©sumĂ© Cette annĂ©e, l’étude de l’AIPPI sur le droit des marques porte sur les conflits ente des marques composĂ©es qui contiennent Ă  la fois des Ă©lĂ©ments distinctifs et non distinctifs. Une marque ne devrait pas confĂ©rer des droits exclusifs sur des Ă©lĂ©ments non distinctifs. Cependant, cela ne signifie pas que ces Ă©lĂ©ments n’ont aucune influence sur le champ de protection. Les questions qui se posent Ă  cet Ă©gard sont examinĂ©es dans le prĂ©sent article du point de vue du droit suisse Fussnoten:
1
In a jurisdiction where absolute ground [rather: relative ground] examination is not conducted in the registration application stage, one may refer to the scenario of an opposition or invalidation.
2
In those jurisdictions in which having a registration for a trademark is per se a sufficient and valid defence against infringement claims, please consider that trademark (A) is not the subject of a registration or application.
3
In those jurisdictions in which having a registration for a trademark is per se a sufficient and valid defence against infringement claims, please consider that trademark (A) is not the subject of a registration or application.
4
In a jurisdiction where absolute ground [rather: relative ground] examination is not conducted in the registration application stage, one may refer to the scenario of an opposition or invalidation.
5
In those jurisdictions in which having a registration for a trademark is per se a sufficient and valid defence against infringement claims, please consider that trademark (A) is not the subject of a registration or application.
6
In those jurisdictions in which having a registration for a trademark is per se a sufficient and valid defence against infringement claims, please consider that trademark (A) is not the subject of a registration or application.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Lara Dorigo (chair), Theodore Choi, Philipp Groz, Peter Ling, Joseph Schmitz, Martin Toleti and Raphael Zingg.
The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
Please answer all questions in Part I on the basis of your Group’s current law. You may differentiate your answers based on different IP rights if applicable under your Group’s current law. 1. Does your current law draw a distinction between justified and unjustified allegations of infringement of IP rights? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. Swiss law does not contain specific provisions regarding unjustified allegations of IP infringement. Such distinction results from the application of unfair competition and other laws, such as criminal law and general civil law principles. Under general principles of unfair competition law, it is established legal practice that unjustified infringement allegations can have anti-competitive effects and influence the competitive relationship between competitors or between suppliers and customers. A warning is anti-competitive if it is objectively incorrect (e.g. a non-existent IP right (Swiss Federal Supreme Court («FSC») 108 II 225) or non-infringed IP right (FSC 4P.183/1995)) or if it exerts an excessive influence on the formation of will because of an undue manner of the assertion (FSC 4A_265/2021). A factually unjustified allegation of infringement can therefore constitute unfair obstruction, disparagement or misleading statements within the meaning of Art. 3 para. 1 lit. a and lit. b of the Unfair Competition Act (UCA). In addition, unjustified infringement allegations can constitute a manifest abuse of rights under the general duty of good faith stipulated in Art. 2 Civil Code (CC). This applies in particular if allegations are made without performing a diligent infringement assessment (OG BL Judgment of June 16, 1987) or despite having knowledge of invalidity or serious doubts with respect to the validity of the asserted IP rights. In serious cases and under specific circumstances, the warning could even qualify as a coercion under Art. 181 of the Swiss Criminal Code (SCC) or as wilful defamation (Art. 174 SCC), or even, in case of false report to authorities, a false accusation (Art. 303 SCC) or misleading the authorities (Art. 304 SCC). 2. What are the criteria for communications to be considered as an unjustified allegation of infringement under your current law? – An allegation of patent infringement qualifies as unfair competition if the patent holder is aware of the invalidity of the patent or must at least seriously doubt its validity (FSC 108 II 225 «Faltrollladen») or is aware of or has serious doubts as to the lack of patent infringement (Swiss Federal Patent Court («FPC») O2018_004). – In the case of information or warnings to competitors or third parties concerning the grant of a patent or its infringement, the patent holder acts unfairly, if he/she has knowledge of the invalidity of the patent or must have serious doubts about its validity, but nevertheless relies on the register entry (SMI 1978, 216: FSC of May 2). Such unjustified accusation of infringement of an intellectual property right against third parties constitutes disparagement within the meaning of Art. 3 para. 1 lit. a UCA if the content is incorrect, misleading or unnecessarily harmful (FPC O2018_004). – Objectively incorrect or misleading infringing statements or incorrect or misleading information constitute unfair competition, even if the perpetrator is not aware of their incorrectness. If a person is unable to grasp the meaning of a patent claim, such person is obliged to seek advice from patent counsel before accusing another person of infringing rights by referring to the patent claim. Failure to do so may qualify as acting contrary to good faith (SMI 1987, 273: OG BL of June 16, 1987). – The warning is abusive if it exceeds the threshold of unfairness so that it is incompatible with good faith. A warning is all the more likely to be abusive if it was issued carelessly and without examining the factual and legal situation (FPC O2018_004). This would be the case if the warning is repeatedly made despite convincing counter-arguments (FSC 4P.183/1995). 3. What kind of communications and by whom are considered as allegations of infringements of IP rights under your current law? E.g., inter partes correspondence, mass communications, communications by advisers, etc. In principle, the individual recipient is irrelevant in the qualification of a statement as an allegation of infringement. However, a distinction must be made with regard to the proportionality of the means used. Communications to the alleged infringer are generally issued in pursuit of legitimate interests. Such communications are addressed to the perpetrator of the assumed infringement, which is best positioned to verify and counter the allegation. Mass communications to infringer(s) may be considered unjustified, if they are pursued systematically and unduly aggressively. It is likely that an unsubstantiated allegation of infringement of a large number of IP rights or against a large number of alleged infringers with unduly short response deadlines would be considered an abuse of rights. Warnings issued to third parties or the public may constitute acts of unfair competition, and in particular disparagement. An infringement allegation addressed to the public, or to customers or consumers represents a market intervention with potentially far-reaching consequences and can result in serious disadvantages for the alleged infringer. From the point of view of proportionality, stricter requirements must therefore be placed on the admissibility of such infringement allegations. Because third parties cannot easily analyze the allegations, the person alleging infringement has a duty to provide information and the infringement allegation must be moderate in tone and content. If the addressee is an authority, special provisions of criminal law might be applicable. An intentional infringement of an IP right qualifies as a criminal act under Swiss law. Reporting such offense or accusing a person who is not guilty of this crime to the authorities against better knowledge is subject to criminal penalties (Art. 303 and 304 SCC). 4. Under your current law, does the doctrine concerning unjustified allegations apply to all kinds of allegedly infringing activities alike? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. All kinds of allegedly infringing activities can be the subject matter of unjustified allegations and the applicable laws do not distinguish between different infringing activities. 5. What kind of remedies are available under your current law to the party who has been subject to such unjustified allegations of infringement: a) Damages? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Pursuant to Art. 9 para. 3 UCA, the infringed party may sue for damages and satisfaction as well as for surrender of profits in accordance with the provisions on agency without authority. In most cases the amount of damages will not be verifiable and the court will have to estimate the amount at its discretion (Art. 42 para. 2 CO; FSC 60 II 121). However, such estimate requires a sufficient substantiation basis that needs to be provided by the injured party, which, in many instances, will already be difficult to establish. In practice, obtaining damages for unjustified infringement allegations will be limited to scenarios in which a causal nexus between the allegation and a financial loss can be proven (e.g. customers’ cancelled or held back orders because of the infringement allegations). b) Injunctions against such allegations? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES, injunctions are available under Art. 9 para. 1 UCA, if the undue behavior is still ongoing or there is reason to believe that more unjustified allegations will follow. c) Declarations that such allegations are unjustified? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Declaratory judgments regarding unjustified allegations are available under Art. 9 para. 1 UCA, but the request for a declaratory judgment is subsidiary to the request for injunctive relief or remedial action (FPC O2018_004). An alleged infringer may also file a negative declaratory action regarding non-infringement (see, e.g., FSC 4A_516/2010), or regarding invalidity of the allegedly infringed IP right. Declaratory judgments or remedial actions appear to be an appropriate form of relief, if infringement allegations were communicated to third parties. In this context, according to Art. 9 para. 2 UCA, anyone who, through unfair competition, is threatened or sustains damage to their clientele, credit or professional reputation, to their business operations or otherwise to their economic interests, may request that notice of any correction or the judgment be communicated to third parties or be published in newspapers or professional magazines. As an alternative to a publication of the judgment, the unjustly warned party is entitled to demand that specific correction be sent to all addressees of such warning letters or e-mails (FSC 4A_265/2021; FPC O2018_004). The warning party is not obliged to inform any business partners, but only the addressees of warning letters that violate Art. 3 para. 1 lit. a UCA (FSC 4A_265/2021). Such clarification can usually only be made by the warning party, because only the warning party knows to whom it made the unjustified infringement allegations. d) Fines or punitive damages? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Fines are available, but not punitive damages. Anyone who intentionally engages in unfair competition as set down in Art. 3 UCA is liable to a custodial sentence of up to three years or a monetary penalty in accordance with Art. 23 para. 1 UCA (for example, fines of between CHF 300 (FSC 75 IV 21, 22), CHF 500 plus a 7-day suspended custodial sentence (OGer ZH, StrK.16.6/1996 in SJZ 1970) and CHF 30 000 (SJZ 1978 194) have been imposed for infringing statements). The penalty range of Art. 23 UCA makes violations of Art. 3 UCA a misdemeanour (Art. 10 para. 3 SCC). In addition to the penalties mentioned in Art. 23 UCA, secondary penalties and other measures under the SCC may be imposed, which range from fines to imprisonment for up to five years. e) Other remedies? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. As mentioned under c) above, Swiss law allows to request remedial actions such as: (i) the publication of the judgment in newspapers or professional magazines, if under the specific circumstances this appears a suitable remedy to rectify the harm, or (ii) an order that the offender shall communicate the judgment to specific parties to whom the unjustified allegations had been previously addressed (FPC O2018_004 c. 133).
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
Please answer the questions of this Part II below. You may differentiate your answers based on different IP rights if appropriate and/or desirable in your view. 6. According to the opinion of your Group, is your current law regarding the boundaries for the legitimate exercise of an IP right holder’s rights adequate and/or sufficient? Please answer YES or NO and please explain your chosen view briefly. YES. The Swiss Group considers that the current Swiss legal framework allows to adequately address unjustified allegations of IP infringement. The Swiss approach may be considered rather liberal and flexible. It does not appear to be necessary to provide specific rules for unjustified assertion of IP rights, as there are also no such specific rules with respect to the assertion of rights other than IP rights. 7. According to the opinion of your Group, what is the policy rationale for restricting the making of unjustified allegations of infringement of IP rights? Prohibiting unjustified allegations of IP rights prevents abuses of the IP system and limits the over-enforcement of such rights. These allegations lead to unnecessary defence costs for alleged infringers, unnecessary societal costs for courts and authorities, as well as, in case of settlements obtained under threats, market distortion through the extraction of undue royalties, or keeping legitimate competitors from the market. 8. Is there a policy conflict between such restrictions and the availability of effective methods of enforcing IP rights, including without the need to resort to costly litigation by issuing cease and desist letters and if so how is such a conflict resolved? The Swiss Group does not believe there is a policy conflict. Swiss practice considers out-of-court settlements as a means of efficient resolution of potential IP disputes. The possibility to approach an alleged infringer with a cease-and-desist letter may foster such out-of-court settlements. While the Swiss legal framework punishes abusive uses of IP rights, the legal framework does not unduly limit the possibility for an IP owner to issue cease-and-desist letters or to initiate infringement proceedings if the owner seriously believes that there is infringement of a likely valid IP right. 9. Is it better, from a policy perspective, to judge whether an allegation was unjustified based on (a) an objective hindsight-based view on whether the IP right in question was valid and being infringed at the time notifications were made, or (b) the reasonable subjective belief of the IP right holder. The reasonable subjective belief of the IP right holder (b) should determine the legality of an allegation. Nonetheless, there must be a duty of care under which the right holder must carefully assess the factual and legal situation (infringement and validity of the right in particular). 10. Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? n/a
III. Proposals for harmonisation
Please answer the questions of this Part III below. You may differentiate your answers based on different IP rights if appropriate and/or desirable in your view. 11. Do you consider harmonisation regarding unjustified allegations of IP infringement and their consequences as desirable in general? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. While harmonisation of IP laws is desirable in principle, the Swiss Group is of the view that this particular topic should be legislated on a country-by-country basis. What constitutes an unjustified allegation is a fundamental question deeply intertwined with the cultural and litigation system of a country, ranging from business etiquette, to substantiation requirements and allocation of court costs. Harmonisation of both unjustified allegations in the pre-trial phase as well as in legal proceedings appears unrealistic without a harmonisation of entire litigation systems. If your answer to question 11) was YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. Even if you answered NO to question 11), please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. 12. In what kind of circumstances should an allegation of IP infringement be considered as «unjustified» so as to be considered abusive? Please add a brief explanation. The Swiss working group believes that the categories of unjustified infringement allegations described in Question (2) cover most situations of abusive allegations. Allegations made by NPEs have not been specifically addressed in Swiss case law so far. The qualification as abusive behaviour will depend on the wording chosen and the circumstances as a whole. Clearly meritless, completely unsubstantiated (mass)communications and behaviours not in accordance with good business practices (e.g. primarily aimed at harming a competitor) should be considered abusive. 13. As continuation to question 12) above, in more specific, should any of the following be categorically considered as unjustified (abusive) allegations: a) Making an allegation of infringement which later is proved incorrect, e.g. because a court determines that the IP right in question was not infringed or was invalid, regardless of the knowledge of the parties? NO. This is an inherent risk of the enforcement of IP rights. b) Making an allegation of infringement while having actual knowledge of validity destroying circumstances? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. This should be considered abusive, as acknowledged by Swiss case law. c) Making an allegation of infringement while the person making the allegation should have known (constructive knowledge) of validity-destroying circumstances? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. In the view of the Swiss working group, this cannot be categorically considered as abusive, because it depends on what «validity-destroying circumstances» encompasses. The standards for pre-trial validity assessments should not be set too high, nor should the fact that third parties have invoked arguments against the validity in opposition proceedings or elsewhere prevent enforcement if the right holder has good reasons to consider his right to be likely valid. However, as confirmed by Swiss case law, it is to be considered abusive if IP right infringements are alleged despite having knowledge or serious doubts regarding the validity of the invoked IP right. If communications to third parties are made, all circumstances seriously raising doubts as to the validity or infringement of the IP right should be disclosed (such as a negative technical opinion rendered in pending legal proceedings or findings of non-infringement in other jurisdictions). d) Are there other situations in which alleging IP infringement when having concerns about the validity of the IP right in question should be considered unjustified so as to be abusive? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. The Swiss working group believes that the Swiss legal framework and case law encompass all relevant situations. e) Making an allegation of infringement before the IP right has been granted? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. Swiss patent law explicitly allows to claim damages for infringements that occurred before the grant of a patent, which is also why allegations of patent infringement must be possible to avoid the accumulation of such damages (see Art. 73(3) of the Federal Patents Act). f) Making an allegation of infringement while having actual knowledge of circumstances leading to non-infringement? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. If it is clear that no infringement is given under the circumstances (but not if it is only arguable that no infringement could be given). g) Making an allegation of infringement when one knew or should have known (actual or constructive knowledge) that the likelihood of the infringement claim succeeding is low? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. Low chances of success do not per se mean that the allegation is unjustified. However, no infringement allegations should be made if the IP right holder knows or has serious reasons to believe that no infringement is given. h) Making an allegation of infringement in public or commencing formal proceedings (e.g., seeking injunctions) when settlement negotiations or other resolution processes (e.g., license fee determinations) are on-going? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. The fact that settlement negotiations are ongoing, does not mean that no infringement is likely given. Whether this should be allowed or considered as fair instead depends on the settlement negotiation conditions as defined by the parties and the specific bar rules. i) Are there other specific scenarios or circumstances that in your Group’s view should categorically result in an allegation of infringement being considered unjustified? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. The Swiss working group believes that the Swiss legal framework takes all relevant situations into consideration. 14. Should the (a) motivation or (b) knowledge of the alleging party play a role in assessing whether an allegation is unjustified so as to be considered abusive? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Both criteria are relevant for an assessment of whether an IP infringement allegation is abusive (see also Section I above). 15. What kind of communications should be considered as allegations of IP infringement: a) Should only proceedings formally commenced before a court or other authority be considered as allegations of infringement? Please answer YES or NO and add a brief explanation. NO. Pre-trial communications should also be measured against the relevant standards. Warnings sent prior to the commencement of litigation are an effective enforcement means as they can prevent costly litigation. However, because of the effects of such pre-trial communications, i.e. the potential withdrawal from the market, conclusion of licensing deals or other changes in behaviour of the alleged infringer, it is important to set limits with respect to the way in which such pre-trial infringement allegations are made. b) If you answered NO to (a) above: i. Apart from formal proceedings, should only communications with an express threat of formal proceedings be considered as allegations of infringement? Please answer YES or NO and add a brief explanation. ii. If you answered NO to (i) above, what other kinds of communications should be considered as allegations of infringement? NO. It is not necessary to expressly threaten the commencement of formal proceedings. An implicit threat – such as requesting licensing fees – can have the same impact on the alleged infringer. 16. Should only allegations of infringement by the IP right holder itself be considered? Please answer YES or NO and add a brief explanation. In particular, if you answered NO, please specify whose allegations should be considered (e.g., allegations by a nonexclusive licensee, an exclusive licensee, group companies, attorneys and other advisors, third parties, etc.). NO. The person who makes the infringement allegation is irrelevant, as long as the communication is capable of having an effect on competition. Infringement allegations made by third parties may, however, be assessed less strictly than allegations made by the IP right holders (see also Section I above). 17. If an allegation of infringement of IP right is determined to have been unjustified so as to be abusive, what should be the consequences of unjustified allegations of infringement of IP rights: a) Should damages be available to the party having been alleged to infringe the IP right? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. There is no reason to exclude such situations from the right to claim damages. However, in line with general principles, damages need to be substantiated, which under Swiss legal standards presents a high burden. b) Should declaratory judgements that such allegations are unjustified be available to the party having been alleged to infringe the IP right? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Complementarily to injunctions, such declaratory judgments should be available, as they form an important basis to claim further relief, such as remedial actions or monetary relief (see also Section I above). c) Should injunctions against such unjustified allegations be available to the party having been alleged to infringe the IP right? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Injunctions are the correct means to stop the continuation of such unjustified allegations. d) Should fines or punitive damages be ordered against the party making the allegation? Please answer YES or NO and add a brief explanation. Punitive damages are not available in the Swiss legal system and should not be introduced here. Fines are available as an enforcement means if court orders are not respected or if the behaviour qualifies as a criminal act, which the Swiss working group considers a reasonable regulation for this form of relief. e) Other than the consequences referred to in a-d above, should there be other types of consequences? Please answer YES or NO and add a brief explanation. YES. Remedial actions, such as the publication of the judgment or the duty to specifically inform any third parties to whom unjustified infringement allegations were communicated. 18. Who should bear the burden of proof of the unjustified/justified nature of the allegation of infringement? An unjustified allegation of infringement requires proving two layers of facts. First, it needs to be proven that the IP right was invalid or the infringement was non-existent. Second, it needs to be proven that the right holder knew or should have known of the invalidity or non-infringement at the time of making the allegation of infringement. The burden of proving these layers of facts does not necessarily rely on the same party. Regarding the first layer, the right holder has to assert and prove infringement, while the alleged infringer has the burden of proving that the asserted IP right is invalid. Regarding the second layer, the alleged infringer who raises a claim for an unjustified allegation of infringement has to prove that the right holder knew (had actual knowledge) or should have known (had constructive knowledge) of the lack of merit of the infringement claim in the first place. Therefore, the burden of proving the relevant facts leading to a finding of unjustified allegation of infringement should be listed as follows: – Invalidity of the alleged IP right: the alleged infringer should bear the burden of proof; – Lack of infringement of the alleged IP right: the right holder should bear the burden of proof of infringement; if this fails, the acts of the alleged infringer must be considered non-infringing; – Right holder’s knowledge of the invalidity/non-infringement: the alleged infringer should bear the burden of proof of either actual knowledge or of circumstances that show constructive knowledge. 19. Please comment on any additional issues concerning any aspect of equivalents that you consider relevant to this Study Question. n/a 20. Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. n/a
Zusammenfassung
Der Bericht der Schweizer Gruppe legt die Grundprinzipien dar, die in der Schweiz im Zusammenhang mit ungerechtfertigten VorwĂŒrfen von ImmaterialgĂŒterrechtsverletzungen gelten; der Fokus liegt auf der vorprozessualen Phase. Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass der schweizerische Rechtsrahmen, insbesondere das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, einen angemessenen Umgang mit solchen TatbestĂ€nden ermöglicht; es besteht keine Notwendigkeit, besondere Bestimmungen in die Gesetze aufzunehmen. Dies gilt insbesondere fĂŒr Abmahnungen, die entweder an den mutmasslichen Verletzer oder an Dritte gerichtet sind, wo die Rechtsprechung vernĂŒnftige Kriterien fĂŒr die Beurteilung der ZulĂ€ssigkeit solcher Klagen in verschiedenen Szenarien aufgestellt hat. Eine internationale Harmonisierung erscheint in diesem Bereich nicht sinnvoll, da die Regeln fĂŒr ungerechtfertigte VerletzungsvorwĂŒrfe an den weiteren Rahmen der geltenden Rechtssysteme angepasst werden mĂŒssen, die sich auf internationaler Ebene erheblich unterscheiden. RĂ©sumĂ© Le rapport du groupe suisse expose les principes de base qui sont appliquĂ©s en Suisse dans le cadre des allĂ©gations injustifiĂ©es de violation de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, et l’accent est mis sur la phase prĂ©-procĂ©durale de la procĂ©dure juridique. Le groupe suisse estime que le cadre juridique suisse, en particulier la loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale (LCD), permet de traiter de maniĂšre adĂ©quate de tels faits, et qu’il n'y a pas lieu d’adopter des dispositions particuliĂšres dans la loi. Cela vaut en particulier pour les avertissements, qui sont adressĂ©s soit au contrevenant prĂ©sumĂ©, soit Ă  des tiers, oĂč la jurisprudence a Ă©tabli des critĂšres raisonnables pour Ă©valuer la recevabilitĂ© de telles actions dans diffĂ©rents scĂ©narios. Une harmonisation internationale ne semble pas adĂ©quate dans ce domaine, puisque les rĂšgles relatives aux allĂ©gations de violation injustifiĂ©es doivent ĂȘtre adaptĂ©es dans le cadre des systĂšmes juridiques en vigueur, qui diffĂšrent considĂ©rablement les uns des autres. Summary The report of the Swiss group sets out the basic principles applicable in Switzerland concerning unjustified IP infringement allegations, particularly in the pre-litigation phase. The Swiss group is of the view that the Swiss legal framework, in particular unfair competition law, allows to adequately address unjustified allegations of IP infringement; there is no need to introduce specific provisions in the laws. This applies in particular with respect to warnings sent either to the alleged infringer or third parties, where case law has established reasonable criteria to assess the admissibility of such actions in various scenarios. International harmonisation does not appear to make sense in this field, as the rules with regard to unjustified infringement allegations need to be aligned with the wider framework of the applicable litigation systems, which differ considerably on an international level.




Report of the Swiss Group
Members of the working group: Oliver Jeker, Thomas Kretschmer, Lorena Piticco, Martin Sperrle and Paul Georg Maué.
In the context of this Study Question, the below terms have the following meaning: «Related patent application: means continuation-in-part applications, divisional applications, and/or continuation applications. «Prior art»: Consistently with Resolution Q167 (Lisbon, 2002), means «all information which has been made available to the public anywhere in the world in any form before the filing date or, where applicable, the priority date». «Post-grant proceedings»: means proceedings before the IP office after the grant of the patent, such as opposition, re-examination, reissue, post grant review, inter partes review, etc.
I. Current law and practice
Please answer all questions in Part I on the basis of your Group’s current law. Disclosure requirement 1. Does your Group’s current law provide for a requirement to disclose information such as prior art and/or related patent application(s) Please answer YES or NO and you may provide an explanation. Yes: According to Art. 49a of the Swiss Federal Act on Patents for Inventions (hereinafter, «Patents Act»), information on the source of genetic resources and traditional knowledge must be given. In particular, Art. 49a(1) of the Swiss Patents Act states that: «The patent application must contain information on the source: a. of the genetic resource to which the inventor or the patent applicant had access, provided the invention is directly based on this resource; b. of traditional knowledge of indigenous or local communities of genetic resources to which the inventor or the patent applicant had access, provided the invention is directly based on this knowledge.» Article 49(a)(2) of the Swiss Patents Act states that: «If the source is unknown to the inventor or the patent applicant, the patent applicant must confirm this in writing.» This declaration is placed in the file of the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (hereinafter, «IPI»). If you answer YES to question 1, please explain the context/time of such disclosure requirement: a) at the time of patent application filing and/or during prosecution of the patent application; The disclosure requirement should be met at the time of filing a Swiss patent application. In particular, Art. 45a(1) of the Swiss Patent Ordinance states that «[t]he source of genetic resources or traditional knowledge within the meaning of Art. 49a of the Patents Act must be mentioned in the description of the invention». Similar provisions apply for Swiss national phases from a PCT application. According to Art. 138(b) of the Swiss Patents Act, which specifies formal requirements of an international application published under the Patent Cooperation Treaty for which the IPI is the designated office, the applicant must provide information on the source of genetic resources or traditional knowledge within 30 months of the filing or priority date, i.e. upon entry to the Swiss national phase. b) at the time of post-grant proceedings; No such provisions. c) at the time of a proceeding before a court (infringement, nullity action, etc.); No such provisions. d) at any other time. No such provisions. 2. Must the disclosure be spontaneous and in all cases or only in certain circumstances (e.g., at the request of the IP Office or a judge, etc.)? Article 49a of the Swiss Patents Act states that the (Swiss national) patent application must contain the information on the source. In addition, Art. 138(b) of the Patents Act states that the (Swiss phase of an international) application must provide the information on the source. The disclosure therefore needs to be spontaneous and in all cases. See Art. 59(3)b of the Swiss Patents Act and Art. 67(2) of the Swiss Patent Ordinance. If the applicant refuses to indicate the source of a genetic resource to the IPI in accordance with Art. 49a(1) of the Swiss Patents Act or to provide a declaration in accordance with Art. 49a(2) of the Swiss Patents Act, or if the application does not comply with Art. 49a of the Swiss Patents Act and the provisions of the Ordinance, the IPI will give the applicant the opportunity to rectify the deficiency and provide the missing information within a specified period. In the event that the time limit expires without being met, the IPI rejects the patent application. Scope of the disclosure requirement 3. Please indicate which information is concerned by the disclosure requirement: For each of the following, please answer YES or NO and you may provide a brief explanation. a) all patent publication documents defined as prior art; No such provisions. b) all non-patent publication documents defined as prior art; No such provisions. c) related patent application filings, i.e. continuation-in-part applications, divisional applications, continuation applications; Yes: In the event of a divisional application, Art. 24(2)c of the Swiss Patent Ordinance requires that the request regarding the grant of the patent includes the number of the earlier application and the claimed filing date. If these provisions are not met, the applicant may rectify the deficiency within three months of filing the request, or the IPI requests the applicant to rectify the deficiency within said period, see Art. 48a(1) and (2) of the Swiss Patent Ordinance. d) published or unpublished patent applications (and/or grant procedure documents, such as research reports, etc.) covering the same invention in other jurisdictions (whether claiming or not the associated priority benefit); No such provisions. e) any information other than a patent publication (products, photography, invoices, statements, information on internet, traditional knowledge, genetic resources, information concerning prior uses etc.); Yes, see above. Information on traditional knowledge and genetic resources must be provided. f) any other information. Yes. Article 7b of the Swiss Patents Act states that where the invention has been made available to the public in the six months prior to the application date or priority date, this disclosure does not form part of the state of the art when it is due to, or a consequence of: a. an evident abuse in relation to the patent applicant or his legal predecessor; or b. the fact that the patent applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official or officially recognised international exhibition falling &cbr;within the terms of the Convention on International Exhibitions of 22 November 1928, and he or she has declared the fact at the time of filing and has produced sufficient supporting evidence in due time. According to Art. 44(1) of the Swiss Patent Ordinance, said declaration of immunity from exhibition consists of the following information: a. an exact designation of the exhibition; b. a declaration of the actual exhibition of the invention. According to Art. 44(2) of the Swiss Patent Ordinance, the declaration must be submitted together with the request for the grant of the patent; if this is not done, the immunity from exhibition is forfeited. 4. Does the disclosure requirement concern all information that may affect the validity of the patent application, e.g., novelty and/or inventive step, insufficiency/plausibility, etc.? No, as explained above, only information on the source, any parent application and/or a declaration of immunity from exhibition must be provided. 5. If the document is published in a language which is not one of the permitted languages in which applications can be filed, does your legislation require that a translation be provided (formal or informal translation)? Not applicable. 6. What level of analysis is required to determine relevance of a document/prior art publication? For example, is a full legal opinion on relevance required, before a publication can be dismissed as irrelevant? Not applicable. 7. Does your Group’s current law provide for exceptions to the disclosure requirement prior to filing a patent application, e.g., during a grace period? No such provisions. 8. Does your Group’s current law provide for a publication of the information disclosed by the person on whom the disclosure requirement rests (e.g. by inclusion in the patent application as published)? In the event that the information on the genetic resource or traditional knowledge is contained in the patent application, said information will be published when the patent application is published. In the event of a declaration being filed, said declaration is placed in the file of the IPI (Art. 49(a)(2) of the Swiss Patents Act), which may be viewed by third parties. According to Art. 94(1)h of the Swiss Patent Ordinance, information on immunity from exhibition is entered in the Swiss patent register. Burden of disclosure 9. Who is required to disclose such information: a. the inventor? Yes, although in a sense indirectly as the burden of disclosure lies with the patent applicant. If the inventor had access to a genetic resource or traditional knowledge, this information must be included in the application. If the source is not known to the inventor, the patent applicant must confirm this in writing, see Art. 49(a)(1) and (2) of the Swiss Patents Act. b. the applicant? Yes: If the applicant had access to a genetic resource or traditional knowledge, this information must be included in the application. If the source is not known to the applicant, the patent applicant must confirm this in writing, see Art. 49(a)(1) and (2) of the Swiss Patents Act. The applicant must also disclose information on any parent application and/or a declaration of immunity from exhibition. c. assignees of the patent? No d. licensees of the patent? No e. any other person (e.g., patent agent, employees, another patent office, etc.)? No 10. Does the disclosure requirement concern only information actually known by the person who has the burden of disclosure or also information that he/she should have known? Article 49(a)(1) of the Swiss Patents Act refers to having had access to the information on the source and Art. 49(2)(2) of the Swiss Patents Act refers to a source being unknown. This implies that the disclosure requirement concerns information on the source that is actually known by the applicant or the inventor. 11. Is the person who has the burden of disclosure required to identify or describe which portions of the prior art are relevant or material? No: The relevant Articles only refer to information on the source, any parent application, and/or declaration of immunity from exhibition. According to Thomsen in Schweizer/Zecht (eds), PatG 49(a), N 16, the patent applicant only has to indicate the country of origin of the genetic resource. If the applicant does not know the country of origin, he or she may indicate the individual origin of the genetic resource to which the inventor actually had access (e.g. a strain collection). Further information is optional and does not need to be taken into account by the Patent Office, e.g. time of access to the genetic resource or whether prior informed consent has been obtained from the country of origin, etc. Sanctions 12. Does your Group’s current law provide for an option to cure a failure to disclose, when disclosure requirement has not been met in a timely fashion? Please briefly explain. Yes, see above: If the application does not comply with Art. 49a of the Swiss Patents Act and the provisions of the Ordinance, the IPI will give the applicant the opportunity to rectify the deficiency and provide the missing information within a specified period. If the time limit expires without being met, the Swiss Patent Office rejects the patent application (see Art. 59(3)b of the Swiss Patents Act and Art. 67(2) of the Swiss Patent Ordinance). If information on any parent application is not provided, the applicant may rectify this deficiency within three months of filing the request, or the IPI requests the applicant to rectify the deficiency within said period (Art. 48a(1) and (2) of the Swiss Patent Ordinance). The declaration of immunity from exhibition must be submitted with the request for the grant of the patent; if this is not done, the immunity from exhibition is forfeited (Art. 44(2) of the Swiss Patent Ordinance). 13. Does your Group’s current law provide for a way to ensure compliance with the disclosure requirement (e.g., how to ensure that the person who has the burden to disclose has complied with his/her obligation)? Please briefly explain. Yes, this is done as part of the IPI’s examination. 14. Does your Group’s current law provide a consequence or penalty for non-compliance with the disclosure requirement? Please briefly explain. Yes. Article 81a(1) of the Swiss Patents Act states that «Any person who wilfully provides false information under Article 49a is liable to a fine of up to 100,000 Francs.» According to Art. 81a(2) of the Swiss Patents Act, the court may order the publication of the judgment. Schweizer/Zech – Fiolka, Art. 81a PatG, N 3 states in this context that: Article 81a of the Swiss Patents Act concerns a special offense; the offender can only be the patent applicant. According to the message (Botschaft), the offense under Art. 81a of the Swiss Patents Act is committed if the patent applicant intentionally indicates a source other than the one known to him or her in the declaration or declares that no source is known, although the applicant has the relevant information. The patent applicant must expressly confirm lack of knowledge of the source by the applicant or inventor in accordance with Art. 49a(2) of the Swiss Patents Act. Article 81a of the Swiss Patents Act refers to an intentional offense, whereby contingent intent is sufficient. The offense is committed by anyone who has knowledge of a source and indicates another source or confirms that they do not know the source. However, Art. 81a of the Swiss Patents Act does not impose any obligation to find out about possible sources. Legal consequences: Violation of Art. 81a of the Swiss Patents Act is punishable by fines of up to CHF 100,000. Article 81a of the Swiss Patents Act refers to a criminal offense which must be prosecuted ex officio. Thomsen in Schweizer/Zecht (eds), PatG 49(a), N 27 states with regard to legal consequences that: Sanctions that interfere with the existence or enforceability of the patent, such as nullity of patent claims or forfeiture of injunctive relief under the patent, are not provided for. Such sanctions would destroy the basis for monetary benefit-sharing with the countries of origin of the genetic resources. Not affected by these sanctions are possible sanctions resulting from a violation of the provisions of the Nagoya Protocol, as implemented in Switzerland by the Federal Act on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA), such as official or court orders to cease research and development activities with a particular genetic resource or to conclude a mutual agreement with the country of origin on benefit-sharing.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
15. According to the opinion of your Group, is your current law regarding the disclosure requirement adequate and/or sufficient? Please answer YES or NO and briefly explain, listing areas in which your current law is not sufficient/adequate. Yes. The Swiss Group is of the opinion that the current Swiss law relating to disclosure requirements, being limited to information on the source, any parent application and declaration of immunity from exhibition, is both adequate and sufficient. In the view of the Swiss Group, electronic exchange of prior art information between major patent offices is currently working well. The same applies to electronic file inspection. Efforts to improve transparency should rather strengthen these capabilities than encumber patent applicants with additional administrative burdens, such as filing information on prior art. 16. According to the opinion of your Group, is your current law regarding its disclosure requirement, if any, relating to the GR/TK adequate and/or sufficient? Please answer YES or NO and briefly explain. Yes. The Swiss Group is of the opinion that disclosure requirements relating to genetic resources (GR) and traditional knowledge (TK) have been thoroughly implemented in the current Swiss law (see above Section I). These requirements are seen as both adequate and sufficient.&cbr; 17. Please explain whether in your Group’s view it would be beneficial for having a duty to disclose prior art in patent applications, and why the duty would provide/would not provide a benefit to third parties. In particular, what benefit do third parties gain from having access to a list of disclosed prior art for any given patent application? No. The Swiss Group is of the opinion that having a duty to disclose prior art in patent applications would not be beneficial and that such a duty would not provide a significant benefit to third parties. As mentioned above, prior art information is readily accessible nowadays through the electronic services provided by all major patent offices. The Swiss Group thus expects that a duty to disclose prior art in patent applications would be of little benefit to third parties. In any case, such a benefit would not outweigh the additional administrative burden encumbered upon patent applicants. Furthermore, patent applicants would suffer legal uncertainty when they have to decide which prior art is to be cited, and which is not. 18. According to the opinion of your Group, are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? No
III. Proposals for harmonization
Please answer all questions in Part III without taking into consideration your Group’s current law. 19. Do you consider harmonization regarding a requirement/duty to disclose information as desirable in general? Yes
If you answer YES to the question above, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved.
Disclosure requirement 20. What should be the context/time of such disclosure requirement: a. at the time of patent application filing and/or during prosecution of the patent application? Yes b. at the time of post-grant proceedings (e.g., opposition, reexamination, reissue, post grant review, inter partes review) No c. at the time of a proceeding before a court (infringement, nullity action, etc.) No d. at any other time. No 21. Should the disclosure be spontaneous and in all cases or only in certain circumstances (for example, at the request of the IP Office or if ordered by a Court, etc.)? Spontaneous: Information on any parent application (see below note 22. c.) Information on genetic resources and traditional knowledge (see below note 22. e.) Information on immunity from exhibition (see below note 22. e.) Information on application of a grace period (see below note 22. f.) Only under certain circumstances and only at the request of a competent authority: Search results for any priority application (see below note 22. d.) Scope of the disclosure requirement 22. Please indicate which information should be subject to the disclosure requirement. For each of the following, please answer YES or NO and you may provide a brief explanation. a. all documentary patent prior art. No b. all documentary non-patent prior art. No c. related patent application filings, i.e. continuation-in-part application, divisional applications, continuation applications. Information on any parent application (see above Section I). d. published or unpublished patent applications (and/or grant procedure document, such as research reports, etc.) covering the same invention in other jurisdictions (claiming or not the associated priority benefit)? In the opinion of the Swiss Group, a competent authority should have the possibility to request from an applicant claiming the priority of a previous application the submission of a copy of the results of any search carried out by the authority with which the previous application was filed, if these results are not available to the competent authority by any other means. (E.g., electronic exchange of prior art information between patent offices. This would be similar to Art. 124 EPC and R. 141 EPC, but limited to priority applications, i.e. not (any) national or regional patent proceedings concerning an invention to which the patent application relates, and only at the request of the competent authority.) Preferably, the information regarding the search results of a priority application will be exchanged between the patent offices without the intervention of the applicant. e. any information other than a patent application (products, photography, invoices, statements, information on internet, traditional knowledge, genetic resources, information about prior uses etc.) Information on genetic resources and traditional knowledge (see above Section I). Information on immunity from exhibition (see above Section I). f. any other information. Furthermore, the proposal has been discussed in the Swiss Group according to which in jurisdictions providing for a grace period, i.e. a period of time prior to the filing or priority date of a patent application, during which an inventor or applicant can disclose an invention without nullifying the patentability of the invention, there should be a requirement for the applicant to provide information on any such disclose, which should be excluded from assessment of novelty and/or inventive step. Providing this information will benefit third parties in better evaluating the validity of a patent right at an early stage. This proposal has been met with some skepticism, as it would increase the administrative burden on the applicant and potentially even hamper its legitimate benefit of the grace period, in the event that the required information is not duly provided (see below note 32). 23. Should the disclosure requirement concern all information that may affect the validity of the patent application, e.g., novelty and/or inventive step, insufficiency/plausibility etc.? In any case, only novelty and/or inventive step; for the scope, see above note 22. 24. What level of analysis should be required to satisfy the duty to disclose, e.g. should a formal legal opinion be required in the case of every potential disclosure? No. Regarding the scope, see above note 22. 25. If the document is published in a language not permitted for patent applications, should a translation (formal or informal translation) be required? No 26. Should there be exceptions for disclosure requirement, for instance prior to filing a patent application (e.g., during the grace period)? No (see above note 22.f.) 27. Should the information communicated to the IP office and/or courts as regards the reason why the disclosure requirement applies or does not apply for a certain disclosure be available to the public? Yes (however, see below note 28.) 28. Should the reason why particular prior art is disclosed as potentially relevant constitute a binding admission in all later proceedings as to the relevance of the prior art? No (however, see above note 27.) The person who should have the burden of disclosure 29. Who should be required to disclose such information: a. the inventor? No b. the applicant? Yes c. assignees? No d. licensees? No e. any other person (e.g., patent agent, employees, etc.)? No 30. Should the disclosure requirement concern only information known by the person who has the burden of disclosure or also information that he/she should have known? Only information that is actually known. 31. Should the person who has the burden of disclosure required to identify or describe which portions of the prior art are relevant or material? No Sanctions 32. How should the compliance with the disclosure requirement be enforced (e.g., how to ensure that the person who has the burden to disclose has complied with his/her obligation, and what sanctions should follow if there is non-compliance)? In case information on any parent application or search results for a priority application are not provided, at the very latest upon the request of a competent authority, the patent application is deemed to be withdrawn (see above notes 22.c. and d.). In case any information on immunity from exhibition or application of a grace period is not provided upon filing (or within a certain period from the filing date), these rights are forfeited by the applicant (see above notes 22.e. and f.). 33. What should the consequence or penalty for non-compliance with the duty of disclosure be, and should an option to cure a failure to disclose be available? The Swiss Group is of the opinion that the sanction of any failure of an applicant to provide information on genetic resources and traditional knowledge (see above note 22.e.) should not interfere with the existence or enforceability of the patent, as this would eliminate the basis for monetary benefit-sharing with the countries or societies of origin. Penalizing the applicant in case of non-compliance with a fine thus seems a more adequate instrument (see above Section I). 34. Please comment on any additional issues concerning any aspect that you consider relevant to this Study Question. None 35. Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. The Swiss group was composed of four members working in private practice and one in-house counsel. No industry-sector views were provided by any of them. Zusammenfassung Das Schweizer Patentgesetz sieht mehrere Offenlegungspflichten vor. Es verlangt insbesondere die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen, zu dem der Erfinder oder der Patentanmelder Zugang hatte, sofern die Erfindung unmittelbar auf diesem Wissen beruht. Ist die Quelle dem Erfinder oder dem Patentanmelder nicht bekannt, muss der Patentanmelder eine entsprechende ErklĂ€rung abgeben und dies schriftlich bestĂ€tigen. Weigert sich der Anmelder, die Quelle einer genetischen Ressource anzugeben oder eine ErklĂ€rung abzugeben, kann die Patentanmeldung zurĂŒckgewiesen werden. Jede Person, die vorsĂ€tzlich falsche Angaben macht, kann mit einer Geldstrafe belegt werden. Eine weitere Offenlegungspflicht betrifft die Angabe der Nummer der frĂŒheren Anmeldung und des beanspruchten Anmeldedatums im Falle von Teilanmeldungen. Ein weiteres Erfordernis besteht im Zusammenhang mit unschĂ€dlichen Offenbarungen, wobei eine Offenbarung der Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder PrioritĂ€tstag nicht zum Stand der Technik gehört, wenn sie auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentanmelders oder seines RechtsvorgĂ€ngers oder auf die Tatsache zurĂŒckzufĂŒhren ist, dass der Patentanmelder oder sein RechtsvorgĂ€nger die Erfindung auf einer offiziellen bzw. anerkannten Ausstellung gezeigt hat. Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass das geltende Schweizer Recht in Bezug auf die Offenlegungspflichten, das sich auf Angaben zur Quelle, auf die ErklĂ€rung ĂŒber die AusstellungsimmunitĂ€t und auf Angaben zu etwaigen Stammanmeldung beschrĂ€nkt, sowohl angemessen als auch ausreichend ist. Insbesondere in Bezug auf die Pflicht zur Offenlegung von Informationen ĂŒber Anmeldungen, die dieselbe Erfindung in anderen LĂ€ndern betreffen, ist die Schweizer Gruppe der Ansicht, dass der elektronische Austausch von Informationen zum Stand der Technik zwischen den PatentĂ€mtern heutzutage gut funktioniert und dass derartige Informationen ohne Zutun des Anmelders zwischen den PatentĂ€mtern ausgetauscht werden sollten.&cbr; RĂ©sumĂ© La loi fĂ©dĂ©rale suisse sur les brevets d’invention prĂ©voit plusieurs obligations de divulgation. Elle exige notamment la divulgation de la source des ressources gĂ©nĂ©tiques et des savoirs traditionnels auxquels l’inventeur ou le demandeur de brevet a eu accĂšs, si l’invention repose directement sur ces savoirs. Si la source n’est pas connue de l’inventeur ou du demandeur du brevet, ce dernier doit faire une dĂ©claration en ce sens et la confirmer par Ă©crit. Si le demandeur refuse d’indiquer la source d’une ressource gĂ©nĂ©tique ou de fournir une dĂ©claration en ce sens, la demande de brevet sera sans doute rejetĂ©e. Toute personne faisant intentionnellement de fausses dĂ©clarations sera sanctionnĂ©e par une amende. Une autre obligation de divulgation concerne l’indication du numĂ©ro d’une demande antĂ©rieure et de la date de dĂ©pĂŽt revendiquĂ©e dans le cas de demandes divisionnaires. Une autre exigence est liĂ©e aux divulgations non opposables, par exemple, d’une divulgation de l’invention dans les six mois prĂ©cĂ©dant la date de dĂ©pĂŽt ou de prioritĂ© ne faisant pas partie de l’état de la technique si elle rĂ©sulte d’un abus manifeste au dĂ©triment du demandeur du brevet ou de son prĂ©dĂ©cesseur en droit, ou du fait que le demandeur de brevet ou son prĂ©dĂ©cesseur en droit a divulguĂ© l’invention dans le cadre d’une exposition officielle ou officiellement reconnues. Le Groupe suisse estime que la lĂ©gislation suisse actuelle est Ă  la fois appropriĂ©e et suffisante en ce qui concerne les obligations de divulgation, qui se limitent Ă  des indications de la source, Ă  la dĂ©claration concernant le privilĂšge d’exposition et Ă  des informations liĂ©es au dĂ©pĂŽt de demandes antĂ©rieures. En particulier, en ce qui concerne l’obligation de divulguer des informations sur les demandes concernant la mĂȘme invention dans d’autres pays, le Groupe suisse estime que l’échange Ă©lectronique d’informations sur l’état de la technique entre les principaux offices de brevets fonctionne bien aujourd’hui et que de telles informations devraient ĂȘtre Ă©changĂ©es entre ces offices sans aucune intervention du demandeur. Summary The Swiss Patents Act provides for several disclosure requirements. Namely, it requires a disclosure of information on the source of genetic resources and traditional knowledge to which the inventor or the patent applicant had access, provided the invention is directly based on this knowledge. If the source is unknown to the inventor or the patent applicant, the patent applicant must file a corresponding declaration and confirm this in writing. If the applicant refuses to indicate the source of a genetic resource or to provide a declaration, the patent application may be rejected. Any person who willfully provides false information is liable to a fine. Another disclosure requirement concerns the indication of the number of the earlier application and the claimed filing date in the case of divisional applications. Yet another requirement exists in the context of non-prejudicial disclosures, wherein a disclosure of the invention during six months prior to the application date or priority date does not form part of the state of the art when it is due to, or a consequence of, an evident abuse in relation to the patent applicant or his legal predecessor or the fact that the patent applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an officially recognised exhibition. The Swiss Group is of the opinion that the current Swiss law relating to disclosure requirements, being limited to information on the source, declaration of immunity from exhibition and any parent application, is both adequate and sufficient. In particular, regarding a duty to disclose information on any application covering the same invention in other jurisdictions, the Swiss Group is of the opinion that electronic exchange of prior art information between major patent offices is currently working well, and any such information should be exchanged between the patent offices without the intervention of the applicant.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Fabian Wigger, Isabelle Bruder, Christine Schweikard, Reinhard Oertli, Markus Kaiser, Hugh Reeves.
I. Current law and practice
1. Does your law or case law provide for exceptions or limitations to copyright protection for the purpose of parody or any other similar exceptions (e.g. satire, caricature, pastiche)? Yes. Art. 11 para. 3 of the Swiss Copyright Act (1992) (hereinafter, «SCA») provides for an exception for parodies and comparable variations of protected works («It shall be permissible to use existing works for the creation of parodies or other comparable variations on the work.»; translation by B. MĂŒller/R. Oertli (eds.), SHK Urheberrecht, 2nd ed., Bern 2012). Although this provision is found in the Article dedicated to the integrity right rather than in Chapter 5 of the SCA, which deals with exceptions/limitations, it is undisputed that it fulfils the function of an exception/limitation (R. M. Hilty, Urheberrecht, 2nd ed., Bern 2020, para. 445; M. Rehbinder/L. Haas/K.-P. Uhlig, URG-Kommentar, 4th ed., ZĂŒrich 2022, SCA 11 para. 15). Prior to 1992, there was no exception for parodies in Swiss copyright legislation. However, there were attempts in case law to deal with comparable situations on the basis of the unwritten legal concept of «free use» («freie Benutzung»). Thereby, Swiss courts were particularly inspired by decisions of German courts (cf. V. SalvadĂ©, L’exception de parodie ou les limites d’une libertĂ©, medialex 1998, pp. 92 et seqq., p. 93, E. Hefti, Die Parodie im Urheberrecht, Zurich 1975). 2. Does your law or case law define parody or any of the other similar exceptions mentioned in the above question? Neither the SCA nor any other Swiss statute provide a legal definition of «parody» or «comparable variations». In the context of the 1992 revision of the SCA, the Swiss Federal Council defined parodies in its explanatory memorandum as «comical representations of existing works for the purpose of criticism» (BBl 1989 III 530). There are only a few Swiss court cases that deal with the parody exception. The most recent is a first-instance judgment rendered by a single judge in criminal proceedings (BezGer ZĂŒrich, sic! 2022, pp. 68 et seqq. «Trittligasse»). It has not been subject to review by a higher court or even the Federal Supreme Court. The case deals with a revue musical, i.e. a type of musical created in 1959 and played successfully in Zurich for many years. In 2017, a theatre producer took several popular songs from that revue and integrated them into a new play that was strongly reminiscent of the well-known original revue. The producer shortened and «updated» the song texts by referring to contemporary events, celebrities (e.g., Justin Bieber, Prince William), and new technical developments (e.g., WLAN, e-mail). The single judge concluded that these adaptations of the songs constituted parodies and could therefore be performed without the original author’s consent. While this decision is highly debatable as to whether a parody actually exists in the specific case, it nevertheless provides useful indications for the interpretation of the term parody. The judge found that the term «parody», underlying Art. 11 para. 3 SCA, «must be interpreted broadly» (cons. 6.1). According to her, a parody «must [
] be funny. [
] However, when assessing the humoristic effect of a parody the threshold should not be excessively high [
]. The parody uses an existing work to criticise the work in question, the author, or even situations or people who have no connection to the work. It must be evident that the parodist intended a critical view and this must be perceptible in the parody itself. It is irrelevant whether the criticism is justified or not [
]. The parody must not be confused with the original work [
]» (cons. 6.2). In a 2002 decision, the District Court of Zurich held that a parody may not lead to a distortion of the original work (BezGer ZĂŒrich, sic! 2022, pp. 127 et seqq., cons. 27 «Malbuner I»). This case concerned the use of excerpts from old Swiss films that were combined with new texts for advertising purposes. The concept of parody is discussed extensively and sometimes controversially in legal doctrine. There is a consensus that parodies are adaptations of existing published works. The parody must add an additional meaning and significance to the parodied work, which this alone did not contain. According to most scholars, the adaptation must itself be a separate copyrighted work to benefit from the exception (D. Barrelet/W. Egloff, Das neue Urheberrecht, 4th ed., Bern 2020, SCA 11 para. 21; Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 N 13; F. Dessemontet, SIWR II/1, 3rd ed., Basel 2014, para.636). Even if separate protectability were not a mandatory requirement for a parody, it is difficult to imagine adaptations that do not meet the copyright protection requirements, but fulfil all other requirements to qualify for the parody exception, cf. Hilty, op. cit., para. 526). In a parody, the existing work’s characteristic elements may be altered or complemented with new elements, but they remain recognisable (if they were not recognisable, the creation would be outside the scope of protection of the existing work and the question of an exception/limitation would not arise; SalvadĂ©, op. cit., medialex 1998, pp. 92 et seq.). Parodies must serve a humorous, satirical purpose. Opinions differ on what constitutes humour, but generally, no high threshold is set in this respect (cf. Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 para. 13; more reluctant, however, Barrelet/Egloff, op. cit., SCA 11 para. 22 [no parody exists if there are doubts as to its humorous objective]). Some scholars argue that the motives for which an existing work is humorously modified should not be considered when deciding on the application of the parody exception (cf. Dessemontet, op. cit., para. 620, arguing that internal motives cannot be reliably determined from the outside anyway). Most authors, however, demand – as suggested by the Federal Council (see above) – a critical intention for an adaptation to be eligible as a parody. Such critical message may relate thematically to the parodied work or its author but may also use the parodied work for criticism directed towards third parties, such as criticising unrelated persons, companies, countries, social conditions or politics (Barrelet/Egloff, op. cit., SCA 11 para. 22; Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 para. 13). It is generally accepted that parodies may (also) serve commercial purposes (Hilty, op. cit., para. 527; Barrelet/Egloff, op. cit., SCA 11 para. 22; Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 para. 13; opposing view: Ch. Willi, Fiktive Figuren als Rechtsgut, AJP 1997, 161 et seq.). The parody is not required to criticise the parodied work or its author, in the sense of finding fault with them, but rather parodies regularly represent a kind of homage to them. The intention to disparage the parodied work or its author in order to harm the one or the other is rather an argument against the existence of a parody. A parody must not be confused with the original work and must not impair its exploitation (Hilty, op. cit., para. 527; Barrelet/Egloff, op. cit., SCA 11 para. 22; Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 para. 15; Dessemontet, op. cit., paras. 624 et seqq.). Case law has not dealt with «comparable variations». In legal literature, caricature, travesty and pastiche are given as examples, mostly without defining these types of alterations in detail (Hilty, op. cit., para. 525; Barrelet/Egloff, op. cit., SCA 11 para. 23). These opinions were expressed, however, when it was not yet foreseeable which broad scope of application certain authors and courts – particularly in Germany – intend to attribute to pastiche.&cbr; 3. Must the parody comply with the three-step test provided for in article 9(2) of the Berne Convention? Yes. Switzerland is a contracting party of the Berne Convention. Consequentially, the three-step test is one of multiple elements that must be considered when interpreting the term «parody» and the parody exception in general (cf. Rehbinder/Haas/Uhlig, op. cit., SCA 11 para. 15). 4. Are there any other special conditions or requirements for a parodist to benefit from this exception? a) Parody must constitute an expression of humour or mockery. Yes. Swiss practice requires a humorous intention when creating a parody. What exactly is meant by this, however, remains vague. Overall, the respective requirements appear to be rather low (cf. answer to question 2, above). The new meaning added to the pre-existing parodied work serves to bring a comic relief. b) Parody must be transformative or add some significant new creation to the original work. Yes. Swiss law requires that the parodist adds some new meaning to the parodied work that sheds new light on it, its author or third parties or circumstances, which justifies the parody exception/limitation. Most Swiss authors assume that adaptations which meet the requirements to benefit from the parody exception (for example, regarding the humoristic or critical reference) more or less automatically meet the requirements for separate copyright protection (i.e., have an individual character). Therefore, it is sometimes left open whether it is necessary to declare copyright protectability as a stand-alone requirement for a parody (cf. answer to question 2, above). c) Parody must have a critical intent. Yes. Most scholars hold – in line with the definition put forward by the Federal Council – that the critical intent is a defining characteristic of a parody. A humorous aspect of an adaptation alone does not justify an exception. The requirement of critique must, however, be interpreted broadly. It is sufficient for the creator of the adaptation to express some kind of analytic view and to add some meaning (in detail SalvadĂ©, op. cit., medialex 1998, p. 93 et seq.). d) Parody must be directed at the original work (instead of targeting at society or other aspects unrelated to the original work). No. Parodies may also establish a humoristic or critical reference to individuals, things, situations, social or political conditions, or other aspects that have nothing to do with the parodied work (cf. answer to question 2, above). e) Parody must be non-commercial. No. Nevertheless, a parody must fulfil all the criteria set out above. In particular, it must not impair the exploitation of the original work (cf. the three-step test of the Berne Convention and the answer to question 2, above). The reference to the underlying work must not serve the sole purpose of promoting the sales of one’s own products. The parodist, however, may add his or her new meaning, thereby satisfying the parody requirements, to sell the parody. Further, the parody must not lead to a distortion, denigration or disparaging of the original work, which also sets limits on the use of parodies for advertising purposes (cf. answer to question 2, above). f) Parody must not disparage or discredit the original work. Yes. See the answer to question 7, below. g) Other. No. 5. Do freedom of speech principles play any role when assessing lawfulness of a Parody? Yes. In accordance with the overarching principles governing the application of copyright exceptions and the interpretation of pertinent legal terms, the fundamental rights privileged by the parody exception are an important element when assessing the lawfulness of a parody. Consequentially, the Swiss parody exception must be applied in a way that the parodist’s freedom of expression (Art. 16 para. 2 Swiss Federal Constitution, SFC) and the freedom of art (Art. 21 SFC) are secured adequately. It follows from the importance of these fundamental rights that there is no general rule according to which copyright exceptions/limitations must be interpreted in a narrow manner. 6. Are all types of copyright works subject to parody exceptions? Yes. However, cases in the field of computer software, for example, are difficult to imagine. Opinions differ as to whether certain types of humoristic-critical adaptations should be considered as parodies or as «comparable variations». This debate does not change the fact that such adaptations potentially fall under the parody exception/limitation. It is undisputed under Swiss law whether pastiche is a type of parody. As such, it must meet the requirement of adding critical-humoristic meaning in order to qualify as a parody. This does not exclude the possibility that pastiche may be meant as a homage – bowing or a tip of the hat – but it must not be limited to this. 7. Does your law or case law provide for any exceptions or limitations to moral rights associated with parodies? The parody exception restricts the alteration right and the adaptation right (Art. 11 para. 1 SCA). However, it is itself restricted by the fact that a parody may not lead to a distortion of the original work that violates the moral rights of its author (Art. 11 para. 2 SCA; cf. answer to question 2, above). The relationship between limitation and counter-limitation are interpreted in the sense that the author has to tolerate the parody if it is justified by the added critical-humoristic meaning but can object to a use that serves primarily commercial or denigrating purposes that are not justified by such additional meaning. The freedom of parody does not exempt from crediting the author of the adapted work (Art. 9 para. 1 SCA) if the practice allows for it. Depending on the type of parody, however, it may well be that the author has little interest in being explicitly associated with the parody and the associated message (SalvadĂ©, op. cit., medialex 1998, p. 97). As only published works may be the subject of parodies, it follows that the parody exemption does not restrict the right of first publication (Art. 9 para. 2 SCA; SalvadĂ©, op. cit., medialex 1998, p. 97).
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
8. Could your Group’s current law or practice relating to parody defences to copyright claims be improved? If yes, please explain. No. Current law appears to be well balanced as it takes into consideration the conflicting interests of the authors of the parodied works and the authors of the parodies, as well as the general interest in the existence of freedom of expression and freedom of art in a democratic society. The law as presently in effect leaves plenty of room for debate between legal scholars, the parties to a dispute, and for interpretation by the courts. There is very little case law on the subject to date. Perhaps this means that the rules on parody are sufficiently predictable, or that authors are tolerant of parodies of their works. 9. Could any of the following aspects of your Group’s current law relating to parody defences be improved? Please explain: a) Definition of Parody or of other similar exceptions; There is no legal definition of «parody» or of «comparable variations». This has the advantage of allowing a broader and more flexible interpretation of the scope of this copyright exception. As an interpretation is carried out on a case-by-case basis, it seems reasonable to the Group not to confine these terms to detailed definitions. This would have the effect of restricting the scope of the exception and limiting the discretion of judges when, on the contrary, these terms should be interpreted broadly in Switzerland. Furthermore, it is not certain that an exhaustive list of instances of parody would make this exception more predictable for artists, given the high degree of subjectivity in the assessment of all the criteria and the circumstances of each case. In our Group’s view, current Swiss law seems to offer a good compromise between the lack of any specific provision about the parody exception and too specific definitions/enumeration of parody or similar exceptions. b) Requirements for benefiting from such exceptions; Case law and doctrine have found a consensus on the main criteria of parody and comparable variations such as recognisable derivative work, a humorous aspect, satirical effect, critical distancing from the parodied work avoiding any confusion with the original work, and infringement of the interests of the author of the parodied work (cf. answer to question 2, above). In the Group’s view, these criteria seem sufficient to provide a framework for the application of this exception to copyright with a certain level of predictability for the artists, while leaving judges free to decide in each specific case, on the basis of a weighing up of the interests at stake, whether or not the parody exception is justified. Maintaining a large definition of requirements when it comes to assessment of the parody exception is important given the high degree of subjectivity involved in assessing notions of humour or the degree of public knowledge of the work parodied, for example. On the merits, the requirements set out in the case law seem to be balanced. They ensure respect for fundamental constitutional principles of freedom of expression and freedom of art (cf. response to question 5, above). On the other hand, these requirements also entail limits on the freedom to parody, taking into account the need to protect copyright by preserving moral rights of disclosure, of authorship, as well as economic rights over the work, and the personality rights of authors. c) The interplay between parody exceptions and moral rights; The interplay between parody exceptions and moral rights seems to be balanced in our Group’s opinion. The moral right to the integrity of the original work is only partially limited by the parody exception as the latter is itself limited by the moral right to the integrity of the work (the parody can imitate the characteristics of the parodied work but must have a clear contrast with the original work). The other moral rights of the author, namely the right of disclosure and the right of paternity and the right of personality are preserved. In particular, parodied authors can oppose any alteration of their works that would harm their personality. d) The types of work that may benefit from such exceptions; All types of works protected by copyright may benefit from the parody or comparable variations exceptions. For the same reasons as those mentioned in response to question 9(a) above, in the Group’s view it would not be desirable to limit the benefit of these exceptions to certain types of works. 10. In your Group’s view, what policy objective (such as free speech, or another objective) would a defence of parody promote and help accomplish? Does the policy objective drive the types of expression that should be allowed under a parody defence? As mentioned in our answer to question 5 above, a parody defence may help ensure that the constitutional principles of freedom of expression (Art. 16 para. 2 SFC) and freedom of art (Art. 21 SFC) are respected. These two principles are very important in Swiss society as they are essential components of social and cultural life in democratic societies. Furthermore, the policy objective of copyright protection applies to parodies, as the latter are also works worthy of protection by copyright. 11. Are there any police considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? No.
III. Proposals for harmonisation
12. Do you believe that there should be harmonisation in relation to exceptions and defences based on parody? If YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. While there is a clear interest in harmonisation for works distributed internationally or for online platforms operating globally, the Group considers that the defence of parody and comparable variations is ultimately based on constitutional principles whose interpretation is highly jurisdiction-specific and therefore not amenable to harmonisation. Nevertheless, the Group agrees that a broadly defined harmonised exception can promote predictability, safeguard fundamental rights, and provide a cornerstone for the cross-border exploitation of works. 13. Should there exist exceptions or limitations to copyright protection for the purpose of parody or any other similar exceptions (e.g. satire, caricature, pastiche)? If YES, please explain. Yes. The Group considers that exemptions for parodies and comparable variations take into account a parodist’s freedom of speech and/or artistic expression, thus giving effect to fundamental human rights. 14. Should parodies comply with the three-step test provided for in article 9(2) of the Berne Convention in order to benefit from the exception? Yes. In the Group’s view, Art. 9(2) of the Berne Convention sets out minimum requirements that represent an adequate balancing of interests. 15. Should there be any other special conditions or requirements for a parodist to benefit from this exception? a) Parody should constitute an expression of humour or mockery; Yes. The Group considers that a parody as such must exhibit elements of humour, satire, or mockery. However, the Group takes the view that the bar should generally be low. b) Parody should be transformative or add some significant new creation to the original work; Yes. While it may be questionable whether a parody needs to be protectable as a derivative work, it is clear that it must not create a risk of confusion with the original work and must therefore add certain transformative elements. c) Parody should have a critical intent; Yes. The Group takes the view that a humorous element of an adaptation alone does not justify an exception. There must be an intention to express an opinion, contribute to debate, cultural communication, analysis, or critical thought. However, the requirement for critical intent should be interpreted broadly and the threshold should generally be low. d) Parody should be directed at the original work (instead of targeting at society or other aspects unrelated to the original work)? No, in the Group’s view, a parody does not need be directed at the original work and can instead target other aspects unrelated to the original work. e) Parody should be non-commercial; No. The Group is of the opinion that the exception can be invoked in a commercial context, as distinctions between non-commercial and commercial parodies would inevitably be arbitrary. f) Parody should not disparage or discredit the original work; Yes. While a parody can represent a critical view towards the original work, as part of the three-step test under the Berne Convention, a parody should not conflict with a normal exploitation of the original work and not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. g) Other – please explain. None. 16. Should freedom of speech principles (or any other policy objective) play any roles when assessing lawfulness of a Parody? Yes. As the parody exception serves to protect fundamental rights (i.e. freedom of speech and artistic expression) against the balancing of contrary interests of authors, it cannot be assessed in isolation. Although the Group acknowledges that legal predictability speaks to setting an abstract bar, the law will always have to be interpreted in accordance with fundamental rights (the principle of constitutional interpretation). 17. Should all types of works be subject to parody exceptions? Yes. The Group takes the view that parodies and comparable variations can take indefinite forms and sees no reason to exclude certain types of works. 18. Should there be any exceptions or limitations to moral rights associated with parodies? If YES, please explain. In the Group’s view, except for the right to maintain the integrity of the work (i.e., the right to decide on alterations and derivative or collective works), other moral rights (i.e., the right to oppose a personality right-infringing distortion of the work, right to first publication, right to be named an author) should not be limited. 19. Please comment on any additional issues concerning exceptions and limitations to copyright protection related to parody you consider relevant to this Study Question. None. 20. Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. All members of the Group are independent practitioners. No in-house counsels formed part of the Group. Zusammenfassung Parodien, die auf urheberrechtlich geschĂŒtzten Werken basieren, sind potentiell konflikttrĂ€chtige Schnittpunkte gegenlĂ€ufiger Interessenlinien. WĂ€hrend sich Schöpfer und Rechtsinhaber parodierter Werke auf ihre Urheber- und Persönlichkeitsrechte oder gar auf die Eigentumsgarantie berufen, sehen sich Parodisten durch die Grundrechte der MeinungsĂ€usserungsfreiheit und Kunstfreiheit getragen. Viele Rechtsordnungen versuchen diese Interessen mittels Parodieschranken einem Ausgleich zuzufĂŒhren. AIPPI will im Rahmen einer «Study Question» die unterschiedlichen internationalen RegelungsansĂ€tze ermitteln und gestĂŒtzt darauf ausloten, ob in diesem Bereich eine Rechtsangleichung angezeigt ist. Vorliegend wiedergegeben ist der diesbezĂŒgliche Bericht der Schweizer AIPPI-Landesgruppe, der einen aktuellen Überblick ĂŒber die hiesiegen rechtlichen Rahmenbedingungen fĂŒr Parodien gibt.&cbr; RĂ©sumĂ© Les parodies basĂ©es sur des Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d’auteur sont susceptibles de gĂ©nĂ©rer des situations particuliĂšrement conflictuelles en raison des intĂ©rĂȘts divergents en prĂ©sence. Alors que les crĂ©ateurs et les ayants droit des Ɠuvres parodiĂ©es invoquent leurs droits d’auteur et leurs droits de la personnalitĂ©, voire la garantie du droit de propriĂ©tĂ©, les parodistes font, quant Ă  eux, valoir leurs droits fondamentaux de la libertĂ© d’expression et de la libertĂ© artistique. De nombreuses juridictions tentent de concilier ces intĂ©rĂȘts en prĂ©voyant des exceptions de parodie. Dans le cadre d’une «Study Question», l’AIPPI propose d’identifier les diffĂ©rentes approches rĂ©glementaires internationales et, sur cette base, de dĂ©terminer si une harmonisation du droit serait souhaitable dans ce domaine. Le prĂ©sent rapport du groupe national suisse de l’AIPPI donne un aperçu de la situation juridique actuelle de la parodie en Suisse. Summary Parodies that are based on copyright-protected works are highly conflictual intersections of opposing interests. While creators and rights holders of parodied works invoke their copyrights and personal rights or even the constitutional guarantee of ownership, parodists see themselves backed by the fundamental rights of freedom of expression and art. Many jurisdictions attempt to balance these interests by means of parody exceptions. In a “Study Question”, the AIPPI seeks to explore the different international regulatory approaches and, based on this, determine whether legal harmonisation is desirable in this area. This is the report of the Swiss AIPPI national group, which provides an up-to-date overview of the Swiss parody exception.






«Kosten Skiferien» Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 30. April 2024 (Plenum) Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprĂ€sident der SLK, ZĂŒrich. UWG 2 (Anwendungsbereich). Eine Medienmitteilung ist als «Verhalten» gemĂ€ss der Generalklausel zu beurteilen. UnabhĂ€ngig vom Vorliegen der sachlichen Anwendbarkeit der UWG-Bestimmung ist fĂŒr FĂ€lle, welche die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) zu beurteilen hat, zu prĂŒfen, ob deren sachliche ZustĂ€ndigkeit auch gegeben ist (E. 1–4 Plenum). SLK-GS A.3.1 (Begriff kommerzielle Kommunikation). GemĂ€ss dem SLK-Grundsatz zum Begriff Kommerzielle Kommunikation zeichnet sich diese dadurch aus, dass sie zum Hauptzweck hat, den Abschluss von RechtsgeschĂ€ften oder deren Verhinderung zu beeinflussen. Das Tatbestandselement des Hauptzweckes ist dahingehend auszulegen, dass mit der Kommunikation primĂ€r eigene Zwecke verfolgt werden. Kommerzielle Kommunikation liegt somit dann vor, wenn der Anbieter eigene kommerzielle Interessen mit Blick auf den Abschluss von RechtsgeschĂ€ften oder deren Verhinderung verfolgt (E. 5 und 6 Plenum). Vorliegend verfolgte die Anbieterin mit ihrer Medienmitteilung keine erkennbaren eigenen kommerziellen Interessen im Hinblick auf ihr KerngeschĂ€ft (BankgeschĂ€fte) (E. 7 Plenum).​1 LCD 2 (Champ d’application). Un communiquĂ© de presse doit ĂȘtre jugĂ© comme un «comportement» au sens de la clause gĂ©nĂ©rale. IndĂ©pendamment de l’applicabilitĂ© matĂ©rielle de la disposition de la LCD, il convient de vĂ©rifier Ă©galement, pour les cas qui doivent ĂȘtre jugĂ©s par la Commission Suisse pour la LoyautĂ© (CSL), la compĂ©tence matĂ©rielle de cette derniĂšre (consid. 1–4 sĂ©ance plĂ©niĂšre). RĂšgles de la CSL A.3.1 (Concept de communication commerciale). Selon la rĂšgle de la CSL relative au concept de communication commerciale, celle-ci se caractĂ©rise par le fait qu’elle a pour objectif principal d’inciter Ă  conclure une transaction ou d’empĂȘcher la conclusion d’une telle transaction. L’élĂ©ment constitutif de l’objectif principal doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la communication poursuit en premier lieu des objectifs propres. Il y a donc communication commerciale lorsque le prestataire poursuit ses propres intĂ©rĂȘts commerciaux en vue de conclure des transactions ou d’empĂȘcher leur conclusion (consid. 5 et 6 sĂ©ance plĂ©niĂšre). En l’espĂšce, le prestataire ne poursuivait pas, par son communiquĂ© de presse, d’intĂ©rĂȘts commerciaux propres reconnaissables qui soient liĂ©s Ă  son activitĂ© principale (activitĂ©s bancaires) (consid. 7 sĂ©ance plĂ©niĂšre).​2
Sachverhalt
Ein von einer Aktiengesellschaft betriebenes lokales TourismusbĂŒro (nachstehend BeschwerdefĂŒhrerin) reichte eine Beschwerde gegen eine Medienmitteilung einer Bank ein. In dieser Mitteilung wurden die Ergebnisse einer Untersuchung wiedergegeben, worin Angaben zu Preisen von UnterkĂŒnften und Dienstleistungen ausgewĂ€hlter touristischer Skiorte enthalten waren. Der von der Bank (Beschwerdegegnerin) mit «Analyse» bezeichneten Untersuchung lag u.a. die Frage zugrunde, was eine Woche Skiferien in der zweiten Februarwoche 2024 kosten wĂŒrde. Die BeschwerdefĂŒhrerin begrĂŒndete die Beschwerde u.a. damit, dass es sich bei der Medienmitteilung um eine unlautere kommerzielle Kommunikation handle, da diese nicht den lauterkeitsrechtlichen Vorgaben wie ObjektivitĂ€t und VollstĂ€ndigkeit entspreche. Zudem lasse die gewĂ€hlte Untersuchungsmethodik nicht zu, objektive und reprĂ€sentative Aussagen ĂŒber die tatsĂ€chlichen Kosten abzuleiten. Die dargestellten Grafiken und Pauschalaussagen seien fĂŒr den Durchschnittskonsumenten weder verstĂ€ndlich noch nachvollziehbar. |Die Beschwerdegegnerin fĂŒhrte u.a. aus, dass sich die Kommunikation an Medienschaffende, Journalisten, Analysten und Touristiker richte, welche die Medienmitteilung genau lesen wĂŒrden und in der Lage seien, die sich aus der Art der Testerhebung allenfalls ergebenden «Ausreisser» im zur Frage stehenden Skiort einzuordnen und zu verstehen. Eine IrrefĂŒhrung aufgrund einer unlauteren DurchfĂŒhrung und Veröffentlichung von Tests liege nicht vor. Die mit diesem Fall befasste Erste Kammer ĂŒberwies die Sache ans Plenum, da es ihrer Ansicht nach bei diesem Fall um eine Sache von grundlegender Bedeutung ging, indem insbesondere zu entscheiden sei, ob bei dieser Mitteilung ĂŒberhaupt eine kommerzielle Kommunikation im Sinne der SLK-GrundsĂ€ze vorliege. Da das Plenum zum Schluss kam, dass hier keine kommerzielle Kommunikation vorliege, war in der Sache (unlauteres Verhalten) nicht zu entscheiden. Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten.
ErwÀgungen der I. Kammer:
1. Nach Ansicht der BeschwerdefĂŒhrerin ist die beanstandete kommerzielle Kommunikation (Medienmitteilung) der Beschwerdegegnerin unlauter, weil sie den Grundsatz Nr. B.6 «DurchfĂŒhrung und kommerzielle Kommunikation von Tests» sowie die Richtlinie fĂŒr Tests der Lauterkeitskommission verletze. Der Inhalt der Medienmitteilung widerspreche insbesondere den lauterkeitsrechtlichen Vorgaben von ObjektivitĂ€t, Wahrheit, Klarheit, VollstĂ€ndigkeit und Nachvollziehbarkeit. Es sei irrefĂŒhrend, wenn die Preise von drei noch verfĂŒgbaren UnterkĂŒnften auf Airbnb als Basis fĂŒr eine Infografik verwendet wĂŒrden, welche den Titel trĂ€gt «Was kostet eine Woche Skiferien fĂŒr eine vierköpfige Familie im 2024?». Ebenfalls irrefĂŒhrend sei es, wenn in diesem Zusammenhang generalisierte Aussagen zur Preisentwicklung von Skiferien in Saas-Fee gemacht wĂŒrden. Der von der Beschwerdegegnerin kommunizierte Ferienwohnungspreis von CHF 5'813 im genannten Zeitraum entspreche – bei ĂŒber 2'719 GĂ€stebetten in Ferienwohnungen – keinesfalls dem realen Durchschnittspreis. Die gewĂ€hlte Untersuchungsmethodik lasse nicht zu, objektive und reprĂ€sentative Aussagen zur Höhe und Entwicklung der Kosten von Ski-ferien in Saas-Fee zu machen. Die in der beanstandeten kommerziellen Kommunikation verwendeten Grafiken und Pauschalaussagen, insbesondere Saas-Fee als Gewinnerin des Hochpreisrankings zu bezeichnen, sei fĂŒr einen Durchschnittskonsumenten vor diesem Hintergrund weder verstĂ€ndlich noch nachvollziehbar. Die BeschwerdefĂŒhrerin beanstandet zudem, dass sie vor Publikation der Ergebnisse keinerlei Möglichkeit auf Anhörung gehabt habe. 2. Die Beschwerdegegnerin beantragt die vollumfĂ€ngliche Abweisung der Beschwerde. Die beanstandete kommerzielle Kommunikation richte sich an Medienschaffende, Journalisten, Analysten und Touristiker, welche die Medienmitteilung genau lesen wĂŒrden und in der Lage seien, die sich aus der Art der Testerhebung allenfalls ergebenden «Ausreisser» betreffend die Höchstpreise in Saas-Fee unter Beachtung der Kommentare einzuordnen und zu verstehen. Es werde in der Medienmitteilung detailliert dargelegt, dass die Datenerhebung ĂŒber die Preise von Ferienwohnungen ausschliesslich auf Informationen eines einzelnen Portals basiere, und dass dabei lediglich die Preise der zu einem bestimmten Zeitpunkt verfĂŒgbaren Angebote berĂŒcksichtigt worden seien. Es sei auch auf Verzerrungseffekte hingewiesen worden. Entsprechend seien auch auftretende Extrempreise explizit angesprochen, kommentiert und kontextualisiert worden. Der Testmodus behandle alle Getesteten gleich. Die Testerhebung, welche jĂ€hrlich nach den gleichen Vorgaben im Sinne einer Momentaufnahme erfolge, operiere weder mit unwesentlichen Vergleichsfaktoren noch wĂŒrden im Rahmen der Publikation wesentliche Tatsachen verschwiegen. Insgesamt wĂŒrden die Durchschnittsadressaten nicht in die Irre gefĂŒhrt, die lauterkeitsrechtlichen Vorgaben zur DurchfĂŒhrung und Veröffentlichung von Tests seien respektiert worden und die BeschwerdefĂŒhrerin habe ĂŒber kein Anhörungsrecht vor Veröffentlichung der Testergebnisse verfĂŒgt. 3. Soweit ein grundsĂ€tzlicher Sachverhalt noch nicht vom Plenum auf seine tatbestandsmĂ€ssige Unlauterkeit hin prĂ€judiziell beurteilt worden ist, kann eine Kammer aus eigener Initiative die Sache dem Plenum zur Beurteilung unterbreiten (Art. 15 Abs. 2 des GeschĂ€ftsreglements der Lauterkeitskommission). 4. Beim vorliegenden Sachverhalt ist einerseits strittig, ob es sich bei der vorliegenden Medienmitteilung um kommerzielle Kommunikation im Sinne von Art. 1 Abs. 3 des GeschĂ€ftsreglements und des Grundsatzes Nr. A.3. der Lauterkeitskommission handelt. Andererseits ist strittig, ob im vorliegenden Fall die Richtlinien fĂŒr Tests zur Anwendung gelangen. 5. Da es sich nach Auffassung der Kammer um eine Sache von grundlegender Bedeutung handelt, unterbreitet die Kammer gestĂŒtzt auf Art. 15 Abs. 2 des GeschĂ€ftsreglements die vorliegende Beschwerde dem Plenum zur Beurteilung. Beschluss der Ersten Kammer: Die Beschwerde wird dem Plenum zur Beurteilung unterbreitet.
ErwÀgungen des Plenums:
1. Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) bezweckt gemĂ€ss Art. 1 den lauteren und unverfĂ€lschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewĂ€hrleisten. Nach Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes tĂ€uschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder GeschĂ€ftsgebaren, welches das VerhĂ€ltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Mit dem Begriff des «Verhaltens», der im Zusammenhang mit der Beeinflussung der Wettbewerbsbezie|hungen zu verstehen ist, wird der sachliche Anwendungsbereich des UWG weit gezogen. 2. Dass die vorliegend beanstandete Medienmitteilung der Beschwerdegegnerin als «Verhalten» in diesem Sinne zu werten ist und zudem wettbewerbsrelevant fĂŒr die Nachfrage von Buchungen fĂŒr Skiferien in einzelnen Destinationen sein kann, womit sie den gesetzlichen Anforderungen des UWG untersteht, ist unzweifelhaft. 3. UnabhĂ€ngig vom Vorliegen der sachlichen Anwendbarkeit des UWG ist die Frage der sachlichen ZustĂ€ndigkeit der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu prĂŒfen, welche ihre Grundlagen in den Vorgaben des Stiftungszweckes der Stiftung fĂŒr die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation hat, da die Lauterkeitskommission das unabhĂ€ngige, ausfĂŒhrende Organ dieser Stiftung ist (A. Brunner, Zur Praxis der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK), in: recht 2001/1, 2). 4. Die Lauterkeitskommission ist in diesem Sinne eine Institution der Kommunikationsbranche zum Zwecke der werblichen Selbstkontrolle, die ursprĂŒnglich innerhalb der klassischen Werbung tĂ€tig war (H.O. Marti, Die werbliche Selbstkontrolle in der Schweiz, in: SMI 1989, 197). Mit dem Aufkommen weiterer kommerzieller Kommunikationsformen (wie Direktmarketing, PR, Sponsoring etc.) erweiterte sich das Feld fĂŒr die TĂ€tigkeit der SLK auf den gesamten Bereich der kommerziellen Kommunikation (M. Senn, Das Verfahren vor der Schweizerischen Lauterkeitskommission, in: sic! 6/1999, 697). Unbesehen dieser Ausdehnung der sachlichen ZustĂ€ndigkeit der SLK muss die TĂ€tigkeit der SLK auf den durch die Stiftungsurkunde und Stiftungsstatuten vorgegebenen Stiftungszweck beschrĂ€nkt bleiben. 5. GemĂ€ss Art. 2 Abs. 1 der Statuten der Stiftung fĂŒr die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation beschrĂ€nkt sich der Stiftungszweck auf die Förderung der Lauterkeit der Werbung in der Schweiz. Entsprechend hĂ€lt auch Art. 1 Abs. 3 des von der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht genehmigten GeschĂ€ftsreglements der Lauterkeitskommission fest, dass die Lauterkeitskommission einzig kommerzielle Kommunikation beurteilen darf. Wie der Grundsatz Nr. A.3 Abs. 1 der Lauterkeitskommission verdeutlicht, zeichnet sich kommerzielle Kommunikation dadurch aus, dass sie zum Hauptzweck hat, AbschlĂŒsse von RechtsgeschĂ€ften oder deren Verhinderung zu beeinflussen. 6. Aus diesem Hauptzweck der Beeinflussung der AbschlĂŒsse von RechtsgeschĂ€ften ergibt sich eine Abgrenzung zu Kommunikationen, welche zweifelsohne den Abschluss von RechtsgeschĂ€ften beeinflussen, dies aber nicht der Hauptzweck der Kommunikation ist, sondern beispielsweise die AufklĂ€rung der Allgemeinheit ĂŒber wirtschaftsrelevante Themen. Das Tatbestandselement des Hauptzweckes gemĂ€ss Grundsatz Nr. A.3 Abs. 1 ist dahingehend auszulegen, dass mit der Kommunikation primĂ€r eigene Zwecke verfolgt werden. Kommerzielle Kommunikation liegt somit dann vor, wenn der Kommunizierende resp. mit ihm verbundene Dritte eigene kommerzielle Interessen mit Blick auf den Abschluss von RechtsgeschĂ€ften oder deren Verhinderung verfolgen (vgl. SLKE vom 20.11.2019, «Kosmetik- Informationskampagne», sic! 2020, 172). 7. Die Beschwerdegegnerin verfolgt mit der zu beurteilenden Medienmitteilung keine erkennbaren eigenen kommerziellen Interessen mit Blick auf den Abschluss ihres KerngeschĂ€ftes (BankgeschĂ€fte). Die Medienmitteilung enthĂ€lt keinerlei Bezug zu eigenen Produkten. Weiter hat die Beschwerdegegnerin keine erkennbaren eigenen Interessen in Bezug auf den Abschluss oder die Verhinderung von Buchungen in einzelnen, in der Medienmitteilung erwĂ€hnten Feriendestinationen. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Beschwerdegegnerin ein Interesse daran haben könnte, dass weniger Leute ihre Skiferien in Saas Fee buchen. Es ist auch nicht bekannt, dass die Beschwerdegegnerin einzelne Tourismusorte oder -organisationen vertreten wĂŒrde, so dass stellvertretend ein Hauptzweck der Beeinflussung von AbschlĂŒssen von RechtsgeschĂ€ften bejaht werden könnte. Die Beschwerdegegnerin verfolgt mit ihrer Kommunikation vielmehr den Zweck einer allgemeinen Analyse und AufklĂ€rung der Allgemeinheit ĂŒber die (VerĂ€nderung von) Kosten von Skiferien in einzelnen Destinationen. 8. Somit liegt keine kommerzielle Kommunikation im Sinne des Grundsatzes Nr. A.3 Abs. 1 der Lauterkeitskommission vor, weshalb auf die vorliegende Beschwerde gestĂŒtzt auf Art. 1 Abs. 3 des GeschĂ€ftsreglements der Lauterkeitskommission nicht eingetreten werden kann. 9. Aufgrund der fehlenden sachlichen ZustĂ€ndigkeit kann die zweite Frage, ob im vorliegenden Fall die Richtlinien fĂŒr Tests zur Anwendung gelangen, offen gelassen bleiben. Beschluss: Nichteintreten Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt officiel, mais proviennent du rapporteur.






Compte-rendu du sĂ©minaire IPI–LES du 23 novembre 2023 Ă  GenĂšve
Le sĂ©minaire conjoint de l’IPI et du LES-CH sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» cĂ©lĂ©brait sa 20Ăšme édition le 23 novembre 2023 Ă  GenĂšve. Pour cet anniversaire, les organisateurs sont revenus sur les 20 ans d’existence du sĂ©minaire et ont saluĂ© la confiance et l’intĂ©rĂȘt des participants. Le sĂ©minaire s’est ensuite dĂ©roulĂ© selon son format habituel consistant en une prĂ©sentation scientifique, un tour d’horizon de la jurisprudence du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral et de la jurisprudence de l’Union europĂ©enne, suivis d’une prĂ©sentation des nouveautĂ©s de l’IPI. Ce compte-rendu reprend l’essentiel des points dĂ©veloppĂ©s par les intervenants. Das gemeinsame Seminar des IGE und des LES-CH ĂŒber die «Neusten Entwicklungen im Markenrecht» feierte am 23. November 2023 in Genf seine zwanzigste Ausgabe. AnlĂ€sslich dieser JubilĂ€umsausgabe blickten die Organisatoren auf die letzten 20 Jahre des Seminars zurĂŒck und lobten das Vertrauen und Interesse der Teilnehmenden. Das Seminar fand in seinem ĂŒblichen Format statt, das aus einer wissenschaftlichen PrĂ€sentation, einem Überblick ĂŒber die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und die Rechtsprechung der EuropĂ€ischen Union bestand, gefolgt von einer PrĂ€sentation mit Neuigkeiten des IGE. Der nachfolgende Bericht gibt die wesentlichen Punkte wieder, die von den Referenten besprochen wurden. Ghislain Guigon-Sell, Ph. D., expert en marques Ă  l’IPI, Berne.
I. Introduction: 20 ans de développements en droit des marques
Le sĂ©minaire conjoint de l’IPI et du LES-CH sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» cĂ©lĂ©brait ses vingt ans le 23 novembre 2023 Ă  GenĂšve. Dans leur mot de bienvenue et d’introduction, les organisateurs, MichĂšle Burnier, membre du ComitĂ© Suisse du LES-CH, et Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, ont remerciĂ© les participants pour leur confiance et leur intĂ©rĂȘt constant pendant les vingt ans d’existence de ce sĂ©minaire. Ils ont soulignĂ© l’importance de la participation des reprĂ©sentants des tribunaux et de l’EUIPO. MichĂšle Burnier a saluĂ© l’IPI pour se prĂȘter chaque annĂ©e Ă  l’exercice de la rencontre avec ses utilisateurs.
II. Risque de confusion en droit des signes distinctifs – de la notion à l’apprĂ©ciation
Me Maud FragniĂšre, avocate chez Kasser Schlosser Avocats, a ouvert ce sĂ©minaire avec une analyse de l’apprĂ©ciation de la notion de risque de confusion en droit des signes distinctifs fondĂ©e sur la jurisprudence rĂ©cente dans les domaines du droit des marques, des raisons de commerce et de l’application de la loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale (LCD). La notion de risque de confusion, comme l’a rappelé Maud FragniĂšre en dĂ©but d’exposĂ©, est la mĂȘme dans tous les domaines du droit des signes distinctifs (ATF 127 III 160 ss consid. 2a, «Securitas»): un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antĂ©rieur est atteinte par l’utilisation du signe le plus rĂ©cent. En outre, la doctrine distingue entre le risque de confusion direct, lorsque les destinataires prennent le signe tiers pour le signe protĂ©gĂ©, et le risque de confusion indirect, lorsque les destinataires croient qu’il y a des liens juridiques ou Ă©conomiques (en l’occurrence inexistants) entre l’utilisateur du signe tiers et le titulaire du signe protĂ©gĂ©. Pour autant, le risque de confusion «ne s’apprĂ©cie pas forcĂ©ment selon les mĂȘmes critĂšres dans les diffĂ©rents domaines du droit» (TF, sic! 2020, 34 consid. 3.1.1, «Arveron SA/Arveyron-RhĂŽne SĂ rl»). Les critĂšres d’apprĂ©ciation sont diffĂ©rents. En droit des marques, le risque de confusion s’apprĂ©cie notamment en fonction du principe de spĂ©cialitĂ©, selon lequel il ne peut y avoir un risque de confusion que si les produits et services revendiquĂ©s sont similaires (sous rĂ©serve de la marque de haute renommĂ©e). En droit des raisons de commerce, la jurisprudence se montre notamment plus stricte lorsque les entreprises ont des activitĂ©s identiques ou similaires, ou qu’elles exercent leurs activitĂ©s dans un pĂ©rimĂštre gĂ©ographique restreint; l’on constate que le risque de confusion est plus facilement admis si les destinataires sont les mĂȘmes (ATF 131 III 572 ss consid. 4.4, «Atlantis/Atlantis»). Enfin, en relation avec la LCD, le risque de confusion peut par exemple dĂ©couler du fait que les entreprises utilisant un signe similaire exercent leurs activitĂ©s dans un pĂ©rimĂštre gĂ©ographique restreint (TF du 13 octobre 2006, 4C.240/2006, «Modissa/Modesa Stoffe + VorhĂ€nge»). L’exposĂ© de Maud FragniĂšre portait sur l’analyse de l’application de ces critĂšres dans la jurisprudence rĂ©cente. Concernant le risque de confusion entre des signes comprenant un patronyme, Maud FragniĂšre s’est d’abord intĂ©ressĂ©e Ă  l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral (ci-aprĂšs TF) du 1er octobre 2018, 4A_83/2018, «Pachmann RechtsanwĂ€lte AG/Bachmann RechtsanwĂ€lte AG» en droit des raisons de commerce. Dans cet arrĂȘt, tout en reconnaissant la raretĂ© du nom «Pachmann», qui lui confĂšre un caractĂšre distinctif fort, le TF a niĂ© l’existence d’un risque de confusion entre ces deux signes, au motif que la structure «patronyme+avocats+forme sociale» est usuelle pour les Ă©tudes d’avocats et que l’on ne saurait interdire Ă  une personne d’utiliser son nom dans sa raison de commerce. Cette dĂ©cision peut par exemple ĂȘtre comparĂ©e Ă  la dĂ©cision d’opposition de l’IPI no 9245 du 2 avril 2009 «McGREGOR/Mr GREGORY (fig.)» en droit des marques. Dans celle-ci, les parties opposĂ©es revendiquent des produits similaires de la classe 18. Selon l’IPI, les diffĂ©rences entre les deux signes, notamment l’ajout du «Y» final et d’un graphisme, ne sont pas aptes Ă  occulter la prĂ©sence commune du radical «GREGOR», considĂ©rĂ© comme Ă©lĂ©ment essentiel. L’IPI a donc admis le risque de confusion entre ces signes. Pour apprĂ©cier encore le poids de l’élĂ©ment essentiel en droit des marques, Maud FragniĂšre est revenue sur l’arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (ci-aprĂšs TAF) du 18 mars 2019, B-6783/2017, «UBER/uberall (fig.)». Les deux marques concernĂ©es revendiquent notamment des produits et services partiellement identiques, partiellement similaires des classes 9 et 42. Le TAF, relevant que le signe UBER est intĂ©gralement repris dans le signe attaquĂ© et en compose le dĂ©but, a retenu un risque de confusion. Ainsi, l’ajout d’un Ă©lĂ©ment final diffĂ©rent («all») et l’adjonction d’un Ă©lĂ©ment figuratif n’ont pas Ă©tĂ© jugĂ©s aptes Ă  occulter la reprise intĂ©grale du signe opposant. Maud FragniĂšre s’est ensuite tournĂ©e vers les signes comprenant des acronymes, en commençant par le droit des raisons de commerce et l’arrĂȘt TF du 29 janvier 2019, 4A_541/2018, «SRC WirtschaftsprĂŒfungen GmbH/SRC Consulting GmbH». La sociĂ©tĂ© SRC WirtschaftsprĂŒfungen propose des services financiers et fiduciaires, tandis que la sociĂ©tĂ© SRC Consulting, qui a son siĂšge au mĂȘme lieu, propose notamment des conseils en gestion d’entreprise. Partant de sa jurisprudence selon laquelle un acronyme qui ne peut qu’ĂȘtre Ă©pelĂ© est dotĂ© d’une force distinctive faible, le TF a Ă©cartĂ© tout risque de confusion en dĂ©clarant que la diffĂ©rence entre «WirtschaftsprĂŒfungen» et «Consulting» Ă©tait suffisante. Selon Maud FragniĂšre, le critĂšre de proximitĂ© gĂ©ographique n’a pas Ă©tĂ© correctement appliquĂ© par les juges en l’espĂšce. En effet, ce critĂšre ne vise pas uniquement le risque de confusion pour les clients, mais aussi pour les personnes en recherche d’emploi ou les autoritĂ©s. Tenant compte de l’ensemble de ces cercles, le risque de confusion apparaĂźt pourtant Ă©vident. Pour rendre compte de l’analyse diffĂ©renciĂ©e dans le domaine des marques, Maud FragniĂšre a alors citĂ© quatre arrĂȘts concernant des signes contenant un acronyme: l’arrĂȘt TF du 27 avril 2018, 4A_617/2017, «GEM/GEM (GenĂšve en marche)», l’arrĂȘt TAF du 26 janvier 2022, B-3264/2020, «EQ/EQART», l’arrĂȘt TAF du 1er fĂ©vrier 2022, B-1306/2021, «YT/EYT (fig.)» et l’arrĂȘt TAF du 17 novembre 2020, B-4311/2018, «DPAM/DMAP». Dans chacune de ces affaires, les produits et/ou services de la marque opposante et de la marque attaquĂ©e sont partiellement ou totalement fortement similaires, partiellement identiques. PremiĂšrement, les titulaires des marques «GEM» et «GEM (GenĂšve en marche)» sont «deux entitĂ©s actives en Suisse romande (en particulier Ă  GenĂšve) dans le mĂȘme domaine, Ă  savoir la politique». Sur cette base, le TF a admis un risque de confusion au motif que «GenĂšve en marche» s’apparente Ă  un slogan, composĂ© de deux Ă©lĂ©ments appartenant au domaine public qui n’influencent en principe pas ou peu l’impression d’ensemble. DeuxiĂšmement, pour les marques «EQ» et «EQART», le TAF, reconnaissant qu’il existe une faible similitude visuelle entre les deux marques, a considĂ©rĂ© qu’elles prĂ©sentent un contenu sĂ©mantique proche pour l’élĂ©ment «E-», qui est courant pour les dĂ©signations de vĂ©hicules motorisĂ©s Ă  propulsion Ă©lectrique. Le TAF a finalement retenu l’existence d’un risque de confusion indirect au motif que «EQ» peut ĂȘtre compris comme le commencement de «EQART». Le TAF a confirmĂ© que la lettre initiale «E-» est courante comme renvoi Ă  la motorisation Ă  propulsion Ă©lectrique dans l’affaire opposant la marque «YT» Ă  la marque «EYT (fig.)». Selon les juges administratifs, il est Ă©vident que «EYT» se dĂ©compose en «E-YT». Dans ce cas, sur le plan sĂ©mantique, la marque attaquĂ©e est perçue comme une variation de la marque opposante, Ă  savoir la forme Ă©lectrique de YT. Il y a donc lieu d’admettre au moins un risque de confusion indirect. Enfin, dans l’arrĂȘt TAF B-4311/2018, le TAF n’a pas estimĂ© que les destinataires du signe «DMAP» dĂ©composeront celui-ci en «D-MAP». Selon le tribunal, «DPAM» et «DMAP» sont donc des signes visuellement trĂšs similaires et il existe un risque de confusion entre eux. Puis Maud FragniĂšre est revenue sur l’arrĂȘt du TAF du 13 mars 2018, B-684/2017, opposant la marque «QUANTEX» Ă  la marque «Quantum CapitalPartners». Ces deux marques sont enregistrĂ©es pour des services fortement similaires et en partie identiques des classes 35 et 36. Hormis l’élĂ©ment supplĂ©mentaire «CapitalPartners» (jugĂ© accessoire dans l’impression d’ensemble car descriptif), ces signes se distinguent en outre par les terminaisons «-EX», et «-um» Ă  «QUANT-». NĂ©anmoins, le TAF, confirmant la dĂ©cision de l’IPI, a admis un risque de confusion dans cette affaire, compte tenu de l’identitĂ© ou de l’homogĂ©nĂ©itĂ© constatĂ©e des services. Selon Maud FragniĂšre, une dĂ©cision en matiĂšre de raison de commerce aurait abouti Ă  un tout autre rĂ©sultat. Maud FragniĂšre s’est ensuite penchĂ©e sur la dĂ©cision du TF relative au risque de confusion entre les raisons de commerce «altrimo AG» et «atrimos immobilien gmbh» (TF du 16 juillet 2019, 4A_125/2019). La sociĂ©tĂ© atrimos immobilien gmbh est situĂ©e dans un canton diffĂ©rent mais Ă  trente minutes de voiture de la sociĂ©tĂ© altrimo AG. Elles sont toutes deux actives dans la gestion d’immeubles. Le TF a, dans cette affaire, estimĂ© qu’«altrimo» et «atrimos» sont deux dĂ©signations de fantaisie qui se distinguent considĂ©rablement par leur sonoritĂ© tant en raison des syllabes (al-tri-mo contre a-tri-mos) qu’en raison de l’accentuation (altrĂ­mo ou ĂĄlt rimo contre ĂĄtrimos). De plus, «Atrimos» Ă©voquant la langue grecque, les deux signes suscitent des associations d’idĂ©es trĂšs diffĂ©rentes. Par consĂ©quent, malgrĂ© le mĂȘme nombre de syllabes, le mĂȘme enchaĂźnement de voyelles a-i-o et le mĂȘme secteur d’activitĂ©, le TF a jugĂ© qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ces deux raisons de commerce. Toujours en droit des raisons de commerce, le TF a Ă©galement niĂ© l’existence d’un risque de confusion entre les signes «ARVERON SA» et «Arveyron-RhĂŽne SĂ rl» (TF du 8 aoĂ»t 2019, 4A_167/2019). Les deux entreprises sont pourtant actives dans le domaine immobilier et ont leur siĂšge Ă  GenĂšve. «Arveron» et «Arveyron» Ă©tant en outre similaires visuellement et du point de vue auditif, la discussion doit se concentrer sur l’élĂ©ment additionnel «-RhĂŽne». Pour les juges, puisque cet Ă©lĂ©ment dĂ©signe un fleuve Ă©tendu, il ne sera pas compris comme une indication de la zone gĂ©ographique dans laquelle la sociĂ©tĂ© dĂ©fenderesse serait Ă©tablie ou offrirait ses services. Selon le TF, l’impression globale qui ressort du signe litigieux permet ainsi d’écarter un risque de confusion avec celui de Arveron SA. À cet Ă©gard, Maud FragniĂšre a prĂ©cisĂ© que l’analyse sous l’angle du droit des marques ne conduit pas Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent. Se tournant vers l’application de la LCD, Maud FragniĂšre a Ă©voquĂ© la dĂ©cision du TF du 13 octobre 2006, 4C.240/2006, «Modissa/Modesa Stoffe + VorhĂ€nge». Modissa Ă©tait une boutique de couture bien connue Ă  Zurich, tandis que Modesa Stoffe + VorhĂ€nge Ă©tait une raison sociale inscrite dans une autre ville de Suisse alĂ©manique voulant ouvrir une enseigne Ă  Zurich. Il y avait donc ici un conflit entre droit des raisons sociales et LCD, nĂ©cessitant une balance des intĂ©rĂȘts. Le TF a retenu, qu’étant donnĂ© la similaritĂ© des deux signes («Modissa», «Modesa») et la proximitĂ© des secteurs d’activitĂ© (couture, tissus et textiles), le consommateur moyen, dĂ©terminant, peut croire qu’il existe un lien Ă©conomique entre les parties, de sorte qu’il existe au moins un risque de confusion indirect. C’est donc Ă  juste titre, selon le TF, que l’instance prĂ©cĂ©dente a considĂ©rĂ© que la dĂ©fenderesse avait créé un risque de confusion rĂ©prouvĂ© par le droit de la concurrence (art. 3 let. d LCD), que la demanderesse, s’étant construite une notoriĂ©tĂ© locale avec son magasin sur le territoire de la ville de Zurich, n’a pas Ă  subir. Il fut encore question de l’ArrĂȘt 4A_630/2018 du 17 juin 2019 concernant le risque de confusion du signe «Swiss Avia Consult SĂ rl» avec la raison de commerce «AVIA SA». Maud FragniĂšre a rappelĂ© l’historique de la jurisprudence pour les cas «AVIA» afin d’expliquer pourquoi le TF, dans cet arrĂȘt, a considĂ©rĂ© que le signe litigieux «avia» revĂȘt un caractĂšre fantaisiste excluant d’emblĂ©e toute discussion sur un Ă©ventuel besoin absolu de libre disposition (pour l’historique: TF du 6 janvier 1980, C.164/1980, «Avio-Leasing AG c/Avia AG et consorts»; TF du 23 avril 1991, 4C.348/1990 «Aviatour AG c/AVIA Mineralöl AG et consorts»; TF, sic! 2000, 399 consid. 2 Ă  5, «Avia AG et consorts c/Aviareps Airline Management GmbH»). Maud FragniĂšre a soulignĂ© que, dans ce dossier, la recourante fait en vain rĂ©fĂ©rence Ă  l’absence de confusions effectives ou concrĂštes entre les raisons sociales, puisque de telles confusions ne sont que des indices d’un risque de confusion (selon les circonstances). Enfin, Maud FragniĂšre est revenue sur l’arrĂȘt 4A_152/2020 du 26 octobre 2020, «OTTO’S/OTTO» du TF, dans lequel la question Ă©tait de savoir si le suisse Otto’s pouvait valablement s’opposer Ă  la pĂ©nĂ©tration du marchĂ© suisse par l’allemand Otto, sur la base de la LCD (puisque sa marque est postĂ©rieure). Dans sa dĂ©cision, les juges fĂ©dĂ©raux ont reconnu au suisse Otto’s une grande notoriĂ©tĂ© rĂ©gionale, construite sur une position forte sur le marchĂ© suisse. De cette position sur le marchĂ© dĂ©coule un risque de confusion Ă©vident entre les signes Otto’s et Otto, Ă  tout le moins indirect. Maud FragniĂšre n’a alors pas manquĂ© de prĂ©ciser que certains auteurs ont sĂ©vĂšrement critiquĂ© cette dĂ©cision, y voyant le retour du contournement des normes de propriĂ©tĂ© intellectuelle par la LCD. De son analyse, Maud FragniĂšre a conclu qu’il existe une approche diffĂ©renciĂ©e entre raisons sociales et marques: la marque bĂ©nĂ©ficie d’un champ de protection bien plus large que la raison de commerce, d’oĂč l’importance du dĂ©pĂŽt de marque. Par contre, la raison de commerce n’est pas soumise au principe de spĂ©cialitĂ©, ce qui peut apporter une couverture intĂ©ressante. Il faut, selon Maud FragniĂšre, Ă©galement tenir compte de la LCD qui permet d’obtenir une protection rĂ©gionale absolue pour les enseignes locales qui ont acquis une notoriĂ©tĂ© locale.
III. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral 2022/2023
La parole fut ensuite donnĂ©e à Sabine BĂŒttler, greffiĂšre au TAF, pour la prĂ©sentation des principaux arrĂȘts rendus pendant l’exercice 2022/2023. L’exposĂ© de Sabine BĂŒttler consistait en quatre parties: procĂ©dure, motifs absolus d’exclusion, motifs relatifs d’exclusion, radiation [dĂ©faut d’usage].
1. Procédure
Dans l’arrĂȘt B-4767/2022 du 27 septembre 2023 s’est posĂ©e la question de la validitĂ© des documents prĂ©sentĂ©s par le titulaire d’une marque pour inscrire dans le registre des marques une restriction du droit de disposer. Pour rappel, en vertu de l’art. 30 let. b OPM, «sur prĂ©sentation d’une dĂ©claration du titulaire ou d’un autre document valable, l’IPI enregistre [
] les restrictions au pouvoir de dispositions ordonnĂ©es par des tribunaux ou des autoritĂ©s chargĂ©es de l’exĂ©cution forcĂ©e [
].» Un document est valable lorsqu’il constitue une base sĂ»re pour la tenue du registre. En l’espĂšce, selon le TAF, une simple copie de l’ordonnance de mesures provisoires prise par le tribunal civil allemand ne suffit pas, puisque ce document ne contient aucune disposition concernant la tenue du registre des marques suisses. D’autre part, la recourante ne prĂ©sente aucun titre exĂ©cutoire du tribunal compĂ©tent suisse (art. 40 al. 3 OPM en relation avec art. 53 ss CL). Par note du 30 avril 2021, l’Allemagne a dĂ©noncĂ© la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection rĂ©ciproque des brevets, dessins, modĂšles et marques. Sur ce sujet, Sabine BĂŒttler a citĂ© deux arrĂȘts. PremiĂšrement, dans l’arrĂȘt B-6169/2020 du 2 octobre 2023, «Adventuridge/Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.)», le TAF a considĂ©rĂ© que la convention CH-D demeure applicable (consid. 5.2.4), pour autant que la pĂ©riode d’utilisation dĂ©terminante soit antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de cette dĂ©nonciation, soit le 31 mai 2022. Ainsi, seuls les moyens de preuve se rapportant Ă  des actes accomplis en Allemagne Ă  partir du 1er juin 2022 ne sont plus pris en compte. DeuxiĂšmement, dans l’arrĂȘt B-1139/2022 du 22 mai 2023, «Hispano Suiza», le TAF a retenu que la Convention CH-D demeure aussi applicable Ă  toute procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut d’usage prĂ©vue par les art. 35a-35c LPM (consid. 4.2). Sabine BĂŒttler a ensuite saisi l’occasion des arrĂȘts B-4761/2022 et B-4752/2022 du 16 octobre 2023, «Prosegur/Prosegur SocietĂ  di vigilanza (fig.), Prosegur» pour attirer l’attention de l’assistance sur la question de la coordination des procĂ©dures d’opposition et de radiation. Dans cette affaire, il s’agissait de dĂ©terminer si la dĂ©cision de l’IPI de suspendre des procĂ©dures d’opposition jusqu’à droit connu sur la procĂ©dure de radiation parallĂšle Ă©tait conforme au droit. ConformĂ©ment Ă  l’art. 23 al. 4 OPM, l’IPI peut suspendre la procĂ©dure d’opposition lorsque la dĂ©cision concernant l’opposition dĂ©pend de l’issue d’une procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut d’usage, d’une procĂ©dure civile ou de toute autre procĂ©dure. Selon l’art. 24d al. 2 OPM, l’IPI peut suspendre la procĂ©dure [de radiation], lorsque la dĂ©cision concernant la radiation dĂ©pend de l’issue d’une procĂ©dure civile ou d’une autre procĂ©dure. Une lecture parallĂšle des art. 23 al. 4 OPM et art. 24d al. 2 OPM indique que le Conseil fĂ©dĂ©ral avait prĂ©vu la suspension de la procĂ©dure d’opposition lorsqu’une procĂ©dure de radiation Ă©tait pendante et non l’inverse. La doctrine plaide pour l’harmonisation des procĂ©dures d’opposition et de radiation devant l’IPI. La jurisprudence du TAF va dans la mĂȘme direction. On peut penser Ă  une forme d’harmonisation consistant en la jonction des causes ou en une autre coordination comme par exemple la suspension d’une procĂ©dure jusqu’à droit connu dans l’autre. En l’espĂšce, compte tenu du large pouvoir d’apprĂ©ciation de l’instance infĂ©rieure (consid. 5.3.2) et du fait que celle-ci agit en accord avec ses Directives (consid. 6.4.2), le mode de coordination choisi par l’IPI est bien conforme au droit (consid. 7). L’arrĂȘt B-4031/2022 du 9 mai 2023, «Bevpazmi/Bevzimla» fut l’occasion d’un rappel relatif au retrait de la procĂ©dure dĂ©clenchĂ©e par l’opposition. Dans cette affaire, les parties opposĂ©es ont trouvĂ© un accord Ă  l’amiable et la recourante demande que la procĂ©dure de recours devant le TAF soit radiĂ©e faute d’objet. Elle joint Ă  sa demande une copie de l’accord de rĂšglement entre les parties, dans lequel celles-ci conviennent de retirer l’opposition et le recours, et une copie du courrier de l’intimĂ©e adressĂ© Ă  l’IPI, dans lequel celle-ci retire son opposition. Sur cette base, le TAF a admis que toute la procĂ©dure dĂ©clenchĂ©e par l’opposition devient sans objet, que la dĂ©cision de l’IPI devient caduque et que la marque attaquĂ©e reste inscrite au registre des marques. Toutefois, comme l’a utilement rappelé Sabine BĂŒttler, le seul retrait du recours (sans accord sur le retrait de l’opposition), entraĂźne lui l’entrĂ©e en force de la dĂ©cision attaquĂ©e.
2. Motifs absolus d’exclusion
Entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, le TAF a rendu dix arrĂȘts sur les motifs absolus d’enregistrement de marque. Parmi ceux-ci, Sabine BĂŒttler a d’abord prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt B-4137/2021 du 1er fĂ©vrier 2023, «TRUEDEPTH», dans lequel le TAF a non seulement retenu que le signe est laudatif pour divers produits Ă©lectroniques en classe 9 (consid. 6.2), mais aussi que le co-usage actif du mot «depth» par la concurrence dĂ©montre un besoin relatif de libre disposition de cet Ă©lĂ©ment (consid. 6.1.3). Le TF a par la suite confirmĂ© cette dĂ©cision dans son arrĂȘt 4A_178/2023 du 8 aoĂ»t 2023. Sabine BĂŒttler est ensuite revenue sur l’arrĂȘt B-4493/2022 du 26 juillet 2023, «[Apfel] (fig.)». Ce signe, consistant en une reprĂ©sentation fidĂšle Ă  la nature d’une pomme particuliĂšre en deux dimensions, Ă©tait dĂ©posĂ© pour divers produits en classe 9, dont des enregistrements sonores, vidĂ©os et cinĂ©matographiques ainsi que pour les supports de donnĂ©es correspondants. La question est de savoir si le signe consiste en une rĂ©fĂ©rence visuelle au thĂšme des produits revendiquĂ©s de la classe 9. Dans cet arrĂȘt, le TAF a retenu que les marques pour les produits et services ayant un contenu thĂ©matique doivent ĂȘtre examinĂ©es en tenant compte de l’intĂ©rĂȘt rĂ©el du marchĂ©: notamment il faut tenir compte de l’intĂ©rĂȘt des co-fournisseurs Ă  la fonction d’information sur le contenu (consid. 4.4 et 4.8). Il a Ă©galement considĂ©rĂ© que le signe dĂ©posĂ© n’est pas une rĂ©fĂ©rence typique pour des contenus des produits en cause (consid. 4.8.2). Sur cette base notamment, le TAF a dĂ©cidĂ© qu’en raison de l’absence d’indices d’un large usage exclusivement ou de maniĂšre dĂ©terminante sur les pommes, on ne peut pas dĂ©duire un intĂ©rĂȘt actuel pour le marchĂ© ou un besoin de disponibilitĂ© de la marque. La reprĂ©sentation d’une pomme en relation avec les produits en cause, ne sera pas perçue comme une description directe de leur contenu. Une simple allusion ne suffit pas (consid. 4.9.2). Le TAF a toutefois prĂ©cisĂ© que si cette image Ă©tait utilisĂ©e Ă  titre de marque pour des mĂ©dias traitant thĂ©matiquement de pommes, le signe serait alors utilisĂ© [
] comme une marque figurative tridimensionnelle et perdrait par consĂ©quent sa protection (consid. 4.9.2 in fine).​1 Sabine BĂŒttler s’est alors tournĂ©e vers la question des motifs d’exclusion en lien avec les pictogrammes considĂ©rĂ©e dans l’arrĂȘt B-2418/2022 du 25 octobre 2023, «Stiftung Schweizerische Schule fĂŒr BlindenfĂŒhrhunde Allschwil (fig.)». La marque litigieuse est constituĂ©e d’un Ă©lĂ©ment verbal descriptif et d’une reprĂ©sentation d’un chien avec un harnais considĂ©rĂ©e par le TAF comme «trĂšs stylisĂ©e» (consid. 4.5). Celui-ci dĂ©finit un pictogramme comme une reprĂ©sentation figurative et symbolique ayant gĂ©nĂ©ralement un caractĂšre d’indication ou d’invitation (consid. 4.6). Il a retenu en l’espĂšce que la reprĂ©sentation du chien [
] suit une rĂšgle interne sous-jacente qui n’est pas le fruit du hasard. [
] l’élĂ©ment figuratif est une performance crĂ©ative» (consid. 4.9). Dans l’ensemble, conclut le TAF, l’image abstraite du chien dote le signe de caractĂšre distinctif. À noter qu’à l’issue de la prĂ©sentation de Sabine BĂŒttler, plusieurs participants au sĂ©minaire ont reconnu ne pas ĂȘtre convaincus par cet argument des juges administratifs. Il fut ensuite question de l’imposition de la marque dans le commerce. Sur ce thĂšme, Sabine BĂŒttler a dans un premier temps prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt B-2461/2020 du 12 mai 2023, «Schweizerische Ärztezeitung» dans lequel il s’agissait notamment de dĂ©finir le cercle des destinataires concernĂ©s par les «revues spĂ©cialisĂ©es dans le domaine de la profession de mĂ©decin» en classe 16. AprĂšs avoir rappelĂ© que le produit doit ĂȘtre dĂ©fini objectivement et qu’une limitation thĂ©matique ne change rien Ă  la nature mĂȘme du produit, le TAF a considĂ©rĂ© que les produits pertinents s’adressent non seulement aux mĂ©decins mais aussi au personnel soignant, aux personnes en formation dans le domaine mĂ©dical, ainsi qu’à toute personne intĂ©ressĂ©e (consid. 4.3.6). En l’espĂšce, la question de savoir si la marque s’est imposĂ©e uniquement auprĂšs d’un des cercles concernĂ©s (en l’occurrence, les mĂ©decins) peut rester ouverte, puisque le titulaire doit rendre vraisemblable le fait que la marque s’est imposĂ©e dans tous les cercles de destinataires concernĂ©s (consid. 6.5.). Dans un second temps, il s’est agi du caractĂšre imposĂ© de la marque tridimensionnelle suivante dans l’arrĂȘt B-3904/2021 du 29 aoĂ»t 2023, «[emballage] (3D)»:
Celle-ci Ă©tait dĂ©posĂ©e pour les produits suivants en classe 16: «Papier, carton et produits en ces matiĂšres, non compris dans d’autres classes pour l’emballage industriel de nourriture sous forme liquide et/ou de boissons; conteneurs d’emballage et matiĂšres pour l’emballage en papier ou fait en papier glace avec des matiĂšres plastiques pour l’emballage industriel de nourriture sous forme liquide et/ou de boissons». Les parties se rejoignent pour dire que les produits en question sont destinĂ©s Ă  des experts de l’industrie d’emballage. Dans cette affaire, le TAF a considĂ©rĂ© que, quand bien mĂȘme il n’est pas exclu que la marque «Tetra Pak» se soit imposĂ©e auprĂšs des destinataires finaux pour des emballages en carton destinĂ©s Ă  des aliments liquides et surtout des boissons, cette Ă©ventualitĂ© ne concerne pas une forme spĂ©cifique et ne saurait ĂȘtre Ă©tendue au cercle de spĂ©cialistes ici concernĂ©s (consid. 6.2.4). Le consommateur verra un «Tetra Pak» dans tous les emballages en carton pliĂ© contenant des aliments liquides, mais pas dans une forme en particulier, celle dĂ©posĂ©e ou une autre.
3. Motifs relatifs d’exclusion
Entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, le TAF a rendu treize arrĂȘts portant sur les motifs relatifs d’exclusion. Sabine BĂŒttler est revenue dans son exposĂ© sur trois arrĂȘts dans lesquels la thĂ©matique du degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© s’est avĂ©rĂ©e centrale. Elle s’est d’abord intĂ©ressĂ©e Ă  l’arrĂȘt B-4104/2021 du 5 dĂ©cembre 2022, «Capri-Sun/Prisun». Dans celui-ci, le TAF a retenu que les rĂ©sultats du sondage, censĂ©s indiquer un prĂ©tendu degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© de la marque opposante, ne peuvent pas ĂȘtre pris en compte en raison des lacunes techniques dudit sondage. En l’espĂšce, il manque des indications sur la composition du cercle des personnes interrogĂ©es et sur les questions posĂ©es; de plus, le nombre de participants au sondage (500) semble trop faible (consid. 7.4.3.). Les piĂšces produites ne dĂ©montrent pas que la marque opposante possĂšde un degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© (7.4.4). Sabine BĂŒttler a alors prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt B-2729/2019 du 8 fĂ©vrier 2023, «Genius Bar/GeniusAcademy (fig.)» oĂč s’est posĂ©e la question de la relation entre degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© et principe de spĂ©cialitĂ©. En l’espĂšce, la recourante a rendu vraisemblable l’usage, dans ses magasins, du nom «GENIUS BAR» pour un point de service oĂč les clients peuvent bĂ©nĂ©ficier de support technique concernant les produits de la recourante (consid. 7.2.5). Mais les piĂšces prĂ©sentĂ©es ne dĂ©montrent pas l’usage de «GENIUS BAR» directement en lien avec les produits de la classe 9 pour lesquels la marque opposante est dĂ©posĂ©e (consid. 7.2.5). En vertu du principe de spĂ©cialitĂ©, quand bien mĂȘme il s’avĂ©rerait que la marque «GENIUS BAR» est dotĂ©e d’un degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© en Suisse en relation avec d’autres produits et services, elle ne pourrait pas transfĂ©rer ce degrĂ© de connaissance Ă©levĂ© aux produits revendiquĂ©s pour la marque attaquĂ©e [au-delĂ  de la similaritĂ©] (consid. 7.2.6.). DĂšs lors, le TAF a conclu Ă  l’absence de risque de confusion.
4. DĂ©faut d’usage
La derniĂšre partie de l’exposĂ© de Sabine BĂŒttler était consacrĂ©e au dĂ©faut d’usage. Dans l’arrĂȘt B-6169/2020 du 2 octobre 2023, «ADVENTURIDGE/Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.)», les juges administratifs ont rappelĂ© le droit suisse concernant la dĂ©claration sur l’honneur: celle-ci est qualifiĂ©e de simple allĂ©gation de partie. NĂ©anmoins, elle doit ĂȘtre prise en compte dans le cadre de la libre apprĂ©ciation des preuves et peut, en combinaison avec d’autres piĂšces, contribuer Ă  rendre vraisemblable l’usage. En l’espĂšce, ni la dĂ©claration sur l’honneur ni un autre document fourni par la plaignante n’indique prĂ©cisĂ©ment les chiffres de ventes ou d’affaires effectivement atteints pour les produits dĂ©signĂ©s sous sa marque (consid. 5.5.5). Dans ces conditions, quand bien mĂȘme la recourante rend vraisemblable une offre en Allemagne, les piĂšces concernant une prĂ©tendue vente ont une valeur probante faible. L’usage sĂ©rieux n’est donc pas rendu vraisemblable. Enfin, l’arrĂȘt B-1137/2022 du 17 mai 2023, «LA HISPANO-SUIZA» concernait la procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut d’usage. Dans cet arrĂȘt le TAF a considĂ©rĂ© que demander la radiation d’une marque «historique» (enregistrĂ©e depuis 1948) n’est pas un abus de droit. En l’espĂšce, les produits concernĂ©s appartiennent au segment du luxe pour lequel l’exigence d’utilisation est moins Ă©tendue que pour les produits de masse. Toutefois, mĂȘme pour les produits de luxe, l’usage de la marque ne peut se limiter Ă  une simple intention d’utilisation (consid. 5.10). Comme l’a justement rappelé Sabine BĂŒttler, selon le TAF, les communiquĂ©s de presse, le messaging sur les rĂ©seaux sociaux et la mise en ligne du site web sont considĂ©rĂ©s comme de simples annonces (consid. 5.11).
IV. Marques, dessins et modùles de l’UE – Jurisprudence 2023
Le sĂ©minaire s’est poursuivi avec le tour d’horizon de la jurisprudence communautaire de 2023 en matiĂšre de marques, dessins et modĂšles prĂ©sentĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, dĂ©partement Affaires juridiques de l’EUIPO. L’exposĂ© d’Arnaud Folliard-Monguiral consistait en trois parties: la premiĂšre relative Ă  l’exercice des droits dans des arrĂȘts rĂ©cents de la cour de justice de l’Union EuropĂ©enne (ci-aprĂšs CJUE), la deuxiĂšme concernant les marques et la troisiĂšme Ă  propos des dessins et modĂšles.
1. Exercice des droits (CJUE)
Arnaud Folliard-Monguiral est, dans un premier temps, revenu sur l’arrĂȘt C-148/21 du 28 dĂ©cembre 2022, «Christian Louboutin/Amazon» concernant deux recours de Christian Louboutin qui soutenait qu’Amazon a fait illĂ©galement usage d’un signe identique Ă  la marque dont il est titulaire pour des produits identiques. Une place de marchĂ© «hybride» comme Amazon qui regroupe des annonces Ă©manant d’elle-mĂȘme et de vendeurs tiers est susceptible de faire un acte «d’usage» de la marque identifiant les produits de ce tiers, pour sa propre communication commerciale. En l’espĂšce, la CJUE a considĂ©rĂ© que l’apprĂ©ciation globale des circonstances pertinentes, y compris la perception des utilisateurs, repose notamment sur le mode de prĂ©sentation des annonces et le niveau d’intĂ©gration des services entourant la vente. La Cour prĂ©cise toutefois que la nature uniforme des opĂ©rations commerciales d’Amazon lui donne l’apparence d’un vendeur ou distributeur aux yeux du public, par opposition Ă  un «opĂ©rateur indĂ©pendant» du vendeur tiers. Dans l’arrĂȘt C-104/22 du 27 avril 2023, «LĂ€nnen MCE Oy/Berky GmbH», la CJUE a opĂ©rĂ© une distinction entre, d’une part, le rĂ©fĂ©rencement payant d’une annonce publicitaire par un moteur de recherche dont le domaine de premier niveau correspond Ă  celui d’un territoire national et, d’autre part, le seul rĂ©fĂ©rencement de photographies par des balises mĂ©ta correspondant Ă  la marque protĂ©gĂ©e. Dans le premier cas, le rĂ©fĂ©rencement cible le territoire national pertinent rendant le tribunal de cet État compĂ©tent au titre du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a Ă©tĂ© commis. Ceci n’est pas le cas pour le second type de rĂ©fĂ©rencement, en particulier si ces photographies sont publiĂ©es sur un site avec un domaine de premier niveau gĂ©nĂ©rique. L’arrĂȘt C-655/21 du 19 octobre 2023, «G. ST. T./Rayonna prokurata Burgas» posait la question de la possibilitĂ© d’une peine plancher, automatique et incompressible en cas de rĂ©cidive d’acte de contrefaçon de marque. La CJUE a retenu qu’une telle peine plancher ne rĂ©pond pas au principe de proportionnalitĂ©, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dĂšs lors qu’une telle peine ne peut pas ĂȘtre modulĂ©e selon la gravitĂ© de l’infraction. Dans l’arrĂȘt C-832/21 du 7 septembre 2023, «Beverage CityGmbH/Advance Magazine publishers Inc.», prĂ©sentĂ© ensuite par Arnaud Folliard-Monguiral, il Ă©tait question de la compĂ©tence internationale s’étendant Ă  l’ensemble de l’Union des tribunaux nationaux. En l’occurrence, en vertu de cette compĂ©tence, un tiers domiciliĂ© en Pologne, distributeur exclusif des produits du dĂ©fendeur principal, domiciliĂ© en Allemagne, peut ĂȘtre assignĂ© en justice devant un tribunal allemand pour des faits commis en Pologne. La CJUE a Ă©galement rappelĂ© dans cet arrĂȘt que la qualitĂ© de codĂ©fendeur ne dĂ©pend pas d’un lien structurel ou organisationnel vis-Ă -vis du dĂ©fendeur principal. Finalement, dans l’arrĂȘt C-654/21 du 8 juin 2023, «LM/KP», la CJUE a estimĂ© qu’une action reconventionnelle en nullitĂ© de l’UE peut concerner un ensemble de produits et services plus large que celui invoquĂ© lors de l’action principale en contrefaçon.
2. Marques
Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite prĂ©sentĂ© trois recours contre des dĂ©cisions des chambres de recours de l’EUIPO concernant les motifs absolus d’exclusion d’enregistrement. Le premier, l’arrĂȘt T-2/21 du 24 mai 2023, «Emmentaler Switzerland/EUIPO» concernait la marque collective. Par exception, les signes dĂ©signant la provenance gĂ©ographique de produits peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s Ă  titre de marque collective. Mais, le Tribunal, suivant l’EUIPO, a retenu qu’en raison de son emploi gĂ©nĂ©rique dans l’UE et de la normalisation de ses caractĂ©ristiques, l’appellation «Emmentaler» se rĂ©fĂšre Ă  un type de fromage, non Ă  une provenance gĂ©ographique. Ainsi l’exception susmentionnĂ©e ne s’applique pas en l’espĂšce. Dans l’arrĂȘt T-10/22 du 5 juillet 2023, «Wajos GmbH/EUIPO», le Tribunal a jugĂ© que le fait que les caractĂ©ristiques essentielles d’une forme ont, outre une fonction fonctionnelle, une fonction ornementale, n’est pas pertinent et ne constitue pas une caractĂ©ristique non-fonctionnelle supplĂ©mentaire. Finalement, dans l’arrĂȘt T-415/22 du 11 octobre 2023, «RĂ©publique de Chypre/EUIPO» il s’agissait de dĂ©terminer comment la notion de risque de confusion doit ĂȘtre comprise et apprĂ©ciĂ©e en relation avec des marques de certification. À cet Ă©gard, le Tribunal a d’abord relevĂ© que cette notion doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la fonction essentielle des marques de certification. Notamment, un tel risque est Ă©tabli lorsque le public croit Ă  tort que les produits visĂ©s par la marque de certification antĂ©rieure et ceux visĂ©s par la marque demandĂ©e proviennent tous de personnes autorisĂ©es par le titulaire Ă  utiliser ladite marque de certification. Cependant, l’examen du risque de confusion sur la certification est soumis aux mĂȘmes critĂšres que ceux applicables aux marques individuelles, y compris l’impact du caractĂšre distinctif de la marque antĂ©rieure sur sa portĂ©e de protection.
3. Dessins et modÚles
Dans la derniĂšre partie de son exposĂ© consacrĂ©e au thĂšme des dessins et modĂšles, Arnaud Folliard-Monguiral a d’abord prĂ©sentĂ© l’arrĂȘt T-505/21 du 29 mars 2023, «installations pour la distribution de fluides» dans lequel le tribunal de l’UE a rappelĂ© que les caractĂ©ristiques usuelles (par exemple, la surface lisse des ballons) et imperceptibles d’un dessin ne traduisent pas un «choix spĂ©cifique» du crĂ©ateur (§ 33-35, 47). En l’espĂšce, le titulaire du dessin n’a pas dĂ©montrĂ© que des considĂ©rations autres que fonctionnelles jouent nĂ©cessairement un rĂŽle dans la conception d’un jouet (§ 61). En consĂ©quence, le tribunal a rejetĂ© le recours et, ainsi, accueilli la demande en nullitĂ© du dessin ou modĂšle litigieux. Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL s’est ensuite tournĂ© vers l’arrĂȘt T-231/21 du 19 octobre 2022, «Poteau» concernant le dessin ou modĂšle ci-dessous:
Sur cette affaire trĂšs intĂ©ressante, Arnaud Folliard-Monguiral a soulignĂ© que le dessin ou modĂšle en question pouvait certes sembler entiĂšrement fonctionnel. Cependant, le tribunal a considĂ©rĂ© en l’espĂšce qu’«il existe des circonstances objectives, notamment les avis d’experts, l’existence de modĂšles alternatifs et le fait que le produit concernĂ© soit visible par le public et de grande taille, qui montrent que des considĂ©rations esthĂ©tiques ont Ă©tĂ© prises en compte par le crĂ©ateur pour deux caractĂ©ristiques de l’apparence du produit». DĂšs lors le tribunal a rejetĂ© la demande en nullitĂ© du dessin ou modĂšle contestĂ©. Dans l’arrĂȘt C-472/21 du 16 fĂ©vrier 2023, «Monz Handelsgesellschaft International», la CJUE est revenue sur la notion d’«usage normal» au cours duquel la visibilitĂ© d’une piĂšce de produit complexe est apprĂ©ciĂ©e. «L’usage normal» doit couvrir les actes qui se rapportent Ă  l’utilisation principale d’un produit ainsi que d’autres actes pouvant raisonnablement ĂȘtre accomplis lors d’une telle utilisation et qui sont habituels du point de vue de l’utilisateur final. De tels actes comprennent notamment ceux qui peuvent ĂȘtre accomplis avant ou aprĂšs que le produit a rempli sa fonction principale, tels que le stockage et le transport de celui-ci, Ă  l’exception de l’entretien, du service et de la rĂ©paration (§ 51-55). Enfin, dans l’arrĂȘt T-617/21 du 22 mars 2023, «Chalumeaux Ă  souder (partie de –)», le tribunal a retenu qu’un consommable, en l’occurrence une Ă©lectrode pour un chalumeau Ă  souder, n’était pas une piĂšce de ce produit complexe. Le tribunal a motivĂ© cette dĂ©cision par l’absence de lien solide et durable avec le produit complexe, la vente sĂ©parĂ©e du chalumeau, l’achat et le remplacement rĂ©gulier de l’électrode et son caractĂšre interchangeable. En conclusion de sa prĂ©sentation, Arnaud Folliard-Monguiral a annoncĂ© la rĂ©forme prochaine du droit europĂ©en des dessins ou modĂšles par l’adoption d’un rĂšglement et d’une directive attendus pour juin 2024. Cette rĂ©forme concernera la reprĂ©sentation (3D, mouvements, etc.) des dessins et modĂšles, la notion de produit (dĂ©matĂ©rialisĂ©e), la clause de rĂ©paration, la limitation au droit exclusif, le transit et l’alignement des dispositions procĂ©durales sur le rĂ©gime de la marque de l’Union europĂ©enne (EUTM).
V. NouveautĂ©s de l’IPI
Il fut alors temps pour Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, de prĂ©senter les nouveautĂ©s de l’IPI relatives au dĂ©lai de traitement des demandes, Ă  la digitalisation, Ă  l’évolution de la pratique en matiĂšre de marque et Ă  la future procĂ©dure simplifiĂ©e de destruction des petits envois contenant des contrefaçons. Eric Meier a dans un premier temps donnĂ© des informations sur le projet relatif Ă  la rĂ©duction de la durĂ©e de traitement des demandes en matiĂšre de marques. L’IPI travaille depuis 2019 Ă  la rĂ©duction des dĂ©lais dans l’examen des marques. Le but est d’offrir aux utilisateurs une durĂ©e de traitement des demandes aussi courte que possible, tout en maintenant la qualitĂ© du travail. Au cours des derniers mois, l’IPI a mis l’accent sur le traitement des rĂ©ponses Ă  la suite d’une prise de position du dĂ©posant aprĂšs une notification de refus. Ce dĂ©lai est de maximum 4 mois depuis mi-2022. Graphique Ă  l’appui, Eric Meier a aussi mis en Ă©vidence la rĂ©duction considĂ©rable des dĂ©lais de premier examen: de 15 semaines en juillet 2022 Ă  8 semaines au 4Ăšme trimestre 2023. Le traitement de ces dossiers s’effectue de maniĂšre mĂ©thodique selon une approche «premier arrivĂ©, premier servi». La prioritĂ© actuelle porte sur les dĂ©lais de premier examen pour les enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse. Dans les autres domaines, notamment dans la procĂ©dure d’opposition, les dĂ©lais de traitement sont trĂšs courts. Eric Meier a indiquĂ© que l’IPI consultera les milieux intĂ©ressĂ©s Ă  la rĂ©union annuelle de printemps avec les reprĂ©sentants des associations de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  l’IPI Ă  propos de la question de savoir jusqu’oĂč ces dĂ©lais doivent ĂȘtre rĂ©duits. La dĂ©finition et la gestion des dĂ©lais de traitement des demandes doivent prendre en compte les inĂ©vitables variations du nombre de demandes d’enregistrement soumises Ă  l’IPI. Eric Meier a montrĂ© que les variations les plus importantes sont celles constatĂ©es avant et aprĂšs la pandĂ©mie de COVID-19. En matiĂšre de digitalisation, Eric Meier a rappelĂ© que l’IPI vise Ă  mettre en place des interfaces clients entiĂšrement numĂ©riques pour tous les titres de protection. Dans cette optique, l’IPI a franchi une nouvelle Ă©tape mi-2023 avec le dĂ©ploiement de nouvelles bases de donnĂ©es pour les brevets, designs et certificats complĂ©mentaires de protection. Celles-ci sont d’utilisation plus aisĂ©e que Swissreg tout en Ă©tant aussi complĂštes que ce dernier. Si Swissreg demeure Ă  ce jour l’organe officiel de publication, l’IPI travaille Ă  son remplacement, en intĂ©grant celui-ci dans la nouvelle plate-forme contenant les diffĂ©rentes bases de donnĂ©es. Comme annoncĂ© dans sa Newsletter 2023/06-1 Marques et Designs, l’IPI a parallĂšlement Ă©tendu les services Ă©lectroniques existant pour les marques aux autres titres de protection dans trois domaines: la modification du registre en ligne, la communication Ă©lectronique des Ă©crits de l’IPI et le compte utilisateur. MĂȘme si les modifications de registre en ligne peuvent ĂȘtre saisies en tant que visiteur, le compte utilisateur prĂ©sente plusieurs avantages pour les titulaires de marques et leur mandataire: notamment, la consultation en tout temps des requĂȘtes, la possibilitĂ© de demander des modifications du registre pour plusieurs titres ou demandes simultanĂ©ment et la rĂ©duction, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, du nombre de documents justificatifs Ă  fournir. L’IPI a Ă©galement introduit un nouveau service permettant de donner l’ordre de dĂ©bit d’un compte courant en ligne (informations disponibles sur la page «Compte d’utilisateur pour les services en ligne» du site internet de l’IPI). Ce service prĂ©sente de nombreux avantages pour les utilisateurs. Lors de son lancement public en juillet 2023, 11% des ordres de dĂ©bit des comptes courants ont Ă©tĂ© donnĂ©s en ligne. Ce chiffre est depuis en constante augmentation et a atteint 27% fin octobre 2023. Eric Meier a donc incitĂ© les participants au sĂ©minaire possĂ©dant un compte courant Ă  l’IPI Ă  utiliser ce nouveau service, plus convivial et rapide. Toutes les informations relatives au service en ligne «Ordre de dĂ©bit du compte courant» sont disponibles sur le site internet de l’IPI. Eric Meier s’est alors tournĂ© vers la partie principale de sa prĂ©sentation axĂ©e sur l’évolution de la pratique. En prĂ©ambule, il a rappelĂ© que la stratĂ©gie de l’IPI dans ce domaine est de mettre Ă  la disposition des utilisateurs des procĂ©dures qui soient aussi simples, rapides et harmonisĂ©es que possible. Il est important que les entreprises puissent obtenir des dĂ©cisions sur leurs demandes de protection dans les meilleurs dĂ©lais et que celles-ci soient conformes au droit suisse et aussi prĂ©visibles que possible. Bien que les enregistrements Ă©trangers ne lient pas l’IPI, il est dans l’intĂ©rĂȘt des utilisateurs, notamment des entreprises tournĂ©es vers l’exportation, que la pratique de l’IPI soit autant que possible harmonisĂ©e avec celle de l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPO). Par consĂ©quent, l’IPI tient compte de plusieurs dimensions pour le dĂ©veloppement de la pratique: la jurisprudence du TAF et du TF, le droit de l’Union europĂ©enne, des critĂšres d’examen aussi simples que possible et la prĂ©vision des dĂ©cisions. Eric Meier a ensuite illustrĂ© ces dimensions au moyen d’exemples rĂ©cents d’évolutions de la pratique de l’IPI. À la suite de ce prĂ©ambule, il est revenu sur trois projets en cours de rĂ©alisation. Le premier concerne la modification de la pratique en matiĂšre de classification des produits virtuels, des jetons non fongibles (NFT) et des services fournis dans des environnement virtuels. Cette modification fait l’objet d’un nouveau chapitre des Directives de l’IPI, dont le projet a Ă©tĂ© mis en consultation auprĂšs des milieux intĂ©ressĂ©s. Selon la nouvelle pratique, qui reflĂšte les dĂ©cisions prises lors de la session du ComitĂ© d’experts de l’Union de Nice de mai 2023, les produits virtuels tĂ©lĂ©chargeables sont classĂ©s dans la classe 9 et doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s prĂ©cisĂ©ment. En outre, la maniĂšre dont un service est fourni n’a en principe aucune incidence sur sa classification, sauf si cette maniĂšre ou le lieu de sa fourniture (physique ou virtuel) modifie la finalitĂ© ou le rĂ©sultat du service. Quant aux jetons non fongibles (NFT), il ne s’agit pas de produits au sens de la Classification de Nice et ils ne peuvent donc pas ĂȘtre classĂ©s en tant que tel. Ces modifications sont Ă  prĂ©sent publiĂ©es dans les Directives de l’IPI en matiĂšre de marques du 1.1.2024, ci-aprĂšs Directives, partie 2, ch. 4.16, disponible sous â€čhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâ€ș. Le deuxiĂšme projet en cours, sur lequel les milieux intĂ©ressĂ©s seront consultĂ©s, concerne la similaritĂ© entre des produits virtuels et des produits rĂ©els. La question qui se pose, par exemple, est celle de savoir si une chaussure virtuelle tĂ©lĂ©chargeable (en classe 9) est similaire Ă  une chaussure rĂ©elle en classe 25. À cet Ă©gard, Eric Meier a d’abord mentionnĂ© le projet de Directives de l’EUIPO 2024 (partie C, section 2, chap. 2, ch. 5.9) dans lequel est dressĂ©e une liste de facteurs pertinents pour apprĂ©cier leur similaritĂ©. Puis il a citĂ© la doctrine suisse, et notamment la thĂšse de Doctorat de Sevan Antreasyan selon laquelle le cercle des destinataires pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme semblable et, dans le prolongement de ce critĂšre, ces produits pourraient ĂȘtre reconnus comme complĂ©mentaires.​2 Enfin, il a mentionnĂ© que le 4 septembre 2023, l’IPI a organisĂ© une rencontre avec les milieux intĂ©ressĂ©s au cours de laquelle tous les participants se sont accordĂ©s pour dire que la similaritĂ© entre les biens physiques et les biens virtuels est envisageable selon les critĂšres d’examen actuels. Le troisiĂšme projet Ă©voquĂ© par Eric Meier concerne les signes renvoyant au contenu thĂ©matique des produits ou des services concernĂ©s. Dans son arrĂȘt B-4493/2022 du 26 juillet 2023, «[Apfel] (fig.)», le TAF a confirmĂ© sa jurisprudence selon laquelle l’examen de tels signes est soumis Ă  des critĂšres d’examen particuliers, non applicables aux &cbr;autres motifs de refus (consid. 4.4; voir Ă©galement dans un autre contexte, TF 4A_492/2022, consid. 4.2.1, «(fig.)»; TF 4A_178/2023, consid. 6.4.3, «Truedepth»).​3 Face Ă  cette jurisprudence, l’IPI a dĂ©cidĂ© de revoir sa pratique actuelle selon laquelle les indications qui se rĂ©duisent Ă  une dĂ©signation neutre du thĂšme possible des produits ou des services concernĂ©s sont refusĂ©es Ă  l’enregistrement (cf. Newsletter 2023/07-09 Marques et Designs du 28 septembre 2023, disponible sous â€čwww.ige.ch/de/newsletter-2023/07-09-marques-et-designsâ€ș, consultĂ© le 26 fĂ©vrier 2024). L’arrĂȘt [Apfel] du TAF porte sur une marque figurative et, selon cet arrĂȘt, un tel signe doit ĂȘtre «typique» pour ĂȘtre refusĂ©. Le TAF indique clairement au consid. 4.8. comment apprĂ©cier cette notion pour de tels signes: pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme «typique», le signe doit faire l’objet d’un large usage auprĂšs d’autres fournisseurs en tant que renvoi au mĂȘme contenu thĂ©matique. Eric Meier a soulignĂ© Ă  ce propos qu’il faut garder Ă  l’esprit que trĂšs peu de cas sont concernĂ©s et qu’une marque figurative comprendra trĂšs souvent des Ă©lĂ©ments stylistiques confĂ©rant au signe dans son ensemble un caractĂšre distinctif suffisant et permettant d’exclure tout besoin de disponibilitĂ©. La question se pose par ailleurs de dĂ©terminer si le critĂšre de la typicitĂ© est aussi valable pour les marques verbales. À cet Ă©gard, Eric Meier a rappelĂ© que le TAF se rĂ©fĂšre plusieurs fois Ă  sa jurisprudence relative Ă  des marques verbales ou combinĂ©es dans laquelle il n’est pas fait appel au critĂšre de la typicitĂ© (not. TAF B-7663/2016, «Super Wochenende [fig.]»; B-1759/2007, «Pirates of the Caribbean»). L’analyse en cours a donc deux objectifs. PremiĂšrement, assouplir la pratique pour ne plus refuser un signe au seul motif qu’il peut renvoyer Ă  un thĂšme possible. DeuxiĂšmement, prĂ©ciser les critĂšres d’examen pour les marques figuratives et verbales, en s’orientant sur la pratique de l’EUIPO et en tenant compte du cadre donnĂ© par le TAF. Les milieux intĂ©ressĂ©s seront aussi consultĂ©s Ă  ce sujet. Eric Meier a terminĂ© sa prĂ©sentation en offrant aux participants des informations rĂ©centes sur la future procĂ©dure simplifiĂ©e de destruction de petits envois contenant des contrefaçons, proposĂ©e dans un projet de loi fĂ©dĂ©rale en cours d’examen devant le parlement au moment du sĂ©minaire. Toutes les informations relatives Ă  cette loi sont disponibles sur la page «Instauration d’une procĂ©dure simplifiĂ©e de destruction de petits envois contenant des contrefaçons» sur le site internet de l’IPI. En conclusion de son exposĂ©, Eric Meier a invitĂ© tous les participants Ă  s’abonner Ă  la Newsletter Marques et Designs de l’IPI pour ĂȘtre informĂ©s rĂ©guliĂšrement sur les nouveautĂ©s de l’IPI: â€čwww.ige.ch/fr/prestations/informations/newslettersâ€ș, consultĂ© le 26 fĂ©vrier 2024. Fussnoten:
1
Concernant cet arrĂȘt, voir Ă©galement ci-dessous le compte-rendu de la prĂ©sentation d’Eric Meier relatif Ă  l’évolution de la pratique de l’IPI.
2
S. Antreasyan, RĂ©seaux sociaux et mondes virtuels: contrat d’utilisation et aspects de propriĂ©tĂ© intellectuelle, 2016, 193 s.
3
Concernant l’arrĂȘt [Apfel], voir Ă©galement ci-dessus le compte-rendu de la prĂ©sentation de SABINE BÜTTLER, chapitre III.2.


Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 25. und 26. August 2023
Der diesjĂ€hrige Ittinger Workshop widmete sich unter der inhaltlichen Leitung von Dr. Michael Ritscher und der organisatorischen Leitung von Dr. Christoph Gasser der BösglĂ€ubigkeit im Kennzeichenrecht. Einen Schwerpunkt fĂŒr die Beurteilung des Kriteriums der BösglĂ€ubigkeit bildete die Auseinandersetzung mit Markenkategorien und ausgewĂ€hlten Fallgruppen. Die PrĂ€sentationen leiteten ĂŒber die allgemeine Herleitung der BösglĂ€ubigkeit im Zivilrecht, die bösglĂ€ubige Markenhinterlegung nach Schweizer Recht sowie die Betrachtung der diesbezĂŒglichen Schweizer Gerichtspraxis hin zur entsprechenden WĂŒrdigung des deutschen sowie des unionsrechtlich vereinheitlichten Markenrechts. TraditionsgemĂ€ss tagten die Mitglieder des Instituts fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) in einer illustren Runde mit internationalen GĂ€sten in den alten Mauern der Kartause Ittingen. Cette annĂ©e, le workshop d’Ittingen a Ă©tĂ© consacrĂ© Ă  la mauvaise foi dans le droit des signes distinctifs, sous la direction de Dr. MICHAEL RITSCHER et la direction organisationnelle de Dr. CHRISTOPH GASSER. L’accent a Ă©tĂ© mis sur l’évaluation du critĂšre de la mauvaise foi en examinant les catĂ©gories de marques et des groupes de cas sĂ©lectionnĂ©s. Les prĂ©sentations ont passĂ© par la dĂ©duction gĂ©nĂ©rale de la mauvaise foi en droit civil, le dĂ©pĂŽt de marque de mauvaise foi selon le droit suisse et l’examen de la pratique judiciaire suisse en la matiĂšre, pour aboutir Ă  l’évaluation correspondante du droit allemand et du droit unifiĂ© de l’Union europĂ©enne des marques. Comme le veut la tradition, les membres de l’Institut de la propriĂ©tĂ© industrielle (INGRES) se sont rĂ©unis dans les anciens murs de la Chartreuse d’Ittingen en compagnie d’invitĂ©s internationaux. Fabienne Graf, MLaw, LL.M. (Duke), ZĂŒrich.
I. Einleitung
In seinen einleitenden Gedanken wies Ritscher (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) die Teilnehmenden darauf hin, dass die Schwerpunkte der vergangenen Workshops stets auf MarkenrealitĂ€ten und -variationen lagen. DemgegenĂŒber wĂ€re das diesjĂ€hrige Thema der BösglĂ€ubigkeit im Kennzeichenrecht eher bei den Rechtsgrundlagen zu verorten. Die Neugier der Anwesenden war damit geweckt, verhiess doch bereits der Programmtext, dass die AusĂŒbung eines Rechts namentlich dann als unzulĂ€ssig gelte, wenn sie gegen Treu und Glauben verstosse bzw. missbrĂ€uchlich sei. Angesprochen war damit ein Grundsatz, der ebenso im Markenrecht Geltung beanspruchen wĂŒrde. Weiter wĂ€ren Verstösse gegen die anstĂ€ndigen Gepflogenheiten im Wettbewerb auch lauterkeitsrechtlich verpönt. Das Programm identifizierte zwei Bereiche des Kennzeichenrechts, in denen die BösglĂ€ubigkeit von Bedeutung sei: zum einen im Hinblick auf die GĂŒltigkeit von Markeneintragungen, zum anderen bei der Durchsetzung kennzeichenrechtlicher AnsprĂŒche. Obschon damit Ă€usserst bedeutsame Bereiche der Rechtspraxis betroffen seien, fehlten auf internationaler Ebene Kriterien, die eine Beurteilung der BösglĂ€ubigkeit im konkreten Fall ermöglichen und Rechtssicherheit förderten. Hingegen zeichneten sich gewisse Fallgruppen ab, welche zur Beurteilung herangezogen werden könnten – und welchen sich diese Veranstaltung widmen sollte. BezĂŒglich dieser Programmpunkte merkte Ritscher an, dass der offensichtliche Rechtsmissbrauch als Begrifflichkeit im Schweizer Markenrecht (anders als etwa im deutschen und im österreichischen Recht) nicht festgehalten ist. Betreffend die ĂŒbrigen ImmaterialgĂŒterrechte, die keinen Benutzungszwang vorsehen, unterscheidet sich die Ausgangslage des Markenrechts. Im Patentrecht ist das PhĂ€nomen der sog. Patenttrolle als Exempel der BösglĂ€ubigkeit bekannt, wobei die PrĂŒfung des «Ob» eines Unterlassungsanspruchs im Rahmen einer VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeitsprĂŒfung vorzunehmen ist. Ritscher bemerkte weiter, dass die Gebrauchsschonfrist ein Ansatz fĂŒr die Betrachtung der BösglĂ€ubigkeit im Kennzeichenrecht ist. Diese betrĂ€gt in den meisten LĂ€ndern Europas, zumindest fĂŒr noch unbenutzte Marken, fĂŒnf Jahre. Mit dieser Frist geht fĂŒr die Inhaberin eine Zeit der Reflexion ĂŒber die Nutzung ihrer Marken einher. Obschon es sich bei der Gebrauchsschonfrist um ein objektives Kriterium handelt, ist in der Praxis bereits der Nachweis des tatsĂ€chlichen Gebrauchs anspruchsvoll. Umso schwieriger erweist sich die Situation, wenn die subjektive Benutzungsabsicht erfragt wird. Dabei sind namentlich beweisrechtliche Aspekte zu beachten und es erfolgt ein Schluss auf Basis einer Vermutung. Weitere Fragen ergeben sich zum Umgang mit BösglĂ€ubigkeit bei notorisch bekannten Marken sowie zum Zeitpunkt, in dem die BösglĂ€ubigkeit nachgewiesen werden soll. In der Schweiz ist zudem der programmatische Versuch festzustellen, die SchĂ€rfe des Eintragungsprinzips mittels des WeiterbenĂŒtzungsrecht zu mildern. In diesem Umstand erblickte Ritscher den Grund, wieso bisher noch keine hinreichend vertiefte Befassung mit der BösglĂ€ubigkeit im Schweizer Markenrecht erfolgte.
II. BösglÀubigkeit im Zivilrecht
Dr. Daniel Schwander (Oberrichter, Handelsgericht ZĂŒrich) eröffnete seinen Vortrag mit der Feststellung, dass die BösglĂ€ubigkeit im Schweizer Recht im gleichen Atemzug mit der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit genannt wird. Die Gegenbegriffe des guten und bösen Glaubens sind aus dem römischen Recht herzuleiten. Zwei Grundpfeiler des römischen Rechts verankern diese GegensĂ€tzlichkeit: die Usucapio (Ersitzung) und die Bonae fidei iudicia (nach A. Söllner, Bona fides – guter Glaube, ZRG 2005, 1 ff.). In dieser Verwendung werden die Rechte römischer BĂŒrger von jenen von Nicht-BĂŒrgern unterschieden. Ein Exkurs zur Ersitzung im Schweizer Zivilrecht gemĂ€ss Art. 661 und Art. 728 Abs. 1 ZGB zeigt die nun lĂ€ngere Frist von zehn resp. fĂŒnf Jahren – im Vergleich zu den noch ein- resp. zweijĂ€hrigen Fristen im römischen Recht. GrĂŒnde dafĂŒr sind in den programmatischen Zielen der Beweisbarkeit und der Rechtssicherheit zu erkennen. SpĂ€ter trat die Bona Fides hervor, verstanden als Redlichkeit und damit als das blosse Halten des Wortes. Damit erfolgte eine Distanzierung von den ritualisierten formalisierten Rechtspraktiken. Das gilt auch fĂŒr die «Exceptio Doli» (Arglisteinrede) als VorlĂ€uferin der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit. Weiter fĂŒhrte Schwander aus, dass der gute Glaube im Schweizer Zivilrecht in Art. 2 und 3 ZGB verankert ist. Insbesondere Art. 1 ZGB ist ebenfalls so zu lesen und auszulegen. Wo z.B. auf die Verkehrssitte verwiesen wird, spielen auch Treu und Glauben eine Rolle. In Art. 2 ZGB findet wiederum eine WĂŒrdigung der Offensichtlichkeit der MissbrĂ€uchlichkeit statt, wobei in Abs. 2 eine eigentliche Exceptio Doli kodifiziert ist. Dabei handelt es sich jedoch um eine Besonderheit des Schweizer Rechts. Daraus folgt der Schluss, dass es eben keine inhĂ€rente Gut- oder Bösglaubensvermutung in der hiesigen Zivilrechtstradition gibt. Vielmehr bedarf es eines Verweises des Gesetzes oder einer auslegungsweisen LektĂŒre der entsprechenden Norm. Die blosse Möglichkeit des guten Glaubens (siehe Art. 3 Abs. 2 ZGB: «sein konnte») erleichtert den Beweis. Beim Fahrniserwerb von Nichtberechtigten wird unterschieden, ob eine Sache anvertraut wurde oder abhandenkam (siehe Art. 933 f. ZGB). Bei anvertrauter Fahrnis (Art. 933 ZGB) wird der Konflikt zwischen dem wirklichen EigentĂŒmer und dem scheinbaren EigentĂŒmer um das VerfĂŒgungs- resp. das RĂŒckforderungsrecht zu Gunsten der gutglĂ€ubigen dritten Person gelöst. Darin kann ein Einfluss germanischer Rechtstraditionen erkannt werden. Letztlich ist wiederum das Motiv der Verkehrssicherheit ausschlaggebend, indem der gutglĂ€ubige Dritte geschĂŒtzt wird, sofern ein VertrauensverhĂ€ltnis zu Grunde lag. DemgegenĂŒber stellt sich im Bereich der ImmaterialgĂŒterrechte die Frage des gutglĂ€ubigen Erwerbs von registrierten Nichtberechtigten. Art. 17 Abs. 2 MSchG hĂ€lt fest, dass die Übertragung als GĂŒltigkeitsvoraussetzung nach der Schriftlichkeit verlangt und «gegenĂŒber gutglĂ€ubigen Dritten» erst wirksam ist, wenn sie im Register eingetragen ist. Ähnliche Bestimmungen finden sich im Patent- (Art. 33 Abs. 4 PatG) und Designrecht (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 DesG). Eine Fragestellung resp. Kontroverse um die Folgen einer GutglĂ€ubigkeit ergibt sich in folgender Konstellation: ÜbertrĂ€gt die im Register als Inhaberin eingetragene Person A dem gutglĂ€ubigen G ihr Schutzrecht, erwirbt dieser auch dann das Vollrecht zum «geistigen Eigentum», wenn A materiell-rechtlich nicht mehr berechtigt war? Eine solche fehlende materiell-rechtliche Berechtigung mag vorliegen, weil A das Schutzrecht zuvor mit einfacher Schriftlichkeit und aufgrund eines gĂŒltigen VerfĂŒgungsgeschĂ€fts dem B ĂŒbertragen hatte (nach G. Wild, Die Übertragung von gewerblichen Schutzrechten, insb. der gutglĂ€ubige Erwerb vom registrierten Nichtberechtigten, sic! 2008, 271 ff.). Eine weitere Kontroverse entsteht bei der GeschĂ€ftsfĂŒhrung ohne Auftrag im Interesse des GeschĂ€ftsfĂŒhrers (sog. GeschĂ€ftsanmassung; Verletzergewinn). Wo gemĂ€ss Art. 423 Abs. 1 OR die GeschĂ€ftsfĂŒhrung «nicht mit RĂŒcksicht auf das Interesse des GeschĂ€ftsherrn» erfolgte, kann nach Meinung des BGer die BösglĂ€ubigkeit als ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung erblickt werden (siehe BGE 129 III 422 ff. E. 4; a.M. C. Hilti, Die «ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der BösglĂ€ubigkeit – der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 695 ff.). Mit der Gewinnherausgabe im Kontext von Patentverletzungen befasste sich das BPatGer (sic! 2014, 560 ff., «Netzstecker»). Im Ergebnis bejahte das BPatGer die Pflicht des Patentverletzers zur Gewinnherausgabe. Als bösglĂ€ubig wurde dabei erachtet, wer ein Produkt, das von der Gattung her durchaus unter Patentschutz fallen könnte, von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den ImmaterialgĂŒterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird, und keine entsprechenden AbklĂ€rungen trifft (siehe BPatGer vom 19. MĂ€rz 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker»). Eine weitere Sichtweise auf die zivilrechtliche BösglĂ€ubigkeit bildet die Absicht zum Gebrauch als ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung, welche beim Registereintrag vorausgesetzt wird (siehe Art. 5 MSchG, Eintragungsprinzip). Nicht damit zu verwechseln ist die Gebrauchsobliegenheit im Sinne von Art. 11 f. MSchG). Der Vortrag von Schwander schloss mit der Erkenntnis, dass die Übertragung des allgemeinen zivilrechtlichen Begriffs der BösglĂ€ubigkeit auf die Konstellationen des ImmaterialgĂŒterrechts sich nach dem Gesagten als eine anspruchsvolle – eventuell auch wenig naheliegende – Aufgabe erweist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich ebenso die breite Anrufung des Begriffs der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit als problematisch, bildet die RechtsmissbrĂ€uchlichkeit als «Notnagel» doch bloss ein letztes Mittel der Regulation.
III. MissbrÀuchliche Markenhinterlegung
Gasser (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) prĂ€sentierte in seinem Vortrag AnsĂ€tze fĂŒr eine Kasuistik der missbrĂ€uchlichen Markenhinterlegungen. Dazu fĂŒhrte er zunĂ€chst in die Entwicklung des Rechtsinstituts ein. Die Suche nach einer Definition birgt einen Sammelbegriff fĂŒr Hinterlegungen, welche zwar einem Gebrauch entsprechen – nicht aber dem markenrechtlich-traditionell konformen. Im Hinblick auf die (fehlende) Gebrauchsabsicht in Bezug auf die Herkunfts- bzw. Individualisierungsfunktion kann zwischen verschiedenen Perspektiven unterschieden werden. Zum einen mag ein «nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt»-Sein (vgl. BGE 127 III 160 ff. E. 1, «Securitas/Securicall») vorliegen. Zum anderen können Marken «ohne jegliche Gebrauchsabsicht nur dazu hinterlegt werden, um einen sachfremden Vorteil zu erlangen» (BGer vom 30. April 2008, 4C_82/2007, E. 2.1.3, «Gmail»). Ein Blick zurĂŒck in die Schriften der GrossvĂ€ter und VĂ€ter des Markenrechts wie Erwin Matter, Heinrich David und Alois Troller bringt keine klaren Quellen zum Begriff der missbrĂ€uchlichen Markenhinterlegung hervor. Auch war im Gesetzeswortlaut der beiden aMSchG nie eine Gebrauchsabsicht vorausgesetzt. Dass keine Gebrauchsabsicht hat, wer wĂ€hrend dreier Jahre nicht gebraucht, war vielmehr von nicht-kodifizierter GrundsĂ€tzlichkeit (siehe BBl 1879 III 730; Art. 9 aMSchG 1879: «Rechte erlöschen»; Art. 9 aMSchG 1890: «des Schutzes verlustig»). Mit der Revision der PVÜ in den 1920er-Jahren wurde die Rechtfertigungsmöglichkeit des Nichtgebrauchs vorgesehen. Schon damals war es Ausdruck eines gewissen Misstrauens gegenĂŒber den Gerichten, wenn in der Lehre vorgeschlagen wurde, den Schutzbereich der Marke ĂŒber die Registereintragung zu erweitern. Das BGer votierte schliesslich 1939 (in BGE 57 II 603 ff. E. 12, «Lysol») fĂŒr eine UngĂŒltigkeit von Defensivmarken, indem es diese fĂŒr «mit dem Grundprinzip des schweizerischen Markenrechtes unvereinbar» hielt. Dem Markeninhaber wurde dabei abgesprochen – anstelle des Gerichts –, selbst den Schutzkreis seiner Marke zu umschreiben. In BGE 98 b 180 ff. E. 3, «Nitraban», erfolgte eine Ablehnung von Defensiv- und Vorratsmarken mit dem Hinweis auf den Grundsatz des Gebrauchszwangs, wobei die Vorratsmarken aus heutiger Sicht wohl zu streng eingeschĂ€tzt wurden. Mit der Umsetzung der europĂ€ischen Markenrechtsrichtlinie in das Schweizer MSchG und damit der Zulassung neuer Markenkategorien vergrösserte sich das Missbrauchspotenzial. Dagegen gilt fĂŒr die Defensivmarken heute noch der grundsĂ€tzlich gleiche Ansatz. Mit dem MSchG 1992 wurde schliesslich der Kreis der Hinterlegenden auf alle Personen ausgeweitet und die Übertragbarkeit von jener des GeschĂ€ftsbetriebs gelöst. Einen Sonderfall bilden unter dem MSchG 1992, in Umsetzung von Art. 6septies PVÜ, die sog. Agentenmarken (siehe Art. 4, Art. 13 Abs. 3, Art. 53 und Art. 61 MSchG). Bereits zuvor wurde in der Rechtsprechung eine Vielzahl von Kategorien missbrĂ€uchlicher Hinterlegungen herausgebildet. Diese Markenkategorien wurden unter dem MSchG 1992 weiter geprĂ€gt, wobei Gasser die folgenden neun Kategorien prĂ€sentierte: 1. Eine Defensivmarke (Bsp. wohl CH 2P-415168 «OMEGA»; heute dĂŒrfte sie gemĂ€ss BGer wohl notorischerweise berĂŒhmt sein) liegt vor, wenn eine Hinterlegung zwecks Vergrösserung des Schutzumfangs einer markenmĂ€ssig gebrauchten oder dazu vorgesehenen Marke erfolgt. Die Hinterlegung umfasst Ă€hnliche Zeichen und/oder nicht zum markenmĂ€ssigen Gebrauch vorgesehene Waren/Dienstleistungen (siehe BGE 127 III 160 ff. E. 1b, «Securitas/Securicall»; BGer, sic! 2012, 457 ff., «Yello/Yallo II»). Zu bemerken ist, dass das BGer Sperr- und Piratenmarken (siehe unten II.3. und, II.4.) terminologisch als Defensivmarken kategorisiert. 2. Eine Wiederholungsmarke liegt vor, wenn gleiche/Ă€hnliche Zeichen fĂŒr gleiche/gleichartige Waren/Dienstleistungen (bzw. den Ersatz von Ober-/Unterbegriffen) hinterlegt werden. Motiv ist die Umgehung des Gebrauchserfordernisses oder der Obliegenheit zur Vorlage von Markengebrauchsbelegen. Zur Veranschaulichung dient CH P-397260 («SHELL»), welche 1991 in der Klasse 4 fĂŒr «lubrifiants» und schliesslich 2020 als CH 758249 («SHELL») in derselben Klasse fĂŒr «lubrifiants pour vĂ©hicules Ă©lectriques» hinterlegt wurde. Dabei RechtsmissbrĂ€uchlichkeit anzunehmen, erscheint jedoch als zu streng, bedarf es doch eines Elements der MissbrĂ€uchlichkeit in der Handlung. Fragen stellen sich bei der Wiederholungsabsicht, wobei das BGer insb. «kaskadenartige Neuanmeldungen kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist» missbilligt (BGer sic! 2012, 458 ff., «Yello/Yallo II»). 3. Eine Sperrmarke zielt in einer Behinderungsabsicht darauf, Dritte in der Aufnahme oder FortfĂŒhrung der wirtschaftlichen TĂ€tigkeit zu behindern oder sie davon abzuhalten. Dazu erfolgt eine Hinterlegung fĂŒr gleiche (oder Ă€hnliche) Zeichen fĂŒr gleiche (oder gleichartige oder gar ungleichartige) Waren/Dienstleistungen. Neben dem Beispiel von BGE 127 III 160 ff. E. 1b, «Securitas/Securicall» (im Ergebnis erfolgreicher Gegenangriff: die Eintragung von «Securicall» wurde als missbrĂ€uchliche Sperrmarke erachtet), finden sich in der Rechtsprechung diverse Beispiele: u.a. BGer, SMI 1985, 98, «Golden Lights II», BGE 109 II 483 ff. E. 5, «Computerland», und BGer, sic! 2008, 732 ff. E. 2.1.4 f., «Gmail». Eine Vermutung von Missbrauch besteht bei Wissen resp. WissenmĂŒssen um ein gegnerisches, noch nicht in der Schweiz hinterlegtes Zeichen (siehe BGer, sic! 2005, 466 f., «C’est bon la vie»). 4. Piratenmarken (auch Hinterhalts- oder Spekulationsmarken genannt) zielen darauf ab, Dritte, die ohne Eintragung ein Zeichen gebrauchen oder zu gebrauchen beabsichtigen, mittels einer Markenhinterlegung zu Kauf oder Lizenzierung der Marke zu bewegen. Im Vergleich zu anderen Kategorien handelt es sich um ein offensichtliches Beispiel von MissbrĂ€uchlichkeit (siehe BGer, sic! 2008, 732 ff. E. 2.1.4, «Gmail»; HGer vom 19. Mai 2009, ZH HG070102, «Okay»). 5. Bei einer Markenhinterlegung zwecks Rufausbeutung soll von einem Ruf eines Drittunternehmens profitiert werden, dessen gleiche/Ă€hnliche Firma/Marke kĂŒrzere Zeit zuvor gelöscht wurde bzw. nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird (siehe BGer, sic! 2013, 718 ff. E. 2.2 f., «Noir Mat»: Nichtigkeit, Art. 2 und 3 Abs. 1 lit. d UWG; BVGer vom 5. Dezember 2011, B-3036/2011, E. 2 f., «Swissair»: Ausschluss von Amtes nach faktischem Konkurs, Art. 2 lit. c MSchG). 6. Ausserdem kann eine Markenhinterlegung kraft Vertrauensbruchs, in Verletzung eines TreueverhĂ€ltnisses (z.B. eines Arbeitsvertrags oder Auftrags) oder in Ausnutzung von GeschĂ€ftsgeheimnissen geschehen (bspw. verneint in BGer, Mitt. 1983 II, 40, 43 ff., «Raylon»; bejaht in KGer BL, sic! 2010, 106 ff., «Luftbefeuchter»; OGer ZG vom 23. September 2022, Z 2 2022 24, E. 5, «Markenanmassung»). Bei der Rechtsfolge, wonach die Marke Gegenstand einer Übertragungsklage werden kann, wurde im letztgenannten Beispiel missverstĂ€ndlich – aber im Ergebnis richtig – entschieden. Denn wo festgestellt wurde «Da die Übertragungsklage â€čanstattâ€ș der Nichtigkeitsklage erfolgt, können nur nichtige Marken Gegenstand der Übertragungsklage sein» (OGer ZG vom 23. September 2022, Z 2 2022 24, E. 4.1, «Markenanmassung»), wurde verkannt, dass Nichtiges nicht ĂŒbertragen werden kann. 7. Eine Markenerschleichung erfolgt bei einer Markenhinterlegung unter falschen Angaben oder bei Verschweigen wesentlicher UmstĂ€nde. Dieser Tatbestand kann namentlich gefĂ€lschte Gebrauchsbelege oder Ergebnisse gefĂ€lschter Meinungsumfragen zwecks Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung (m.w.H. auf M. Grabrucker, DE-Mitt. 2008, 537) umfassen. 8. Bei einer Negativhinterlegung fehlt das Markenschutzinteresse. Die betroffene Person erhofft sich eine Abweisung wegen absoluter AusschlussgrĂŒnde. Sprich: Sie zielt auf eine grundsĂ€tzliche Begutachtung zum Preis der IGE-HinterlegungsgebĂŒhr von CHF 350. Bei einer solchen vorlĂ€ufigen PrĂŒfung der Rechtslage «schĂŒtzt» ein fehlerhaftes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vor Eintragung. Ungeachtet des fehlenden schutzwĂŒrdigen Interesses an einer Eintragung (Art. 25 Abs. 2 VwVG) tritt das IGE auf ein solches Begehren um eine FeststellungsverfĂŒgung ein (vgl. IGE-Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.4) und geht von gutem Glauben aus. 9. GrundsĂ€tzlich fernab der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit ist die Vorratsmarke (auch Versuchsmarke) als letzte Kategorie angesiedelt. Dabei erfolgt die Markenhinterlegung eines unbenutzten Zeichens, das zu einem spĂ€teren, noch unbestimmten Zeitpunkt mit einer mindestens minimalen Wahrscheinlichkeit gebraucht wird. Ein solcher (eigener oder durch Dritte erfolgender) Gebrauch ist im Grundsatz auch dann als beabsichtigt anzunehmen, wenn keine konkrete Gebrauchsabsicht vorliegt. In der Praxis relevant sind die ĂŒber Briefkastenfirmen vorgenommenen Hinterlegungen von Varianten zwecks Verschleierns einer bevorzugten neuen Konzernmarke sowie sog. Brand Naming von Agenturen. Solche Praktiken haben grundsĂ€tzlich keine Nichtigkeit zur Folge. Gasser betonte, dass sich den Rechtsfolgen missbrĂ€uchlicher Hinterlegungen bereits Florent Thouvenin in einer systematischen Untersuchung (Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht, sic! 2009, 544 ff.) zuwandte. Die Folgen umfassen neben UngĂŒltigkeit/Nichtigkeit (ex tunc; fraglich ob erga omnes) auch die Anfechtbarkeit (der Agenturmarke; evtl. der Hinterlegung kraft Vertrauensbruchs; siehe Thouvenin, 544 ff.). Zu beachten ist neben dem absoluten Ausschlussgrund irrefĂŒhrender Zeichen (Art. 2 lit. c MSchG) auch ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht (Art. 2 lit. d MSchG). Dazu treten die UWG-Generalklausel (Art. 2 UWG) sowie die beiden SpezialtatbestĂ€nde in Art. 3 Abs. 1 lit. b und d UWG. Die Rechtsdurchsetzung gegen missbrĂ€uchliche Markenhinterlegungen erfolgt zunĂ€chst auf der Ebene der Zivilverfahren, wobei eine reichhaltige Praxis besteht (siehe hinten Staub, IV.). Im Kontext von Strafverfahren ist ein grundsĂ€tzliches Widerstreben der Strafverfolgungsbehörden und in der Folge eine Wirkungslosigkeit festzustellen. Im Verwaltungsverfahren ist die Legitimation Dritter erstinstanzlich bloss schwer zu etablieren. Obschon die Nichtigkeit missbrĂ€uchlicher Anmeldungen nach der Offizialmaxime eine WĂŒrdigung der NichtigkeitsgrĂŒnde von Amtes wegen (absolute AusschlussgrĂŒnde i.S.v. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG, inkl. MissbrauchstatbestĂ€nde) verlangt, wird bisher durch das IGE ein Standardschreiben ausgefertigt. In diesem wird unter Anrufung von BVGer vom 18. Februar 2014, B-6003/2012, E. 2.1, «YACHT CLUB ST.MORITZ», auf die fehlende Parteistellung von Dritten im Eintragungsverfahren verwiesen. Als Folge bildet die entsprechende Eingabe laut IGE nicht Bestandteil des Markeneintragungsgesuchs und wird nicht im Aktenheft abgelegt (siehe Art. 36 Abs. 1 MSchV). Eine gĂ€nzlich andere Ausgangslage der Legitimation Dritter zeigt sich in den zweiten und dritten Instanzen: Hier ist die Rechtsprechung durchaus entwicklungsfĂ€hig. Angesichts der verschiedenen Rechtswege (VRP vs. ZPO) unterscheidet sich die Rechtsdurchsetzung deutlich. Dem Instanzenzug, welcher ĂŒber das IGE und das BVGer zum BGer fĂŒhrt, sind demnach durchaus fundierte Kompetenzen zuzusprechen. Ein anderes Bild zeigt sich unter der ZPO, wonach der Weg ĂŒber eine einzige kantonale Instanz an das eher selten befasste BGer fĂŒhrt. Als Fazit hielt Gasser fest, dass auch die Höhe der ĂŒbrigen HĂŒrden (u.a. GebĂŒhren) im Verwaltungsverfahren attraktiv erscheinen und sich im Vergleich mit dem zivilprozessualen Weg bewĂ€hren könnten. In der anschliessenden Paneldiskussion mit Alexander Pfister (FĂŒrsprecher, IGE) und Stefan Vogler (Berater Marketing und Kommunikation, ZĂŒrich) wandte sich Vogler zunĂ€chst der Sinnhaftigkeit von Hinterlegungen aus der Perspektive des Marketings zu. Danach ist ergĂ€nzend zu den rechtsdogmatischen Grundlagen zu fragen, was das Ziel jeder Marke ist. Die Antwort umfasst jeweils die PrĂ€ferenz der relevanten Zielgruppe. Es bedarf aus Sicht des Marketings weiter einer konkreten Assoziation eines Produkts mit einer Marke. Eine Marke soll zudem fĂŒr einen möglichst engen Markenkern stehen. Damit soll ein kleines Feld bespielt, dieses jedoch möglichst komplett eingenommen werden. Ist diese grundsĂ€tzliche Leistung geschafft, kann laut Vogler im Laufe der Zeit eine glaubwĂŒrdige Erweiterung des Waren- und Dienstleistungskerns erfolgen. Eine solche Anmeldung weiterer Waren- und Dienstleistungsklassen darf dabei nicht beliebig wirken. Eine Ausnahme davon bilden die Luxusmarken, wobei sich das Preis-Leistungs-VerhĂ€ltnis als extrem darstellt und sich die Konsumerwartung deutlich von Waren/Dienstleistungen ĂŒbriger Marken unterscheidet. Pfister ergĂ€nzte die bisherigen PrĂ€sentationen mit dem Hinweis, dass das IGE das Rechtsmissbrauchsverbot nicht zu den absoluten SchutzausschlussgrĂŒnden zĂ€hlt. Die absoluten SchutzausschlussgrĂŒnde sind demnach im Gesetz enumeriert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Aufgabe des IGE dar: zwei definierte Marken anhand bestimmter Merkmale einander gegenĂŒberzustellen und anhand der – im Gesetz abschliessend definierten – absoluten SchutzausschlussgrĂŒnden zu prĂŒfen. Entsprechend sind die Kompetenzen und das Personal in der Markenabteilung des IGE anders aufgestellt, als dies eine grundsĂ€tzliche PrĂŒfung der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit verlangen wĂŒrde. Das wĂŒrde, so schloss Pfister, gegen eine PrĂŒfung der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit von Markenhinterlegungen durch das IGE sprechen – sei es von Amtes wegen oder auf Drittantrag hin.
IV. Relevanz der BösglĂ€ubigkeit bei der Rechtsdurchsetzung kennzeichenrechtlicher AnsprĂŒche
Dr. Roger Staub (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) widmete sich der Beweislast und dem Beweismass als Teile des Nachweises der BösglĂ€ubigkeit im Kennzeichenrechtsprozess. Bei einer Betrachtung der BösglĂ€ubigkeit sind die Tat- von den Rechtsfragen zu unterscheiden. Die Tatfragen erweisen sich als vordergrĂŒndig. Sie umfassen neben der allgemeinen Absicht der hinterlegenden Person (siehe BGer vom 10. Dezember 2009, 4A_242/2009, E. 6.6, «Coolwater/cool water») insb. die möglichen Teilaspekte der Gebrauchs-, der Blockierungs- resp. Behinderungsabsicht sowie der Absicht, sich oder Dritten Vorteile zu verschaffen. Dabei gilt fĂŒr die Beweislast seitens der NichtigkeitsklĂ€gerin im Sinne von Art. 8 ZGB. Schwierigkeiten bei der BeweisfĂŒhrung ergeben sich aus der Anrufung innerer Tatsachen, Tatsachen aus dem Einflussbereich des Markeninhabers sowie negativen Tatsachen. Namentlich hat die KlĂ€gerin in der Regel keinen Zugriff auf Dokumente des Markeninhabers, keinen Einblick in dessen Absicht. Im Sinne einer Lösung können mittelbare Beweise resp. Indizien (siehe OGer ZG vom 23. September 2022, Z 2 2022 24, E. 4.2.1, «Markenanmassung») sowie – in der Praxis interessant – die Mitwirkungspflicht des Markeninhabers herangezogen werden. Diese Mitwirkungspflicht wurde durch das BGer am 23. Februar 2012 in 4A_429/2011, E. 5.1, «Yello» eingefĂŒhrt: «Mit der Lehre ist daher anzunehmen, dass im Rahmen der Mitwirkungspflicht von der Gegenseite verlangt werden darf, dass sie die GrĂŒnde dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die KlĂ€gerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Erscheint dem Richter diese BegrĂŒndung als unglaubwĂŒrdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der GesamtwĂŒrdigung genĂŒgen [
]». WĂ€hrend mit dem «Yello»-Ansatz somit ein schrittweises Vorgehen prĂ€sentiert wurde, verbleibt die Substantiierungslast jedoch bei der KlĂ€gerin (siehe HGer BE vom 7. Februar 2022, HG 21 10, E. 35.13, «Winkelzeichen»). Eine solche Substantiierung umfasst mehr als bloss den fehlenden Markengebrauch. Vielmehr zielt sie darauf zu zeigen, aus welchen konkreten GrĂŒnden fĂŒr eine bestimmte Klasse von fehlender Gebrauchsabsicht auszugehen ist. Beispiele solcher GrĂŒnde umfassen die Beanspruchung marketingmĂ€ssig inkompatibler Waren/Dienstleistungen, kaskadenhafte Neuanmeldungen (kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist) sowie das Angebot, eine Marke gegen Entgelt abzutreten. An welchem Beweismass dabei gemessen werden soll, wird aus der breiten LektĂŒre der besprochenen Urteile alleine nicht klar. In diversen BegrĂŒndungen findet sich die Glaubhaftmachung (seitens der NichtigkeitsklĂ€gerin z.B. HGer ZH vom 27. April 2011, HG090164, E. 3.4.1, «Yello»; seitens des Markeninhabers z.B. HGer BE vom 7. Februar 2022, HG 21 10, E. 3.2.1, «Winkelzeichen»). Jedoch ist fraglich, ob das auszureichen vermag. Wahrscheinlicher ist das Vollbeweismass (z.B. BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011, E. 5.1, «Yello»). Zu beachten gilt, dass mit einer GesamtwĂŒrdigung aller UmstĂ€nde auch jene vor und nach der Hinterlegung herangezogen werden mĂŒssen. Staub veranschaulichte seine AusfĂŒhrungen zu Beweislast und Beweismass anhand von vier Anwendungsbeispielen (davon zwei Piratenmarken). Im ersten Beispiel der «US-Kleidermarke» (siehe HGer ZH vom 6. MĂ€rz 2019, HG150021-O; BGer vom 27. August 2019, 4A_181/2019) trat eine grosse US-Kleidermarkeninhaberin als KlĂ€gerin gegen ein mexikanisches Unternehmen auf. Im Jahr 2000 lehnte die KlĂ€gerin einen Vorschlag zur Zusammenarbeit ab, worauf bald Markenanmeldungen der Beklagten (Klassen 9 und 14) und globale Auseinandersetzungen folgten. 2011/2012 hinterlegte die Beklagte CH-Marken, ab 2012 die KlĂ€gerin, worauf die Beklagte WidersprĂŒche einlegte. Es folgten eine Nichtigkeitsklage und -widerklage im Jahr 2015. Im folgenden Urteil erkannte das HGer ZH gewisse Ungereimtheiten, z.B. lediglich wenige VerkĂ€ufe von Uhren zu den tiefen Preisen, bloss VerkĂ€ufe in Basel-Mulhouse, keine VerkĂ€ufe von Sonnenbrillen, nur eine einzige Abnehmerin, welche die Marke nicht unter «Our Brands» auswies und eine HĂ€ndlerin, die mit der Beklagten eng verbunden war. Angesichts dieser UmstĂ€nde wurde die Mitwirkungspflicht der Beklagten zur Feststellung des Sachverhalts begrĂŒndet. Das HGer widmete sich bei seiner GesamtwĂŒrdigung zunĂ€chst dem Vorliegen einer konkreten Gebrauchsabsicht. Gegen eine solche Absicht lagen Indizien vor, dass kein einziger unzweifelhafter Beleg eines tatsĂ€chlichen Gebrauchs in der Schweiz bestand. Das fĂŒhrte zum Verdacht, dass entsprechende Belege bloss den Anschein eines Markengebrauchs erwecken sollten. FĂŒr eine Gebrauchsabsicht sprach hingegen u.a. die Positionierung der Beklagten als Uhren- und Schmuckherstellerin (inkl. Webseiten). Im Ergebnis sprachen zumindest keine zwingenden Indizien gegen eine Gebrauchsabsicht. Auch in der WĂŒrdigung einer Absicht, (finanzielle) Vorteile zu erzielen, fand das HGer wiederum zahlreiche Indizien dafĂŒr und dagegen. Schliesslich wandte sich das Gericht der Frage nach einer Behinderungsabsicht zu und verneinte eine solche seitens der Beklagten in deren Einreichung von WidersprĂŒchen oder dem Einschreiten gegen eine Lizenznehmerin der KlĂ€gerin. Neben weiteren Faktoren, welche gegen eine Behinderungsabsicht sprachen, erachtete das HGer eine bereits lĂ€nger zurĂŒckliegende Registrierung ohne Einwilligung nach gescheitertem Projekt zumindest als fragwĂŒrdig. Im Ergebnis konnte keine BösglĂ€ubigkeit der Beklagten – welche ĂŒber einen Bezug zur Schweiz verfĂŒgte und keine marketingmĂ€ssig inkompatiblen Waren anfĂŒhrte – erstellt werden. Das zweite Beispiel «WILD HEERBRUGG» (HGer BE vom 8. Februar 2018, HG 13 20; BGer vom 28. November 2018, 4A_234/2018) behandelte die gleichnamige historische Marke. Die (Wider-)KlĂ€gerin, eine österreichische Gesellschaft und das Überbleibsel einer frĂŒheren Konzernstruktur, welche «WILD ELECTRONICS» benutzte, stand einem deutschen Rechtsanwalt als (Wider-)Beklagten gegenĂŒber. Letzterer vertrat mit einem Start-up das Umfeld der ehemaligen «WILD HEERBRUGG». Vorangegangen waren diverse Streitigkeiten mit anderen Gesellschaften des ehemaligen Konzerns. Der vorliegende Ausgangspunkt bildete eine Hauptklage auf Löschung wegen Nichtgebrauchs. Das HGer erkannte insb. keine Gebrauchsabsicht in den Indizien um die bloss erste (einzig relevante) «WILD HEERBRUGG»-Marke der Beklagten, deren fehlender GeschĂ€ftstĂ€tigkeit und Markenstruktur sowie den fehlenden Bezug des (angeblichen) Projekts zur Schweiz. Dagegen konnte die Marke nur fĂŒr Produkte mit Schweizer Herkunft eingetragen werden, wobei ein Wechsel des Produktionsstandorts nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Das programmatische Vorgehen der Beklagten um die gezielte und wiederholte Eintragung von Marken mit Bestandteilen Marken Dritter stellte ein weiteres Gegenindiz einer Gebrauchsabsicht dar. Dazu trat das prozessuale Verhalten, wobei Belege erst nach der Hauptverhandlung nachgereicht wurden und die BezĂŒge zur Schweiz unsubstantiiert blieben. Ein anderes Bild hinsichtlich des Gebrauchs und der Absichten zeigte sich in «Winkelzeichen» (HGer BE vom 7. Februar 2022, HG 21 10; BGer vom 8. September 2022, 4A_227/2022). Die KlĂ€gerin, eine Herstellerin von Motorfahrzeugen, stand der Beklagten, einer Herstellerin/Vertreiberin von chemischen resp. chemisch-technischen Erzeugnissen (Werkstoffe, u.a. fĂŒr den Fahrzeugbau), gegenĂŒber. Eine Markeneintragung erfolgte fĂŒr diverse Klassen und im Rahmen eines 22 Seiten starken und 4 000 Produkte umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Dabei war die Gebrauchsabsicht in den Klassen 1 und 35 unbestritten. Die Markeninhaberin erbrachte eine breite Rechtfertigung, u.a. mit BeschaffungsaktivitĂ€ten innerhalb des internationalen Konzerns, einem in der Summe zehnstelligen Jahresumsatz aus dem Vertrieb verschiedener Produkte sowie tradierten Beziehungen zur Automobilindustrie. Im Fazit ergaben diese eine Absicherung einer geschĂ€ftlich naheliegenden Entwicklung der Markeninhaberin. Das HGer erkannte in seiner GesamtwĂŒrdigung, dass zwar eine InkompatibilitĂ€t des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ein wichtiges Indiz darstellt, eine grundsĂ€tzlich breite Ausgestaltung dafĂŒr jedoch noch keinen Missbrauch begrĂŒndet. In seiner GesamtwĂŒrdigung beschrĂ€nkte das Gericht die Mitwirkungspflicht auf die Klasse 12. Innerhalb dieser Klasse erachtete es die Rechtfertigung der Markeninhaberin als weitgehend unbestritten und die Gebrauchsabsicht als glaubhaft erstellt. Im vierten und letzten Beispiel «Yello» (HGer ZH vom 27. April 2011, HG090164; BGer vom 23. Februar 2012, 4A_429/2011) stand die Sunrise AG als KlĂ€gerin und Markeninhaberin der Schweizer Tochter eines deutschen Energieversorgers als Beklagten gegenĂŒber. WĂ€hrend der Jahre 1994 bis 2002 hinterlegte die Beklagte drei CH- und vier IR-Marken mit dem Bestandteil «Yello». 2005 prĂ€sentierte schliesslich die KlĂ€gerin «Yello», worauf eine Abmahnung und WidersprĂŒche folgten. 2006 wurde die Löschungsklage angestrengt. In seiner Gesamtbeurteilung erkannte das HGer zunĂ€chst marketingmĂ€ssig völlig inkompatible Waren (wie Schmuckwaren, Putzzeug, Bier). GemĂ€ss dem Unternehmensberater der Beklagten war das ausgewiesene Ziel, die weltweite Registrierung in einer Vielzahl von Klassen zu erreichen. Dabei wurde geografisch ĂŒberschiessend (in LĂ€ndern ohne potenziellen Marktzugang) und mit wiederholten Registrierungen vorgegangen. Das Gericht hielt die Rechtfertigungen der Beklagten, wonach eine «territoriale Ausdehnung» angestrebt wurde und «Diversifikationsabsichten» bestanden, fĂŒr zu pauschal sowie den Gebrauch in Deutschland fĂŒr irrelevant. Staub resĂŒmierte, dass aus diesen vier Beispielen die starke Verhaftung der Zivilprozesse auf der Sachverhaltsebene abgeleitet werden kann. Demnach muss bereits vor der ersten Instanz die Grundlage einer solchen Ausrichtung am Sachverhalt in dem Vorbringen geschaffen werden. Nur so kann der zentralen, beidseitigen Substantiierungsobliegenheit nachgekommen werden. Im Ergebnis findet sich die substantielle Auseinandersetzung zumeist nicht schwergewichtig in den Urteilen des BGer – sondern in den ersten Instanzen. Im Anschluss widmete sich das Panel, besetzt mit Dr. Matthias Leemann (Gerichtsschreiber BGer, Lausanne), Schwander und Gasser, weiter der BösglĂ€ubigkeit im Zivilprozess. Leemann stellte fest, dass, auch wenn die Absicht schwer herzustellen ist, doch das allgemeine Beweismass des Zivilprozesses gilt. Ritscher bemerkte, dass das DesG ausdrĂŒcklich die Vermutung der GĂŒltigkeit des hinterlegten Designs als Ausgangspunkt einer Begutachtung kennt – das steht im MSchG so nicht. Weiter ist nach der Beweiskraft des Markenregisters zu fragen. Eine andere Frage stellt darauf ab, ob in der Benutzungsschonfrist und Gebrauchsabsicht eine Analogie zum Nichtgebrauch liegt. Zumindest im deutschen Recht herrscht eine klare PrĂ€ferenz zur Wahrung der Benutzungsschonfrist durch den Gesetzgeber vor. Die Diskussionspunkte und diverse Wortmeldungen aus dem Publikum fĂŒhrten schliesslich an die allgemeine Frage nach dem Sinn und Zweck des Markenrechts heran. Ausgelöst wurden diese grundsĂ€tzlichen Gedanken wiederum durch die Herausforderungen der BeweisfĂŒhrung und Erkenntnis. Die fehlende Gebrauchsabsicht könnte nach einigen Stimmen als Tatbestandsmerkmal herangezogen werden, welches potenziell zur Nichtigkeit fĂŒhrt. Ihr könnte damit eine Ă€hnliche Rolle wie die eines absoluten Ausschlussgrundes zukommen. Schwander berichtet schliesslich auf die Nachfrage hin, ob in den Zivilprozessen standardmĂ€ssig Parteibefragungen durchgefĂŒhrt werden sollten, dass nach der bisherigen Erfahrung oft Urkunden in der Gerichtspraxis entscheidende Beweise enthalten. Damit neigte sich der letzte Programmpunkt des Tages dem Ende zu und die Teilnehmenden fĂŒhrten ihre angeregten Diskussionen weiter am Aperitif im KrĂ€utergarten der Kartause sowie beim anschliessenden Abendessen.
V. BösglÀubigkeit im deutschen und unionsrechtlich vereinheitlichten Kennzeichenrecht
Der zweite Workshoptag öffnete den Blick der Teilnehmenden ĂŒber das schweizerische Recht hinaus und wurde durch den Vortrag von Dr. Anke Nordemann (RechtsanwĂ€ltin, Berlin) geprĂ€gt. In einem ersten Teil verschaffte sie den Teilnehmenden zunĂ€chst einen Überblick ĂŒber die Konzeption der BösglĂ€ubigkeit im deutschen Recht sowie dem Recht der EU. Der EuGH definiert die BösglĂ€ubigkeit sehr abstrakt – viel abstrakter als die in den vorangegangenen VortrĂ€gen gehörten AnsĂ€tzen. Die BösglĂ€ubigkeit auf den Grundlagen der vorliegenden abstrakten Kriterien des EuGH hat einen sehr stark normativen Charakter. Diese Definition, das Schaffen oder Nutzen einer markenrechtlichen Rechtsposition, kann dabei zwei Absichten verfolgen: Erstens, in einer der Redlichkeit widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden. Zweitens kann die Absicht auch darin bestehen, die Marke auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu nutzen (siehe EuG vom 21. April 2021, T-663/19, «MONOPOLY»). In diesen DefinitionsansĂ€tzen erkannte Nordemann Parallelen zu bereits geteilten Thesen zum Schweizer Recht. Auch im Unionsmarkenrecht ist die BösglĂ€ubigkeit ein stark lauterkeitsrechtlich geprĂ€gter Begriff. Die Vortragende erkannte darin insb. die Notwendigkeit eines Auswegs, da eben kein Vor- und WeiterbenĂŒtzungsrecht bestand. Auch im Unionsmarkenrecht ist die BösglĂ€ubigkeit stets im Gesamtbild unter Einbezug aller UmstĂ€nde zu betrachten (siehe EuGH vom 29. Januar 2020, C-371/18, Rn. 73, «Sky/Skykick»). Insbesondere ist die BösglĂ€ubigkeit im Unionsmarkenrecht jedoch einheitlich auszulegen. Das ist insofern bemerkenswert, dass auch eine Auslegung durch die höchsten Gerichte der Mitgliedstaaten denkbar gewesen wĂ€re. Zur Auslegung sind in der Praxis des EuGH alle UmstĂ€nde des Einzelfalls relevant. Zu beachten ist dabei, dass aus objektiven UmstĂ€nden ohne Weiteres auf ein subjektives Kriterium geschlossen werden kann – geprĂ€gt als: «dishonest intention or other sinister motive» (siehe EuG vom 21. April 2021, T-663/19, Rn. 40 f., «MONOPOLY»). Ganz anders zeigt sich die Situation hingegen bei nichteingetragenen Marken, Unternehmenskennzeichen, GeschĂ€ftsabzeichen und Titel. Diese ĂŒbrigen Bereiche des Kennzeichenrechts sind unionsrechtlich nicht harmonisiert. In Deutschland sind vor allem die durch Benutzung entstehenden Rechte relevant (z.B. bei Reservierung kennzeichenverletzender Domains) – wobei Lösungen insb. ĂŒber § 4 Nr. 4 DE-UWG hergeleitet werden können. Vor diesem Hintergrund definiert sich die BösglĂ€ubigkeit gerade anders bei einer vorsĂ€tzlichen Verletzung der Markenrechte. Darauf folgte ein Überblick ĂŒber die gesetzlichen Grundlagen, wobei die europĂ€ische Markenrechtsrichtlinie (MRRL) als Einstieg diente. Art. 4 (2) MRRL 2015 enthĂ€lt zum einen die bösglĂ€ubige Anmeldung als absoluten Nichtigkeitsgrund, zum anderen die Option, die BösglĂ€ubigkeit fakultativ als absolutes Eintragungshindernis zu kategorisieren. In Deutschland wurde dieser Option mit § 8 Abs. 2 Nr. 14 DE-MarkenG entsprochen (§ 37 Abs. 3 DE-MarkenG). Der zweite Teil von Nordemanns PrĂ€sentation war den Fallgruppen der BösglĂ€ubigkeit gewidmet. Die des EuGH teilen sich im Wesentlichen in die Gruppe der Anmeldungen mit SchĂ€digungsabsicht zu Lasten Dritter sowie die Gruppe, welche ĂŒber keine solche Absicht verfĂŒgt, jedoch auf die BegrĂŒndung einer Rechtsposition mit markenfunktionsfremden Absichten zielt. Der EuGH erachtet dabei ein «wesentliches Motiv» jeweils als ausreichend zur BegrĂŒndung der BösglĂ€ubigkeit. Weiter genĂŒgt das blosse Betroffensein eines Teils der Waren und Dienstleistungen, womit die Beurteilung der BösglĂ€ubigkeit nicht fĂŒr die gesamte Marke erfolgen muss. Weiter ist in der Begutachtung namentlich die unternehmerische Logik relevant (siehe EuG vom 21. April 2021, T-663/19, Rn. 38, «MONOPOLY»; EuG vom 7. September 2022, T-627/21, Rn. 28, «Monsoon»). Aus Sicht der deutschen Rechtsprechung prĂ€sentierte Nordemann drei Fallgruppen vertieft, wobei nach (bloss terminologischer) Abgrenzung die Gruppe missbrĂ€uchlicher Verfahren hinzukommt. Zu beachten ist, dass diese Auswahl nicht abschliessend ist (siehe z.B. die Markenerschleichung) und gleichzeitig besondere UmstĂ€nde wie z.B. § 4 Nr. 4 DE-UWG die Unlauterkeit begrĂŒnden können. Im Vergleich zum Schweizer Recht zeigen sich einige Abweichungen. So kennt das deutsche Markenrecht, gleich wie das Recht der EU, kein VorbenĂŒtzungsrecht (EuGH vom 27. Juni 2013, C-320/12, Rn. 37, «Malaysia Dairy»). Das hat u.a. Konsequenzen in den Fallgruppen: 1. In der Fallgruppe der Anmeldung zur SchĂ€digung konkreter Dritter begrĂŒndet bspw. die alleinige Anmeldung einer Marke, die eine Dritte schon benutzt, fĂŒr sich genommen keine BösglĂ€ubigkeit. Vielmehr bedarf es zur Annahme der BösglĂ€ubigkeit neben der Benutzung der Marke durch Dritte auch deren Ziels, den schutzwĂŒrdigen Besitzstand der Markeninhaberin zu stören (siehe DE-BPatG vom 18. August 2020, 29 W (pat) 45/17, «HASSIA»; EuG vom 22. MĂ€rz 2023, T-366/21, Rn. 34 ff., «COINBASE»). Hier besteht wiederum ein merklicher Unterschied zum Schweizer Recht: eigener Benutzungswille ist nach abstrakter Definition des EuGH nicht allein relevant – sondern allenfalls ein einzelner Faktor (siehe z.B. DE-BPatG vom 29. November 2016, 24 W (pat) 56/14 Rn. 31, «JOHNY WEE»). Zudem ist in Deutschland der Zeitpunkt der Anmeldung allein entscheidend (z.B. EuGH vom 12. September 2019, C-104/18 P, «STYLO & KOTON»), was sich indirekt auch aus § 50 Abs. 2 S. 1 DE-MarkenG ergibt. Ein sachlicher Grund bei der Anmeldung zur Absicherung der eigenen Benutzung hat also (auch) defensiven Charakter (z.B. DE-BPatG vom 19. August 2022, 25 W (pat) 29/20, «TSCHEDRO»). Die Wiederbenutzung historischer Marken durch die ursprĂŒnglichen Inhaber oder deren Rechtsnachfolger muss «grundsĂ€tzlich konkret bevorstehen», womit das deutsche Recht Spekulations- resp. Hinterlegungsmarken sowie die Markenusurpation als widerrechtliche Inbesitznahme adressiert (siehe BPatG vom 14. Oktober 2019, 27 W (pat) 45/17, «CAUGHT IN THE ACT»; EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/19, «TESTAROSSA»). Andere Untergruppen richten sich auf die aktuelle Benutzung der Marke im Ausland bei Absicht des Anmelders, das Produkt nachzuahmen. Anders als bei den historischen Marken besteht hier eine konkrete Benutzungsabsicht – die blosse Kenntnis der Nutzung im Ausland ist nicht ausreichend (siehe LG MĂŒnchen I vom 1. Juni 2021, 33 O 12734/19, «BUTTERFINGER»). 2. In der Fallgruppe der Anmeldung zu markenfremden Zwecken sind zunĂ€chst Wiederholungsmarken relevant, bei welchen die Anmeldung zur Umgehung der Regeln zur rechtserhaltenden Benutzung bösglĂ€ubig sein kann. Auch in Deutschland erfolgt eine EinzelprĂŒfung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (siehe EuG vom 21. April 2021, T-663/19 Rn. 49 ff., 69 ff., «MONOPOLY»). Weiter relevant sind Sperrmarken (siehe vorne Gasser, III.3.), wobei die BösglĂ€ubigkeit dabei objektiv wahrscheinlich sein kann, wenn eine entsprechende Absicht zur Sperrung gegenĂŒber Dritten Teil einer Anmeldestrategie ist (EuGH vom 29. Januar 2020, C-371/18, «Sky/SkyKick»). Eine solche Begutachtung erfordert die PrĂŒfung der einzelnen Waren und Dienstleistungen (EuGH vom 29. Januar 2020, C-371/18, «Sky/SkyKick», Rn. 80 f.). Nicht bösglĂ€ubig sind im Kontext markenfremder Zwecke dagegen die Vorratsmarken (siehe vorne Gasser, III.9.), da auch in Deutschland die Benutzungsschonfrist die BösglĂ€ubigkeit verhindert. Auch nicht bösglĂ€ubig sind aus deutscher Warte Hinterlegerinnen von Negativmarken, fĂŒr welche die Anmeldungen in Erwartung der ZurĂŒckweisung ausgelöst werden (siehe vorne Gasser, III.8.). 3. FĂŒr die Fallgruppe der missbrĂ€uchlichen Verfahren kann als Grundsatz festgehalten werden, dass die Einleitung gesetzlich vorgesehener Verfahren nur unter besonderen UmstĂ€nden missbrĂ€uchlich sein kann. Das kann zum einen dann gegeben sein, wenn das Ziel der Regelung objektiv verfehlt und subjektiv ein nicht gerechtfertigter Vorteil angestrebt wird (siehe zum eigens unionsrechtlichen Grundsatz: EuGH vom 28. Juli 2016, C-423/15 Rn. 37 ff., «Kratzer»). Zum anderen kann ein Löschungsantrag namentlich dann missbrĂ€uchlich sein, wenn ein solcher offensichtlich gestellt wird, um die Aufgabe einer Marke zu erzwingen – und den Verhandlungsdruck weiter zu erhöhen. Nordemann schloss ihren Vortrag mit drei Thesen zu den missbrĂ€uchlichen Verfahren. Sie fragte erstens danach, ob die Ausgestaltung und Handhabung der Regelung des Verfalls wegen Nichtbenutzung missbrĂ€uchliche AntrĂ€ge fördern. Zweitens erwog sie, ob die rechtserhaltende Benutzung generell grosszĂŒgiger gedacht werden sollte. Schliesslich fragte auch sie, ob die BösglĂ€ubigkeit bei der PrĂŒfung mitgedacht werden sollte (vgl. vorne III., dazu Pfister). FĂŒr die Diskussion zum Schluss des Workshops war das Panel mit Prof. Dr. Alexander von MĂŒhlendahl (Rechtsanwalt, MĂŒnchen), Dr. Senta Bingener (DPMA Deutsches Patent- und Markenamt, MĂŒnchen) und Ritscher besetzt. Bingener stellte zunĂ€chst fest, dass die Begrifflichkeit der RechtsmissbrĂ€uchlichkeit und der BösglĂ€ubigkeit ĂŒber einen moralinen Aspekt verfĂŒgt. Deren Anrufung bedeutet eine entsprechende Signalwirkung. Danach ging Bingener auf das DPMA-Konvergenzprojekt zur Rechtsvereinheitlichung («CP 13 BösglĂ€ubigkeit bei Markenanmeldungen») ein, welches die sehr unterschiedlichen traditionellen PrĂ€gungen der BösglĂ€ubigkeit im Markenrecht aufzeigen wird. Unterschiede sind insb. betreffend die Wiederholungsmarken ausgeprĂ€gt, welchen die Umgehung des Gebrauchserfordernisses oder der Obliegenheit zur Vorlage von Markengebrauchsbelegen zugrunde liegt (siehe vorne Gasser, III.2.). GemĂ€ss Bingener umfasst eine so motivierte Hinterlegungspraxis ein Element, welches nicht von den eigentlichen Markenfunktionen geprĂ€gt ist. Auf Seite der mit der PrĂŒfung befassten Behörden sind die Mitarbeitenden indes nicht mit Marketingkonzepten und damit verbundenen Motiven wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit vertraut. Von MĂŒhlendahl bemerkt, dass das Konvergenzprojekt CP13 des Netzwerks der EuropĂ€ischen Union fĂŒr geistiges Eigentum (EUIPN) eine rund 28-seitige Reform des europĂ€ischen Verwaltungsrechts bedeutet, welche durch den EUIPO-Verwaltungsrat zu verabschieden ist. Diskrepanzen liegen gemĂ€ss Bingener zudem in der kontroversen EU-Lösung zur Einordnung virtueller Waren im sog. Metaverse in Klasse 9. Bingener resĂŒmierte, dass die BösglĂ€ubigkeit ĂŒberhaupt nur zu zwei Zeitpunkten geprĂŒft werden kann: im Anmeldeverfahren sowie im Rahmen einer Nichtigkeitsklage. Im Anmeldeverfahren kann Strategien mit breiten Anmeldungen nicht ohne Weiteres BösglĂ€ubigkeit unterstellt werden. Anders fĂ€llt die Beurteilung bei einem Abstellen auf bekannte Begriffe und Marken aus. In Deutschland stehen jĂ€hrlich bloss rund 80 FĂ€lle von BösglĂ€ubigkeit bei Marken rund 70 000 Anmeldungen entgegen. Das liegt laut Bingener u.a. in den nach wie vor viel zahlreicheren Einzelanmelderinnen – im Vergleich zu Grossunternehmen – mit jeweils eigenen (beschrĂ€nkten) Handlungsperspektiven begrĂŒndet. Mit diversen Beteiligungen des Publikums wurde schliesslich diskutiert, inwiefern eine Aneignung von Kennzeichen ohne Eigenleistung im System des Kennzeichenrechts gefördert werden sollte. WĂ€hrend eine kritische Stimme in solcher Aneignung einen globalen Trend erkennt, sieht eine andere Stimme die Grenzen zum Konzept des weiterbestehenden (residual) Goodwills weniger klar gezeichnet. Weitere Anmerkungen betrafen die Einordnung dieser Praktiken als Wertungsfrage sowie die mögliche Tendenz zur Emotionalisierung und Moralisierung. Nach letzter Meinung sollte sich eine rechtliche Begutachtung im Sinne eines möglichst objektiven Vorgehens, wo immer möglich, von Wertungen lösen. Die letzten Wortmeldungen erkannten zentrale Abgrenzungsfragen – und gelegentliche Kollisionen – der BösglĂ€ubigkeit im Kennzeichen- mit jener im Designschutz. Das erinnerte wiederum an die ersten BeitrĂ€ge des Workshops (siehe vorne I., II.), welche die BösglĂ€ubigkeit ĂŒber das Markenrecht hinaus als Grundbegriff des Zivil- und ImmaterialgĂŒterrechts verbanden. Damit war der thematische Bogen gespannt. Die zahlreichen, wĂ€hrend des abschliessenden Mittagessens gefĂŒhrten, angeregten Diskussionen weckten Vorfreude auf den kommenden Workshop am 29.–30. August 2024, welcher die Erschöpfung im Kennzeichenrecht behandeln wird.


Compte-rendu de la conférence donnée sur les aspects de concurrence déloyale et de propriété intellectuelle lors de la 14Úme Journée romande du droit de la concurrence du 8 novembre 2023
La traditionnelle JournĂ©e romande du droit de la concurrence organisĂ©e par l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) et le Centre Patronal en collaboration avec le CEDIDAC, s’est tenue Ă  Lausanne le 8 novembre 2023. Lors de cette 14Ăšme édition, les dĂ©veloppements rĂ©cents en matiĂšre de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de LCD ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s. La prĂ©sente contribution rĂ©sume quelques arrĂȘts importants dans ces deux domaines. Die traditionelle «JournĂ©e romande du droit de la concurrence», die von der Schweizerischen Vereinigung fĂŒr Wettbewerbsrecht (ASAS) und dem Centre Patronal in Zusammenarbeit mit CEDIDAC organisiert wurde, fand am 8. November 2023 in Lausanne statt. Bei dieser 14. Ausgabe, wurden die letzten Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentumsrechts und des UWG vorgestellt. Der vorliegende Beitrag fasst einige wichtige Urteile in diesen beiden Bereichen zusammen. Melina Haralabopoulos, avocate, LL.M. (Stanford).
I. Concurrence déloyale
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  examiner la notion d’«allĂ©gations inexactes» au sens de l’article 3 al. 1 let. a LCD à deux reprises, dans l’arrĂȘt 4A_79/2021 du 16 fĂ©vrier 2023 puis dans l’arrĂȘt 4A_491/2022 du 21 fĂ©vrier 2023. Dans ces deux affaires, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© la distinction entre une allĂ©gation de fait et une opinion juridique: ne peut ĂȘtre inexacte qu’une affirmation dont la vĂ©racitĂ© peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e, c’est-Ă -dire une affirmation de fait. Lorsqu’une opinion juridique est exprimĂ©e, il y a lieu d’examiner si les affirmations factuelles sur lesquelles elle se fonde sont vraies et si les rĂšgles de droit gĂ©nĂ©rales et abstraites invoquĂ©es existent. En revanche, la subsomption n’est pas une affirmation de fait et ne peut dĂšs lors pas constituer une allĂ©gation inexacte au sens de l’article 3 al. 1 let. a LCD. Dans le cadre de l’arrĂȘt 4A_79/2021 du 16 fĂ©vrier 2023, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est Ă©galement prononcĂ© sur la publication du jugement au sens de l’article 9 al. 2 LCD. La recourante invoquait une violation de cette disposition, au motif que l’instance infĂ©rieure avait ordonnĂ© une publication dans des journaux qui bĂ©nĂ©ficiaient d’un Ă©cho plus important que celui gĂ©nĂ©rĂ© par l’allĂ©gation litigieuse. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© cet argument au motif que l’objectif de la publication inclut le maintien de la clientĂšle du demandeur, de sorte que le choix des journaux peut se fonder sur le lieu de rĂ©sidence de la majoritĂ© des utilisateurs des services du lĂ©sĂ©. De plus, il convient de tenir compte du bouche Ă  oreille dans ce lieu. Ainsi, la publication peut en pratique atteindre un lectorat plus large que les personnes ayant eu connaissance de l’allĂ©gation litigieuse. La condamnation d’un call center sur le fondement de l’article 5 al. 1 let. u LCD a Ă©tĂ© confirmĂ©e dans l’arrĂȘt 6B_978/2020 du 16 novembre 2022. Le call center en question Ă©tait accusĂ© d’avoir appelĂ© une trentaine de particuliers qui avaient pourtant spĂ©cifiĂ© une renonciation Ă  la publicitĂ© au moyen d’une astĂ©risque dans l’annuaire tĂ©lĂ©phonique. La recourante se prĂ©valait de l’existence d’une «relation commerciale» avec les personnes appelĂ©es, de sorte que l’article 5 al. 1 let. u LCD ne trouverait pas application. Elle indiquait avoir utilisĂ© par erreur des numĂ©ros de tĂ©lĂ©phones provenant du fichier clients d’une filiale avec lesquelles ces personnes entretenaient une «relation commerciale», pour une campagne de produits d’une autre filiale, sans lien avec les personnes appelĂ©es. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rejetĂ© l’existence d’une «relation commerciale» au sens de l’article 5 al. 1 let. u LCD en indiquant que cette notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre restrictive afin de satisfaire Ă  l’objectif de protection qu’elle poursuit, Ă  savoir endiguer les dĂ©rives du tĂ©lĂ©marketing.
II. Droit des marques
Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est prononcĂ© une seconde fois dans l’affaire «Merck» dans l’arrĂȘt 4A_570/2022 du 16 mars 2023. Les recourantes invoquaient tout d’abord l’absence de qualitĂ© pour agir des demanderesses. L’article 55 LPM exige l’existence une atteinte imminente, par exemple un risque de rĂ©itĂ©ration. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rappelĂ© que ce risque Ă©tait prĂ©sumĂ© lorsque le contrevenant contestait le caractĂšre illicite du comportement incriminĂ© et que le renversement de cette prĂ©somption Ă©tait soumis Ă  des exigences strictes, non remplies en l’espĂšce. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ensuite examinĂ© l’objection de pĂ©remption soulevĂ©e par les recourantes. En matiĂšre de violations en lien avec l’utilisation d’une marque sur internet, celui qui soulĂšve l’argument de pĂ©remption doit dĂ©montrer la date Ă  partir de laquelle le site Ă©tait orientĂ© vers la Suisse, partant la date Ă  partir de laquelle il existait une violation des marques suisses des intimĂ©es. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, les Ă©lĂ©ments produits par les recourantes ne permettaient pas de dĂ©montrer cette date, de sorte que l’objection a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Les recourantes ont Ă©galement invoquĂ© l’absence de possibilitĂ© de gĂ©oblocage des plateformes LinkedIn et Twitter pour argumenter que leurs pages sur les sites en question ne constituaient pas un usage en Suisse. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  sa dĂ©cision «Merck I»​1, dans laquelle il a retenu que la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriĂ©tĂ© industrielle relatifs Ă  des signes, sur l’internet, adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e de l’Union de Paris et l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’OMPI en 2001 («Recommandation commune») pouvait servir d’apprĂ©ciation pour l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse. Dans ce contexte, la possibilitĂ© de limiter territorialement la consultation de pages internet doit certes ĂȘtre prise en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts et les critĂšres de la Recommandation commune doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s de maniĂšre large. Toutefois, on ne peut pas dĂ©duire de cette dĂ©cision qu’un lien commercial avec la Suisse serait exclu en l’absence de possibilitĂ© de gĂ©oblocage. Au contraire, il convient toujours de procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation globale des circonstances concrĂštes. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que les recourantes n’avaient ainsi pas dĂ©montrĂ© en quoi l’instance cantonale aurait violĂ© le droit fĂ©dĂ©ral. L’arrĂȘt 4A_154/2023 du 17 juillet 2023 concerne un enregistrement de marque effectuĂ© suite Ă  une scission de sociĂ©tĂ©s. L’affaire opposait deux sociĂ©tĂ©s dont le patrimoine appartenait Ă  la recourante avant d’ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  l’intimĂ©e suite Ă  une scission. La recourante, titulaire de la marque antĂ©rieure «BAUR AU LAC», avait agi contre l’intimĂ©e en concluant Ă  la radiation de la marque «CLUB BAUR AU LAC», enregistrĂ©e postĂ©rieurement par l’intimĂ©e pour des services similaires. Elle avait Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©e en premiĂšre instance, l’autoritĂ© cantonale considĂ©rant que les droits sur la marque «CLUB BAUR AU LAC» avaient Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s Ă  l’intimĂ©e dans le cadre de la scission et que les parties avaient ainsi convenu, du moins implicitement, d’une coexistence des deux signes distinctifs litigieux. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral, aprĂšs avoir rappelĂ© l’article 8 CC, a procĂ©dĂ© Ă  une interprĂ©tation selon le principe de la confiance et conclu Ă  l’absence d’autorisation contractuelle: le simple fait que le signe «CLUB BAUR AU LAC» (non enregistrĂ©) a coexistĂ© avec la marque «BAUR AU LAC», tant avant qu’aprĂšs la scission, ne permet pas de conclure, selon les rĂšgles de la bonne foi, Ă  un droit contractuel de l’intimĂ©e de dĂ©poser CLUB BAUR AU LAC. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a donc donnĂ© raison Ă  la recourante et annulĂ© la dĂ©cision cantonale. La Cour de justice genevoise s’est prononcĂ©e sur un sujet qui pourrait faire couler beaucoup d’encre: la personnalisation, ou «customisation», de montres. Dans deux affaires, qui font l’objet des arrĂȘts ACJC/188/2023 et ACJC/224/2023, une maison horlogĂšre a agi contre des sociĂ©tĂ©s actives dans la personnalisation de montres, sur les fondements de la LPM et la LCD. Les sociĂ©tĂ©s en question proposaient Ă  leurs clients des services de personnalisation, consistant Ă  modifier la montre et ses composants, notamment en changeant les aiguilles, le cadran ou mĂȘme le mouvement de la montre, pour la rendre «unique». Cette activitĂ© nĂ©cessitait de retirer la marque horlogĂšre du produit avant de l’appliquer Ă  nouveau. La Cour de justice a retenu que ce comportement constituait une violation des droits Ă  la marque de la demanderesse. Elle a rappelĂ© que le principe de l’épuisement ne vaut que pour le produit original, non modifiĂ©. Le titulaire d’une marque est seul habilitĂ© Ă  dĂ©cider quels produits sont commercialisĂ©s sous sa marque. Partant, la remise sur le marchĂ© par un tiers de produits de marque modifiĂ©s constitue une violation de la LPM. Il en va de mĂȘme du comportement consistant Ă  dĂ©poser et rĂ©apposer une marque​2. La Cour de justice a Ă©galement retenu une violation de la LCD en lien avec le «co-branding» effectuĂ© par les dĂ©fenderesses, qui avaient apposĂ© leur propre marque aux cĂŽtĂ©s de celles de la demanderesse, sur la montre mais aussi sur leur site internet. En matiĂšre d’enregistrements, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a admis l’enregistrement en Suisse de la marque internationale no 1'028'240 [pomme] (fig.) pour des produits de la classe 9. Selon le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, si le caractĂšre descriptif d’une marque s’examine en principe de maniĂšre abstraite, en prenant en compte la maniĂšre dont la marque est enregistrĂ©e et non l’utilisation prĂ©vue, une exception existe pour les produits achetĂ©s dont le contenu est essentiel plutĂŽt que le produit lui-mĂȘme, tels que les CD, DVD et magazines. Dans ces cas, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu’il convenait d’analyser la descriptivitĂ© d’un point de vue concret, en tenant compte du fait que les possibilitĂ©s de prĂ©senter le contenu de maniĂšre crĂ©ative sont limitĂ©es et que les autres concurrents ont un intĂ©rĂȘt Ă  la fonction d’information sur le contenu. Le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a relevĂ© qu’un tel intĂ©rĂȘt n’avait pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© en l’espĂšce et qu’il n’existait pas de lien thĂ©matique suffisamment dĂ©terminĂ© ou reconnaissable entre une pomme et les produits revendiquĂ©s. Partant, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a conclu Ă  l’absence de descriptivitĂ© et de besoin de libre disponibilitĂ© de la marque, qui peut ĂȘtre admise Ă  l’enregistrement. La JournĂ©e romande du droit de la concurrence est organisĂ©e chaque annĂ©e par L’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) en collaboration avec le Centre Patronal et le CEDIDAC. L’édition 2024 se tiendra le 12 novembre 2024. Fussnoten:
1
2
A l’heure oĂč ces lignes s’apprĂȘtent Ă  ĂȘtre publiĂ©es, l’arrĂȘt ACJC/188/2023 vient d’ĂȘtre annulĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral et la cause renvoyĂ©e Ă  la cour cantonale pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (TF du 19 janvier 2024, 4A_171/2023). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a notamment considĂ©rĂ© que l’activitĂ© consistant Ă  personnaliser un objet de marque sur demande de son propriĂ©taire en vue de son usage personnel ne constituait pas un usage «dans les affaires», partant ne portait pas atteinte Ă  la fonction distinctive de la marque.


Angriffe auf KI-Systeme
Ein interdisziplinĂ€r zusammengesetztes Publikum aus Wissenschaft und Praxis traf sich am 10. November 2023 im Rahmen eines Tech Law Workshops, um diverse Aspekte von Systemen der KĂŒnstlichen Intelligenz (KI) und den Gefahren möglicher Angriffe auf diese Systeme zu diskutieren. Der in ZĂŒrich durchgefĂŒhrte Workshop wurde veranstaltet vom Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF-FS), dem Zentrum fĂŒr Life Sciences-Recht (ZLSR) der UniversitĂ€t Basel und dem Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) der UniversitĂ€t ZĂŒrich. Un public tout aussi diversifiĂ© et interdisciplinaire, issu de la science et de la pratique, s’est rĂ©uni le 10 novembre 2023 dans le cadre d’un Tech Law Workshop pour discuter de divers aspects des systĂšmes d’intelligence artificielle et des dangers d’éventuelles attaques contre ces systĂšmes. L’atelier Ă©tait organisĂ© Ă  Zurich par le Forum suisse pour le droit de la communication (SF-FS), le Centre pour le droit des sciences de la vie (ZLSR) de l’UniversitĂ© de BĂąle et le Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) de l’UniversitĂ© de Zurich. Inesa Fausch, Dr. iur., RechtsanwĂ€ltin, UniversitĂ€t Basel. Daniel Zeyer, MLaw, UniversitĂ€t Basel.
I. EinfĂŒhrung
Der Tagungsleiter Prof. Dr. Alfred FrĂŒh, Professor fĂŒr Privatrecht an der UniversitĂ€t Basel, begrĂŒsste die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und erlĂ€uterte das Thema und den Aufbau des Workshops. Die Tatsache, dass KI-Systeme auf vielfĂ€ltige Weise angegriffen und manipuliert werden können, werde in der Industrie und der Rechtswissenschaft noch unterschĂ€tzt, zumal diese Angriffe im Gegensatz zu herkömmlichen Angriffen (wie Hacking oder Phishing) neue Merkmale aufwiesen. Inspiriert von einem Forschungsprojekt des ZLSR​1 sei es das Ziel des Workshops, das Problem und mögliche Lösungen interdisziplinĂ€r besser zu erfassen. Im ersten Teil gehe es um die grundsĂ€tzliche Problematik von Angriffen auf KI-Systeme und darum, deren Vielfalt, Gefahren und Handlungsbedarf aufzuzeigen. Der zweite Teil konzentriere sich vor allem auf technische Massnahmen und das rechtliche Vorgehen gegen Angriffe auf KI. DafĂŒr kĂ€men in erster Linie das Strafrecht, das Haftungsrecht und das ImmaterialgĂŒterrecht in Frage.
II. Erster Teil: Technische Grundlagen
1. Arten und Vorkommen von Angriffen auf KI-Systeme
Die Vortragsreihe eröffnete Dr. Kathrin Grosse, Wissenschaftlerin an der EPFL im Bereich der Visual Intelligence for Transportation. Mit ihrer Expertise in Computerwissenschaften und KI-Sicherheit erlĂ€uterte sie den Anwesenden, was ein Angriff auf ein KI-System ist, und nannte sowohl die verschiedenen Arten der Angriffe als auch die Folgen solcher Angriffe auf das KI-System. Sie unterschied dabei, ob sich der Angriff auf das KI-System und dessen Entwicklung an sich oder dessen potenziell gefĂ€hrdete Komponenten, wie zum Beispiel die Trainings- oder Testdaten, konzentriert. Wie ein allfĂ€lliger Angriff aussehen kann, erklĂ€rte Grosse an einem konkreten Beispiel. Soll ein Machine Learning Model (ML-Model) Patienten mit gewissen Merkmalen eine rote Pille zuteilen und Patienten mit anderen Merkmalen eine grĂŒne Pille, besteht das Ziel eines Angriffes auf dieses System beispielsweise darin, dass das System eine falsche Pille zuteilt und so einen Fehler macht. Grosse illustrierte die Angriffe anhand von drei Wirkungskategorien: Die verbrauchten Ressourcen (spent resources), die Beeinflussung der Leistung (performance) und die Übernahme oder Entwendung «geistigen Eigentums». Beim ersten erwĂ€hnten Angriffspunkt könne auch von resource theft gesprochen werden, da ein Angriff dazu fĂŒh|ren könne, dass ein KI-System oder ein ML-Model in der Nutzung der eigenen Ressourcen (bspw. Energie, Zeit, Rechenleistung, etc.) beeintrĂ€chtigt oder ineffizienter werde. Ein Beispiel ist adversarial initialization, bei der bei einem neuronalen Netz die initialen Gewichte so verĂ€ndert werden, dass das Training sich stark verlĂ€ngert oder sogar ganz fehlschlĂ€gt.​2 Zur ersten Kategorie gehöre auch das sponge poisoning. Diese Art des Angriffs ermögliche es, den Stromverbrauch und die Latenzzeit von Modellen des maschinellen Lernens mit Eingaben zur Testzeit zufĂ€llig zu erhöhen.​3 Zur zweiten Gruppe der Angriffe auf die Leistung gehören gem. Grosse die adversarial examples oder evasion, poisoning und backdooring. Adversarial examples und evasion sind Eingaben, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie ML-Modelle dazu verleiten, falsche Vorhersagen oder Klassifizierungen zu treffen (adversarial examples) oder widersprĂŒchliche Beispiele zu liefern (evasion). WĂ€hrend beim poisoning die Trainingsdaten oder deren Labels verĂ€ndert werden, um die Genauigkeit des Klassifikators zu verringern, wird das hĂ€ufigere backdooring als Auswahl von Eingabemustern beschrieben, die zuverlĂ€ssig eine bestimmte falsche Klassifizierungsausgabe auslösen.​4 Zur dritten Kategorie gehörten gem. Grosse die vier Angriffe des Model Reverse Engineering, des Model Stealing, der Membership Inference und Model Inversion. Bei allen verlassen relevante Daten (z. B. Trainingsdaten oder das Modell selbst) die SphĂ€re des Anwenders des KI-Systems, ohne dass dieser dies möchte. Die Referentin berichtete weiter aus ihrer eigenen Forschung, bei der das Ausmass von Angriffen auf KI-Systeme untersucht wurde. Dabei zeigte sich, dass von 139 Befragten etwa 16 % Angriffe auf KI erlebt hatten. Von diesen bestand allerdings ein Drittel in «klassischen» Cybersecurity-Angriffen, bei denen das KI-System irrelevant war. Bei fĂŒnf Angriffen handelte es sich um Poisoning- und Evasion-FĂ€lle und der Rest liess sich nicht zuordnen. Abschliessend zeigte sie auf, dass Angriffe in der Praxis oft Ă€hnlich wie nicht-sicherheitsrelevante Fehler wahrgenommen werden. In anderen Worten wird in der Praxis oft angenommen, dass ein KI-System aus sich selbst heraus nicht funktioniert, seltener wegen eines Angriffes. Dies spiegelt Ă€hnliche Wahrnehmungen in der Cybersicherheit von 1992 wieder.
2. Adversarial Attacks: (Potenzielle) SchÀden
Dr. Dario Haux, Junior Associate in ZĂŒrich, referierte ĂŒber tatsĂ€chliche und potenzielle SchĂ€den, die ein Angriff auf ein KI-System zur Folge haben kann. Dabei unterschied der Referent zwischen Systemen der Text-, Bild-, Sprach- und Stimmerkennung. Im Bereich der Bilderkennung, zeigte der Referent den Effekt von adversarial noise ​5 auf. Ein KI-System könne durch eine nicht sichtbare VerĂ€nderung von Pixeln eines Bildes so beeinflusst werden, dass es nicht mehr in der Lage sei, ein Bild korrekt zu erkennen. Das KI-System könne dadurch auch dazu verleitet werden, einen falschen Bildinhalt wiederzugeben. Dies wurde mit dem Beispiel veranschaulicht, dass ein KI-System auf einem Bild eine SchĂŒssel Guacamole wahrnahm, obwohl es sich fĂŒr den menschlichen Betrachter offensichtlich um ein Bild einer grauen Katze handelte. Dies allein wĂ€re an sich amĂŒsant, jedoch zeigte der Referent schnell auf, weshalb dies zu grossen SchĂ€den fĂŒhren kann. Es wurde den Anwesenden ein Bild einer 3D-gedruckten Schildkröte gezeigt, welche aufgrund der gedruckten Musterung auf dem Schildkrötenpanzer vom KI-System als Gewehr identifiziert wurde. Der Referent machte darauf aufmerksam, dass es somit auch möglich wĂ€re, dass ein KI-System eine Schusswaffe umgekehrt als Schildkröte wahrnimmt und somit wichtige Sicherheitsmassnahmen umgangen werden können. In einem weiteren Beispiel zeigte der Referent zwei Bilder. Auf beiden Bildern war derselbe Mann abgebildet, wobei der einzige Unterschied darin bestand, dass er auf einem Bild eine Brille mit speziellen Mustern trug. Durch diese Brille wurde eine Gesichtserkennung-KI in die Irre gefĂŒhrt und statt dem Mann erkannte das KI-System das Gesicht von Jennifer Lopez. Mit diesem Beispiel betonte der Referent, dass durch Angriffe auf Bild- und Spracherkennungsprogramme MissbrĂ€uche im Zusammenhang mit BankgeschĂ€ften möglich wĂ€ren, etwa indem durch den gezielten Angriff auf die KI sowohl die Authentifizierung mittels Bild als auch jene mittels Stimme manipuliert werden könnte. Als abschliessendes Beispiel zeigte der Referent noch den Effekt von adversarial noise auf ein Diagnostik-Tool auf. Ein Bild eines Muttermals wurde zusammen mit adversarial noise in ein Diagnostik-Tool eingespeist und das KI-System lieferte die Diagnose eines Tumors, obwohl es sich nicht um einen Tumor handelte. Auf diese Weise zeigte Haux auf, dass es aufgrund der verschiedensten Arten der Angriffe auf KI-Systeme ebenfalls eine enorme Bandbreite potenzieller SchĂ€den gibt.
3. Diskussion: PhÀnomen, Vielfalt, Gefahren, Handlungsbedarf
Nach den zwei Inputs von Grosse und Haux wurde die erste Diskussionsrunde eröffnet. Die Anwesenden diskutierten ĂŒber das PhĂ€nomen, die immense Vielfalt und die daraus resultierenden Gefahren der Angriffe auf KI-Systeme und ML-Modelle. Im Rahmen dieser ersten Diskussionsrunde betonte Grosse, fĂŒr die Bedeutung der Sicherheit an sich sei wichtig zu wissen, wie viele KI-Systemen und ML-Modelle​6|angegriffen werden könnten. Wenn z. B. von 400 ML-Modellen zehn angegriffen werden könnten, dann seien vier Angriffe bereits viel und Sicherheitsfragen seien von grösster Bedeutung. DarĂŒber hinaus waren sich die Diskutanten einig, dass das allgemeine VerstĂ€ndnis im Bereich der Entwicklung und genauen Funktionsweise der KI noch eher gering ist, insbesondere hinsichtlich ihrer KomplexitĂ€t und ihres potenziellen Einsatzes. Daher sollte das Bewusstsein der Nutzer in dieser Hinsicht geschĂ€rft werden. Genannt wurden verschiedene Aspekte wie die soziale Verantwortung, die Haftung (selbst fĂŒr kleine Angriffe wie z. B. die Änderung von Lebenslaufbewertungen fĂŒr das Einstellungsverfahren), das VerstĂ€ndnis von Sicherheitsrisiken, die rechtliche Kontrolle ĂŒber Daten, Fragen betreffend Bias sowie die PrĂ€zision und der Zweck des Einsatzes von KI. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Zweck der Verwendung der KI die Risiken stark beeinflusse; es komme z. B. darauf an, ob man KI fĂŒr private Zwecke oder zur Steuerung einer Rakete nutze.
III. Zweiter Teil: Technische und Rechtliche Massnahmen
1. Technische Massnahmen
Wie im ersten Teil wurden den Anwesenden zuerst die tatsĂ€chlich technisch möglichen Massnahmen nĂ€hergebracht. Dominic Piernot, Managing Director eines im IT Consulting tĂ€tigen Unternehmens, zeigte, dass KI unser VerstĂ€ndnis der RealitĂ€t verĂ€ndert hat und ernst genommen werden muss. Anhand von diversen Beispielen legte er dar, wie KI-Systeme in die Irre gefĂŒhrt werden können. In einem der Beispiele zeigte der Referent ein Bild eines STOP-Schildes, welches durch das Anbringen von kleinen Stickern so verĂ€ndert wurde, dass ein Mensch das Schild weiterhin problemlos erkennen kann, das KI-System aber nicht. Trotz der Gefahr von Angriffen und der dargelegten Manipulationsmöglichkeiten vertrat Piernot die Meinung, KI werde immer mehr Vertrauen gewinnen (auch bei der Nutzung von ChatGPT am Arbeitsplatz), Ă€hnlich wie es in der Vergangenheit beim Cloud-Computing der Fall gewesen sei. Der Referent zeigte in seiner PrĂ€sentation auf, dass trotz der Risiken und Gefahren, die mit dem Einsatz von KI-Systemen verbunden sind, ein enormes Potenzial besteht, KI-Systeme fĂŒr gute Zwecke einzusetzen. Dies unterstrich der Referent mit einer umfangreichen Liste positiver und negativer Anwendungen. Auf der einen Seite könnten KI-Systeme beispielsweise genutzt werden, um Deep Fakes zu erstellen. Auf der anderen Seite hingegen sei es KI-Systemen auch möglich, Betrugsversuche oder Phishing-Versuche zu erkennen. Piernot schloss seinen Vortrag mit der klaren Aussage, trotz des Einsatzes von KI bestehe die Herausforderung darin, zu verstehen, was wahr und was gefĂ€lscht sei. Als mögliche Lösung nannte er die Verwendung von digitalen Wasserzeichen, mochte aber nicht prognostizieren, ob diese ausreicht.
2. Rechtliche Massnahmen: Strafrecht
Die strafrechtlichen Massnahmen zur allfĂ€lligen Sanktionierung von Angriffen auf KI-Systeme wurden von Colin Carter, Doktorand an der Juristischen FakultĂ€t der UniversitĂ€t Basel, vorgestellt. Der Referent konzentrierte sich bei der Anwendbarkeit der strafrechtlichen Haftung auf Angriffe auf KI-Anwendungen im Strassenverkehr und in Bezug auf generative KI. Bei Angriffen auf KI im Bereich des Strassenverkehrs, z. B. durch Manipulation eines STOP-Schildes, zeigte Carter, dass TatbestĂ€nde fĂŒr die falsche bzw. verĂ€nderte Signalisierung und Markierung (Art. 98 SVG), Tötung und Körperverletzung (Art. 117, Art. 122 StGB etc.), oder GefĂ€hrdung des Lebens (Art. 129 StGB) einschlĂ€gig sein könnten. Weiter zeigte er die mögliche strafrechtliche Haftung bei Angriffen auf Applikationen, die generative KI verwenden und thematisierte mögliche strafrechtliche HĂŒrden bei der Herstellung generativer KI-Modelle. Er prĂ€sentierte hierfĂŒr drei Fallbeispiele. Im ersten Beispiel manipulierte jemand durch das HinzufĂŒgen spezifischer Prompts das Verhalten eines E-Mail-Agenten so, dass dieser vertrauliche Daten bekannt gibt. Hier diskutierte der Referent die Anwendbarkeit der unbefugten Datenbeschaffung i. S. v. Art. 143 StGB sowie des unbefugten Eindringens in ein Datenverarbeitungssystem i. S. v. Art. 143bis Abs. 1 StGB. BezĂŒglich der Erstellung solcher Angriffe (ohne deren direkte AusfĂŒhrung) zweifelt Carter an einer Strafbarkeit, denn Art. 143bis Abs. 2 StGB erfasst zwar «andere Daten», erfordert aber nach Abs. 1 auch einen besonderen Schutz gegen einen Zugriff und dass die Daten in Verkehr gebracht oder zugĂ€nglich gemacht werden. Im zweiten Beispiel beschrieb Carter die Situation, in welcher eine Person ihren Unterlagen spezifische Tokens hinzufĂŒgt, sodass jemand, der diese durch ein Sprachmodell laufen lĂ€sst, von diesem Sprachmodell beleidigt wird. Hier wurde wieder zwischen der ErfĂŒllung der TatbestĂ€nde bezĂŒglich der Ehrverletzung (Art. 173, Art. 174 und Art. 177 StGB) und der eigentlichen Herstellung des Angriffes unterschieden. Das Kriterium der Erkennbarkeit durch die betroffene Person oder Dritte ist massgebend, womit fĂŒr die eigentliche Erstellung eine LĂŒcke zu existieren scheint. Das letzte untersuchte Beispiel beschreibt eine Person X, die Prompt-Anleitungen mit spezifischen zusĂ€tzlichen Tokens veröffentlicht, die besonders kĂŒnstlerische KI-erzeugte Bilder erstellen sollen. Werden die Prompts jedoch verwendet, generieren die Bildmodelle strafrechtlich relevante Pornografie und Gewaltdarstellungen. Im Bereich der strafrechtlich relevanten Pornografie (Art. 197 StGB) und Gewaltdarstellungen (Art. 135 StGB) ist bereits die Herstellung und der Besitz strafbar. Somit wĂŒrden sich zum einen strafrechtliche Fragen auf der Seite des Nutzers des KI-Systems stellen, da dieser unweigerlich solche Inhalte generiert und schliesslich auch besitzt. Zum anderen stellen sich dieselben Fragen auch bei Person X, da diese bei der Erstellung des Angriffes unweigerlich testen musste, ob dieser funktioniert. In diesem Zusammenhang thematisierte der Referent auch die Schwierigkeit bei der Herstellung und |dem Testen von generativen KI-Modellen, denn i. S. der Gefahrenverhinderung mĂŒssten die Hersteller eines KI-Systems sicherstellen, dass die Modelle nicht fĂŒr die Generierung solcher Inhalte missbraucht werden können. Damit wĂ€re aber möglicherweise auch die testende Person strafrechtlich belangbar, da auch hier die in einem Trainings- oder Testlauf generierten Inhalte die StraftatbestĂ€nde erfĂŒllen wĂŒrden. Zusammenfassend besteht nach der Ansicht Carters das strafrechtliche Haftungsrisiko bei der Herstellung von den umschriebenen Angriffen in wenigen speziellen FĂ€llen. Es bestĂŒnden aber auch FĂ€lle, wo die Herstellung solcher Angriffe in sich selbst noch zu keiner Strafbarkeit fĂŒhren und erst durch die eigentliche AusfĂŒhrung des Angriffes dann strafrechtlich erfasst sind. Er betonte, dass die strafrechtliche Haftung gestĂŒtzt auf den Grundsatz «nulla poena sine lege» nicht ohne Weiteres ausgeweitet werden dĂŒrfe.
3. Rechtliche Massnahmen: Haftungsrecht
Die Fragen der zivilrechtlichen Haftung fĂŒr Angriffe auf KI-Systeme wurden von Prof. Dr. Melinda Lohmann, Professorin fĂŒr Wirtschaftsrecht an der UniversitĂ€t St. Gallen, behandelt. Lohmann prĂ€sentierte diverse Bereiche des Haftungsrechts, in welchen bereits Haftungsnormen bestehen, die potenziell auf Angriffe auf KI-Systeme anwendbar sind, und Bereiche, in welchen neue Normen möglich wĂ€ren. Als erstes erwĂ€hnte die Referentin das Beispiel der selbstfahrenden Fahrzeuge und die möglichen Haftungsgrundlagen fĂŒr adversarial attacks. Das Strassenverkehrsgesetz sehe bereits in Art. 58 SVG eine Fahrzeughalterhaftung vor, die ebenfalls auf selbstfahrende Fahrzeuge anwendbar sei. Obwohl Hersteller versuchen sollten, möglichst viele Sicherheitsvorkehrungen gegen adversarial attacks zu treffen, sei es noch zu frĂŒh, zu sagen, wie sich das regulatorische Umfeld in diesem Gebiet gestalte. In einem zweiten Teil ging die Referentin auf vertragliche und ausservertragliche AnsprĂŒche bei Cyber-Attacken ein. Sie unterstrich die Tatsache, dass die Schweiz im Gegensatz zur EU (noch) kein horizontales Regelwerk speziell fĂŒr KI entworfen habe. Eine technologieneutrale und vor allem innovationsfördernde Regulierung habe aber auch Vorteile. Nicht abschliessend geklĂ€rt sei hierzulande, ob es sich bei isolierter Software um ein Produkt handle und damit das Produkthaftungsrecht anwendbar sei. Bei in ein Endprodukt eingebetteter Software trete diese Problematik in den Hintergrund, weil das Endprodukt als Produkt qualifiziere. Im Produkthaftpflichtrecht gebe es bereits die Anforderung einer gewissen Sabotagefestigkeit. Am Beispiel der selbstfahrenden Fahrzeuge bedeute dies, dass sich diese nicht durch Attacken auf deren System (bspw. Signalerkennung) beeinflussen lassen dĂŒrften. In ihren AusfĂŒhrungen kam Lohmann zum Schluss, die Systeme mĂŒssten im Entwicklungsprozess auf diese Angriffe getestet werden. Sollte hingegen eine Schwachstelle erst auftreten, nachdem das Produkt in Verkehr gebracht wurde, sei es die Pflicht des Produktherstellers, im Rahmen seiner Produktbeobachtungspflicht sofort tĂ€tig zu werden und den Fehler zu beheben. Abschliessend wandte sich Lohmann der rechtlichen Situation in der EU zu. Die EU habe mit dem Entwurf des AI-Acts ein «Medley zwischen Produktsicherheit und Grundrechten» geschaffen. Jedoch enthalte dieser Rechtsakt keine Haftungsgrundlagen. Diese seien stattdessen in der AI Liability Directive und der Product Liability Directive enthalten. Die kĂŒnftige AI Liability Directive solle nach derzeitigem Stand der Dinge eine ausservertragliche, verschuldensabhĂ€ngige Haftung vorsehen. Das Verschulden könne in der Verletzung der im AI-Act normierten Sorgfaltspflicht gesehen werden, wenn beispielsweise die notwendige cyber robustness fehle. Die Product Liability Directive stehe im Gegensatz zu der AI Liability Directive kurz vor dem Inkrafttreten und sehe vor, dass eine Software als Produkt qualifiziert werde. Zudem seien die Anforderungen und Bestimmungen zur Fehlerhaftigkeit konkretisiert worden. Schliesslich wies die Referentin noch auf den Cyber Resilience Act hin, welcher die Sicherheit von Produkten mit digitalen Elementen fördern und Sicherheitsmassnahmen vorsehen solle. Zusammenfassend bleibe jedoch auch hier «it’s too soon to tell» die zentrale Aussage, wenn es um haftungsrechtliche Massnahmen in Bezug auf Angriffe auf KI-Systeme gehe. Zudem mĂŒsse man abwarten, wie sich die KI-Systeme weiterentwickelten.
4. Rechtliche Massnahmen: ImmaterialgĂŒterrecht
In der letzten PrĂ€sentation ging Prof. FrĂŒh der Frage nach, ob das ImmaterialgĂŒterrecht zum Schutz vor Angriffen auf KI-Systeme eingesetzt werden könne. Dies hĂ€nge einerseits davon ab, ob gewisse Teile des Systems oder das System als Ganzes immaterialgĂŒterrechtlich geschĂŒtzt seien. Andererseits mĂŒsste es sich bei den jeweiligen Angriffen um Nutzungen handeln, die dem jeweiligen Rechteinhaber oder der Rechteinhaberin vorbehalten seien. Zudem mĂŒsse die jeweilige Nutzung weder gesetzlich (als Schranke) noch vertraglich (in Form einer Lizenz) erlaubt sein. Der Referent stellte die möglichen GegenstĂ€nde des immaterialgĂŒterrechtlichen Schutzes vor und wĂŒrdigte kursorisch deren potenzielle SchutzfĂ€higkeit. Dabei seien fĂŒnf verschiedene Elemente zu unterscheiden: Erstens könnten KI-Frameworks, die den Betrieb des KI-Systems unterstĂŒtzen oder ermöglichen (wie z. B. TensorFlow oder PyTorch) durch (Software-)Urheberrechte geschĂŒtzt sein. Zweitens sei die Architektur, also der konkrete Aufbau eines KI-Systems (wie z. B. ein Deep Neural Network, eine Support Vector Machine oder ein Random Tree Forest), ein mögliches Schutzobjekt. Ein Schutz sei aber hierfĂŒr weder unter patentrechtlichen noch unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten wahrscheinlich. Dies sei, drittens, auch bei der Methode des Lernens (wie z. B. supervised, unsupervised oder reinforcement learning) der Fall, zumal nach Art. 52 EPÜ Algorithmen als solche vom Patentschutz ausgenommen sind und auch nicht urheberrechtlich geschĂŒtzt werden können. Viertens bestĂŒnden an den Daten (namentlich den Trainingsdaten) ebenfalls keine Rechte, jedenfalls dann, wenn es um den Schutz des gesamten Datenbestandes gehe und nicht um den Schutz einzelner Daten wie Bilder oder Texte. FĂŒnftens |sei auch der Schutz des trainierten Modells zweifelhaft. Immerhin sei dieses möglicherweise als computerimplementierte Erfindung vom Patentrecht oder vom Urheberrecht geschĂŒtzt, sofern es die Form eines Computerprogramms aufweise. Eine Verletzungshandlung, fĂŒhrte FrĂŒh weiter aus, liege im Urheberrecht dann vor, wenn es zu einer VervielfĂ€ltigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe (bzw. Wahrnehmbarmachung) komme. In Bezug auf KI-Angriffe könnte der Rechteinhaber folglich nur gegen einen Angreifer vorgehen, wenn dieser ein Modell extrahiere und dieses als Computerprogramm verwende – z. B. auch zur Herstellung von adversarial examples. WĂ€re ein trainiertes Modell hingegen als computerimplementierte Erfindung geschĂŒtzt, wĂ€re dieser Schutz durch die meisten Angriffe typischerweise verletzt. FrĂŒh betonte, dass das ImmaterialgĂŒterrecht trotz eines möglichen punktuellen Einsatzes kein kohĂ€rentes Instrument gegen Angriffe auf KI-Systeme biete. Zudem dĂŒrfe eine Mobilisierung des ImmaterialgĂŒterrechts gegen Angriffe auf KI-Systeme nicht zu einer Ausweitung der Funktionen des ImmaterialgĂŒterrechtsschutzes (Innovations- und Kreationsschutz) fĂŒhren.
5. Diskussion: Wirksamkeit Massnahmen de lege lata, Differenzierungen, Regelungsbedarf, Regelungsumfang, Regelungsebene
Die abschliessende Diskussion erfasste eine breite Palette zentraler, von den Referentinnen und Referenten vorgebrachter Themen. Aus der Diskussion ging hervor, dass die QualitĂ€t der KI-Systeme stark variieren kann. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass auch unsichere Systeme eingesetzt werden oder auf den Markt kommen. Dies warf die Frage nach QualitĂ€tssicherungssystemen und Compliance-Systemen in Bezug auf KI-Produkte auf. Gleichzeitig rĂŒckten so auch Fragen der Haftung und Verantwortung in den Mittelpunkt der Diskussion. Schwierigkeiten sind die oft diskutierte Intransparenz der Systeme aber auch die Tatsache, dass einzelne Komponenten von verschiedenen Herstellern stammen können. Entsprechend ergeben sich Probleme bei der eindeutigen Zuordnung der Verantwortung. In diesem Zusammenhang wies Carter auf die Möglichkeit hin, dem Hersteller eines KI-Systems eine Garantenstellung im Sinne von Art. 11 Abs. 2 StGB zuzuschreiben. Weiter wurde in der Diskussion die Wichtigkeit der DatenqualitĂ€t hervorgehoben. Vor allem Grosse erinnerte daran, dass Angriffe, welche die Trainingsdaten verĂ€ndern, sich negativ auf die DatenqualitĂ€t auswirken. Qualitativ und quantitativ nutzbare Daten seien ohnehin schwer zu bekommen und Angriffe könnten diese wichtige Ressource zusĂ€tzlich beeintrĂ€chtigen. Kontrovers diskutiert wurden auch ökonomische Aspekte. So wurde von Workshop-Teilnehmern darauf hingewiesen, dass das Training von Large Language Models (LLM) mit immensen Kosten verbunden sei, was zwei Konsequenzen habe: Einerseits befĂ€nden sich die LLM deshalb in den HĂ€nden weniger grosser Akteure. Kleinere Marktteilnehmer, wie z. B. Start-Ups, seien auf die grossen Akteure angewiesen, und zwangslĂ€ufig der Gefahr ausgeliefert, dass ihre eigenen Resultate durch die grossen Akteure verfĂ€lscht werden könnten. Entsprechend wurde z. T. vertreten, die Haftung mĂŒsse davon abhĂ€ngig gemacht werden, ob es sich beim KI-System um ein Open-Source Modell handle oder nicht. Andererseits stelle sich die Frage, ob die trainierten Modelle mangels Rechtsschutzes ausreichend vor einer Übernahme durch Dritte geschĂŒtzt seien. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, naheliegender als eine weitere Ausdehnung des patent- oder urheberrechtlichen Schutzes sei ein Leistungsschutzrecht. Gegen ein solches spreche umgekehrt die Tatsache, dass es momentan weder an proprietĂ€ren noch an offenen LLMs fehle und der faktische Schutz dieser Systeme offensichtlich ausreiche.
IV. Zusammenfassung
Insgesamt boten die VortrĂ€ge und die Diskussionen einen tiefen Einblick in die technischen und rechtlichen Herausforderungen, die sich mit der fortschreitenden Entwicklung von KI und ML ergeben. Die kurzen Inputs ermöglichten eine rasche Orientierung und liessen ausreichend Raum fĂŒr die interdisziplinĂ€ren Diskussionen. Dabei zeigte sich, dass es kein Patentrezept zum Schutz vor Angriffen auf KI-Systeme gibt. Eine Suche nach rechtlichen Lösungen gegen solche Angriffe berĂŒhrt ganz offensichtlich grundlegende Fragen: Jene nach den strafrechtlich oder haftungsrechtlich geschĂŒtzten RechtsgĂŒtern sowie jene nach der Funktion der ImmaterialgĂŒterrechte. Der Austausch fĂŒhrte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal mehr vor Augen, wie rasch die Entwicklung von KI-Systemen voranschreitet. Im gleichen Tempo muss sich indes auch die Diskussion um die Sicherheit und den Missbrauch dieser Systeme weiterentwickeln. Der Tech Law Workshop war hierzu ein wichtiger erster Schritt.​7 Fussnoten:
1
A. FrĂŒh/D. Haux, Foundations of Artificial Intelligence and Machine Learning, Weizenbaum Series, 2022.
2
K. Grosse/T. A. Trost/M. Mosbach/M. Backes/D. Klakow, On the security relevance of initial weights in deep neural networks, Artificial Neural Networks and Machine Learning, ICANN 2020, 13 ff.
3
A. Cinà/A. Demontis/B. Biggio/F. Roli/M. Pelillo, Energy-latency attacks via sponge poisoning, arXiv preprint arXiv:2203.08147, 2022.
4
Vgl. Fn. 3.
5
Adversarial noise ist eine gezielt eingefĂŒgte Störung, bspw. durch VerĂ€nderung von Pixel eines Bildes, um ein KI-System in die Irre zu fĂŒhren und ein fehlerhaftes Ergebnis zu erwirken.
6
Die Referenten bezogen sich sowohl auf die Begriffe KI-System als auch auf ML-Model, wobei es sich beim ML-Model um eine spezifische Art von KI-System handelt. KI ist somit ein weit gefasster Begriff bzw. Überbegriff fĂŒr maschinenbasierte Anwendungen, die die menschliche Intelligenz nachahmen. Nicht alle KI-Systeme sind ML-Modelle, aber sĂ€mtliche ML-Modelle sind KI-Systeme.
7
Zeitnahe zu diesem Tagungsbericht erfolgt die Veröffentlichung des folgenden Beitrags: A. FrĂŒh/D. Haux, Countermeasures against Adversarial Attacks on Computational Law, The Journal of Cross-Disciplinary Research in Computational Law. Der Beitrag fokussiert sich u. a. auf die potenziellen rechtlichen Massnahmen, um sich gegen Adversarial Attacks zu verteidigen.
Inesa Fausch / Daniel Zeyer | 2024 Ausgabe 3


Le CongrĂšs annuel international de la LIDC s’est tenu du 21 au 24 septembre 2023 Ă  Göteborg. Le groupe suĂ©dois en a assurĂ© l’organisation. Comme chaque annĂ©e, deux questions liĂ©es au droit de la concurrence, au droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et/ou Ă  la concurrence dĂ©loyale y ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Les rapports nationaux sur chaque question constituent la base d’un rapport international approfondi qui analyse les diffĂ©rences mais aussi les points communs entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques, discutĂ©s lors du CongrĂšs. Avec son programme dense de panels et groupes de travail, le CongrĂšs de la LIDC a attirĂ© plus de 90 participants pour cette Ă©dition 2023. Der Internationale Jahreskongress der LIDC fand vom 21. bis 24. September 2023 in Göteborg statt. Die nordische Landesgruppe war fĂŒr die Organisation verantwortlich. Wie jedes Jahr wurden zwei Fragen aus dem Wettbewerbsrecht, dem Recht des geistigen Eigentums und/oder dem unlauteren Wettbewerb untersucht. Die nationalen Berichte zu jeder Frage bilden die Grundlage fĂŒr einen ausfĂŒhrlichen internationalen Bericht, der die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Rechtssysteme herausarbeitet, die auf dem Kongress diskutiert werden. Mit seinem dichten Programm an Panels und Arbeitsgruppen zog der LIDC Kongress in seiner Ausgabe 2023 mehr als 90 Teilnehmer an. Johana Cau, Titulaire du brevet d’avocat, Londres. Comme chaque annĂ©e, l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) a participĂ© du 21 au 24 septembre 2023 au CongrĂšs de la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) Ă  Göteborg, SuĂšde. En tant que dĂ©lĂ©guĂ©e de l’ASAS, l’autrice de la prĂ©sente contribution a prĂ©parĂ© un rapport portant sur la question A qui traitait le sujet suivant: l’évolution rĂ©cente de l’application de la lĂ©gislation, de la jurisprudence et des directives des autoritĂ©s de la concurrence et des rĂ©gulateurs permet-elle de distinguer entre les groupements d’achat et d’approvisionnement lĂ©gitimes et efficaces et les comportements illicites de maniĂšre suffisamment claire dans la pratique pour que les entreprises et leurs avocats sachent comment rester du bon cĂŽtĂ© de la loi? Le rapport international et les principales conclusions des rapports nationaux, qui ont pu ĂȘtre discutĂ©s avec certains rapporteurs nationaux lors d’une session du CongrĂšs prĂ©vue Ă  cet effet, ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par le rapporteur international Jean-Louis Fourgoux. Ces discussions permettent ensuite Ă  la LIDC d’émettre des recommandations sur ces sujets d’actualitĂ© du droit de la concurrence. Le prochain CongrĂšs de la LIDC se tiendra du 7 au 9 Novembre 2024 Ă  Londres, Royaume-Uni. La Question A qui y sera discutĂ©e traitera des progrĂšs faits et qui restent Ă  faire en termes de compensation en dommages et intĂ©rĂȘts Ă  la suite d’infractions au droit de la concurrence.
I. Question A en droit de la concurrence
L’augmentation des prix Ă  la consommation Ă  travers le monde continue de peser sur les chaĂźnes d’approvisionnement. Dans ce contexte, il est important que les distributeurs soient en mesure de faire une distinction claire entre un groupement d’achat licite et les infractions au droit de la concurrence pour gĂ©rer correctement leurs relations commerciales. En particulier, le comportement des acheteurs dans leurs relations avec les fournisseurs mĂ©rite l’objet d’un examen approfondi, notamment en ce qui concerne les achats en commun, la fixation des prix d’achat ou encore des comportements unilatĂ©raux de la part d’acheteurs qui dĂ©tiennent un pouvoir d’achat substantiel. Les rapports nationaux visent Ă  analyser et comparer la situation actuelle et l’approche des autoritĂ©s dans les diffĂ©rentes juridictions concernĂ©es.
II. Résumé du rapport Suisse
La Commission de la Concurrence (Comco) et son SecrĂ©tariat ont analysĂ© les groupements d’achat sous l’angle de l’application de la Loi sur les cartels (LCart),​1 et notamment de l’illicĂ©itĂ© de tels groupements en tant qu’accords horizontaux. La Comco n’a certes pas adoptĂ© de lignes directrices spĂ©cifiques sur les coopĂ©ratives d’achat mais les rĂ©cents avis rendus par le SecrĂ©tariat​2 et les dĂ©cisions passĂ©es​3 ont contribuĂ© Ă  clarifier le cadre juridique et les paramĂštres permettant d’analyser la licĂ©itĂ© des coopĂ©ratives d’achat en Suisse. L’apprĂ©ciation des coopĂ©ratives d’achat au regard de la LCart n’est toutefois pas limpide, d’abord pour dĂ©terminer s’il s’agit d’un accord au sens de l’art. 4 al. 1 LCart, ensuite si un tel accord remplit la prĂ©somption de l’art. 5 al. 3 LCart. Les gains d’efficacitĂ© Ă©conomique doivent ĂȘtre pris en compte conformĂ©ment Ă  l’art. 5 al. 2 LCart. En ce qui concerne l’application de l’art. 4 al. 1 LCart, la doctrine suisse​4 se conforme aux Lignes directrices de l’Union europĂ©enne (UE) concernant l’applicabilitĂ© de l’article 101 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne aux accords de coopĂ©ration horizontale (Lignes directrices horizontales) qui prĂ©voient que (i) les cas dans lesquels les entreprises participant Ă  la coopĂ©rative ne sont pas concurrentes sur le plan des ventes, mais le sont toujours sur le plan des achats (coopĂ©ration dite «sans cartel») parce qu’elles sont actives sur des marchĂ©s gĂ©ographiques ou de produits diffĂ©rents n’ont pas d’effets restrictifs sur la concurrence – et ne peuvent relever du champ d’application de l’art. 4 al. 1 LCart – Ă  moins d’un regroupement de grande envergure de la demande sur le marchĂ© de l’approvisionnement, et qu’il en va de mĂȘme pour (ii) les cas oĂč les entreprises n’occupent qu’une position insignifiante sur le marchĂ© de l’approvisionnement, les Lignes directrices horizontales en fixant le seuil Ă  15 % de parts de marchĂ©. En 2022 en particulier, le SecrĂ©tariat de la Comco a publiĂ© un avis concernant une coopĂ©rative d’achat Ă  l’échelle internationale, complĂ©tant ainsi une avis prĂ©cĂ©dent datant de 2020, suivant Ă©galement cette approche pour la Suisse. D’un point de vue purement systĂ©matique, l’exemption qui a lieu au stade de l’analyse de l’art. 4 al. 1 LCart concernant les Ă©lĂ©ments tels que les parts de marchĂ© est discutable. De faibles parts de marchĂ© doivent, en thĂ©orie, ĂȘtre prises en compte en tant qu’élĂ©ment quantitatif lors de l’évaluation des effets pro- et anticoncurrentiels dans le cadre du test d’efficacitĂ© Ă©conomique conformĂ©ment l’art. 5 al. 2 LCart.​5 Enfin, lors de l’évaluation d’un accord au sens de l’art. 4 al. 1 LCart, il faut prendre en compte ses effets anticoncurrentiels mais aussi pro-concurrentiels. Les centrales d’achat qui n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence ne sont pas des accords au sens de l’art. 4 al. 1 LCart. Pour les coopĂ©ratives d’achat qui n’ont manifestement pas de pouvoir de marchĂ© sur les marchĂ©s d’approvisionnement ou de vente, on peut supposer que de tels accords ne relĂšvent pas du champ d’application de l’art. 4 al. 1 LCart. Le SecrĂ©tariat de la Comco a Ă©galement prĂ©cisĂ© que les groupements d’achats qui ne concernent que les achats groupĂ©s et ne servent pas Ă  former un cartel dĂ©guisĂ© devaient faire l’objet d’une analyse quantitative et qualitative des effets des cartels pour dĂ©terminer le degrĂ© de matĂ©rialitĂ© de l’accord, contrairement Ă  l’application de la jurisprudence actuelle.​6 Le SecrĂ©tariat a procĂ©dĂ© Ă  l’analyse du degrĂ© de contre-pouvoir du groupe sur le marchĂ© de l’approvisionnement, en vĂ©rifiant s’il existait un risque que les entreprises composant la coopĂ©rative d’achat contraignent les fournisseurs Ă  rĂ©duire la quantitĂ©, la qualitĂ© et/ou la variĂ©tĂ© des produits, ainsi que l’innovation. Du cĂŽtĂ© des ventes, les accords d’achat groupĂ© peuvent aboutir Ă  un rĂ©sultat collusoire ou Ă  un comportement coordonnĂ©, en particulier en ce qui concerne la fixation des prix par le biais d’échanges d’informations. Dans sa consultation de 2020, le SecrĂ©tariat de la Comco a confirmĂ© que les coopĂ©ratives d’achat utilisĂ©es pour regrouper la demande afin de crĂ©er un contre-pouvoir face Ă  certains fournisseurs peuvent ĂȘtre justifiĂ©es pour des raisons d’efficacitĂ© Ă©conomique au sens de l’art. 5 al. 2 LCart. Toutefois, les restrictions de concurrence qui en dĂ©coulent ne doivent pas aller au-delĂ  de ce qui est nĂ©cessaire pour rĂ©aliser les gains d’efficacitĂ© visĂ©s par la coopĂ©ration.
III. Discussions lors du CongrÚs
Les points soulevĂ©s lors du CongrĂšs par le rapporteur international et l’intervention des rapporteurs nationaux sont rĂ©sumĂ©s briĂšvement ci-aprĂšs. Les rapports nationaux ont dĂ©montrĂ© qu’il n’existe pas de cas typique de coopĂ©rative d’achat pour lequel il existe une application de principes lĂ©gislatifs plus ou moins unanime Ă  travers le monde. Bien au contraire, les diffĂ©rents rapports ont exposĂ© des mĂ©thodes de contrĂŽle divergentes dans les diffĂ©rentes juridictions concernĂ©es. Il a Ă©tĂ© soulignĂ© lors du CongrĂšs que, bien que l’existence d’une coopĂ©rative d’achat puisse permettre aux distributeurs d’exercer un pouvoir de nĂ©gociation consĂ©quent face aux larges fournisseurs et ĂȘtre justifiĂ©e par des raisons d’efficacitĂ© Ă©conomique valable, sa licĂ©itĂ© peut revenir Ă  protĂ©ger des distributeurs inefficaces au dĂ©triment des consommateurs: c’est le cas notamment lorsque des concurrents qui achĂštent ensemble une partie substantielle de leurs produits et disposent ainsi d’un pouvoir de marchĂ© important ne rĂ©percutent pas les prix d’achat infĂ©rieurs obtenus grĂące Ă  l’achat groupĂ© sur leurs clients, mais conservent les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es en tant que marges rĂ©sultant de l’entente. La distinction entre un groupement justifiable et un cartel d’achat peut ĂȘtre floue selon les juridictions et donc difficile Ă  comprendre et Ă  mettre en Ɠuvre alors que les consĂ©quences d’une infraction au droit de la concurrence peuvent ĂȘtre trĂšs graves pour les entreprises concernĂ©es. Tous les groupements d’achat, mĂȘme s’ils dissimulent une entente entre acheteurs, ne peuvent toutefois pas tous ĂȘtre labĂ©lisĂ©s comme constitutives d’une infraction par leur objet sans qu’il ne soit tenu compte de paramĂštres tel que le pouvoir de marchĂ©, le contrepouvoir du marchĂ© de l’approvisionnement, et les effets du groupement. À ce sujet, bien que certaines autoritĂ©s de la concurrence aient Ă©mis des lignes directrices concernant par exemple l’apprĂ©ciation d’accords horizontaux qui peuvent s’avĂ©rer utiles pour l’analyse, des directives pratiques spĂ©cifiques aux groupement d’achats, contraignantes ou non, dĂ©limitant certains seuils de gravitĂ© Ă  l’instar des Lignes directrices horizontales, ou encore une obligation de notification des groupements d’achats selon l’exemple français, peuvent ĂȘtre des options Ă  prendre en considĂ©ration pour dessiner un cadre lĂ©gal plus clair et amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© juridique entourant les coopĂ©ratives d’achats. Fussnoten:
1
2
DPC 2022/2, Internationale Einkaufskooperation, 306 ss et DPC 2020/2, Einkaufskooperation, 405 ss.
3
Voir par exemple la dĂ©cision de la Comco Einzelfasermanagement, DPC 2020/4a, 1659 ss.
4
Voir notamment S. Bangerter/B. Zirlick, in: R. ZĂ€ch/R. Arnet/R. Kiener/O. Schaller/F. Schraner/A. SpĂŒhler (Hg.), KG. Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber Kartelle und andere WettbewerbsbeschrĂ€nkungen, ZĂŒrich 2018, KG 5 N 566 s.
5
Cette analyse pourrait néanmoins changer avec la nouvelle loi révisée, dont la version actuellement envisagée met en application la Motion Français.
6
ATF 143 II 297 ss, Gaba.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Sevan Antreasyan, HélÚne Bruderer, Aliénor de Dardel, Hugh Reeves, Gilles Steiger. The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current Law and Practice
A. Responsibility regimes applicable to OMs
1) In your jurisdiction, please indicate if the responsibility of OMs for IPRs infringement is subject to the following legislation (please answer YES or NO and cite the applicable texts): a) the General IP Law regime Partially yes.​1 The General IP Law regime provides for provisions applicable to OMs in case of infringements of the following IPRs: (i) trademarks (Arts. 55, 59, 13 para. 2 and Art. 3 para. 1 Trade Mark Protection Act (TmPA)), (ii) designs (Arts. 35, 38 and 9 Federal Act on the Protection of Designs (DesA)), and (iii) patents (Arts. 66, 72, 73, 77 and 8 Federal Act on Patents for Inventions (PatA)). These provisions mainly contain the actions available to an IPR holder in case of IPR infringements, including injunctive relief and damage claims. Liability claims are subject to the General Law regime by reference. (see below, question 1) c)). b) a Special Digital Law regime No. c) the General Law regime Partially yes. The General Law regime – notably Art. 41 of the Swiss Code of Obligations (SCO), (regarding the conditions of tort liability); Art. 50 SCO (for joint liability); Art. 423 SCO (for restitution of profits); and Art. 49 SCO (for moral prejudice) – is applicable by reference made by the General IP law regime (Art. 73 paras. 1 and 3 and Art. 55 para. 2 TmPA; Art. 35 para. 2 DesA). It should be noted that the PatA (Art. 73 paras. 1 and 3) does not explicitly refer to the General Law claims for restitution of profit and moral prejudice, contrary to the TmPA (Art. 55 paras. 1 and 2) and the DesA (Art. 35 paras. 1 and 2). However, leading scholars​2 and case law​3 consider that both legal remedies are also available in case of patent infringement. d) an alternative/different regime No. 2) If a Special Digital Law regime exists in your jurisdiction (applicable in particular to OMs), is this regime of responsibility more stringent or more liberal (e.g. exemption of responsibility, safe harbor, etc.) for OMs than the General IP Law, in case of IPRs infringement? N/A. 3) If a Special Digital Law regime exists in your jurisdiction, what justifies the application of a Special Digital Law regime to the OMs in relation to IPRs infringement? N/A 4) If OMs can benefit an exemption of responsibility/safe harbor, what are the criteria for determining whether an OM is subject to this regime (e.g. active or passive role of the OM, knowledge/control of the presentations of the products, awareness of the IP rights infringement, etc.). Please give examples (case law, etc.). As mentioned (question 1), Swiss law does not contain statutory provisions specifically addressing the question of liability of OMs in case of IPR infringement, and the General IP Law and General Law regimes are applicable. Accordingly, Swiss law has no legal provision allowing OMs in particular to avoid civil liability in case of IPR infringement (i.e. there is no statutory safe harbor provision). Instead, OMs may rely on the general grounds for exclusion of liability according to the General Law regime (see below questions 5–8).
B. The implementation of the OMs responsibility regimes
The purpose of this chapter is to determine the implementation for each responsibility regime applicable to OMs in your jurisdiction (conditions to engage responsibility, exceptions, exemptions, etc.). The purpose is, for instance, to determine under what conditions an OM can be considered an IP infringer, co-infringer, accomplice, or contributory IP infringer (use of the IP on its own benefit, awareness of IP rights infringement, providing of specific services such as optimizing the presentation, promoting offers, etc.), and under what conditions an OM can benefit from an exemption of responsibility/safe harbor (acting expeditiously following awareness of IP rights infringement, etc.), etc. To answer each question in this chapter, please deal separately with each responsibility regime applicable in your jurisdiction. General IP law regime (if applicable to OMs) 5) In your jurisdiction, under what conditions can an OM be held responsible for IP rights infringement or, on the contrary, to be exempted from responsibility for an IP rights infringement in each of these cases? a) in patent law: The circumstances that may give rise to civil liability under the PatA are: (a) the unlawful use (including imitation) of a patented invention; (b) the refusal to notify the authority concerned of the origin and quantity of products in her or his possession which are unlawfully manufactured or placed on the market, and to name the recipients and disclose the extent of any distribution to commercial and industrial customers; (c) the removal of the patent mark from products or their packaging without authorization from the proprietor of the patent or the licensee; and (d) the abetment to the said offenses, participation in them, or aiding or facilitating the performance of any of these acts (Art. 66 PatA). In all cases in which the OM does not hold any goods but merely acts as a platform connecting the (i) buyers and (ii) third-party sellers, the OM may be held jointly and severally liable with the third-party seller offering for sale a patent infringing good as a party participating, aiding or facilitating a patent infringement (Art. 66 lit. d PatA; Art. 50 SCO; see the Decision of the Swiss Federal Supreme Court (DFSC) 145 III 72, para. 2.2.1 and 129 III 588, para. 4.1; see below question 6 for more details on Art. 50 SCO). In any case, the OM may only be held liable for damages and disgorgement of profit if the liability General Law regime conditions are met (see below, question 8). The OM may still, however, be subject to a cease-and-desist order in the absence of any fault (i.e. a condition of the General Law regime). Indeed, it is sufficient that the OM participates in the threat of an unlawful infringement. b) in trademark law: The circumstances that may give rise to a trademark infringement are set out in Arts. 13 para. 2 cum Art. 3 para. 1 TmPA, i.e. “(a) affixing the sign to goods or their packaging; (b) offering goods, placing them on the market or storing them for such purposes under the sign; (c) offering or providing services under the sign; (d) importing, exporting or carrying in transit goods under the sign; (e) using the sign on business papers, in advertising, or otherwise in the course of trade”. In relation to the use of trademarks on internet, the Swiss Federal Supreme Court held that the mere availability of a sign on the internet is not sufficient to constitute an act of use under trademark law. Rather, a territorial link (rĂ€umliche Beziehung) with Switzerland is required. The use of a trademark has a relevant link if it has economic effects in Switzerland. The existence of such effects is determined on the basis of an overall assessment of the concrete circumstances. In this assessment, account must be taken of the effects of the use of the sign on the national economic interests of the right holder, but also of the balance between the interests of the user and those of the right holder. In this balancing of interests, technological developments, such as the possibility of introducing geo-blocking (by which the owner of a website excludes the possibility of access in certain countries) or geo-targeting measures, should be taken into account (DFSC 146 III 225). If the OM stores and offers infringing goods on its own behalf, it can be held directly liable for a trademark infringement (i.e. Art. 13 para. 2 TmPA) provided that the General Law regime conditions are also met (see below, question 8). In addition, the OM acting as an e-commerce website (connecting buyers and sellers) may be held jointly and severally liable with the third-party seller offering an infringing good (Art. 50 SCO), if it also itself fulfils the conditions of the General Law regime (see below, question 8). The OM may still, however be subject to a cease-and-desist order in the absence of any fault (i.e. a condition of the General Law regime). Indeed, it is sufficient that the OM participates in the threat of an unlawful infringement. c) in design law According to Art. 9 para. 1 DesA, the design right confers on the right holder the right to prohibit others from using the design for commercial purposes. Use includes, in particular, manufacturing, storing, offering, placing on the market, importing, exporting, and carrying in transit, as well as possession for any of these purposes. If the OM stores and offers infringing goods on its own behalf, it can be held directly liable of a design infringement (i.e. Art. 9 para. 1 DesA) provided that the General Law regime conditions are also met (see below, question 8). In addition, the OM acting as an e-commerce website (connecting buyers and sellers) may be held jointly and severally liable with the third-party seller offering an infringing good insofar as it participates or facilitates the unlawful use (Art. 9 para. 2 DesA), if it also itself fulfils the conditions of the General Law regime (see below, question 8). The OM may still, however, be subject to a cease-and-desist order in the absence of any fault (i.e. a condition of the General Law regime). Indeed, it is sufficient that the OM participates in the threat of an unlawful infringement. 6) Please indicate under what circumstances an OM can be considered an IP infringer, co-infringer/joint tortfeasor, accomplice, or contributory infringer. OMs may be considered direct IPR infringers only when they store and offer infringing goods on their own behalf. Otherwise, when OMs act as e-commerce websites (connecting buyers and sellers), they can qualify as co-infringer (Art. 66 lit. d PatA, Art. 9 para. 2 DesA, and Art. 50 SCO, see above question 5). A co-infringer participates or facilitates the infringement, i.e. either as an accomplice or an instigator: – An instigator wrongfully incites others to commit an objectively unlawful act (DFSC 145 III 72, para. 2.3.1). According to the Swiss Supreme Court (DFSC 129 III 25), whoever grants by contract the right to distribute products that fall under the patent falls under Art. 66 lit. d PatA. – An accomplice aids and abets in the infringement of a right (DFSC 145 III 72, para. 2.3.1). Concerning patents, the Swiss Federal Patent Court (SFPC) found that a party who had been ordered to refrain from an infringement must remove links to the websites of sellers on which patent-infringing products continue to be promoted and offered. Otherwise, said party’s conduct is considered participation in the patent infringement. The party has a substantial duty of care and is negligent if it does not check, within the limits of what is reasonably required and possible, the offering of the various traders on their websites. In this respect, adding a disclaimer that certain products protected by a patent in Switzerland would not be sold in Switzerland is not sufficient if it adds a list of links where the products can be sold. Such disclaimers do indeed not deter website visitors from following the web links to the third-party merchants’ websites (SFPC S2021_009 of March 14, 2022, para. 10 et seq.). An action for an injunction against a co-infringer can only be successful if the claimant establishes that a wrongful act has been committed or is threatened to be committed (DFSC 145 III 72, para. 2.3.1). Further, in a case related to copyright infringement on the internet, the Swiss Federal Supreme Court found that to admit causation between the infringement and the participating act, it must be possible to attribute the result of the infringement to the participating party. A cease and desist may not be ordered if the participating party merely has a vague influence on the unlawful act, without being sufficiently closely related thereto (DFSC 145 III 72). Though there is no case law pertaining to OMs to date, courts would likely consider OMs to have a sufficient influence concerning the infringing act to hold them liable. Special Digital Law regime (if such a regime applies to OMs) 7) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfil in order to be exempted from responsibility for an IP rights infringement? If possible, please give examples for each IPR separately. N/A 8) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfill to be exempted from responsibility for an IP rights infringement? If possible, please give examples for each IPR separately. In addition to the conditions set out in the General IP Law regime applicable to the infringed IPR (see above question 5), the OM may only be held liable for damages if the General Law regime conditions are met. Tort liability under the Swiss General Law regime (Art. 41 CO) requires: (a) damage, (b) the infringer’s fault (intentional or negligence), (c) an unlawful act, and (d) an adequate causal link between the infringing act and the damage incurred by the injured party. Moreover, disgorgement of profit may be claimed if the following conditions are met: (a) interference in the business of another party (the principal) without a mandate; (b) violation of legally protected rights of the principal; (c) the existence of bad faith; and (d) the existence of a causal link between the interference with the business of the aggrieved party (the principal) and the profits made by the offending party (the agent). Swiss law does not allow claims for the disgorgement of profits except in specific circumstances where a statutory provision expressly provides for such a claim, such as in case of trademark infringements (Art. 55 para. 2 TMA) and design right infringements (Art. 35 para. 2 DesA). With respect to patent rights, Art. 73 paras. 1 and 3 PatA does not explicitly refer to the General Law claims for restitution of profit and moral prejudice. However, leading scholars​4 and case law​5 consider that this legal remedy is also available in case of patent infringement. In any case, an OM which is liable as a co-infringer will only be obliged to return its profit (to the exclusion of the profit that the third-party infringer seller has made). In Switzerland, no specific regulations or case law outlines the circumstances under which OMs may avoid responsibility for an IPR infringement. However, in specific circumstances and applying the general principles of the SCO, OMs may be exempted from liability. Such exemption could occur in particular if the above-mentioned requirements (i) fault and (ii) causation are not met. There is currently no specific case law dealing with this question. Arguably, in cases in which the OM is not aware that a third-party seller offers for sale an IPR infringing good on its platform, the OM may be exempt from liability as it would not meet the condition of fault. Indeed, it would likely appear disproportionate (as extremely burdensome) to impose on OMs the responsibility to monitor and control the IPR compliance of all the goods offered on its platform such that should they fail to do so they would likely not be considered negligent. As soon as the OM becomes aware of an IPR infringement or of circumstances that give rise to the suspicion of an IPR infringement, the OM will be considered at fault. Other liability regime (if applicable to OMs) 9) In your jurisdiction, what are the conditions for an OM to be held responsible on this basis? What obligations must the OM fulfill to be exempted from responsibility for an IP infringement? If possible, please give examples for each IPR separately. N/A C. Sanctions that can be imposed on OMs The purpose of this part is to determine the sanctions that can be imposed (in your jurisdiction, by a judge, or by any other state entity) on an OM whose responsibility is engaged under one or more forms of responsibility (damages, injunction to delist a seller, obligation to inform/reimburse the buyers, obligation to prevent future sales of the infringing product, etc.). To answer each question in this chapter, please deal separately with each form of responsibility applicable in your jurisdiction. For each form of responsibility, please treat each IPR (patent, trademark, design) separately only if you consider it necessary. General IP law regime (if applicable to OMs) 10) In your jurisdiction, what sanctions can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met? Injunction or remedy: The General IP Law regime explicitly provides that the infringer may be subject to an injunction to prevent an IPR infringement or be ordered to remedy the unlawful situation (Art. 72 PatA, Art. 35 para. 1 DesA, Art. 55 para. 1 TmPA). See also under question 12. Destructions of goods: In case OMs offer and sell products in a capacity as an online store for third-party sellers and thus hold the IPR infringing goods, their destruction may be ordered by the court (Art. 69 PatA, Art. 57 TmPA, Art. 36 DesA) or, as a preliminary measure, the goods suspected of infringing IPRs may be seized (Art. 77 para. 1 let. c PatA, Art. 57 cum 59 TmPA, Art. 36 cum 38 DesA). In any case, the destruction of goods must be proportionate to the infringement and not be contrary to public policy or fundamental rights. In cases in which the General Law regime liability conditions are met (see question 8), courts may order the OM to pay damages to the injured party (Art. 73 PatA, Art. 55 para. 2, Art. 35 para. 2 DesA). Special Digital Law regime (if such a regime applies to OMs) 11) In your jurisdiction, what sanctions can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met? N/A General Law regime (if this regime applies to OMs) 12) In your jurisdiction, what sanctions can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met? See above questions 1 and 10. Other liability regime (if applicable to OMs) 13) In your jurisdiction, what are the sanctions that can be imposed on an OM when the conditions of its responsibility are met? N/A
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
14) Could your Group’s current law or practice relating to the responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights be improved? If YES, please explain. Yes. The existing General Law and General IP Law regimes do not provide efficient, expeditious remedies to cease or prevent IPR infringements on OMs. While the current legal means are sufficient in substance, they are ill-adapted to the speed and ease of repeated uploading of potentially IPR infringing products on OM platforms. Therefore, the current legal mechanisms may appear unsatisfactory for IPR holders, who must initiate court proceedings to protect their IPRs and even injunctive reliefs can prove burdensome and costly. Suitable measures to deal with IPR infringements on OMs should include notice and take down mechanisms, providing that OMs must respond promptly to notifications from IPR holders and remove or block the access to IPR infringing content. Such procedures must include the exact format of the notifications to be made by right holders and the deadlines for the OM to take infringing content offline. It is equally important that the procedure includes the steps and remedies if the (alleged) IPR infringer objects to blocking its profile or products. Such a notice and takedown mechanism would respond adequately to the concerns of the IPR holders, who will dispose of a quick and easy means to notify and cease infringements of their IPRs. Conversely, the OM’s liability should be limited to the non-implementation or insufficient application of such a system on its platform. However, effective and efficient implementation requires that the procedures be the same regardless of the IPR concerned and that a certain degree of harmonisation be achieved on an international level. Other measures that could be contemplated and further analysed could include, for instance: – A notice and stay down mechanism, i.e. OMs that have become aware of infringing users could be required to take necessary measures against further infringing offers being posted in the future and to implement an automatic filtering mechanism for discerning offers that actually or potentially infringe IPRs upon becoming aware that infringing items are available on its platform. OMs could also be required to take necessary measures against the same user/seller resubmitting the same or a similarly infringing offer. – OMs that actively support and promote offers should bear a more ongoing monitoring duty to avoid liability, or filtering mechanisms could be mandatory. 15) Could any of the following aspects of your Group’s current law relating to responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights be improved? If YES, please explain. a) The regime of responsibility applicable to OMs? A clearly defined “safe harbor” principle, under which OMs which offer for sale goods provided by a third party are exempt from liability unless they are aware of the IPR infringement and are not acting adequately to stop it. Such a liability exemption should be accompanied by “duties of care” and “notice and take down” obligations to remove illegal online content. That being said, OMs should not be subject to a general obligation to monitor their third-party sellers’ online content. b) The implementation of the responsibility regimes applicable to OMs? A specific notice and takedown process would likely increase predictability – hence legal security – and bolster the practical implementation of the legal protection afforded IPR holders. A safe harbor system would help to define OMs’ responsibility and give more predictability to the right holders. Such a safe harbor system could have specific requirements, such as a deadline to perform takedowns, etc. (see above question 14). Also, specific definitions deserve more attention, in particular, what exactly should be understood under the definition of an OM (given the hybrid nature or the multi-purpose functionality of many online platforms). c) The sanctions that can be imposed to OMs The existing civil reparations in the form of damages or disgorgement of profits are generally sufficient. However, injunctive measures may not appear effective in all circumstances given that the amount of the sanctions for non-compliance with a cease-and-desist court order is low and thus, insufficiently dissuasive. Accordingly, increasing the amount of daily fines for non-compliance with injunctions could be appropriate to enhance the legal security. 16) Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? Upon instruction of the Swiss Federal Council, the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC) is in the process of preparing a draft bill on the regulation of large communication platforms (LCPs) such as Google, Facebook, YouTube and Twitter. The aim of the envisaged legislation is to strengthen the rights of users, including by achieving more transparency on the part of platforms, without limiting their positive influence on freedom of expression. Although the topics (regulations of LCPs and of OMs) are not directly related, in particular, because the main concern related to LCPs is their influence on the public debate, whereas IPR infringements by OMs are purely of commercial relevance, there are similarities in the way the platforms function, in particular due to their global reach and to the opacity of the operations. The draft regulations currently envisage the following remedy for LCP users that could apply to sellers on OMs: access to a point of contact and the possibility to request a review of the blocking measure.
III. Proposals for harmonisation
Please consult with relevant in-house/industry members of your Group in responding to Part III 17) Do you believe that there should be harmonization in relation to the responsibility of online marketplaces for online infringement of industrial property rights? If YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. Yes. Due to the cross-border nature of the internet and the activities of OMs, a certain degree of harmonisation in the liability rules and notice and take down mechanisms would prove essential.
A. Responsibility regimes applicable to OMs
The purpose of this part is to determine the responsibility regime(s) that should be applicable to OMs. 18) In case of IP rights infringement, should OMs be subject to: a) the General IP Law regime, A clearly defined “safe harbor” principle, under which OMs who offer for sale goods provided by a third party are exempt from liability unless they are aware of the IPR infringement and do not act adequately to stop it. Such a liability exemption should be accompanied by “duties of care” and “notice and take down” obligations to remove illegal online content. That being said, OMs should not be subject to a general obligation to monitor their third-party sellers’ online content. Moreover, this safe harbor regime should apply equally to trademarks, patents, and designs (and would not necessarily need to be different from what certain jurisdictions provide regarding copyrights), thereby avoiding gaps in protection and enforcement. b) a Special Digital Law regime, e.g. an exemption of responsibility (safe harbor), At this stage, implementing a safe harbor appears possible and appropriate within the existing General IP Law regime; creating a Special Digital Law regime is not necessary. c) the General Law regime, From a systematic standpoint, it does not appear opportune to consider changes in the General Law regime that would be solely applicable to OMs. d) an alternative/different responsibility regime. N/A 19) If OMs should benefit from an exemption of responsibility/safe harbor, what should be the criteria for determining whether an OM should be subject to this regime (e.g. active or passive role of the OM, knowledge/control of the presentations of the products, awareness of the IP rights infringement, etc.)? The OM’s awareness of IPR infringement should play a central role in the assessment. In other words, a central part of the analysis as to whether an OM may benefit from safe harbor protection (a “pre-condition” of sorts) should be the OM’s reaction upon awareness of (potential) IPR infringement. The safe harbor system should also include protections against any intentional “blindness” or improper organisation of the OM that would reduce the OM’s awareness of such IPR infringements.
B. The implementation of the OMs responsibility regimes
The purpose of this chapter is to determine the conditions that should be required for an OM to be held responsible for IP rights infringement or, on the contrary, to be exempted from responsibility. The purpose is, for instance, to determine under what conditions an OM should be considered an IP infringer, co-infringer/joint tortfeasor, accomplice, or contributory IP infringer (use of the IP on its own benefit, awareness of IP rights infringement, providing of specific services such as optimizing the presentation, promoting offers, etc.), and under what conditions an OM should benefit from an exemption of responsibility/safe harbor (acting expeditiously following awareness of IP rights infringement, etc.), etc. To answer each question in this chapter, please deal separately with each of responsibility regime that should be applicable. If you consider it necessary, please treat each IPR (patent, trademark, design) separately. General IP law regime (if this regime should be applicable to OMs) 20) Under what conditions should an OM be determined to be an IP infringer or, on the contrary, be exempted from responsibility for an IP rights infringement? OMs should in principle not be held liable for IP infringement on their platform of which they have no knowledge; it being understood that the investment required for monitoring possible infringement is extremely burdensome and that such knowledge will occur as soon as the OM is informed by the IPR holder of an infringement. When made aware of an infringement, the OM should comply with the proposed take down process (see question 14). A notification by e-mail to the address listed by the OM on the website for this purpose or otherwise notification through a dedicated contact page on the OM’s website should be considered sufficient to prove that the OM has been informed of an infringement. It could also be contemplated to hold an OM liable in the event it does not exclude from its platform a seller that has infringed IPRs on repeated occasions. Accordingly, OMs should be exempted from liability if they comply with the safe harbor regime. In specific cases, OMs should be held responsible for IP infringement even without having specific knowledge, for example, where the OM is specifically promoting an infringing product. This effectively means that OMs should have a duty to proactively monitor their promotional activities. Special Digital Law regime (if this regime should be applicable to OMs) 21) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfill be exempted from responsibility for an IP rights infringement? N/A General Law regime (if this regime should be applicable to OMs) 22) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfill be exempted from responsibility for an IP rights infringement? N/A Other liability regime (if this regime should be applicable to OMs) 23) Under what conditions an OM should be held responsible on this basis? What obligations should the OM fulfill be exempted from responsibility for an IP rights infringement? N/A
C. Sanctions that should be applicable to the OMs
The purpose of this part is to determine the sanctions that should be available against an OM whose responsibility is engaged (e.g. damages, injunction to delist a seller, obligation to inform/reimburse the buyers, obligation to prevent future sales of the infringing product, etc.). General IP law regime (if this regime should be applicable to OMs) 24) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met? The sanction should be in the form of damages (where the OM would be jointly and severally liable with the principal infringer). In certain aggravated cases, OMs should have to delist the infringing sellers, be obliged to inform (e-mail sufficing) the buyers of infringing products (but not to reimburse), and have stay down obligations (see the response to question 14). We believe the maximum sanctions for non-compliance with court injunctions could be higher. Special Digital Law regime (if this regime should be applicable to OMs) 25) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met? N/A General Law regime (if this regime should be applicable to Oms) 26) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met? N/A Other liability regime (if this regime should be applicable to OMs) 27) What should be the sanctions that should be applicable to an OM when the conditions of its responsibility are met? N/A Other 28) Please comment on any additional issues concerning any aspect of the responsibility of online marketplaces for online infringement of Industrial Property Rights you consider relevant to this Study Question. N/A 29) Please indicate which sectors’ views provided by in-house counsel are included in your Group’s answers to Part III. In-house counsel are not included in our Group, however informal discussions on Part III have been conducted. Zusammenfassung Das Schweizer Recht enthĂ€lt keine gesetzlichen Bestimmungen, die sich speziell mit der Frage der Haftung von Online-MarktplĂ€tzen (OMs) im Falle einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums befassen, und es gelten die Regelungen des allgemeinen Rechts des geistigen Eigentums und des allgemeinen Rechts. Dementsprechend gibt es im Schweizer Recht keine gesetzliche Bestimmung, die es insbesondere OMs erlaubt, die zivilrechtliche Haftung im Falle von Schutzrechtsverletzungen zu vermeiden (d.h. keine gesetzliche Safe-Harbor-Bestimmung). OMs können als direkte Verletzer von Rechten des geistigen Eigentums angesehen werden, wenn sie in eigenem Namen rechtsverletzende Waren lagern und anbieten. Andernfalls, wenn OMs als E-Commerce-Websites fungieren (die KĂ€ufer und VerkĂ€ufer miteinander verbinden), können sie als MittĂ€ter eingestuft werden. Ein MittĂ€ter ist an der Rechtsverletzung beteiligt oder erleichtert sie, d.h. er ist entweder Komplize oder Verursacher. In der Schweiz gibt es keine spezifischen Vorschriften oder Rechtsprechung, die die UmstĂ€nde beschreiben, unter denen sich OMs der Verantwortung fĂŒr eine Schutzrechtsverletzung entziehen können. Unter bestimmten UmstĂ€nden und in Anwendung der allgemeinen GrundsĂ€tze des OR können OMs jedoch von der Haftung befreit werden. Eine solche Befreiung könnte insbesondere dann erfolgen, wenn die Voraussetzungen (i) Verschulden und (ii) KausalitĂ€t nicht erfĂŒllt sind. Unserer Meinung nach bieten die bestehenden Regelungen des allgemeinen Rechts und des allgemeinen Rechts des geistigen Eigentums keine effizienten, schnellen Rechtsmittel, um Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums auf OMs zu beenden oder zu verhindern. Die derzeitigen rechtlichen Mittel sind zwar inhaltlich ausreichend, aber sie sind nicht an die Geschwindigkeit und Leichtigkeit des wiederholten Hochladens von potenziell schutzrechtsverletzenden Produkten auf OM-Plattformen angepasst. Daher können die derzeitigen Rechtsmechanismen fĂŒr die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums unbefriedigend sein, da sie zum Schutz ihrer Rechte des geistigen Eigentums Gerichtsverfahren einleiten mĂŒssen und selbst Unterlassungsklagen sich als mĂŒhsam und kostspielig erweisen können. Geeignete Massnahmen fĂŒr den Umgang mit Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums auf OMs sollten z.B. einen Melde- und RĂŒcknahmemechanismus umfassen, der vorsieht, dass OMs unverzĂŒglich auf Meldungen von Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums reagieren und die die Rechte des geistigen Eigentums verletzenden Inhalte entfernen oder den Zugang dazu sperren mĂŒssen. RĂ©sumĂ© Le droit suisse ne contient pas de dispositions lĂ©gales traitant spĂ©cifiquement de la question de la responsabilitĂ© des places de marchĂ© en ligne en cas d’atteinte aux droits de PI, et les rĂ©gimes du droit gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et du droit gĂ©nĂ©ral sont applicables. En consĂ©quence, le droit suisse ne contient aucune disposition lĂ©gale permettant spĂ©cifiquement aux marchĂ©s en ligne (OMs) de s’exonĂ©rer de toute responsabilitĂ© civile en cas d’atteinte aux droits de PI (DPI) d’un tiers (c’est-Ă -dire qu’il n’existe aucune disposition lĂ©gale relative aux «safe harbour»). Les OMs peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des contrefacteurs directs de DPI lorsqu’elles stockent et proposent des marchandises contrefaites pour leur propre compte. Dans le cas contraire, lorsqu’elles agissent en tant que sites de commerce Ă©lectronique (mettant en relation acheteurs et vendeurs), elles peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des co-contrefacteurs. Un co-contrefacteur participe Ă  l’infraction ou la facilite, soit en tant que complice, soit en tant qu’instigateur. En droit suisse, il n’existe pas de rĂ©glementation ou de jurisprudence spĂ©cifique dĂ©crivant les circonstances dans lesquelles les OMs peuvent se soustraire Ă  la responsabilitĂ© d’une violation de DPI. Cependant, dans des circonstances spĂ©cifiques et en appliquant les principes gĂ©nĂ©raux du Code des Obligations, les OMs peuvent ĂȘtre exonĂ©rĂ©es de responsabilitĂ©. Une telle exonĂ©ration peut avoir lieu en particulier si les conditions (i) de faute et (ii) de causalitĂ© ne sont pas remplies. À notre avis, les rĂ©gimes actuels de droit gĂ©nĂ©ral et de droit gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© intellectuelle n’offrent pas de solutions efficaces et rapides pour faire cesser ou empĂȘcher les atteintes aux DPI sur les OMs. Si les moyens juridiques actuels sont suffisants sur le fond, ils ne sont pas adaptĂ©s Ă  la vitesse et Ă  la facilitĂ© de tĂ©lĂ©chargement rĂ©pĂ©tĂ© sur les OMs de produits susceptibles d’enfreindre les DPI. Par consĂ©quent, les mĂ©canismes juridiques actuels peuvent sembler insatisfaisants pour les dĂ©tenteurs de DPI, qui doivent engager des procĂ©dures judiciaires pour protĂ©ger leurs DPI, et mĂȘme les actions en cessation peuvent s’avĂ©rer lourdes et coĂ»teuses. Des mesures appropriĂ©es pour traiter les violations de DPI sur les plateformes OMs devraient inclure, par exemple, des mĂ©canismes de notification et de retrait, prĂ©voyant que les OMs doivent rĂ©pondre rapidement aux notifications des dĂ©tenteurs de DPI et retirer ou bloquer l’accĂšs au contenu enfreignant les DPI. Summary Swiss law does not contain statutory provisions specifically addressing the question of Online Marketplaces (OMs) liability in case of IPR infringement, and the General IP Law and General Law regimes are applicable. Accordingly, Swiss law has no legal provision specifically allowing OMs in particular, to avoid civil liability in case of IPR infringement (i.e. no statutory “safe harbor” provision). OMs may be considered direct IPR infringers when they store and offer infringing goods on their own behalf. Otherwise, when OMs act as e-commerce websites (connecting buyers and sellers), they can qualify as co-infringer. A co-infringer participates or facilitates the infringement, i.e. either as an accomplice or an instigator. In Switzerland, no specific regulations or case law outlines the circumstances under which OMs may avoid responsibility for an IPR infringement. However, in specific circumstances and applying the general principles of the Swiss Code of Obligations, OMs may be exempted from liability. Such exemption could occur in particular if the above-mentioned requirements (i) fault and (ii) causation are not met. In our opinion, the existing General Law and General IP Law regimes do not provide efficient, expeditious remedies to cease or prevent IPR infringements on OMs. While the current legal means are sufficient in substance, they are ill-adapted to the speed and ease of repeated uploading on OM platforms of potentially IPR infringing products. Therefore, the current legal mechanisms may appear unsatisfactory to IPR holders, who must initiate court proceedings to protect their IPRs and even injunctive relief can prove burdensome and costly. Suitable measures to deal with IPR infringements on OMs should include for instance a notice and take down mechanisms, providing that OMs must respond promptly to notifications from IPR holders and remove or block the access to the IPR infringing content. Fussnoten:
1
NB: Copyrights are outside of the scope of study.
2
Schlosser Ralph, Art. 73 LBI in: de Werra Jacques/Ducor Philippe, Commentaire romand, BĂąle 2013, NN 32–33; Heinrich Peter, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des EuropĂ€ischen PatentĂŒbereinkommens synoptisch dargestellt mit ergĂ€nzenden Gesetzen und StaatsvertrĂ€gen, ZĂŒrich 1998, Art. 73 N 80.
3
DFSC, 134 III 306, consid. 4.1.2.
4
Schlosser Ralph, Art. 73 LBI in: de Werra Jacques/Ducor Philippe, Commentaire romand, BĂąle 2013, NN 32–33; Heinrich Peter, PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des EuropĂ€ischen PatentĂŒbereinkommens synoptisch dargestellt mit ergĂ€nzenden Gesetzen und StaatsvertrĂ€gen, ZĂŒrich 1998, Art. 73 N 80.
5
DFSC, 134 III 306, consid. 4.1.2.




Report of the Swiss Group Part II (Part I published in sic! 11/2023)
Members of the Group: Ada Altobelli, Manuel Bigler, Frédéric Brand, Isabelle Bruder, Nathalie Denel, Louisa Galbraith, Elif Keskes, Pierre-Alain Killias, James Merz, Fabienne ZenhÀusern.
IV. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
14.
Do you consider your Group’s current law or practice relating to genuine use and proving trade mark use adequate or do you consider that the law should be changed? Please explain. We consider the current law and practice in Switzerland to be generally adequate in that it does not contain any limitations with regard to the type of proof/evidence that can be filed and does also not pose unnecessarily strict formal requirements (for example no legalization of evidence is required). However, the Group agrees that in proceedings before the Swiss Federal Institute of Intellectual Property (hereinafter “IPI”), the threshold to reach prima facie evidentiary requirements regarding genuine use is unnecessarily high for trade mark owners (it seems to the Group that the practice of the IPI is stricter than is required by law). The same applies to the rather strict practice of the IPI regarding the assessment of whether the use of variations of a trade mark is still rights-preserving. This is somewhat in contradiction to the interest of trade mark owners to develop their brands (modernization) or to use their trade marks in combination with other signs, e. g., using their logo with their company name. Also, the Group would find it helpful from an industry point of view if the IPI provided more practical guidelines/examples on what is considered sufficient evidence to show rights-preserving use (for example, on what is considered “adequate” and “recent” use). Finally, it would be helpful if the probative value of stamped digital proofs of use was clarified in law or practice. In particular, it remains unclear whether blockchain proof is admitted in Switzerland as this is already recognized in China, Europe and the US.
15.
Are the rules regarding genuine use and proving use adequate for the issue arising in relation to the use of trade marks in the virtual world? If not, what changes should be made? Please explain. The Group does not believe that a change in the current law is necessary. However, the prerequisites of genuine trade mark use in the virtual world must be developed in practice based on an interpretation of current law. In particular, the most important open question is not whether the use in the virtual world as such could consist in genuine use, but rather whether the use in the virtual world extends to real-world goods and services, i. e., whether the use for virtual chocolate is also considered a use for chocolate in class 30, or only for virtual chocolate.
16.
If there are specific reasons for disqualifying online/internet use in your Group’s law so that it does not count as genuine use of a mark, please explain those reasons. There are no reasons for disqualifying online/internet use in our Group’s law.
17.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? See the answer to question 14 above.
V. Proposals for harmonisation
18.
Do you believe that there should be harmonisation in relation to issues regarding genuine use and proving use? Please answer YES or NO. If YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. Yes.
Evidence to Prove Trade Mark Use
19.
Should there be any quantitative or temporal threshold (minimum level) on evidence requirement to prove genuine use? Please answer YES or NO. Please comment. No, apart from the requirement that the trade mark must have been used during the grace period, there should not be any quantitative or temporal thresholds in absolute terms (meaning, for example, absolute amounts of revenues earned with the trade mark use). However, from the industry’s viewpoint, examples of what is considered “recent use” or “serious use” issued by the trade mark offices would bring more certainty, keeping in mind that the trade mark owners must set up a system for collecting suitable proof and must therefore define during what periods of time how much evidence should be collected.
20.
When considering proof of genuine use, should there be specific types of evidence (A) always excluded, (B) always included, or (C) given weight according to the circumstances? If yes, please give the types of evidence for A, B and C above and explain why they should be treated differently. Yes. In the opinion of the Group, no category of evidence should be excluded per se. Rather, the weight of any evidence should always be assessed according to the circumstances in the individual case (see the answer to question 4).
21.
Please consider the following types of evidence, and select category A, B or C for each of them and explain for each type why that category should apply: a) declarations by or on behalf of the trade mark owner (e. g. corporate representatives) (affidavits); b) declarations by unconnected and unpaid third parties; c) declarations by unconnected but paid third parties; d) copies of current web pages; e) copies of web pages from Wayback Machine (including entries from Wikipedia which cannot any longer be modified); f ) consumer surveys; g) copies of invoices, bills, and accounts; h) copies of advertising materials; i) catalogues; j) copies of distribution contracts; k) witness evidence; l) private documents, including private opinions; m) anything else: please name and explain. In the opinion of the Group, no category of evidence should be excluded per se (see the answer to question 20). Evidence consisting of objective documents or statements by independent parties should generally be given more weight than any statements made by or on behalf of the trade mark owner or by parties connected/related to the trade mark owner in any way.
22.
Should reputable/well known/famous/historical trade marks be treated differently in terms of proof? If so, in what respects? No, such trade marks should be treated the same way when it comes to genuine use. An exception might apply in cases where it is accepted general knowledge that a trade mark is genuinely used for the goods or services in question. In such cases, no further evidence of use should be necessary.
23.
Please explain what should be probative value of the following: a. a single use of a mark on the internet/on a website b. mere advertising (real commercial advertisement rather than just advertising the ownership or information of the trade mark) –with no sales a) The probative value of a single use of a trade mark on the internet/on a website should depend on the circumstances of the individual case. If, for example, a service, such as “personnel recruiting” is claimed in the list of goods and services, the only possible use of the trademark might be a single use on the trade mark owner’s website. The decisive question should be whether the use can be qualified as “serious” use, i. e., with the intention of meeting a demand on the market. b) The use in real commercial advertising should be taken into consideration, but additional evidence of use will need to be provided showing a real intention of the trade mark owner in developing the market for the advertised product.
24.
Please explain if evidence of use should include specific information, for example place, time, extent or nature of use? If yes, should all the evidence show all of the above information or whether this is not necessary and the evidence should be considered and assessed as a whole? Yes. All filed evidence considered as a whole should at least show the place, time and nature of use. The place is necessary to assess whether the trade mark has actually been used in the country of interest. The time is necessary to assess whether the trade mark has been used within the relevant period of time. The nature of use should be evident as it serves to assess whether the trade mark is used for the goods/services claimed. It is noted that not every single piece of evidence would necessarily have to include all of the above information, but that this information must be derivable from the sum/combination of all pieces of evidence.
25.
Should evidence of use be the same or different in courts and IP offices/administrative tribunals? The thresholds to prove genuine use should be lower before the IP offices than before civil courts, since the proceedings before the IP offices are usually intended to be quicker, simpler and cheaper than proceedings before a civil court.
Use of the Mark in Forms Different from the Registered One and the Allowed Form Variation
26.
What should be the criteria when assessing the genuine use of a trade mark if the mark in actual use is in a form different from the trade mark as registered? In other words, how much form variation of the mark should be accepted in proving its genuine use? The Paris Convention and Swiss law allow certain variations in trade mark use as long as the form of use does not alter the distinctive character of the registered mark. The purpose of a trade mark lies in its distinctive character. Therefore, the Group is of the opinion that when it comes to assessing the genuine use of a trade mark, if the mark is used differently than registered, the only relevant question should be whether the distinctive character of the registered mark is preserved in the variations. The Group thus believes that the acceptable degree of variation should therefore be considered taking into account the distinctive strength of each of the components of the registered mark as well as of the relative position of the various elements within the arrangement of the mark.
27.
What factors should be considered when judging whether the use of a variation of the mark can be accepted as valid use of a registered trade mark? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate: a) the distinctiveness of the registered trade mark and the variation; b) whether such a variation alters the distinctive character of the registered trade mark; c) whether consumers view them as the same mark; d) whether the variation of the mark is also registered; e) the features of the industry in which the trade mark is used and the business customs of the industry in relation to trade mark use; f ) other, please name In assessing whether or not a trade mark variation can be accepted, an assessment of the distinctive character and whether the variation alters the distinctive character of the registered mark should be decisive factors (Proposals a and b). This means analyzing whether consumers view the registered mark and the used mark as the same marks (Proposal c). The features of the industry in which the trade mark is used and the business customs of the industry in relation to trade mark use (Proposal e) should be considered in assessing distinctiveness. Indeed, distinctive character should always be assessed in relation to the designated goods and services. If a component is currently used in the course of trade to describe some characteristic of the good/service, this circumstance should be taken into account. Proposal d) should not be a factor in the view of the Group. The comparison between the registered mark and the used version should be made regardless of whether or not the used mark is registered. The fact that the new version is also registered only means that this new version complies with requirements that need to be fulfilled for trade mark protection. The mere registration, however, does not mean that the “distinctive core” of the registered trade mark is preserved in this new version and that consumers will recognize the registered mark in the used version. Proposal f ): The fact that the registered trade mark is well-known should not have any impact on the assessment of whether a variation of this mark is considered genuine use. Furthermore, it does not seem to the Group that the existence of a high degree of distinctiveness should in practice allow more freedom to modify the sign than for marks with normal distinctiveness.
28.
Which of the following variations should be viewed as not altering the distinctive character of the registered trade mark? Please choose one or more answers from the following choices: a) in which the font, size, and/or colour of the registered trade mark is changed, partially or wholly; b) in which distinctive elements are added to the registered trade mark; c) in which non-distinctive elements are added to the registered trade mark; d) in which part of the distinctive element is omitted from the registered trade mark; e) in which the non-distinctive element is omitted, partially or wholly, from the registered trade mark; f ) in which the word of the registered trade mark has been changed other than adding or omitting words but constitutes similar mark to the registered trade mark; g) in which the layout of the different elements in the registered mark is changed, for instance, changing the up-and-down arrangement into left-and-right arrangement; h) in which one composite element is omitted in case of a combined trade mark, for instance, the figurative element is omitted in use when it is a word/figurative combined trade mark; i) in which the registered mark is used in conjunction with another mark; j) others, please name and explain In the Group’s opinion, the assessment should be made on a case-by-case basis, without any categorizations in order to allow a margin of interpretation and a degree of discretion. The proposed variations should be viewed as not altering the distinctive character of the registered trademark, |as long as they are minor (which should be interpreted on a case-by-case basis). Additional comments on the individual choices are provided below: a) Change in font size and color, partially or wholly: Practice should be less rigorous when the registered mark is a word mark since a word mark protects the word independently of its graphical design. For example, the decision of the Swiss Federal Administrative Court (FAC) of 15 September 2022, No. B-3250/2021 – SET ONE/se:one-der deutsche Messestuhl is considered too strict by the Group. b) Addition of distinctive elements should be considered as altering the distinctive character of the registered mark. c) Addition of non-distinctive elements should be considered as not altering the distinctive character of the registered mark. d) Omission of a part of the distinctive elements of the registered mark should be considered as altering the distinctive character of the registered mark, unless the overall impression of the mark remains the same, which seems unlikely in practice. e) Omission of a part of non-distinctive elements should be considered as not altering the distinctive character of the registered mark, provided that the overall impression of the mark remains the same. f) A change of the word of the registered mark to a word which is similar to the registered mark should be considered as not altering the distinctive character of the registered mark, provided that the overall impression of the mark remains the same. g) Changes in the layout of the different elements of a mark should be considered as not altering the distinctive character of the registered mark, provided that the overall impression of the mark remains the same. h) Omission of one composite element in case of a combined mark should be considered as not altering the distinctive character of the registered mark, provided the omitted element is not distinctive. i) Use in conjunction with another mark: A comparison of the marks should be made regardless of whether or not the mark is registered.
Trade Mark Use on the Internet and Virtual World
29.
Should the use of a mark on the internet/on a website be taken into account for genuine use, and if so, what should be the criteria? Please answer YES or NO and explain. Yes, the use on the internet should be taken into consideration when determining whether a trade mark is genuinely used in a specific jurisdiction, provided that such online use can be regarded as use in that jurisdiction (see also Article 5 of the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet; hereafter the “Joint Recommendation”). Online use should be regarded as use in a specific jurisdiction if such online use has commercial repercussions or, in other words, a commercial effect in that jurisdiction (see also Article 2 of the Joint Recommendation). Whether online use has a commercial effect in a jurisdiction should be determined on a case-by-case basis, taking into account all relevant circumstances. Factors to be considered should include, without limitation (see also Article 3 of the Joint Recommendation): – access to the online presence (website, online platform, social media account, etc.) by users of the jurisdiction; – directing consumers in the jurisdiction to the online presence (e. g., promotional activities in the jurisdiction referring consumers to the online presence); – use of a top-level domain associated with the jurisdiction; – option to use a local language of the jurisdiction or a language frequently used by the relevant consumers in the jurisdiction; – offer or supply of goods or services to consumers located in the jurisdiction via the online presence; – advertising on the online presence of goods or services offered (offline) in the jurisdiction; – option to pay in the local currency of the jurisdiction or a (fiat or crypto) currency frequently used by the relevant consumers in the jurisdiction; – use of local contact details of the jurisdiction, such as telephone numbers, addresses, etc.; – level and character of commercial activities of the user of the trade mark in the jurisdiction.
30.
Should a single use of a mark on the internet/on a website be attributed only to a specific single class of goods/services, or should it be attributed across a range of goods/services? Please select: a) only a specific single class of goods/services; b) should be possibly across a range of goods/services –please explain; c) other answer: please explain It should be possible to attribute online use of a trade mark to a range of goods or services (proposal b). In general, use should be attributed to those goods and services in relation to which the trade mark is used. A trade mark should be deemed to be used in relation to those goods or services for which the use in question is such as to establish, in the view of the relevant public, a link between the trade mark and the relevant goods or services. If the online use is such that it creates a link between the trade mark and a range of goods or services, the online use should be attributed to all of those goods or services.
31.
What should be the effect (in terms of genuine use) by the use of a mark in the virtual world (such as in a Metaverse), and in particular should the use of a mark in the virtual world also signify use of the mark on physical goods/real world services? Use in a virtual world should be taken into account to determine whether a trade mark has been put to genuine use in a particular jurisdiction, provided that the use in a virtual world can be regarded as use in that jurisdiction (see the answer to question 32). Genuine use requires that the use in question takes place in relation to the goods and services for which the trade mark has been registered. If the goods and services claimed by the trade mark are not linked to the physical world, use in a virtual world should be deemed as use for the claimed goods or services (in particular where the virtual world serves as a means of providing a service to the consumer behind the avatar). For example, if a trade mark is protected for entertainment services related to concerts, use of the trade mark in relation to concerts in the metaverse should count towards genuine use of the trade mark. If, by contrast, the goods and services claimed by the trade mark are linked to the physical world, namely if the trade mark has been registered for physical goods (e. g., leather handbags) or real-world services (e. g., architectural or hairdressing services), the question arises whether the use of the trade mark for the “corresponding” virtual goods (e. g., virtual handbags) or services (e. g., designing malls in the metaverse or creating hairdos for avatars) may constitute genuine use for the claimed (real-world) goods and services. In the opinion of the Group, as a general rule, use of a trade mark for certain goods or services should extend to those goods or services which, by their nature and in the view of the relevant public, are not in essence different from them (AIPPI, in its Resolution on Q218, point 5, has resolved that while a trade mark should in principle only be maintained for those goods and services for which it has been used, use may, under certain conditions, extend to a properly restricted broader range of goods or services). Use for virtual goods and services should therefore extend to their real-world “counterparts” if they are, in essence, the same. In general, this will not be the case (e. g., use of a virtual watch should not be considered use for a physical watch; see also Antresyan, RĂ©seaux sociaux et mondes virtuels, Dissertation, 2016, para. 513).
32.
What factors should be taken into account when assessing whether the use of a trade mark in a virtual world (such as the metaverse) can be accepted as use in a jurisdiction in terms of the geographical coverage? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate: a) whether the consumers in your jurisdiction can access the virtual world; b) whether there are users or participants from the jurisdiction in the virtual world; c) whether the virtual world provides the option of using a local language of the jurisdiction; d) whether the virtual world provides the option of using a local currency of the jurisdiction; e) whether the virtual world provides an environment mimicking the local real environment of the jurisdiction; f) whether the organization who created or provides the virtual world is located in the jurisdiction; g) whether any physical facilities used to provide the virtual world are located in the jurisdiction; h) whether there are any promotional activities targeting consumers in the jurisdiction by the user of the trade mark or the provider of the virtual world; i) other, namely As for online use in general (see the answer to question 29), use of a trade mark in a virtual world should be regarded as use in a specific jurisdiction if the use in the virtual world has a commercial effect in that jurisdiction (see also WIPO, SCT/25/4, para. 52). This should be determined on a case-by-case basis, taking into account all relevant circumstances. The factors used in relation to (traditional) online use may not be equally pertinent for use in virtual worlds (Holzer, Real Trademark Issues in Virtual Worlds, in: IP Litigator 3/2009, p. 5). For example, virtual goods are not delivered to a real-world location, and there are no offline post-sale activities such as warranties or service. Factors to determine whether use in a virtual world has a commercial effect in a particular jurisdiction should include, without limitation (see also Antreasyan, loc cit., para. 524): – access to the virtual world by users of the jurisdiction (proposal b); – directing consumers of the jurisdiction to the virtual world (e. g., promotional activities in the jurisdiction or websites targeted at the jurisdiction referring consumers to the virtual world) (proposal h); – option to use a local language of the jurisdiction (proposal c) or a language frequently used by the relevant consumers in the jurisdiction; – offer or sale of virtual goods linked to physical goods located in the jurisdiction; – option to pay in the local currency of the jurisdiction (proposal d) or a (fiat or crypto) currency frequently used by the relevant consumers in the jurisdiction; – advertising in the virtual world of goods or services offered (offline) in the jurisdiction; – use of local contact details of the jurisdiction, such as telephone numbers, addresses, etc.; – level and character of commercial activities of the user of the trade mark in the jurisdiction. Accessibility of the virtual world (proposal a) should be a prerequisite for a commercial effect in the jurisdiction, but should not in itself be a relevant factor to determine whether use in the virtual world has a commercial effect in the jurisdiction. Providing an environment mimicking the local real environment of the jurisdiction (proposal e) should not be a relevant factor either, since such environment may be equally relevant for visitors from that jurisdiction and from abroad. Likewise, the location of the provider of the virtual world (proposal f ) or the physical infrastructure used (proposal g) should not be relevant to assess whether use of a trade mark in the virtual world has a commercial effect in a specific jurisdiction.
Justification of Non-use
33.
What should be valid justifications of non-use? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate: a) none; b) force majeure; c) policy restriction in the jurisdiction where the trade mark is registered; d) policy restriction in other jurisdictions, for instance in the jurisdiction of the trade mark proprietor if it is out of trade mark registration jurisdiction; e) bankruptcy/insolvency of the trade mark proprietor; f ) the trade mark proprietor being in financial difficulty; g) requirement of a licence or marketing authorization which takes long time to obtain; h) in the process of a trade mark transfer; i) in the process of a trade mark dispute regarding ownership, validity, etc.; j) a sufficiently high existing reputation of the trade mark, such that further use is commercially pointless/futile because it would not significantly increase or enhance that reputation; k) others, please name As to the definition of justification for non-use, it is the Group’s view that the notion mentioned by Swiss case law and doctrine seems to be fair (see the answer to question 12). Indeed, the justification of non-use should only be possible in exceptional circumstances that are beyond the control of the owner and which make the use of a trade mark impossible. Furthermore, in order for the notion of justification for non-use to remain adjustable to future unpredictable events, a list of circumstances should not be mentioned in the law. The circumstances considered by Swiss case law and doctrine as a justification for non-use, seem reasonable and fair by the Group (see the answer to question 12). Indeed, cases of force majeure, policy restrictions or marketing authorizations as well as current disputes regarding trade marks should be considered as valid reasons for non-use. Policy restrictions should be justifications for non-use whether they are in the jurisdiction where the trade mark is registered or in other jurisdictions as far as they remain an obstacle to the use of the trade mark in Switzerland. Other justifications could be a massive internet breakdown or other major technological issues, especially for trade marks used solely in e-commerce. Furthermore, for companies active in the metaverse, the question of whether the possible failure of this virtual world could constitute a justification should be examined. In addition, circumstances covered by force majeure should be quite broad in order to cover future environmental concerns which could significantly impact business. On the other hand, bankruptcy/insolvency of the trade mark owner should not be considered as valid reason for non-use because, in such case, the owner should not be able to keep a monopoly on the trade mark.
34.
Should the burden of proof to prove the justification be reduced if it relates to a widely known event, such as the COVID 19 pandemic? Please answer YES or NO and explain. Yes. However, the circumstances of each case should be taken into account. Indeed, during the COVID-19 pandemic for instance, some industries were highly impacted (such as airlines, automobiles, hotels or restaurants) whereas some others were able to benefit from the circumstances (such as companies active in e-commerce). Therefore, the industry in which the trade mark owner is active should be considered when assessing the burden of proof to prove justification of non-use as well as the ability of the holder to explain the reasons why it was impacted by the event. Another proposition could be to provide a grace period starting from the beginning of such a widely known event of this kind and terminating a few months after its end, during which no proof of justifications of non-use should be provided by trade mark owners. The first proposition would be fairer, but the second would be more predictable.
Others
35.
Please comment on any additional issues concerning any aspect of trade mark use you consider relevant to this Study Question. Regarding the grace period, as a complement to AIPPI Resolution on Q218 (see the answer to question 11), the starting date is the day following the expiry of the opposition deadline, which is three months after the publication of the registration (or once opposition proceedings have finished). For Swiss designations in international trade mark registrations, the grace period begins when the grant of protection by WIPO has been published or, if a provisional refusal took place, on the date a grant of protection is given (Article 50(a) TmPO; Part 6, Section 5.2.1 and Part 7, Section 2.4 of the IPI’s Trade Mark Guidelines). In case the use is interrupted, the grace period begins when the use ceases (FSC Decision 4A_265/2020 of 28 December 2020). In addition, in Switzerland, non-use claims can be raised by the defendant in an opposition proceeding. It is sufficient to simply invoke non-use of the opposing trade mark (Art. 32 TmPA); this differs from a cancellation action, which requires proof that non-use is likely (Art. 12 para. TmPA). Instead, the burden of proof is on the opponent, who must submit prima facie evidence of use or provide proper reasons for non-use. Failing this, the opposition is dismissed. Any objection of non-use must be invoked in the first response to the opposition, not later (Art. 22 para. 3 TmPO). If non-use is invoked, be it in an opposition or cancellation action, trademark use must be shown to be likely during the five years preceding the non-use claim (Art. 32 TmPA). The Agreement between Switzerland and Germany on Reciprocal Protection for Patents, Designs and Trade Marks, hereinafter “the Agreement”, terminated on 30 April and 29 December 2021. The termination was published on 9 March 2022 in the Official Compilation of Federal Legislation (AS 2022 156). It took effect on 31 May 2022. According to the IPI’s practice, the Agreement still applies, i. e. evidence relating to acts of use in Germany prior to 31 May 2022 are admissible, in opposition and non-use cancellation procedures if the period for examining use is prior to the termination of the agreement (The IPI’s Newsletter Trade Marks and Designs 2022/05). The invocation of the five-year grace period is excluded for trade marks which are not filed with the intention of being used, but in order to prevent third parties from registering the corresponding signs or in order to extend the scope of protection of trade marks which are actually used (FSC Decision 4A_265/2020 and 4A_267/2020 of 28 December 2020, para. 6.3.2. – Luminarte/Lumimart, published in sic! 2021/7+8, p. 400 and seq). In civil proceedings, the claimant who could not use the contested trade mark in any case is not entitled to request the cancellation for non-use of this trade mark (no legitimate interest) while in administrative proceedings under Art. 35(a) TmPA, this argument is irrelevant (Decision of the FAC of 23 March 2021, No. B-2627/2019 – Sherlock published in sic! 9/2021 p. 487 and seq.).
36.
Please indicate which industry/cultural sector views provided by in-house counsel are included in your Group’s answers to Part III. Zusammenfassung Aktuelle Themen betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch von Marken sind die Benutzung von Marken in virtuellen Welten (Metaverse), die Rechtfertigung des Nichtgebrauchs unter ausserordentlichen UmstĂ€nden, insbesondere wĂ€hrend einer Pandemie, sowie die Sammlung von Benutzungsnachweisen mittels technischer Hilfsmittel. Hinsichtlich des ersten Punkts stellt sich die zentrale Frage, ob die Benutzung einer Marke fĂŒr ein virtuelles Gut auch als Benutzung des entsprechenden Guts ausserhalb der virtuellen Welt gelten soll. Die Schweizer Gruppe ist der Meinung, dass dies regelmĂ€ssig nicht der Fall sein sollte. GrundsĂ€tzlich sollten in Bezug auf den rechtserhaltenden Gebrauch von Marken die wirtschaftlichen Begebenheiten berĂŒcksichtigt werden. WĂŒnschenswert wĂ€ren weniger strikte Anforderungen an Benutzungsnachweise sowie UnterstĂŒtzung von technischen Hilfsmitteln zur Sammlung solcher Nachweise, eine weniger strenge Beurteilung des Gebrauchs einer Marke in abweichender Form, um dem BedĂŒrfnis der Wirtschaftsakteure nach Modernisierung ihrer Marktauftritte Rechnung zu tragen, sowie BerĂŒcksichtigung der wirtschaftlichen UmstĂ€nde im konkreten Einzelfall bei der Rechtfertigung des Nichtgebrauchs.&cbr; RĂ©sumĂ© Les thĂšmes actuels concernant l’usage propre Ă  maintenir le droit Ă  la marque sont l’utilisation des marques dans les mondes virtuels (mĂ©tavers), la justification du non-usage dans des circonstances exceptionnelles, notamment pendant une pandĂ©mie, et la collecte de preuves d’usage au moyen d’outils techniques. En ce qui concerne le premier point, une des questions centrales est de savoir si l’utilisation d’une marque pour un bien virtuel doit Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un usage du bien correspondant en dehors dudit monde virtuel. Le groupe suisse est d’avis que cela ne devrait pas ĂȘtre le cas en rĂšgle gĂ©nĂ©rale. En principe, les circonstances Ă©conomiques devraient ĂȘtre prises en compte en ce qui concerne l’usage propre Ă  maintenir le droit Ă  la marque. Il serait souhaitable de limiter les exigences relatives aux preuves d’usage et de soutenir les moyens techniques permettant de recueillir ces preuves. Il serait Ă©galement prĂ©fĂ©rable d’évaluer moins strictement l’usage d’une marque sous une forme divergente, ce afin de tenir compte du besoin des acteurs Ă©conomiques de moderniser leur prĂ©sence sur le marchĂ©. Finalement, en ce qui concerne les justes motifs pour le non-usage, les circonstances Ă©conomiques dans chaque cas concret devraient ĂȘtre prise en compte.




Report of the Swiss Group Part I (Part II will be published in sic! 01/2024)
Members of the Group: Ada Altobelli, Manuel Bigler, Frédéric Brand, Isabelle Bruder, Nathalie Denel, Louisa Galbraith, Elif Keskes, Pierre-Alain Killias, James Merz and Fabienne ZenhÀusern.
I. Introductory remarks
This Study Question focusses on proving use in the context of the genuine use requirement of a trade mark to maintain and enforce the trade mark. Proving the reputation or distinctiveness of a trade mark acquired through use and infringement use are out of the scope of this Study Question.
II. Legal sources
Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (Trade Mark Protection Act, TmPA), Ordinance on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (TmPO); Swiss Civil Procedure Code (Civil Procedure Code, CPC); Trade Mark Guidelines of the Swiss Institute of Intellectual Property (IPI); Swiss Federal Administrative Court (FAC) case law; Swiss Federal Supreme Court (FSC) case law.
II. Current law and practice
Please answer all questions in Part I on the basis of your Group’s current law.
Evidence to prove trade mark use
1.
Is there any quantitative or temporal threshold (minimum level) on evidence requirement to prove genuine use? Please answer YES or NO. Please comment.
No. Swiss law does not define rights-preserving use and does not set any quantitative or temporal threshold (minimum level) on the evidence requirement to prove genuine use. However, according to practice and doctrine, rights-preserving use of a trade mark cumulatively requires that: (1) the mark is used as a trade mark, (2) that it is used in connection with the claimed goods and services in the course of trade, (3) that it is used in the domestic market and (4) that the use is genuine in accordance with the customary practices of a commercially meaningful trade (Decision of the FAC of 30 May 2008, No. B-2683/2007, para. 5.1 – Solvay v. Solvexx). The type, scope and duration of the use as well as special circumstances of the individual case must be considered when assessing genuine use, such as, e. g., the size and structure of the company in question (Decision of the FAC of 9 September 2014, No. B-6251/2013, para. 2.3 – P&C (fig.) v. PD&C).
From a subjective point of view, the trade mark owner must have the intention to satisfy any market demand (Decision of the FAC of 20 January 2014, No. B-2910/2012, para. 4.5 – ARTELIER v. ARTELIER). Any sham use which was only taken up in order to avert the loss of the trade mark by a symbolic sale does not qualify as genuine (FSC Decision, BGE 81 II 284, para. 1 – Compass v. Kompass). In order to be considered genuine use, a minimum market development is required, whereby the FSC has so far not required concrete sales figures. Even a small turnover is sufficient if the trade mark owner has the genuine intention to satisfy any market demand (FSC Decision, BGE 102 II 111, para. 3 – SILVA v. SILVA THINS). In the case of mass-produced consumer goods, a more extensive use of the trade mark is required than in the case of luxury goods (Part 6, Sec. 5.3.3 of the IPI’s Trade Mark Guidelines revised on 1 March 2022; Decision of the FAC of 28 June 2011, No. B-7487/2010, para. 3 – sparco (fig.) v. SPARQ). As an example, an average annual turnover of EUR 8,000 has been deemed too low to make genuine use likely for an article of daily consumption (Decision of the FAC of 1 April 2014, No. B-3294/2013, para. 6.4 – Koala (fig.) v. Koala’s March). Mere individual actions do not constitute genuine trade mark use (Decision of the FAC of 15 July 2010, No. B-5830/2009, para. 3.2.1– fĂŒnf Streifen (fig.) v. fĂŒnf Streifen (fig.)).
From a temporal point of view, it is required that the genuine use took place within the five years preceding the non-use claim (Art. 31 TmPA). Hence, rights-preserving use cannot be established solely on the basis of undated documents (Decision of the FAC of 20 August 2007, No. B-7449/2006, para. 7.1 – Exit v. Exit One). However, undated documents can be taken into consideration if they can be linked to dated documents (Decision of the FAC of 9 September 2014, No. B-6251/2013, para. 2.6 – P&C (fig.) v. PD&C). Also, continuous use during the five-year grace period is not required. Recent use can be adequate (Part 6, Sec. 5.3.2. of the IPI’s Trade Mark Guidelines). Rather, the duration of use must be so long that, in accordance with Art. 11 TmPA, it is possible to speak of a genuine use preserving the trade mark right in the registered form or in a form that does not substantially deviate from the registered trade mark (cf. Gasser, in: Noth, BĂŒhler and Thouvenin (Eds.), StĂ€mpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2017, 2nd edition, Art. 32 para. 23; hereinafter referred to «SHK MSchG-Author»). If the trade mark is used on a longer-term basis, even use started only shortly before the expiration of the grace period may be considered genuine; in any event, the specific circumstances of the individual case must be taken into consideration (cf. SHK MSchG-Wang, Art. 11 para. 75). As an example, if the market is specific, as with luxury goods whose sales are episodic, use which lasted less than one month and only took place in two German cities (based on the Agreement between Switzerland and Germany on Reciprocal Protection for Patents, Designs and Trade Marks, terminated since then) was not found sufficient (Decision of the FAC of 25 May 2021, No. B-6813/2019 – APTIS v. APTIV, published in sic! 10/2021, p. 547).
2.
If there is a minimum level on evidence requirement to prove genuine use, is that minimum level different for well-known/famous/commonly known marks from a quantitative, temporal or any other perspective? Please answer YES or NO. Please comment.
As there is no minimum level on the evidence requirement to prove genuine use (cf. answer to question 1) this question does not apply for Switzerland.
In any event, well-known trade marks within the meaning of Art. 6bis of the Paris Convention can be protected in Switzerland even if they are not actually used in Switzerland and therefore form an exception to the requirement of use on the domestic market (FSC Decision, BGE 130 III 267 – Tripp Trapp III; cf. answer to question 1).
3.
Could evidence of one single advertisement likely to be sufficient to prove genuine use and if so, in what circumstances? Please answer YES or NO. Please comment.
No. Even though use that started only shortly before the non-use challenge may be considered genuine depending on the circumstances (cf. answer to question 1), the Group considers it to be rather unlikely that one single advertisement could be sufficient to prove genuine use. In particular, to prove rights-preserving use, the trade mark owner would need to prove that he has the genuine intention to satisfy any market demand on a longer-term basis. One single advertisement will usually not suffice to prove this intention. Rather, the trade mark owner would need to provide further evidence such as e. g., product packaging, brochures, catalogues, label samples, delivery bills and/or invoices.
4.
When considering genuine use, are there specific types of evidence (A) always excluded, (B) always included, or (C) given weight according to the circumstances?
In order to prove rights-preserving use, the trade mark owner may, in principle, use all means of evidence admissible under the CPC, including testimony (cf. SHK MSchG-Wang, Art. 12 para. 64).
The CPC is based on a numerus clausus of evidence. The following evidence is admissible: testimony; physical records; inspection; expert opinion; written statements; questioning and statements of the parties (Art. 168 CPC).
Testimony evidence is excluded in opposition proceedings and summary (inter partes) proceedings, due to the summary nature of such proceedings. Testimony may, however, be admitted in subsequent appeals against e. g., opposition decisions (SHK MSchG-Gasser, Art. 32 para. 27).
None of the possible evidence is attributed any particular weight from the outset. It is the sum of all evidence provided that will be decisive in the individual case. However, products, product packaging, brochures, catalogues, label samples, delivery bills and invoices are typical pieces of evidence in practice; what is also conceivable are the results of commercial use searches as well as statements of industry organizations (SHK MSchG-Gasser, Art. 32 para. 24).
The mere existence of an internet presence does not constitute prima facie evidence in opposition proceedings (as opposed to the requirement of full proof in civil court proceedings). Rather, the internet site with the trade mark to be assessed must also have been visited by the relevant public and must have induced them to do business (SHK MSchG-Gasser, Art. 32 para. 54).
Although in Switzerland, all types of evidence are generally admissible, we provide our answers for each type of evidence listed below:
Please consider the following types of evidence, and select category A, B or C for each of them and explain in each type why that category applies:
a) declarations by or on behalf of the trade mark owner (e. g., corporate representatives)
Category C. Mere declarations by the trade mark owner are in principle not considered as evidence. Rather they are considered as a party claim («Parteibehauptung») and will not suffice to prove rights-preserving use without providing additional evidence. Hence, it will depend on the circumstances.
b) declarations by unconnected and unpaid third parties
Category B.
c) declarations by unconnected but paid third parties
Category C. Declarations by unconnected but paid third parties are likely to be considered as declarations by or on behalf of the trade mark owner. As such, they are in principle not considered as evidence but as mere party claims («Parteibehauptung») and will not suffice to prove rights-preserving use without providing additional evidence. Hence, it will depend on the circumstances.
d) copies of current web pages
Category B.
e) copies of web pages from Wayback Machine (including entries from Wikipedia which cannot any longer be modified)
Category B.
f ) unpaid consumer surveys (no payment to the respondents)
Category B.
g) paid consumer surveys (in which the respondents are paid in some means)
Category C. Assuming that consumers may be biased by receiving payment in some means, paid consumer surveys (in which the participants are paid in some means) are likely to be considered as declarations by or on behalf of the trade mark owner. As such, they are in principle not considered as evidence. Rather they are considered as a party claim («Parteibehauptung») and will likely not suffice to prove rights-preserving use without providing additional evidence. Hence, it will depend on the circumstances.
h) copies of invoices, bills, and accounts
Category B.
i) copies of advertising materials
Category B.
j) copies of distribution contracts
Category B.
k) evidence admitted by the adverse party in case of an inter partes proceeding
Category B.
l) anything else: please name and explain.
Testimony is excluded in opposition proceedings and summary (inter partes) proceedings, due to the summary nature of such proceedings. Testimony may, however, be admitted in subsequent appeals against, e. g., opposition decisions (SHK MSchG-Gasser, Art. 32 para. 27).
Use of the Mark in Forms Different from the Registered One and the Allowed Form Variation
5.
What are the criteria when assessing the genuine use of a trade mark if the mark in actual use is in a form different from the trade mark as registered? In other words, how much form variation of the mark can be accepted in proving its genuine use?
According to Art. 11 para. 2 TmPA use in a «form not essentially deviating» from the registered mark is considered genuine use.
The FSC has established a formula whereby a deviation is not to be considered as «essential» as long as the distinctive core of the mark that characterizes the overall impression of the mark is not deprived of its identity and as long as the distinctive character of the mark is preserved despite the deviating use. According to the FSC, this is the case only if the relevant public, even if it is aware of the deviation, still perceives the used and the registered forms as the same mark. The question therefore is whether the public considers the registered and the used form to be one and the same sign and does not attribute a distinctive effect to the changed, added or omitted elements. The thresholds to show that the registered and the used form of a trade mark do not essentially deviate are much higher than the requirements for showing the similarity of two signs in the assessment of trade mark infringement due to a likelihood of confusion (FSC Decision, BGE 139 III 424, para. 2.2.2 – M WATCH MONDAINE, MOWATCH v. M-WATCH, referring to FSC Decision, BGE 130 III 267 – Tripp Trapp; IPI Trade Mark Guidelines part 6, Sec. 5.3.6).
The IPI adopts the Principles of the Common Practice Use of a Trade Mark in a Form Differing from the one Registered established by the European Union Intellectual Property Network in October 2020 (hereinafter «the Principles of the Common Practice»). From the Principles of the Common Practice, in the assessment of whether the sign as used constitutes an acceptable variation of its form as registered, the following steps should be taken: Step 1: Assessment of the sign as registered taking into account its distinctive and visually dominant elements; Step 2: Assessment of the differences in the sign as used and the effect of the changes by assessing whether those elements that contribute to the distinctive character of the sign as registered are present and/or modified in the sign as used, in a direct (i. e. side-by-side) comparison of the two signs. As regards the effect of changes, account must be taken of the greater or lesser degree of distinctive character of the sign as registered.
6.
What factors are considered when judging whether the use of a variation of the mark can be accepted as valid use of a registered trade mark in your jurisdiction? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate:
a) the distinctiveness of the registered trade mark and the variation; b) whether such a variation alters the distinctive character of the registered trade mark; c) whether consumers view them as the same mark; d) whether the variation of the mark is also registered; e) other, please name
In Switzerland, factors a) to c) must always be considered (see answer to question 5). Factor d) is generally not taken into consideration according to Swiss case-law and doctrine.
7.
Which of the following variations may be viewed as not altering the distinctive character of the registered trade mark in your jurisdiction? Please choose one or more answers from the following choices:
a) in which the typeface, size, and/or colour of the registered trade mark is changed,partially or wholly;
Word marks are protected in any possible graphic design (typeface, size and colour), therefore, such variations are generally considered as not altering the «distinctive core» of word marks. According to the Principles of the Common Practice, this applies as long as the word remains identifiable as such in the form used. When the word mark is no longer identifiable the distinctive character of the sign as registered will be altered. This is also the case where the sign as registered is of low distinctive character.
However, these variations may alter the distinctive core of marks registered as combined word and device marks or as pure device marks. According to the Principles of the Common Practice, modification of the representation is likely to alter the distinctive character, unless it concerns characteristics which are not essential contributors to the distinctive character of the sign. In the case of pure device marks of low distinctive character, even minor modifications to the mark may lead to an alteration of its distinctive character. For combined marks, in general, the more an element contributes to the distinctive character, the more a modification of such an element is likely to alter the distinctive character of the sign.
registered mark used mark reference
FSC Decision, of 27 January 2009, No. B-648/2008 – HIRSCH (fig.) v. HIRSCH (fig.), published in sic! 7/8/2009, p. 526
  b) in which distinctive elements are added to the registered trade mark;
Additions of distinctive elements may generally be considered as altering the «distinctive core» of a trade mark, if in the resulting combined sign the registered trade mark is no longer perceived as an independent element (Decisions of the FAC, No. B-3250/2021; No. B-576/2009 and No. B-580/2010 in which rights-preserving use was not affirmed).
registered mark used mark reference
SET ONE
Decision of the FAC of 15 September 2021, No. B-3250/2021
Decision of the Federal Administrative Court of 25 June 2009, No. B-576/2009
Decision of the FAC of 22 April 2010, No. B-580/2010
LIFE
Decision of the FAC of 11 June 2013, No. B-4465/2012, published in sic! 10/2013, p. 611
c) in which non-distinctive elements are added to the registered trade mark;
Such variations are generally considered as not altering the «distinctive core» of registered trade marks (Decision of the Commercial Court of Zurich; published in sic! 2015, p. 243 seq.; Decision of the Appeal Committee for Intellectual Property; published in sic! 2006, p. 271 seq.; in both decisions rights-preserving use was affirmed). Purely descriptive additions do not in principle alter the overall impression (Part 6, Sec. 5.3.6 of the IPI’s Trade Mark Guidelines).
registered mark used mark reference
Metropole Metropole Gestion Metropole SĂ©lection Decision of the Commercial Court of Zurich; published in sic! 2015, p. 243 seq.
Dona Dona¼ 200-S Decision of the Appeal Committee for Intellectual Property; published in sic! 2006, p. 271 seq.
OMIX
Decision of the FAC March 2013, No. B-2678/2012, para. 6
  d) in which part of the distinctive element is omitted from the registered trade mark;
Omissions or alterations of distinctive elements in trade marks are likely to be considered as altering the core of the registered mark (FSC Decisions BGE 139 III 424, para. 2.3.2 and BGE 130 III 267; Decisions of the FAC, No. B-1976/2007, No. B-7449/2006 and No. B-3056/2012; in none of those decisions was the rights-preserving use affirmed). Omission of a distinctive element produces a different overall impression and constitutes use which essentially diverges from registration (Part 6, Sec. 5.3.6 of the IPI’s Trade Mark Guidelines).
registered mark used mark reference
RUDOLPH ROTNASE
Decision of the FAC of 13 August 2007, No. B-1976/2007
 
Tripp Trapp FSC Decision, BGE 130 III 267
EXIT EXIT KIDS Decision of the FAC of 20 August 2007, No. B-7449/2006
Arctic Decision of the FAC of 4 June 2014, No. B-3056/2012
  e) in which the non-distinctive element is omitted, partially or wholly, from the registered trade mark;
Omissions of non-distinctive elements in trade marks are likely to be considered as not altering the core of the registered mark (Decisions of the FAC, B-7500/2006 and B-1755/2007; in both decisions rights-preserving use was affirmed). Dropping secondary parts of the mark or adapting it to the style of the day is acceptable (Part 6, Sec. 5.3.6 of the IPI’s Trade Mark Guidelines).
registered mark used mark reference
M-WATCH MONDAINE
M-WATCH FSC Decision, BGE 139 III 424, para. 2.2.2
Decision of the FAC of 19 December 2007, No. B-7500/2006
NO NAME Decision of the FAC of 14 February 2008, No. B-1755/2007
  f ) in which the word of the registered trade mark has been changed other than adding or omitting words but constitutes similar mark to the registered trade mark;
This depends very much on the circumstances. The Group agrees that if the alteration changes the meaning of the word, there is no rights-preserving use (FSC Decision, BGE 81 II 284, para. 2a – Compass v. Kompass). The alteration may not change the distinctive core of the registered trade mark in any case. According to the Principles of the Common Practice, when the word mark is no longer identifiable as such, for example, due to use of the word in an outstanding stylization or due to modifications of characteristics that change the meaning of the verbal element (e. g. where the inverse order of the verbal elements leads to a different meaning or where a graphically highlighted part of the verbal element has a meaning of its own), the distinctive character of the sign as registered will be altered. This is also the case where the sign as registered is of low distinctive character.
g) in which the layout of the different elements in the registered mark is changed, for instance, changing the up-and-down arrangement into left-and-right arrangement;
Such changes are generally considered as not altering the core of the registered mark as long as the elements as such are not being altered and their relative size remains the same (Decision of the FAC of 27 November 2007, No. B-4536/2007).
registered mark used mark reference
Decision of the FAC of 27 November 2007, No. B-4536/2007
  h) in which one composite element is omitted in case of a combined trade mark, for instance, the figurative element is omitted in use when it is a word/figurative combined trade mark;
According to the Principles of the Common Practice, all the distinctive elements of the sign as registered contribute to its distinctive character. Therefore, the omission of one of those elements in the sign as used is likely to alter the distinctive character of the sign as registered. In cases where the elements in the sign as registered will be disregarded by the consumer due to their small size and/or their position, their omission in the sign as used will not alter the distinctive character of the sign as registered. If the sign as registered is of average distinctive character, the omission of a non-distinctive element in the sign as used is not likely to alter the distinctive character of the sign as registered. This may also generally be the case where the omitted element is of low distinctive character. However, it cannot be excluded that the omission of an element of low distinctive character may result in a different outcome, particularly if the omitted element is visually dominant or interacts with other elements. If the sign as registered is composed exclusively of elements of low distinctive character and/or of non-distinctive elements, the combination of which renders the sign as a whole registrable, the omission of one or more of these elements will generally alter the distinctive character of the sign as registered.
i) in which the registered mark is used in conjunction with another mark;
According to the Principles of the Common Practice, when several signs are used together but remain independent from each other and perform their distinguishing function as separate signs, the question of whether the distinctive character of the sign as registered has been altered does not even arise. Whether the signs will be perceived independently or as forming part of one and the same sign must be determined on the basis of a global assessment, taking into account various factors, such as: the characteristics of the signs themselves (dominant and distinctive elements; their respective position; use in a different size, typeface or colour, presence or absence of syntactic or grammatical connections, etc.), the way the signs are presented in the evidence of use and the context of use (trade sector concerned, nature of the signs i. e. company names, house marks, product-line identifiers, sub-brands etc.), specific evidence capable of establishing that the signs are perceived independently by the consumers.
Trade Mark Use on the Internet and Virtual World
8.
Is the use of a mark on the internet/on a website taken into account for genuine use, and if so, what are the criteria? Please answer YES or NO and explain.
Yes. The use of a mark on the internet/on a website is taken into account for genuine use. However, offering or advertising goods or services on the internet does not automatically constitute genuine use in Switzerland, especially if the relevant sites can be accessed under a generic top-level domain (e. g., «.com»). Rather, it is required that online use has a commercial effect in Switzerland. Swiss practice requires that there is a sufficient and direct connection to Switzerland and that the internet presence is at least suitable for generating a serious demand in Switzerland. In light of this, the goods or services offered under the trade mark via the internet must either be advertised in Switzerland on a reasonably regular and specific basis or regularly ordered from Switzerland. Indications of a sufficient domestic nexus are, for example, the option of using a national language or paying in the national currency (Decision of the FAC of 28 January 2022, No. B-2382/2020, para. 2.7.3; see also SHK MSchG-Wang, Art. 11 para. 53).
In one decision, 24 viral publications on websites and social networks (e. g. Twitter) during the reference period were not considered sufficient to demonstrate sufficient virtual use, as there is no commercial incentive (Decision of the FAC of 25 May 2021, No. B-6813/2019 – APTIS v. APTIV, published in sic! 10/2021, p. 547).
9.
Can a single use of a mark on the internet/on a website be attributed only to a specific single class of goods/services, or can it be attributed across a range of goods/services? Please select:
a) only a specific single class of goods/services; b) can be across a range of goods/services – please explain; c) other answer: please explain
The group cannot provide a definitive answer to this question. It depends on whether on the website there is a sufficient connection between the trade mark and the goods/services:
Trade mark use requires that the mark can be attributed to specific goods/services, which implies that it is used as a «product-identifying distinguishing feature» or as an indication of the commercial origin of specific products. While it is not necessary that the mark appears on the products or their packaging itself, there must be a sufficient functional connection between the trade mark and the claimed goods/services. The relevant public must in any case clearly recognise the meaning of the mark as an instrument to distinguish the claimed goods/services from those of other competitors (see SHK MSchG-Wang, Art. 11 para. 7 seq.).
Trade mark use must be distinguished from mere business-related use. Business-related use is assumed if the relevant public perceives the mark as a designation of a company, while a sufficient functional connection between the goods/services and the company with regard to the commercial origin of the products cannot be established (e. g. use as company or trading name; see SHK MSchG-Wang, Art. 11 para 17 seq.).
Against this background, if the use on the internet/on a website is such that, in the view of the relevant public, it indicates the commercial origin of specific products and thus creates a sufficient functional connection between the trade mark and a range of goods/services, it might be attributed b) across a range of goods/services, depending on the specific goods/services for which the trade mark is used in the particular case.
10.
What is the effect (in terms of genuine use) by the use of a mark in the virtual world (such as in a Metaverse), and in particular does the use of a mark in the virtual world also signify use of the mark on physical goods/real-world services?
Current Swiss law and practice contain hardly any rules or case law relating to the use of a trade mark in the virtual world. Nevertheless, the IPI does not consider virtual goods and services to be actual goods and services in the sense of the Nice Classification. Rather, the IPI currently only accepts goods such as «software enabling virtual representation of goods» in class 9 or «retail services relating to software enabling virtual representation of goods» in class 35. Against this background, it is very unlikely that the use of a mark in the virtual world will also be considered as use of the mark for physical goods/real-world services by the IPI.
11.
What factors are taken into account when assessing whether the use of a trade mark in a virtual world (such as the metaverse) can be accepted as use in your jurisdiction in terms of the geographical coverage? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate:
a) whether the consumers in your jurisdiction can access the virtual world; b) whether there are users or participants from your jurisdiction in the virtual world; c) whether the virtual world provides the option of using a local language of your jurisdiction; d) whether the virtual world provides the option of using a local currency of your jurisdiction; e) whether the virtual world provides an environment mimicking the local real environment of your jurisdiction; f ) whether the organization who created or provides the virtual world is located in your jurisdiction; g) whether any physical facilities used to provide the virtual world are located in your jurisdiction; h) whether there are any promotional activities targeting consumers in your jurisdiction by the user of the trade mark or the provider of the virtual world; i) other, namely
As already mentioned in the answer to question 10, current Swiss law and practice do not provide any rules on genuine use of a mark in the virtual world. However, by analogous application of Swiss practice regarding the genuine use of a trade mark on the internet, the following factors might be taken into account: a), b), c), d) and h).
Justification of Non-use
12.
What can be the justification of non-use in your jurisdiction? Please select one or more answers from the following choices and provide explanations as appropriate:
a) None; b) Force majeure; c) Policy restriction in your jurisdiction; d) Policy restriction in other jurisdictions, for instance in the jurisdiction of the trademark proprietor if it is out of your jurisdiction; e) Bankruptcy/insolvency of the trade mark proprietor; f ) The trade mark proprietor being in financial difficulty (but not insolvent); g) Requirement of a licence or marketing authorization which takes long time to obtain; h) A still-pending trade mark transfer; i) A still-pending trade mark dispute regarding ownership, validity, etc.; j) A sufficiently high existing reputation of the trade mark, such that further use is commercially pointless/futile because it would not significantly increase or enhance that reputation; k) Others, please name
Art. 12 para. 1 TmPA is worded as follows: «[w]here the proprietor has not used the trade mark in relation to the goods or services for which it is claimed for an uninterrupted period of five years following the expiry of the opposition period with no opposition having been filed or upon conclusion of opposition proceedings, he may no longer assert his right to the trade mark, unless there are proper reasons for non-use».
If the trade mark is not used, the defendant may claim that there are proper reasons for non-use. Proper cause is defined as circumstances beyond the control of the proprietor which constitute an obstacle to the use of the trade mark, such as import restrictions or other state regulations applying to the goods protected by the trade mark. Circumstances beyond the control of the proprietor which constitute an obstacle to the use of the trade mark, such as import restrictions or other state regulations applying to the goods protected by the trade mark, are considered to be just cause (Art. 19(1) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). This exception provision must be applied restrictively. A failure to use is only justified on grounds on which the trade mark owner has no control (Decision of the FAC of 12 July 2017, No. B-5129/2016, para. 4.1 – Chrom-Optics v. CHROM-OPTICS). As an example, foreseeable or calculable technical or economic difficulties such as difficulties in importing foreign butter which were found foreseeable are the responsibility of the trade mark owner (FSC Decision of 16 April 1998, para. 3 – Anchor v. Ancora, published in sic! 1998, p. 40) (Part 6, Sec. 5.4 and Part. 7, Sec. 4.3 of the IPI’s Trade Mark Guidelines).
The concept of proper reasons for non-use is not specified any further in Swiss law. However, from the doctrine it is clear that non-use can only be legitimated by circumstances beyond the control of the trade mark owner which make the use of the trade mark impossible or so difficult that use cannot reasonably be requested from the trade mark owner (Tissot, Kraus and SalvadĂ©, PropriĂ©tĂ© intellectuelle, Bern 2019, para. 403; Meier, in: De Werra and GilliĂ©ron (eds.), Commentaire romand PropriĂ©tĂ© intellectuelle, Basel 2013, Art. 12 para. 16).
Examples of proper reasons for non-use can be events of force majeure, such as the destruction of the business of the trade mark owner by a natural disaster or the effects of war (drying up of sources of raw materials, lack of customers, lack of manpower) (Meier, loc cit., Art. 12 para. 19).
A legal obstacle may also be a valid reason, such as the absence of a marketing authorization (in the case of the approval of a medicine for instance) (Tissot, Kraus and SalvadĂ©, loc cit., para. 403; MEIER, loc cit., Art. 12 para. 22, Decision of the FAC of 12 July 2017, No. B-5129/2016, para. 4.1 – Chrom-Optics v. CHROM-OPTICS).
Court orders prohibiting the use of a trademark can be proper reasons for non-use as well as the conduct of legal proceedings relating to the validity of a trade mark (Meier, loc cit., Art. 12 para. 23; FSC Decision 4A_286/2022 of 20 December 2022, para. 8.2; FSC Decision 4A_177/2019 of 27 August 2019, para. 2.3).
Furthermore, according to Swiss FSC, opposition proceedings against a trade mark abroad used as a basis for an international registration designating Switzerland can constitute a proper reason for non-use of this trade mark in Switzerland as long as the Swiss trade mark is dependent on the basic trade mark (Federal Supreme Court Decision, BGE 130 III 371, para. 2.3; Tissot, Kraus and SalvadĂ©, loc cit, para. 403; Meier, loc cit., Art 12 para. 23). It should be noted that only serious legal attacks on a trade mark can constitute proper reasons. A threat of legal action is not sufficient (Tissot, Kraus and SalvadĂ©, loc cit, para. 403; Meier, loc cit., Art. 12 para. 23).
On the other hand, technical or economic difficulties which are foreseeable or calculable are attributable to the proprietor of the trade mark and are not sufficient to justify a serious reason for non-use (Decision of the Appeal Committee for Intellectual Property; published in sic! 1998, p. 406 et seq., para. 3 – Anchor v. Ancora; Decision by the IPI of 5 July 2019, No. 100096, para. 36; Meier, loc cit., Art. 12 para. 17).
Based on the above explanations, the following choices apply as justification of non-use in Switzerland: b), c), d), g) and i).
13.
Would the burden of proof to prove the justification be reduced if it relates to a widely known event, such as the COVID 19 pandemic? Please answer YES or NO and explain.
Yes. The Group assumes that «burden of proof» is understood as «standard of proof» in the present question.
In a decision recently issued by the IPI (Decision of 23 June 2022, No. 101928), the COVID 19 pandemic has not been considered as a valid justification for non-use of a trade mark. Indeed, although the IPI recognized that the COVID 19 pandemic was a circumstance beyond the control of the owner of the trade mark concerned, it was considered in this particular case that some measures could have been taken by the trade mark owner in order to use its trade mark anyway (in the present case, according to the IPI, the trade mark owner should have taken measures to obtain an approval in order to start selling cars) (Decision of 23 June 2022, No. 101928, paras. 30 and 31).
Therefore, it is likely that events such as COVID-19 would be considered as reducing the standard of proof to prove the non-use justification, depending on the specific circumstances/fields of business.


19. Urheberrechtstagung: Veranstaltung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF FS) vom 5. Juli 2023
Im Mai dieses Jahres wurde die Vernehmlassung zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes eingeleitet. Im Rahmen der diesjĂ€hrigen Urheberrechtstagung des Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF-FS) wurden zwei Themen diskutiert, die aktuell den Fokus der laufenden Vernehmlassung bilden. Medienunternehmen sowie Journalistinnen und Journalisten sollen fĂŒr die Nutzung ihrer Inhalte durch große Online-Dienste angemessen entlöhnt werden. Obwohl die Schweiz sich noch 2019 bei Revision des Urheberrechtsgesetzes gegen die EinfĂŒhrung eines Leistungsschutzrechts fĂŒr Medienunternehmen entschieden hatte, um zunĂ€chst die Erfahrungen anderer LĂ€nder abzuwarten, plant man nun im Rahmen dieser aktuellen Urheberrechtsrevision die EinfĂŒhrung eines Leistungsschutzrechts fĂŒr Presseverleger. Parallel dazu wird im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren geprĂŒft, ob die vorgeschlagene Regelung um einen VergĂŒtungsanspruch fĂŒr die Verwendung journalistischer Inhalte durch Anwendungen mittels kĂŒnstlicher Intelligenz erweitert werden sollte. Angesichts der schnellen Fortschritte im Bereich kĂŒnstlicher Intelligenz ergeben sich diese und weitere fundamentale Fragen zur zukĂŒnftigen Gestaltung des Urheberrechts. En mai de cette annĂ©e, la procĂ©dure de consultation concernant la modification de la loi sur le droit d’auteur a Ă©tĂ© lancĂ©e. Dans le cadre du colloque sur le droit d’auteur organisĂ© cette annĂ©e par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication (SF-FS), deux thĂšmes, qui constituent actuellement le point central de la consultation en cours, ont Ă©tĂ© discutĂ©s. Les entreprises de mĂ©dias ainsi que les journalistes doivent ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s de maniĂšre appropriĂ©e pour l’utilisation de leurs prestations journalistiques par les grands services en ligne. Bien que la Suisse ait dĂ©cidĂ©, en 2019 encore, lors de la rĂ©vision de la loi sur le droit d’auteur, de ne pas introduire un droit voisin pour les entreprises de mĂ©dias afin d’attendre d’abord les expĂ©riences d’autres pays, elle prĂ©voit maintenant, au cours de cette rĂ©vision actuelle du droit d’auteur, d’introduire un droit voisin pour les entreprises de mĂ©dias. ParallĂšlement, on examine si la rĂ©glementation proposĂ©e devrait ĂȘtre Ă©tendue Ă  un droit Ă  rĂ©munĂ©ration pour l’utilisation de prestations journalistiques par des applications au moyen de l’intelligence artificielle. Compte tenu des progrĂšs rapides dans ce domaine, ces questions et d’autres questions fondamentales se posent quant Ă  la conception future du droit d’auteur.
Viviane Ammann, MLaw, LL. M., wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl fĂŒr Informations- und Kommunikationsrecht, UniversitĂ€t ZĂŒrich. Sinai Jenal, BLaw, wissenschaftlicher Hilfsassistent am Lehrstuhl fĂŒr Informations- und Kommunikationsrecht, UniversitĂ€t ZĂŒrich. Die Autorin und der Autor danken allen Referierenden und Teilnehmenden des Panels fĂŒr die konstruktiven RĂŒckmeldungen zum Text.
I. Schutz und Verwertung journalistischer Veröffentlichungen heute – eine rechtsvergleichende Betrachtung
Einleitend verschaffte Prof. Dr. Alexander Peukert von der Goethe UniversitĂ€t Frankfurt als erster Referent einen Überblick ĂŒber das Leistungsschutzrecht fĂŒr Presseverleger und dessen Umsetzung in verschiedenen LĂ€ndern. Zu Beginn wurde aufgezeigt, dass die WerbeumsĂ€tze bei Zeitungen kontinuierlich abnĂ€hmen und bei Online-Diensten zunĂ€hmen. Deswegen hĂ€tten sich verschiedene LĂ€nder darum bemĂŒht, einen Zahlungsstrom von MedienintermediĂ€ren hin zu den Medienunternehmen zu schaffen. Dabei divergiere indes die Form, wie dieser Zahlungsstrom geschaffen werde. Einerseits sei ein eigentumsmĂ€ssiger Ansatz – insbesondere in Deutschland – zu erkennen, wĂ€hrend andererseits beispielsweise Australien oder Kanada einen systemisch-marktregulierenden Ansatz verfolgten, wobei nicht an Eigentums- oder Urheberrechte angeknĂŒpft werde. In einer GegenĂŒberstellung wurde durch Peukert verdeutlicht, inwiefern sich diese Regelungskonzepte unterschieden. So verfolge der eigentumsmĂ€ssige Ansatz die Ziele der Schaffung eines Marktes fĂŒr Presseerzeugnisse und des Investitionsschutzes, indem ein neues verwandtes Schutzrecht im Urheberrechtsgesetz selbst geschaffen werde. Dahingegen solle der systemisch-marktregulierende Ansatz in einer spezialgesetzlichen Regelung das bestehende Verhandlungsungleichgewicht austarieren und QualitĂ€tsmedien för|dern. Da der eigentumsmĂ€ssige Ansatz in Form eines Ausschliesslichkeitsrechts ausgestaltet sei, ermögliche er das Verbieten von Nutzungen, aber gleichzeitig auch das EinrĂ€umen einer Gratislizenz, was unter einem systemisch-marktregulierendem Ansatz nicht zulĂ€ssig sei. Dort sei eine Verhandlungspflicht in guten Treuen vorgesehen, wobei als ultima ratio die zu zahlende VergĂŒtung festgelegt werde. Dies betreffe auch kleinste Teile und Links. In Deutschland seien hingegen Schranken fĂŒr kurze AuszĂŒge oder Hyperlinks vorgesehen. Beide Konzepte hĂ€tten verschiedene Vor- und Nachteile. Der eigentumsmĂ€ssige Ansatz sei zwar flexibler als der systemisch-marktregulierende Ansatz und inhaltlich neutraler ausgestaltet, jedoch schaffe er hinsichtlich der Aufgreifschwellen diverse Rechtsunsicherheiten und könne durch die Erteilung von Gratislizenzen letztlich sogar wirkungslos bleiben. Der systemisch-marktregulierende Ansatz verfolge das richtige Ziel und schaffe eine ausnahmslose VergĂŒtungspflicht, ohne dass die Nutzung verboten werden könne. Problematisch aber könne die Entscheidung sein, welche News-Produzenten anspruchsberechtigt seien und wie die VergĂŒtung zu verteilen sei. Eine mittelbare Steuerung des Medienmarktes durch die Erhebung und Verteilung der VergĂŒtung sei zu vermeiden. Ferner bestehe bei diesem Ansatz die Gefahr der Einstellung von News-Diensten. Diese Gefahr dĂŒrfe umso grösser sein, je kleiner der betreffende Online-Markt ist. Letztlich schlug der Referent den Bogen zur Schweiz und versuchte, die hiesig geplante VergĂŒtungspflicht in die vorgestellte Dogmatik einzuordnen. Auf der einen Seite sei die Regelung ins Urheberrecht eingegliedert und sehe die zwingende Realisierung der AnsprĂŒche durch eine Verwertungsgesellschaft vor, auf der anderen Seite bestehe eine zwingende VergĂŒtung fĂŒr die Nutzung auch nur kleinster Teile einer journalistischen Publikation. Da die Regelung Elemente beider AnsĂ€tze aufweise, sei sie als Mischform beider AnsĂ€tze zu qualifizieren. Zum Abschluss wies Peukert noch auf eine Unklarheit in Art. 60a Abs. 1 des Vorentwurfs hin. Problematisch sei namentlich, ob die Kriterien des Aufwandes bzw. des Ertrags zur Festlegung der VergĂŒtung in einem alternativen oder einem kumulativen VerhĂ€ltnis zueinanderstĂ€nden.
II. Der VergĂŒtungsanspruch fĂŒr das ZugĂ€nglichmachen journalistischer Veröffentlichungen
Als Leiter des Rechtsdienstes Urheberrecht beim IGE war es dann an Dr. Emanuel Meyer, die Schweizer Vernehmlassungsvorlage zu erlĂ€utern. Die RegulierungsfolgenabschĂ€tzung habe gezeigt, dass sich Medienunternehmen und Online-Dienste in einem zweiseitigen Markt konkurrierten – einerseits beim Wettbewerb um Reichweite und andererseits beim Wettbewerb um Werbeeinnahmen. Es stimme zwar, dass beim Wettbewerb um Reichweite eine symbiotische Beziehung bestehe, von welcher beide Parteien profitierten, jedoch kompensiere dies die Verluste bei den Werbeeinnahmen der Medienunternehmen nicht genĂŒgend. Diese Situation könne zu einem Ausfall journalistischer Leistungen fĂŒhren, was katastrophal wĂ€re. Um den Medienunternehmen bei dieser Herausforderung unter die Arme zu greifen, habe der Bundesrat regulatorisch eingreifen wollen. Der Vernehmlassungsvorschlag sehe eine VergĂŒtung fĂŒr die Nutzung von Snippets vor. Damit habe der Bundesrat eine pragmatischere Lösung verfolgen wollen als die EU. Insbesondere solle der Gefahr vorgebeugt werden, dass Medienunternehmen aus Angst, dass ihre Inhalte heruntergenommen wĂŒrden, Gratislizenzen erteilten. Der Vorschlag ziele folglich auf eine Bezahlung ab. Überdies sollten explizit auch kleinere Medienunternehmen profitieren können, indem die Bestimmung sĂ€mtliche Medienunternehmen erfasse.
1. Anspruchsberechtigte Medienunternehmen
Anspruchsberechtigt seien «Medienunternehmen», beispielsweise Zeitungen oder Online-Medienunternehmen. Vorausgesetzt werde aber eine ErklĂ€rung, sich an anerkannte Standards der journalistischen Arbeit zu halten. Dadurch werde z. B. Wikinews von der Berechtigung ausgeschlossen. Weil dort alle BeitrĂ€ge durch die Nutzerinnen und Nutzer erstellt wĂŒrden und eine Verantwortung von Wikinews ausgeschlossen werde, liege keine vergĂŒtungsbegrĂŒndende Leistung vor. Der Anspruch stehe unter einem Gegenrechtsvorbehalt. Demnach sei eine VergĂŒtung an auslĂ€ndische Medienunternehmen nur zu zahlen, wenn schweizerische Verleger in deren Sitzstaat ebenfalls von einer vergleichbaren VergĂŒtung profitierten. Die EU sehe ein solches Gegenrecht nicht vor, weswegen Presseverleger aus den EU-Staaten in der Schweiz nicht berechtigt sein dĂŒrften. Es werde am Medienunternehmen angeknĂŒpft und nicht am Urheber. Diese Gestaltung sei gewĂ€hlt worden, weil die Medienunternehmen am betroffenen Wettbewerb teilnĂ€hmen und nicht die Urheber. Letztere hĂ€tten aber einen unĂŒbertragbaren und unverzichtbaren Beteiligungsanspruch gegenĂŒber den Medienunternehmen. Dieser stehe auch nicht unter dem Gegenrechtsvorbehalt, wodurch auch Auslandskorrespondenten mitumfasst seien.
2. Verpflichtete Online-Dienste
VergĂŒtungspflichtig seien kĂŒnftig die Anbieter von Online-Diensten mit News-Übersichten oder Suchmaschinen, welche die journalistischen Inhalte nutzten, indem sie Snippets zugĂ€nglich machten. Damit die Nutzung eine VergĂŒtungspflicht begrĂŒnde, mĂŒsse sie gewerbsmĂ€ssig und gewinnorientiert sein, was beispielsweise bei Wikipedia nicht gegeben sei. Um die BefĂŒrchtung zu mildern, dass die Regelung eine Markteintrittsschranke fĂŒr Online-Dienste schaffe, werde der Kreis der Verpflichteten auf Unternehmen beschrĂ€nkt, die als «grosse» Online-Dienste gĂ€lten. Unter diese Definition könnten Google, LinkedIn, TikTok, Twitter, Xing und YouTube gefasst werden. Zum Teil werde kritisiert, dass eine solche Schranke den falschen Anreiz schaffe, als Unternehmen nicht mehr wachsen zu wollen. Zur Beurteilung dieser Kritik stelle sich die Frage, ob die VergĂŒtung oder der Wert des Wachstums ĂŒber diese Schwelle hinaus ĂŒberwiege. 3. Informationsfreiheit Abweichend von der EU-Regelung sei in der Schweiz auch das ZugĂ€nglichmachen aller Snippets, und damit auch einzelner Wörter oder sehr kurzer AuszĂŒge, vergĂŒtungspflichtig. Dadurch verhindere man, dass sich die Online-Dienste einer VergĂŒtung entziehen könnten, indem bloss kĂŒrzeste Textabschnitte angezeigt wĂŒrden. Gleichzeitig sĂ€nke damit nĂ€mlich deren Informationsgehalt, was in Anbetracht der Informationsfreiheit ein unerwĂŒnschter Nebeneffekt wĂ€re. Das Verlinken bleibe weiterhin vergĂŒtungsfrei.
4. Bemessung und Verteilung der VergĂŒtung
Art. 60a Abs. 1 des Vorentwurfs sehe zwei alternative Kriterien vor, um die VergĂŒtung festzulegen. Demnach diene entweder der getĂ€tigte Aufwand oder der aus der Nutzung erzielte Ertrag als Massstab. Das Kriterium des getĂ€tigten Aufwands zwinge Online-Dienste, die Produktionskosten der Medienunternehmen mitzutragen, und sorge auch bei kleineren Medienunternehmen fĂŒr Einnahmen, weil deren Kosten im VerhĂ€ltnis grösser sind als diejenigen grösserer Medienunternehmen. Auch bei der Festsetzung nach dem getĂ€tigten Aufwand sei zu berĂŒcksichtigen, dass nicht alle Online-Dienste mit gleicher IntensitĂ€t Snippets nutzen wĂŒrden und dementsprechend auch diesbezĂŒglich Differenzierungen vorzunehmen seien. Bei der Verteilung gelte mit dem neuen Art. 49 Abs. 2bis, dass die Verteilung nach dem Aufwand der Medienunternehmen und des Beitrags journalistischer Publikationen zur ErfĂŒllung des InformationsbedĂŒrfnisses erfolge. Beim Aufwand seien insbesondere die Löhne zu berĂŒcksichtigen, die an die Journalistinnen und Journalisten gezahlt wĂŒrden.
5. Abgrenzung Urheberrecht – Leistungsschutzrecht
Ob eine ZugĂ€nglichmachung durch einen Online-Dienst nun unter das Urheberrecht oder das Leistungsschutzrecht falle, sei simpel. Es werde an die gewöhnlichen Voraussetzungen angeknĂŒpft. Qualifiziere sich der zugĂ€nglich gemachte Teil bereits als geistige Schöpfung mit individuellem Charakter, sei er urheberrechtlich geschĂŒtzt, und wenn nicht, greife das Leistungsschutzrecht und es sei eine VergĂŒtung zu bezahlen. Indem die Schranke der Berichterstattung im Sinne von Art. 28 URG mit einem neuen Abs. 2 ergĂ€nzt und eine VergĂŒtungspflicht fĂŒr Anbieter grosser Online-Dienste eingefĂŒhrt werde, werde eine SchutzlĂŒcke durch diese grundsĂ€tzlich vergĂŒtungslose Schranke vermieden. WĂ€hrend die Prognose der RegulierungsfolgenabschĂ€tzung mit VergĂŒtungen zwischen CHF 2 und 46 Mio. rechne, erwarte der Verband Schweizer Medien basierend auf einer kĂŒrzlich durchgefĂŒhrten Studie satte CHF 150 Mio. Abgerundet hat Meyer seinen Vortrag mit dem Hinweis darauf, dass unabhĂ€ngig davon, welche Prognose eintreffe, die Probleme der Medienunternehmen nicht allein durch die EinfĂŒhrung eines VergĂŒtungsanspruches bewĂ€ltigt werden könnten.
III. Panel- und Plenumsdiskussion
Um sich mit den vorgetragenen Themen kritisch auseinanderzusetzen und verschiedene Blickwinkel einzubringen, fanden sich die beiden Referenten Alexander Peukert und Emanuel Meyer sowie Stefan Wabel, GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Verbands Schweizer Medien, und Jeremy MĂ€tzener, Head Legal Schweiz von Google, im Panel unter der Leitung von Florent Thouvenin zusammen. Wabel nutzte sein EröffnungsplĂ€doyer zur Aufstellung einiger GrĂŒnde, weswegen ein Leistungsschutzrecht der Medien aus seiner Sicht wichtig sei: Erstens, Medien zögen Menschen in das Google-Ökosystem, gingen dabei aber leer aus. Zweitens, dabei handle es sich um ein Marktversagen, welches ausgeglichen werden mĂŒsse. Drittens, die StĂ€rkung des Journalismus durch die EinfĂŒhrung eines Leistungsschutzrechts sei fĂŒr die demokratische Willensbildung unerlĂ€sslich. Dabei fĂŒhrte er insbesondere aus, dass eben genau keine Win-Win-Situation zwischen den Techplattformen und den Medien bestehe, sondern ein deutliches MissverhĂ€ltnis, weil die in den Snippets angezeigte Information den meisten Internetnutzern als Informationsbasis genĂŒge und daher nicht auf die Inhalte der Medienunternehmen geklickt werde. Als Vertreter der Gegenseite entgegnete MĂ€tzener gleich anschliessend seine Argumentationspunkte: Medienförderung und Urheberrecht sollten nicht miteinander vermischt werden, da es sich um verschiedene Themengebiete handle, bei Snippets sei kein Marktversagen festzustellen, denn deren Anzeigen fĂŒhre zu keinem Schaden bei Verlegern, sondern im Gegenteil resultiere daraus ein vorteilhafter Traffic und letztlich habe jedes Medium Kontrolle darĂŒber, ob und inwiefern Snippets angezeigt wĂŒrden. MĂ€tzener betonte, dass Google News zu 100 % werbefrei sei und sich nur 3 % aller Suchanfragen tatsĂ€chlich auf Nachrichten bezögen. Zudem anerkenne er die Bedeutung der Medien fĂŒr Gesellschaft und Demokratie, sagte indes, dass es sich beim geplanten Vorhaben um eine Mediensubvention handle, die vor allem zu BĂŒrokratie und OpportunitĂ€tskosten fĂŒhre, wenn man ins Ausland blicke. Nachdem Wabel festhielt, dass sich staatliche Fördergelder und ein Leistungsschutzrecht nicht ausschlössen, folgte ein Denkanstoss vonseiten Peukert mit der Frage, ob die Regelung denn ĂŒberhaupt nur deswegen im URG eingefĂŒhrt wurde, um das Problem einer fehlenden Kompetenz in der Presseregulierung zu umgehen. Abschliessend fragte Thouvenin bei MĂ€tzener nach, ob die Gefahr bestehe, dass kĂŒnftig in der Schweiz keine Snippets journalistischer Inhalte mehr auf Google angezeigt wĂŒrden. Dieser deutete darauf hin, dass aufgrund des grossen Zeitraums bis zum Inkrafttreten der Revision diesbezĂŒglich noch zu viel Ungewissheit bestehe.
IV. Generative kĂŒnstliche Intelligenz (KI) – technische Grundlagen
Nach der Pause referierte Prof. Dr. Lena JĂ€ger, Computerlinguistin, ĂŒber die technischen Grundlagen generativer kĂŒnstlicher Intelligenz (KI). Gleich zu Beginn ihres Vortrages nahm JĂ€ger eine Weichenstellung vor: Ein neuronales Netz denke nicht, trĂ€ume nicht, sondern es rechne. Neuronale Netze seien nichts weiter als mathematische Funktionen. Eine einfache mathematische Funktion bekomme einen Input und generiere daraus einen Output. Neuronale Netze unterschieden sich von einfachen Funktionen dadurch, dass die Eingabedaten nicht aus einem Wert, sondern aus mehreren Werten bestĂŒnden. Dies könne beispielsweise ein Satz oder ein Bild sein. Zwischen dem Input und Output Layer befĂ€nden sich die sogenannten Hidden Layers. Davon könnten in einem neuronalen Netz beliebig viele vorkommen, bei einer hohen Anzahl werde dann von tiefen neuronalen Netzen gesprochen. Bei mehreren Hidden Layers handele es sich die VerknĂŒpfung mehrerer Funktionen, die nacheinander angewendet wĂŒrden. Die einzelnen Schichten (Layers) im neuronalen Netz seien durch Kanten miteinander verbunden, diese reprĂ€sentieren die Skalare in einer Linearkombination und wĂŒrden als Gewichte (trainable weights) bezeichnet. Auf das Ergebnis eines Layer werde (meist elementweise) eine Aktivierungsfunktion angewendet. Eine Aktivierungsfunktion zeichne sich durch die Eigenschaft der Nicht-LinearitĂ€t aus. Ohne die Aktivierungsfunktion wĂŒrde es zwischen den Gewichten und Eingabewerten zu hintereinander ausgefĂŒhrten linearen Operationen kommen und im Ergebnis einfach eine einzige lineare Operation ausgefĂŒhrt werden. Die Anwendung der nicht-linearen Aktivierungsfunktion fĂŒhre dagegen zur Nicht-LinearitĂ€t des neuronalen Netzes. WĂŒrden viele hintereinander ausgefĂŒhrt (also ein tiefes neuronales Netz gebaut), könne die Funktion sehr komplex werden und komplizierte ZusammenhĂ€nge in den Trainingsdaten abbilden. Die Architektur eines neuronalen Netzes entspreche einer Funktionenfamilie. Eine Funktionsfamilie sei eine Menge von Funktionen, die sich lediglich durch verschiedene Parameterwerte unterschieden. Diese Parameter wĂŒrden basierend auf den Trainingsdaten angepasst. Durch das fortlaufende Trainieren solle dasjenige Mitglied der Funktionenfamilie gefunden werden, welches fĂŒr die Trainingsdaten möglichst genaue Vorhersagen mache. Eine entscheidende Rolle fĂŒr das Trainieren des neuronalen Netzes spielten die trainierbaren Parameter (auch Gewichte genannt) in der Funktion. Die trainierbaren Gewichte seien konkrete Zahlen, die anfĂ€nglich per Zufallsgenerator gewĂ€hlt wĂŒrden. WĂ€hrend des Trainings wĂŒrden sie schrittweise angepasst, sodass sie gute Vorhersagen fĂŒr die Trainingsdaten machten. Das Training funktioniere so, dass man ein Trainingsbeispiel in das neuronale Netz eingebe und die Vorhersage berechne, diese sei am Anfang des Trainings natĂŒrlich meist noch sehr falsch. Die Parameter wĂŒrden iterativ angepasst, bis sie die Trainingsdaten bestmöglich abbildeten, also bis aus den Eingabedaten die gewĂŒnschten Zieldaten herauskĂ€men. Dabei sei die generative KI von einer Datenbank zu unterscheiden, da man nicht gezielt eine bestimmte Ausgabe abrufen kann. Beispielsweise seien generative Sprachmodelle nicht auf Faktenwissen trainiert, sondern darauf, schrittweise das wahrscheinlichste folgende Wort vorherzusagen (next-word-prediction). Es stelle sich die Frage, was mache generative KI (tiefe neuronale Netze) so leistungsfĂ€hig? Als Antwort nannte JĂ€ger die riesige Trainingsdatenmenge und die riesige Anzahl von trainierbaren Parametern. Beispielsweise habe GPT-3 175 Mrd. trainierbare Parameter. Als Anwendungsbeispiele erlĂ€uterte die Referentin generative Sprachmodelle und Bildergenerierungsmodelle. Generative Sprachmodelle könnten beispielsweise Zusammenfassungen von Texten generieren, Fragen beantworten, Übersetzungen anfertigen, beim Schreiben assistieren oder Texte klassifizieren. Generative Sprachmodelle seien tiefe neuronale Netze mit einer sehr hohen Anzahl trainierbarer Parameter zur Verarbeitung von sequenziellen Eingabedaten (z. B. ein Transformer oder rekurrentes neuronales Netz). Als Eingabe könnten ein Wort oder ein Satz erfolgen und das generative Sprachmodell produziere als Ausgabe eine schrittweise Vorhersage der am wahrscheinlichsten folgenden Wörter. Das Modell lerne die Sprache ĂŒber die statistischen Muster in den Trainingsdaten. Bei grossen generativen Modellen stelle sich die Frage, wie und warum sich Diffusionsmodelle Trainingsdaten merkten und ob ihre Ergebnisse wirklich neu generiert oder stattdessen das Ergebnis des «Remixens» ihrer Trainingsdaten seien. Grosse Sprachmodelle speicherten zumindest manche der Trainingsinstanzen verbatim und «erzeugten» diese bei entsprechender Anfrage. Es sei somit möglich, konkrete Trainingsinstanzen aus einem vortrainierten Modell zu rekonstruieren bzw. zu extrahieren. Bei einem entsprechenden Prompt könnten somit einzelne Trainingsbeispiele wortwörtlich wieder extrahiert werden. Als Beispiel nannte JĂ€ger einen Fall, bei dem ein Sprachmodell unter anderem mit Texten, die frei zugĂ€nglich im Internet gewesen seien, trainiert wurde. Anschliessend hĂ€tten durch entsprechende Anfrage Name, Adresse und Telefonnummer einer bestimmten Person aus den Trainingsdaten extrahiert werden können (dieses und weitere Beispiele: Nicholas Carlini/Jamie Hayes/Milad Nasr/Matthew Jagielski/Vikash Sehwag/Florian TramĂšr/Borja Balle/Daphne Ippolito/Eric Wallace, Extracting training data from diffusion models, arXiv preprint arXiv:2301.13188, 2023). Bildergenerierungsmodelle könnten Bilder basierend auf einer Texteingabe generieren. Auch aus einem vortrainierten Bildergenerierungsmodell (einem sogenannten Diffusionsmodell) könnten bei entsprechender Anfrage konkrete Trainingsinstanzen extrahiert werden. WĂ€hrend des Trainings wĂŒrden die Bilder verrauscht. Wie bei einem alten analogen Film entstĂŒnde Körnung im Bild. Indem dem Bild nach und nach mehr Körnung hinzugefĂŒgt werde, werde dessen Inhalt so verfĂ€lscht, bis das Bild nur noch aus Bildrauschen bestehe. Anschliessend werde das Modell trainiert, aus dem Rauschen das ursprĂŒngliche Bild wiederherzustellen. Bildergenerierungsmodelle seien also vereinfacht gesagt, Bildentrauschungsmodelle (Denoising Diffusion Probabilistic Models), die selbst aus reinem Rauschen ein semantisch sinnvolles Bild generieren könnten. Um den Entrauschungsprozess zu vereinfachen, werde typischer weise nicht das gesamte Rauschen auf einmal entfernt, sondern das Modell werde iterativ angewandt, um das Rauschen langsam zu entfernen. Der Verrauschungsprozess werde dabei umgekehrt, bis ein neues, klares Bild entstehe. Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass generative KI mathematische Funktionen seien, deren Parameter anhand von riesigen Mengen von Trainingsdaten derart eingestellt wĂŒrden, dass die KI Daten (Sprache, Bilder, Musik etc.) erzeugen könne, die die statistischen Muster, die in den Trainingsdaten vorhanden seien, reproduziere. Im Prinzip entstehe hierdurch etwas Neues, das in seiner Art den Trainingsdaten gleiche. Allerdings speicherten grosse Modelle zumindest Teile der Trainingsdaten und gĂ€ben diese auf eine passende Anfrage als von ihnen erzeugten Daten aus.
V. Generative kĂŒnstliche Intelligenz (KI) – urheberrechtliche Beurteilung
Die Vortragsrunde wurde von Dr. Sandra Marmy-BrĂ€ndli, RechtsanwĂ€ltin, geschlossen. Sie beurteilte die von JĂ€ger erlĂ€uterten technischen VorgĂ€nge der generativen kĂŒnstlichen Intelligenz (KI) aus urheberrechtlicher Sicht. Dabei unterschied sie zwischen dem Training der KI (Input-Layer) und den KI-Erzeugnissen (Output-Layer). Den Fokus setzte sie bei der Frage, ob das Trainieren der KI mit grossen Datensets in die Ausschliesslichkeitsrechte der Urheberinnen und Urheber eingreift. Zum Einstieg in die Problematik erwĂ€hnte Marmy-BrĂ€ndli einen Fall aus den USA, bei dem Getty Images gegen Stability AI klagte, da Stability AI ihr KI-Modell mit 12 Millionen Bilder aus der Getty Images Datenbank trainierte, ohne vorgĂ€ngig deren Zustimmung einzuholen. Getty Images machte eine Urheberrechtsverletzung aufgrund der Kopien der Bilder ohne Zustimmung oder EntschĂ€digung geltend. Zweifelsohne stelle sich auch im schweizerischen Urheberrecht die Frage, wie das Trainieren von KI zu beurteilen sei. Das Training von sogenannten «Machine Learning Models» setze sehr grosse Datensets voraus. Beispielsweise bestehe das Datenset Common Crawl, welches fĂŒr das Training der Applikation GPT-3 von Open AI genutzt wurde, aus Petabytes (10005) an Daten. In diesen Datensets könnten auch urheberrechtlich geschĂŒtzte Werke enthalten sein. Beim Erstellen des Datensets und im Rahmen des Trainierens des Machine Learning Model komme es zu Kopien der enthaltenen Werke. Fraglich sei, ob dadurch in das VervielfĂ€ltigungsrecht nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG eingegriffen werde. Die Referentin erwog bei der Beurteilung als Erstes den Sinn und Zweck des VervielfĂ€ltigungsrechts. Telos des VervielfĂ€ltigungsrechts sei ein Indikator fĂŒr die Werkvermittlung, um den Werkgenuss durch Dritte zu ermöglichen. Bei der Verwendung urheberrechtlich geschĂŒtzter Werke, um KI zu trainieren, werde allerdings kein Werkgenuss durch weitere Personen ermöglicht. KI durchsuche die Werke, um daraus zu lernen und es könnten somit Parallelen zum menschlichen Werkkonsum gezogen werden. Andererseits sollten die Urheberinnen und Urheber durch die Verwendungsrechte eine angemessene VergĂŒtung erzielen können. TatsĂ€chlich geschehe dies auch bereits durch die Vergabe von Lizenzen zur Verwendung von Werken zum Zweck des KI-Trainings. Zudem sei zu berĂŒcksichtigen, dass das VervielfĂ€ltigungsrecht bereits sehr weit ausgedehnt worden sei, weshalb eine Schranke fĂŒr vorĂŒbergehende Kopien (Art. 24d URG) eingefĂŒhrt wurde. Dies spreche sehr stark fĂŒr eine Qualifikation als relevante VervielfĂ€ltigungen. Die Referentin gelangte daher zum Schluss, dass sowohl die im Rahmen der Erstellung des Datensets anfallenden Kopien wie auch allfĂ€llige temporĂ€re Kopien wĂ€hrend des KI-Trainings einen Eingriff in das VervielfĂ€ltigungsrecht darstellten. Nachfolgend prĂŒfte Marmy-BrĂ€ndli, ob die Schranken fĂŒr vorĂŒbergehende VervielfĂ€ltigungen nach Art. 24a URG oder zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung gemĂ€ss Art. 24d URG auf die VervielfĂ€ltigungen im Trainingsprozess der KI anwendbar sind. Auf die PrĂŒfung der Schranke des Eigengebrauchs (Art. 19 URG) verzichtete sie bewusst, da diese bereits im Vorhinein relativ schnell ausgeschlossen werden könne. Die Schranke fĂŒr vorĂŒbergehende VervielfĂ€ltigungen verlange, dass kumulativ die VervielfĂ€ltigung flĂŒchtig oder begleitend seien, einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellten, ausschliesslich der Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder einer rechtmĂ€ssigen Nutzung dienten und keine eigenstĂ€ndige wirtschaftliche Bedeutung hĂ€tten. Angewandt auf das KI-Training subsumierte die Referentin, dass in Bezug auf das Erstellen der Datensets die erste Voraussetzung nicht gegeben sei, da dabei eine dauerhafte Kopie hergestellt werde. Beim Trainieren der KI hingegen könnten die ersten drei Voraussetzungen unter UmstĂ€nden gegeben sein, allerdings sei fraglich, ob insbesondere beim Einsatz von sog. Webcrawler, eine rechtmĂ€ssige Nutzung vorliege. Schwierigkeiten ergĂ€ben sich jedoch bei der letzten Voraussetzung, da KI-Anwendungen eine grosse wirtschaftliche Bedeutung zukĂ€me, dies zeige sich daran, dass OpenAI mehr als CHF 100 Mio. in die Entwicklung von GPT-4 investiere und zudem bestehe bereits einen Markt fĂŒr KI-Trainings-Lizenzen. Auch unter Anbetracht des Drei-Stufen-Tests sei eine solche Auslegung der Schranke nicht vertretbar. Schliesslich spreche auch das Argument, dass die Schranke bereits bei Text- und Data-Mining nicht anwendbar sei, eher dagegen, dass sie bei KI-Sachverhalten einschlĂ€gig sei. Ebenfalls verneine auch die Lehre zu Art. 5 (1) Info-RL (EU-RL 2001/29/EG), welchem die Schweizer Schranke nachempfunden sei, die Anwendbarkeit der Schranke. Marmy-BrĂ€ndli gelangte somit zum Schluss, dass die Schranke fĂŒr vorĂŒbergehende VervielfĂ€ltigungen weder auf die Datensets noch auf das Trainieren von KI anwendbar sei. Anschliessend prĂŒfte sie die Anwendbarkeit der Schranke zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung nach Art. 24d URG. Die VervielfĂ€ltigungen seien hiernach zulĂ€ssig, wenn sie kumulativ zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung dienten, durch Anwendung eines technischen Verfahrens bedingt seien und ein rechtmĂ€ssiger Zugang zu ihnen bestehe. Zwar erfasse die Schranke auch die kommerzielle Forschung, allerdings mĂŒsse die Forschung den Hauptzweck der VervielfĂ€ltigung darstellen. Der Meinung der Referentin nach verfolgten jedoch die meisten KI-Modelle nicht hauptsĂ€chlich die wissenschaftliche Forschung. Des Weiteren erscheint unter UmstĂ€nden unklar, ob ein rechtmĂ€ssiger Zugang zu den Werken bestehe. Beim sogenannten Crawling und Scraping von im Internet frei zugĂ€nglichen Werken stellten sich verschiedene Fragen. Was gelte bei einem vertraglichen Verbot (z. B. in den AGB der Website) oder bei der Umgehung von technischen Schutzmassnahmen? Zur Beantwortung dieser Fragen mĂŒsse man sich mit der Frage nach dem zwingenden Charakter der Schranke und dem sogenannten «right to hack» (Art. 39a Abs. 4 URG) auseinandersetzen. Eine weitere erwĂ€hnenswerte Limitierung sei, dass die Schranke nicht auf Computerprogramme angewandt werde (Art. 24d Abs. 3 URG). Als abschliessendes Fazit zur Beurteilung, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliege, konstatierte Marmy-BrĂ€ndli, dass es beim KI-Training prima facie zu einer Urheberrechtsverletzung komme. Das VervielfĂ€ltigungsrecht habe einen sehr umfassenden Anwendungsbereich. Eine teleologische Reduktion des VervielfĂ€ltigungsrechts in Anbetracht von Art. 24a URG und seines engen Anwendungsbereiches sei Ă€usserst limitiert. Als anwendbare Schranke komme zwar die Schranke zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung Art. 24d URG in Frage, allerdings sei der Anwendungsbereich aufgrund Zweckbegrenzung sehr beschrĂ€nkt. Daher könne die Frage aufgeworfen werden, ob eine neue Schranke eingefĂŒhrt werden solle. Es sei ein bekanntes Problem, dass die Schrankenkataloge der Droit d’auteur Staaten bei neuen Technologien schnell veraltet seien, im Gegensatz zu Generalklauseln wie insbesondere Fair Use in Copyright Staaten, welche mehr FlexibilitĂ€t bieten wĂŒrden. Bei der ErwĂ€gung einer neuen Schranke sei zu untersuchen, ob ein Marktversagen und ein Transaktionskostenproblem vorlĂ€gen. Unter UmstĂ€nden könnten auch erweiterte Kollektivlizenzen (Art. 43a URG) Abhilfe schaffen; dies werde teilweise im deutschen Recht vertreten. Im zweiten Teil ihres Referates sprach Marmy-BrĂ€ndli die Frage nach dem urheberrechtlichen Schutz von KI-Erzeugnissen und mögliche Urheberrechtsverletzungen durch KI-Erzeugnisse an. Da es bei KI-Erzeugnissen keine menschliche Schöpfung gebe, sei offensichtlich, dass diese keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen wĂŒrden. Die Referentin verwies auf die BegrĂŒndung des US Copyright Office in seiner Publikation Bericht «Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence» (abrufbar unter: â€čwww.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-16/pdf/2023-05321.pdfâ€ș, 21. Juli 2023) hin. Demnach sei danach zu unterscheiden, wer die Kontrolle ĂŒber individuelle Elemente des Werkes habe, und die kreativen Entscheide der Autorin oder des Autors mĂŒssten sich im Werk widerspiegeln. Dabei sei zu beachten, dass die «Prompts» (Textanweisungen an KI durch Benutzer) den Output zwar beeinflussten, sie bestimmten das Ergebnis jedoch nicht. Urheberrechtsschutz sei dann denkbar, wenn die Nutzerin oder der Nutzer nach Erstellung eines KI-Erzeugnisses dieses so weiterbearbeitet, dass daraus ein urheberrechtliches Werk entstehe oder die von KI generierten Inhalte so arrangiere, dass ihr Arrangement individuell sei. Zur Frage, ob durch KI-Erzeugnisse eine Urheberrechtsverletzung vorliegen kann, stellte die Referentin fest, dass sofern die vorbestehenden Werke im KI-Erzeugnis erkennbar blieben und die individuellen ZĂŒge nicht verblassten, eine Urheberrechtsverletzung vorliege. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn bei ChatGPT der Prompt eingegeben werde: «Gib mir einen spezifischen Songtext wieder» oder Â«ĂŒbersetze mir ein spezifisches Gedicht». Vielfach aber werde wohl kein spezifisches Werk mehr erkennbar sein – ein bestimmter Stil sei urheberrechtlich grundsĂ€tzlich nicht geschĂŒtzt – in solchen FĂ€llen könne unter UmstĂ€nden eine Persönlichkeitsrechtsverletzung oder unlauteres Verhalten vorliegen.
VI. Panel- und Plenumsdiskussion
In der von Florent Thouvenin geleiteten Diskussion mit Lena JĂ€ger, Sandra Marmy-BrĂ€ndli, und AnaĂŻc Cordoba, IGE, wurde unter Einbezug des Publikums ĂŒber Problematiken und mögliche LösungsansĂ€tze im Spannungsfeld von KI und Urheberrecht debattiert. Cordoba betonte, dass KI ein globales PhĂ€nomen sei, das viele Branchen beeinflusse. Der Bereich sei extrem reaktiv und die MĂ€ngel einer generativen KI wĂŒrden in Konkurrenzlösungen schnell behoben. Durch KI entstĂŒnde eine neue Gruppe von Kreativen, die das gegenwĂ€rtige System herausfordern. Es seien bereits einige VorschlĂ€ge zur Regulierung von KI erarbeitet worden, das Ziel sei jedoch, angesichts der rasanten Entwicklung eine lĂ€ngerfristig nachhaltige Lösung zu finden. Dazu mĂŒsse der Gesetzgeber Daten ĂŒber den durch generative KI verursachten Wandel sammeln. Mit Verweis auf das Positionspapier zum regulatorischen Umgang mit kĂŒnstlicher Intelligenz von Economiesuisse, betonte Cordoba, es sei zu frĂŒh, bereits jetzt konkrete regulatorische Eingriffe vorzunehmen. Eine ĂŒbereilte Regulierung von KI könne negative Auswirkungen auf Innovation, Wettbewerb und die globale Zusammenarbeit haben. Marmy-BrĂ€ndli wies erneut auf die Möglichkeit hin, die Nutzung der urheberrechtlich geschĂŒtzten Werke ĂŒber erweiterte Kollektivlizenzen zu ermöglichen. DafĂŒr sprĂ€chen die hohen Transaktionskosten, die anfielen, um die Rechteinhaber der grossen Anzahl von Werken ausfindig zu machen. Schwierigkeiten stellten sich allerdings bei der Auszahlung der VergĂŒtung an eine so grosse Zahl potenzieller Rechteinhaber. Die von Thouvenin gestellte Frage, ob das Entwickeln von KI nicht als Forschung qualifiziert und damit von der Wissenschaftsschranke erfasst und freigestellt werden könnte, blieb offen im Raum stehen. Einigkeit herrschte unter den Teilnehmenden darĂŒber, dass der Gesetzgeber nicht voreilig eingreifen sollte und abgewartet und beobachtet werden mĂŒsse, wie die Fragen rund um KI und Urheberrecht in anderen LĂ€ndern geregelt werden. Als erster Schritt sollten die technischen Grundlagen aufgearbeitet werden, um genauer zu verstehen, welche VorgĂ€nge urheberrechtlich relevant und im Rahmen des geltenden oder angepassten Rechts durch passende Lösungen zu erfassen sind.




«klimaneutral» Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 10. Mai 2023 (II. Kammer)
Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprĂ€sident der SLK.
SLK-GS A.2 (ZustĂ€ndigkeit der SLK gemĂ€ss Auswirkungsprinzip). Die SLK beurteilt Massnahmen der transnationalen kommerziellen Kommunikation, die ihre Wirkung auf dem Schweizer Markt entfaltet (E. 18). Dies ist insb. dann der Fall, wenn sich die Werbung auf der Internetseite der Anbieterin auch an das Schweizer Publikum richtet (E. 19). UWG 3 I b; ICC-Kodex 5; SLK-GS B.2 (unrichtige oder irrefĂŒhrende Angaben). Kommerzielle Kommunikation ist unlauter, wenn sich eine Anbieterin durch die Kommunikation unrichtiger oder irrefĂŒhrender Darstellungen, Aussagen oder Angaben vorteilhafter darstellt. Insbesondere mĂŒssen auch Darstellungen, Aussagen und Angaben mit Umweltbezug wahr und klar sein (E. 22). UWG 3 I b; ICC-Kodex D1; SLK-GS B.2 (Anforderungen an kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug). Die Anforderungen an kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug sind hoch. Werden diese nicht erfĂŒllt, indem beispielsweise die transparente Klarstellung zwischen angegebener und tatsĂ€chlicher ErfĂŒllung der Vorgaben fĂŒr den Durchschnittsadressaten nicht ersichtlich wird, ist die Werbung unlauter (E. 31).​1&cbr; RĂšgles de la CSL A.2 (compĂ©tence de la CSL conformĂ©ment au principe des effets). La CSL Ă©value les mesures prises en matiĂšre de communication commerciale transnationale lorsque celles-ci dĂ©ploient leurs effets sur le marchĂ© suisse (consid. 18), notamment dans le cas oĂč la publicitĂ© affichĂ©e sur le site Internet du fournisseur s’adresse Ă©galement au public suisse (consid. 19). LCD 3 I b; Code ICC 5; RĂšgles de la CSL B.2 (indications incorrectes ou fallacieuses). La communication commerciale est dĂ©loyale lorsqu’un fournisseur se prĂ©sente de maniĂšre plus avantageuse par rapport Ă  la rĂ©alitĂ© dans des prĂ©sentations, des assertions ou des indications incorrectes ou fallacieuses. Cette rĂšgle s’applique en particulier aux prĂ©sentations, assertions ou indications ayant trait Ă  l’environnement, qui doivent Ă©galement ĂȘtre claires et conformes Ă  la vĂ©ritĂ© (consid. 22). LCD 3 I b; Code ICC D1; RĂšgles de la CSL B.2 (exigences posĂ©es Ă  la communication commerciale en matiĂšre d’environnement). Les exigences posĂ©es Ă  la communication commerciale en matiĂšre d’environnement sont Ă©levĂ©es. Si elles ne sont pas remplies, par exemple si une distinction transparente entre la conformitĂ© dĂ©clarĂ©e et la conformitĂ© effective Ă  ces exigences n’est pas exposĂ©e de maniĂšre Ă©vidente pour le destinataire moyen, la publicitĂ© est considĂ©rĂ©e comme dĂ©loyale (consid. 31).​2 FĂŒnf Umweltschutzorganisationen aus fĂŒnf verschiedenen LĂ€ndern (Schweiz, Belgien, Grossbritannien, Frankreich und Niederlande) reichten je eine Beschwerde bei ihren nationalen Instanzen fĂŒr die Beurteilung von kommerzieller Kommunikation (Werbung) ein. Diese wurden der SLK zur Beurteilung weitergeleitet, da die Beschwerdegegnerin Sitz in der Schweiz hat. Die einzelnen AusfĂŒhrungen der BeschwerdefĂŒhrerinnen sind teils gleichlautend und stĂŒtzen sich auf identische Rechtsgrundlagen ab, weshalb deren Beanstandungen in dieser Berichterstattung folgendermassen zusammengefasst werden können: Die BeschwerdefĂŒhrerinnen fĂŒhrten aus, dass die Beschwerdegegnerin auf ihrer Website verschiedene Aussagen zur damals geplanten Weltmeisterschaft mache, worin die DurchfĂŒhrung dieser Veranstaltung u. a. «klimaneutral» und «CO2-neutral» sein werde. Diese Behauptungen seien unrichtig und irrefĂŒhrend. Beanstandet wurde u. a., dass die Beschwerdegegnerin gestĂŒtzt auf einen bloss vorlĂ€ufigen Bericht das Turnier mit |absoluten Zahlen als «klimaneutral» darstelle, obwohl sie selber zugebe, dass erst nach dem Turnier tatsĂ€chliche Zahlen vorliegen wĂŒrden. Das wahre Ausmass der Umweltauswirkungen der Weltmeisterschaft zu kennen, sei Ă€usserst schwierig, wenn nicht unmöglich. Daher sei es auch unmöglich, KlimaneutralitĂ€t zu behaupten, bevor die Weltmeisterschaft ĂŒberhaupt beginnt. Diese Behauptungen wĂŒrden sich direkt an Fans und Ticketinhaber richten und dienten als Grundlage fĂŒr kommerzielle Belohnungen. Die unrichtigen und irrefĂŒhrenden Behauptungen wĂŒrden Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Art. 5, D1 und D3 der Richtlinien der Internationalen Handelskammer zur Praxis der Werbe- und Marketingkommunikation (ICC-Kodex) sowie den Grundsatz Nr. B.2 der Schweizerischen Lauterkeitskommission verletzen. Auf die Stellungnahme der Beschwerdegegnerin wird in den ErwĂ€gungen eingegangen. Die SLK (II. Kammer) hat die Beschwerden gutgeheissen. Es wurde dagegen kein Rechtsmittel (Rekurs) erhoben.
Aus den ErwÀgungen der II. Kammer
Vereinigung der Verfahren 6. Da die Inhalte der fĂŒnf Beschwerden einen engen sachlichen Zusammenhang aufweisen und die Begehren der BeschwerdefĂŒhrer auf gleichartigen tatsĂ€chlichen und rechtlichen GrĂŒnden beruhen, wurden die Verfahren durch das Sekretariat der Lauterkeitskommission nach Art. 5 Abs. 4 des GeschĂ€ftsreglements der Lauterkeitskommission vereinigt. Korrespondenz mit Parteien 7. WĂ€hrend dem Lauf des Verfahrens hielt die Lauterkeitskommission gegenĂŒber den Parteien bereits fest was folgt:
  • 1.
    Sprache: Das Verfahren wird in der schweizerischen Amtssprache durchgefĂŒhrt, in der die beanstandete kommerzielle Kommunikation veröffentlicht wird (Art. 12 Abs. 1 GeschĂ€ftsreglement SLK). Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass drei Beschwerden gegen Werbeaussagen in französischer Sprache gerichtet sind, wird das Verfahren in französischer Sprache durchgefĂŒhrt. Dies betrifft sĂ€mtliche Eingaben, auch die Stellungnahme zu den Beschwerden in englischer Sprache.
  • 2.
    Anwendbares Recht: Alle fĂŒnf Beschwerden werden auf ihre Übereinstimmung mit den Richtlinien der Internationalen Handelskammer zur Praxis der Werbe- und Marketingkommunikation, den Vereinbarungen der Kommission mit Organisationen einzelner Branchen im Zusammenhang mit der Regulierung branchenspezifischer kommerzieller Kommunikation sowie mit der schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung geprĂŒft (Art. 1.3 GeschĂ€ftsreglement der SLK). Die Kommission beurteilt Massnahmen der transnationalen (cross-border) kommerziellen Kommunikation, die ihre Wirkung auf dem Schweizer Markt entfaltet (Art. 1.5 GeschĂ€ftsreglement der SLK). Bei der Beurteilung einer Massnahme der kommerziellen Kommunikation (Grundsatz Nr. A.1 der Lauterkeitskommission) werden sĂ€mtliche aufgezĂ€hlten Kriterien ausschliesslich nach Wahrnehmung in der Schweiz bzw. auf die Schweiz gerichtet berĂŒcksichtigt.
  • 3.
    Die Schweizerische Lauterkeitskommission hat im Rahmen der Schaffung des «EASA Cross-Border Complaints Systems» immer klar kommuniziert, dass sie sich ausbedingt, Massnahmen der transnationalen (cross-border) kommerziellen Kommunikation nur dann zu beurteilen, wenn sie ihre Wirkungen auf dem Schweizer Markt entfaltet (vgl. Art. 1.5 GeschĂ€ftsreglement der SLK). Das «EASA Cross-Border Complaints System» ist auf den EU-Markt ausgerichtet, weshalb die EASA den «Sonderweg» der Schweizerischen Lauterkeitskommission, wonach das Auswirkungsprinzip und nicht das Herkungsortprinzip zur Anwendung gelangt, akzeptiert. Die Schweizerische Lauterkeitskommission hat weder die rechtlichen noch die tatsĂ€chlichen Strukturen und Ressourcen, die RechtmĂ€ssigkeit von transnationaler kommerzieller Kommunikation im Ausland oder die Auswirkungen von solchen Massnahmen auf die Öffentlichkeiten anderer Staaten beurteilen zu können. Seit Jahren hĂ€lt dies die Lauterkeitskommission auch in ihren TĂ€tigkeitsberichten fest (z. B. TĂ€tigkeitsbericht 2021, 49).
  • 4.
    Es wird daran erinnert, dass das Verfahren vor der Lauterkeitskommission ein einfaches ist.
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin 8. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der fĂŒnf Beschwerden. Die Konsumenten wĂŒrden durch die beanstandeten Aussagen in keiner Weise in die Irre gefĂŒhrt. Die KlimaneutralitĂ€t der (
)weltmeisterschaft (
) in (
) entspreche den Tatsachen und könne sowohl von Verbrauchern als auch von den Parteien ĂŒberprĂŒft werden, da 2023 ein Ex-Post-Bericht veröffentlicht werde, der es ermöglichen werde, die Gesamtmenge der Emissionen zu kennen sowie die verbleibende zu kompensierende Menge CO2. 9. Die streitgegenstĂ€ndlichen Äusserungen wĂŒrden somit wahrheitsgemĂ€ss, transparent und nachvollziehbar die BemĂŒhungen der Beschwerdegegnerin und des Gastgeberlandes um die KlimaneutralitĂ€t der (
)weltmeisterschaft (
) in (
) widerspiegeln. 10. Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin handle es sich bei den beanstandeten Aussagen nicht um Werbung. Die Aussagen seien Teil von Seiten der Website der Beschwerdegegnerin, auf denen diese die Massnahmen darlege, welche die Organisatoren der (
)weltmeisterschaft (
) in (
) ergrif|fen haben, um die Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit dem Turnier in ________ zu messen, zu verringern, auszugleichen und klimaneutral zu machen. Der Hauptzweck solcher Mitteilungen bestehe nicht darin, Personen zum Abschluss von GeschĂ€ften mit der Beschwerdegegnerin zu veranlassen (im Sinne von Grundsatz Nr. A.3 Absatz 1 der Lauterkeitskommission), und sei nicht klar, ob sie der Definition von Werbeformen gemĂ€ss Grundsatz Nr. A.3 Absatz 2 der Lauterkeitskommission entsprechen wĂŒrden. TatsĂ€chlich handle es sich bei diesen Aussagen nicht um kommerzielle Kommunikation, sondern um das BemĂŒhen der Organisatoren um Transparenz und Rechenschaft ĂŒber die Umweltfolgen einer Grossveranstaltung. 11. Soweit aus den Beschwerden hervorgehe, dass die Vergabe der (
)weltmeisterschaft (
) an den Staat (
) in Frage gestellt werde, sei dies fĂŒr das vorliegende Verfahren irrelevant. Ebenso sei es nicht Aufgabe der Kommission, sich zu moralischen oder ethischen ErwĂ€gungen in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen zu Ă€ussern, wie z. B. das Fliegen zu Sportveranstaltungen. 12. Die Beschwerdegegnerin sei sich bewusst, dass der Klimawandel eine der drĂ€ngendsten Herausforderungen unserer Zeit sei. Aus diesem Grund habe sie erhebliche Anstrengungen unternommen, um die negativen Auswirkungen zu bekĂ€mpfen und gleichzeitig die positiven Auswirkungen eines solchen Turniers zu maximieren. Die Verpflichtung der Beschwerdegegnerin und des Gastgeberlandes, fĂŒr die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) KlimaneutralitĂ€t zu erreichen, sei echt und aufrichtig. Entscheid (einleitende Bemerkungen) 13. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren vor der Lauterkeitskommission kein Zivilgerichtsverfahren darstellt (vgl. dazu auch Mischa Senn, Das Verfahren vor der Schweizerischen Lauterkeitskommission, sic! 1999, 697 ff., insbesondere Ziff. IV). Vertiefte SachverhaltsabklĂ€rungen, mehrfache Schriftenwechsel und umfangreiche Beweisverfahren sieht das vereinfachte Verfahren der Lauterkeitskommission nicht vor. Die Lauterkeitskommission unterzieht die ihr vorgelegten Werbemittel einer summarischen PrĂŒfung, basierend auf den Angaben in den Beschwerden und in den Beschwerdeantworten. 14. Das GeschĂ€ftsreglement der SLK schreibt in Art. 13 Abs. 1 vor, dass Eingaben mit kurzer BegrĂŒndung einzureichen sind. In ihrer bisherigen Praxis hat die Lauterkeitskommission verzichtet, eine Definition fĂŒr «kurze BegrĂŒndung» vorzunehmen. Dieses Beschwerdeverfahren, mit sehr umfangreichem Aktenumfang, zeigt, dass diese Diskussion wieder aufgenommen werden muss. 15. Insgesamt werden die Parteien einleitend darauf hingewiesen, dass im Rahmen der summarischen PrĂŒfung durch die Lauterkeitskommission nicht jeder einzelne Beanstandungspunkt aufgenommen und behandelt wird. Die Lauterkeitskommission konzentriert sich in ihrer Beurteilung auf die durch alle BeschwerdefĂŒhrer gemeinsam beanstandeten Werbeaussagen. Entscheid (formeller Teil) 16. GemĂ€ss Art. 1 Abs. 3 des GeschĂ€ftsreglements der SLK hat die Lauterkeitskommission die ihr unterbreiteten Massnahmen der kommerziellen Kommunikation auf ihre Übereinstimmung mit den Richtlinien der Internationalen Handelskammer zur Praxis der Werbe- und Marketingkommunikation, den Vereinbarungen der Kommission mit Organisationen einzelner Branchen im Zusammenhang mit der Regulierung branchenspezifischer kommerzieller Kommunikation sowie mit der schweizerischen Gesetzgebung und Rechtsprechung zu prĂŒfen. Stellt die Kommission einen Verstoss fest, schafft sie in geeigneter Weise Abhilfe. Wann eine Kommunikation als kommerziell gilt, hat die Kommission in GrundsĂ€tzen festzulegen (Art. 1 Abs. 4 des GeschĂ€ftsreglements der SLK). GemĂ€ss Grundsatz Nr. A.3 der Lauterkeitskommission ist unter kommerzieller Kommunikation jede Massnahme zu verstehen, die eine gewisse Anzahl von Personen systematisch in ihrer Einstellung zu bestimmten Produkten oder GeschĂ€ftsverhĂ€ltnissen zum Hauptzweck des Abschlusses eines RechtsgeschĂ€ftes oder seiner Verhinderung beeinflusst. Kommerzielle Kommunikation umfasst insbesondere sĂ€mtliche Formen von Werbung, Influencing, Native Advertising, Direktmarketing, Sponsoring, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit. 17. Nach Ansicht der Kammer handelt es sich bei den beanstandeten Aussagen um kommerzielle Kommunikation im Sinne von Grundsatz Nr. A.3 der Lauterkeitskommission. Die Aussagen bezwecken in klarer Weise, die Einstellung gegenĂŒber der beworbenen (
)weltmeisterschaft (
) in (
) positiv zu beeinflussen, um u. a. den Verkauf von Tickets zu fördern. Im Übrigen handelt es sich auch um Öffentlichkeitsarbeit der Beschwerdegegnerin. Die ZustĂ€ndigkeit der Lauterkeitskommission ist daher in sachlicher Hinsicht gegeben. 18. Vorbehaltlich der ZustĂ€ndigkeit staatlicher oder anderer Instanzen beurteilt die Kommission Massnahmen der transnationalen (cross-border) kommerziellen Kommunikation, die ihre Wirkung auf dem Schweizer Markt entfaltet (Auswirkungsprinzip). Einzelheiten dazu hat sie in GrundsĂ€tzen festzulegen (Art. 1 Abs. 5 des GeschĂ€ftsreglements der SLK). Im Online-Bereich entfaltet kommerzielle Kommunikation ihre Wirkung dann auf dem Schweizer Markt, wenn sie auf |denselben ausgerichtet ist (Grundsatz Nr. A.2 der Lauterkeitskommission). Dies ist der Fall, wenn mindestens zwei der folgenden Anhaltspunkte, deren AufzĂ€hlung nicht erschöpfend ist, erfĂŒllt sind: 1. der Charakter des Angebots spricht Schweizer Kundschaft an (national oder international mit Ansprache oder ErwĂ€hnung von Schweizer Kundschaft), 2. die Schweiz ist als Teil des Marktgebiets definiert (im Impressum, in den AGB o. Ă€.) bzw. gehört zu denjenigen LĂ€ndern, in welche die Ware geliefert wird, in welchen das Werk erstellt bzw. in welchen die Dienstleistung erbracht wird, 3. das Angebot kann in Schweizer Franken bezahlt werden, 4. es sind Anfahrtsbeschreibungen aus der Schweiz angegeben, 5. es wird eine Schweizer Amtssprache verwendet, 6. es werden Telefonnummern mit internationalen Vorwahlen angegeben, 7. es wird eine.ch-Domain oder eine generischen Top Level Domain (allenfalls mit Weiterleitung auf eine internationale Seite) verwendet, 8. es kommt Schweizer Recht zur Anwendung (z. B. gemĂ€ss AGB). 19. Nach Ansicht der Kammer richtet sich die beanstandete kommerzielle Kommunikation auf der internationalen Internetseite der Beschwerdegegnerin unzweifelhaft auch an das Schweizer Publikum. Aufgrund der Tatsache, dass das Schweizer Nationalteam am Turnier teilnehmen konnte, spricht der Charakter der Kommunikation Schweizer Kundschaft mit an. Die Schweiz war Teil des Marktgebiets (z. B. Lieferung von Tickets in die Schweiz) und die Kommunikation erfolgte u. a. auf Französisch. Somit sind mindestens drei Anhaltspunkte gemĂ€ss Grundsatz Nr. A.2 der Lauterkeitskommission erfĂŒllt. Vor diesem Hintergrund wirkt sich die beanstandete kommerzielle Kommunikation auf dem Schweizer Markt aus, womit die ZustĂ€ndigkeit der Lauterkeitskommission auch in rĂ€umlicher Hinsicht gegeben ist. 20. Auf die (vereinigten) Beschwerden wird daher eingetreten. Entscheid (materieller Teil) 21. Kommerzielle Kommunikation soll u. a. rechtmĂ€ssig, wahrheitsgemĂ€ss und nicht irrefĂŒhrend sein sowie den GrundsĂ€tzen von Treu und Glauben im GeschĂ€ftsverkehr entsprechen (Grundsatz Nr. A.1 Abs. 2 der Lauterkeitskommission). FĂŒr die Beurteilung einer Massnahme der kommerziellen Kommunikation berĂŒcksichtigt die Lauterkeitskommission gemĂ€ss Grundsatz Nr. A.1 Abs. 3 der Lauterkeitskommission insbesondere folgende Kriterien: 1. Das VerstĂ€ndnis der massgebenden Zielgruppe, 2. Der Gesamteindruck, 3. Die Grundaussage, 4. Die Art des beworbenen Produktes (Produkt = Ware, Werk oder Dienstleistung), 5. Der Charakter des Mediums, 6. Der Vergleich zur dargestellten Wirklichkeit, 7. Ironische Aussagen oder Parodien sind entsprechend ihrem Charakter auszulegen, 8. Die aktuelle und tatsĂ€chlich herrschende Auffassung ĂŒber Ethik, Sitte und Moral in der Gesellschaft. 22. GemĂ€ss Grundsatz Nr. B.2 der Lauterkeitskommission ist kommerzielle Kommunikation unlauter, wenn ein Unternehmen bzw. eine Institution sich durch die Kommunikation unrichtiger oder irrefĂŒhrender Darstellungen, Aussagen oder Angaben vorteilhafter darstellt. Insbesondere mĂŒssen auch Darstellungen, Aussagen und Angaben mit Umweltbezug wahr und klar sein. Dies verlangt auch Art. 3 Abs. 1 lit. b des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) sowie Artikel 5 ICC-Kodex. Ob eine unlautere TĂ€uschung oder IrrefĂŒhrung stattfindet, beurteilt sich im Gesamteindruck eines Werbemittels nach dem VerstĂ€ndnis der angesprochenen Durchschnittsadressaten (siehe Grundsatz Nr. A.1 Ziff. 3 der Lauterkeitskommission). Werbende mĂŒssen die Richtigkeit ihrer Werbeaussagen beweisen können (Grundsatz Nr. A.5 der Lauterkeitskommission, Art. 13 GeschĂ€ftsreglement der SLK sowie Art. 13a UWG). 23. Werbung und Marketing mit Umweltbezug, d. h. jedwede ex- oder implizite Bezugnahme auf Umwelt- oder ökologische Aspekte, muss sodann den Anforderungen des Kapitels D des ICC-Kodex genĂŒgen. GemĂ€ss Artikel D1 ICC-Kodex darf Marketingkommunikation keine Aussagen oder visuellen Darstellungen enthalten, die Verbraucher in irgendeiner Weise irrefĂŒhren können bezĂŒglich der Umweltaspekte oder VorzĂŒge von Produkten (d. h. Ware oder Dienstleistung) oder AktivitĂ€ten, die der Werbungtreibende zugunsten der Umwelt unternommen hat. Umweltbezogene Aussagen sollten aktuell sein und gegebenenfalls neu bewertet werden im Hinblick auf bedeutsame Entwicklungen. 24. Vage oder unspezifische, fĂŒr die Umwelt vorteilhafte Aussagen, die fĂŒr Verbraucher verschiedene Bedeutungen haben können, dĂŒrfen nur getĂ€tigt werden, wenn sie, ohne EinschrĂ€nkung, bei jeder vernĂŒnftigerweise vorhersehbaren Sachlage gelten. Ist dies nicht der Fall, sollten allgemeine umweltbezogene Aussagen entweder qualifiziert oder vermieden werden. Insbesondere dĂŒrfen Aussagen wie «umweltfreundlich» oder «ökologisch sicher», «grĂŒn», «nachhaltig», «CO2-freundlich» und alle weiteren Aussagen, die implizieren, dass ein Produkt oder eine AktivitĂ€t keinen – oder lediglich einen positiven – CO2-Einfluss auf die Umwelt hat, nur dann ohne EinschrĂ€nkung gemacht werden, wenn sie hohen Beweisanforderungen genĂŒgen. Solange keine definitiven, allgemein akzeptierten Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit oder Sicherung ihrer DurchfĂŒhrung vorliegen, darf nicht behauptet werden, Nachhaltigkeitsziele seien erreicht worden (Artikel D1, 4. Absatz). 25. Nach Ansicht der Kammer erfĂŒllt die Beschwerdegegnerin diese Anforderungen an eine lautere kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug nicht. 26. Die Kernaussage, wonach die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) «neutre en carbone» sei bzw. sein werde, darf nur gemacht werden, wenn die Richtigkeit nach definitiven, allgemein akzeptierten Methoden zur Messung der CO2-Emissionen und deren vollstĂ€ndigen Kompensation erwiesen ist. Dies ist nach Ansicht der Kammer, Stand heute, nicht der Fall. 27. Die Durchschnittsadressaten verstehen vorliegend unter der Aussage «Klima- bzw. CO2-NeutralitĂ€t» einer (
)weltmeisterschaft, dass es in Bezug auf die CO2-Emissionen auf das gleiche Resultat hinauslaufen muss, wie wenn das Turnier gar nicht stattfinden wĂŒrde. Um dieses Resultat zu erreichen, erwarten die Durchschnittsadressaten, dass die aufgrund des Turniers entstehenden, nach definitiven, allgemein akzeptierten Methoden zur Messung festgestellten CO2-Emissionen, vollstĂ€ndig kompensiert werden. Dies erfordert einen vollstĂ€ndigen Nachweis der nach allgemein akzeptierten Methoden vorgenommenen Berechnung aller aufgrund des Turniers kausal verursachter CO2-Emissionen sowie den Nachweis der vollstĂ€ndigen Kompensation dieser CO2-Emissionen. 28. Derzeit und aufgrund der eingereichten Dokumente lassen sich die beanstandeten Aussagen der Beschwerdegegnerin nicht abschliessend auf ihre Richtigkeit hin ĂŒberprĂŒfen, da es sich beim Versprechen der Beschwerdegegnerin um eines mit Blick in die Zukunft handelt und die CO2-Emissionen erst zu einem spĂ€teren Zeitpunkt vollstĂ€ndig definitiv berechnet und kompensiert werden sollen. 29. Die Beschwerdegegnerin hat zwar einen Ex-Ante-Bericht erstellen lassen, der die voraussichtlichen CO2-Emissionen (3.63 Millionen Tonnen CO2) auf provisorischer Basis berechnet, die BeschwerdefĂŒhrerinnen kritisieren jedoch die darin enthaltenen EinschĂ€tzungen als zu tief. Die Kammer kann nicht abschliessend beurteilen, ob die SchĂ€tzung von 3.63 Millionen Tonnen CO2 realistisch bzw. zutreffend ist. Offensichtlich liegt aber keine «allgemein akzeptierte Methode» im Sinne von Art. D1 ICC-Kodex vor. Selbst wenn die SchĂ€tzung dereinst den definitiven Zahlen entsprechen sollte, bleibt aber fĂŒr die Kammer unklar, ob die versprochene Kompensation ĂŒberhaupt realistisch ist. Auch wenn die Beschwerdegegnerin ihre Kompensationsabsichten beschreibt, und behauptet, sie habe die ex-ante geschĂ€tzten 3.63 Millionen Tonnen CO2 bereits kompensiert und wiederholt in Aussicht stellt, die zu einem spĂ€teren Zeitpunkt definitiv zu berechnenden Emissionen vollstĂ€ndig zu kompensieren, so weist sie die Kompensation der ex-ante geschĂ€tzten Emissionen nicht nach und legt auch kein Konzept vor, wonach sie eine allfĂ€llige weitere Kompensation in unbestimmter Höhe ohne Weiteres vornehmen können wird. Zudem bleibt unklar, ob die Kompensationsmassnahmen den Schweizer Standards entsprechen (z. B. vollstĂ€ndiger und dauerhafter Entzug von CO2 aus der AtmosphĂ€re).&cbr; 30. Dazu kommt, dass die Beschwerdegegnerin in der beanstandeten kommerziellen Kommunikation den geplanten, zukĂŒnftigen Prozess zur spĂ€teren Erreichung einer klima- bzw. CO2-neutralen (
)weltmeisterschaft (
) in (
) nicht immer klar und eindeutig erkennbar macht. Teilweise hat die Beschwerdegegnerin mit absoluten Aussagen gearbeitet und so den falschen und irrefĂŒhrenden Eindruck erweckt, die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) sei bereits vor und wĂ€hrend dem Turnier klima- bzw. CO2-neutral. FĂŒr die Durchschnittsadressaten geht aufgrund der beanstandeten Aussagen nicht klar hervor, dass die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) erst in unbestimmter Zukunft und unter ErfĂŒllung konkreter Bedingungen diesen Status voraussichtlich erreichen könnte. 31. Zusammenfassend erachtet die Kammer die beanstandeten Aussagen im Rahmen einer summarischen PrĂŒfung als unlauter im Sinne von Art. D1 ICC-Kodex, Grundsatz Nr. B.2 der Lauterkeitskommission sowie Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG. Die hohen Anforderungen an eine lautere kommerzielle Kommunikation mit Umweltbezug wurden nicht erfĂŒllt. Vor diesem Hintergrund hĂ€tten die beanstandeten Aussagen unterlassen werden mĂŒssen oder es hĂ€tte klarer kommuniziert bzw. relativiert werden mĂŒssen, um den Durchschnittsadressaten stets transparent aufzuzeigen, dass die BemĂŒhungen, die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) klima- bzw. CO2-neutral zu gestalten, erst in der Zukunft unter ErfĂŒllung konkreter Bedingungen erreicht werden können. Zudem hĂ€tte die Beschwerdegegnerin glaubhaft nachweisen mĂŒssen, auf welche Weise sĂ€mtliche aufgrund des Turniers entstehenden CO2-Emissionen nach Schweizer Standards kompensiert werden können. 32. Vor diesem Hintergrund sind die Beschwerden gutzuheissen. Beschluss Die Beschwerden werden gutgeheissen. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, inskĂŒnftig auf die beanstandeten Aussagen zu verzichten, insbesondere die (
)weltmeisterschaft (
) in (
) sei klima- bzw. CO2-neutral, es sei denn, sie kann zum Zeitpunkt der Kommunikation einerseits den vollstĂ€ndigen Nachweis der nach allgemein akzeptierten Methoden vorgenommenen Berechnung aller aufgrund des Turniers kausal verursachter CO2-Emissionen sowie andererseits den Nachweis der vollstĂ€ndigen Kompensation dieser CO2-Emissionen erbringen. Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les lignes directrices et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de la dĂ©cision officielle; ils Ă©manent du rapporteur.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Andrea Carreira, Theodore Choi, Joel Hochreutener, Thomas Kretschmer, Peter Ling, Paul Pliska, André Roland, Joseph Schmitz, Julien Schirlin, Martin Sperrle and Raphael Zingg (chair/reporter).
The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
Please answer all questions in Part I on the basis of your Group’s current law. In the questions below: «4a function test» means that the elements under consideration in the allegedly infringing product perform substantially the same function to produce substantially the same result as the corresponding claim element, «4b difference test» means that the difference between the claimed element and the element under consideration is not substantial according to the understanding of the claim by a person skilled in the art at the time of the infringement, «5a exclusion» means that a person skilled in the art would at the filing date have understood an element to be excluded from the equivalent scope of protection, «5b exclusion» means that as a result of adopting the equivalent scope of protection, the scope of protection covers the prior art or that which is obvious over the prior art, «5c exclusion» means the patentee expressly and unambiguously excluded an element from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection, and The «Q175 Approach» means that the scope of protection shall include those elements that meet the 4a function test and 4b difference test, provided that they are not excluded under the 5a, 5b or 5c exclusions.
1.
Is the current law and practice in your jurisdiction generally in line with the Q175 Approach? a) Is there a distinction between the scope of protection and the scope of claims? YES. Due to the doctrine of equivalents, the scope of protection of a patent is broader than the scope of claims. b) Is the current law and practice in your jurisdiction following the 4a function test? YES The first question to establish equivalent infringement asks whether the replacing element performs the objective same function as the claimed element (Gleichwirkung, Swiss Federal Patent Court, decision O2014_002 – «Urinal-Ventil»). The replacing element must produce the same result, not just «substantially» achieve the same result. c) Is the current law and practice in your jurisdiction following the 4b difference test? YES The second question to establish equivalent infringement asks whether the replacing element and its objective same function are evident for the skilled person starting from the teaching of the patent, knowing that the element has been replaced (Auffindbarkeit, Swiss Federal Patent Court, decision O2014_002 – «Urinal-Ventil»). d) Is the current law and practice in your jurisdiction following the 5a exclusion? UNRESOLVED. Although there is no case law directly addressing this issue, Swiss courts refer to the decision by the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof ) X ZR 16/09 – «Okklusionsvorrichtung» and would most likely follow this exclusion. e) Is the current law and practice in your jurisdiction following the 5b exclusion? YES The exclusion is followed in Switzerland; the Formstein defence is applicable when the allegedly infringing embodiment would lack novelty or inventive step over the prior art (Swiss Federal Supreme Court, decision 115 II 490). f ) Is the current law and practice in your jurisdiction following the 5c exclusion? UNRESOLVED The exclusion is subject to heated debate. The argument advanced is that claiming an element explicitly excluded from the claim during prosecution due to prior art would constitute an abuse of right, but there is no case law on the matter (Swiss Federal Supreme Court, decision BGE 143 III 666 – «Pemetrexed», explicitly leaving this question open).
2.
Whether (unclaimed) alternative embodiments disclosed in the specification should be excluded from infringement by equivalence a) Under the current law and practice in your jurisdiction, does equivalent infringement categorically exclude those embodiments which are disclosed in the patent specification as possible alternatives of the means literally mentioned in the granted claims, i. e. are such alternative embodiments implicitly disclaimed from the equivalent scope of protection? YES See the answer to question 1d) above. b) Under the current law and practice in your jurisdiction, does equivalent infringement exclude those embodiments which are disclosed in the patent specification as possible alternatives of the means literally mentioned in the granted claims if the patentee excluded them from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection? YES See the answer to question 1d) above. In Switzerland, if there is a 5a exclusion situation, the 5c exclusion is not relevant.
3.
Under the current law and practice in your jurisdiction, does one consider the equivalent scope of protection conferred by a patent when assessing validity and/or patentability of that patent? In other words, is it possible that, considering the equivalent scope of protection of a particular patent, this patent is deemed to a) lack novelty, and/or NO Validity and patentability are assessed independently of the equivalent scope of protection of a patent. b) lack inventive step (non-obviousness), and/or NO c) lack sufficiency of disclosure, and/or NO d) lack plausibility, and/or NO e) claim added matter? NO If your answer to any of the questions 3a) to e) is YES, please address the following questions:&cbr;
4.
When assessing validity and/or patentability against the equivalent scope of protection, are the relevant embodiments limited to those embodiments which are attacked as «equivalent infringement» in a specific case by the patent owner (or an otherwise entitled person)? Please answer YES or NO and you may add a brief explanation. [N/A]
5.
If the answer to question 4 is YES, is anyone be entitled to attack the validity and/or patentability of the patent based on such argument, or only the alleged infringer? Please answer YES or NO and you may add a brief explanation. [N/A]
6.
If the answer to question 4 is NO, what is the appropriate approach to identify the relevant equivalent embodiments when assessing validity and/or patentability? Is there, for example, a requirement that relevant equivalent embodiments must be likely being used in practice? Please answer YES or NO and you may add a brief explanation. [N/A]
7.
If the answer to question 4 is NO, does the patent office consider the equivalent scope of protection when assessing validity and/or patentability, or is such discussion limited to post-grant proceedings? Please answer YES or NO and you may add a brief explanation. [N/A]
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
8.
According to the opinion of your Group, is your current law regarding the doctrine of equivalents adequate and/or sufficient? YES.
9.
According to the opinion of your group, is there (still) a need for a doctrine of equivalents under your law, i. e. in that there needs to be a distinction between the scope of protection and the scope of claims? YES.
10.
According to the opinion of your group, what is the principal justification of the doctrine of equivalents? What factor does legal certainty for third parties play in this regard? A technical inventive concept cannot be expressed conclusively through language. Language allows only to a limited extent the capturing of the full content of an invention in a patent claim in words. The patentee is only adequately rewarded if the scope of protection goes beyond the mere wording. The scope of protection must not be extended too excessively. Sufficient legal certainty is ensured if any knowledgeable third party can determine the scope of protection with some reliability on the basis of the wording of the patent claims in light of the description and the drawings.
11.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? NO.
III. Proposals for harmonisation
12.
Do you consider harmonisation regarding the doctrine of equivalents as desirable in general? If YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. YES. Harmonisation would increase legal certainty and avoid diverging judgments in different jurisdictions. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved.&cbr;
13.
Do you see any need to amend and/or change the Q175 Approach? NO. a) Is there (still) a need for doctrine of equivalents, i.e should there be a distinction between the scope of protection and the scope of claims? YES. See the answer to question 10 above. b) Alternatively, instead of a doctrine of equivalents, would it better to require more comprehensive claim drafting, or would you prefer any other alternative approaches to address the material issues underlying the doctrine of equivalence, such as e. g. an exhaustive list of equivalents set forth in the specification? NO. This would unduly diminish the fair protection for the patentee. It is very difficult to draft fully comprehensive claims or to list equivalents exhaustively. c) Do you see any need to amend and/or change the 4a function test in Q175? NO. The AIPPI might consider examining whether the produced result must be «substantially the same result» or rather «the same result» (i. e. fully identical). d) Do you see any need to amend and/or change the 4b difference test in Q175? NO. The AIPPI might consider examining whether the «difference» refers to the replacing element or the effect of the replacing element. e) Do you see any need to amend and/or change the 5a exclusion in Q175? NO. f ) Do you see any need to amend and/or change the 5b exclusion in Q175? NO. g) Do you see any need to amend and/or change the 5c exclusion in Q175? NO.
14.
Whether (unclaimed) alternative embodiments disclosed in the specification should be excluded from infringement by equivalence a) Should equivalent infringement categorically exclude those embodiments which are disclosed in the patent specification as possible alternatives of the means literally mentioned in the granted claims, i. e. are such alternative embodiments implicitly disclaimed from the equivalent scope of protection? NO. b) Should equivalent infringement exclude those embodiments which are disclosed in the patent specification as possible alternatives of the means literally mentioned in the granted claims if the patentee excluded them from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection? YES. Either exclusion 5a or 5c should be sufficient.
15.
Should one consider the equivalent scope of protection conferred by a patent when assessing validity and/or patentability of that patent? In other words, should it be possible that, considering the equivalent scope of protection of a particular patent, this patent is deemed to a) lack novelty, and/or NO. Validity and patentability should be assessed independently of the equivalent scope of protection. b) lack inventive step (non-obviousness), and/or NO. c) lack sufficiency of disclosure, and/or NO. d) lack plausibility, and/or NO. e) claim added matter? NO. Even if your answer to question 15 is NO, please address the following questions:
16.
When assessing validity and/or patentability against the equivalent scope of protection, should the relevant embodiments be limited to those embodiments which are attacked as «equivalent infringement» in a specific case by the patent owner (or an otherwise entitled person)? YES, for practical reasons. Establishing an exhaustive list of equivalent embodiments is impossible.
17.
If the answer to question 16 is YES, should anyone be entitled to attack the validity and/or patentability of the patent based on such argument, or only the alleged infringer? NO, only the alleged infringer.&cbr;
18.
If the answer to question 16 is NO, what should be the appropriate approach to identify the relevant equivalent embodiments when assessing validity and/or patentability? Should there be, for example, a requirement that relevant equivalent embodiments must be likely being used in practice? [N/A]
19.
If the answer to question 16 is NO, should the patent office consider the equivalent scope of protection when assessing validity and/or patentability, or should such discussion be limited to post-grant proceedings? [N/A]
20.
Please comment on any additional issues concerning any aspect of equivalents that you consider relevant to this Study Question. The existing gap between the assessment of equivalent infringement and inventive step should be reduced as much as possible. Within the Swiss Group, some Members would like the AIPPI to consider the following proposal: Taking the equivalents into account during the grant procedure would make the doctrine of equivalents and inventive step more symmetric. In practice, the patent office would first define the scope of protection (i. e. a broader object than the one defined merely by the scope of the claims wording) of a patent application. This scope would be based on the teaching of the complete patent application and consider equivalents as exhaustively as possible (albeit the Swiss Group is aware of the practical difficulties in implementing such measure and the additional responsibility on patent examiners). The patentability review (novelty, inventive step/non-obviousness, sufficiency of disclosure, clarity, etc.) would be carried out for each equivalent scope of protection. Such an approach would certainly avoid or reduce the time spent on the assessment of at least the 5a and 5b exclusions during an infringement action. The comprehensive examination would in any case provide more clarity on the scope of protection of the patent.
21.
Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. Test and measurement equipment; Pharmaceutical industry Zusammenfassung Die Schweizer Arbeitsgruppe fĂŒhrte eine ausfĂŒhrliche Untersuchung der aktuellen Gesetzgebung und Gerichtspraxis, politischen ErwĂ€gungen und Harmonisierung der Äquivalenzlehre durch. In der Schweiz entsprechen sowohl die Gesetze als auch die Gerichtspraxis im Wesentlichen den von der AIPPI erarbeiteten Funktions- und Differenztests. Nichtsdestotrotz sind mehrere AusschlĂŒsse der Ă€quivalenten Patentverletzung von den Gerichten nicht geprĂŒft worden, insbesondere bezĂŒglich (nicht beanspruchten) alternativen AusfĂŒhrungsformen und der Geschichte des Erteilungsverfahrens. Die RechtsbestĂ€ndigkeit und die Patentierbarkeit werden unabhĂ€ngig des Ă€quivalenten Schutzbereichs eines Patents beurteilt. In Bezug auf politische ErwĂ€gungen ist die Schweizer Arbeitsgruppe der Ansicht, dass der Schutzumfang weiterhin vom Umfang des Patentanspruchs zu unterscheiden ist. Technische erfinderische Konzepte können nicht schlĂŒssig durch Sprache ausgedrĂŒckt werden, sodass die Äquivalenzlehre dem Patentinhaber einen angemessenen Anreiz bieten muss, indem ihm ein ĂŒber den blossen Anspruchswortlaut hinausgehender Schutzbereich eingerĂ€umt wird. Im Sinne der Rechtssicherheit und zur Vermeidung unterschiedlicher Entscheidungen in verschiedenen Rechtsordnungen sind weitere internationale Harmonisierungbestrebungen im Bereich der Äquivalenzlehre sehr erwĂŒnscht. Besonders die bestehende Kluft in der Beurteilung der Ă€quivalenten Verletzung und der erfinderischen TĂ€tigkeit sollte soweit wie möglich geschlossen werden. RĂ©sumĂ© Le groupe de travail Suisse a rĂ©alisĂ© une Ă©tude approfondie de la lĂ©gislation et des pratiques actuelles, des considĂ©rations politiques et des propositions d’harmonisation de la doctrine des Ă©quivalents. En Suisse, les lois et pratiques actuelles sont gĂ©nĂ©ralement conformes aux tests de fonction et de diffĂ©rence tels que dĂ©finis par les travaux antĂ©rieurs de l’AIPPI. Il faut noter toutefois que quelques exclusions de la contrefaçon par Ă©quivalence n’ont pas Ă©tĂ© testĂ©es par les tribunaux, notamment en ce qui concerne les modes de rĂ©alisations alternatifs (non revendiquĂ©s) et de la prise en compte du dossier de dĂ©livrance. La validitĂ© et la brevetabilitĂ© sont dĂ©terminĂ©es indĂ©pendamment de l’étendue de protection Ă©quivalente d’un brevet. Pour les considĂ©rations politiques, le Groupe de travail suisse est d’avis qu’il est toujours nĂ©cessaire de faire une distinction entre l’étendue de la protection et l’étendue des revendications. Étant donnĂ© que les concepts inventifs techniques sont limitĂ©s par la portĂ©e des mots, la doctrine des Ă©quivalents est nĂ©cessaire pour inciter de maniĂšre appropriĂ©e le titulaire du brevet en lui accordant une Ă©tendue de protection au-delĂ  du simple libellĂ© de la revendication. Afin d’augmenter la sĂ©curitĂ© juridique et Ă©viter des jugements divergents dans chaque juridiction nationale, une harmonisation internationale plus poussĂ©e concernant la doctrine des Ă©quivalents est souhaitable. En particulier, l’écart existant entre l’apprĂ©ciation de la contrefaçon Ă©quivalente et de l’activitĂ© inventive devrait ĂȘtre rĂ©duite autant que possible. Summary The Swiss Working Group conducted an in-depth examination of current law and practice, policy considerations and proposals for harmonisation of the doctrine of equivalents. Current laws and practice in Switzerland are generally in line with the function and difference tests as defined by previous work from the AIPPI. However, various exclusions from infringement by equivalence remain untested by the courts, in particular regarding (unclaimed) alternative embodiments and the prosecution history. Validity and patentability are assessed independently of the equivalent scope of protection of a patent. In terms of policy considerations, the Swiss Group is of the view that there is still a need to distinguish between the scope of protection and the scope of claims. As a technical inventive concept cannot be expressed conclusively through language, the doctrine of equivalents is required to appropriately incentivise the patentee by granting him or her a scope of protection beyond the mere wording of the claim. Further international harmonisation regarding the doctrine of equivalents is desirable, as this would increase legal certainty and avoid diverging judgments in different jurisdictions. In particular, the existing gap between the assessment of equivalent infringement and inventive step should be reduced as much as possible.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Fabian Wigger (chair/reporter), Dr. Reinhard Oertli, Dr. Bernhard Wittweiler and Michael Egli.
The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only. This Study Question aims to provide an understanding of the collecting societies in various jurisdictions in order to determine a necessary uniform approach for the governance of and activity by collecting societies. The below report answers the questionnaire from a Swiss law perspective.
A. Current law and practice
I. The legal regime applicable to collecting societies (CSs)
1. Are collecting societies subject to a special legal regime? Please answer YES or NO and explain. YES. In Switzerland, collecting societies operate in different market environments: – In the special areas of exploitation listed in Article 40(1) Swiss Copyright Act («SCA») which are legally reserved for collecting societies and where exploitation by anybody else is prohibited (subject to a few exceptions). – In markets where the collecting societies are in competition with other players such as, for example, original rightholders, publishers or independent management entities (IMEs). In this context, which is also referred to as «voluntary collective exploitation», the collecting societies act as «normal» private players that have acquired the rights they exploit on a contractual basis. Unlike the legal situation in other countries and in contrast to the harmonization standards of the EU, the Swiss legislator has not imposed a special legal regime on the collective rights management as a whole. Rather, it has opted for a system of selective regulation, the scope of which is limited to the special areas of exploitation which are legally reserved for collecting societies (Article 40(1) SCA). Rights management beyond these specific areas of exploitation is not subject to a special regulation – even if carried out by collecting societies. According to Article 40(1) SCA the following special areas of exploitation are reserved for collecting societies and thus subject to the special legal regime for collective rights management (for more details see answer to question 6 below): – the management of the exclusive rights relating to the broadcasting, performance and reproduction on audio or audiovisual media of non-theatrical works of music (copyrights); – the exploitation of exclusive rights in certain cases which are specified in the SCA (copyrights and related rights; for example, cable retransmission rights according to Article 22 SCA); – the assertion of the various remuneration rights provided for in the SCA (copyrights and related rights; for example, the remuneration rights for private copying according to Article 20 SCA). According to Article 42(2) SCA, the Federal Council has the competence to extend the special legal regime for collecting societies to additional areas of exploitation if this is in the public interest. However, no use has been made of this option (nor are there any plans to this effect on the horizon). The special legal regime for collecting societies relies on multiple pillars: – Requirement of an authorization by the Swiss Federal Institute of Intellectual Property («IPI»; Articles 41 et seq. SCA). – Supervision of the business activities by the IPI (Articles 52 et seq. SCA) which controls compliance with statutory requirements and duties on the status and good governance of collecting societies (Articles 42 et seqq. SCA). – Supervision of the tariffs based on which the collecting societies collect remunerations. This supervision is exercised by a special arbitration committee («AC») which reviews the tariffs for fairness and reasonableness (see also answer to question 15 below). The most recent revision of the SCA has extended the scope of the authorization requirement and the supervision exercised by the IPI to the granting of extended collective licenses, an institution that has been newly introduced into Swiss law (Article 43a SCA). Notwithstanding this, extended collective licenses are not subject to supervision of the tariffs and are thus not reviewed by the AC. 2. What can be the legal form of a CS? Collecting societies must be organized under Swiss law (Article 42(1)(a) SCA). They must have their seat in Switzerland and conduct their business from here. No specific legal form is prescribed. Four of the five Swiss collecting societies are organized as cooperatives, one as an association. 3. Are CSs for-profit or non-profit organizations? Article 45(3) SCA precludes collecting societies from seeking their own profit. In this sense, Swiss collecting societies can be described as non-profit organizations. They are, however, not charitable organizations in the sense that they seek benefit for third parties since they particularly serve the interests of their members. 4. Who can be a partner/stakeholder in a CS? Collecting societies must be open to all rightholders, regardless of whether they are original or derivative rightholders, of where they reside etc. (Article 42(1)(c) SCA). Collecting societies must ensure that the original rightholders (authors, performing artists) have appropriate participation rights in respect of the society’s governance (Article 42(1)(d) SCA). This requirement should prevent collecting societies from being dominated by large derivative rightholders such as publishing companies. 5. Are CSs subject to control by public authorities? YES. See the answer to question 1 above.
II. The copyrights managed by CSs/relation between CSs and rightholders
6. Please indicate which types of works/copyrights (including moral and/or economic rights) are/can be managed by CSs? In principle, all types of works and copyrights can be exploited collectively under Swiss law. In areas where collective management is reserved for collecting societies, a special regulatory framework is in place (see answer to question 1 above). These areas are specified in Article 40 SCA and are outlined below: According to Article 40(1)(a) SCA, copyrights that relate to the broadcasting and performance of non-theatrical musical works and to the production of sound or video media of such works (mechanical rights) can only be exercised by the competent collecting society (i. e. SUISA). In this context the mandatory character of the collective exploitation is limited, because the personal exploitation by the original rightholders or their heirs remains permissible (Article 40(3) SCA). The following exclusive rights are subject to mandatory collective exploitation (Article 40(1)(abis) SCA): – the right to make perceptible broadcasted works simultaneously and without alteration and to rebroadcast such works (Article 22 SCA); – certain rights to use archived works of broadcasting organizations (Article 22a SCA); – certain rights to use orphan works (Article 22b SCA); – certain rights to make available non-theatrical musical works contained in a broadcast in connection with that broadcast (in particular as podcasts; Article 22c SCA); – certain uses by broadcasters of reproduction rights in non-theatrical musical works embodied on commercially available audio or audiovisual media for broadcasting purposes (Article 24b SCA). The following remuneration rights are subject to mandatory collective exploitation (Article 40(1)(b) SCA): – for the renting out of works against a fee (Article 13 SCA); – for making available certain audiovisual works (video on demand; Articles 13a and 35a SCA); – for private copying and the import of blank media (Article 20(2) and (3) SCA); – for the use of commercially available phonograms and audiovisual media for the purpose of broadcasting, retransmission, public reception or performance (related rights only; Article 35 SCA). In addition, other works and rights may also be exploited collectively on a voluntary basis. This is the case, for example, for online rights in musical works or for rights to reproduce photographs. As said above (answer to question 1), the special regulatory regime for collecting societies does not apply to this kind of voluntary collective exploitation (even if done by collecting societies). Moral rights of authors are not collectively administered. 7. Please indicate whether certain copyrights are subject to mandatory collective management? YES. See the answers to questions 1 and 6 above. 8. Can a rightholder opt out (alternatively whether there is a default rule enabling so-called Extended Collective Licensing and whether a rightholder can opt out) and if so, whether that is limited to specific categories of rightholders/sectors and/or users? To answer this question, we must distinguish between the different categories of rights that are subject to the special regulatory regime for collecting societies: The exclusive rights in musical works listed in Article 40(1)(a) SCA may only be exploited by the authorized collecting society (SUISA). The only exception is the personal exploitation by the original rightholders or their heirs (Article 40(3) SCA). Other parties which exploit such exclusive rights risk criminal prosecution under Article 70 SCA («Any person who, without the required authorization [Article 41 SCA], asserts copyrights or related rights, the exploitation of which is subject to state supervision [Article 40 SCA], is liable to a fine.»). The scope of this exception is very limited. Since the collecting societies active in that field require the authors to assign to them the rights in all their works, personal exploitation by the author is either invalid (because he or she has already assigned the rights to the collecting society) or violates his or her contract with the collecting society. The collecting societies, however, tolerate to a certain extent the exclusion of certain forms of exploitation from the assignment. In the other areas of mandatory collective exploitation, the exception of personal exploitation does not apply (decision of the Swiss Federal Tribunal («SFT») 124 III 489, para. 1). Consequentially, the remuneration rights listed in Article 40(1)(abis) and (b) SCA can only be asserted by authorized collecting societies. In these areas it is therefore not at the rightholders’ discretion to assert their rights outside of collective management or even in parallel with it (SFT 133 III 568, paras. 4.1 and 4.2). They would instead be liable to criminal prosecution if they assert rights in these areas themselves (Article 70 SCA). Notwithstanding the above, according to the SFT, rightholders may declare to their collecting society in areas of mandatory collective management that they waive the right to remuneration for the exploitation of their rights in whole or in part (i. e., only with respect to certain works or recordings or certain forms of use) (SFT 124 III 489, para. 2a). Collecting societies are required to accept such waivers if they are informed about them by the rightholders in advance and to the extent this is «possible and reasonable» from an administrative point of view. According to the SFT, such waivers are intended solely to prevent a collecting society from collecting royalties for a certain work or for a certain form of use when the respective rightholder does not want his work to be exploited at all (SFT 124 III 489, para. 2a). Accordingly, this waiver is an instrument to enable a work to be made available for free, but not a tool for rightholders to circumvent the mandatory collective management of rights. Thus, such a waiver is ineffective if it becomes clear from the circumstances that a rightholder does not in fact waive any remuneration for the use of his or her work at all, but wants to exploit this right in another way, i. e. wants to circumvent the mandatory collective exploitation. In practice, such waivers hardly ever occur. In the area of voluntary collective exploitation, collective management is based on a purely contractual basis. Accordingly, each rightholder is free to decide whether or not to entrust his or her respective rights to a collecting society. But, in these areas too, collecting societies operate based on general rules and principles. This typically prevents rightholders who have transferred their rights to a collecting society from controlling the collecting society’s licensing activities on a case-by-case basis. For extended collective licenses, an opt-out is always possible (Article 43a(4) SCA), as is the case according to the EU solution. 9. Can/is there competition between several CS for the management of the same copyright? If so, is the author free to entrust the management of his/her copyright to the CS of his/her choice? Article 42(2) SCA states that, in general, authorization is only granted to one collecting society «per category of work» and to one single collecting society for all types of related rights. Consequentially, rightholders have no choice between multiple colleting societies and there is no competition among such societies. There is one exception, since in Switzerland there are two authorized collecting societies for copyrights in audiovisual works: SociĂ©tĂ© Suisse des Auteurs (SSA) and Suissimage. This is primarily since the two societies traditionally focus on different language regions. It never was the intention to create competition between these societies. 10. If for each copyright prerogative, there is only one CS that can manage it, is the CS considered to be in a dominant position on the market and is competition law applicable to it? Please cite case law if available. According to the prevailing understanding, the activities of collecting societies in the special exploitation areas where they are subject to state supervision (see answers to questions 1 and 6 above) are comprehensively regulated by the SCA and exclusively supervised by the IPI and the AC. Antitrust law is not directly applicable in these specific areas, and the activities of the collecting societies are exempt from the direct supervision of the competition authorities. This does not preclude the IPI and the AC from making competition law considerations to the extent that the framework set by the SCA leaves room for this. 11. What is the legal form of entrusting the management of an author’s rights to a CS? Authors or other rightholders entrust a collecting society with the exploitation of their rights by entering into an administration agreement. Collecting societies also enter into reciprocal representation agreements with (foreign) collecting societies. Under these largely standardized agreements, collecting societies are commissioned to manage and exploit the rights which are transferred to them. Consequently, under Swiss law, collecting societies are fiduciary owners of the rights they manage and exploit. In addition to an administration agreement, rightholders may become members of the collecting society, which allows them to participate in the decision making within the society. Usually, a certain minimum turnover and/or the meeting of other quantitative or qualitative thresholds is required for a rightholder to become eligible for membership. Notwithstanding the above, it should be noted that collecting societies can assert and enforce remuneration claims for the use of the rights listed in Article 40(1)(abis) and (b) SCA even if they do not have a contractual relationship with the rightholders concerned. According to the SFT’s case law, the collecting societies’ power to assert such remuneration claims arises directly from the law and does not require a contractual basis with the rightholders of the copyrights or related rights concerned (see, for example, decision of the SFT 133 III 568, para. 5.1). 12. Can a CS enforce the managed copyrights? And moral rights of authors? YES, collecting societies can fully enforce the rights entrusted to them. As the rights are transferred to them and they become their fiduciary owners, the collecting societies enforce the rights in their own name and not as mere proxies of the rightholders. As far as exclusive rights are concerned, they can also prohibit non-cooperating users from using the works underlying these rights and, in the event of violation of such prohibitions, even take criminal action. Such measures, of course, serve the collecting societies only as ultima ratio if a user does not comply with his or her obligations. Since moral rights are not managed by collecting societies in Switzerland (see answer to question 6 above), the question of whether these rights can also be enforced by collecting societies is irrelevant.
III. The licenses concluded with the users
13. Please indicate the different forms of licenses that exist in collective management. The character of the contracts that the collecting societies enter into with users depends on the type of uses and/or the kind of rights involved. While contracts in the area of the exploitation of exclusive rights have the character of license agreements, the area of the remuneration rights involves the enforcement of quasi-contractual claims (since, in these areas, the authorization for the users typically derives from the law and therefore no permission to use under a license agreement is required). The core elements of the contracts are – as far as an area subject to state supervision is concerned – outlined in the corresponding approved tariffs. Typically, the contracts are of a «global» nature covering a wide range of uses/works during a certain period or a specific event. In the area of the management of exclusive rights there are also licenses on a work-for-work basis (for example, for the reproduction of musical works in the context of the production of advertising films). 14. How are licensing contracts negotiated? According to Article 45(2) SCA, collecting societies are required to administer the rights entrusted to them in accordance with fixed rules and in observance of the principle of equal treatment. The main instruments to achieve these goals are the tariffs that the collecting societies have to establish as a mandatory basis for their remuneration claims (Article 46(1) SCA). Approved tariffs are binding for civil courts (Article 59(3) SCA). Consequentially, the typical agreements between the users and the collecting societies are not «negotiated» on an individual basis, as their core elements are predetermined by the applicable tariff. More room for maneuver for individual negotiations exists in areas which are not subject to state supervision or with regard to extended collective licenses. In these areas, contracts are negotiated between the user and the collecting society concerned. 15. The CS tariffs: How are licensing contract royalties set? The fundamentals for determining royalties are mandatorily stipulated in tariffs. The tariffs must be negotiated by the collecting societies with the relevant Swiss user associations and must be reviewed and approved by the AC (Article 46(2) and (3) SCA; see answer to question 5 above). If more than one collecting society is active in the same field of exploitation, they must establish a common tariff for that field and designate one collecting society among them that is responsible for collecting the remunerations due (Article 47 SCA). If the negotiations between the collecting societies and the user associations do not lead to an agreement, it is up to the AC to decide (Article 14 et seq. Swiss Copyright Ordinance [«SCO»]). After approval by the AC, the tariffs are published in the Swiss Official Gazette of Commerce (Article 46(3) SCA). Tariffs will only be approved by the AC if they are fair and reasonable (Article 59(1) SCA). Tariffs are fair and reasonable if they take into account the revenues generated by the users (or, subsidiarily, the users’ expenses in connection with the uses), the nature and number of rights used, and the ratio between protected and unprotected works (Article 60(1) SCA). As a rule of thumb, Article 60(2) of the SCA provides that tariff-based remuneration for copyrights shall amount to ten percent of a user’s revenues (or – as a subsidiary option – a user’s expenses) and three percent for related rights. This rule, however, is only applicable to the extent it guarantees an «adequate remuneration» for the rightholders. Uses of works for educational purposes benefit from reduced rates (Article 60(3) SCA). 16. Are the CS tariffs public? If not, how do authors/artists know whether they would wish to join a CS? YES, the tariffs are public. They are published in the Swiss Official Gazette of Commerce once they are approved by the AC. Further, tariffs are also made available on the collecting societies’ websites.
IV. Distribution of royalties collected by the SC to authors
17. How do CSs distribute royalties among authors? Collecting societies are required to enact distribution regulations and submit them to the IPI for approval (Article 48(1) SCA). The distribution must meet a number of statutory requirements. The main principle is that the distribution to the rightholders must be made in proportion to the extent of use, i. e. to the proceeds received through the exploitation of the respective rights (Article 49(1) SCA). Consequentially, rightholders whose works have been used intensively and have generated substantial revenues should benefit to a greater extent than those whose works have been used to a lesser extent. In order to comply with this «principle of causality», collecting societies must make reasonable efforts to track uses and to identify the rightholders (Article 49(1) SCA). However, if the expenses for such efforts would be unreasonably high, distribution may be based on generalizations and estimates that follow verifiable and appropriate criteria (Article 49(2) SCA). According to Article 49(3) SCA, original rightholders must receive an equitable share of the total of the proceeds distributed. This statutory requirement aims to protect creators and performing artists by ensuring that derivative rightholders (in particular, publishers or producers) do not benefit disproportionately from the proceeds. In practice, the share of derivative rightholders is usually limited to 50 percent, but may also be smaller, for example, where individual publishing contracts are more favorable to the original rightholders. 18. Do the CSs devote part of the collected royalties to social, cultural or other actions? If so, in what proportion? Subject to the approval of their supreme body (typically the members’ general assembly), collecting societies may devote parts of their proceeds for the purpose of social welfare for the authors as well as for cultural promotion (Article 48(2) SCA). For example, SUISA currently devotes 2.5 % to cultural promotion and 7.5 % to social welfare purposes (SUISA Distribution Regulation, Article 5.2(1)(12) and (13)). 19. For the collected royalties for which the authors are not known (non-distributable royalties), are there any rules? The distribution regulations of the collecting societies provide for rules on how to deal with proceeds attributable to non-identifiable or undocumented works. Typically, certain amounts are set aside for a specific period of time during which the rightholders concerned may make subsequent claims (for example, SUISA Distribution Regulation, Articles 7.2 and 7.3).
B. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
20. Is it desirable to enforce collectively licensed copyright works using the same procedures as for non-licensed works, and if not, how should they be enforced? As far as licensed works are concerned, the focus is on how remuneration claims can be enforced by the collecting societies. According to Swiss law, these are civil law claims for which the «normal» civil proceedings and debt enforcement instruments are applicable. Collecting societies act in their own name as private persons, as they are (fiduciary) rightholders. As far as concerns enforcement against unlicensed users, collecting societies have, in addition to civil proceedings (specifically damages and injunctive relief ), the option of criminal law. Here, too, the instruments available to collecting societies do not differ from those available to «normal» rightholders. Enforcement procedures before civil courts cause disproportionate costs and they and the intervention of criminal enforcement authorities lead to bad will in the business community. It is expected that new technologies (tracking of uses through automated internet crawlers, smart contracts, etc.) may offer alternative direct enforcement tools. 21. Should collective licensing for particular types of works and/or sectors be mandatory? Collective management of copyrights must be seen in its wider regulatory context. In particular, collective management is often linked to exceptions to exclusive rights. In certain areas of exploitation, the mandatory character is necessary for the collective management to fulfil its objectives or to ensure that the damage resulting from an exception is adequately absorbed. The objectives that lead to mandatory collective management can be based on a variety of interests. In part, it is a matter of the interests of rightholders who would not be able to license individually (for example, mass uses or VOD for original rightholders); the interests of certain user groups (for example, businesses which make internal copies) or also public interests (for example, in a functioning broadcasting sector or accessible archive stocks). Accordingly, it is up to the legislator to decide separately for each area of exploitation whether these interests – balanced against others – require collective exploitation to be mandatory. It is expected that new technologies (rights management systems, smart contracts, etc.) may offer individual rightholders tools that could change the need for collective exploitation, but for the moment such prospects are unclear, at least as regards small rightholders. 22. Should individual royalty rates be determined according to the individual circumstances of each case, or should all royalty rates be determined according to the same criteria? On the one hand, the specifics of the individual case should be taken into account as far as possible. On the other hand, collective exploitation must be efficient and predictable for the users, so, to a certain extent, generalizations are unavoidable. The tariffs should themselves strike a balance between the conflicting interests at stake. How exactly this should be weighted depends on the area of exploitation. While, for example, blank media remuneration is impossible without generalization, in the context of concert licensing the specifics of an individual event (ticket prices, nature of works performed, etc.) may be considered when calculating the remuneration. In any case, it seems important that remuneration is determined based on general principles and in a transparent, predictable and understandable fashion that allows the users and the rightholders to plan their actions. 23. Should there be a certain minimum threshold of use (e. g. a bar with at least 50 customers, a dance party for fewer than 500 people, or a hairdresser with 12 stylist chairs), with any use below the minimum level being royalty free? NO. Such a «de minimis rule» would not be compatible with the fundamental principle of equal treatment. As a general rule, every user must pay for its uses. This does not exclude taking account of different dimensions of users when determining the amounts to be paid. As the amount of remuneration normally depends on the revenues generated by a user it is therefore typically higher for larger users than for smaller ones. Further, it is possible to provide for certain administrative relief for smaller users (longer billing and reporting intervals; reduced reporting obligations, etc.). Under Swiss law, the private use exemption serves as a de facto de minimus rule, i. e. where the use is only among a closely knit group of friends and relatives, there is no remuneration obligation (beyond to the blank media remuneration). 24. Should there be an exemption from collective licensing royalties for private, non-commercial use? It is widely accepted that private use should not be controlled by means of exclusive copyrights. The law therefore excludes such uses from the scope of the individual rightholders’ prohibitive right. In return, collective rights management, particularly through the blank media remuneration, ensures that the rightholders nevertheless receive a certain remuneration for such kinds of use. Collective rights management could no longer fulfil this task if private uses were generally exempted from remuneration obligations. A general exemption of non-commercial users is incompatible with Swiss copyright law, as their offerings often compete with commercial providers. Accordingly, the market would be distorted if non-commercial users were privileged over commercial ones.
C. Proposals for harmonisation
25. Do you consider harmonisation regarding collecting societies as desirable in general? Please answer YES or NO and you may add a brief explanation. The collective management of copyrights has always been an international matter and is increasingly so nowadays. The rights managed by the local collecting societies originate from authors from all over the world. And more and more, the licensed uses also affect multiple countries. Against this background, harmonization is certainly desirable. Notwithstanding this, collective management is also strongly influenced by local factors. This relates to the legal framework (for example, how freely copyrights can be disposed of ), but also to economic particularities such as the size and structure of the user markets, industry customs or the influence of foreign markets. The legal framework for collective management must also reflect these local factors, which set certain limits to international harmonization. 26. Should collective licensing be mandatory for any specific class of copyright works/sectors and, if so, how is that class of works defined? If YES: Should authors/artists be allowed to opt out, if they do not agree with the licensing terms? It has already been explained that in certain areas collective management must be structured in a mandatory manner in order to fulfil its function (see answer to question 21 above). Opt-outs are not possible here. In other areas, more freedom of choice for rightholders is possible and desirable. These opt-out possibilities should not be too comprehensive so that they enable, for example, large rightholders to license only economically uninteresting matters through collecting societies. Such cherry-picking makes collective management more expensive and can even jeopardize its functioning altogether. Especially smaller rightholders would suffer from this, as for them individual exploitation is not feasible. Such an outcome would not be compatible with the idea of solidarity, which has always been a guiding principle of collective rights management. 27. How should the licensing terms, especially the remuneration, be calculated? Swiss law provides guidelines that have mostly proved valuable in practice (see also answer to question 15 above. According to Article 59(1) SCA, remuneration must be fair and reasonable, whereby according to Article 60(1) SCA, the following criteria must be taken into account when determining remuneration: – the revenue derived from the use of the work or, in the alternative, the expenses incurred in connection with the use; – the type and quantity of works used; – the ratio of protected to unprotected works. According to Article 60(2) SCA, remuneration shall as a rule amount to ten per cent of the revenue or expense of use for copyrights and three per cent for related rights (this latter figure is set too low from the perspective of the holders of related rights and is therefore one of the few drawbacks of the SCA). In any case, however, it shall ensure that the rightholders receive an adequate remuneration. The latter aims to guarantee, in particular, that the remuneration earned via collective exploitation corresponds to what could be achieved through individual exploitation. These principles can and should be applied to all types of remuneration. Particularly, it should be avoided that deviating approaches are adopted for specific kinds of remuneration (as, for example, the ECJ has done with regard to the private copying remuneration, where the «harm» should be the determining factor). The basis for the calculation of remuneration should be specified in publicly available tariffs with regard to the different areas of use, so that the amount of remuneration is predictable and transparent in each individual case. 28. Should authors of copyright works be allowed to choose between different licensing organisations? Switzerland’s experience shows that the advantages for rightholders resulting from the possibility to choose between different collecting societies that operate within the same field are limited. In particular, the fact that in Switzerland two societies for the audiovisual sector exist has not led to efficiency gains (see also answer to question 9 above). Apart from the fact that a multiplicity of collecting societies leads to a multiplication of the administrative machinery and thus to bigger overheads, it is also disadvantageous for users. They would have several bodies with whom they have to negotiate and conclude licensing agreements. A one-stop shop would be much more convenient from a user’s perspective. It should also be considered that the possibility of choice would – if at all – primarily be to the benefit of large rightholders. Only they would have the bargaining power to negotiate better conditions with the different societies. In contrast, the smaller rightholders would suffer because they would only experience the disadvantages, in particular higher management costs. A possibility of choice therefore also contradicts the idea of solidarity among rightholders, which has always been an important principle in the context of the collective management of copyrights. Finally, it remains to be mentioned that a certain concurrence has been established in the area of cross-border exploitation of online rights to musical works. The Swiss collecting society for musical authors and publishers, SUISA, was quick to notice the changes in this area and today licenses uses that go far beyond the Swiss borders and successfully also offers corresponding administrative services for third parties. Whether this EU-induced disruption of territorial exploitation makes sense from an overall perspective is an open question. 29. Should licensing terms be harmonized across jurisdictions, and if so, how could different licensing terms as between jurisdictions be avoided? As long as the licenses relate to uses that have a local impact only (for example, events in Switzerland; background music in Swiss restaurants, photocopies in Swiss libraries, etc.) the proximity between licensor and licensee is the key factor, so that international harmonization is less of a priority. The situation may be different with regard to cross-border uses (i. e. uses that affect more than one country/jurisdiction) as is the case, for example, with many online services. At first sight, harmonization of the respective licensing terms appears to be desirable in such cases. However, it should be kept in mind that in reality cross-border online markets too are often more segmented with regard to the different target markets than one might expect. This is not primarily due to copyright issues, but the result of the different purchasing power of end customers, different regulatory frameworks (for example, broadcasting regulations or film funding) or different contractual traditions (for example, local industry practices with regard to the remuneration of artists in the audiovisual sector). As promising as harmonization in these cross-border areas is, it is important that multinational rules do not unnecessarily break with existing local traditions. 30. Should the licensing terms (including remuneration) be reviewed and adjusted at specific time intervals, and if so, how should those intervals be defined? Based on our experience with the tariff approval regime in Switzerland and with an eye to the respective systems in neighboring countries, the Swiss group is clearly of the opinion that an abstract, periodic control of the licensing terms is desirable. What is clarified in the abstract is not (or less) debated in individual cases. This is key for an efficient collective rights management. The licensing terms should remain stable for a certain period of time (approximately three to five years). This facilitates planning for both the collecting societies and the users. Fundamental changes (for example, changes in the legal situation, striking technological developments etc.) may trigger an earlier review. An international harmonization of the control intervals is not a must. 31. Should the enforcement of a collectively licensed copyright be possible by the CS and if so: should the author be joined into the action as a party? if the answer to a. above is NO, how should any necessary evidence of originality be obtained for a copyright-protected work, and challenged by the defendant? It is crucial for a collecting society that it can enforce the rights entrusted to it against third parties. On the one hand, this is important to ensure compliance with the licensing terms; on the other hand, it is also important to push possible users into a licensing relationship and to fight piracy. Whether a collecting society represents the copyrights as its own right (like in Switzerland as the result of a fiduciary assignment) or within the framework of a specific litigation status («Prozessstandschaft») is not the deciding factor. From a procedural point of view, however, it is essential that the collecting society can enforce the rights in its own name and does not have to act as a mere proxy. Consequently, it should not be necessary for authors to join such proceedings as a party. This would unnecessarily complicate litigation. The contractual framework between the collecting societies and the rightholders must include support obligations for the event of litigation. In particular, rightholders must provide collecting societies with information and evidence on the chain of rights and the characteristics of the works concerned if these issues become disputed in a lawsuit. 32. Please comment on any additional issues concerning any aspect of collecting societies that you consider relevant to this Study Question. Technological development is certainly one of the major challenges for collecting societies. Not only because this keeps resulting in new types of use that have to be licensed. But also because technology serves as an important tool for the collecting societies to fulfill their tasks. To a certain extent, this also shifts expectations towards such a society. While it was crucial in the past that the collecting society was locally anchored, it is important today, for example, that the society can keep up with the international reporting standards in the field of online licensing. 33. Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. consider relevant to this Study Question. Our Swiss group was strengthened by two representatives of collecting societies. Zusammenfassung Erstmalig widmet die AIPPI eine «Study Question» der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. Das ist ein ebenso spannendes wie anspruchsvolles Unterfangen. Zwar kooperieren Verwertungsgesellschaften seit jeher mit auslĂ€ndischen Schwestergesellschaften, was eine Angleichung der Systeme begĂŒnstigt hat. Nichtsdestotrotz unterschiedet sich die Rolle der kollektiven Verwertung und der sie umgebende regulatorische Rahmen in den einzelnen LĂ€ndern betrĂ€chtlich. Vorliegender Bericht der Schweizer AIPPI-Landesgruppe gibt einen Überblick ĂŒber das Verwertungsrecht in der Schweiz und beantwortet Fragen zu möglichen Verbesserungen und internationalen Angleichungen. RĂ©sumĂ© Pour la premiĂšre fois, l’AIPPI consacre une «Study Question» Ă  la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins. Il s’agit d’une exercice aussi intĂ©ressant qu’exigeant. Certes, les sociĂ©tĂ©s de gestion collective coopĂšrent depuis toujours avec leurs sociĂ©tĂ©s-sƓurs Ă©trangĂšres, ce qui a favorisĂ© une harmonisation des systĂšmes. NĂ©anmoins, le rĂŽle de la gestion collective et le rĂ©gime juridique varient considĂ©rablement d’un pays Ă  l’autre. Le prĂ©sent rapport du groupe national suisse de l’AIPPI donne un aperçu du droit de gestion collective en Suisse et rĂ©pond aux questions concernant les amĂ©liorations possibles et les rapprochements internationaux. Summary For the first time, AIPPI is devoting a “Study Question” to the collective management of copyrights and related rights. This is an exciting and challenging project. Collecting societies have always cooperated with foreign sister societies, which has favored an alignment of the national legal regimes. Nevertheless, the role of collective management and the regulatory framework surrounding it varies considerably from one country to another. This report by the Swiss AIPPI national group provides an overview of the collective management of copyrights in Switzerland and addresses questions on possible improvements and international harmonization.




Harmonisierung der Richtlinien des Instituts und teilweise Revision der Richtlinien in Markensachen sowie der Richtlinien fĂŒr die SachprĂŒfung der nationalen Patentanmeldungen
Im Anschluss an die Harmonisierung der verschiedenen Verfahren und der RegisterfĂŒhrung in den Bereichen Marken, Designs und Patente hat sich das IGE zum Ziel gesetzt, neue Richtlinien zu erarbeiten, welche diese Harmonisierung reflektieren. Diese harmonisierten Richtlinien betreffen die Teile «Allgemeiner Teil», «Eintragungs-/Erteilungsverfahren» und «RegisterfĂŒhrung» und wurden den interessierten Kreisen zur Konsultation unterbreitet. Des Weiteren hat das IGE seine Markenrichtlinien («Internationale Markenregistrierung», «Materielle MarkenprĂŒfung», «Widerspruchsverfahren» und «Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs») sowie die Richtlinien fĂŒr die SachprĂŒfung der nationalen Patentanmeldungen teilweise revidiert. Diese Richtlinien sind am 1. Juli 2023 in Kraft getreten und werden seit jenem Zeitpunkt auf alle hĂ€ngigen Verfahren angewendet. Sie sind auf der Homepage des IGE abrufbar: â€čwww.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/dokumente-und-linksâ€ș.
I. Teilweise Revision der Richtlinien in Markensachen
Das IGE hat Teile seiner Richtlinien in Markensachen ĂŒberarbeitet («Internationale Markenregistrierung», «Materielle MarkenprĂŒfung», «Widerspruchsverfahren» und «Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs») und dabei insbesondere einerseits die neusten Entwicklungen der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts berĂŒcksichtigt sowie andererseits die seit der letzten Revision vollzogenen und jeweils per Newsletter kommunizierten PraxisĂ€nderungen aufgenommen. Gleichzeitig wurden redaktionelle Anpassungen vorgenommen und Beispiele aktualisiert.
II. Revision der Richtlinien fĂŒr die SachprĂŒfung der nationalen Patentanmeldungen
Im Wesentlichen sind folgende Punkte hervorzuheben: – Formelle Anweisungen, die neu Gegenstand der formellen Richtlinien in Patentsachen des IGE sind, sind nicht mehr Teil der SachprĂŒfungsrichtlinien. Auf die relevanten Teile der formellen Richtlinien wird hingewiesen. Sinnvolle PrĂ€zisierungen sind ggf. beibehalten worden. – Prozessbezogene oder organisatorische Hinweise sind ebenfalls aus den SachprĂŒfungsrichtlinien entfernt worden. – In Kapitel 13 betreffend die ergĂ€nzenden Schutzzertifikate (ESZ) sind die neuesten schweizerischen Gerichtsentscheide erwĂ€hnt worden. – Einzelne Formulierungen sind im Hinblick auf eine klarere Darstellung und ohne Auswirkungen auf das Materielle prĂ€zisiert bzw. umformuliert worden.
III. Neue Richtlinien in Patent- und Designsachen
Bis vor Kurzem bestanden vollstĂ€ndige und aktuelle Richtlinien einzig fĂŒr die Marken (Richtlinien in Markensachen vom 01. 03. 2022). Bei den Patenten waren lediglich die Richtlinien fĂŒr die SachprĂŒfung der nationalen Patentanmeldungen (SachprĂŒfungsrichtlinien vom 01. 01. 2021) publiziert und bei den Designs gab es noch keine Richtlinien. In den letzten Monaten wurden die Verfahren und die RegisterfĂŒhrung in allen drei Schutzbereichen harmonisiert, soweit dies aufgrund ĂŒbereinstimmender Rechtsgrundlagen möglich war. Diese Harmonisierung wird nun auch in den Richtlinien reflektiert. Das IGE hat damit nun erstmals öffentlich zugĂ€ngliche Richtlinien fĂŒr alle Verfahren in Patent- und Designsachen erarbeitet.






Bericht ĂŒber die INGRES-Tagung vom 30. Januar 2023
Diese schon seit ĂŒber zehn Jahren auf dem ZĂŒrichberg stattfindende Veranstaltung gilt auch unter den zahlreich teilnehmenden auslĂ€ndischen Spezialisten als die beste Möglichkeit, sich auf hohem Niveau ĂŒber die wichtigsten Entwicklungen im europĂ€ischen ImmaterialgĂŒterrecht zu informieren und auszutauschen. Konzipiert und geleitet wurde sie erneut von Dr. Michael Ritscher, wĂ€hrend Dr. Christoph Gasser wiederum fĂŒr die Organisation zustĂ€ndig war. Und auch das vorangehende Wochenende im Schnee ist aus dem Kalender von immer mehr ImmaterialgĂŒterrechtlern nicht mehr wegzudenken. Wie bereits zuvor, war der Vormittag dem Patent- und der Nachmittag dem ĂŒbrigen ImmaterialgĂŒterrecht gewidmet und es wurden bereits bewĂ€hrte Referentinnen und Referenten durch neue Namen ergĂ€nzt. Cette manifestation, qui a lieu depuis plus de dix ans dĂ©jĂ  au ZĂŒrichberg, est considĂ©rĂ©e par les nombreux spĂ©cialistes Ă©trangers qui y ont participĂ© comme la meilleure opportunitĂ© de se renseigner et d’échanger des informations de haut niveau sur les principaux dĂ©veloppements du droit europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle a Ă  nouveau Ă©tĂ© conçue et dirigĂ©e par Dr. Michael Ritscher, tandis que Dr. Christoph Gasser était responsable de l’organisation. Le week-end prĂ©cĂ©dent, qui s’est dĂ©roulĂ© dans la neige, est perçu comme un rendez-vous incontournable pour un nombre croissant de spĂ©cialistes du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Comme auparavant, la matinĂ©e a Ă©tĂ© consacrĂ©e au droit des brevets et l’aprĂšs-midi aux autres aspects du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, et de nouveaux noms sont venus s’ajouter aux confĂ©renciers et confĂ©renciĂšres qui avaient dĂ©jĂ  fait leurs preuves.
Nicole Lilian Jaggi, MLaw, ZĂŒrich. Michael Meidert, MLaw, Bern.
I. Patentrecht
1. Rechtsprechung des BGH
Dr. Klaus Grabinski, der erst kĂŒrzlich auch zum ersten PrĂ€sidenten des UPC-Berufungsgerichts berufen worden war, prĂ€sentierte auch dieses Jahr wieder einige Entscheidungen des BGH. In «Verbundelement» (BGH vom 26. April 2022, X ZR 44/20) ging es um die Auslegung, insbesondere die Bedeutung einer Abgrenzung zum Stand der Technik in der Beschreibung. Das Klagepatent beanspruchte die Herstellung eines Verbundelements unter Einsatz eines PUR(Polyurethan)-Haftvermittlers und eines PIR(Polyisocyanurat)-Verbundsystems. Das Merkmal C im Patentanspruch 1 war der Kern der Erfindung: «Aufbringen von PIR-Reaktionsmischung auf die noch reaktionsfĂ€hige Haftvermittlerschicht». Der Patentanspruch selbst enthielt keine konkreten Vorgaben, in welchem Umfang die Haftvermittlerschicht noch reaktionsfĂ€hig sein mĂŒsse. Der BGH zog daher die Beschreibung bei, laut der die Haftvermittlerschicht noch reaktionsfĂ€hig sei, wenn sie noch nicht vollstĂ€ndig ausgehĂ€rtet ist. GemĂ€ss der ebenfalls in der Beschreibung erwĂ€hnten PCT-Anmeldung (NK5) wird der Haftvermittler kurz vor dem Aufbringen der PIR-Schaummischung ausgehĂ€rtet, aber es bleibt unklar in welchem Umfang. Das Streitpatent wolle sich hiervor abgrenzen. Aus NK5 sei nicht zu erkennen, dass die Reaktion nur möglich ist, wenn die Haftvermittlerschicht noch nicht vollstĂ€ndig ausgehĂ€rtet ist. Da eine Anregung fehlte, lag das Merkmal C im Streitpatent auch nicht nahe und das Streitpatent erwies sich als rechtsbestĂ€ndig. In «CQI-Bericht» (BGH vom 18. Januar 2022, X ZR 14/20) ging es um die öffentliche ZugĂ€nglichmachung durch ein GesprĂ€ch im Rahmen eines Treffens einer ETSI-Arbeitsgruppe. Laut dem BGH wĂ€re eine Äusserung im Rahmen einer förmlichen Sitzung einer ETSI-Arbeitsgruppe öffentlich. Bei einer Äusserung ausserhalb der Sitzung gegenĂŒber einer begrenzten Zahl von Personen hingegen nicht. Zudem habe keiner der GesprĂ€chsteilnehmer die erwĂ€hnten Möglichkeiten als hinreichend ausgearbeitet und durchdacht angesehen, um sie einer Fachöffentlichkeit vorzustellen. Zur Veröffentlichung von Dokumenten auf einem ftp-Server verwies Grabinski auf BGH vom 13. Juli 2021, X ZR 81/19 und BGH vom 3. Mai 2022, X ZR 32/20. In «OberflĂ€chenbeschichtung» (BGH vom 12. April 2022, X ZR 73/20) ging es um eine angeblich offenkundige Vorbenutzung bei gewerblicher Entwicklungs- und ErprobungstĂ€tigkeit. Das Streitpatent betraf ein Verfahren sowie ein Werkzeug zur Vorbereitung einer ProduktoberflĂ€che zur Beschichtung. DiesbezĂŒglich wurde eine technische Zeichnung vor dem PrioritĂ€tstag im Rahmen eines Forschungsprojekts an ein Tochterunternehmen der KlĂ€gerin ĂŒbersandt. Laut dem BGH ergebe sich hieraus kein öffentliches ZugĂ€nglichmachen. Die Kopfzeile des ĂŒbermittelten Dokuments wies als Absender ein Institut der TU Braunschweig aus und die Zeichnung betraf ein Werkzeug mit zwei handschriftlichen Fragen zur genauen Ausgestaltung des Werkzeugs. Dies spreche dafĂŒr, dass es um die Entwicklung eines individuell herzustellenden Werkzeugs ging, welches nicht fĂŒr die Öffentlichkeit bestimmt war und ein nicht am Projekt beteiligtes Unternehmen, welches einzelne Teile herstellt, nicht berechtigt sein sollte, Informationen an beliebige Dritte weiterzugeben. Laut BGH sei bei gewerblicher Entwicklungs- und Erprobungsarbeit im Regelfall die öffentliche ZugĂ€nglichkeit zu verneinen. Dies gelte auch dann, wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte an Dritte ĂŒbertragen werden. Abschliessend merkte der BGH noch an, dass Informationen, die nicht unter den Begriff des GeschĂ€ftsgeheimnisses nach § 2 Nr. 1 GeschGehG fallen, nicht ohne Weiteres im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG der Öffentlichkeit zugĂ€nglich sind. «Procalcitonin-Schwellenwert» (BGH vom 14. Dezember 2021, X ZR 109/19) betraf das Thema der unzulĂ€ssigen Erweiterung. GemĂ€ss Grabinski sind Verallgemeinerungen ursprĂŒnglich offenbarter AusfĂŒhrungsbeispiele grundsĂ€tzlich zulĂ€ssig. Insbesondere wenn bei einer AusfĂŒhrung mehrere Merkmale bestĂŒnden, aber nur eines oder einzelne Aspekte in den Anspruch aufgenommen worden sind. Das Streitpatent betraf ein Verfahren zur Diagnose von Infektionen der Atemwege und der Lunge mit assoziierter Herzinsuffizienz unter Verwendung des Markers PCT. Fraglich war, ob der im Anspruch aufgefĂŒhrte PCT-Schwellenwert zwischen 0.03 ng/ml und 0.25 ng/ml in der Anmeldung offenbart wurde. Aus den Figuren in der Anmeldung und der Beschreibung war fĂŒr eine Diagnose nur ein Bereich zwischen 0.03 ng/ml und 0.06 ng/ml ersichtlich. Dieser Bereich wurde zwar nur als «bevorzugt» bezeichnet, aber andere Bereiche wurden nicht genannt. Bei dem in den Figuren genannten Schwellenwert von 0.25 ng/ml handle es sich lediglich um einen Vergleichswert. Es sei nur zu berĂŒcksichtigen, was unmittelbar aus der Offenbarung hervorgeht. Laut BGH könne auch dahinstehen, ob sich aus einer Heranziehung des allgemeinen Fachwissens eine weitergehende Erkenntnis ergebe, denn auch dann wĂŒrde eine unzulĂ€ssige Erweiterung vorliegen. Zur Frage aus dem Publikum zu «Verbundelement», ob nur die Beschreibung fĂŒr die Ermittlung des Stands der Technik berĂŒcksichtigt werde oder auch das Dokument, auf welches die Beschreibung verwies, antwortete Grabinski, dass man auch das Dokument beiziehe, auf welches verwiesen werde. Jedoch sollte dies aus dem Blickwinkel der Beschreibung erfolgen. Stand der Technik, welcher nur auf dem Deckblatt erwĂ€hnt wĂŒrde, sieht Grabinski kritischer und wĂŒrde hier persönlich zögern, nur das Deckblatt zur Ermittlung des Stands der Technik einzubeziehen. Zur Frage aus dem Publikum zu «CQI-Bericht», warum bei solchen Veranstaltungen nicht geprĂŒft werde, ob eine implizite Geheimhaltungsvereinbarung besteht, antwortete Grabinski, dass bei solchen ZusammenkĂŒnften meist von den Organisationen geregelt werde, was geheim sei und was nicht. Die Frage aus dem Publikum zu «OberflĂ€chenbeschichtung», ob Tochterunternehmen in einem Konzern als Dritte betrachtet werden, beantwortete Grabinski damit, dass der ganze Fall betrachtet werden mĂŒsse. Eine Konzernzugehörigkeit könne berĂŒcksichtigt werden, sei aber nicht entscheidend. Bei gewerblicher Entwicklungsarbeit hat ein Unternehmen unabhĂ€ngig davon, ob es ein Konzernunternehmen oder einen Dritten kontaktiert, ein Geheimhaltungsinteresse. In der Praxis sei jedoch immer der Abschluss einer Geheimhaltungsverpflichtung zu empfehlen.
2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Dr. Fritz Blumer, Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer des EuropĂ€ischen Patentamts, erwĂ€hnte in einem ersten Themenblock zum Stand der Technik das Urteil G 1/92 vom 18. Dezember 1992, welches eine PrĂ€zisierung bezĂŒglich der offenkundigen Vorbenutzung von Erzeugnissen enthĂ€lt. Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehöre zum Stand der Technik, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugĂ€nglich ist und vom Fachmann analysiert und reproduziert werden kann. Dies sei unabhĂ€ngig davon, ob es besondere GrĂŒnde gibt, die Zusammensetzung zu analysieren. Ob etwas zum Stand der Technik gehöre, sei nach Blumer unabhĂ€ngig davon, ob jemand das Erzeugnis konkret analysiert hat. Weiter ging Blumer auf die Frage ein, welche Ergebnisse der Analyse zum Stand der Technik werden, und auf die Problematik der teilweisen Analysemöglichkeit (vgl. weitere Entwicklung im Verfahren T 438/19). Blumer sah als Rechtsfolgen zwei Möglichkeiten. Erstens könnte ein nicht reproduzierbares Produkt nicht als Stand der Technik gelten. Zweitens könnte nur die teilweise Information als Stand der Technik angesehen werden. Abschliessend ging Blumer auf die Thematik von Geheimhaltungsvereinbarungen anhand des Urteils T 34/18 vom 10. MĂ€rz 2022 ein. Darin wurde festgehalten, dass ein Vertraulichkeitsvermerk auf Papieren nicht ausreiche, um das Bestehen einer ausdrĂŒcklichen Geheimhaltungsvereinbarung zu beweisen. Auch konnte keine stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung bewiesen werden. Zusammenfassend hielt Blumer fest, dass das EPA eine strenge Praxis in Bezug auf stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarungen hat, da es schwierig sei, einen gemeinsamen, nicht schriftlich abgefassten Parteiwillen nachzuweisen. In einem Exkurs erwĂ€hnte Blumer das Urteil Egbert v. Lippmann, 104 U.S. 333 (1881). Nach damaliger Ansicht des Supreme Courts reichte es aus, dass allein die Verblobte des Erfinders wĂ€hrend zwei Jahren vor der Patentanmeldung mit Zustimmung und ohne Verschwiegenheitspflichten die Erfindung öffentlich gebrauchte. Diese hĂ€tte durch Dritte analysiert werden können. Im ebenfalls kurz erwĂ€hnten Urteil T 670/20 vom 2. Dezember 2022 konnten Patienten im Rahmen von klinischen Versuchen abgegebene Medikamente nach Hause nehmen. Trotz fehlender expliziter Geheimhaltungspflicht wurde dort entschieden, dass die Medikamente nicht der Öffentlichkeit zugĂ€nglich gemacht worden seien. Die Patienten stĂŒnden in einer «special relationship» zu den Versuchsleitern und seien somit nicht Mitglieder der Öffentlichkeit. Im zweiten Themenblock ging Blumer auf das Urteil T 1234/17 vom 4. MĂ€rz 2022 ein. Fraglich war, ob die computerimplementierte Zuordnung von Beschleunigungsdaten zu einer Gangart zur Anpassung/Auswahl von Schuhen, technisch ist, technische Überlegungen einschliesst oder eine allgemeine technische Wirkung hat. Die Beschwerdekammer kam zum Schluss, dass nur die Verwendung von gemessenen technischen Parametern durch einen Algorithmus ungenĂŒgend sei, wenn keine zusĂ€tzlichen technischen Überlegungen zu den Parametern reflektiert wĂŒrden. Weiter stellte Blumer das Urteil T 752/19 vom 4. April 2022 vor, welches die Erfindung eines interaktiven Computerprogramms betraf. Dieses stellte dem Patienten Fragen und gab ihm patientenspezifisches Feedback. Dadurch sollte eine verbesserte «patient compliance» bei der Einnahme eines medizinischen Wirkstoffs erzielt werden. Die Beschwerdekammer argumentierte, dass es keine Interaktion zwischen einer bekannten pharmazeutischen Formulierung und dem Computerprogramm gebe. Eine verbesserte «patient compliance» könne nicht zum Nachweis einer technischen Gesamtwirkung herangezogen werden, wenn sie das Ergebnis einer «broken technical chain» sei, d.h. die technische Wirkungskette durch den Patientenwillen unterbrochen werde. Blumer betonte, dass ein Verfahren dann nicht mehr technisch sei, wenn ein Mensch in das Verfahren eingreifen mĂŒsse. Im dritten Themenblock referierte Blumer zu ausgewĂ€hlten, noch hĂ€ngigen Verfahren bei der grossen Beschwerdekammer. Im hĂ€ngigen Verfahren G 2/21 (Vorlageentscheidung T 116/18 vom 11. Oktober 2021) geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen Ergebnisse von Versuchen nach dem Anmeldetag berĂŒcksichtigt werden können (nachveröffentlichte Beweismittel). DiesbezĂŒglich wurde der grossen Beschwerdekammer zuerst die Frage vorgelegt, ob eine Ausnahme vom Grundsatz der freien BeweiswĂŒrdigung dahin gehend zuzulassen ist, dass nachveröffentlichte Beweismittel unberĂŒcksichtigt bleiben mĂŒssen, weil der Nachweis fĂŒr die Wirkung ausschliesslich auf diesen beruht. Falls die Beschwerdekammer dies bejahen wĂŒrde, stellt sich zweitens die Frage, ob nachveröffentlichte Beweismittel berĂŒcksichtigt werden können, wenn aufgrund der Anmeldung der Effekt fĂŒr die Fachperson plausibel gewesen wĂ€re («ab-initio plausibility») und drittens, ob nachveröffentlichte Beweismittel berĂŒcksichtigt werden können, wenn die Fachperson keinen Grund gehabt hĂ€tte, den Effekt fĂŒr nicht plausibel zu halten («ab-initio implausibility»). Zum Thema der IdentitĂ€t einer Anmeldergruppe hielt Blumer fest, dass bei einer PrioritĂ€tsanmeldung durch mehrere Anmelder auch alle bei der Zweitanmeldung dabei sein mĂŒssen, sofern keine Abtretung stattgefunden hat (vgl. T 844/18 vom 16. Januar 2020). Ansonsten sei die PrioritĂ€tsanmeldung ungĂŒltig (all applicants approach). Weiter machte Blumer auf die VorlagefĂ€lle T 1513/17 und T 2719/19 vom 28. Januar 2022 aufmerksam. Bei diesen ist fraglich, ob das EPA-Konzept der gemeinsamen Anmelder («joint applicants approach») auf PCT-Anmeldungen anwendbar ist, insbesondere wenn die benannten Anmelder fĂŒr die verschiedenen benannten Staaten unterschiedlich sind. Im letzten Themenblock beschĂ€ftigte sich Blumer mit Verfassungsbeschwerden ĂŒber das Rechtsschutzsystem des EPA. GerĂŒgt worden war, dass die angegriffenen Entscheidungen auf einem generellen und offenkundigen Rechtsschutzdefizit beruhen und Prozessgrundrechte verletzt werden. Mit Beschluss vom 8. November 2022 wurden die Verfassungsbeschwerden vom Deutschen Bundesverfassungsgericht als unzulĂ€ssig erachtet, da diverse BeschwerdefĂŒhrerinnen nicht beschwerdeberechtigt gewesen seien und nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden sei, warum das Mindestmass an Rechtsschutz verfehlt wĂŒrde. Im Hinblick auf die Struktur der Beschwerdekammern bemerkte Blumer, dass Defizite durch die Strukturreform 2016 jedenfalls soweit behoben wurden, als eine Gesamtschau eine Unterschreitung des Mindestmasses an Rechtsschutz nicht (mehr) trĂ€gt. In der folgenden Diskussion wurde noch einmal die Problematik der IdentitĂ€t der Anmelder zur Sprache gebracht. So könnten verschiedene Vertragsstaaten verschiedene Anmelder haben. Blumer hielt fest, dass fĂŒr jedes Territorium die Frage der IdentitĂ€t der Anmelder gesondert beantwortet werden muss. Grabinski merkte an, dass das Recht ĂŒbertragen werden kann und ein grosszĂŒgiger Ansatz vertreten wird, wonach bei Indikationen eine Übertragung anzunehmen sei. Zuletzt kam aus dem Publikum Kritik zum Urteil T 34/18 vom 10. MĂ€rz 2022 im Zusammenhang mit Vertraulichkeitsvermerken. Es wurde angemerkt, dass es in der Praxis zeitlich meist kaum möglich sei, eine Geheimhaltungsvereinbarung abzuschliessen. Des Weiteren sei doch ein Vertraulichkeitsvermerk, dem beide Parteien zustimmen, ein Indikator dafĂŒr, dass beide Parteien Geheimhaltung vereinbaren wollten. Blumer antwortete, dass das Gesamtbild betrachtet werden mĂŒsse. Auch ein Vertraulichkeitsvermerk sei ein Teil des Gesamtbildes. Jedoch seien Vertraulichkeitsvermerke, die breit gestreut sind, als Indizien nicht mehr wirklich aussagekrĂ€ftig.
3. Paneldiskussion zum UPC und zum Einheitspatent
Der patentrechtliche Teil der Tagung wurde durch eine Paneldiskussion zwischen Dr. Klaus Grabinski, Dr. Stefan LuginbĂŒhl (Head of Department EuropĂ€ische Rechtsangelegenheiten des EPA), Dr. Mark Schweizer (PrĂ€sident des Bundespatentgerichts), Dr. Tobias Bremi (Richter am Bundespatentgericht), Beat Weibel (Chief IP Counsel bei Siemens) und Dr. Michael Ritscher abgeschlossen. LuginbĂŒhl wies auf den Start des Einheitspatents und UPC am 1. Juni 2023 hin und darauf, dass fĂŒr eine reibungslose Registrierung als Vertreter vor dem UPC zwingend eine Smartcard benötigt wird (â€čwww.unified-patent-court.org/en/faqâ€ș). Weiter könne bereits ein frĂŒher Antrag auf einheitliche Wirkung oder ein Antrag auf Verzögerung fĂŒr bestehende europĂ€isch Patente gestellt werden. Die generellen Vorteile des Einheitspatents seien das EPA als zentrale Anlaufstelle, die tieferen Kosten, keine Übersetzungen nach einer Übergangszeit und ein Verfahren mit nur einer Frist. Abschliessend ging LuginbĂŒhl auf die Organisation des UPC ein. Durch die dezentrale Organisation der ersten Instanzen in lokalen Kammern könne die lokale Auslegetradition weiterhin Einfluss haben. Auch können in den Vertragsstaaten die lokalen Patentgerichte fĂŒr mindestens sieben Jahre weiter zustĂ€ndig sein. Hier werde es, ebenso wie im Vereinigten Königreich und der Schweiz, abzuwarten sein, ob diese Gerichte der Rechtsprechung des UPC folgen. In den Beschwerdekammern des EPA gebe es hierzu ebenfalls noch keine Einheit. RegelmĂ€ssige Treffen der verschiedenen Richter, wie beispielsweise am wiederbelebten Patentrichter Symposium, seien fĂŒr eine einheitliche Praxis entscheidend. Weibel stellte fest, dass fĂŒr die Industrie die geringeren Kosten beim Einheitspatent entscheidend und grenzĂŒberschreitende Verletzungen immer ein zentrales Thema sind. Grabinski geht auf die zukĂŒnftige nationale Rechtsprechungsentwicklung ein und hofft bei den Beschwerdekammern trotz ihrer UnabhĂ€ngigkeit auf die Entwicklung einer harmonierungsfreundlichen Rechtsprechung. Weibel und Ritscher befĂŒrchteten, dass es eine Harmonisierung nach unten geben könnte, da einzelne LĂ€nder fortschrittlicher seien als andere. Bremi brachte die Sicht des Bundespatentgerichts ein, welches sich eher an die europĂ€ische Rechtsprechung angepasst habe. Vermutlich werden sich die Beschwerdekammern daher ebenfalls an das UPC anpassen. LuginbĂŒhl und Ritscher wiesen darauf hin, dass eine Harmonisierung im Vereinigten Königreich möglicherweise nicht angestrebt werde, um als Gerichtsstand attraktiv zu bleiben. Die Schweiz mĂŒsse nun ebenfalls entschieden, ob eine Harmonisierung angestrebt werde. Die Schweizer Rechtsprechung habe sich nach Schweizer schon immer stark mit auslĂ€ndischer Rechtsprechung auseinandergesetzt. Es mĂŒsse im Einzelfall betrachtet werden, ob eine UPC-Entscheidung ĂŒberzeuge, um zu entscheiden, ob ihr gefolgt werde. Grabinski ergĂ€nzte, dass er die befĂŒrchtete Tendenz im Vereinigten Königreich nicht beobachtet und bereits ein grosser Harmonisierungsgrad herrsche. Weibel machte abschliessend darauf aufmerksam, dass die Möglichkeit einer nationalen Anmeldung weiter bestehe. Daher erwarte er eine Akzentuierung zwischen dem Einheitspatent und dem nationalen Patent und nicht dem klassischen europĂ€ischen Patent. Als nĂ€chstes sprach Bremi die geringeren Kosten des Einheitspatents an. ErgĂ€nzend wurden aus dem Publikum die von den Parteien zu tragenden gesamten Kosten eines Prozesses vor dem UPC kritisch hinterfragt. Grabinski ging in seiner Antwort zuerst auf die GerichtsgebĂŒhren des UPC ein. Im Sinne eines Kompromisses seien diese etwas höher als beispielsweise in Frankreich jedoch tiefer als in Deutschland. Bei den Vertreterkosten gĂ€be es nicht wie in Deutschland Tabellen, sondern sog. «Ceilings», die vom Streitwert abhĂ€ngig sind. Diese sind signifikant höher als in der deutschen Regelung. Es sei aber zu bedenken, dass es sich um Deckel handelt und das Gericht frei ist, die Kostenentscheidung darunter anzusetzen. Es könne beispielsweise nur bei ausserordentlichen GrĂŒnden in die NĂ€he des Deckels gehen, was sich jedoch in der Rechtsprechung herauskristallisieren werde. Aus dem Publikum wurde die Vermutung laut, dass ein UPC-Prozess wesentlich teurer werde als ein nationaler Prozess in Deutschland. Schweizer Àusserte das Bedenken, dass die Deckel als Anker dienen. Ritscher sah dies auch als problematisch. Grabinski hielt erneut fest, dass dies in der Hand des Gerichts liegt. Schallmoser ging auf die niederlĂ€ndische Rechtsprechung ein, welche die Grenzen je nach Schwere des Falls angesetzt habe. Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt erwĂ€hnte ergĂ€nzend den EuGH, welcher einen angemessenen Stundensatz von EUR 250 festgelegt habe. Grabinski hĂ€lt StundensĂ€tze fĂŒr interessant, aber die Diskussion laufe noch und es gebe noch keine klare Linie. Auf eine Frage von Ritscher zur Verfahrensdauer erwiderte Grabinski, dass es am Anfang dauern wird, bis sich alles eingespielt hat. Hier sei auch entscheidend, wie viele FĂ€lle am Anfang zum UPC kommen. Grabinski vermutete, dass es viele sein werden und dass das Gericht unter UmstĂ€nden aufgestockt werden mĂŒsse. Auf die anschliessende Frage von Ritscher zur Zusammenarbeit mit dem EuGH antwortete Grabinski, dass dieselben Regeln gelten wie bei nationalen Gerichten. Patentrecht sei aber grösstenteils nicht Unionsrecht. Es mĂŒsse daher im Einzelfall geprĂŒft werden, ob eine Vorlageverpflichtung besteht. Weiter sprach Ritscher die Regelung zu nebenamtlichen Richtern bzw. technischen Richtern an. Grabinski sieht diese als Erkenntniserweiterung fĂŒr das Wissen der juristischen Richter. Ausserdem sei Transparenz wichtig. Es solle offengelegt werden, wenn ein technischer Richter einen Punkt aufbringt, der sich noch nicht in den SchriftsĂ€tzen widerspiegelt. Grabinski stimmte Ritscher zu, dass aufgrund der Eventualmaxime im Zivilprozess die Richter nicht selbst nach dem Stand der Technik forschen dĂŒrfen. Aufgrund zweier Anmerkungen aus dem Publikum prĂ€zisierte Grabinski, dass Hinweise des Richters grundsĂ€tzlich nur anknĂŒpfend an Punkte erfolgen sollen, welche im Schriftsatz angesprochen wurden. Es sei eine Ausnahme, dass der technische Richter etwas Neues an der mĂŒndlichen Verhandlung vorbringe. Wenn etwas vorgebracht werde, dass ĂŒberhaupt noch nicht angesprochen wurde, mĂŒsse es in der Zwischenverhandlung geschehen. Aus dem Publikum wurde ergĂ€nzt, dass die Parteien selbst sehr frĂŒhzeitig den Beizug eines technischen Richters beantragen können. Es sei laut Grabinski auch hilfreich zu prĂ€zisieren, was fĂŒr ein technischer Richter beigezogen werden solle (beispielsweise ein Physiker oder Mechaniker). Schweizer sprach die vorgesehene Verfahrensdauer von einem Jahr an. Laut Grabinski wĂŒrde dies so im Abkommen stehen, es sei aber wichtig, dass jedem Fall angemessen Zeit zukommt. Dies könne dazu fĂŒhren, dass Verfahren auch lĂ€nger als ein Jahr dauern. Weiter kam Ritscher auf die Problematik von potenziellen Interessenskonflikten von technischen Richtern zu sprechen. Grabinski erklĂ€rte, dass hierzu bereits etwas im Abkommen stehe. Momentan sei ein Verhaltenskodex in Arbeit, welcher einen möglichst klaren Massstab festlegen werde. Genaueres könne Grabinski aber momentan nicht dazu sagen. Abschliessend wies Grabinski darauf hin, dass es Anhaltspunkte fĂŒr ein einheitliches Format der Urteile geben werde. Weiter gebe es die «non-binding Guidances», welche eine Vereinheitlichung der AntrĂ€ge anstreben. Diese wĂŒrden noch vor dem 1. Juni 2023 veröffentlicht und seien insbesondere fĂŒr AnwĂ€lte relevant. Weiter wird es beim UPC neu auch prozessuale Mittel zur RĂŒge von Verfahrensfehler wĂ€hrend des Prozesses geben.
II. Marken- und Designrecht
1. Praxis der Beschwerdekammern des EUIPO und des EuGH
Elisabeth Fink, Mitglied der Beschwerdekammern, begann mit dem Markenrecht und prĂ€sentierte das Urteil T-250/21 vom 6. Juli 2022 des EuG. Die Beschwerdekammer hatte die Marke «Nehera» mit der BegrĂŒndung fĂŒr nichtig erklĂ€rt, dass der Markenanmelder bösglĂ€ubig gehandelt habe. Der Markenanmelder habe um Jan Nehera, einen bekannten tschechischen Modeunternehmer, und dessen eingetragene tschechoslowakische Marke Nehera gewusst und mit seiner Anmeldung versucht, eine VerknĂŒpfung zur Ă€lteren Marke herzustellen und so unlauter deren Bekanntheit ausgenutzt. Der EuG folgte dem Entscheid der Beschwerdekammer nicht. Das Schutzhindernis der BösglĂ€ubigkeit sei einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen. Vorliegend wurde die Marke bereits 1946 gelöscht. Somit waren fast 70 Jahre vergangen. Es konnte also nicht davon ausgegangen werden, dass einem relevanten Teil der Verkehrskreise die Marke noch bekannt war. Fink wies darauf hin, dass die blosse Kenntnis der Existenz und eine frĂŒhere Bekanntheit einer Marke nicht zur Bejahung der BösglĂ€ubigkeit ausreiche, da zusĂ€tzlich eine Behinderungsabsicht nachzuweisen sei. Der EuG verneinte vorliegend die Behinderungsabsicht, da der Anmelder mit seinen eigenen wirtschaftlichen Anstrengungen die Bekanntheit der Marke, mit blosser Bezugnahme auf das Image von Jan Nehera, wiederherzustellen, nicht den anstĂ€ndigen Gepflogenheiten im Handel widersprĂ€che. Anhand des Urteils T-222/21 vom 12. Oktober 2022 ging Fink auf das Thema des Schutzumfangs «schwacher» Marken ein. Im vorliegenden Fall hatte «SHOPIFY» die Nichtigkeit der Marke «Shoppi» beantragt. Die Löschungsabteilung hatte die Marke «Shoppi» fĂŒr nichtig erklĂ€rt. Die Beschwerdekammer gab hingegen der Beschwerde von Shoppi statt. Der EuG entschied, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass der Bestandteil «SHOP» beschreibend sei. Der Bestandteil «ify» habe nur fĂŒr die englischsprachigen Verkehrskreise eine Bedeutung («to make something become a shop»), wĂ€hrend fĂŒr die nicht englischsprachigen Verkehrskreise die Endung «ify» keine Bedeutung habe und der Ă€lteren Marke eine durchschnittliche Unterscheidungskraft verleihe. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Der ĂŒbereinstimmende Bestandteil «SHOP» habe nur einen geringen Einfluss auf die Beurteilung. Unter BerĂŒcksichtigung der schwachen Kennzeichnungskraft und der erhöhten Aufmerksamkeit sei die ZeichenĂ€hnlichkeit zu gering. Anschliessend ging Fink auf die rechtserhaltende Benutzung fĂŒr Dienstleistungen ausserhalb der EU anhand des Urteils T-768/20 vom 13. Juli 2022 ein. Im Urteil ging es um die Benutzung einer Hotelmarke in der EU, wobei das entsprechende Hotel seinen Sitz ausserhalb der EU hatte. Die Löschungsabteilung hatte die Marke fĂŒr vollstĂ€ndig verfallen erklĂ€rt. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurĂŒck, da die Benutzung einer Marke fĂŒr ausserhalb der EU erbrachte Dienstleistungen nicht rechtserhaltend sei. Ausserdem reiche die Werbung und der Vertrieb der Dienstleistung in der EU nicht aus, sei doch die Marke nicht fĂŒr Werbung, Buchungs- und ReisebĂŒrodienstleistungen eingetragen. Der EuG vertrat eine andere Ansicht und stellte fest, dass zwischen dem Ort, an dem die Dienstleistung erbracht werde, und dem Ort der Benutzung der Marke zu unterscheiden sei. Das Angebot von Dienstleistungen sowie die Verwendung der Marke in der Werbung könne der Unionsmarkeninhaber nach Art. 9 Abs. 3 lit. b und e UMV verbieten und somit seien sie grundsĂ€tzlich als rechtserhaltend anzusehen, wenn sie im relevanten Gebiet erfolgen. In der Folge behandelte Fink das Thema des Wegfalls einer Ă€lteren Marke als Brexit-Folge. Der EuG hatte sich im Verfahren T-342/20 vom 6. Oktober 2021 mit der Frage auseinanderzusetzen, ob der Brexit das gegenwĂ€rtige Verfahren gegenstandslos gemacht hat. Das Widerspruchsverfahren stĂŒtzte sich auf eine Ă€ltere im UK als nicht eingetragene geschĂŒtzte UK-Marke. Der EuG hielt fest, dass der Brexit das Verfahren nicht gegenstandslos gemacht hat. So sei der massgebliche Zeitpunkt fĂŒr die RechtmĂ€ssigkeitskontrolle das Datum der angegriffenen Entscheidung, d.h. der 2. April 2020. Die Übergangsfrist des Austrittsabkommens endete jedoch erst am 31. Dezember 2020, womit das EU-Recht im Vereinigten Königreich weiterhin anwendbar war. Das EUIPO hat dagegen ein Rechtsmittel mit der BegrĂŒndung ergriffen, dass das verfahrensrechtliche Erfordernis des Rechtschutzinteresses und der Grundsatz der TerritorialitĂ€t des Rechts des geistigen Eigentums verkannt wurde. Der EuGH hat das Rechtsmittel zugelassen (C-801/21 vom 7. April 2022). Im Zusammenhang mit dem Brexit erwĂ€hnte Fink zudem das Urteil T-281/21, in welchem der EuG die Entscheidung der Kammer aufgehoben hat und festhielt, dass fĂŒr die Beurteilung, ob ein relatives Eintragungshindernis vorliegt, auf den Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Widerspruch angegriffenen Unionsmarke abzustellen sei. In Bezug auf eine mögliche Markenkollision zwischen dem Anmeldetag und der Ablauf der Übergangsfrist, hat der EuG festgehalten, dass der Anmelder neu hĂ€tte anmelden können, um eine Kollision zu vermeiden. Fink betonte, dass dieses Argument problematisch und eigentlich ein Argument aus dem Verletzungsverfahren und nicht aus dem Verwaltungsverfahren sei. Das EUIPO hat auch gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel ergriffen, das zugelassen wurde (C-337/22 vom 16. November 2022). Abschliessend referierte Fink zur Designrechtsreform. Diese bezwecke, die Rechtssicherheit zu erhöhen und die Rechtsprechung zu integrieren. Fink betonte, dass die Aufnahme der Reparaturklausel sehr zu begrĂŒssen sei. So wĂŒrde es möglich, identische «must match»-Teile fĂŒr Reparaturen anzubieten, wenn der Hersteller des Ersatzteiles dabei klar ĂŒber dessen Ursprung informiert. Mit der Designrechtsreform soll weiter ein verbesserter Zugang zum Designschutz, insbesondere durch die Optimierung der GebĂŒhrenstruktur erreicht werden, was gemĂ€ss Fink besonders fĂŒr KMUs wichtig ist.
2. Probleme der Unionsmarke
Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt, Rechtsanwalt in Berlin, wies zunĂ€chst auf die KĂŒndigung des Übereinkommens zwischen dem deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 zum 31. Mai 2022 hin. Schweizer Marken können somit nicht mehr in Deutschland und vice versa rechtserhaltend verwendet werden. Laut dem IGE wirke die KĂŒndigung ex nunc und gelte daher erst fĂŒr Gebrauchshandlungen, die nach dem 31. Mai 2022 erfolgt sind. Laut Hildebrandt gelte in Deutschland höchstwahrscheinlich das Gleiche. Zur Unionsmarke fĂŒhrte Hildebrandt aus, diese sei eine gute Defensivmassnahme. Es gebe aber kaum die Möglichkeit, eine Klage zu gewinnen. Erstens herrsche Unklarheit ĂŒber die Auslegung der rechtserhaltenden Benutzung. Weiter stellen Ă€ltere nationale Rechte oft ein Hindernis fĂŒr die Durchsetzung einer Unionsmarke dar. Die Regelung der Zwischenrechte nach Art. 16 Abs. 2 UMV kranke daran, dass ein Verletzungsgericht wegen Art. 24 Nr. 4 EuGVVO den Rechtsbestand des nationalen Zwischenrechts nicht beurteilen dĂŒrfe und daher mĂŒsse man in allen einschlĂ€gigen LĂ€ndern klagen. Weiter könne bei einer Unionsmarke nach Art. 125 Abs. 5 UMV nur am Handlungsort geklagt werden und nicht auch am Erfolgsort wie bei nationalen Marken. Auch fĂŒhre Art. 132 Abs. 1 UMV mit dem grundsĂ€tzlichen Vorrang des Amtsverfahrens in der Praxis dazu, dass sich ein Verletzungsverfahren leicht blockieren lĂ€sst. Noch extremer sei es bei Art. 128 Abs. 4 Nr. 3 UMV, wodurch der Verletzer das Verfahren zwingend blockieren könne, indem er zuerst einen Antrag auf Löschung beim Amt einreicht und danach Widerklage erhebt. Zuletzt sei auch die Umwandlung von Unionsmarken in nationale Marken ungeklĂ€rt. Hildebrandt wies darauf hin, dass diese Themen aktuell politisch diskutiert werden und dies hoffentlich bald zu einer Änderung fĂŒhren werde.
3. Der «Streifenstreit» zwischen H&M und Adidas in den Niederlanden und ausgewÀhlte Entscheide zum Marken- und Designrecht
Gino van Roeyen, Rechtsanwalt in Eindhoven, Niederlande, gab zuerst einen Überblick ĂŒber den Rechtsstreit zwischen H&M und Adidas in den Niederlanden, in welchem er seit 1997 die Interessen von H&M vertreten hat und der inzwischen abgeschlossen ist. H&M hatte 1997 Aerobic-Kleidung mit zwei Streifen verkauft, welche Adidas als Verletzung ihrer 3-Streifen-Marke ansah. Zwischen 1997 und 2015 ergingen mehrere Urteile in einstweiligen Verfahren mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das OLG Arnheim hielt 2015 fest, dass eine Verwechslungsgefahr und eine BeeintrĂ€chtigung der Unterscheidungskraft bestehe. Anders entschied die zweite Instanz im durch Adidas anhĂ€ngig gemachten Hauptsacheverfahren im Jahr 2020. Es bestehe keine Markenverletzung resp. Verwechslungsgefahr, da das Zwei-Streifen-Zeichen kein Ă€hnliches Zeichen im Vergleich mit der 3-Streifen-Marke sei. Jede willkĂŒrliche Kombination von zwei Streifen sei so einfach und banal, dass sie keine Unterscheidungskraft habe. Die Streifen seien fĂŒr sich genommen nur in geringem Mass fĂŒr das Gesamterscheinungsbild ausschlaggebend. Es seien die spezifische Kombination der Streifen und ZwischenrĂ€ume zwischen ihnen, die das Gesamterscheinungsbild bestimmen. Eine Beschwerde vor der letzten Instanz Ă€nderte an diesem Ergebnis nichts. Anschliessend ging van Roeyen auf den EuGH-Entscheid C-197/21 vom 27. Oktober 2022 ein. MySoda hatte leere Gasflaschen, auf welchen die Marke Sodastream weiterhin sichtbar eingraviert war, wieder befĂŒllt und an diesen ihre eigenen Etiketten mit dem Hinweis angebracht, dass keine Beziehung zu Sodastream bestehe. GemĂ€ss EuGH kann der Markeninhaberin dieses Vorgehen nicht untersagen, sofern die Neuetikettierung bei Verbrauchern nicht den irrigen Eindruck hervorruft, dass zwischen dem WiederverkĂ€ufer und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung bestehe. Dies sei anhand der Angaben auf der Ware und auf ihrer Neuetikettierung sowie anhand der Vertriebspraktiken des betreffenden Wirtschaftszweigs und des Bekanntheitsgrades dieser Praktiken bei den Verbrauchern umfassend zu beurteilen. Abschliessend machte van Roeyen auf das vor dem EuGH hĂ€ngige Verfahren C-472/21 aufmerksam. Der BGH stellte die Vorfrage, ob die Sichtbarkeit eines Bauelements bereits gegeben ist, wenn es objektiv möglich ist, das Design in eingebautem Zustand zu erkennen oder ob es auf die Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen oder Betrachtungsperspektiven ankommt. Die SchlussantrĂ€ge des Generalanwalts M. Spunzar stellen auf die Sichtbarkeit bei bestimmungsgemĂ€sser Verwendung ab.
4. Überlegungen zur Prognose der Verwechslungsgefahr
Hildebrandt schloss den marken- und designrechtlichen Teil. Aus persönlichen Überlegungen und seiner Erfahrung formulierte Hildebrandt einen Fragekatalog mit vereinfachter Fragestellung zur Prognose der Verwechslungsgefahr. Hierzu gebe es jedoch noch keine Studie. Zuerst frage sich der Richter, ob er selbst die Marken verwechseln wĂŒrde. Da er sich nicht als Durchschnittsverbraucher sehe, stelle er sich als nĂ€chstes die Frage, ob er die Marken auch verwechseln wĂŒrde, wenn er weniger intelligent wĂ€re. Da der Richter gerecht entscheiden wolle, frage er sich weiter, ob den Markeninhaber das Kollisionszeichen wirklich störe. Abschliessend stellt er sich die Frage, ob er es richtig finde, dass der Markeninhaber Unterlassung fordert. Nach den Erfahrungen von Hildebrandt sind sympathische Angriffsmarken bessergestellt und beliebte Marken hĂ€tten einen grösseren Schutzbereich als unsympathische Marken. Abschliessend merkte Fink an, dass es tendenziell in mĂŒndlichen Verhandlungen viel schwieriger sei, den Hintergrund des Markeninhabers von der Marke selbst zu trennen als bei rein schriftlichen Verfahren.
III. Urheber- und ICT-Recht
1. Praxis des EuGH und der nationalen Gerichte zum Urheberrecht
Prof. Dr. Anne Lauber-Rönsberg, Professorin und Direktorin des Instituts fĂŒr Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht an der Technischen UniversitĂ€t Dresden, referierte ĂŒber die Praxis des EuGH und nationaler Gerichte in FĂ€llen von sog. transformativer Werknutzung. Zuerst thematisierte Lauber-Rönsberg die Frage, inwiefern der Schutzbereich durch Unionsurheberrecht prĂ€determiniert ist. Der Schutzbereich werde hierbei einerseits durch den Umfang der Verwertungsrechte, insbesondere dem Bearbeitungsrecht, sowie Urheberpersönlichkeitsrechte vorgegeben, und andererseits durch die Nutzungserlaubnisse, die sogenannten Schrankenregelungen. Auf die Urheberpersönlichkeitsrechte ging Lauber-Rönsberg nicht ein. Die Schrankenregelungen finden sich abschliessend in einem Katalog in Art. 5 Informationsgesellschafts-RL (2001/29 vom 22. Mai 2001, InfoG-RL). Daher hat der EuGH in der Entscheidung «Pelham» (EuGH vom 29. Juli 2019, C-476/17) festgehalten, dass hierzu keine nationalen Regelungen getroffen werden können und den § 24 UrhG a.F. als mit dem Unionsrecht unvereinbar beurteilt. Mit Blick auf das Bearbeitungsrecht argumentierte Lauber-Rönsberg fĂŒr eine Harmonisierung durch Art. 2 bis 4 InfoG-RL aufgrund der Systematik der Richtlinie und der jĂŒngeren Rechtsprechung des EuGH. Insbesondere in der «Pelham» Entscheidung ging der EuGH davon aus, dass die Übernahme weniger Sekunden einer Tonaufnahme in geĂ€nderter, aber beim Hören wiedererkennbarer Form im Rahmen des Samplings unter Art. 2 lit. c InfoG-RL falle. Der BGH lege diese Entscheidung dahingehend aus, dass eine Nutzung ĂŒbernommener Werke bzw. Werkteile nur dann verboten sei, wenn die ĂŒbernommenen Teile in der neuen Gestaltung wiederkennbar sind (BGH vom 7. April 2022, I ZR 222/20). Lauber-Rönsberg wies auf die Aufnahme der unter § 24 UrhG a.F. geformten «Verblassens-Rechtsprechung» in den neuen § 23 Abs. 2 UrhG hin. Ob dieses «Verblassens-Kriterium» mit den EuGH-Vorgaben im Einklang sei, bleibe aber weiterhin fraglich. Zusammenfassend hielt Lauber-Rönsberg fest, dass sich der Rechtsrahmen fĂŒr transformative Nutzungen aus § 23 UrhG und der in § 51a UrhG enthaltenen Schrankenregelung fĂŒr Parodien, Karikaturen und Pastiches ergibt. Lauber-Rönsberg ging anschliessend auf die «Porsche 911» Entscheidung (BGH vom 7. April 2022, I ZR 222/20) ein. Laut dem BGH sei das Kriterium des Verblassens dahingehend unionsrechtskonform auszulegen, dass die schutzbegrĂŒndenden eigenschöpferischen Elemente des benutzten Werks im Gesamteindruck nicht in der Neugestaltung wiedererkennbar sein dĂŒrfen. Der BGH nahm entsprechend eine abgestufte PrĂŒfung vor: (1) Welche objektiven Merkmale bestimmen die schöpferische EigentĂŒmlichkeit des benutzten Werks? (2) Wurden in der neuen Gestaltung eigenschöpferische ZĂŒge des Ă€lteren Werks ĂŒbernommen? Wenn ja: (3) Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der Gestaltungen aus der Perspektive des durchschnittlichen AutokĂ€ufers. Wenn eine Übereinstimmung vorliege, handle es sich um eine VervielfĂ€ltigung oder (unfreie) Bearbeitung. Der BGH kam zum Ergebnis, dass trotz Übernahme einiger Elemente, der Porsche 911 im Gesamteindruck nicht mit dem Porsche 356 ĂŒbereinstimme. Lauber-Rönsberg wies darauf hin, dass es unklar sei, ob dieses Abstellen auf den Gesamteindruck mit den Vorgaben des EuGH vereinbar ist. Als nĂ€chstes thematisierte Lauber-Rönsberg die Auslegung des Pastiche-Begriffs in Art. 5 Abs. 3 lit. k Info-G und § 51a UrhG. HierfĂŒr prĂ€sentierte die Referentin kurz den deutschen Entscheid «The Unknowable» (LG Berlin vom 2. November 2021, 15 O 551/19) und den französischen Entscheid «Jeff Koons v Franck Davidovici» (Cour d’appel de Paris vom 21. Februar 2021, 19/09059), welche den Pastiche Begriff unterschiedlich auslegen. Nach dem LG Berlin sei das Pastiche ein kommunikativer Akt der stilistischen Nachahmung. Hier sei auch die Übernahme fremder Werke oder Werkteile erlaubt, was eine bewertende Referenz auf ein Original voraussetze. Der ĂŒbernommene Teil mĂŒsse, in Abgrenzung zum Plagiat, in verĂ€nderter Form erscheinen. Es benötige ein Mindestmass an eigener KreativitĂ€t, ohne dass ein neues Werk geschaffen werden muss. Weiter muss es im Einzelfall einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Kommunikationsfreiheit und Urheberrecht geben. FĂŒr die Bewertung sei der objektive Massstab einer Person massgeblich, der das vorbestehende Werk bekannt ist und die fĂŒr die Wahrnehmung der kommunikativen bzw. kĂŒnstlerischen Auseinandersetzung das erforderliche intellektuelle VerstĂ€ndnis besitzt. Den ebenfalls im französischen Urheberrecht enthaltenen Pastiche-Begriff habe der Cour d’appel de Paris in Anlehnung an den Parodie-Begriff ausgelegt. Ähnlich dem «Deckmyn»-Entscheid des EuGH (EuGH vom 3. September 2014, C-201/13) mĂŒsse die neue Gestaltung demnach an ein bestehendes Werk erinnern und gleichzeitig wahrnehmbare Unterschiede ihm gegenĂŒber aufweisen sowie einen Ausdruck von Humor oder eine Verspottung darstellen. Bis zu einem Entscheid des EuGH werde es nach Lauber-Rönsberg wohl keine Klarheit zum Pastiche-Begriff geben. Eine Vorlage an den EuGH werde aber vermutlich im Rahmen des «Sampling-Falls» (Zuletzt: OLG Hamburg vom 28. April 2022, 5 U 48/05; Revision beim BGH anhĂ€ngig unter Az. I ZR 74/22) durch den BGH erfolgen.
2. Wichtigste Entwicklungen im ICT-Recht
Prof. Dr. Felix Buchmann, Rechtsanwalt in Stuttgart, prĂ€sentierte die wichtigsten Entwicklungen im ICT-Recht. ZunĂ€chst sprach BuchmannÂ ĂŒber die Digitalstrategie der EU, gemĂ€ss welcher in jĂŒngster Zeit verschiedenste Verordnungen erlassen wurden. So ist am 11. Juni 2019 die Digitale-Inhalte-Richtline (2019/770 vom 20. Mai 2019, DIRL) in Kraft getreten, die den Rechtsrahmen fĂŒr VertrĂ€ge ĂŒber digitale Inhalte und Dienstleistungen bildet. Buchmann wies darauf hin, dass nach Art. 3 Abs. 1 S. 2 DIRL grundsĂ€tzlich Daten als Zahlungsmittel verwendet werden können und es dafĂŒr bereits genĂŒgt, dass man sich mit seinen Daten beobachten lĂ€sst. In der Folge stellte Buchmann die Frage in den Raum, ob man nun mit massenweisen VertragsschlĂŒssen im Internet zu tun hat. Buchmann erwĂ€hnte, dass man auf vielen Webseiten die Option hat, entweder fĂŒr die Nutzung zu bezahlen oder die Einwilligung zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu geben. Entscheide man sich fĂŒr die Option seine personenbezogenen Daten bereitzustellen, statt zu bezahlen, ist es allerdings fraglich, ob der Gegenwert der Bereitstellung der Daten nicht einen viel höheren Wert hat als die Kosten fĂŒr die Nutzung der Webseite. Als nĂ€chstes ging Buchmann auf die geltende Warenkaufrichtlinie (2019/771 vom 20. Mai 2019, WKRL) ein, die das ordnungsgemĂ€sse Funktionieren des digitalen Binnenmarkts bezweckt und gemeinsame Vorschriften betreffend die Anforderungen an KaufvertrĂ€ge ĂŒber Sachen mit digitalen Elementen zwischen Unternehmern und Verbrauchern festlegt. Buchman betonte, dass es sich dabei um kein echtes gemeinsames Kaufrecht handle. Im Weiteren verwies Buchmann auf Art. 5 ff. WKRL und dessen Mangelbegriff, welcher wichtige praktische Folgen hat. Insbesondere ging Buchmann auf die objektiven Anforderungen des Mangelbegriffs ein, wonach die Sache dem entsprechen muss, was objektiv von ihr erwartet werden kann. Digitale Produkte mĂŒssen also mĂ€ngelfrei gehalten werden, was zu einer Aktualisierungspflicht fĂŒhrt und letztendlich in einem DauerschuldverhĂ€ltnis mĂŒndet. Obwohl Aktualisierungen in der DIRL und der WKRL in zwei eigenen AbsĂ€tzen geregelt sind, sind Aktualisierungen nach Buchmann unter die objektiven Anforderungen zu subsumieren. Die problematischen Folgen bezĂŒglich der Aktualisierungspflicht illustrierte Buchmann anhand eines Beispiels: Eine Handelskette erwirbt von einem auslĂ€ndischen Hersteller Spielkonsolen, die an Kunden in Europa verkauft werden. Nach vier Jahren stellt sich eine SicherheitslĂŒcke heraus, die nur durch ein Update behoben werden kann. Jedoch reagiert der Hersteller nicht auf diese SicherheitslĂŒcke. GemĂ€ss Buchmann ergibt sich folglich aufgrund der Aktualisierungspflicht bei der Handelskette ein GewĂ€hrleistungsfall; kann doch der Kunde erwarten, dass eine Spielkonsole lĂ€nger als vier Jahre benutzt werden kann. Praktisch wirkt sich dies nach Buchmann so aus, dass Unternehmen nun fĂŒr solche GewĂ€hrleistungsfĂ€lle RĂŒckstellungen bilden mĂŒssen. Anschliessend ging Buchmann im Rahmen der Preisangabe-Richtlinie (RL 98/6/EG) auf die Werbung mit Streichpreisen ein. Buchmann erwĂ€hnte Art. 6a Abs. 2 der Preisangabe-RL der besagt, dass der vorherige Preis der niedrigste Preis ist, den der HĂ€ndler innerhalb eines Zeitraums von mindestens 30 Tagen vor der Anwendung der PreisermĂ€ssigung angewandt hat. Wie dieser Artikel zu verstehen ist, sei aber höchst unklar. Die Tendenz gehe dahin, dass Abs. 2 so zu auszulegen ist, dass wer einmal fĂŒr 30 Tage einen Mondpreis verlangt hat, damit unbegrenzt werben kann. Wird der Verordnungstext wörtlich ausgelegt, muss davon ausgegangen werden, dass es Streichpreise nur fĂŒr einen Tag ab Bekanntmachung gibt und damit gĂ€ngigen Rabattaktionen der Boden entzogen ist. Am sinnvollsten nach Buchmann wĂ€re die Auslegung dahin, dass jeder Streichpreis immer 30 Tage angewandt werden kann und anschliessend gelöscht werden muss. Als nĂ€chstes erwĂ€hnte Buchmann Art. 7 Abs. 6 der UGP-Richtlinie (RL 2005/29/EG), der neu eingefĂŒhrt wird und sich auf die Ausgestaltung von Kundenbewertungen bezieht. Folge davon sei, dass Unternehmen darĂŒber informieren mĂŒssen, ob und wie sie sicherstellen, dass von ihnen veröffentliche Kundenbewertungen tatsĂ€chlich von Kunden stammen. Buchmann erwĂ€hnte als Beispiel Amazon, das mit dem Zusatz «verifizierter Kauf» dem Verbraucher anzeigt, dass diese Bewertungen tatsĂ€chlich von einem Amazon-Kunden stammt. Im Weiteren behandelte Buchmann den Digital Services Act (VO (EU) 2022/2065 vom 19. Oktober 2022), der als Grundgesetz des Internets angesehen werden kann. Der Geltungsbereich der Verordnung ist in vier Stufen aufgeteilt und mit zunehmender Stufe nehmen die Verpflichtungen zu (von BerĂŒcksichtigungen von Grundrechten in den Nutzungsbedingungen bis zur Verpflichtung zum Datenaustausch mit Behörden und Forschung). Anschliessend erwĂ€hnte Buchmann den Digital Markets Act (VO (EU) 2022/1925 vom 14. September 2022), der die Marktmacht systemrelevanter Plattformen begrenzen soll. Nach Buchmann ist der Digital Markets Act aber eher eine Regelung aus dem Kartellrecht. Mit Blick auf die Zukunft wies Buchmann auf den Verordnungsvorschlag des Data Act und den Vorschlag zur Erneuerung der ePrivacy-Verordnung hin. Weiter ging es mit einem Votum von Buchmann in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679, DSGVO). Dabei erwĂ€hnte Buchmann den Schlussantrag des Generalanwalts Manuel Campos SĂĄnchez-Bordona zum Schadenersatzanspruch nach Art. 82 DSGVO, welcher festhĂ€lt, «[
], dass die DSGVO nicht bezweckt, die Verarbeitung personenbezogener Daten systematisch zu begrenzen, [
]». Nach Buchmann bedeutet dies, dass ein Verstoss gegen die DSGVO nicht automatisch zu einem ersatzfĂ€higen Schaden fĂŒhrt. Die Entscheidung diesbezĂŒglich durch den EuGH wird noch folgen. Zum Schluss referierte Buchmann zum Angemessenheitsbeschluss bezĂŒglich des Datenschutzes im VerhĂ€ltnis EU – USA und ging auf die zentrale Frage ein, ob der Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) und die DSGVO nebeneinander bestehen können. Buchmann beantwortete dies mit einem klaren Nein. In der anschliessenden Diskussion stellte sich im Zusammenhang mit der UGP-RL die Frage, wie mit einer negativen Kundenbewertung umzugehen ist, wenn es aufgrund einer schlechten Erfahrung im GeschĂ€ft gar nicht erst zu einem Kauf gekommen ist. Buchmann bekrĂ€ftigte, dass dies ein reales Problem sei und erwĂ€hnte Google, das den Nachweis eines VertragsverhĂ€ltnisses verlangt (bspw. eine Quittung). Kann das VertragsverhĂ€ltnis nicht nachgewiesen werden, löscht Google die Kundenbewertung. Der fachliche Teil der Tagung wurde mit der AnkĂŒndigung der Folgeveranstaltung am 5. Februar 2024 sowie dem vorangehenden Wochenende im Schnee und dem traditionellen Abendessen ĂŒber den DĂ€chern von ZĂŒrich abgeschlossen.




Compte-rendu du sĂ©minaire IPI–LES du 17 novembre 2022 Ă  GenĂšve
Le sĂ©minaire annuel sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» s’est tenu Ă  GenĂšve le 17 novembre 2022. Cette 19Ăšme édition du sĂ©minaire IPI-LES, coorganisĂ©e par l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et la Licensing Executives Society Switzerland (LES-CH), a connu un intĂ©rĂȘt sans prĂ©cĂ©dent de la part des milieux intĂ©ressĂ©s avec un nombre record d’inscrits pour participer aux discussions sur les thĂšmes d’actualitĂ© prĂ©sentĂ©s. Das jĂ€hrliche Seminar zum Thema «Neueste Entwicklungen im Markenrecht» fand am 17. November 2022 in Genf statt. Diese 19. Ausgabe des IPI-LES-Seminars, das vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und der Licensing Executives Society Switzerland (LES-CH) mitorganisiert wurde, erfreute sich eines beispiellosen Interesses seitens der interessierten Kreise mit einer Rekordzahl von angemeldeten Teilnehmern, die an den Diskussionen ĂŒber die vorgestellten aktuellen Themen teilnahmen.
Ghislain Guigon-Sell, Ph. D. (Oxford-Genùve), expert en marques à l’IPI, Berne.
I. Introduction
Dans son mot de bienvenue et d’introduction, MichĂšle Burnier, membre du ComitĂ© Suisse de la LES-CH, s’est rĂ©jouie de l’engouement des milieux intĂ©ressĂ©s pour les problĂ©matiques abordĂ©es lors de ce sĂ©minaire. AprĂšs une courte prĂ©sentation des confĂ©renciers et du programme, elle a soulignĂ© l’importance du thĂšme des NFTs pour le droit des marques afin d’expliquer la grande place accordĂ©e Ă  la discussion de cette thĂ©matique dans le programme de ce sĂ©minaire.
II. NouveautĂ©s de l’IPI
Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, a ouvert ce sĂ©minaire avec un exposĂ© sur les nouveautĂ©s de l’Institut dans quatre domaines: les demandes et dĂ©lais de traitement, la pratique en matiĂšre de marques, les Directives de l’IPI et la digitalisation. Eric Meier a d’abord prĂ©sentĂ© l’évolution des demandes d’enregistrement de marques suisses. Celles-ci ont connu un net recul, aprĂšs un exercice financier 20/21 record (20'018 dĂ©pĂŽts entre juillet 2020 et juin 2021). Durant l’exercice financier 21/22, l’IPI a reçu un peu plus de 17'700 demandes et la tendance Ă  la baisse s’est accentuĂ©e depuis l’étĂ© 2022 avec un nombre de dĂ©pĂŽts infĂ©rieur Ă  17'000 prĂ©vu pour l’exercice financier 2022-2023; soit un niveau lĂ©gĂšrement infĂ©rieur Ă  la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la pandĂ©mie. Dans le mĂȘme temps, depuis juillet 2021, les enregistrements internationaux avec dĂ©signation Ă  la Suisse ont nettement augmentĂ© au point de dĂ©passer le nombre de dĂ©pĂŽts nationaux. Plus de 19'000 dĂ©signations Ă  la Suisse sont attendues pour l’exercice financier en cours. Il est possible que cette tendance s’inverse ensuite Ă  l’image du recul observĂ© pour les dĂ©pĂŽts nationaux. Dans les autres secteurs, le nombre de demandes adressĂ©es Ă  l’IPI est stable dans l’ensemble, Ă  l’exception des nouvelles oppositions dont le nombre a augmentĂ© de 10% depuis l’étĂ© 2022. Le nombre des demandes affecte mĂ©caniquement la durĂ©e de traitement des dossiers, qui reste de façon gĂ©nĂ©rale trĂšs courte, selon Eric Meier. Le dĂ©lai de traitement pour le premier examen des demandes nationales a notamment baissĂ© Ă  quatre mois en Ă©tĂ© 2022 et devrait encore baisser Ă  trois mois d’ici mi-2024. Pour le premier examen des enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse le dĂ©lai Ă©tait de dix Ă  onze mois au moment du sĂ©minaire et sera encore rĂ©duit Ă  moyen terme. Eric Meier a soulignĂ© que la prioritĂ© pour l’exercice financier 22/23 a Ă©tĂ© mise sur l’examen subsĂ©quent des demandes d’enregistrement, autrement dit sur l’examen faisant suite Ă  une prise de position du dĂ©posant aprĂšs le premier examen. Le dĂ©lai d’examen subsĂ©quent pour toutes les prises de position reçues Ă  partir du 1er juillet 2022 est fixĂ© Ă  quatre mois maxi|mum. Pour les prises de position plus anciennes, une Ă©quipe a spĂ©cialement Ă©tĂ© mise sur pied pour traiter aussi vite que possible ces dossiers: elle en traite sept Ă  dix par semaine. En rĂ©ponse Ă  une question de l’auditoire, Eric Meier a encore prĂ©cisĂ© que cette Ă©quipe Ă©tait composĂ©e d’experts et d’expertes en marques chevronnĂ©s, d’un chef de section examen (Stephan von Allmen) et de lui-mĂȘme. Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Eric Meier a prĂ©sentĂ© les dĂ©veloppements de la pratique de l’IPI en matiĂšre de motifs absolus d’exclusion. À ce propos, il fut d’abord question de deux projets de simplification de la pratique: le premier concernant le besoin de libre disposition des dĂ©signations gĂ©ographiques, le second concernant les marques contenant une croix. Il a toutefois prĂ©cisĂ© que ces simplifications de la pratique seront d’une portĂ©e rĂ©duite comparĂ©e Ă  la simplification de la pratique en matiĂšre de limitation de la liste des produits et services pour les marques contenant une indication de provenance entrĂ©e en vigueur le 1er mars 2022. Il a ensuite Ă©voquĂ© la mise Ă  l’étude de deux pratiques communes dĂ©veloppĂ©es dans le cadre du programme de convergence, lancĂ© en 2011, rĂ©unissant l’EUIPO, les offices nationaux et les associations d’usagers dans un rĂ©seau europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Comme l’a rappelé Eric Meier, la Suisse, reprĂ©sentĂ©e par l’IPI, joue un rĂŽle actif dans ce programme pour faire valoir son point de vue dans les procĂ©dures de consultation et les discussions, le but Ă©tant de reprendre les pratiques communes dĂ©veloppĂ©es au niveau europĂ©en lorsque le droit suisse le permet. Douze pratiques communes ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es dans le cadre de ce programme de convergence et deux d’entre elles ont Ă©tĂ© reprises par la Suisse: les pratiques communes 3 et 5 relatives, respectivement, Ă  l’examen du caractĂšre distinctif des marques combinant des Ă©lĂ©ments verbaux et figuratifs dans la procĂ©dure d’enregistrement et Ă  l’examen de l’impact des Ă©lĂ©ments non distinctifs/faiblement distinctifs sur le risque de confusion (cf. texte â€čwww.tmdn.orgâ€ș). Les deux nouvelles pratiques communes dont l’éventuelle reprise, partielle ou totale, est actuellement en cours d’analyse sont les pratiques communes PC8 et PC9 concernant, respectivement, la question de l’usage de la marque sous une forme diffĂ©rente de celle qui a Ă©tĂ© enregistrĂ©e et celle du caractĂšre distinctif des marques tridimensionnelles contenant des Ă©lĂ©ments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive. L’IPI est Ă©galement impliquĂ© dans un projet de nouvelle pratique commune, PC14, relative Ă  l’examen des marques contraires Ă  l’ordre public et aux bonnes mƓurs. Trois autres domaines de la pratique de l’IPI sont Ă©galement en cours d’analyse. PremiĂšrement, comme l’IPI l’a communiquĂ© dans sa Newsletter, suite Ă  la dĂ©cision du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 6 avril 2022 dans l’affaire opposant la FIFA Ă  PUMA SE (ATF 148 III 257 ss), l’Institut envisage de modifier sa pratique relative aux marques renvoyant Ă  des Ă©vĂšnements (cf. Newsletter No 4/2022 «Informations juridiques» et Newsletter 2022/07-09-1 «Marques et designs», disponibles sous â€čwww.ige.ch/de/newsletter-no-4/2022-informations-juridiques-/-newsletter-2022/07-09-1-marques-et-designsâ€ș). DeuxiĂšmement, l’IPI examine la signification pour sa pratique de l’arrĂȘt rĂ©cent BUTTERFLY (TF du 8 septembre 2022, 4A_158/2022) dans lequel le Tribunal fĂ©dĂ©ral a confirmĂ© la jurisprudence FIORETTO (ATF 116 II 609 ss) selon laquelle les rĂ©fĂ©rences Ă  des formes ou des motifs, qui sont rĂ©pandus sans ĂȘtre toutefois typiques des produits, peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es en tant que marques. TroisiĂšmement, l’IPI travaille sur les enjeux posĂ©s par les NFTs et les «biens virtuels» sur sa pratique en matiĂšre de classification et dĂ©signation des produits et services concernĂ©s, de caractĂšre distinctif, de similaritĂ© et d’usage pour maintenir le droit Ă  la marque. Ces Ă©volutions de la pratique sont en cours de consultation auprĂšs des milieux intĂ©ressĂ©s ou le seront prochainement (cf. Ă©galement la Newsletter 2022/12 «Marques et Designs» concernant plusieurs des dĂ©veloppements de la pratique de l’IPI en matiĂšre de marques annoncĂ©s dans ce paragraphe; disponible sous â€čwww.ige.ch/de/newsletter-2022/12-marques-et-designsâ€ș). Eric Meier est ensuite revenu sur le projet d’harmonisation des Directives de l’IPI annoncĂ© dans la Newsletter No 4/2022 «Informations juridiques» et la Newsletter 2022/07-09-1 «Marques et designs» de l’IPI (disponible sous â€čwww.ige.ch/de/newsletter-no-4/2022-informations-juridiques-/-newsletter-2022/07-09-1-marques-et-designsâ€ș). L’objectif du projet, lancĂ© il y a un peu plus d’un an, est la publication de Directives harmonisĂ©es pour la partie gĂ©nĂ©rale, la procĂ©dure formelle d’enregistrement et la tenue du registre dans les domaines des designs, des marques et des brevets. De telles Directives, qui n’existent actuellement que pour les marques, permettront une plus grande transparence et une prĂ©visibilitĂ© accrue des dĂ©cisions de l’IPI. Ce fut l’occasion pour Eric Meier de rappeler que, depuis le 1er juillet 2021, les procĂ©dures de dĂ©pĂŽts et la tenue des registres pour les marques, designs et brevets sont centralisĂ©es Ă  l’IPI dans la section «DĂ©pĂŽts et Registres», dirigĂ©e depuis le 1er novembre 2022 par Julie Poupinet. L’entrĂ©e en vigueur des Directives harmonisĂ©es est prĂ©vue au 1er juillet 2023, aprĂšs consultation des milieux intĂ©ressĂ©s. ParallĂšlement Ă  ce projet d’harmonisation, l’Institut travaille Ă  l’actualisation des autres parties des Directives en matiĂšre de marques, celles consacrĂ©es aux enregistrements internationaux, Ă  l’examen des marques et aux procĂ©dures d’opposition et de radiation pour dĂ©faut d’usage. L’actualisation vise Ă  prendre en compte les changements intervenus au niveau de la pratique et de la lĂ©gislation, tout en mettant Ă  jour les rĂ©fĂ©rences issues de la jurisprudence. Il s’agit d’un travail d’envergure sachant que, depuis le 1er janvier 2019, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral a rendu prĂšs de 150 arrĂȘts et le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rendu une quinzaine d’arrĂȘts. Plusieurs domaines sont concernĂ©s: les sondages d’opinion en relation avec l’imposition d’un signe comme marque, les marques tridimensionnelles, les signes simples, les signes protĂ©gĂ©s par des lois spĂ©ciales, les marques figuratives consistant en la reprĂ©sentation fidĂšle des produits pour lesquelles elles sont revendiquĂ©es. Dans la derniĂšre partie de sa prĂ©sentation, Eric Meier a mis en Ă©vidence les changements rĂ©cents en matiĂšre de digitalisation et cyberadministration. Il a notamment men|tionnĂ© le remplacement, en mars 2022, du systĂšme «IR-Online» par un nouveau service en ligne pour le dĂ©pĂŽt des demandes d’enregistrement international de marques et la digitalisation, au printemps 2022, des processus pour le traitement des annuitĂ©s de brevets et des prolongations de designs avec l’introduction du code QR. Ces changements ont Ă©tĂ© communiquĂ©s par Newsletter au cours de l’annĂ©e 2022 (voir â€čwww.ige.ch/fr/prestations/informations/newsletters/marquesâ€ș). Concernant les changements Ă  venir, l’IPI travaille au dĂ©veloppement de nouvelles fonctionnalitĂ©s pour le compte courant auprĂšs de l’IPI (notamment demande de dĂ©bit en ligne et informations sur les transactions) et Ă  l’extension des services de la cyberadministration aux designs, brevets et certificats complĂ©mentaires de protection (communication Ă©lectronique des Ă©crits de l’Institut, base de donnĂ©es, modifications en ligne du registre). En outre, il est prĂ©vu de remplacer l’organe de publication Swissreg. Tous ces travaux se font en collaboration avec des reprĂ©sentants des utilisateurs.
III. Jurisprudence relevant du droit de l’Union europĂ©enne 2022
Le sĂ©minaire s’est poursuivi par un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Emmanuelle Limouzy, du Cabinet Marchais & AssociĂ©s. L’exposĂ© portait d’abord sur la jurisprudence du Tribunal de l’Union EuropĂ©enne (TUE), puis sur celle de la Cour de Justice de l’Union EuropĂ©enne (CJUE), suivant un ordre chronologique. La prĂ©sentation d’Emmanuelle Limouzy de l’arrĂȘt «ULTRA AIR GMBH C/EUIPO (TUE du 4 fĂ©vrier 2022, T-67/21) apportait un Ă©clairage sur les diffĂ©rents effets juridiques des procĂ©dures d’annulation d’une marque fondĂ©e sur des motifs absolus (absence de caractĂšre distinctif) et de rĂ©vocation d’une marque fondĂ©e sur des motifs relatifs (dĂ©faut d’usage). En principe, une procĂ©dure de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage peut conduire Ă  une dĂ©claration de non-usage empĂȘchant la transformation de la marque de l’Union europĂ©enne en une marque nationale, tandis que si l’enregistrement d’une marque europĂ©enne est dĂ©clarĂ© nul (sur motifs absolus) il est possible Ă  son titulaire de transformer ladite marque en marque nationale: les effets territoriaux de ces deux procĂ©dures sont donc diffĂ©rents, en principe. Mais, en l’occurrence, la requĂ©rante avait demandĂ© la dĂ©chĂ©ance d’une marque aprĂšs avoir requis son annulation et alors que la procĂ©dure d’annulation Ă©tait en cours. Selon le TUE, l’enregistrement de la marque ayant Ă©tĂ© annulĂ©, l’EUIPO a, Ă  juste titre, dĂ©clarĂ© sans objet la procĂ©dure de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage, Ă©tant donnĂ© que l’annulation de la marque revient Ă  considĂ©rer que celle-ci n’a jamais Ă©tĂ© enregistrĂ©e. Le TUE a considĂ©rĂ© que la transformation, entre temps, de la marque de l’Union europĂ©enne annulĂ©e en marque nationale dans le registre des marques de l’Office des brevets et des marques allemand n’était pas pertinente en l’espĂšce: en effet, le recours devant la chambre de recours de l’Union europĂ©enne ne pouvait pas, en tout Ă©tat de cause, conduire Ă  la radiation de l’enregistrement de ladite marque allemande. L’arrĂȘt «HEITEC AG C/EUIPO» (TUE du 9 fĂ©vrier 2022, T-520/19) sur lequel est ensuite revenue la confĂ©renciĂšre concernait lui la production hors dĂ©lai en premiĂšre instance par l’EUIPO de moyens de preuve de l’usage sĂ©rieux d’une marque. Dans cet arrĂȘt, les juges ont considĂ©rĂ© que le caractĂšre «supplĂ©mentaire» et pertinent des moyens de preuve ajoutĂ©s n’est qu’une condition nĂ©cessaire mais pas suffisante pour leur recevabilitĂ©: quelle que soit l’étape de la procĂ©dure Ă  laquelle les preuves supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© produites hors dĂ©lai, la partie concernĂ©e doit non seulement dĂ©montrer leur pertinence mais aussi justifier d’une raison valable pour l’irrespect du dĂ©lai. Il fut alors question de l’arrĂȘt «NOWHERE CO. LTD C/EUIPO» (TUE du 16 mars 2022, T-281/21), dans lequel le TUE a jugĂ© que les procĂ©dures d’opposition et d’action en annulation formĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2020 et sur la base d’un droit antĂ©rieur protĂ©gĂ© au Royaume-Uni n’étaient pas rendues sans objet par l’entrĂ©e en vigueur du BREXIT. Puis l’exposĂ© d’Emmanuelle Limouzy s’est portĂ© sur les motifs absolus de refus d’enregistrement et, en particulier, sur le trĂšs intĂ©ressant arrĂȘt «ETABLISSEMENT AMRA C/EUIPO et EXPRESSION, ESTUDIO CREATIVO SL» (TUE du 30 mars 2022, T-264/21), concernant une marque tridimensionnelle reprĂ©sentant une forme de botte de rebond:
Dans cet arrĂȘt, qui annule une dĂ©cision de la Chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© que les Ă©lĂ©ments verbaux et figuratifs bidimensionnels compris dans le signe ne sont pas essentiels Ă  la forme reprĂ©sentĂ©e et que, par consĂ©quent, leur influence dans l’impression d’ensemble est mineure. Seule la forme reprĂ©sentĂ©e est ici essentielle Ă  la marque non-conventionnelle dĂ©posĂ©e. Or cette forme, selon le Tribunal, est purement fonctionnelle pour une botte de rebond et ne confĂšre donc pas de caractĂšre distinctif Ă  la marque tridimensionnelle. Cette dĂ©cision fait Ă©cho Ă  la pratique commune PC9, concernant le cara|ctĂšre distinctif des marques tridimensionnelles combinant une forme tridimensionnelle non-distinctive Ă  des Ă©lĂ©ments verbaux et/ou figuratifs bidimensionnels, Ă©voquĂ©e prĂ©cĂ©demment dans l’exposĂ© d’Eric Meier et dont l’IPI envisage la reprise partielle ou totale (cf. la Newsletter 2022/12 «Marques et Designs», disponible sous â€čwww.ige.ch/de/newsletter-2022/12-marques-et-designsâ€ș). Toujours en relation avec une marque non-conventionnelle, Emmanuelle Limouzy est revenue sur l’arrĂȘt «DEICHMANN SE C/EUIPO – MUNICH SL» (TUE du 4 mai 2022, T-117/21) concernant l’action en nullitĂ© relative Ă  l’enregistrement de la marque de position suivante:
Dans cette affaire, la requĂ©rante a demandĂ© l’annulation de l’enregistrement de la marque pour dĂ©faut de caractĂšre distinctif. Les juges du Tribunal de l’Union europĂ©enne ont rejetĂ© cette requĂȘte au motif qu’en l’absence de certitudes concernant le caractĂšre distinctif du signe du point de vue du consommateur moyen, le caractĂšre distinctif peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©, notamment, au regard de l’existence de marques similaires. En l’occurrence, la requĂ©rante elle-mĂȘme avait enregistrĂ© une marque comparable. S’agissant de la dĂ©chĂ©ance de marque pour dĂ©faut d’usage sĂ©rieux, la confĂ©renciĂšre a encore considĂ©rĂ© les arrĂȘts «THINK DIFFERENT» (TUE du 8 juin 2022, T-26/21 Ă  T-28/21). Dans ceux-ci, le TUE a rejetĂ© le recours de la sociĂ©tĂ© Apple Inc. Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de dĂ©chĂ©ance de ses trois marques verbales «THINK DIFFERENT» pour dĂ©faut d’usage: les Ă©lĂ©ments de preuve d’usage fournis par Apple Ă©taient insuffisants. Enfin, l’arrĂȘt «Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski» (TUE du 17 octobre 2022, T-275/21) dĂ©montre une fois de plus qu’il est trĂšs difficile de faire reconnaĂźtre au niveau europĂ©en le caractĂšre distinctif acquis par l’usage. Dans cette affaire, qui concerne l’enregistrement Ă  titre de marque de l’Union europĂ©enne d’un Ă©chantillon de sa cĂ©lĂšbre toile Ă  damier, Louis Vuitton Malletier a introduit un recours contre une dĂ©cision de la cinquiĂšme chambre de recours de l’EUIPO rĂ©affirmant que le caractĂšre distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union europĂ©enne n’est pas dĂ©montrĂ©. Le TUE a confirmĂ© la dĂ©cision de la cinquiĂšme chambre de recours en rappelant que, si une marque est dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif originaire ab initio dans l’ensemble des États Membres de l’Union, alors le caractĂšre distinctif acquis par l’usage doit ĂȘtre dĂ©montrĂ© pour l’ensemble du territoire de l’Union; ce que la recourante n’a pas Ă©tĂ© en mesure de faire. Dans la seconde partie de son exposĂ©, Emmanuelle Limouzy a prĂ©sentĂ© trois dĂ©cisions de la Cour de Justice de l’Union EuropĂ©enne (CJUE). L’arrĂȘt «MAXXUS GROUP GMBH & CH.KG» (CJUE du 10 mars 2022, C-183/21) est instructif quant Ă  la relation entre le droit national des États membres et le droit communautaire. En l’espĂšce, le droit national allemand prĂ©voit une distinction entre la charge de l’exposĂ© des faits et la charge de la preuve. Une des consĂ©quences de cette distinction pour le droit des marques national allemand est que le requĂ©rant dans une procĂ©dure de radiation d’une marque pour dĂ©faut d’usage doit rendre vraisemblable le dĂ©faut d’usage dans l’exposĂ© des faits lorsqu’il dĂ©pose sa requĂȘte. Mais le droit de l’Union ne fait pas de distinction entre la charge de l’exposĂ© des faits et la charge de la preuve. Ceci implique notamment que, dans la procĂ©dure de radiation de marque pour dĂ©faut d’usage, la charge des moyens de preuve repose entiĂšrement sur la partie dĂ©fenderesse dans le droit communautaire (cf. en particulier l’art. 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 dĂ©cembre 2015, rapprochant les lĂ©gislations des États membres sur les marques). En l’occurrence, la demande de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le 28 novembre 2019, soit aprĂšs l’échĂ©ance du dĂ©lai imparti aux États membres pour transposer la directive 2015/2436 dans le droit national. Dans ce contexte, au moment du dĂ©pĂŽt de la demande de dĂ©chĂ©ance pour dĂ©faut d’usage, c’est le droit de l’Union qui prĂ©vaut: la distinction entre la charge de l’exposĂ© des faits et la charge de la preuve prĂ©vue par le droit allemand ne s’applique plus et il n’est donc pas nĂ©cessaire Ă  la requĂ©rante de rendre vraisemblable le dĂ©faut d’usage. Dans l’arrĂȘt «Heitec AG/Heitec Promotion GmbH – RW» (CJUE du 19 mai 2022, C-446/20) sur lequel est finalement revenue MaĂźtre Emmanuelle Limouzy, la Cour de Justice de l’UE a rappelĂ© que le dĂ©lai de forclusion par tolĂ©rance (cinq annĂ©es consĂ©cutives suivant la connaissance de l’usage d’une marque postĂ©rieure) peut ĂȘtre interrompu Ă  la suite d’une lettre de mise en demeure Ă  une condition: Ă  savoir qu’en l’absence de rĂ©ponse satisfaisante, le titulaire de la marque antĂ©rieure Ă  l’origine de la lettre doit introduire un recours juridiquement contraignant «dans un dĂ©lai raisonnable». En l’espĂšce, cette condition n’était pas remplie: le simple envoi d’une lettre de mise en demeure n’a donc pas suffi.
IV. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
Le sĂ©minaire s’est poursuivi par la prĂ©sentation de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal Administratif FĂ©dĂ©ral (ci-aprĂšs, TAF) par Yann Grandjean, greffier au TAF. Yann Grandjean est revenu sur les principaux arrĂȘts dans le domaine des marques rendus par les Juges administratifs en 2022 concernant la procĂ©dure, l’enregistrement de marques, les oppositions et les radiations. Dans le domaine de la procĂ©dure, Yann Grandjean s’est d’abord penchĂ© sur la question de la recevabilitĂ© formelle des recours en lien avec les arrĂȘts B-303/2022 et B-5546/2021 du 2 mars 2022 «(fig.)/(fig.)» (SKODA). Dans cette affaire, le TAF a dĂ©clarĂ© irrecevable un acte de recours dĂ©posĂ© sans motivation, mais accompagnĂ© d’une demande de suspension. En principe, le recourant doit prĂ©senter, au |moment du dĂ©pĂŽt, les conclusions ou motifs du recours. À teneur de l’art. 52 PA, il existe certes une exception Ă  ce principe: lorsque l’autoritĂ© de recours, jugeant que les conclusions ou les motifs du recourant ne sont pas suffisamment clairs, lui impartit un dĂ©lai de 30 jours pour rĂ©gulariser l’acte de recours au moyen d’une motivation idoine. En l’espĂšce, le TAF a considĂ©rĂ© qu’une demande unilatĂ©rale de suspension ne tombe pas sous le coup de cette exception, mais constitue une manƓuvre dilatoire (abus de droit). Il fut ensuite question de l’arrĂȘt «GALADRIEL» (B-5149/2021 du 25 mai 2022), concernant un recours contre un acte de l’IPI notifiĂ© aux parties. Dans cet acte, l’IPI constatait la vraisemblance du dĂ©faut d’usage tout en renvoyant Ă  la dĂ©cision finale, sur la base de ce constat, l’examen de la vraisemblance de l’usage. Dans cette affaire, tout en jugeant le recours irrecevable (au motif qu’il ne s’en prend pas Ă  une dĂ©cision), les juges administratifs ont considĂ©rĂ© que la recourante avait de bonnes raisons de recourir contre l’acte attaquĂ© car l’IPI n’aurait pas dĂ» rendre cet acte. En effet, selon les juges administratifs, contrairement aux apparences, l’acte notifiĂ© de l’IPI ne revĂȘt pas les caractĂ©ristiques matĂ©rielles d’une dĂ©cision, car il ne contient pas d’élĂ©ments visant Ă  produire des effets juridiques et parce qu’il ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets. Concernant la procĂ©dure encore, Yann Grandjean a attirĂ© l’attention de l’auditoire sur les arrĂȘts B-2637/2021 et B-2756/2021 du 18 novembre 2021 «miu miu (fig.)». Dans cette affaire, une demande de dĂ©bats publics avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par une des parties, invoquant le droit Ă  des dĂ©bats publics dĂ©coulant de la Convention EuropĂ©enne des Droits de l’Homme. Il existe toutefois des exceptions Ă  l’application de ce droit, notamment lorsque l’objet des dĂ©bats est une question de droit ou de recevabilitĂ© de portĂ©e rĂ©duite. En l’occurrence, le litige portait uniquement sur une question de frais et dĂ©pens devant l’IPI: une question de droit de portĂ©e rĂ©duite. La demande de dĂ©bats publics a donc Ă©tĂ© rejetĂ©e. Yann Grandjean s’est ensuite tournĂ© vers deux arrĂȘts relatifs Ă  l’enregistrement de marque. Dans l’arrĂȘt B-3981/2021 du 6 avril 2022 «Nemiroff» (fig.), le TAF a considĂ©rĂ© que c’est bien la reproduction de la marque dans le registre des marques, et non sa reproduction dans swissreg.ch, qui est dĂ©terminante pour l’examen de la marque; et ce quand bien mĂȘme la seconde reproduction est plus dĂ©taillĂ©e que la premiĂšre. Sur cette base, les juges administratifs ont estimĂ© que les caractĂ©ristiques de la forme tridimensionnelle Ă©taient purement esthĂ©tiques et fonctionnelles mais que l’élĂ©ment verbal reproduit deux fois sur la forme, malgrĂ© sa taille et le manque de dĂ©tail de la reproduction dans le registre, dotait le signe de caractĂšre distinctif. Dans la dĂ©cision B-6390/2020 du 4 octobre 2022 «A.I. Brain», attaquĂ©e au Tribunal FĂ©dĂ©ral, le TAF a rappelĂ© que l’examen de la question de la comprĂ©hension du vocabulaire anglais par le public cible doit s’apprĂ©cier au cas par cas et non de maniĂšre systĂ©matique. Le vocabulaire anglais de base, considĂ©rĂ© en principe comme connu du public, ne se limite pas aux mots les plus simples. Si les lexiques (par exemple, les vocabulaires pour dĂ©butants) offrent un indice quant Ă  l’appartenance d’un terme au vocabulaire anglais de base, cet indice ne suffit pas forcĂ©ment Ă  dĂ©terminer si le public cible comprendra le terme en question. Dans la troisiĂšme partie de son exposĂ©, consacrĂ©e aux arrĂȘts du TAF en matiĂšre d’opposition, Yann Grandjean a d’abord attirĂ© l’attention de l’auditoire sur la dĂ©cision B-3239/2021 du 16 mars 2022 «STOPLANNER/STOA». Dans celle-ci, le Tribunal a admis le recours formĂ© par la titulaire de la marque opposĂ©e «STOA» (CH 754162) Ă  l’encontre de la dĂ©cision de l’IPI admettant l’opposition basĂ©e sur la marque opposante antĂ©rieure «STOPLANNER» (IR 1419807). Tout en tenant compte Ă  la fois du principe selon lequel le dĂ©but du mot suscite plus d’attention et du fait que les services en cause sont identiques ou fortement similaires, le Tribunal a considĂ©rĂ© qu’en vertu de la signification qu’elles confĂšrent aux signes, les terminaisons «-a» et «-planner» apparaissent trĂšs diffĂ©rentes dans l’impression d’ensemble. En particulier, mĂȘme si l’élĂ©ment «-planner» est en l’occurrence descriptif des services, il ne peut ĂȘtre ignorĂ©. En vertu de ces diffĂ©rences, la marque attaquĂ©e STOA est reconnue comme un signe propre et indĂ©pendant de la marque opposante. Dans l’arrĂȘt B-4669/2019 du 25 novembre 2021 «CARGLASS (fig.)/CARGEST», prĂ©sentĂ© ensuite par Yann Grandjean, le TAF a, contrairement Ă  l’IPI, estimĂ© que le caractĂšre notoirement connu de la marque opposante «CARGLASS (fig.)» (CH 492 956) lui confĂšre un champ de protection plus Ă©tendu, malgrĂ© le fait que ladite marque manque de caractĂšre distinctif originaire. Enfin, Yann Grandjean est revenu sur l’arrĂȘt B-361/2021 du 17 fĂ©vrier 2022 «Valser (fig.)/Valser Bier – Das Original Bernstein OberbrĂ€u» (cf. ATAF 2022 IV/1). Dans celui-ci, les juges administratifs, se basant sur l’art. 3 al. 1 let. c LPM, ont retenu, contre l’IPI, que la protection d’une marque enregistrĂ©e comme marque imposĂ©e s’étend non seulement aux produits identiques mais Ă©galement aux produits similaires, quand bien mĂȘme la marque en question appartient au domaine public en relation avec ces derniers. Ainsi, dans le cas d’espĂšce, le risque de confusion entre la marque opposante «Valser (fig.)» (CH 689 694) et la marque opposĂ©e «Valser Bier – Das Original Bernstein OberbrĂ€u» (CH 744 975) a Ă©tĂ© admis alors que la marque opposĂ©e a Ă©tĂ© enregistrĂ©e en relation avec des biĂšres, mais non la marque opposante, qui a Ă©tĂ© enregistrĂ©e Ă  titre de marque imposĂ©e en relation avec des eaux minĂ©rales. Enfin, dans le domaine des radiations, Yann Grandjean a prĂ©sentĂ© en premier lieu la question de la lĂ©gitimation active et de l’intĂ©rĂȘt Ă  agir dans le cadre de l’arrĂȘt B-65/2021 du 4 janvier 2022 «Visartis». Dans cette affaire, un recours a Ă©tĂ© formĂ© contre une radiation partielle, notamment au motif que, parallĂšlement Ă  la procĂ©dure de radiation, les parties sont engagĂ©es dans une procĂ©dure d’opposition, dans laquelle le dĂ©faut d’usage n’est pas invoquĂ©. À cet Ă©gard, le TAF a confirmĂ© la jurisprudence selon laquelle un intĂ©rĂȘt Ă  agir n’est pas nĂ©cessaire dans une procĂ©dure de radiation et il a rappelĂ© que les procĂ©dures de radiation et d’opposition sont indĂ©pendantes, quand bien mĂȘme elles concernent les mĂȘmes marques, notamment parce |qu’elles ont des objets diffĂ©rents. Une procĂ©dure d’opposition dĂ©jĂ  engagĂ©e dans laquelle le dĂ©faut d’usage n’est pas invoquĂ© ne justifie pas l’annulation d’une dĂ©cision de radiation pour dĂ©faut d’usage. L’arrĂȘt B-2382/2020 du 18 janvier 2022 «PIERRE DE COUBERTIN» fut ensuite citĂ© par Yann Grandjean en relation avec la question des griefs invoquĂ©s dans la procĂ©dure de radiation. En l’espĂšce, la radiation Ă©tait dĂ©posĂ©e entre autres avec des arguments du droit civil tirĂ©s de la concurrence dĂ©loyale. Mais, selon l’art. 35a al. 1 LPM, seuls les arguments tirĂ©s du dĂ©faut d’usage et de l’usage sont recevables dans la procĂ©dure de radiation. Yann Grandjean s’est de nouveau penchĂ© sur cet arrĂȘt, conjointement avec les arrĂȘts B-605/2021 du 14 septembre 2022 «Trillium» et B-2153/202 du 2 mai 2022 «SWISSVOICE», lorsqu’il fut temps d’aborder la derniĂšre, mais non la moindre, problĂ©matique de son exposĂ©: la vraisemblable du dĂ©faut d’usage. Concernant les moyens pour rendre vraisemblable un tel fait nĂ©gatif, Yann Grandjean a rappelĂ© qu’en droit, il est nĂ©cessaire (i) que la vĂ©racitĂ© apparaisse plus Ă©levĂ©e que son inexactitude, (ii) qu’il soit fait appel Ă  un faisceau d’indices et (iii) que les allĂ©gations soient majoritairement vraies. Dans ce cadre, un rapport de recherche d’usage, sur internet, Ă©tabli par un tiers est certes considĂ©rĂ© comme un moyen appropriĂ© pour rendre vraisemblable le dĂ©faut d’usage d’une marque; mais un seul moyen de le rendre vraisemblable, comme celui-ci, n’est en principe pas suffisant. Le nombre d’indices nĂ©cessaires pour la vraisemblance de dĂ©faut d’usage dĂ©pend des circonstances particuliĂšres du dossier et s’examine au cas par cas. Concernant le champ de protection, si le dĂ©faut d’usage est rendu vraisemblable pour un produit tandis que son usage n’est pas rendu vraisemblable, la radiation pour dĂ©faut d’usage doit-elle uniquement porter sur le produit en question ou peut-elle ĂȘtre Ă©tendue? Selon le confĂ©rencier, elle peut ĂȘtre Ă©tendue, mais avec retenue, conformĂ©ment Ă  l’art. 35b al. 2 LPM. La radiation de tous les produits revendiquĂ©s quand le dĂ©faut d’usage a Ă©tĂ© rendu vraisemblable uniquement pour un produit n’est en principe pas admissible (cf. arrĂȘt B-2153/2020 «SWISSVOICE»). En outre, si l’on peut se dĂ©fendre contre une demande de radiation en ne contestant que la vraisemblance du dĂ©faut d’usage, allĂ©guer l’usage n’est pas suffisant: encore faut-il que l’usage de la marque soit rendu vraisemblable en lien avec l’ensemble des produits et services revendiquĂ©s (cf. arrĂȘt B-605/2021 TRILLIUM). Dans le cadre de l’arrĂȘt B-2153/2020 «SWISSVOICE», le litige ne portait pas sur le dĂ©faut d’usage de la marque, mais sur son absence d’usage pour des produits de provenance suisse: car la marque avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e avec une liste de produits limitĂ©e Ă  la provenance suisse. En l’espĂšce, l’IPI avait considĂ©rĂ© que la provenance indiquĂ©e sur l’emballage des produits, Ă  savoir, «Made in China», rendait vraisemblable le dĂ©faut d’usage selon la provenance indiquĂ©e dans l’enregistrement. Yann Grandjean a, Ă  cet Ă©gard, prĂ©cisĂ© que la loi Swissness rendait possible en thĂ©orie qu’un produit soit Ă  la fois «Made in China» et de provenance suisse, dans certaines circonstances oĂč les matiĂšres premiĂšres utilisĂ©es, provenant majoritairement de Chine, ne sont pas disponibles en quantitĂ© suffisante en Suisse et oĂč l’assemblage se fait en Suisse. Mais quand bien mĂȘme, les juges administratifs ont estimĂ© que la charge de la preuve pour dĂ©montrer la vraisemblance du «dĂ©faut de provenance» serait dĂ©raisonnablement trop lourde pour le requĂ©rant. L’IPI peut donc, lĂ©gitimement, se baser sur la provenance indiquĂ©e sur l’emballage des produits pour examiner la vraisemblance du dĂ©faut de provenance.
V. Les NFTs et la propriété intellectuelle: une fausse bonne idée?
AprĂšs une courte pause, il fut temps d’aborder le thĂšme principal de ce sĂ©minaire: celui des enjeux du dĂ©veloppement rapide du marchĂ© des NFTs pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle et, en particulier, le droit des marques. Ce thĂšme, sur lequel portaient les deux prĂ©sentations de Caroline Perriard et Yaniv Benhamou, a donnĂ© lieu Ă  une discussion vive et intellectuellement trĂšs enrichissante. La prĂ©sentation de Caroline Perriard, intitulĂ©e «NFTs et Smart Contracts ou JNFs et Contrats Intelligents», a offert Ă  l’auditoire des clĂ©s de comprĂ©hension importantes sur l’univers des NFTs. Caroline Perriard a commencĂ© par dĂ©finir ce qu’est un NFT et un Smart Contract. «NFT» est l’acronyme de «non-fungible token», traduit par «jeton non-fongible» en français. Les NFTs sont des actifs numĂ©riques qui ne peuvent ĂȘtre dĂ©tenus que par une seule personne Ă  la fois. Contrairement aux jetons des crypto-monnaies, qui existent par millions ou milliards d’exemplaires, les NFTs reprĂ©sentent un jeton numĂ©rique unique. C’est parce qu’ils sont uniques et non-substituables que les NFTs sont «non-fongibles». Le contrat intelligent ou «Smart Contract» est liĂ© au NFT car il permet de dĂ©finir comment les NFTs peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s. Ces contrats dĂ©terminent notamment les conditions de revente du NFT Ă  de nouveaux propriĂ©taires par le biais, par exemple de places de marchĂ© NFT oĂč les NFTs sont mis aux enchĂšres. Le Smart Contract est un programme informatique autonome, exĂ©cutĂ© lorsque les conditions prĂ©dĂ©terminĂ©es sont remplies: les parties contractantes dĂ©terminent les conditions du contrat puis les traduisent en programme informatique. Fondamentalement, le code reprĂ©sente un certain nombre d’instructions et de conditions qui dĂ©crivent les scĂ©narios possibles de futures transactions. La majoritĂ© des contrats intelligents sont rĂ©digĂ©s sur le protocole Ethereum oĂč les frais de transactions (dits gas fees) sont devenus importants en raison de son succĂšs. Caroline Perriard a ensuite illustrĂ© les usages des NFTs au moyen d’exemples. Le premier Ă©tait celui d’une sociĂ©tĂ© de jeux qui utiliserait la technologie blockchain pour intĂ©grer les NFTs dans un jeu de cartes Ă  collectionner numĂ©riques. Les cartes Ă  collectionner NFT ainsi créées seraient uniques. Les joueurs pourraient s’affronter dans des tournois en ligne Ă  partir de ces cartes et les dĂ©veloppeurs pourraient utiliser les contrats intelligents pour rĂ©compenser les meilleurs joueurs avec des cartes Ă  collectionner NFT en Ă©dition spĂ©ciale. Dans le domaine du jeu, on peut Ă©galement concevoir des NFTs de compagnie de type Tamagotchi mais |uniques qui grandissent si on en prend soin et dĂ©pĂ©rissent sinon. Le deuxiĂšme exemple consistait en l’usage des NFTs par les grandes entreprises pour reprĂ©senter les produits dans leurs chaĂźnes d’approvisionnement, ce qui permet un suivi exact de leur emplacement sur la blockchain et une collecte fiable et rapide des donnĂ©es. Les donnĂ©es d’expĂ©dition et de stockage peuvent ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©es sur la blockchain et les transferts de NFTs peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s automatiquement Ă  l’aide de contrats intelligents. En outre, ces magasins peuvent rĂ©compenser les clients avec des NFTs lorsqu’ils achĂštent des produits spĂ©cifiques ou vice versa. À terme, on pourrait imaginer des rĂ©compenses basĂ©es sur les NFTs remplaçant les systĂšmes de fidĂ©lisation classiques de dĂ©taillants. Enfin, le troisiĂšme exemple prĂ©sentĂ© consistait dans les NFTs de type POAP (proof-of-attendance-protocole). Ces NFTs sont offerts aux participants Ă  des Ă©vĂ©nements virtuels dans un mĂ©tavers, tel Decentraland: par exemple, une galerie d’art numĂ©rique peut vous rĂ©compenser de votre visite par un NFT gratuit prouvant votre visite. Dans la partie suivante de son exposĂ©, Caroline Perriard a briĂšvement prĂ©sentĂ© comment l’on peut acheter des NFTs sur des plateformes d’échange comme Binance, qui dispose de sa propre crypto-monnaie, Binance Coin «BNB». GrĂące Ă  son systĂšme «BscScan», il est possible d’explorer la Blockchain de Binance pour rechercher des transactions, des adresses, des jetons, des prix ou d’autres activitĂ©s ayant lieu sur la plateforme. Pour le marchĂ© d’Ɠuvres d’art virtuelles, le systĂšme fournit la preuve de l’identitĂ© du crĂ©ateur: il est possible de visualiser son portefeuille, ce qui rend plus aisĂ© d’identifier d’éventuelles tentatives de vols d’Ɠuvres d’art virtuelles. En outre, les artistes peuvent obtenir des royalties sur les ventes secondaires de leurs Ɠuvres. Caroline Perriard a rappelĂ© qu’il est bon de savoir qu’en vendant une Ɠuvre digitale identifiĂ©e au moyen d’un NFT, les crĂ©ateurs ne vendent pas forcĂ©ment l’Ɠuvre d’art elle-mĂȘme. Plus exactement, c’est un actif sous forme de jeton reprĂ©sentant l’Ɠuvre d’art qui est vendue; ce qui signifie que le crĂ©ateur conserve en rĂ©alitĂ© les droits de propriĂ©tĂ© sur l’Ɠuvre elle-mĂȘme. Cette subtilitĂ© est souvent ignorĂ©e, mais il est important pour les crĂ©ateurs de bien la comprendre, car elle implique qu’ils conservent les droits de merchandising sur leurs crĂ©ations mĂȘme aprĂšs leur vente en tant que NFTs. Les artistes ont le choix, exprimĂ© dans le Smart Contract, d’inclure ou non les droits de propriĂ©tĂ© au moment de la vente d’un NFT. Caroline Perriard a encore expliquĂ© qu’il est gĂ©nĂ©ralement plus aisĂ© d’acheter un bien virtuel identifiĂ© par un NFT que de le crĂ©er: en gĂ©nĂ©ral, il suffit de connecter son portefeuille Ă  une place de marchĂ© NFT et de cliquer sur un bouton d’achat. Mais il est essentiel de le faire sur des places de marchĂ© NFT dignes de confiance. Car si vous connectez votre portefeuille Ă  un site malveillant, vous risquez de leur donner la capacitĂ© de voler vos NFTs et votre capital en crypto-monnaie. Acheter des NFTs n’est pas le seul moyen d’en acquĂ©rir: comme indiquĂ© ci-dessus, il est par exemple possible d’en acquĂ©rir en jouant Ă  des jeux, en interagissant dans le mĂ©tavers ou en participant Ă  des Ă©vĂšnements virtuels dans Decentraland ou Sandbox. Caroline Perriard a ensuite mis en valeur les avantages et inconvĂ©nients des Smart Contracts dans le domaine des droits d’auteur en prĂ©sentant le projet rĂ©alisĂ© par la musicienne Imogen Heap. En 2015, Heap a distribuĂ© sa nouvelle chanson «Tiny Human» comme test sur le site Mycenia qui utilise la Blockchain Ethereum. L’idĂ©e de dĂ©part Ă©tait qu’attacher des Ɠuvres musicales liĂ©es Ă  des contrats intelligents sur le web devait permettre de payer immĂ©diatement les ayant-droit, les artistes, et ce sans intermĂ©diaire et quel que soit le service de streaming dans lequel le morceau est diffusĂ©. L’expĂ©rience a toutefois suscitĂ© plus de buzz que de revenus. Il faut Ă©galement ajouter que le codage dans le contrat intelligent de concepts juridiques nĂ©cessitant une interprĂ©tation comme les exceptions ou le «fair use» apparait compliquĂ© techniquement et juridiquement. Caroline Perriard a conclu son exposĂ© en Ă©voquant les risques potentiels en matiĂšre de PI que prĂ©sentent les NFTs. Il y a d’abord des risques liĂ©s aux contrats imparfaitement codĂ©s. À cet Ă©gard, elle a Ă©voquĂ© le hack d’Ethereum de 2016, rendu possible par un contrat intelligent imparfaitement codĂ©, qui a permis aux hackers de dĂ©rober un montant en crypto-monnaie Ă©quivalent Ă  150 millions de dollars amĂ©ricains. Le fait que la redevance pour les ayant-droit soit rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©e automatiquement ou le fait que le NFT soit liĂ© Ă  une blockchain posent Ă©galement des problĂšmes: si la blockchain disparait, le NFT disparait Ă©galement. En outre, il existe de nombreuses questions ouvertes dans le domaine de la propriĂ©tĂ© intellectuelle concernant les droits de propriĂ©tĂ© de portefeuilles numĂ©riques, les diffĂ©rences de droit relatifs Ă  l’objet numĂ©rique et au jeton auquel il est associĂ© ou encore aux droits de crĂ©er les NFTs. Beaucoup reste donc encore Ă  dĂ©velopper dans le domaine de la propriĂ©tĂ© intellectuelle relatif aux NFTs et aux contrats intelligents. Il fut alors temps pour MaĂźtre Yaniv Benhamou, professeur Ă  la FacultĂ© de droit/Digital Law Center (DLC) de l’UniversitĂ© de GenĂšve, de dĂ©mystifier les dĂ©fis liĂ©s aux NFTs tout en prĂ©sentant les opportunitĂ©s que ces technologies crĂ©ent pour les entreprises, notamment en lien avec leurs droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Pour introduire sa prĂ©sentation, Yaniv Benhamou a soulignĂ© que l’intĂ©rĂȘt des NFTs est qu’ils crĂ©ent de nouveaux marchĂ©s en permettant de crĂ©er l’unique dans le domaine numĂ©rique. Si le phĂ©nomĂšne Ă©tait Ă  la base artistique avec les NFTs d’art (p.ex. Cryptopunk en 2017 et Bored Ape Yacht Club en 2021), les marques ont pris le relais dans la perspective de s’étendre sur de nouveaux marchĂ©s avec l’équivalent de USD 9 milliards en transactions en 2022. En relation avec les marques, la problĂ©matique est de savoir dans quelle mesure la protection d’une marque traditionnelle enregistrĂ©e pour des services ou des biens physiques peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  un NFT ou, sinon, comment enregistrer une marque en relation avec un NFT. Yaniv Benhamou est alors revenu sur sa prĂ©sentation qu’il avait donnĂ©e en 2018, conjointement avec Sevan Antreasyan, au sĂ©minaire IPI/LES de 2018 concernant l’application des marques aux biens numĂ©riques. Pour que l’auditoire se rende compte de l’engouement rĂ©cent pour les NFTs, il a prĂ©cisĂ© qu’à l’époque les de|mandes d’enregistrement de marques dĂ©signant des «produits virtuels» se limitaient Ă  quelques centaines, tandis qu’il existe aujourd’hui 75'000 marques enregistrĂ©es pour dĂ©signer des «produits virtuels».​1 Mais il subsiste plusieurs dĂ©fis d’envergure pour le droit des marques en lien avec les NFTs: la classification des produits virtuels et des NFTs dans la procĂ©dure d’enregistrement et l’examen de l’usage et de la similaritĂ© pour l’examen des motifs relatifs d’exclusion. Concernant la classification, le problĂšme fondamental est qu’il n’existe pas de libellĂ©s spĂ©cifiques pour les produits virtuels et les NFTs, et pas non plus d’approche harmonisĂ©e de leur classification. Ainsi, les offices nationaux, comme l’EUIPO et l’IPI, ont Ă©mis rĂ©cemment des communications considĂ©rant les NFTs comme des produits virtuels relevant de la classe 9, qui doivent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s par une indication du produit virtuel concernĂ©, comme par exemple des «montres virtuelles» ou des «chaussures virtuelles» (cf. Ă  ce propos la Newsletter no 2022/06 «Marques et designs» de l’IPI, disponible sous â€čhttps://www.ige.ch/de/newsletter-2022/06-marques-et-designsâ€ș). Mais la volontĂ© de tout catĂ©goriser en classe 9 ne reflĂšte pas la complexitĂ© des usages des NFTs et des marques qui y sont liĂ©es. À ce sujet, Yaniv Benhamou a donnĂ© l’exemple du titulaire Tiffany (joaillerie) qui a enregistrĂ© sa marque pour ses 250 NFTs (appelĂ©s des NFTiff) qui sont rĂ©servĂ©s aux dĂ©tenteurs des Cryptopunk créés en 2017 et leur permettent d’acquĂ©rir un pendentif (rĂ©el) imitant sur mesure le Cryptopunk (virtuel) de son dĂ©tenteur. Pour couvrir l’ensemble des usages de ses NFTs, Tiffany a enregistrĂ© sa marque non seulement en relation avec des produits de la classe 9, mais Ă©galement avec des services en classes 35 et 41 (respectivement des services de vente en ligne et de divertissements en ligne). Afin de rendre compte de ces diffĂ©rents usages, Yaniv Benhamou a proposĂ© une typologie des usages des NFTs, dont il a rappelĂ© la dĂ©finition, soit des jetons numĂ©riques uniques dĂ©ployĂ©s sur une blockchain et visant Ă  certifier la propriĂ©tĂ© d’un bien matĂ©riel (par exemple, un tableau ou un bien immobilier) ou numĂ©rique (images numĂ©riques, collectibles, avatars). La premiĂšre catĂ©gorie d’usage concerne les produits. Pour une typologie, il propose de distinguer deux grandes catĂ©gories, selon que le NFT est associĂ© Ă  un bien ou un service. La premiĂšre catĂ©gorie consiste en la reprĂ©sentation virtuelle d’un bien existant dans le monde physique («rĂ©plique d’un Ă©quivalent physique») ou la reprĂ©sentation virtuelle d’un bien virtuel sans Ă©quivalent dans le monde physique. La seconde catĂ©gorie concerne l’utilisation du NFT comme moyen d’accĂšs Ă  des services. Pour cette seconde catĂ©gorie d’usage, Yaniv Benhamou a mentionnĂ© deux exemples: celui de «Hennessy 8», qui donne accĂšs Ă  des services commerciaux (de la classe 35) permettant d’obtenir des coffrets spĂ©ciaux de boissons alcoolisĂ©es Ă  travers la vente d’un NFT sur Blockbar; et celui de Starbucks, dont la plateforme Odyssey permet Ă  sa communautĂ© de fans d’acquĂ©rir des jetons de fidĂ©litĂ© avec des avantages. Sous l’angle du droit des marques, la question posĂ©e est de savoir si la protection de la marque traditionnelle (enregistrĂ©e au dĂ©part en relation avec des produits physiques) s’étend aux mondes virtuels, ou si des enregistrements spĂ©cifiques aux mondes virtuels sont nĂ©cessaires. Yaniv Benhamou a alors citĂ© deux affaires en cours qui devraient contribuer Ă  clarifier cette question en lien avec la premiĂšre catĂ©gorie d’usage des NFTs. La premiĂšre affaire concerne Nike qui demande le retrait des NFTs en trois dimensions reprĂ©sentant virtuellement des Nike physiques sur StockX, tandis que StockX revendique que le NFT ne joue ici qu’un rĂŽle de reprĂ©sentation graphique de la chaussure physique en vue de la revente de cette derniĂšre sur le marchĂ© secondaire; la deuxiĂšme affaire concerne HermĂšs qui demande le retrait de la vente de NFT de sacs purement virtuels (des «metaBirkins» inspirĂ©s mais pas identiques aux sacs Birkin HermĂšs), tandis que le crĂ©ateur digital (Mason Rothschild) revendique un usage loyal, artistique et transformatif. Concernant la premiĂšre catĂ©gorie d’usage des NFTs, et en particulier les rĂ©pliques virtuelles de produits physiques, Yaniv Benhamou a mis en Ă©vidence la tendance actuelle Ă  ne pas Ă©tendre la marque enregistrĂ©e pour des biens physiques aux biens virtuels et Ă  catĂ©goriser plutĂŽt les «produits virtuels» selon leur nature, Ă  savoir comme «Fichiers numĂ©riques tĂ©lĂ©chargeables, (cas Ă©chĂ©ant authentifiĂ©s par des NFTs)». Mais, selon lui, on aurait pu Ă©galement les ranger selon leur destination, dans la classe analogue aux biens physiques (dans ce cas, par exemple, les «chaussures virtuelles» seraient rangĂ©es en classe 25, avec les produits chaussants) ou bien comme des services de marketing en classe 35 (placement de produits dans les environnements virtuels), en classe 41 (pour des produits utilisĂ©s pour le divertissement) ou en classe 42 (comme logiciels en tant que services). Yaniv Benhamou a, Ă  ce propos, Ă©galement rappelĂ© la proposition de formulation faite dans la thĂšse de Doctorat de Sevan Antreasyan et qui a Ă©tĂ© rappelĂ© lors de leur exposĂ© conjoint de 2018: «Biens virtuels [Ă©ventuellement «authentifiĂ©s par NFT»], Ă  savoir [type Ă  spĂ©cifier, par exemple. «vĂȘtements virtuels»]. Concernant la premiĂšre catĂ©gorie d’usage des NFTs, Yaniv Benhamou a encore distinguĂ© celui-ci du cas particulier d’un NFT qui n’est qu’un certificat de vente ou une interface graphique pour garantir le transfert du bien physique. L’exemple de ce dernier type d’usage est le cas du supermarchĂ© virtuel Wallmart, oĂč chaque produit virtuel n’est qu’une interface graphique 3D reprĂ©sentant l’achat du produit physique: ici la marque «traditionnelle» (apposĂ©e sur les produits physiques) devrait s’étendre aux mondes virtuels, permettant ainsi au tiers de l’utiliser sur le marchĂ© secondaire, comme s’en dĂ©fend le distributeur StockX pour revendre des Nike. Yaniv Benhamou relĂšve toutefois que, dans certains cas, la valeur du NFT est telle (p.ex. NFTs Nike sur StockX) que l’on peut considĂ©rer qu’elle est indĂ©pendante de la valeur du bien reprĂ©sentĂ©. Dans ce cas, l’approche de NFT comme «simple interface graphique» pourrait difficilement ĂȘtre retenue. |Concernant la seconde catĂ©gorie d’usage des NFTs en lien avec des marques pour des services, oĂč le NFT est utilisĂ© pour donner accĂšs Ă  des services, on peut, selon Yaniv Benhamou, partir du principe que la notion de services est indĂ©pendante de l’environnement (virtuel ou non) dans lequel le service est proposĂ©. DĂšs lors, la protection du droit des marques en relation avec des services dans le monde physique devrait s’étendre aux services du mĂȘme type fournis dans les mondes virtuels, sans nĂ©cessitĂ© de nouveau dĂ©pĂŽt de la marque. Yaniv Benhamou s’est ensuite tournĂ© vers les problĂ©matiques des moyens de preuve d’usage et de la similaritĂ© de la marque, lesquelles sont notamment pertinentes dans l’examen du caractĂšre imposĂ© d’une marque, dans la procĂ©dure de radiation ou la procĂ©dure d’opposition. L’examen de l’usage sĂ©rieux d’une marque en relation avec des NFTs pose des problĂšmes particuliĂšrement dĂ©licats. La vraisemblance de l’usage sĂ©rieux possĂšde notamment une dimension Ă©conomique, avec des Ă©lĂ©ments de preuve concernant le chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ© ou les moyens publicitaires engagĂ©s: le problĂšme qui se pose ici est que les NFTs sont parfois vendus gratuitement Ă  la suite de leur crĂ©ation, pour ensuite ĂȘtre revendus sur les marchĂ©s secondaires pour des sommes pouvant atteindre des millions. Le CryptoPunk 4156, par exemple, mis Ă  disposition gratuitement en 2017, a Ă©tĂ© revendu pour dix millions de dollars US. Le rapport entre l’usage et le chiffre d’affaires est donc diffĂ©rent des marchĂ©s classiques. La dimension gĂ©ographique de l’examen de l’usage, l’usage en Suisse, pose Ă©galement des problĂšmes Ă©tant donnĂ© que la blockchain, oĂč se trouve les NFTs, est une technologie dĂ©centralisĂ©e: la localisation de l’usage de la marque en lien avec des NFTs demande donc un traçage des transactions financiĂšres ou un accĂšs aux donnĂ©es d’usagers, ce qui pose des problĂšmes de confidentialitĂ© et de rĂ©glementation. Concernant la similaritĂ© entre les biens virtuels et les biens physiques ayant la mĂȘme fonction dans le monde physique (par exemple, un sac virtuel comme le Metabirkin et un sac rĂ©el comme le Birkin d’HermĂšs), elle sera difficilement admise en raison de la nature et de la classification diffĂ©rentes de ces produits. Mais, pour Yaniv Benhamou, ces produits sont au moins «substituables», lorsque le cercle de destinataire est semblable. Ceci est en tout cas le cas avec les produits Ă  haute valeur (le Cryptop) et cette substituabilitĂ© pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une dimension de la similaritĂ© des produits. Dans la derniĂšre partie de son exposĂ©, Yaniv Benhamou a mentionnĂ© les autres domaines du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s par le dĂ©veloppement des marchĂ©s des NFTs. Dans le domaine de la concurrence dĂ©loyale, qui permet de protĂ©ger le titulaire d’une marque contre des usages parasitaires de tiers, il a Ă©voquĂ© l’arrĂȘt Juventus, dans lequel le tribunal du commerce de Rome a sanctionnĂ© la plateforme Blockeras pour avoir vendu des NFTs associĂ©s au club de la Juventus et Ă  son joueur Bobo Vieri, non seulement au motif de la violation du droit des marques mais Ă©galement au motif que le comportement de Blockeras a Ă©tĂ© jugĂ© dĂ©loyal: il faisait croire Ă  l’existence d’un lien officiel entre la plateforme et le club de la Juventus. Yaniv Benhamou est ensuite revenu sur un thĂšme dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© par Caroline Perriard, Ă  savoir sur le fait que la vente de NFTs n’implique pas le transfert des droits d’auteur. Concernant cet aspect du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, il a mentionnĂ© le fait que le dernier Cryptopunk vendu (4156) l’a Ă©tĂ© pour plusieurs millions de dollars amĂ©ricains, sans transfert de droits d’auteur. Il a Ă©galement Ă©voquĂ© le litige opposant le cinĂ©aste Quentin Tarantino Ă  la sociĂ©tĂ© de production Miramax, concernant des scĂšnes du film «Pulp Fiction» NFTs mintĂ©es par Tarantino sans l’accord de Miramax. Dans cette affaire, le rĂ©alisateur a plaidĂ© qu’il avait conservĂ© certains droits et qu’il avait ajoutĂ© des commentaires audios aux scĂšnes NFTs. Yaniv Benhamou a alors relevĂ© que les incertitudes concernant les droits d’auteur en lien avec les NFTs conduisent de plus en plus de praticiens Ă  inclure par prĂ©caution dans les nouveaux contrats de cession des clauses spĂ©cifiquement relatives aux NFTs, alors mĂȘme qu’ils ignorent s’il y aura crĂ©ation de NFT et donc si ces clauses seront pertinentes. Enfin, Yaniv Benhamou a mentionnĂ© les droits concernant les noms de domaines dĂ©centralisĂ©s, comme les noms de domaine d’Ethereum.ENS (pour «Ethereum Name Services»), qui sont proposĂ©s sous forme de token NFT sur la plateforme Ethereum. Ces NFTs d’un nouveau type s’échangent actuellement Ă  prix d’or sur les marchĂ©s. Selon les derniers chiffres, 301'000 nouvelles demandes d’enregistrement de noms de domaine auraient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es dans les mois prĂ©cĂ©dant le sĂ©minaire, en gĂ©nĂ©ral par des firmes dĂ©sireuses de se rĂ©server les noms de domaine les concernant (par exemple, la compagnie Puma a achetĂ© le nom de domaine «puma.eth» dĂ©but 2022). Juridiquement, en cas d’abus ou d’autres litiges relatifs Ă  ces noms de domaine (par exemple, si un tiers enregistre «nike.eth» ou «LES.eth»), en raison de la nature des NFTs, il est trĂšs difficile de faire valoir ses droits car il est difficile de dĂ©terminer l’identitĂ© de l’acheteur du nom de domaine et de mettre en Ɠuvre des droits sur ces technologies dĂ©centralisĂ©es. En conclusion de ce riche sĂ©minaire, Eric Meier a pu exprimer la position de l’IPI concernant les dĂ©fis posĂ©s par les NFTs dans le domaine du droit des marques. Il a soulignĂ© que l’IPI a pris pleine conscience des problĂ©matiques concernĂ©es: non seulement la classification des produits et services mais Ă©galement les motifs absolus d’exclusion, les questions d’usage et de similaritĂ©. Il a indiquĂ© que la pratique de l’IPI est en dĂ©veloppement sur ces questions d’actualitĂ© et que le comitĂ© d’experts de l’Union de Nice se rĂ©unira dĂ©but mai (du 1er au 5 mai 2023) Ă  l’OMPI Ă  GenĂšve pour discuter de la problĂ©matique de la classification des produits et services en lien avec les NFTs et les biens virtuels. Fussnoten:
1
Ces chiffres se basent sur les affirmations du confĂ©rencier et n’ont pas Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s par l’auteur du prĂ©sent rapport.




Bericht ĂŒber den Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 26. und 27. August 2022
Der diesjĂ€hrige Workshop des Instituts fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) zum Kennzeichenrecht fand traditionsgemĂ€ss in der Kartause Ittingen statt. Geleitet wurde die von ihm auch konzipierte Tagung von Michael Ritscher und Christoph Gasser war fĂŒr die Organisation verantwortlich. Cette annĂ©e, le workshop de l’Institut de la propriĂ©tĂ© industrielle (INGRES) sur le droit des signes distinctifs a eu lieu, comme le veut la tradition, Ă  la Kartause Ittingen. La confĂ©rence a Ă©tĂ© conçue et dirigĂ©e par Michael Ritscher tandis que Christoph Gasser en a assurĂ© l’organisation.
Julia Weber, BLaw, ZĂŒrich. Sebastian Suter, MLaw, ZĂŒrich.
I. Einleitung
In seinem Einleitungsreferat fĂŒhrt Ritscher (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) zunĂ€chst in einer «tour d’horizon» durch die Themen der vorherigen Ittinger Workshops. Das Thema der Verwechslungsgefahr ist nun bereits zum vierten Mal Tagungsthema, woraus zu schliessen ist, dass diesbezĂŒglich schon lange und weiterhin grosser Redebedarf besteht. Auslöser fĂŒr die erneute Wahl der Thematik ist eine Studie von Florent Thouvenin. Die Studie kommt mit empirischen Methoden zu ĂŒberraschenden Ergebnissen, so etwa, dass die Abgrenzung von Verkehrskreisen in der Entscheidungsfindung der Gerichte und im Endergebnis keine erhebliche Rolle spielt. Daraus lĂ€sst sich wiederum die Schlussfolgerung ziehen, dass man die Verkehrskreise entweder abschaffen oder ihnen vermehrt Bedeutung zukommen lassen muss. Ritscher stellt fest, dass bei der Beurteilung des VerhĂ€ltnisses zwischen Markenrecht und Markenwirklichkeit die Empirie eine wichtige Rolle spielt und auch spielen soll. Dabei gilt es die grundlegende Frage zu beantworten, was in den Bereich der Soziologie und was in den Bereich der Juristerei fĂ€llt. Dementsprechend sollten seiner Meinung nach ErfahrungssĂ€tze bekannt, nachprĂŒfbar und nachgewiesen sein, da es sich ansonsten nicht um ErfahrungssĂ€tze, sondern um Spekulationen handelt.
II. Auslegeordnung
JĂŒrg Simon (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) beginnt mit einer Auslegeordnung von 39 Kriterien, die gemĂ€ss Simon vom BGer zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr herbeigezogen werden. Wie diese Kriterien jedoch zu bewerten sind, ist Aufgabe der nachfolgenden Referenten. Er legt dar, dass die Verwechslungsgefahr nach herrschender Lehre eine Rechtsfrage darstellt, obwohl einige Komponenten dem Beweis offenstehen und somit Tatfragen darstellen. Als Beispiel nennt er die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, welche demoskopisch erfasst werden kann. Simon analysiert Schritt fĂŒr Schritt die 39 Kriterien und unterscheidet zwischen der Herleitung der Kriterien von Gesetz, Rechtsprechung, Erfahrungssatz, Dogmatik und Wirklichkeit. Auffallend ist, dass 19 der 39 Kriterien nicht rein normativen Ursprungs sind, sondern anhand von Beobachtungen der Wirklichkeit abgeleitet werden. Diese stehen somit dem Beweis offen, weshalb Simon hinterfragt, ob es sich bei der Verwechslungsgefahr effektiv um eine reine Rechtsfrage handelt.
III. Vorstellung der Studie
Florent Thouvenin (ordentlicher Professor, UniversitĂ€t ZĂŒrich) und Daniel Gerber (Doktorand, UniversitĂ€t Basel) stellen zusammen ihre Studie mit dem Titel «Trademark Opposition Proceedings in Switzerland: An Empirical Study of Legal Reasoning» vor, die sie 2021 zusammen mit Tilmann Altwicker publizierten. Die Forscher setzten sich zum Ziel, anhand eines Datensatzes von 2 456 Entscheiden des IGE, Entscheidungsmuster und relevante Entscheidungsfaktoren zu analysieren, um so Übereinstimmungen und allfĂ€llige Diskrepanzen zwischen der markenrechtlichen Doktrin und den Entscheidungen im Widerspruchsverfahren aufzudecken. Thouvenin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man nicht die Absicht hatte, die Richtigkeit der Rechtsanwendung des IGE zu ĂŒberprĂŒfen, sondern nur allfĂ€llige Diskrepanzen zwischen dem «law in the books» und dem «law in action» aufzudecken. Mit einem eigens dafĂŒr entwickelten Computerprogramm analysierten die Forscher die Entscheide auf 30 Variablen wie bspw. Informationen zu den Parteien und Marken, wie Hinterlegungsdatum oder beanspruchte Waren- bzw. Dienstleistungsklasse, sowie Kriterien, die zur Beurteilung eines Widerspruchs standardmĂ€ssig herangezogen werden. Diese automatisch erfassten Informationen wurden in einem zweiten Schritt von Hilfsassistierenden ĂŒberprĂŒft und nötigenfalls manuell angepasst. Aus den gewonnenen Zahlen liessen sich im Anschluss beispielsweise Aussagen ĂŒber die HĂ€ufigkeit von WidersprĂŒchen nach Waren- und Dienstleistungsklassen oder nach Markenarten treffen, welche die Forscher in ihrer Studie abbilden und versuchen insbesondere vier Hypothesen zu verifizieren. Die erste Hypothese lautet, dass je grösser die Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise ist, umso höher die Rate der zurĂŒckgewiesenen WidersprĂŒche ausfĂ€llt. Die Auswertung der Zahlen zeigt, dass die Unterschiede statistisch kaum wahrnehmbar sind, respektive eine erhöhte Aufmerksamkeit keinen Einfluss auf die Erfolgsrate der WidersprĂŒche hat. Thouvenin wirft deshalb die Frage auf, ob das Kriterium der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise relativiert oder allenfalls sogar aufgegeben werden muss. Die zweite Hypothese lautet, dass je unterscheidungskrĂ€ftiger die Widerspruchsmarke ist, umso höher die Rate der erfolgreichen WidersprĂŒche ausfĂ€llt. Auch diese These konnte nicht bestĂ€tigt werden. Thouvenin stellt fest, dass Unterscheidungskraft und Schutzbereich weitestgehend korrelieren. Als möglichen ErklĂ€rungsansatz nennt Thouvenin, dass bekanntere Marken möglicherweise aggressiver verteidigt werden, weshalb es auch in heiklen FĂ€llen zu Widerspruchsverfahren und somit auch zu mehr Abweisungen kommen könnte. Als drittes nahm sich das Forschungsteam der Doktrin an, dass bei Wortmarken die Verwechslungsgefahr hĂ€ufiger bejaht wird, wenn Wortanfang und/oder -ende von Widerspruchsmarke und angegriffener Marke ĂŒbereinstimmen. Diese These konnte im Grundsatz bestĂ€tigt werden. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Rate der erfolgreichen WidersprĂŒche signifikant ansteigt, wenn der erste oder der letzte Buchstabe der beiden Marken ĂŒbereinstimmen. Übereinstimmungen bei weiteren Buchstaben des Wortanfangs und/oder -endes haben gemĂ€ss der Studie jedoch keinen signifikanten Einfluss auf den Erfolg des Widerspruchs. Als vierte und letzte Hypothese ĂŒberprĂŒfte das Forscherteam, ob Wortmarken in einem Widerspruchsverfahren öfter obsiegen als andere Markenarten. Auch diese These konnte bestĂ€tigt werden. Die Zahlen zeigen, dass die Erfolgsrate bei Wortmarken tatsĂ€chlich am höchsten ist, insb. wenn gegen eine andere Wortmarke vorgegangen wird. Thouvenin folgert daraus, dass je abstrakter eine (Wort-)Marke ist, umso grösser auch deren Erfolgschance ist; umgekehrt nimmt er an, dass je mehr kombinierte Elemente eine Marke aufweist, desto kleiner deren Schutzbereich wird. Aus dem Publikum kommen diverse Fragen zur Methodik und zum Studienaufbau. Simon möchte wissen, ob man bei der Frage, ob tatsĂ€chlich die Übereinstimmung des Wortanfangs relevant ist, berĂŒcksichtigt hat, ob es sich beim ersten Buchstaben um einen Vokal oder ein Konsonant handelt. Gerber verneint. Thouvenin merkt an, dass man gerne das Wortbild analysiert hĂ€tte, dazu jedoch noch keine technische Lösung gefunden hat. Bechtold fragt nach Selektionseffekten und KausalitĂ€tsproblemen, welche bei solchen empirischen Analysen auftreten können. Gerber erklĂ€rt, dass man sich dessen bewusst war, es allerdings nicht gesondert habe berĂŒcksichtigen können.
IV. Die Verkehrskreise: Theorie und Praxis
Raphael Nusser (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) beginnt sein Referat mit der Feststellung, dass bei der Bestimmung der Verkehrskreise grösstenteils unstrukturiert vorgegangen werde. Zur Historie der Verkehrskreise fĂŒhrt Nusser aus, dass das BGer bereits im Jahr 1881 zwischen «Sachkennern» und dem «Publikum» (BGE 7 I 380 ff. E. 4, «liegender Tiger») unterschieden hat. Der Ausdruck der Verkehrskreise hat sich in der Rechtsprechung des BGers in den 1930er-Jahren etabliert und wurde lange Zeit uneinheitlich verwendet. Beispielsweise war im Entscheid «Kamillosan» (BGE 122 III 382 ff. E. 1) lediglich von einem unbestimmten «Publikum» die Rede. Im Entscheid «Fructa/Fructaid» (BVGer B-7934/2007) stellte man hingegen auf die «beidseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen» ab und im Fall «Levane/Levact» (BVGer B-4070/2007) war der Nachfragekreise der Verletzermarke massgeblich. Nusser schliesst daraus, dass bei dieser Entwicklung in der Rechtsprechung die Theorie die Praxis massgeblich beeinflusst hat. Seiner Meinung nach handelt es sich beim Verkehrskreis «Endabnehmer der Ă€lteren Marke» um eine fixe, normative Beurteilungsmenge, was sich informationsrechtlich (Marke als kodifizierte Information) und ökonomisch (Umsatzeinbussen durch Fehlzurechnung von Produkten) rechtfertigen lĂ€sst. Nusser fĂ€hrt mit der Individualisierung der Endabnehmerkreise fort. Er stellt fest, dass es sich um eine etablierte Spruchpraxis handelt, wonach die Individualisierung der Endabnehmerkreise eine Rechtsfrage darstellt. Ebenfalls unbestritten ist, dass man von zwei normativen Beurteilungsmengen ausgeht: dem Durchschnittskonsumenten und den Fachkreisen. Es findet eine normativ-objektivierte Individualisierung der Endabnehmerkreise gestĂŒtzt auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis statt. Der Rechtsfragecharakter verunmöglicht gleichzeitig aber auch eine tatsĂ€chliche BeweisfĂŒhrung. Es stellt sich deshalb die Frage, wie die Verkehrskreise individualisiert werden. Mögliche Rechtsanwendungshilfen sind gemĂ€ss Nusser qualifizierte ErfahrungssĂ€tze, allgemeine Lebenserfahrung, richterliches Erfahrungswissen («case law») und offenkundige Tatsachen. Innerhalb der jeweiligen Abnehmerkreise gibt es Teilmengen. Bei absoluten AusschlussgrĂŒnden ist eine geteilte Verkehrsauffassung innerhalb der individualisierten Endabnehmerkreise möglich. Eine geteilte Verkehrsauffassung ist jedoch nur zwischen «Fachkreisen» und «Durchschnittskonsumenten», nicht aber innerhalb der jeweiligen Gruppen «Durchschnittskonsumenten» oder «Fachkreisen» möglich. Hingegen wir bei der PrĂŒfung der Verwechslungsgefahr auf die einheitliche und damit ungeteilte Verkehrsauffassung innerhalb eines Endabnehmerkreises abgestellt. Nusser folgert daraus, dass die Rechtsprechung im vergangenen Jahrzehnt an Kontur und Systematik dazugewonnen hat, was zu erhöhter Voraussehbarkeit und Rechtssicherheit gefĂŒhrt hat. Dabei ist er der Meinung, dass vordefinierte normative Leitbilder eine bessere Struktur und Orientierung fĂŒr die Ist-Kennzeichenbeurteilung schaffen. Es ergeben sich aber weitergehende Frage- und Problemstellungen. Beispielsweise wurde aus dem Publikum die Frage aufgeworfen, ob die Verkehrskreise ĂŒberhaupt individualisiert werden mĂŒssen oder ob «normative Floskeln» reichen wĂŒrden. Zudem wĂŒrde das IGE den Oberbegriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis grosse Bedeutung beimessen, was zu ĂŒberschiessenden AbwehransprĂŒchen fĂŒhren könne. Zuletzt wird die Frage angesprochen, ob «Ist»-Verkehrskreise und die «Ist»-Verkehrsauffassung massgeblich sind, oder ob nicht vielmehr auf eine «abstrakte PrĂŒfungsart» (d.h. einer «Soll»-Verkehrsauffassung) abgestellt werden mĂŒsste.
V. Die Wahrnehmung der Verkehrskreise in der modernen, digitalen Welt
Senta Bingener (DPMA, MĂŒnchen) setzt sich in ihrem Vortrag mit der Wahrnehmung der Verkehrskreise in der modernen, digitalen Welt auseinander. Bingener fĂŒhrt aus, dass die prognostizierte Wahrnehmung des von den beanspruchten Produkten angesprochenen Verkehrskreises die zentrale Grösse fĂŒr die meisten Fragestellungen im Markenrecht ist. Dabei wird auf das VerstĂ€ndnis der Adressaten abgestellt. Das VerstĂ€ndnis hĂ€ngt jedoch von einer vorgelagerten Frage ab, nĂ€mlich nach der Wahrnehmung des jeweiligen Adressaten. Nach dem zentralen Verbraucherleitbild des EuGH kommt es fĂŒr die Bewertung massgeblich auf die Auffassung der Kunstfigur des «normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstĂ€ndigen Durchschnittsverbrauchers der Produkte» an. Dieses Bild ist jedoch stark im Wandel. TatsĂ€chlich handelt es sich gemĂ€ss Bingener dabei immer mehr um einen Online-Konsumenten. 2021 nutzten 88% der ĂŒber 14-jĂ€hrigen Smartphones und mehr als 70% shoppten online, weshalb sie von einem «Aussterben der Offline-Shopper» spricht. Wer jedoch zu den massgeblichen Verkehrskreisen zĂ€hlt, wird oft mit tradierten RechtsgrundsĂ€tzen und ErfahrungssĂ€tzen der Rechtsprechung eruiert. Bingener wirft die Frage auf, ob diese RechtsgrundsĂ€tze und ErfahrungssĂ€tze ĂŒberhaupt noch zur aktuellen RealitĂ€t passen, denn sie gelten seit Jahrzehnten weitgehend unverĂ€ndert, wĂ€hrend sich die KonsumrealitĂ€t in der digitalen Welt massiv verĂ€ndert hat. Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise, insbesondere durch die OmniprĂ€senz smarter GerĂ€te und der kĂŒnstlichen Intelligenz (KI). Smartphones ermöglichen uns eine stĂ€ndige Recherche und Informationsgewinnung und bauen die begrenzte MerkfĂ€higkeit des Menschen aus. Als weiterer Faktor kommt hinzu, dass unsere Suchergebnisse der Onlinerecherchen und damit die angezeigten Ergebnisse bereits durch integrierte Algorithmen und die KI dahinter beeinflusst werden. Der «Blick in die Welt» des einzelnen Durchschnittsverbrauchers wird bereits durch Algorithmen und KI gelenkt und gefiltert wodurch eine individuelle, auf den Verbraucher zugeschnittene «RealitĂ€t» geschaffen wird. Um nun die Wahrnehmung des Verkehrs fĂŒr eine markenrechtliche Bewertung zu simulieren, greifen auch die Behörden, Gerichte und Beteiligten auf die digitalen Mittel zurĂŒck. Dabei erachtet es Bingener als problematisch, dass jeder online gewonnene Eindruck der Verkehrswahrnehmung unerkennbar hoch individualisiert und nur noch wenig objektiv ist. Bingener folgert daraus, dass eine nicht unerhebliche Diskrepanz zwischen den bisher gĂ€ngigen Tatsachenfeststellungen zur Wahrnehmung der Verkehrskreise – oftmals auf Basis von ErfahrungssĂ€tzen – und der inzwischen digitalisierten Konsumwelt besteht. Sie fordert dementsprechend eine Korrektur der ErfahrungssĂ€tze. Zudem stellt Bingener in Frage, dass die markenrechtlichen GrundsĂ€tze auch fĂŒr eine durch KI beeinflusste Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers noch passen, und wirft die Frage auf, ob die markenrechtlichen GrundsĂ€tze an die neue RealitĂ€t angepasst werden mĂŒssen.
VI. Die Relevanz der Verkehrskreise im Unionsrecht
Alexander von MĂŒhlendahl (Rechtsanwalt, MĂŒnchen) analysiert in seinem Beitrag die Relevanz der Verkehrskreise fĂŒr die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Unionsrecht. Von MĂŒhlendahl erklĂ€rt, dass die stĂ€ndige Rechtsprechung zwar von einem quasi-normativen europĂ€ischen Verbraucherbegriff ausgeht, dieser in der RealitĂ€t aber in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU, basierend auf den (fehlenden) Sprachkenntnissen des Durchschnittsverbraucher, stark unterschiedlich ausfĂ€llt. Wie sich dieser EU-Durchschnittsverbraucher entwickelt hat, zeigt von MĂŒhlendahl anhand von wegweisenden Urteilen des EuGH auf. Anhand des Urteils «6-Korn – 10 Frische Eier» (EuGH vom 16. Juli 1998, C-210/96) erlĂ€utert er, wie das Gericht den Begriff des «durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstĂ€ndigen Durchschnittsverbrauchers» einfĂŒhrte und bereits ein gewisser Widerstand gegen die EinfĂŒhrung von fixen Prozentschwellen zu erkennen gab. Im Entscheid LLOYD (WBM) ./. Loint’s (EuGH vom 22. Juni 1999, C-342/97) hielt der Gerichtshof fest, dass die Aufmerksamkeit der Durchschnittsverbraucher je nach Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann und konkretisierte somit den Begriff der Verkehrskreise. Im Übrigen hielt das Gericht in diesem Entscheid auch fest, dass es zur Bejahung der Verwechslungsgefahr bei zwei kollidierenden EU-Marken ausreicht, dass irgendwo in der EU Verwechslungsgefahr besteht. Mit selbem Entscheid stellte der EuGH zudem fest, dass je grösser die Ähnlichkeit der erfassten Waren und Dienstleistungen und je stĂ€rker die Kennzeichnungskraft der Ă€lteren Marke ist, desto wahrscheinlicher auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen angenommen werden kann. Allein der RĂŒckgriff auf bestimmte ProzentsĂ€tze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen lĂ€sst noch keine RĂŒckschlĂŒsse darauf zu, ob eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt. Das Gericht hielt weiter fest, dass fĂŒr die Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend ist, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der konkreten Waren oder Dienstleistungen wirkt. Dabei ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstĂ€ndigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich ausfĂ€llt. Den Massstab fĂŒr die Feststellung, ob eine Marke «bekannt» ist, legt von MĂŒhlendahl anhand des Urteils CHEVY for Automobile vs. CHEVY (EuGH vom 14. September 1999, C-375/97), dar. Der EuGH hielt in diesem Entscheid erstmals fest, dass «eine eingetragene Marke, um in den Genuss eines auf nichtĂ€hnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterten Schutzes zu kommen, einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein muss, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist». Dabei genĂŒgt es, wenn dies in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets der Fall ist. Im Urteil Armacell Enterprise GmbH vs. HABM/EUIPO (EuGH vom 18. September 2008, C-514/06 P), so von MĂŒhlendahl, erkennt man die Konsequenzen der Einheitlichkeit der Unionsmarke fĂŒr die Verwechslungsgefahr. Das Gericht hielt darin fest, dass die Unionsmarke grundsĂ€tzlich eine einheitliche Wirkung in der gesamten Union erzielen soll. Daraus folgt, dass die Eintragung einer Marke aufgrund vorbestehender Drittrechte nur verweigert werden kann, wenn die Verwechslungsgefahr in allen Mitgliedstaaten und in allen Sprechregionen gegeben ist. Ein Gericht ist deshalb nicht gehalten die Verwechslungsgefahr aus der Perspektive der englischsprechenden Bevölkerung zu betrachten, sondern muss ein Zeichen auch aus der Perspektive des nicht-englischsprechenden Teils der Unionsbevölkerung beurteilen. In seinem «Webshipping»-Urteil (EuGH vom 12 April 2011, C-235/09) hob der EuGH die Einheitlichkeit der Unionsmarke grösstenteils wieder auf. Das Gericht bejahte, dass ein Verbot basierend auf einer Unionsmarke fĂŒr die gesamte Union gilt, wobei grundsĂ€tzlich nur jene Benutzungen verboten werden können, welche die Markenfunktion beeintrĂ€chtigen. Handlungen eines Beklagten, dessen Benutzung der Marke die Funktion der Gemeinschaftsmarke nicht beeintrĂ€chtige, können nicht Gegenstand eines Verbots sein. Deshalb muss ein Gericht, das ein Verbot ausspricht, dieses in seiner territorialen Reichweite begrenzen, wenn es feststellt, dass die Benutzung des fraglichen Zeichens insb. aus sprachlichen GrĂŒnden die Funktion der Marke in einem Teil des Unionsgebiets nicht beeintrĂ€chtigt oder nicht beeintrĂ€chtigen kann. Zusammenfassend lĂ€sst sich festhalten, dass zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung des «durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstĂ€ndigen Durchschnittsverbrauchers» der konkreten Waren und/oder Dienstleistungen abzustellen ist. Zur Bejahung der Verwechslungsgefahr reicht es aus, wenn die Verwechslungsgefahr nur in einem Teil der EuropĂ€ischen Union besteht. Dabei kommt den Sprachkenntnissen in den verschiedenen Mitgliedstaaten grosse Bedeutung zu.
VII. Handlungsbedarf aus der Sicht des IGE?
Olivier Veluz (IGE, Bern) geht der Frage nach, ob aufgrund der Erkenntnisse der Studie von Thouvenin et al. auch Handlungsbedarf beim IGE besteht. Dazu fasst er die vier fĂŒr ihn zentralen Schlussfolgerungen der Studie von Thouvenin zusammen und nimmt dazu Stellung. Die erste Schlussfolgerung spricht die möglichen Auswirkungen der Formulierung des Widerspruchformulars auf die erhebliche Anzahl von teilweise gutgeheissenen WidersprĂŒchen an. Dies ist nach Thouvenin darauf zurĂŒckzufĂŒhren, dass die Widersprechenden meist vollumfĂ€ngliche, und nicht teilweise WidersprĂŒche einreichen wĂŒrden. Thouvenin fĂŒhrt dies darauf zurĂŒck, dass das Formular des IGE nicht zwischen Voll- und TeilwidersprĂŒchen unterscheidet und ein Teilwiderspruch aufwendiger ist, da die angefochtenen Waren und Dienstleistungen aufgelistet werden mĂŒssen. Veluz hĂ€lt dagegen, dass die Verwendung des Formulars fakultativ ist und nur teilweise erfolgt. Er stimmt jedoch zu, dass die WiderspruchsgebĂŒhr pauschal erhoben wird und der vollumfĂ€ngliche Widerspruch deshalb, zumindest fĂŒr Laien attraktiv(er) erscheint. Nach der zweiten behandelten Erkenntnis von Thouvenin hat der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer einen geringen Einfluss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und letztendlich keinen wesentlichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens. Dazu bemerkt Veluz, dass es sich beim Aufmerksamkeitsgrad nur um eines der Kriterien handelt, die es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berĂŒcksichtigen gilt. Die Verwechslungsgefahr hĂ€ngt auch vom Grad der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke ab. Das IGE prĂŒft die Aufmerksamkeit der Abnehmer lediglich im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Der Schutzumfang hĂ€nge dabei von den Abnehmern der Widerspruchsmarke ab. Die Studie von Thouvenin kommt weiter zum Schluss, dass bei der Beurteilung der ZeichenĂ€hnlichkeit ein Unterschied zwischen Praxis und Lehre besteht. Beispielsweise ist die Bedeutung eines Ă€hnlichen Wortanfangs und Wortendes bei der Beurteilung der ZeichenĂ€hnlichkeit gemĂ€ss Studie beschrĂ€nkt. Diese Feststellung Ă€ndert jedoch gemĂ€ss Veluz nichts daran, dass die Übereinstimmung des Wortanfangs und -endes weiterhin eines der massgeblichen Kriterien fĂŒr die Beurteilung der Ähnlichkeit bleibt. Er fĂŒgt zudem an, dass die PrĂŒfung der ZeichenĂ€hnlichkeit nicht nach einer rein schematischen PrĂŒfung erfolgt, sondern der Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens massgeblich bleibt. GemĂ€ss der letzten von Veluz besprochenen Erkenntnis von Thouvenin sind die Erfolgsaussichten von WidersprĂŒchen zwischen Wortmarken weitaus grösser als bei kombinierten Marken, Bildmarken oder anderen Markentypen. Veluz stimmt dieser Erkenntnis zu und fĂŒhrt aus, dass bei der Bildmarke kein Schutz eines abstrakten Motivs besteht, zudem tendiert die jĂŒngste Rechtsprechung dazu, den Schutzbereich von Bildmarken zu schwĂ€chen. Zu den anderen Markentypen bestehe sehr wenig Praxis. Veluz fĂŒhrt weiter aus, dass es beim IGE zu einer Digitalisierung kommt. Es ist nĂ€mlich vorgesehen, dass das E-Komm durch einen Online-Service ersetzt wird. Ein Zeitplan ist noch nicht festgelegt. Zum Thema KI erlĂ€utert Veluz, dass das IGE noch nicht an der Einbeziehung von KI in seine Prozesse arbeitet, es jedoch die BemĂŒhungen anderer Behörden verfolgt.
VIII. Die Relevanz der Verkehrskreise vor den Schweizer Gerichten
Matthias Leemann (Bundesgericht, Lausanne) beginnt seinen Beitrag mit der Frage nach der Relevanz der Verkehrskreise ausserhalb des Widerspruchsverfahren. Danach geht Daniel Schwander (Oberrichter HGer ZĂŒrich) auf vier Entscheide des BGer ein. Wie bereits zuvor Nusser zeigt Leemann erneut, dass die Verkehrskreise im Fall «liegender Tiger» (BGE 7 I 380 ff.) ein erstes Mal vom BGer aufgegriffen wurden. Das Gericht entschied damals, dass in erster Linie der Gesamteindruck der beiden kollidierenden Marken entscheidend ist, die sich nicht bloss an «Sachkenner», sondern auch an das «Publikum» richten. In der aktuelleren Rechtsprechung des BGer sind die Verkehrskreise, gemĂ€ss Leemann, beispielsweise beim absoluten Ausschlussgrund der Sittenwidrigkeit von grosser Bedeutung. Dies zeigt sich beispielsweise im Urteil «Madonna» (BGE 136 III 474 ff.), in dem das Gericht zum Schluss kommt, dass bei der Beurteilung der Verkehrsreise nicht auf sĂ€mtliche Endabnehmer abzustellen ist, sondern auf den engen Verkehrskreis der «katholische[n] Christen im italienischsprachigen Teil der Schweiz». Generell prĂŒft das BGer gemĂ€ss Leemann frei, wie der massgebende Adressatenkreis fĂŒr die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist, wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen, und ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Im Urteil «Kamillosan» (BGE 122 III 382 ff.) wird beispielsweise auf die Beurteilungskriterien der ZeichenĂ€hnlichkeit, der ProduktĂ€hnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Ă€lteren Marke abgestellt. Ausschlaggebend ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Ă€lteren Marke, nicht die tatsĂ€chliche Positionierung der Ware auf dem Markt. Die angesprochenen Verkehrskreise bestimmen somit die Aufmerksamkeit, den Informationsstand und letztlich das Unterscheidungsvermögen der Abnehmer. Die Aufmerksamkeit variiert je nach Produkt, weshalb beispielsweise bei einem Massenartikel des tĂ€glichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, was sich ebenfalls am Urteil «Kamillosan» zeigen lĂ€sst. Zusammenfassend hĂ€lt Leemann fest, dass die praktische Relevanz der Verkehrskreise bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr schwer einzuschĂ€tzen ist und lediglich eine von mehreren Variablen darstellt. Schwander stellte in einem zweiten Teil die Entscheide «Armani-Adler» (BGer 4A_651/2018), «Tellco/Tell» (BGer 4A_28/2021), «Canti/Cantique» (BGer 4A_178/2021) und «Tecton/Dekton» (BGer 4A_510/2018) vor, in denen sich das BGer in den letzten Jahren intensiv mit der Thematik der Verkehrskreisen befasst hat. Zur Versinnbildlichung der Relevanz der Aufmerksamkeit erklĂ€rt Schwander, dass die Aufmerksamkeit als eine Art «Brille» zu verstehen ist, die man aufsetzen muss, bevor die restlichen Parameter beurteilt werden können. Im Entscheid «Armani-Adler» stellt das BGer fĂŒr die Nachfrage von Uhren auf Verkehrskreise mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit ab, will aber nicht danach unterscheiden, ob teure oder billige Uhren nachgefragt werden. Weil Uhren grundsĂ€tzlich immer mit einer gewissen Sorgfalt, d.h. leicht erhöhter Aufmerksamkeit, nachgefragt werden, sind gemĂ€ss BGer auch die zu beurteilenden Adlersymbole unterschiedlich genug. Im Entscheid «Tellco/Tell» geht das BGer ebenfalls von einer erhöhten Aufmerksamkeit aus, welche die angesprochenen Verkehrskreise bei der Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen an den Tag legen. Die Verwechslungsgefahr wurde im konkreten Fall verneint. Im Fall «Canti/Cantique» kommt das BGer zu einem etwas ambivalenten Resultat, wenn es einerseits feststellt, dass es sich bei Wein um ein Massenprodukt handelt, gleichzeitig aber auch festhĂ€lt, dass in diesem Warensegment ein grosses Expertentum besteht. Aufgrund dieser Mischung stellt das BGer auf eine mittlere Aufmerksamkeit der Verkehrskreise ab und verneint auch in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen. Im Fall «Tecton/Dekton» stellt das BGer auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise im Bereich Bauwirtschaft und Abdeckungsmaterialien ab. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit bejaht das BGer insbesondere aufgrund der hohen ZeichenĂ€hnlichkeit die Verwechslungsgefahr.
IX. Diskussion
Abschliessend findet eine Diskussion unter der Leitung von Ritscher, einerseits zur Relevanz der Verkehrskreise, andererseits zur Nutzung empirischer Methoden bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, statt. Ritscher spricht zu Beginn der Diskussion die gute Zusammenarbeit zwischen dem IGE und INGRES an. Thouvenin wiederholt an dieser Stelle, dass die im Rahmen der Studie erhobenen Erkenntnisse keine Kritik an der Arbeitsweise des IGE darstellen. Vielmehr sollen die Studie und die gewonnenen Erkenntnisse dazu genutzt werden, lang tradierte ErfahrungssĂ€tze zu hinterfragen und eine AnnĂ€herung der Theorie an die Wirklichkeit mittels empirischer Methoden sicherzustellen. Thouvenin erwĂ€hnt eine weitere Studie, die den Fokus auf die Unionsmarke legt und zu Ă€hnlichen Ergebnissen kommt, wie die von ihm vorgestellte Studie, nĂ€mlich, dass der Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise keine bzw. nur geringe Bedeutung zukommt. Dies erscheint zwar widersprĂŒchlich, da die Aufmerksamkeit auch die Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise mitdefiniert. Die Wahl der Perspektive scheint jedoch irrelevant fĂŒr das Endergebnis zu sein. Ritscher bemerkt in diesem Zusammenhang, dass dies auch eine Frage der Methodenehrlichkeit ist. Bingener wendet ein, dass die reine ErwĂ€hnung der Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise in einem Urteil nicht per se etwas darĂŒber aussagt, wie stark diese vom Gericht ĂŒberprĂŒft und bei der Urteilsfindung berĂŒcksichtigt wird. Stefan Bechtold stimmt zu, dass die Übernahme von Textbausteinen bei einer solchen Art von Studie ein Problem darstellen kann. Er hĂ€lt fest, dass es zwar AnsĂ€tze gibt, dieser Problematik im Rahmen der Studienerarbeitung zu begegnen. So lĂ€sst bspw. die LĂ€nge des Textbausteins durchaus SchlĂŒsse darĂŒber zu, in welcher Tiefe eine Frage behandelt wurde. Diese Arbeit sei jedoch sehr aufwendig. Kai Schmidt-Hern weist darauf hin, dass wenn die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise durch die Gerichte als hoch eingestuft wird, eine Verwechslungsgefahr nur noch selten angenommen wird. Ritscher fĂŒhrt aus, dass genau darin einer der GrĂŒnde liegt, weshalb der Fall «Kamillosan» so revolutionĂ€r gewesen ist. Je bekannter nĂ€mlich eine Marke ist, desto weniger unterliege das Publikum einer Verwechslung. Man hat demnach versucht, lauterkeitsrechtlich zu argumentieren und entwickelte die Unterscheidung von unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr. Unterdessen wird gemĂ€ss Ritscher jedoch zu schnell auf die mittelbare Verwechslungsgefahr geschlossen. Thouvenin merkte an, dass im Bereich der Anfangs- und Endbuchstaben der Bedarf besteht, diese Frage nochmals mit höheren Fallzahlen zu erhĂ€rten. Falls man aber wiederum zum gleichen Schluss kommen wĂŒrde, so mĂŒsste sich dies auch in der Lehre und Rechtsprechung reflektieren. Bechtold weist auf eine parallele Entwicklung zum Kartellrecht hin, wo die Bedeutung der Ökonomie stark zugenommen hat. Fraglich bleibt jedoch, wohin die Hinterfragung der ErfahrungssĂ€tze fĂŒhrt und ob dies schliesslich zur Auflösung des Rechtsgebiets hin zu einer rein ökonomischen Analyse fĂŒhrt. Er ist der Meinung, dass die Vorhersehbarkeit und damit die Rechtssicherheit nicht verbessert wird, sondern es schliesslich darauf ankommt, wer die Beweislast trĂ€gt. Diese Überlegungen laufen wiederum auf die anfĂ€ngliche Frage zurĂŒck, was Rechtsfrage und was Tatfrage ist. Anne Niedermann (Institut fĂŒr Demoskopie Allensbach) bestĂ€tigt, dass beim Zugang der Empirie zu Fragen der Verwechslungsgefahr durchaus gute wissenschaftliche Methoden zur VerfĂŒgung stehen. Bingener gibt allerdings zu bedenken, dass diese Methoden den Ämtern nicht zugĂ€nglich sind und sich viele Einzelanmelder diese aufwendigen empirischen AbklĂ€rungen nicht leisten können. Thouvenin stimmt diesem Argument zu, weist aber ausdrĂŒcklich darauf hin, dass aus diesem Grund die ErfahrungssĂ€tze an die Empirie angepasst werden mĂŒssen. Ritscher bemerkt abschliessend, dass man die Frage der Verwechslungsgefahr nicht zu stark auf die Tatsachenebene behandeln sollte, da der Schutzbereich darunter leidet. Die Marke sollte letztlich den Schutz bekommen, den sie verdient.
X. BerĂŒcksichtigung der BegleitumstĂ€nde der Markenverwendung
Kai Schmidt-Hern (Rechtsanwalt, Berlin) hĂ€lt im Rahmen der Diskussionsrunde einen kurzen Vortrag zur BerĂŒcksichtigung der BegleitumstĂ€nde in der Markenverwendung in der BGH-Rechtsprechung, der EuGH-Rechtsprechung und der Rezeption des EuGH durch den BGH. Schmidt-Hern wirft die Frage auf, ob zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch das «PrĂ€sentationsumfeld» rund um die verwendete Marke uneingeschrĂ€nkt relevant ist. Anhand einiger Entscheide des BGH (darunter «Pralinenform» (GRUR 2007, 780) und «Internetversteigerung» (GRUR 2004, 780)) zeigt er die Argumentation des BGH auf, wonach es auf die abstrakte Gefahr der Verwechslung von Zeichen ankommt, und nicht auf klĂ€rende Hinweise oder andere UmstĂ€nde in der konkreten Situation. Der EuGH hĂ€lt im Fall «Puma/Sabel» (EuGH vom 11. November 1997, C-251/95) fest, dass die Verwechslungsgefahr unter BerĂŒcksichtigung aller UmstĂ€nde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist. Seit «L’OrĂ©al/Bellure» (GRUR 2009, 756) fordert der EuGH bei DoppelidentitĂ€t zusĂ€tzlich, dass im konkreten Fall die Herkunftsfunktion oder andere Markenfunktionen beeintrĂ€chtigt werden. Damit öffnet der EuGH den immaterialgĂŒterrechtlich geprĂ€gten Verletzungstatbestand der DoppelidentitĂ€t fĂŒr eine lauterkeitsrechtlich geprĂ€gte Betrachtung des Einzelfalls. Im Urteil «Google France» (EuGH vom 23. MĂ€rz 2010) wurde eine Verwechslungsgefahr bei DoppelidentitĂ€t nur bei einer FunktionsbeeintrĂ€chtigung angenommen. Das PrĂ€sentationsumfeld wird somit berĂŒcksichtigt. Diese Rechtsprechung wurde auch durch den BGH aufgenommen («Damen-Hose MO», GRUR 2019, 1289).




Report on the AI&IP conference in Zurich on 9 June to 11 June 2022
Der Einsatz von KI-Systemen ist zunehmend verbreitet und weitreichend; daher ist es an der Zeit, dass sich das IP-System weiterentwickelt und auf die Herausforderungen durch KI reagiert. Das Zentrum fĂŒr ImmaterialgĂŒter- und Wettbewerbsrecht (CIPCO) der UniversitĂ€t ZĂŒrich und das Eidgenössische Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) arbeiten in einem langfristigen Projekt zum Thema kĂŒnstliche Intelligenz und geistiges Eigentum zusammen. Nach mehreren Online-Workshops mit Experten zu verschiedenen Bereichen von KI und geistigem Eigentum wurde im Juni 2022 eine interdisziplinĂ€re Konferenz an der UniversitĂ€t ZĂŒrich durchgefĂŒhrt. Juristen, Vertreter verschiedener Ämter fĂŒr Geistiges Eigentum, Akademiker und Industrievertreter diskutierten eine grosse Bandbreite von Aspekten im Schnittfeld von KI und ImmaterialgĂŒterrecht. Le recours Ă  des systĂšmes d’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus rĂ©pandu et Ă©tendu; il est donc temps que le systĂšme de propriĂ©tĂ© intellectuelle (PI) Ă©volue et qu’il rĂ©agisse aux dĂ©fis posĂ©s par l’IA. Le Center for Intellectual Property and Competition Law (CIPCO) de l’UniversitĂ© de Zurich et l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) collaborent dans le cadre d’un projet Ă  long terme dĂ©diĂ© au thĂšme de l’IA et de la PI. AprĂšs plusieurs ateliers en ligne organisĂ©s avec des experts et consacrĂ©s Ă  divers aspects de l’IA et de la PI, une confĂ©rence interdisciplinaire s’est tenue Ă  l’UniversitĂ© de Zurich en juin 2022. Elle a rĂ©uni des juristes, des reprĂ©sentants de plusieurs offices de PI, des universitaires et des reprĂ©sentants de l’industrie; ils ont abordĂ© un large Ă©ventail de questions qui se posent au carrefour de l’IA et du droit des biens immatĂ©riels. The use of AI systems is increasingly widespread and far-reaching. Hence, it is time for the IP system to develop a response to the challenges AI presents. Zurich University’s Center for Intellectual Property and Competition Law (CIPCO) and the Federal Institute of Intellectual Property (IPI) collaborate in a long-term project on artificial intelligence and intellectual property law. After initial deskwork and several online workshops with experts in the field, an interdisciplinary conference was held at the University of Zurich in June 2022. Lawyers, representatives of IPOs, academics and industry representatives discussed different aspects of artificial intelligence in the context of IP.
Rena Schmid, MSc Economics, Economic Intern in the Swiss Federal Institute of Intellectual Property. The english translation of the lead is included on Swisslex and legalis only.
I. Introduction
Felix Addor​1 underlined that the IPI is aware that AI, whose potential will soon be greatly increased by next generation chips and quantum computing, could transform the way humans create and invent. This has the potential to challenge not only many basic concepts of intellectual property (IP) law, but also the role and importance of IP in new commercialization schemes and business models. On the national level, the IPI wants to ensure that Swiss IP law remains beneficial to creators, innovators and society as a whole. Therefore, the IPI is not only active in keeping the national IP law up to date but it also tries to look ahead. On the international level, the IPI engages as a discussion initiator and bridge builder. The aim of this engagement are comprehensive and harmonised solutions for the relevant IP and AI issues, achieved in a timely manner. Such solutions must be pragmatic and supportive of research, creation, innovation and society. Prof. Peter G. Picht​2 gave an overview of the current discourse in AI and IP. He explained that AI has – limited as the capacities of today’s systems may still be – developed from a more theoretical concept that engages academic discussion into an operational technology which drives business models and requires appropriate reactions from lawmakers, legal counsel and the courts. While the discussion on whether AI systems qualify as inventors or creators is particularly conspicuous at present, other issues deserve attention as well. To whom should, for instance, IP rights be assigned – especially with a view to the economics underlying the IP system – that result from output independently generated by AI? How can IP law, data (protection) law, and contract law be integrated into a coherent legal framework that fosters AI-related innovation without neglecting other, legitimate concerns? And which role can the legal framework for AI and IP play in securing the competitiveness of European economies? In the view of Mr Picht, these challenges can best be addressed through a collaboration between key, proactive stakeholders, such as in the framework of this conference.
II. The role of IP for business in an AI context
Beat Weibel​3 presented industry perspectives on artificial intelligence (AI) and intellectual property (IP), highlighting the impact of AI systems on the evolving digital ecosystem and their transformative effect on business models. He explained that companies cannot master all aspects of this technology, hence both collaboration and division of labour can be observed among industry players in this field. IP-related problems in the industry arise mainly in relation to AI-generated inventions and less frequently regarding AI as a tool for innovation. Mr Weibel proposed extending the term â€činventorâ€ș to include legal persons. Mr Weibel believes that IP protection is essential in the field of AI. He does not consider trade secrets as an equivalent alternative to IP rights because trade secrets are an obstacle to knowledge transfer and may slow down innovation. Furthermore, advancing AI systems could increasingly be used to unveil trade secrets (e.g. through software decompilation), thereby devaluation trade secret protection. Generative foundation models, i.e. AI systems that generate new, specialised AI models, are a particular challenge for IP protection strategies as they engender an overlap of the protection rules for data, AI systems as such, and their output. Other participants, such as Alessandro Curioni​4 from IBM and Peter R. Thomsen​5 from Novartis, supported this view. Business strategies for AI and IP are also influenced by «non-IP»regulations, such as data protection and access provisions. There are great differences between jurisdictions in these fields. For example, some countries allow for â€čutility patentsâ€ș to protect AI systems while others do not have this type of IP rights. Likewise, access to data, as a key prerequisite for generating value from AI systems, varies between industrial sectors and jurisdictions. However, Kate Gaudry​6 and Trina Ha​7 pointed out that there is – across sectors and jurisdictions – a substantial gap between small businesses, which struggle with data access, and large companies, which generate valuable data through their business operations. In consequence, industry representatives called for an international harmonisation of data access that, however, respects appropriate IP protection.
III. Patent law
1. DABUS case
Ryan Abbott​8 described that patents have been issued for AI-generated inventions since at least the 1980 s and that, in his view, AI is (or will very soon be) more inventive than humans. However, the current patent system requires the designation of at least one human inventor in any patent application. He proposes to change this formal requirement by allowing the applicant to name an AI system as inventor in a patent application. He argues that this approach would be a strong incentive for innovation, while protecting the moral rights of traditional human inventors and the integrity of the patent system, as no one would be able to take credit for inventive work he/she has not actually done. More broadly, Abbott proposes to revise the entire legal system (liability regime, criminal law, etc.) so as not to discriminate against AI systems and their users. Abbott is a member of the DABUS project team (â€čThe Artificial Inventor Projectâ€ș) which is challenging the human inventor designation requirement in patent applications worldwide. He presented the genesis and the latest developments of this project.​9 The team filed two international patent applications for «AI-generated inventions»​10 in August 2019. These applications list the AI as the inventor and the owner of the AI as the patent applicant and potential owner of any granted patent. Consequently, an increasing number of patent offices and courts are examining these patent applications and adopt a position on this thorny issue. The discussion showed that potential solutions lie along a spectrum. At one extreme, an AI system could be permitted to be the sole designated inventor of a patent (application) and, at the other extreme, regulators could categorically refuse to patent inventions generated autonomously by an AI system without an identifiable human inventor. Other options fall between these two extremes. The participants stressed the need for more exchange and research in the field.
2. Human inventorship requirement from an economics perspective
Professor GaĂ©tan de Rassenfosse from the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL) gave a keynote prompting the audience to think outside the box. He started from the issue of the protection of autonomous inventions by AI systems and the potential risk of overcompensation if the inventive AI system and all its outputs are protected. Rassenfosse’s line of argument centres around the core traditional justification for granting patents, namely the incentivization of (investments in) innovation. In the context of AI, it has to be considered that these systems will reduce the costs and time of inventing. This raises the question of whether IP protection is needed in the first place for AI-invented output. However, patents for AI inventions may lead to more transparency about the inclusion of AI systems in the innovation process, which would allow for better adjustment of public policies in the field. Furthermore, investments in the building of AI systems and in the commercialization of their output may still require incentives. Rassenfosse also presented the thought-provoking idea of a certification system for inventive AI systems. Once such a system is certified, all its output would be granted protection through the patent system or a sui generis right. Prof. Yann MeniĂšre from the European Patent Office (EPO)​11 and other participants also pointed out that IP protection can be justified due to rationales such as the promotion of follow-on investments in commercialisation and trade. From that perspective, a legal distinction between human and autonomous AI inventions could lead to unjustified discrimination and impact industry’s technological strategies. The discussion then turned to the possibility of a more flexible legal framework which could mitigate overprotection and foster, at the same time, innovation and its commercialization. For example, a two-tiered system might offer differing levels of patent protection for AI-generated inventions and human inventions. However, such a system may have unwanted effects such as increased patent examination difficulties or businesses hiding the true role of AI systems in their innovative processes. As a result, the creation of a two-tiered protection regime did not, under the current circumstances, find much support among the participants. AI system performance could render patent or trade secret protection more difficult to acquire and maintain, such as through extensive prior art generation or an increased capacity for reverse engineering. In the discussion on whether this generates systemic concerns, participants expressed their confidence that patent and trade secret law, as self-regulating systems, will find a new balance that incorporates such developments. Finally, Daryl Lim, Director of the Center for IP, Information and Privacy Law at the University of Illinois, broadened the perspective by discussing liability for the use of AI systems and the possibilities for protecting – e.g. through collective rights management – one’s IP rights against their infringing conduct.
IV. Copyright law
Florent Thouvenin, Professor of Information and Communication Law at the University of Zurich, gave an overview of pertinent European copyright law. Copyright systems on the European continent protect a work only, if it was created by a human being. In his opinion, there are no convincing reasons to grant protection for AI-generated content because AI systems do not need to be incentivised to produce such content. Once an AI system has been developed, its output can be produced at almost zero cost. Granting copyright protection would cause several problems regarding the right holder, protection requirements, entitlement to exercise personality rights and the calculation of the term of protection. For these reasons, extensive changes to the system would be necessary to grant copyright protection for content generated by AI systems. Thouvenin pointed out that there are other instruments (e.g. unfair competition law or technical access restrictions, such as digital watermarks in photographs) that could be deployed to prevent third parties from using AI-generated content without permission. However, the effects of these instruments should be researched more extensively, for instance with a view to whether their use in the AI context creates unwanted barriers to content sharing. However, discussants pointed out that there are also arguments in favour of copyright protection for AI-generated output. For instance, such protection would avoid discrimination between similar â€čcreativeâ€ș works produced by AI and by human beings. A lack of protection could lead to the easier accessibility of AI output and, consequently, a market distortion to the detriment of human-created works that are protected by copyright. Finally, if no copyright protection is granted to AI output, this may disincentivise the production of such content. In any case, it should be noted that there are no significant issues with copyright protection for AI output as long as sufficient human contribution turns the output into a human-created work and the AI is only used as a tool. Evidently, with regard to such settings the necessary extent of a human contribution will increasingly be subject to debate. Apart from the question of copyright protection for AI output, the question of protection for the AI itself also needs to be considered. There can be copyright protection available for the software that constitutes and implements the AI. More generally, software protection is enshrined in various Swiss laws (Copyright Act, Unfair Competition Act, Patents Act). However, there is debate about whether this current framework is sufficient and industry participants in particular emphasised the relevance of clearer and better-tailored software protection rules especially for the field of AI. On the input side, copyrights may protect content needed to train AI systems. Exceptions and limitations for text and data mining (TDM) exist in Switzerland (as of late) and other countries but it is not clear if they are generally applicable to AI training settings. For instance, it is unclear whether the training of AI constitutes text and data mining in the sense of these limitations. Furthermore, details of the TDM exceptions differ between the jurisdictions. For example, the Swiss exception is broader than the exception under EU law.
V. AI tools for IP offices
Felix Addor outlined various areas for the potential use of AI in intellectual property offices (IPOs) and highlighted how AI tools can save time and resources, while maintaining or even improving the quality of IPOs’ services. He emphasised the challenges involved in developing such tools for small IPOs. He also pointed out that IPOs need to be transparent about which AI tools are used in daily business, if any, to keep matters comprehensible for stakeholders of the IP system. In particular when it comes to decision-making, it must be clear which tasks are performed in an automated way by AI systems. Data scientists from different IPOs (EPO, EUIPO, UKIPO, INPI, CIPO and IPI) engaged in the subsequent discussion. In particular, Alexander Klenner-Bajaja​12 presented the strategic plan of the EPO, which includes the integration of AI in the EPO’s workflow. Prof. Julien Cabay presented his current research project in the field of assessing similarities in images, which are relevant for their IP protection, through algorithmic decision-making systems.​13 This interdisciplinary project involves an analysis by legal practitioners and engineers of the methodological, technical, legal and ethical challenges involved in developing such similarity assessment tools. The discussion showed that all IPOs are well aware of the potential of AI tools for their work. Many are involved in research projects or in-house developments. The question was raised whether an internal solution is always the best way or whether there are other approaches that may be more efficient, such as prize systems or open-source collaborations. Some IPOs presented arguments in favour of an internal solution, such as the additional expertise of IP examiners, the additional (unpublished or even confidential) data involved and the Offices’ special needs. At the same time, the IPO representatives welcomed collaboration among their Offices to exchange views and practices, especially for topics that are of interest to several parties, even though there is a kind of â€čfriendlyâ€ș competition between at least certain IP Offices. Finally, the discussion asked whether patent and trade mark examiners’ may be supplanted by AI. The data scientists were unanimous that this was out of the question for the time being and that the systems under development tended to be more interactive, with the knowledge of the examiner and AI complementing each other.
VI. The data dimension
Florent Thouvenin initiated the discussion on the data dimension of AI and IP with a detailed review of the Swiss and European legal framework for data. A focus must be on the coordination or, more often, the lack of coordination between data protection law, copyright law and sui generis database law, as well as sector-specific regulation, which all regulate access and use of data in the private sector. It can be observed that stakeholders, especially those active at international level, aim to comply with the most demanding standards, in this case EU requirements. Ill-adapted as some such requirements are to the particularities of AI, they may cause at least European players to miss business and innovation opportunities. It is all the more important to analyse and comment upon the amendments to the legal framework for data proposed by the EU Commission, such as the Open Data Directive, the Data Governance Act, the Digital Markets Act, and the Data Act. Companies collaborate on a contractual basis to give further access to their data. However, negotiation power can be unequally distributed among these players, for instance in transactions between SMEs and (US or Chinese) big tech and big data companies. The SME support measures proposed by the IPI can, as the discussion showed, play a helpful role in such settings.
VII. Next steps
Following the conference and workshops, CIPCO and the IPI will continue their research project. They will now be supported in this task by the Zurich AI&IP Group, which was established after the workshop in June 2022.In the coming months, the Group will be working towards a set of policy recommendations for legislatures and the international dialogue. In the international arena, IPI will act as a discussion initiator and bridge builder in particular in the WIPO Conversation on IP and Frontier technologies, as well as the WIPO Standing Committee on Patent Law. The IPI will examine whether there is a need to carry out further studies on specific issues related to the broad topic of AI. It will also engage in sharing experiences between small IP offices in relation to the use of AI in the conduct of its daily business (including the examination of designs, trademarks and patents). The IPI will, furthermore, update the data collected in the Federal Council’s industrial data study and make it available to the public on its website. Fussnoten:
1
Deputy Director General and Director of Legal and International Affairs at the Swiss Federal Institute of Intellectual Property.
2
Professor for Economic Law, University of Zurich, Director Center for Intellectual Property and Competition Law (CIPCO).
3
Chief IP Counsel of Siemens.
4
Director of IBM Research Zurich.
5
Manager IP Litigation & Policy: Corporate Intellectual Property at Novartis.
6
Partner at Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.
7
Chief Legal Counsel IPO Singapore.
8
Professor of Law and Health Science at the University of Surrey, author of The Reasonable Robot.
9
More information available at: â€čhttps://artificialinventor.com/author/admin/â€ș.
10
That is, inventions generated autonomously by an AI system in circumstances in which they indicate that no natural person can be said to be the inventor.
11
Chief Economist at the EPO.
12
Head of Data Science at the European Patent Office.
13
ARC: IPSAM research project, â€čhttps://www.ulb.be/fr/arc/arc-research-project-ipsamâ€ș.


Bericht ĂŒber die INGRES-Tagung vom 23. Juni 2022
Die diesjĂ€hrige, wiederum von Michael Ritscher konzipierte und geleitete sowie von Christoph Gasser organisierte INGRES-Tagung zur Praxis des ImmaterialgĂŒterrechts in der Schweiz fand wieder in alter Frische als persönliche (und auch virtuell zugĂ€ngliche) Veranstaltung mit fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Lake Side ZĂŒrich statt. Die Teilnehmerschaft setzte sich aus Vertretern von Gerichten und Behörden, Hochschuleinrichtungen sowie der Anwaltschaft und Wirtschaft zusammen. Le colloque INGRES de cette annĂ©e sur la pratique en matiĂšre de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en Suisse, Ă  nouveau conçu et dirigĂ© par Michael Ritscher et organisĂ© par Christoph Gasser, s’est dĂ©roulĂ© avec le mĂȘme dynamisme qu’à l’accoutumĂ©e. Également accessible virtuellement, il s’est tenu au Lake Side de Zurich et a rĂ©uni prĂšs de 200 participants. L’assistance Ă©tait composĂ©e de reprĂ©sentants des tribunaux et des autoritĂ©s, d’établissements de l’enseignement supĂ©rieur ainsi que du barreau et de l’économie.
Synthia Bastron, MLaw, LL.M., ZĂŒrich. Lara Burkhalter, MLaw, LL.M., ZĂŒrich. Rachel Pawlik, M.A. HSG in Law.
I. Patentrecht
1. Rechtsprechung des BPatGer und des BGer
Torben MĂŒller, Patentanwalt in Basel, prĂ€sentierte zwei Urteile des Bundespatentgerichts (BPatGer), die in der Folge an das Bundesgericht (BGer) weitergezogen wurden. Das BPatGer wĂŒrdigte im Entscheid «Injektionspen» (BPatGer vom 9. Juni 2021, O2020_001), ob anlĂ€sslich einer verbalen EinschrĂ€nkung ein Merkmal unzulĂ€ssig aus seinem Kontext herausgegriffen wurde und dabei einen gegenĂŒber der ursprĂŒnglichen Offenbarung breiteren Schutz beanspruchte. Das BPatGer analysierte, wo das Merkmal in der ursprĂŒnglichen Anmeldung offenbart wurde, und kam zum Ergebnis, dass sich einzig aus dem AusfĂŒhrungsbeispiel eine Offenbarung ergab. Allerdings, so das BPatGer, war dieses Merkmal funktional und strukturell untrennbar mit den anderen Merkmalen verbunden. Der Einwand der Patentinhaberin, dass es grundsĂ€tzlich auch andere funktionelle Lösungen gebe, wurde vom BPatGer als nicht massgeblich erachtet, weshalb es letztlich beschloss, dass das isoliert herausgegriffene Merkmal unzulĂ€ssig ist. Das Urteil wurde vom BGer bestĂ€tigt. Insbesondere hielt das BGer fest, dass es nicht darauf ankommt, ob das Merkmal erfindungswesentlich ist, was die Patentinhaberin ohnehin nicht aufzeigen konnte. Das Urteil «SĂ€geblĂ€tter» (BPatGer vom 30. August 2021, O2019_012) beschĂ€ftigte sich ebenfalls mit dem Thema des isolierten Herausgreifens, allerdings in Form einer kaskadenartigen Beschreibung der EinschrĂ€nkungen betreffend das Produkt, insbesondere betreffend das SĂ€geblatt und dessen Elemente. Die Beklagte behauptete, dass eine Kaskade von vorteilhaften und vorzugsweisen EinschrĂ€nkungen existiere, beginnend mit «sternartig» und dann «vorzugsweise in Form eines sternförmigen Polygons», gefolgt von «vorzugsweise (wurde interpretiert als eine weitere EinschrĂ€nkung) mit Abrundungen». Die Beklagte versuchte, geltend zu machen, dass die Abrundungen nur im Kontext von «sternartig» offenbart sind, weil durch die darauffolgenden Worte «insbesondere, vorzugsweise, vorzugsweise» eine Kaskadierung oder eine Konkretisierung der Merkmale vorgenommen wird. Das BPatGer stellte klar, dass eine Kaskade grundsĂ€tzlich einen funktionellen strukturellen Zusammenhang begrĂŒnden kann, kam aber gleichzeitig zum Schluss, dass vorliegend nicht eindeutig eine Kaskade vorliegt, da die benutzten Wörter «vorzugsweise» und «sternartig» auf gleiche oder unterschiedliche Ebenen deuten können. Aufgrund des unklaren Wortlauts hielt das BPatGer fest, dass die Abrundungen grundsĂ€tzlich andere Merkmale betreffen als die AntriebsflĂ€chen selbst, weshalb es im Ergebnis festhielt, dass aufgrund eines entsprechenden Hinweises in der Beschreibung die Abrundungen auch auf andere Formen ĂŒbertragbar sind, weshalb das Merkmal mit den Abrundungen auch isoliert herausgegriffen werden kann. MĂŒller wies darauf hin, dass es fĂŒr die Praxis des Patentanwalts von Bedeutung ist, dass Offenbarungen in die Beschreibung aufgenommen werden und Pointer gesetzt werden, um auf die Kombinierbarkeit von Merkmalen hinzuweisen und so separate AnsprĂŒche klar darzustellen. BezĂŒglich Art. 229 ZPO und des Nachreichens von PatentansprĂŒchen nach Aktenschluss gilt, dass es sich hierbei um einen neuen Sachverhalt handelt. Im konkreten Fall (ebenfalls Urteil «SĂ€geblĂ€tter») wurde festgestellt, dass die KlĂ€gerin fĂ€lschlicherweise einen Textabschnitt gestrichen hatte, aber ausnahmsweise eine nachtrĂ€gliche Korrektur zugelassen werden konnte, da sich aus anderen Stellen der klare Hinweis eines Fehlers ergab. Dieser Auffassung folgte auch das BGer. Abschliessend fragte MĂŒller anhand der zwei dargestellten Entscheide kritisch, ob sich damit Tor und TĂŒr fĂŒr nachtrĂ€gliche Änderungen nach Aktenschluss öffne.
2. Teilverzicht, Novenrecht, materielle Rechtskraft und Zollhilfe
Julian Schwaller, Rechtsanwalt in ZĂŒrich, fokussierte sich in seinem Vortrag auf Entscheide zu den Themen des Teilverzichts, des Novenrechts, der materiellen Rechtskraft und der Zollhilfe. Der erste Themenblock begann mit dem Thema der EinschrĂ€nkung von Patenten in einer spĂ€ten Phase des Prozesses und der Frage, ob es zulĂ€ssig ist, das Patent in eingeschrĂ€nkter Fassung zur Verteidigung von Nichtigkeitsangriffen zu verwenden. Die zentrale Norm hierzu ist Art. 229 ZPO und die Unterscheidung zwischen echten und unechten Noven. Der Entscheid (BGE 146 III 416 – «Gelenkpfanne») unterscheidet sich von den anderen prĂ€sentierten Entscheiden, dass nicht nur eine VerbaleinschrĂ€nkung mit Wirkung zwischen den Parteien des Prozesses erklĂ€rt wurde, sondern, dass nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels ein Fachrichtervotum zur Stellungnahme vorgelegt wurde und die Patentinhaberin anschliessend einen Antrag auf Teilverzicht beim IGE gestĂŒtzt auf Art. 24 PatG einreichte. Sie beabsichtigte damit, in einer spĂ€teren Phase – mit Stattgabe des IGE – das eingeschrĂ€nkte Patent als echtes Novum ins Verfahren einzubringen. Das BPatGer liess dieses Vorgehen zu. Der Entscheid des BPatGer wurde allerdings vom BGer wieder aufgehoben. Das BGer rĂ€umte zwar ein, dass es bei der Auslegung von Art. 229 ZPO auf den Entstehungszeitpunkt des Novums ankomme, aber bei einer wörtlichen Auslegung dieser Bestimmung der Eventualmaxime zu wenig Beachtung geschenkt wĂŒrde. Hinzu kommt, dass ein Teilverzicht nach Aktenschluss ein sog. Potestativ-Novum ist, dessen Entstehung allein vom Willen der Patentinhaberin abhĂ€ngt. Laut BGer resultiert daraus, dass ein Teilverzicht nur unter den Voraussetzungen eines unechten Novums in das Verfahren eingebracht werden kann. I.c. war der Teilverzicht zwar zu spĂ€t, wurde aber vom BPatGer dennoch berĂŒcksichtigt, weil das Patent in der ursprĂŒnglichen Fassung untergegangen war. Das BGer argumentierte, dass einerseits die eingeschrĂ€nkte Fassung des Patents nicht mehr in das Verfahren eingebracht worden war und anderseits kein Entscheid auf Basis eines untergegangenen Patents gefĂ€llt werden konnte, weshalb ein Abschreibungsentscheid zu ergehen hatte. Im Ergebnis, und weil es sich nur um ein Prozessurteil handelt, kann nachtrĂ€glich ein zweiter Patentverletzungsprozess auf Basis des eingeschrĂ€nkten Patents gefĂŒhrt werden. Der jĂŒngste BGer Entscheid (BGer vom 31. Januar 2022, 4A_500/2021) behandelte ebenfalls die Stellungnahme zum Fachrichtervotum mit der Besonderheit, dass gleichzeitig ein Sistierungsantrag der Patentinhaberin gestellt wurde. Diese argumentierte, dass parallel ein Einspruchsverfahren vor dem EPA hĂ€ngig sei und dort das Patent möglicherweise nur in einer eingeschrĂ€nkten Fassung erhalten bleibe. Das Ziel war, das Verfahren bis zum Abschluss des Einspruchsverfahrens zu sistieren, sodass das eingeschrĂ€nkte Patent noch im schweizerischen Prozess eingebracht werden kann. Das BPatGer lehnte den Sistierungsantrag ab und fĂ€llte das Urteil, ohne das Verfahren vor dem EPA abzuwarten. Das BGer fĂŒhrt hierzu aus, dass ein Verfahren nur ausgesetzt werden kann, wenn die GĂŒltigkeit eines europĂ€ischen Patents strittig ist und wenn eine Partei nachweist, dass ein Einspruch noch möglich oder bereits erhoben ist und dieses Verfahren noch hĂ€ngig ist. Die Norm bezweckt zu verhindern, dass die potenzielle Verletzerin zu einer finanziellen Wiedergutmachung auf der Basis eines Patentes verurteilt wird, das nach Abschluss des schweizerischen Patentverfahrens vor dem EPA hinterher widerrufen wird. Es wurde offengelassen, ob es sich tatsĂ€chlich um ein echtes oder unechtes Novum handelt. Laut Schwaller lĂ€sst sich aber durchaus argumentieren, dass wegen einer noch möglichen EinschrĂ€nkung durch das EPA diese nicht nur allein vom Willen der Patentinhaberin abhĂ€ngt und somit nicht wie ein unechtes Novum behandelt werden soll. Des Weiteren stellte das BGer klar, dass fĂŒr den Fall, dass das Schweizer Verfahren nicht sistiert wird, es nicht wegen der materiellen Rechtskraft verwehrt bleibt, eine zweite Verletzungsklage gestĂŒtzt auf das Patent in der eingeschrĂ€nkten Fassung zu erheben (= neue Anspruchsgrundlage). Im zweiten Themenblock referierte SchwallerÂ ĂŒber die Haftung fĂŒr SchĂ€den, die durch die ZurĂŒckbehaltung von Waren aufgrund von Zollhilfemassnahmen entstehen. Dieses Thema wurde durch das BPatGer erstmals behandelt. Betroffen waren dieselben Parteien wie im Entscheid «Injektionspen», wobei eine Zivilklage auf Basis von Art. 86k Abs. 2 PatG fĂŒr SchĂ€den durch ZurĂŒckbehalten von mit Wirkstoff befĂŒllten Waren erhoben wurde. Wird eine Zollmassnahme beantragt, die bei der Zollverwaltung einen Verdacht auf Patentverletzung begrĂŒndet, besteht eine Frist von zehn Werktagen, um vorsorgliche Massnahmen zu erwirken. Diese Frist kann einmal erstreckt werden. Wird keine vorsorgliche Massnahme angeordnet, muss der Antragsteller den Schaden ersetzen, der durch das ZurĂŒckbehalten der Ware entstanden ist. Das BPatGer hielt fest, dass es sich dabei um eine verschuldensunabhĂ€ngige Kausalhaftung ohne Exkulpationsmöglichkeit handelt. Es besteht also keine Reduktionsmöglichkeit, und es spielt auch keine Rolle, ob die zurĂŒckbehaltende Ware patentverletzend ist oder nicht. Auch die von der Lehre angebrachte ZulĂ€ssigkeit einer «kurzen» ZurĂŒckbehaltung von drei Tagen wurde vom BPatGer verworfen, da hier die Haftung gleichartig greift. Schwaller betonte, dass der Antragsteller möglicherweise mit einer scharfen Kausalhaftung konfrontiert wird, wenn die vorsorgliche Massnahme nicht erteilt oder aufgehoben wird.
3. GeschÀftsbericht und Praxis des BPatGer
Mark Schweizer, PrĂ€sident des BPatGer, stellte den GeschĂ€ftsbericht 2021 vor. Insgesamt gab es mehr EingĂ€nge im summarischen Verfahren (neun) und gleich viele ordentliche Verfahren (18) im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmen waren im Jahr 2021 höher (CHF 895'000) als im vorangehenden Jahr (CHF 797'000). Das Defizit (CHF 713'000) sank im Vergleich zum Vorjahr (CHF 777'000) aufgrund der hohen Einnahmen durch die guten Erledigungen etwas. Die Erledigungen im ordentlichen Verfahren (17 resp. 14 im Vorjahr) und summarischen Verfahren (fĂŒnf resp. drei im Vorjahr) befanden sich im langjĂ€hrigen Durchschnitt. Es bestehen 25 Pendenzen im ordentlichen Verfahren (resp. 24 im Vorjahr) und fĂŒnf Pendenzen im summarischen Verfahren (resp. eine im Vorjahr). Schliesslich fand das 10-jĂ€hrige JubilĂ€um des BPatGer statt, anlĂ€sslich dessen eine Tagung zum europĂ€isch harmonisiertem Patentrecht und dem nationalen Patentgericht abgehalten wurde. Schweizer behandelte die novenrechtliche Problematik in Kontext von Massnahmeverfahren anhand des Urteils «Sorafenibtosylat» (BPatGer vom 26. April 2022, S2021_006), das er als «Gutachterschlacht» – einem Massnahmeverfahren mit 15 Gutachten – titulierte. Die Hauptfrage in diesem Summarverfahren war, welche dieser Gutachten nach dem Novenrecht nach Aktenschluss berĂŒcksichtigt werden können und dĂŒrfen. Strittig war, ob die KlĂ€gerin ihre Nichtigkeitsargumente, die im Übrigen bereits aus Parallelverfahren im Ausland bekannt waren, nicht erst mit der Stellungnahme – da kein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde – sondern mit dem Gesuch hĂ€tte vorbringen können und mĂŒssen, womit diese Argumente, vorgebracht mittels Stellungnahme, verspĂ€tet eingereicht worden wĂ€ren. Das Gericht ĂŒberzeugte dies nicht, denn die KlĂ€gerin darf abwarten, welche Argumente im Verfahren vorgebracht werden, um dann kausal darauf zu reagieren. Allerdings fĂŒhrte das Gericht – unter Hinweis auf BGE 146 III 55 E. 2.5.2 «DurchflussmessfĂŒhler» – aus, dass spĂ€ter aufgestellte Behauptungen und Beweismittel zu berĂŒcksichtigen sind, wenn diese unverzĂŒglich und in Reaktion auf eine zu berĂŒcksichtigende Behauptung der Gegenpartei eingereicht werden. Dies – so Schweizer – ist allerdings im Massnahmeverfahren problematisch und wurde hier durch analoge Anwendung der unverzĂŒglichen Reaktion gelöst. Das Diskussionsplenum war sich einig, dass ein Aktenschluss auch in Summarverfahren notwendig und fĂŒr die Prozessökonomie von Bedeutung ist. Schliesslich referierte Schweizer zum strittigen Zeitpunkt des Einreichens von Massnahmegesuchen vor Patenterteilung. In beiden diskutierten Entscheiden wurde ein Massnahmegesuch nach der «notice of allowance» (also in Aussichtstellung der Erteilung des EPA), aber vor der «publication of grant» (Veröffentlichung der Erteilung) eingereicht. Im ersten Entscheid (BPatGer vom 4. Januar 2022, S2021_007) reichte allerdings zeitgleich eine Drittpartei eine Abtretungsklage betreffend das Patent mit dem Ziel ein, dass die Erteilung durch das EPA ausgesetzt und das Ergebnis der Abtretungsklage abgewartet wird. Trotz des Versuches auf Grundlage von Art. 72 Abs. 2 PatG – einer mittlerweile aufgehobenen Bestimmung – einen provisorischen Schutz vor Erteilung zu erlangen, scheiterte dies durch Anwendung von Art. 111 PatG, der statuiert, dass die veröffentlichte Patentanmeldung dem Anmelder keinen vorlĂ€ufigen Schutz nach Art. 64 PatG gewĂ€hrt, weil es vor Erteilung eines Patents keine vorsorglichen Massnahmen gibt. Folglich werden Erteilungen wĂ€hrend lĂ€ngerer Zeit blockiert, und es ist wĂ€hrend dieser Zeit unklar, ob die KlĂ€gerin ĂŒberhaupt Patentinhaberin bleibt. Im Ergebnis wurde das Massnahmeverfahren sistiert. Im zweiten Entscheid «Fingolimod» (BPatGer vom 2. Juni 2022, S2022_002) war bedeutend, dass die Einspruchsabteilung am Patentanspruch nichts mehr Ă€ndern, sondern nur an den Beschreibungen arbeiten kann. Die GĂŒltigkeit der PatentansprĂŒche können somit nicht mehr in Frage gestellt werden. Es genĂŒgte vorliegend, wenn das Patent im Urteilszeitpunkt erteilt ist (wenn dieses als echtes Novum betrachtet wird) bzw. mit einer Erteilung zu rechnen ist. Folglich wurde das Massnahmeverfahren nicht sistiert, sondern weitergefĂŒhrt, als wĂ€re das Patent erteilt, und die Gesuchstellerin bzw. Patentinhaberin war schliesslich erfolgreich.
II. Urheberrecht und IT-Recht
1. Rechtsprechung des HGer ZH im Urheberrecht
Christoph Gasser, Rechtsanwalt in ZĂŒrich, prĂ€sentierte den von Marc Wullschleger (kurzfristig ausgefallen), Rechtsanwalt in ZĂŒrich, ausgewĂ€hlten und zur Besprechung vorbereiteten Entscheid «Hotelartikel» des Handelsgerichts ZĂŒrich (HGer ZH vom 25. Januar 2022Nr. HG210105-O). Die Verfasserin des Artikels «500 Hotels suchen KĂ€ufer» reichte Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen die Beklagte ein. Diese publizierte einen Tag nach dem Artikel der KlĂ€gerin einen Artikel auf blick.ch, der nicht nur stark am Artikel der KlĂ€gerin angelehnt war, sondern auch wesentliche SĂ€tze des ursprĂŒnglichen Artikels ĂŒbernommen hatte. Die Klage wurde vom HGer ZH gutgeheissen. Gasser wies darauf hin, dass die Urheberrechtsverletzung bloss von drei Gerichtsmitgliedern bejaht wurde, wĂ€hrend sich eine Minderheit von zwei Gerichtsmitgliedern gegen die Verletzung aussprach und dazu eine Dissenting Opinion verfasste. Offenbar einstimmig bejahten alle Richterinnen und Richter den Werkscharakter des klĂ€gerischen Artikels und verneinten die Anwendbarkeit der Schrankenbestimmungen. Das Gericht beurteilte zunĂ€chst, ob es sich beim Artikel der KlĂ€gerin um ein Sprachwerk i.S.v. Art. 2 Abs. 2 Bst. a URG handelt, weil insbesondere der Wiedergabe von blossen Tatsachen keinen Werkcharakter zukommt. FĂŒr die Erstellung des Artikels wurden gewisse Recherchen im Hintergrund betrieben. Dabei wurden die Ergebnisse nicht ohne Bearbeitung wiedergegeben, sondern selektioniert und zusammengefasst und erst in einem zweiten Schritt in den Artikel integriert. Das Gericht sprach dem Text unter einer Gesamtbetrachtung urheberrechtlichen Schutz zu, hielt allerdings auch fest, dass fĂŒr journalistische BeitrĂ€ge ein bescheideneres Schutzniveau besteht. Gasser wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gemĂ€ss Dissentin Opinion die HĂŒrde zur IndividualitĂ€t wohl nur mit MĂŒhe erreicht wurde. Bei der Beurteilung, ob ein Eingriff in das Urheberrecht seitens der Beklagten vorlag, verglich das Gericht die beiden Artikel und stellte zahlreiche Paraphrasierungen seitens der Beklagten fest. Das Paraphrasieren eines Textes oder wesentliche Teile dessen sei keine eigenstĂ€ndige Neugestaltung, auch dann, wenn die Reihenfolge von SĂ€tzen teilweise umgestellt werde. Die einzelnen SĂ€tze wurden vom Gericht nicht isoliert auf ihre urheberrechtliche SchutzfĂ€higkeit gewĂŒrdigt. Gleichwohl stellte das HGer ZH insgesamt 14 SĂ€tze des Werkes der KlĂ€gerin den paraphrasierten SĂ€tzen der Beklagten gegenĂŒber, um das Werk in einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen und kam zum Schluss, dass sich der Artikel der Beklagten nicht genĂŒgend vom Text der KlĂ€gerin unterscheidet. Zuletzt prĂŒfte das Gericht die Anwendbarkeit allfĂ€lliger Schrankenbestimmungen. In Frage kamen die Berichterstattung ĂŒber aktuelle Ereignisse (Art. 28 Abs. 2 URG) sowie das Zitatrecht (Art. 25 URG). Da es sich beim Artikel der Beklagten nicht um einen kurzen Ausschnitt des ursprĂŒnglichen Artikels handelt und auch keine Quelle ĂŒber die Urheberschaft angegeben wurde, fiel die Anwendbarkeit von Art. 28 Abs. 2 URG ausser Betracht. Sodann setzt sich der Artikel der Beklagten nicht mit dem Artikel der KlĂ€gerin auseinander, sondern ĂŒbernimmt Letzteren grundsĂ€tzlich, womit das Zitatobjekt (Text der KlĂ€gerin) nicht als Belegfunktion eingesetzt wurde. Auch der Namen der Verfasserin des ursprĂŒnglichen Textes wurde nie erwĂ€hnt, weshalb die Beklagte sowohl gegen das materielle wie auch gegen das formelle Zitatrecht verstiess. In der darauffolgenden Diskussion hob Ritscher hervor, wie selten es sei, dass in der Schweiz eine Dissenting Opinion publiziert wird. Zudem gebe es faktisch keine Entscheide, die den Schutzbereich des Urheberrechts thematisieren – vor allem weil dieser im URG selbst nicht definiert wird. Aus demselben Grund kommentierte Florent Thouvenin, UniversitĂ€t ZĂŒrich, dass dem Gericht der seines Erachtens vorliegende Fehlentscheid nur bedingt angelastet werden könne. In diesem Zusammenhang hielt er fest, dass in der Schweiz versucht werde, das Fehlen einer Norm, die den Schutzbereich explizit adressiert, durch Art. 3 URG zu kompensieren. Stattdessen hĂ€tte begrĂŒndet werden mĂŒssen, was die IndividualitĂ€t des Textes ausmacht, was jedoch nicht geschehen sei. GemĂ€ss Reinhard Oertli, Rechtsanwalt in ZĂŒrich, wurde im Urteil die Tatsache unterstrichen, dass die KlĂ€gerin einen massgeblichen Arbeitsaufwand und gute Ideen gehabt hĂ€tte, was fĂŒr die Beurteilung des urheberrechtlichen Schutzes jedoch beides irrelevant sei. Stattdessen hielt er dafĂŒr, dass die einzelnen AbsĂ€tze im Artikel der Beklagten, welche NacherzĂ€hlungen vom ursprĂŒnglichen Artikel darstellten, mit den AbsĂ€tzen des Artikels der Journalistin hĂ€tten verglichen und bewertet werden mĂŒssen. Das Gericht hĂ€tte dann zum Schluss kommen können, dass eine Urheberrechtsverletzung bezĂŒglich dieser einzelnen AbsĂ€tze vorliegt.
2. Aktuelle Entwicklungen im IT-Recht
Alesch Staehelin, Rechtsanwalt in ZĂŒrich, berichtete zunĂ€chst zur Judikatur in Bezug auf Softwareschutz und Urheberrecht in der Schweiz. Zuerst widmete sich Staehelin den sog. SchĂŒttelgefĂ€sswaagenentscheiden. ZunĂ€chst handelte es sich um einen Massnahmenentscheid des Handelsgerichtes St. Gallen (HGer SG vom 24. Januar 2020, HG.2019.32-HGP,), der bestĂ€tigte, dass Computerprogramme mit einer gewissen KomplexitĂ€t i.d.R. urheberrechtlich geschĂŒtzt sind. Im Entscheid wurden aber auch die Substanziierungsanforderungen bei der Geltendmachung einer Urheberrechtsverletzung an einem Softwareprogramm thematisiert. Der KlĂ€ger muss seine Rechtsinhaberschaft am originĂ€ren Code und die Übernahme konkreter Codeteile glaubhaft machen. Der Fall gelangte sodann ans BGer (BGer vom 22. Septemner 2020, 4A_115/2020). Dieses fĂŒhrte aus, dass bei der Geltendmachung von unerlaubter Verwendung und Weitergabe von neu entwickelter Software davon auszugehen ist, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil gemĂ€ss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG glaubhaft gemacht werden kann. Staehelin wandte sich danach dem Thema der kĂŒnstlichen Intelligenz (KI) zu. Laut Staehelin verfolgen die EU und die Schweiz hierzu unterschiedliche AnsĂ€tze. Denn ausser sieben Richtlinien des Bundesrates zum Umgang von KI in der Bundesverwaltung gebe es im Schweizer Recht bislang keinen regulatorischen Rahmen. Indessen werde auf die Regelungen im revidierten Datenschutzgesetz verwiesen. Die EU sei hingegen bereits in der Entwurfsphase einer Verordnung ĂŒber KI-Systeme. GemĂ€ss dieser sollen KI-Systeme sicher, transparent, ethisch, unparteiisch und unter menschlicher Kontrolle sein. Die Verordnung soll zudem eine Definition fĂŒr KI-System enthalten. Ausserdem werde ein risikobasierter Ansatz angestrebt, indem zwischen drei Arten von KI-Systemen unterschieden wird, basierend auf deren Risiko. Wie bei der DSGVO solle sich die Verordnung auf alle erstrecken, die KI in der EU oder in Bezug auf EU-BĂŒrger einsetzen. Zugleich seien Bussen bei Missachtungen vorgesehen. Des Weiteren sprach StaehelinÂ ĂŒber das totalrevidierte DSG, welches am 1. September 2023 in Kraft treten soll. Er hielt fest, dass die im Rahmen der DSGVO bereits ergangen Entscheide in diesem Zusammenhang von Vorteil seien, da sie bei der Revision berĂŒcksichtigt werden können. Er fĂŒhrte aus, dass die DSGVO zur Abwehr der Datenverarbeitung durch US-amerikanische Technologieunternehmen erlassen wurde, was sich schliesslich vor allem durch die seit 2018 ergangene Rechtsprechung auszeichne (v.a. Schremms-Entscheide), wobei zurzeit zudem auch Google Analytics in Diskussion stehe. Entscheide aus Österreich und Frankreich sowie Aussagen der niederlĂ€ndischen Datenschutzbehörde liessen darauf schliessen, dass ein rechtlich einwandfreier Gebrauch von Google Analytics nicht mehr möglich sei. Staehelin fĂŒhrte dazu aus, dass Unternehmen, die stets auf dieses Tool angewiesen sind oder es weiterhin benutzen wollen, eine andere Lösung finden oder interne regulatorische Massnahmen treffen mĂŒssen, um im Falle einer ÜberprĂŒfung beweisen zu können, dass sie sich mit der Problematik auseinandergesetzt haben. Zuletzt sprach Staehelin vom Google v. Oracle Entscheid des US Supreme Court vom 5. April 2021. Oracle warf Google vor, unberechtigt kopierten Computer-Code von Oracles urheberrechtlich geschĂŒtzten Java-SE-Computerplattform zu verwenden. Konkret ging es um 37 Java-API-Codestellen (mehr als 11'000 Zeilen Code). Java-API von Oracle wird nicht nur von Google, sondern weltweit verbreitet von Programmierern genutzt. Der Supreme Court hatte sodann zu beurteilen, ob die Nutzung des Java-API-Codes von Oracle durch Google eine Urheberrechtsverletzung darstellt und ob allenfalls die «Fair Use» Doctrine die Nutzung rechtfertigt. Bei den kopierten Codezeilen handelt es sich um Teile von Benutzerschnittstellen, sog. API (Application Programming Interface). Durch API können Programmierer vorgefertigte Rechenaufgaben zur Verwendung in ihren eigenen Programmen aufrufen. Weil Computerprogramme primĂ€r eine Funktion erfĂŒllen, ist es gemĂ€ss Supreme Court schwierig, traditionelle Urheberrechtskonzepte fĂŒr diese Technologien anzuwenden. Sodann bietet die Fair Use Doctrine ein Korrektiv gegen die Übermonopolisierung von Urheberrecht fĂŒr Computerprogramme. Aus prozessökonomischen GrĂŒnden hielt der Supreme Court zunĂ€chst fest, dass der Code grundsĂ€tzlich urheberrechtsfĂ€hig ist. Im Weiteren widmete er sich dem 4-Faktoren Test der Fair Use Doctrine. Beim ersten Faktor wird die Art des urheberrechtlich geschĂŒtzten Werks beurteilt. Als Teil einer Schnittstelle sind die kopierten Zeilen von Natur aus mit nicht urheberrechtlich geschĂŒtzten Ideen (die Gesamtorganisation der API) und der Schaffung eines neuen kreativen Ausdrucks (des von Google unabhĂ€ngig geschriebenen Codes) verbunden. GemĂ€ss dem Supreme Court ist API zwar ein Code, aber kein Computerprogramm, da API keine Aufgabe ausfĂŒhrt. Der zweite Faktor befasst sich mit dem Zweck und Charakter (Art) der Nutzung. Der Supreme Court befand, dass das Kopieren kein Selbstzweck darstellt. Die API sollten lediglich genutzt werden, um etwas Neues zu schaffen. Zum dritten Faktor, mit welchem die Menge/Umfang und Wesentlichkeit des verwendeten Teils im VerhĂ€ltnis zum urheberrechtlich geschĂŒtzten Werk beurteilt werden, wurde festgehalten, dass die 11.5 Tausend kopierten Zeilen bloss 0.4% des API ausmachen. Der letzte Faktor beurteile die Auswirkungen der Nutzung auf dem potenziellen Markt. Die neue Smartphone-Plattform von Google stelle kein Marktersatz fĂŒr Java SE dar. Oracle wĂŒrde sogar von der Neuimplementierung ihrer Schnittstelle profitieren. Schliesslich wĂŒrde die Durchsetzung des Urheberrechts auf der Grundlage dieser Tatsachen die Gefahr bergen, dass der Öffentlichkeit «kreativitĂ€tsbezogene SchĂ€den» entstehen. Es wurde deshalb keine Urheberrechtsverletzung erkannt. In der Dissenting Opinion Ă€usserte Justice Thomas, dass drei der Faktoren eigentlich gegen Google sprechen und insbesondere sowohl qualitativ als auch quantitativ erhebliche Code-Teile kopiert wurden. GemĂ€ss Staehelin hĂ€tte aber eine Durchsetzung der Urheberrechte von Oracle zu weltweiten Konsequenzen gefĂŒhrt. Es werde vermutet, dass ca. 70% der Smartphones hiervon betroffen gewesen wĂ€ren, was zu enormen Schadenersatzklagen gefĂŒhrt hĂ€tte. Staehelin fĂŒhrte aus, dass in der Schweiz die SchĂŒtzbarkeit von APIs (Schnittstellen) in einem Entscheid vom BVGer vom 18. Dezember 2018 diskutiert wurde. GemĂ€ss dem BVGer befinden sich Softwareschnittstellen an den ÜbergĂ€ngen der technischen Verbindungen, die benötigt werden, um die wechselseitige Interaktion zwischen den verschiedenen Komponenten eines IT-Systems zu ermöglichen. Zwecks Verbindung mĂŒssen Schnittstellen entweder besondere Computerprogramme, in Form eigenstĂ€ndiger Funktionsprogramme oder als besondere Teile von Computerprogrammen ausgestaltet sein. In den allermeisten FĂ€llen ist eine Schnittstelle kein eigenstĂ€ndiges Computerprogramm, sondern Bestandteil eines urheberrechtlich geschĂŒtzten Computerprogrammes. Die Frage, die sich stellte, war, ob eine Schnittstelle selbst urheberrechtlich geschĂŒtzt werden kann. GrundsĂ€tzlich befand das BVGer, dass Schnittstellen nur dann urheberrechtlich geschĂŒtzt sind, wenn diese selbst ĂŒber eine ausreichende schöpferische IndividualitĂ€t verfĂŒgen. GemĂ€ss BVGer ist nach ĂŒberwiegender Ansicht eine ausreichende schöpferische IndividualitĂ€t bei Schnittstellen nicht gegeben, da es sich dabei bloss um Ideen und GrundsĂ€tze der InteroperabilitĂ€t handelt, denen der Urheberrechtsschutz verwehrt ist. Staehelin erwĂ€hnte sodann, dass Schnittstellendefinitionen grundsĂ€tzlich nicht als Computerprogramme geschĂŒtzt seien, da sie nicht direkt ausfĂŒhrbar, sondern bloss eine Ansammlung von unstrukturierten Daten seien. In der anschliessenden Diskussion hielt Ritscher fest, dass die Merger Doctrine auch in der Schweiz existiere, da diese in der WIPO Copyright Convention in Art. 2 enthalten sei, weshalb er bezweifle, dass APIs keine Programme sind, immerhin könnten sie auch eine Funktion erfĂŒllen. Darin liege eine Funktion eines aktiven Programmes und keine passive Schnittstelle. Sodann fragte Beat Weibel, Patentanwalt in MĂŒnchen, Staehelin, wie die Tatsache zu beurteilen sei, wenn Computerprogramme automatisch generiert, indem mehrheitlich bereits bestehende Codeblöcke zusammenfĂŒgt werden. Es stelle sich somit die Frage, ob das Programm dann noch urheberrechtlichen Schutz geniesse. Staehelin hielt fest, dass in den allermeisten kontinentaleuropĂ€ischen Rechtsordnungen und in den USA ein menschliches Element benötigt werde, um Urheberrechtsschutz zu bejahen, weshalb in den genannten Beispielen von Weibel, wahrscheinlich argumentiert werden mĂŒsse, ein menschlicher Input sei im Output der Maschine erkennbar.
III. Kennzeichenrecht
1. Rechtsprechung des BGer
Sylvia Anthamatten, RechtsanwĂ€ltin in ZĂŒrich, stellte zwei relevante Bundesgerichtsentscheide im Kennzeichenrecht vor. ZunĂ€chst prĂ€sentierte Anthamatten den neusten «Nespresso-Entscheid» (BGE 147 III 517), der sich mit der Formmarke der Kaffeekapsel befasste. Nachdem bereits das Kantonsgericht Waadt zum Beschluss kam, dass kein Markenschutz besteht, da es sich um Zeichen im Gemeingut handelt (Art. 2 lit. a MSchG), kam nun auch das BGer zum selben Ergebnis, wenn auch mit einer anderen BegrĂŒndung. Das BGer stĂŒtzte sich bei seiner Argumentation auf die technische Notwendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG) der Kapselform, welche es mittels des Alternativformtests prĂŒfte. Dabei muss eine Alternativlösung gleichwertig sein, darf keine höheren Herstellungskosten mit sich bringen und muss sich genĂŒgend vom ursprĂŒnglichen Produkt unterscheiden. Das BGer stellte sich auch der Frage der Notwendigkeit der KompatibilitĂ€t von Konkurrenzprodukten mit den Maschinen von Nespresso. Anthamatten fĂŒhrte aus, dass widersprĂŒchliche Rechtsprechung dazu existiere, ob das Interesse, kompatible Ersatzteile anzubieten, eine technische Notwendigkeit begrĂŒnden kann. Das BGer bejahte im vorgestellten Entscheid die Frage der KompatibilitĂ€t, da das Interesse der Verbraucher an einem Wettbewerb zwischen mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kapseln offenkundig sei, und verwies dabei auf den hohen Preis der Kapseln und den niedrigen Preis der Maschine. Das BGer kam schliesslich zum Ergebnis, dass es keine zumutbaren Alternativlösungen gibt, die fĂŒr die Konkurrenten keine Nachteile mit sich bringen und sich genĂŒgend von den Nespresso-Kapseln unterscheiden. Anthamatten fasste zusammen, dass dieser Entscheid aus wettbewerbspolitischer Sicht im Ergebnis die gewĂŒnschte Wirkung erreiche. Sie stellte jedoch in Frage, ob das Markenrecht geeignet ist, um Fragen rund um eine Systemmonopolisierung abzuhandeln. Anschliessend prĂ€sentierte Anthamatten den Entscheid des BGer zum markenrechtlichen Streit zwischen dem internationalen Fussballverband FIFA und dem Sportartikelhersteller Puma im Zusammenhang mit der bevorstehenden WM 2022 (Fussball-Weltmeisterschaft 2022) in Qatar (BGer vom 6. April 2022, 4A_518/2021 und 4A_526/2021). FIFA klagte auf Nichtigkeit der zwei Marken von Puma mit den Inhalten «PUMA WOLRD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022» mit der BegrĂŒndung, die Marken seien irrefĂŒhrend. Daraufhin erhob Puma Widerklage gegen die beiden von FIFA hinterlegten Marken «QATAR 2022» und «WORLD CUP 2022» wegen Gemeingutcharakters. Das HGer ZH wies beide Klagen ab, woraufhin beide Parteien Beschwerde beim BGer erhoben. Das BGer hielt fest, dass die Zeichenbestandteile «WOLRD CUP QATAR 2022» und «WORLD CUP 2022» bei den angesprochenen Verkehrskreisen die Erwartung einer besonderen Beziehung zwischen Puma und der Veranstalterin der WM weckt. Mangels tatsĂ€chlicher Beziehung zwischen der Veranstalterin der WM und Puma werden die massgeblichen Verkehrskreise in ihren geweckten Erwartungen enttĂ€uscht. Das BGer ordnete deshalb die Löschung der beiden irrefĂŒhrenden Marken von Puma an. Die Frage, ob sich PUMA durch die reine Benutzung von «PUMA WOLRD CUP QATAR 2022» und «PUMA WORLD CUP 2022» auch unlauter im Sinne des UWG verhĂ€lt, lies das BGer offen, und es wies die Sache in dieser Frage zurĂŒck an die Vorinstanz. Betreffend die beiden Marken der FIFA hielt das BGer fest, dass die Beurteilung von Eventmarken den allgemeinen Bestimmungen unterliegt und keine geringeren Anforderungen gelten. Es folgerte daraus, dass die beiden FIFA-Marken fĂŒr die Sportveranstaltung selbst als auch fĂŒr die mit ihrer DurchfĂŒhrung verbundenen Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibend sind. Das Publikum verbinde die Marken mit dem Sportereignis als solchem und sehe darin keinen Hinweis auf deren Veranstalter bzw. die Herkunft der damit bezeichneten Produkte. Die beiden Marken der FIFA sind deshalb laut BGer mangels originĂ€rer Unterscheidungskraft als Marken nicht schutzfĂ€hig und aus dem Markenregister zu löschen. Abschliessend bemerkte Anthamatten, dass ein gewisser Widerspruch zwischen den Feststellungen im Entscheid zur Hauptklage und dem zur Widerklage bestehe Die Feststellung des BGers im Rahmen der Hauptklage weisen auf die grosse Bekanntheit der WM hin, sodass eine Bezugnahme von Pumas Marken auf die Veranstaltung selbst ausser Frage stehe. Gleichzeitig gehe es davon aus, dass bei FIFA Marken kein Bezug zur Veranstalterin der WM gemacht wird.
2. Aktuelles aus dem IGE
Eric Meier, Vizedirektor und Leiter Abteilung Marken & Designs beim IGE, berichtete ĂŒber Aktuelles aus dem Markenbereich des IGE. Meier referierte zunĂ€chst ĂŒber die neue Praxis im Bereich der geografischen EinschrĂ€nkung von Waren- und Dienstleistungslisten mit Herkunftsangaben, die im MĂ€rz 2022 in Kraft trat. Zuvor galt noch, dass bei Marken mit Herkunftsangabe die Waren- und Dienstleistungsliste grundsĂ€tzlich eingeschrĂ€nkt werden musste. Der neue Ansatz stellt einen Paradigmenwechsel von der abstrakten zur offensichtlichen IrrefĂŒhrungsgefahr dar. Damit wird die deutsche bzw. die Praxis vom EUIPO ĂŒbernommen. Als GrĂŒnde fĂŒr die PraxisĂ€nderung nannte Meier insbesondere die Änderung der internationalen Gegebenheiten, die fehlende Voraussehbarkeit der Entscheide und die KomplexitĂ€t der alten Praxis. Zu beachten bleibe, dass die PraxisĂ€nderung den Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut nicht tangiert. Herkunftsangaben und geografische Angaben in Alleinstellung bzw. mit weiteren nicht unterscheidungskrĂ€ftigen Elementen seien unverĂ€ndert von der Markeneintragung ausgeschlossen. Die Umsetzung der neuen Praxis verlĂ€uft gemĂ€ss Meier seitens des IGE sehr gut. Anschliessend stellte Meier die laufenden Projekte im Bereich Richtlinien und Markenpraxis vor. GemĂ€ss Meier prĂŒft das IGE weitere Vereinfachungsmöglichkeiten bei den Herkunftsangaben, bei durch spezielle Gesetze geschĂŒtzten Zeichen (z.B. Wappenschutzgesetz) und bei der PrĂŒfung von Waren- und Dienstleistungslisten. Des Weiteren wĂŒrden die IGE-Richtlinien fĂŒr Marken, Designs und Patente harmonisiert und die materiellen Richtlinien in Markensachen aktualisiert, wobei ein Inkrafttreten bis Mitte 2023 angestrebt ist. Zudem wirke das IGE an diversen Projekten des Konvergenzprogramms EUIPO mit. Meier berichtete weiter, dass die Genfer Akte des Lissabonner Abkommens ĂŒber Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben seit dem 1. Dezember 2021 in Kraft ist. Mit der Genfer Akte wurde ein System geschaffen, das die vereinfachte internationale Registrierung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben ermöglicht. Beim IGE seien bisher drei Gesuche um internationale Registrierung eingereicht worden, wovon zwei an die WIPO weitergeleitet (AOP «TĂȘte de Moine» und AOC «Valais/Wallis») wurden. Die Mitgliedstaaten der Genfer Akte, hĂ€tten nun ein Jahr Zeit, um eine allfĂ€llige Schutzverweigerung zu erlassen. Das IGE selbst habe bereits sieben erste SchutzgewĂ€hrungen erteilt und im Bundesblatt wurden ĂŒber 454 internationale Registrierungen publiziert. Meier berichtete, dass es trotz der Pandemie einen Rekord an Markeneintragungsgesuchen im letzten GeschĂ€ftsjahr in der Höhe von 36'168 gab. Insbesondere verzeichnet das IGE eine massive Zunahme an internationalen Markenregistrierungen. Meier geht davon aus, dass sich die Markeneintragungsgesuche in Zukunft auf einem hohen Niveau stabilisieren werden, und erwartet im GeschĂ€ftsjahr von Juli 2021 bis Juni 2022 einen erneuten Rekord mit knapp 38'000 Registrierungen. BezĂŒglich der Behandlungsfristen versuche das IGE die PrĂŒfungsfristen bei Schweizer Markenanmeldungen zu kĂŒrzen. Die ErstprĂŒfungsfrist sei bereits um zwei Wochen gesenkt worden. Zuletzt hielt Meier in Bezug auf Digitalisierungsprojekte in der Schutzrechtsverwaltung fest, dass das IGE zum Ziel habe, raschere Verfahren zu entwickeln und eine erhöhte QualitĂ€t, höhere Transparenz sowie eine Steigerung der Effizienz anzustreben Erste Schritte seien dabei mit der Datenbank, den elektronischen Eingaben, der eÜbermittlung sowie mit dem Benutzerkonto bereits unternommen worden.
3. Rechtsprechung des BVGer
Lukas Abegg-Vaterlaus, Gerichtsschreiber am Bundesverwaltungsgericht, referierte zu zwei Themenbereichen aus der Markenrechtsprechung des BVGers. Zuerst widmete sich Abegg-Vaterlaus dem Themenbereich rund um Verfahrensfragen. Dazu berichtete er ĂŒber die BeschwerdebegrĂŒndung im Widerspruchsverfahren anhand von zwei BVGer Entscheiden. Im ersten Fall (BVGer vom 7. Juli 2021, B-4552/2020) wurde die Beschwerdeschrift rechtzeitig eingereicht, die materielle BegrĂŒndung wurde hingegen nach Ablauf der Beschwerdeschrift nachgereicht. GemĂ€ss Art. 52 VwVG muss die BegrĂŒndung in der Beschwerdeschrift enthalten sein, ansonsten kann eine Nachfrist gewĂ€hrt werden. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung und Lehre haben diese Bestimmung weiter prĂ€zisiert, so dass eine BegrĂŒndung dann nachgereicht werden kann, wenn sie unbewusst oder unverschuldeterweise unterlassen wurde. Im vorliegenden Fall konnte die BeschwerdefĂŒhrerin das unverschuldete Nachreichen nicht darlegen, und auch die Akten gaben hierfĂŒr keinen Hinweis, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten wurde. Anschliessend widmete sich Abegg-Vaterlaus der Frage, wann ein Widerspruchsverfahren aufgrund eines Parallelverfahrens sistiert werden kann. In zwei kĂŒrzlich ergangenen FĂ€llen (BVGer vom 2. MĂ€rz 2022, B-5546/2021 und B-303/2022) mit Ă€hnlichem Sachverhalt lag keine eindeutige Zustimmung der Gegenseite zu einer Sistierung vor. Die Tatsache, dass möglicherweise prĂ€judizierende Parallelverfahren laufen, stellt gemĂ€ss dem BVGer keinen hinreichenden Grund fĂŒr die BeschwerdefĂŒhrerin dar, auf eine BegrĂŒndung verzichten zu dĂŒrfen. Das BVGer befand, dass es sich dabei vielmehr um eine Verzögerungstaktik Seitens der BeschwerdefĂŒhrerin handelt, die nicht ĂŒber eine Nachfrist geschĂŒtzt werden darf, weshalb auf die Beschwerde nicht eingetreten wurde. Offen sei nach diesen Entscheiden gemĂ€ss der Ansicht von Abegg-Vaterlaus, ob im Sinne eines Umkehrschlusses davon ausgegangen werden kann, dass bei Vorliegen eines expliziten EinverstĂ€ndnisses der Gegenpartei auf eine BegrĂŒndung verzichtet werden darf. Das zweite Thema innerhalb des Verfahrensrechts widmete sich dem Rechtsmissbrauch im Löschungsverfahren. Abegg-Vaterlaus stellte dazu als erstes den Entscheid BVGer vom 4. Januar 2022, B-65/2021, «Visartis». Die zentrale Frage war, ob es rechtsmissbrĂ€uchlich ist, wenn nach dem ein Widerspruchsverfahren eingeleitet wurde, zusĂ€tzlich auch ein Löschungsverfahren eingeleitet wird. Das BVGer hielt fest, dass es sich beim Widerspruchs- und Löschungsverfahren um zwei voneinander unabhĂ€ngige Verfahren handelt; entsprechend kann im Antrag auf eine Löschung kein Rechtsmissbrauch gesehen werden. In einem zweiten Entscheid (BVGer vom 18. Januar 2022, B-2382/2020, «Pierre de Coubertin») musste sich das BVGer mit der Frage beschĂ€ftigen, ob fĂŒr ein Löschungsantrag ein spezielles Rechtsschutzinteresse seitens der Antragstellerin bestehen muss. Das Gericht stellte fest, dass es fĂŒr den Löschungsantrag kein spezielles Rechtsschutzinteresses bedarf, da die Bereinigung des Markenregisters auf ein öffentliches Interesse abstellt. Abegg-Vaterlaus setzte seine PrĂ€sentation um den Themenbereich der Gleichartigkeit fort. Dazu stelle er zuerst das Urteil BVGer vom 17. Februar 2022, B-361/2021 vor, worin Valser Widerspruch gegen die Marke «Valser Bier – Das Original Bernstein OberbrĂ€u» erhob, welche fĂŒr Bier beansprucht wurde. Valser selbst ist als Marke fĂŒr Mineralwasser im Verkehr durchgesetzt. Der Widerspruch wurde vom IGE abgewiesen, wogegen Beschwerde erhoben wurde. Die Vorinstanz argumentierte, Valser habe sich nur fĂŒr Mineralwasser durchgesetzt, nicht aber fĂŒr Bier, entsprechend mĂŒsse die Ware Bier fĂŒr das Zeichen Valser nach wie vor dem Gemeingut zugerechnet werden. Das BVGer hielt fest, dass durchgesetzte und nicht durchgesetzte Marken einen Anspruch auf den Schutz gegenĂŒber verwechselbar Ă€hn|lichen Marken haben, die gleichartige Waren oder Dienstleistungen beanspruchen. Schliesslich kommt das BVGer zum Schluss, dass eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen und die angefochtene Marke daher aus dem Markenregister zu löschen ist. Weiter ging Abegg-Vaterlaus auf die Gleichartigkeit bezĂŒglich Beratungsdienstleistungen und Dienstleistungen an sich ein. Im Entscheid BVGer vom 13. Juli 2021, B-6432/2019 war die Widerspruchsmarke fĂŒr Unternehmensverwaltung und die angefochtene Marke fĂŒr Beratung in Bezug auf die Verwaltung eingetragen. Die Vorinstanz erkannte auf Gleichartigkeit, wogegen sich die BeschwerdefĂŒhrerin wehrte. Obwohl die Frage bereits in mehreren Urteilen thematisiert wurde, Ă€usserte sich das BVGer in diesem Entscheid differenziert dazu. Es hielt fest, dass die Beratung zu einer TĂ€tigkeit und die TĂ€tigkeit selbst nicht per se gleichartig sein mĂŒssen. Im vorliegenden Fall hielt das BVGer allerdings fest, dass die Verwaltung eines Unternehmens und die Beratung in Bezug auf Verwaltung, von der TĂ€tigkeit selbst und von den entsprechenden Abnehmerkreisen, sehr nahe zueinander stehen, weshalb eine Gleichartigkeit bejaht wurde. Zuletzt prĂ€sentierte Abegg-Vaterlaus einen Entscheid (BVGer vom 6. Juli 2021, B-5422/2019), bei dem die Widerspruchsmarke «Canna», die fĂŒr «flĂŒssigen DĂŒnger auch fĂŒr die Erde» eingetragen war. Die angefochtene Marke «Cannatonic» war fĂŒr «rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und SĂ€mereien» sowie «Samenkörner als Pflanzengut» eingetragen. Die Gleichartigkeit und die ZeichenĂ€hnlichkeit der Marken wurden im vorliegenden Entscheid bejaht. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft wurde allerdings vom Gericht festgestellt, dass «Canna» die lateinische Bezeichnung fĂŒr Blumenrohr und damit freihaltebedĂŒrftig ist. Da die Marke «Cannatonic», ihre Kennzeichnungskraft aus dem Wortelement «tonic» gewinnt und die Marke «Canna» nur fĂŒr DĂŒnger hinterlegt ist, bestand zwischen den Marken gemĂ€ss BVGer trotz entfernter Gleichartigkeit und ZeichenĂ€hnlichkeit keine Verwechslungsgefahr. Der fachliche Teil der Tagung wurde anschliessend mit der AnkĂŒndigung der Folgeveranstaltung am 4. Juli 2023 abgeschlossen.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Reinhard Oertli, Hugh Reeves, Fabian Wigger and Marc Wullschleger (Chair).
I. Current law and practice
Please answer the below questions with regard to your Group’s current law and practice. References to «moral rights» below are used to encompass all legal rights and concepts used to provide protection to the non-economic rights of authors, regardless of whether they are referred to as «moral rights». References to «moral rights» cover only moral rights in copyright law and not moral rights in related rights/neighbouring rights laws (e.g., rights on the performance), unless expressly stated otherwise5.
Definition of moral rights
1.
a) Does your legislation and/or case law regarding copyright recognize moral rights?
YES. However, the Swiss Copyright Act («CopA»​1) itself does not expressly define which of the rights attributed to the author should be regarded as moral rights.
b) Are moral rights recognized outside copyright law?
NO. However, Swiss law recognizes general personal rights​2 which do protect the interests of authors. Also, the provisions on the publishing contract (e.g., Art. 385 CO​3) protect the moral rights of the author.
c) What is the purpose of moral rights (the philosophy behind moral rights), e.g., to protect the work itself, the author, the public, etc.?
The original purpose of moral rights is to protect the personal interests of authors with regard to their works. They are meant to reflect the close link between the author’s personality and their works.
2.
Are all types of works protected by moral rights or are moral rights restricted and/or excluded for certain categories of works (software, databases, architecture, etc.)? Moral rights apply to all types of works which are recognized by Swiss copyright law.
Categories of moral rights
3.
What are the different categories of moral rights, e.g., right of attribution, rights of integrity (distortion or modification), rights of disclosure, rights of withdrawal, right to prevent use in association with a product, service, cause or institution, etc.? Please give a short definition of each category. – Right of first disclosure («Erstveröffentlichungsrecht»; Art. 9 paragraph 2 CopA): The right of first disclosure of a work includes the right to publish a work for the first time. This right enables the author to decide if, or under which circumstances, his or her work will be made available to the public.​4 – Right to claim authorship («Recht auf Anerkennung der Urheberschaft»; Art. 9 paragraph 1 CoPA): This right enables the author to claim authorship of his or her work and therefore protects the relationship between author and work.​5 – Right of distortion («Entstellungsschutz»; Art. 11 paragraph 2 CoPA in line with Art. 6bis Berne Convention​6): The right of distortion enables the author to «oppose any distortion of the work that is a violation of his personal rights» (Art. 11 paragraph 2 CopA).​7 Some Swiss scholars go further and qualify as a «moral right» the right of integrity (Art. 11 CopA) as a whole (i.e., not limited to actual distortions, but covering any direct or indirect alteration of a work).​8
Exception and limitations to moral rights
4.
Does your legislation and case law provide exceptions and/or limitations to moral rights, e.g., for specific categories of works, for the exercise of moral rights by author’s heirs, in case of minor modifications of a work or in the absence of the name of the author for specific exploitations, in case of abuse of rights, etc.? It depends on how moral rights are defined (e.g., the right of integrity underlines many statutory exceptions). Several of the general limitations of copyright law also cover the personality rights of the author. For example the right (limitation) to use a work to create a parody (Art. 11 paragraph 3 CopA) overrides the right of the author to prohibit distortions. Also the right (limitation) for private use (Art. 19 paragraph 1 lit. a CopA) covers acts which in another context would be viewed as violations of the moral rights of the author. If the right of integrity as a whole is considered part of the moral rights of the author, many limitations must be considered. In addition, the general rule that the manifest abuse of a right is not protected by law (Art. 2 paragraph 2 CC) applies in the copyright context as well. Of course, the general rule applies and provides that the manifest abuse of a right is not protected by law (Art. 2 paragraph 2 CC).
Duration of moral rights
5.
What is the duration of moral rights? The general terms on the protection of copyrights apply also to moral rights.​9
Ownership of moral rights
6.
a) Who is the initial owner of moral rights, e.g., the author, co-authors, investor, publisher, movie producer, etc.?
The author is the initial owner of moral rights.
b) Can legal entities, such as an association, a foundation, collective rights organizations, a corporate company, etc., be the initial owners of moral rights?
NO.
c) Do the circumstances of the creation of the work influence who the initial owner is of moral rights (e.g., work made for hire, collective work, work created by employees, etc.)?
NO.
d) If the duration of the moral rights exceeds the duration of the author’s life, who is the owner of the moral rights after the death of the author/owner?
Moral rights are inheritable according to general rules of inheritance law.
e) Who is the owner of moral rights of orphan works?
The owner of copyrights (including moral rights) in orphan works is unknown by the statutory definition of an orphan work (Art. 22b paragraph 1 CopA).
Moral rights and contracts
7.
a) Can moral rights be subject of contracts?
Yes.
b) Can the initial owner of moral rights transfer (e.g., through a contract for valuable consideration or free of charge) these to third parties?
The general view is that the moral rights are not transferable. However – and depending on the definition of what a moral right is – some moral rights could be subject to a transfer (see above paragraph 6d). In addition, general rules of inheritance law shall apply for moral rights if an author dies.
c) Can the owner of moral rights renounce or waive them?
Yes, with the exception of the right of distortion. In particular, renunciations or waivers for moral rights are an important issue in a contractual context.
d) Can the law relating to moral rights be overridden by contractual provisions?
NO. Even if there is a clause referring to the renunciations or waivers for moral rights, the author is still entitled by law to execute their moral rights. This would not, however, in any event protect the authors of possible negative impacts due to a specific contract (like a contractual penalty).
Infringement of moral rights
8.
Is infringement of moral rights qualified as a copyright infringement? Yes.
9.
What are the conditions for an infringement of moral rights to be recognized, e.g., proof that the infringement violates the honour, reputation, dignity, legitimate interests of the author, etc.? In general, there are no special requirements. However, at least for the right of distortion («Entstellungsschutz»; Art. 11 paragraph 2 CoPA), it would be necessary that the distortion has a sufficient impact to violate the author’s personality. Thus, not every alteration of a work is at the same time a distortion.
Moral rights on related rights
10.
a) Does your related rights legislation recognize moral rights, for example for performers?
Yes. Performers have the right to be recognized as such in connection with the performance of a work (see Art. 33a paragraph 1 CopA).
b) If YES, please indicate if moral rights in related rights legislation are identical to moral rights in copyright law?
NO, performers’ moral rights do not have the same scope of protection as the author’s moral rights.
c) If they are not identical, please indicate the main differences from moral rights in copyright law.
Performing artists, for example, do not benefit from the right of first publication.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
11.
Could your Group’s current law or practice relating to moral rights be improved? If YES, please explain. Yes. We see a particular need for improvement regarding the question of how moral rights can be validly disposed of. It is now widely accepted that the «traditional» reference to the non-transferability and non-waivability of moral rights neither adequately reflects the economic realities nor the actual needs of authors. Accordingly, there is a degree of consensus that this principle needs some adjustments. Nevertheless, the exact manner and extent to which moral rights can be validly disposed of is still not clear. A sensible approach might look something like this. The first step should be to assume that the transferability as stipulated in Art. 16 paragraph 1 CopA (and thus also the licensability and waivability) also applies to moral rights. In a second step, those moral rights for which a transfer is not possible due to their specific nature would have to be defined. In the latter cases, it would have to be clarified in a third step whether or under which conditions a valid waiver is possible. Moreover, there are certain inconsistencies regarding the scope of some moral rights. For example, it is questionable whether an integrity right that applies even to minor changes is reasonable. Maybe it would be more reasonable for this integrity right to be limited (e.g., via a provision in copyright contract law) in cases where a user is allowed to use a work.
12.
Could any of the following aspects of your Group’s current law relating to moral rights be improved? If YES, please explain. a) the definition of moral rights b) categories of moral rights
  • I) exceptions and limitations to moral rights
  • ii) the duration of moral rights
  • iii) ownership of moral rights
  • iv) moral rights and the owner of the tangible asset integrating the work
  • v) moral rights and contracts
  • vi) the regime of moral rights
  • vii) infringement of moral rights
  • viii) moral rights and related rights
Yes.
– the definition of moral rights > see above Q12 (re scope of integrity right) – moral rights and contracts > see above Q12 (re non-transferability)
13.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? NO.
III. Proposals for harmonisation
Please consult with relevant in-house/industry members of your Group in responding to Part III.
14.
Do you believe that there should be harmonisation in relation to moral rights? Please answer YES or NO. If YES, please respond to the following questions without regard to your Group’s current law or practice. Even if NO, please address the following questions to the extent your Group considers your Group’s current law or practice could be improved. Yes – moral rights and contracts > see above Q12 (re non-transferability)
Definition of moral rights
15.
a) Should moral rights be recognized? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, should this be in copyright law?
Yes.
16.
a) If YES to question 16), should all types of works be protected by moral rights? Please answer YES or NO.
See below.
b) If NO, for which categories of works should moral rights be restricted and/or excluded?
If fundamental regulatory issues such as work integrity are governed by moral rights they must apply to all categories of works. However, due to the origin of moral rights in the personality rights, one may ask how reasonable it is to also grant them to authors who produce works in a team for money in an assembly line manner (e.g., software programmers).
Categories of moral rights
17.
What should be the different categories of moral rights? Please tick the boxes as appropriate and give a short definition of them: – x right of authorship (this right enables the author to claim authorship with his work and therefore protects the relationship between author and work) – x right of distortion (the right of distortion enables the author to «oppose any distortion of the work that is a violation of his personal rights») – x right of disclosure (the right of first disclosure of work includes the right to publish a work for the first time) – x right of withdrawal (this right shall apply to works that have been already published and the work no longer is corresponding with the author’s beliefs and the use of the work is no longer acceptable)
Exception and limitations to moral rights
18.
a) Should moral rights be subject to exceptions and/or limitations? Please answer YES or NO.
Yes
b) If YES, which? Please tick the boxes as appropriate
□ for specific categories of works, namely ____________
x in case of minor modifications of the work
x in case of abuse of rights
□ depending on the owner of moral rights (author, investor, employer, author’s heirs, etc.)
□ other, namely ____________
Duration of moral rights
19.
What should be the duration of moral rights? The general terms on the protection of copyrights should apply.
Ownership of moral rights
20.
a) Who should be the initial owner of moral rights?
The author (a natural person) should be the initial owner of moral rights.
b) Should legal entities (i.e. others than natural persons) be able to be the initial own of moral rights?
NO.
c) Should the circumstances of the creation of the work influence who the initial owner is of moral rights?
NO.
d) If the duration of the moral rights exceeds the duration of the author’s life, who should be the owner of the moral rights after the death of the author/owner?
The general rules of inheritance law should apply in such cases.
e) Who is the owner of moral rights of orphan works?
As the owner of (moral rights of) orphan works is unknown by the statutory definition of an orphan work (Art. 22b paragraph 1 CopA), there should be no (known) owner.
Moral rights and the owner of the tangible asset integrating the work
21.
Should the property rights of the owner of a tangible asset integrating a work (painting, sculpture, architecture, etc.) be limited by moral rights? Please answer YES or NO. If YES, please explain how. Yes. In general there should be a balance of interests in such cases.
Moral rights and contracts
22.
a) Should it be possible to contract on moral rights? Please answer YES or NO and explain.
Yes. Fundamentally, we would want to prioritize contractual freedom and thereby broadly permit contracting on and with moral rights.
b) Should the initial owner of moral rights be able to transfer these to third parties? Please answer YES or NO and explain.
Yes, but not all elements of the moral rights. Indeed, we do want recognition of the author’s personality rights, albeit in a limited subset of situations, such as those mentioned at Art. 11 paragraph 2 CopA (see also answer to Q12 above).
c) Should the owner of moral rights be able to renounce or waive them? Please answer YES or NO and explain.
Yes – mostly. Firstly, those moral rights which can be alienated must a fortiori remain «waivable». However, for those moral rights which are not alienable, accepting contractual waivers risks introducing contradictions between current legislation and the parties’ contractual prerogatives. We are therefore in favour of permitting contractual renouncements at least with respect to specific situations (but see below).
d) Should it be possible to override the law relating to moral rights by contractual provisions? Please answer YES or NO and explain.
Yes – mostly. We are in favour of broad contractual freedom. However, we are also in favour of preserving and protecting limited but essential elements of the author’s personality rights. For the latter cases, waiver should remain possible and override the law, but not in absolutely all cases.
Infringement of moral rights
23.
Should infringement of moral rights be qualified as copyright infringement? Please answer YES or NO. Yes.
24.
What should be the conditions for an infringement of moral rights to be recognized? The general rules for a copyright infringement should apply.
Moral rights on related rights
25.
a) Should related rights law recognize moral rights, for example for performers? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, should moral rights in related rights laws be identical to moral rights in copyright law?
NO, a limited set of rights should be attributed.
Other
26.
Please comment on any additional issues concerning any aspect of moral rights you consider relevant to this Study Question. N/A
27.
Please indicate which industry/cultural sector views provided by in-house counsel are included in your Group’s answers to Part III. N/A Summary Until now the AIPPI has not assessed in-depth the general regime of moral rights within its scientific work. With Q282, the AIPPI has now conducted the first study to discuss moral rights on an international level and to assess possible harmonisation. The report of the AIPPI Swiss Group should support these efforts, especially with respect to a resolution during the annual meeting in San Francisco. Zusammenfassung Bislang hat sich die AIPPI im Rahmen ihrer wissenschaftlichen TĂ€tigkeit noch nicht eingehend mit den Urheberpersönlichkeitsrechten auseinandergesetzt. Mit der Q282 hat die AIPPI nun die erste Studie durchgefĂŒhrt, um Urheberpersönlichkeitsrechte in einem internationalen Kontext zu diskutieren und allenfalls Harmonisierungsbedarf zu identifizieren. Diese BemĂŒhungen unterstĂŒtzt die Schweizer AIPPI Gruppe mit dem vorliegenden Beitrag, insbesondere auch mit Blick auf eine allfĂ€llige Beschlussfassung anlĂ€sslich des Jahrestreffens in San Francisco. Fussnoten:
1
Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA; CC 231.1; â€čhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798/enâ€ș).
2
See Art. 28 ss. of the Swiss Civil Code of 10 December 1907 (CC 210; â€čhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/enâ€ș).
3
Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations) of 30 March 1911 (CC 220; â€čhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/enâ€ș).
4
C. P. Rigamonti, Urheberpersönlichkeitsrechte, Bern 2013, 224.
5
C. P. Rigamonti, Urheberpersönlichkeitsrechte, Bern 2013, 254.
6
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, revised in Paris on July 24, 1971 (CC 0.231.15; â€čhttps://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2659_2659_2659/deâ€ș).
7
C. P. Rigamonti, Urheberpersönlichkeitsrechte, Bern 2013, 294.
8
H. PfortmĂŒller, in: B. K. MĂŒller/R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, Art. 11 N 1.
9
D. Barrelet/W. Egloff, in: Barrelet/Egloff (Hg.), Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz ĂŒber das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 4. Aufl., Bern 2020, Art. 29 N 12.


Members of the working group: Marion Consoli, Luca Dal Molin, Philipp Groz (chair), Adrienne Hennemann, Michael Liebetanz, Monika Naef, Vera Vallone The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
Preliminary remarks
Under Swiss law there is no unified statutory definition of «trade secrets». To avoid repetition, we refer to the AIPPI Reports of the Swiss Group: «Trade secrets: overlap with restraint of trade, aspects of enforcement (Q 247)» and the «Swiss Group: Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law (Q 215)». There are two ways of initiating civil proceedings in Switzerland: – In certain cases a lawsuit can be directly brought before the court – for example under the competence of the Swiss Federal Patent Court or the Commercial Court, or in litigation related to intellectual property rights (Art. 5(1)(a) of the Swiss Code of Civil Procedure («CCP»)); – in other cases, conciliation proceedings must first be initiated.
Basically, a civil court may be approached as follows:
– via a request for preliminary measures according to Art. 261 CCP; – a request for precautionary taking of evidence according to Art. 158 CCP; or – by submitting a claim according to Arts. 220 et seq. CCP. In all three cases, the court can be petitioned for protective measures according to Art. 156 CCP if the taking of evidence endangers the interests of a party or third parties worthy of protection, particularly their business secrets. Such protection can thus be requested prior to the filing of a complaint or simultaneously with it. It is also possible to request protective measures during a later stage of the proceedings. In any event, protective measures under Art. 156 CCP do not extend beyond concluded proceedings. If conciliation proceedings have to be conducted ahead of the court proceedings, problems with the protection of trade secrets seldom arise. This is because the request for conciliation can be made without giving substantiation and presenting evidence. Irrespective of the possibility to request protective measures, according to Art. 156 CCP the parties may also sign an (out-of-court) non-disclosure agreement before or after the initiation of the proceedings in order to ensure the protection of their trade secrets.
1.
Does your Group’s current law provide for the protection of trade secrets for or during any of the following stages of civil proceedings? Please tick all that apply. Please explain. – complaint/pleading/writ of summons initiating a proceeding
As outlined in the preliminary section, a party can request protective measures according to Art. 156 CCP to safeguard trade secrets. Such measures are generally limited to procedures for the taking of evidence. While it is generally recognised that the content of evidence and the formulation of a request for, or the offer of evidence in a complaint is amenable to protective measures, statements in the complaint itself are generally excluded from protection. The Swiss Federal Supreme Court, however, expanded the meaning of Art. 156 CCP to statements made in a complaint or in other legal documents under exceptional circumstances (e.g., the content of enclosures is quoted verbatim in extracts or is paraphrased in detail) in recent case law (Decision of 8 December 2021, 4A_58/2021, cons. 3.3.1).
– any other pleadings or submissions filed in the context of a proceeding
We refer to our first answer. As a side note, under Swiss law, the parties are generally precluded from filing (additional) submissions/pleadings outside the exchange of written briefs/pleadings ordered by the court.
– production of documents during discovery phase or court-ordered production of evidence
Under Swiss law, there is no pre-trial discovery phase. Generally, evidence must be either submitted with or requested in the pleading, at least with the second pleading/written brief. In this context, documents containing trade secrets are often initially partially redacted.
A party to the proceedings can be asked – but cannot be forced – to submit evidence (or fully unredacted evidence). If it fails to do so, the court may, however, consider this behaviour when assessing evidence (Art. 164 CCP). Therefore, a refusal seldom comes into play. Third parties are generally obliged to submit evidence ordered to be produced by the court. However, if a party or a third party is a holder of a trade secret, it may refuse to cooperate with an order of the court related to the taking of evidence if it can credibly demonstrate that the interest in maintaining secrecy outweighs the interest in establishing the truth (Arts. 163(2) and 166(2) CCP). In addition, a party or a third party can request protective measures according to Art. 156 CCP if it is ordered to submit evidence or submit an unredacted version of evidence.
– evidence seizure
Seizures of infringing products are provided for, inter alia, in proceedings concerning the infringement of intellectual property rights (see, e.g., Art. 77 of the Swiss Patent Act). The Swiss Patent Act (Arts. 68 and 77(3)) specifically refers to the protection of trade secrets of a claimant or defendant in civil proceedings. Preliminary measures to seize evidence are also stipulated in Art. 59 of the Swiss Trademark Protection Act and Art. 38 of the Swiss Design Act.
More generally, seizures in the format of securing evidence can be requested under the CCP prior to or during court proceedings if the evidence is at risk of being destroyed or lost, or if the applicant demonstrates a legitimate interest. In such cases, measures to protect trade secrets according to Art. 156 CCP can be requested.
– prepared-for-litigation technical description/declaration or any other exhibits
The CCP does not provide for a prepared-for-litigation technical description. Under Art. 77 of the Swiss Patent Act, however, such a prepared-for-litigation technical description can be requested in relation to allegedly infringing processes used and allegedly infringing manufactured products, as well as the means to manufacture them. If the opposing party argues that the description involves trade secrets, the court must implement the necessary measures to protect them. According to its practice, the Swiss Federal Patent Court applies an «attorney’s eyes only» procedure according to which only the requesting party’s attorney (but not the party itself) has full access to the description. The counterparty may then request protective measures (e.g., redaction of the description to avoid the disclosure of trade secrets). Only after the court has decided on these requests will the requesting party itself obtain access to the (potentially redacted) description, while the requesting party’s attorney remains bound not to disclose any additional information obtained through the initial description.
– oral hearing
Oral hearings take place within the framework of the main hearing and are usually open to the public. Such a main hearing is mandatory unless both parties waive their right to an oral hearing. The threshold for a potential exclusion of the public (as foreseen in Art. 54(3) CCP) is high and only conceivable if required by the public interest or the interest worthy of protection of a person involved (such as trade secrets). The public may be excluded in whole or in part.
Regarding oral hearings of witnesses as part of the taking of evidence, protective measures according to Art. 156 CCP are possible.
– hearing transcripts
Protective measures pursuant to Art. 156 CCP may also extend to hearing transcripts. Hearing transcripts are part of the court files. Parties are generally allowed to access the court files. Such access to files may be refused according to Art. 53(2) CCP if this is justified by overriding public or private interests (e.g., business secrets).
As a rule, the right to access files exists only during pending proceedings. After the conclusion of the proceedings, the parties or third parties may access files only if an interest worthy of protection can be asserted.
Third-party access and the parties’ access to files after the proceedings have ended is governed by cantonal law and thus may differ within Switzerland. Generally, third parties cannot access court files of pending proceedings. If proceedings have ended they may be granted access to files under special circumstances (e.g., for scientific reasons) provided this does not conflict with any overriding public or private interests (such as trade secrets).
– witness statements made out of court and on the record for use in litigation (e.g., deposition)
Under Swiss law, witnesses are orally examined by the court in a hearing, generally after the proceedings have been initiated (in the case of precautionary taking of evidence even before the initiation of a lawsuit or before the second exchange of briefs has been completed – see Preliminary Remarks to Art. 158 CCP). There is no practice of witness deposition or filing written witness statements. However, it is generally possible to submit witness statements. While the evidentiary value, if any, of such written statements is limited, protective measures according to Art. 156 CCP are possible.
– court decision
Under Swiss law, it lies in the discretion of the court to decide whether it renders the judgment in the main hearing or afterwards. Typically, the second approach prevails, and the judgment is handed down in writing. Under Art. 54(1) CCP, court decisions are generally made available to the public, at least at the court to the interested public. Exceptions to the principle of public pronouncement of the judgment are limited and permissible only under exceptional circumstances (Art. 54(3) CCP), such as due to personal privacy, data protection or confidentiality reasons (e.g., trade secrets). The publication of judgments in an anonymised form generally prevails. However, mere anonymisation of the judgment does not guarantee the protection of trade secrets.
– potential for future misuse of trade secret information gained from claimant or defendant during the proceeding
Generally, parties and third parties are allowed to use all information gained during proceedings. However, under recent case law (Decision of the Federal Supreme Court of 8 December 2021, 4A_58/2021 cons. 3.3.2), the party to whom sensitive information is disclosed can be obliged under threat of punishment in case of a violation to not disclose gained information to third parties as a measure according to Art. 156 CCP. However, the Swiss Federal Supreme Court held that such an obligation ends with the conclusion of the proceedings (see Preliminary Remarks).
– other, namely __________________
n/a
2.
Under your Group’s current law, is there a requirement: a) for specificity in the pleadings (e.g., the trade secret allegedly misappropriated is required in written documents provided to the court); and/or
Generally, a party in civil court litigation must sufficiently specify its factual allegations. According to Art. 150(1) CCP, the court only takes evidence on legally relevant and disputed facts. When initiating proceedings, it is generally sufficient for a claimant to paraphrase the trade secret without going into every detail. However, if these assertions are disputed, the claimant may need to reveal further details in its oral pleadings or its second written brief. If the defendant also disputes such further details, evidence offerings become relevant. Such evidence can be provided by various means such as through witnesses, expert opinions, visual inspections, but also by written documents. Generally, the probative value of documents and expert opinions is significantly higher than that of witnesses. If trade secrets are contained in written documents, the content of such documents must be disclosed to the extent necessary for the court to establish the relevant facts and for the defendant to properly defend against a charge of misappropriation of a trade secret.
b) that knowledge of the trade secret details be known by more than defendant’s outside counsel (e.g., General Counsel, Managing Director, or other types of representatives), so that a defendant can properly defend against a charge of misappropriation of a trade secret? If YES, please explain.
The claimant can request protective measures according to Art. 156 CCP to protect its trade secrets. However, in cases where the trade secret itself is the main subject of the dispute (which is the case if trade secrets were allegedly misappropriated), Art. 156 CCP is applied reluctantly by the courts. The reason for this is that the right of the other party to a proper defence must be preserved and that, as a rule, all information disclosed to the court and relied upon by a party should also be made available to the other party. The court is free to decide what protective measures should be taken. Possible measures range from the exclusion of the public and the restriction of access to evidence to the outside counsel of a party, to the complete exclusion of access by one or both parties to all or part of the evidence (e.g., by redaction). However, there is very limited case law on the implementation of such measures, particularly regarding the admissibility of a complete exclusion of one party (including or excluding its outside counsel) from evidence to which the court has access.
Evidence obtained under protective measures continues to be treated confidentially by the court. If the protective measure involves the exclusion of a party from the taking of evidence or from the right to access the files, the court may base its judgment on the evidence in question only if it has informed the excluded party of the essential content of the evidence and given them the opportunity to comment and present counter-evidence. Therefore, in cases were the trade secret itself is the main subject of the dispute, full exclusion of the parties and their outside counsels without any information on the content is hardly conceivable. It is thus also unlikely that a court would only allow disclosure of relevant facts to a defendant’s outside counsel while excluding the defendant’s access to such facts. This is because the defendant itself may have better knowledge of the facts and potential defence arguments, and the defendant’s ability to defend itself may be hampered if it does not have direct access to relevant facts in the litigation. Therefore, as a rule, the right to be heard is likely to prevail and relevant information must also be disclosed to the defendant itself (e.g., to identified directors and officers), at least in a summarised form.
3.
Under your Group’s current law, do any remedies exist for the holder of the trade secret to «re-establish» or «re-gain» the status of a trade secret exposed during a Disclosure action, or more generally during civil proceedings? That is, can a trade secret exposed during a civil proceeding effectively be made or held «secret» so as to still be considered a trade secret? If YES, please explain. When a trade secret becomes public knowledge, it no longer constitutes a secret and loses its legal protection as a trade secret. However, disclosure of a secret in a lawsuit (even if no measures according to Art. 156 CCP were requested or granted) does not by itself cause the secret to fall into the public domain. Under Swiss law, there are no remedies for the holder of a (publicly disclosed) trade secret to «re-establish» or «re-gain» its secrecy and its legal status as a trade secret. However, in such a case the trade secret owner may assert claims for damages and, depending on the circumstances, also criminal charges against the disclosing party.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
4.
Could your Group’s current law or practice relating to the protection of tradesecret(s) during civil proceedings be improved? Please explain Swiss courts may assess the appropriate measures to be taken according to 156 CCP on a case-by-case basis (see Preliminary Remarks). Against this background, the Swiss Group has discussed the following improvements to the current legal situation: – As trade secrets are protected under different laws depending on the violation committed (i.e. intellectual property, labour, unfair competition, or criminal law), the competent authority that orders the protective measure may vary based on the subject matter (i.e. the Federal Patent Court, a civil or criminal court, in some cantons the local Commercial Court, etc.). The different jurisdictions and the variety of information that falls under the scope of trade secret protection, as well as the case-by-case practice may lead to a lack of harmonisation within Switzerland. Therefore, the Swiss Group is of the opinion that a best practice guide including the use of trade secrets measures based on the relevant cantonal and federal case law would be helpful. – Further, the Swiss Group discussed the implementation of a non-exhaustive list of measures in the CCP, which reflects a weighing of the gravity of interference with procedural rights of the defendant (e.g., limiting access to evidence is less interfering than waiving the right of evidence). Moreover, the list should be accompanied by a general guidance within Art. 156 CPP prior or after the list of measures that will implement the obligation of the court to take the necessary and appropriate measures to balance parties’ interests as a legal standard. – The Swiss Group has further discussed the implementation of a legal basis for extending the application of Art. 156 CCP to further stages of proceedings. As an example, in Swiss law there is no clarity on whether Art. 156 CCP may be applicable to conciliation proceedings (to the extent trade secrets are disclosed at all already at that stage, see Preliminary Remarks). Against this background, the Swiss Group discussed whether such measures would be necessary at this stage. In conciliation proceedings, confidentiality is provided pursuant to Art. 205 CPP, which states that (i) hearings are not open to the public; (ii) declarations from both parties will not be reflected in the minutes of the proceedings; and (iii) information acquired from both the hearing and the minutes may not be disclosed during the following main court proceeding and thus, Art. 205 CPP is narrower than Art. 156 CCP. – According to Art. 77 Swiss Patent Act any person requesting preliminary measures may request that the court orders measures to secure the evidence. In the event the opposing party claims that trade secrets are involved, the court applies the attorney’s eyes-only mechanism. Only then does the court prevent the applicant from accessing trade secrets (especially if a description is requested under Art. 77(1)(b) Swiss Patent Act). The Swiss Group notes that although an attorney’s eyes-only mechanism is a practical instrument to prevent disclosure of trade secrets, it is not a common practice outside the field of patent law. Therefore, the Swiss Group has discussed the reasons why this mechanism could not be used more often by way of analogy in disputes directly related to trade secrets. The point was raised that although the attorney’s eyes-only mechanism seems reasonable, it is not always a valuable option because trade secrets often include complex technical information, and the attorney may lack the relevant technical expertise. In that regard, it should be noted that a neutral technical specialist is not a valid option either, as the understanding of the trade secret information often requires in-depth knowledge of the industry and business-related information of the trade secret holder that lies within its employees (who, however, do not qualify as a neutral specialist). – The Swiss Group has also discussed whether a civil court may order confidentiality measures which go beyond the proceedings, something that is not possible under current law (see Preliminary Remarks). For the time period after the proceedings, it is up to the party requesting protective measures to enforce such measures by means of an action based on substantive law provisions (Decision of the Federal Supreme Court of 8 December 2021, 4A_58/2021, cons. 3.2.4). Against this background, the Swiss Group has considered the possibility to implement in Art. 156 CCP the option for the court to order an obligation of confidentiality that extends beyond the end of proceedings. Such a statutory option would need to be limited in terms of possible measures (i.e. an exhaustive list of the measures that may be ordered after the end of a proceeding) and the length of time those measures are enforceable.
5.
In order to limit disclosure of a trade secret, should there be more specific requirements regarding access by a party to a trade secret during a civilproceeding? Please explain. To limit disclosure, the civil court may choose from a range of non-exhaustive protective measures provided in Art. 156 CCP. Based on the interests of both parties and the overall circumstances the court may choose a reasonable measure. As the measure taken highly depends on a case-by-case basis, the Swiss Group is of the opinion that no further default requirements should be implemented without regard to the case-specific circumstances.
6.
Should remedies to re-establish or regain a trade secret be available to the trade secret holder: a. if the disclosure of the trade secret during the proceeding occurred intentionally due to a legal requirement (e.g., a legal requirement to specify the basis of a claim, or in response to a court order/interrogatories,etc.); b. if the disclosure of the trade secret occurred intentionally before exhaustion of all available legal protections, (e.g., protection order, redaction of transcripts, etc.); c. if the disclosure of the trade secret occurred unintentionally before exhaustion of all available legal protections; d. other, namely ________________ Under Swiss law, once a trade secret has been publicly disclosed there is no possibility to re-establish its secrecy. However, when trade secrets are disclosed during civil proceedings intentionally due to a legal measure, it is not considered as a disclosure. Thus, the question refers to the substantive law, which defines «disclosure» as opposed to the procedural possibilities of re-establishing the secrecy. The Swiss Group has discussed the possibility to state in Art. 156 CCP that disclosure under a protective measure within proceedings is not equivalent to a disclosure of trade secrets, and whether it was necessary to clarify this point. The court may order the opposing party not to disclose trade secrets to third parties or to use the acquired knowledge during the proceedings under the threat of a penalty fine pursuant to Art. 292 Swiss Criminal Code (see also Art. 343(1)(a) CCP). However, this measure must be suitable, necessary and appropriate. According to the Federal Supreme Court, in most cases an obligation to maintain secrecy under threat of a monetary penalty will not be considered as the mildest measure, particularly when a redaction of sensitive data may also be sufficient (Federal Supreme Court Decision dated 8 December 2021, 4A_58/2021, cons. 3.2.3).
7.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement toyour Group’s current law falling within the scope of this Study Question? n/a
III. Proposals for harmonisation
8.
Does your Group believe that there should be harmonisation in relation to the protection of trade secrets during civil proceedings? Please answer YES or NO YES (see Question 4). However, the Group believes that such harmonisation is likely to be challenging and potentially needs to be limited to certain areas, given that the underlying mechanisms, stages and procedural rules applicable in civil proceedings differ significantly from one jurisdiction to another.
9.
Does your Group believe that there should be protection of trade secrets for or during any of the following stages of civil proceedings? Please tick all that apply. Please explain. – complain/pleading/writ of summons initiating a proceeding – any other pleadings or submissions field in the context of a proceeding – production of documents during discovery phase or court-ordered production of evidence
(Note that the concept of a discovery phase is not known to the civil procedure system in Switzerland.)
– evidence seizure – prepared-for-litigation technical description/declaration or any other exhibits – oral hearing – hearing transcripts – witness statements made out of court and on the record for use in litigation (e.g., deposition) – court decision – potential for future misuse of trade secret information gained from claimant or defendant during the proceeding – other, namely ________________
For explanation, please refer to Questions 1 and 4.
10.
During a proceeding, what limits and/or restrictions should there be on Disclosure actions and/or procedures (such as a saisie contrefaçon or other seizure) to limit the unnecessary production of trade secrets, thereby reducing the risk of unnecessary disclosure to those involved in the proceeding and leakage into the public domain? Pre-trial discovery is not a concept known under Swiss law. However, the CCP provides for a request-based claim to obtain evidence, subject to exceptions (see Question 1). The disclosure request will be assessed by the court on a case-by-case basis and on the grounds of the basic principle of balancing the interests of the trade secret holder as well as guaranteeing due process at the same time. This procedure will, for example, ensure the limitation and/or restriction of extensive requests of evidence. Moreover, a court-ordered disclosure can be combined with a confidentiality order.
11.
Should a trade secret be able to «re-gain» its trade secret status after a disclosure action during a civil proceeding? What conditions should there be to allow the recovery, e.g., trade secret was appropriately marked as «confidential,» and/or «trade secret»? Once a trade secret has been disclosed, there is no possibility to re-establish its secrecy (see Question 6). Further, Swiss law is not familiar with the concept of «disclosure actions» (see Question 1). Should the court order the production of evidence, the trade secret holder may request protective measures and oppose the decision if necessary (see Question 6). However, the Swiss Group is of the opinion that a re-defined and harmonised term of «disclosure» would be helpful and meet the interests of trade secret holders also with regards to the publication of the final judgment which should not include secret information (see Question 4). In general, there is no legal obligation of either party to keep information gained during court proceedings secret. Thus, a legal basis regarding the definition of «disclosure» may hinder an opposing party from sharing the outcome of a proceeding to the public (e.g., via online platforms or on their website). Under Swiss Law, marking a document as «confidential» or «trade secret» is not sufficient to protect the information contained within it. It is not within the court’s tasks to conduct a seizure of evidence by virtue of the document being labelled as a trade secret. It is the claimant’s obligation to show that any information qualifies as a trade secret. In any case, a document marked as «confidential» and/or «trade secret» will not suffice to qualify a document as a trade secret. The document may be outdated and/or the information may have already been disclosed after the marking of the document, in which case the marking has no relevance.
12.
Which, if any, of the following should be required or encouraged in any civil litigation in order to maintain a balance between protecting the allegedly misappropriated trade secret and allowing a defendant to defend against a misappropriation charge? Please tick all that apply. – limit access to the trade secret details to defendant’s outside counsels only
While limiting the access to the defendant’s outside counsel may be reasonable in some cases, it is not an appropriate tool in every case for maintaining the balance between protecting trade secrets and making sure the defendant is able to defend itself. In proceedings relating to highly complex technical subject matter, it is questionable whether the outside counsel is knowledgeable enough to be able to properly represent the client without appointing a technical expert, who will also need access to the protected information (see Question 4)
– limit access to the trade secret details to a limited number and type of defendant’s inhouse representatives (e.g., General Counsel, Managing Director, Chief Technology Officer, etc.) and outside counsel
As stated above, restraining the access to a limited number of representatives may be a valid option for maintaining secrecy – subject to the specifics of the respective case – to find a balance between the interests of the parties.
– limit access to the trade secret details to hired third party expert(s) to view and provide directed findings regarding the trade secret details (e.g., court-ordered expert or defendant’s hired expert and plaintiff’s hired expert meet separate from the parties to compare the plaintiff’s trade secret details with the defendant’s information); and/or
The concept of a so-called «confidentiality master» is not known to the civil procedure system in Switzerland. However, in appropriate cases, this mechanism may be a suitable option, provided the directions to the third-party expert are clear and the work of the expert is limited to a comparison of specific factual information, and does not extend to an assessment of such facts on which the parties would then be unable to comment.
– allow the defendant to challenge the confidentiality or trade secret status of a document/material during the proceeding
This should be allowed to guarantee the defendant’s ability to defend itself properly.
13.
Should there be a requirement in trade secret misappropriation cases such that in response to a first identification of a trade secret, there is an immediate redaction of all specific trade secret details from the hearing transcripts, court decisions, or other written document before publication? While an immediate redaction of all specific trade secret details in court documents (transcripts, decisions, or others) should not be a general requirement, in certain circumstances and upon request of the trade secrets holder it may be an adequate response to ensure its rights.
14.
How can one, since injunctions naturally are limited in geographical scope, adequately protect trade secrets obtained during the course of a proceeding against misuse in a different jurisdiction? This will depend on the procedure as well as enforcement laws of each country. Harmonising those provisions may lead to an adequate protection of trade secrets obtained in a different jurisdiction, so that disclosure in a civil claim will not affect the trade secret outside Switzerland. Harmonisation may also help to maintain Switzerland’s attractiveness for conducting trade secrets litigation.
15.
Should evidence involving trade secrets be preserved by the court after the proceeding has concluded? Please explain The Swiss Group does not see a legitimate interest for either party to allow evidence involving trade secrets to be preserved by the court, but this may depend on access to such documents pursuant to local law and court practice. In Swiss court practice, evidence is generally returned to the parties after proceedings have concluded. Hence, access by third parties is unlikely.
16.
Please comment on any additional issues concerning the protection of trade secrets in civil proceedings that you consider relevant to this Study Question All issues are based on the underlying principle of balancing the defendant’s interest to defend itself (and to guarantee such a defence by the court during the proceedings) and the legitimate interest of the trade secrets holder to maintain secrecy during the proceedings. For the court to achieve such a balance legislation needs to provide for a variety of protective measures as well as the flexibility of the court to choose the most reasonable measure for the specific case.
17.
Please indicate which industry/cultural sector views provided by in-house counsel are included in your Group’s answers to Part III n/a Zusammenfassung Im schweizerischen Recht gibt es keine einheitliche Definition fĂŒr den Begriff «GeschĂ€ftsgeheimnis». Generell ermöglicht das schweizerische Recht den Schutz von GeschĂ€ftsgeheimnissen wĂ€hrend allen Phasen eines Zivilprozesses. Das Gericht kann Schutzmassnahmen anordnen, wenn die Beweisabnahme GeschĂ€ftsgeheimnisse gefĂ€hrdet. Um die Offenlegung zu begrenzen, kann das Gericht aus einer Reihe von Schutzmassnahmen auswĂ€hlen. Ist das GeschĂ€ftsgeheimnis selbst ein SchlĂŒsselelement fĂŒr die Beurteilung des klĂ€gerischen Anspruchs, werden Schutzmassnahmen von den Gerichten aber mit RĂŒcksicht auf das Recht des Beklagten auf GewĂ€hrung des rechtlichen Gehörs nur zurĂŒckhaltend angeordnet. In Anbetracht des Mangels an Leitlinien in Gesetz und Rechtsprechung ist die Schweizer Gruppe der Ansicht, dass eine gesetzliche (nicht abschliessende) Liste möglicher Schutzmassnahmen wĂŒnschenswert wĂ€re. Die Schweizer Gruppe schlĂ€gt zudem vor, den Gerichten die Möglichkeit einzurĂ€umen, eine Geheimhaltungspflicht anzuordnen, die ĂŒber das Ende des Gerichtsverfahrens hinausgeht. Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass eine internationale Harmonisierung in diesem Bereich wĂŒnschenswert ist, gleichzeitig aber schwierig zu erreichen sein dĂŒrfte. Das liegt daran, dass sich die in Zivilverfahren anwendbaren Mechanismen, Phasen und Verfahrensregeln von einer Rechtsordnung zur anderen erheblich unterscheiden. RĂ©sumĂ© Il n’existe pas de dĂ©finition lĂ©gale unifiĂ©e des «secrets d’affaires» en droit suisse. Le droit suisse permet gĂ©nĂ©ralement la protection des secrets d’affaires Ă  tous les stades de la procĂ©dure civile. Des mesures de protection peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es par le tribunal si l’obtention de preuves met en danger les secrets d’affaires. Pour limiter la divulgation, le tribunal peut choisir parmi une sĂ©rie de mesures de protection non exhaustives. Dans les cas oĂč le secret d’affaires lui-mĂȘme est un Ă©lĂ©ment clĂ© pour le jugement de la demande d’un plaignant, les mesures de protection sont appliquĂ©es avec rĂ©ticence par les tribunaux, compte tenu du droit du dĂ©fendeur Ă  ĂȘtre entendu. Vu le manque d’orientation par la lĂ©gislation et la pratique des tribunaux, le Groupe Suisse est d’avis qu’une liste lĂ©gale (non exhaustive) de mesures de protection potentielles pourrait ĂȘtre souhaitable. Le Groupe Suisse propose en outre d’instituer une option permettant aux tribunaux d’ordonner une obligation de confidentialitĂ© qui s’étend au-delĂ  de la fin de la procĂ©dure judiciaire. Le Groupe Suisse estime qu’une harmonisation internationale dans ce domaine est souhaitable, mais pourrait poser des difficultĂ©s, compte tenu que les mĂ©canismes sous-jacents, les Ă©tapes et les rĂšgles de procĂ©dure applicables aux procĂ©dures civiles diffĂšrent considĂ©rablement d’une juridiction Ă  l’autre. Summary There is no unified statutory definition of the notion "trade secrets" in Swiss law. Swiss law generally allows for the protection of trade secrets during all stages of civil proceedings. Protective measures may be ordered by the court if the taking of evidence endangers trade secrets. To limit disclosure, the court may choose from a range of non-exhaustive protective measures. In cases where the trade secret itself is a key element for the adjudication of a plaintiff's claim, protective measures are applied reluctantly by the courts in view of the defendant's right to be heard. Given the lack of guidance in statutory law and court practice, the Swiss Group is of the view that a statutory (non-exhaustive) list of potential protective measures might be desirable. The Swiss Group further suggests the implementation of an option for the courts to order an obligation of confidentiality that extends beyond the end of court proceedings. The Swiss Group believes that international harmonisation in this field is desirable, but might be challenging given that the underlying mechanisms, stages, and procedural rules applicable in civil proceedings differ significantly from one jurisdiction to another.




Report of the Swiss Group
Members of the working group: Joseph Schmitz, Jennifer Baltes, Raphaël Zingg, Patrick Merkel (Chair), Beat Rauber, Thomas Kretschmer, Andrea Manola, Gilles Pfend, Oliviana Calin-Eller, Oliver Jeker, and Peter Ling The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
Please answer the below questions with regard to your Group’s current law and practice.
1.
Are Diagnostic Methods generally patentable subject matter in your jurisdiction? Please answer YES or NO. No. Exclusion from patentability according to Art. 2(2)(a) Federal Act on Patents and Inventions (PatA)
«2 Also excluded from patentability are: a.
methods for treatment by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body»
2.
Are claims to the following considered patent eligible from a subject matter basis, in your jurisdiction? Please answer YES or NO for each. a) a novel diagnostic apparatus or machine, whose only or primary purpose is diagnostic testing;
Yes.
(Art 2(2)(a) PatA and Art 53(c) EPC, 2nd sentence, Art 1 EPC; Guidelines for the substantive examination 3.2.3)
b) a novel diagnostic technique or method, whose only or primary purpose is diagnostic testing;
Yes.
We understand that the subject-matter does not include the deductive medical decision phase.
Guidelines for the substantive examination 3.2.1
c) correlating the presence, absence, or deviation of expression of a novel biomarker to a disease state;
No.
(Art 1(1) PatA; Art 2(2)(a) PatA)
d) a novel correlation of the presence, absence or deviation of expression of a known biomarker to a disease state;
No.
(Art 2(2)(a) PatA. This response takes into account that a biomarker can be evaluated as a part of the human body.)
e) a novel threshold for the expression of a known biomarker as an indicator of a disease state, said biomarker previously already linked to the disease in the prior art;
No.
(Art 1(1) PatA: not deemed to be an invention)
f) a novel diagnostic apparatus or machine with capacity of correlating data in order to diagnose and/or propose a determined treatment based on such diagnosis;
Yes.
(Art 2(2)(a) PatA and Art 53(c) EPC, 2nd sentence, Art 1 EPC, Guidelines for the substantive examination 3.2.3)
g) a novel way of sampling or preparing a person for diagnosis;
No.
(Art 2(2)(a) PatA: can be considered a method of surgery, treatment practised on the human body that is excluded from patentability)
h) a Diagnostic Method that involves an act of a medical doctor based on results of a novel or known biomarker.
No.
The presence or the absence of a medical doctor is not relevant for the exclusion from patentability of the diagnosis method.
3.
Do your answers to 2 (a)–(h), above, differ if the claim also contains a treatment step? Yes. In this case the answers to 2 (a)–(h) are No. Guidelines for the substantive examination 3.2.2.
4.
Do your answers to 2 (a)–(h), above, differ if the method is carried out separately from the human or animal body, e.g. by removing a tissue or blood sample and using the Diagnostic Method on the sample after it has been removed? Yes, the answers to 2 (c) to (d), (g) and (h) are Yes..
5.
Do your answers to 2 (a)–(h), above, differ if the method does not include a step of the attribution of any specific measured or analyzed value to a particular clinical picture, i.e. does not come to a diagnostic conclusion? Yes., in this case the answer to 2 (h) is Yes. Comment: Concerning (c) and (d), it is our view that the step of correlating the presence, absence or deviation of expression of a known/novel biomarker to a disease state includes the step of attribution of any specific measured or analysed value to a particular clinical picture. Guidelines for the substantive examination 3.2.2.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
6.
According to the opinion of your Group, is your current law and practice regarding the patentability of Diagnostic Methods adequate and/or sufficient? Please respond by YES or NO and you may add a brief explanation. Yes., according to current law and practice it is still possible to protect an invention related to diagnostics that has a commercial value.
7.
According to the opinion of your Group, should Diagnostic Methods be generally patent eligible, from a subject matter basis under your law and practice? Please answer YES or NO. No. (To reach this conclusion, we have taken into consideration Art. 9(g) PatA that excludes from the effects of patents medical activities related to a medicinal product, but this Article does not exclude from the effects of patents medical activities related to a diagnostic method. Thus, based on current law and practice, if diagnostic methods were patentable, medical doctors could be held liable for infringing such patented diagnostic methods. We would suggest further discussion of this issue with the whole group.)&cbr;
8.
Specifically, please answer YES or NO to each of the following questions: Since our response to question 7) is No., we have concluded that our answers to question 8) (a)–(h) should not be different from our answers to question 2) (a)–(h) – Part I. a) Should a novel diagnostic apparatus or, machine, whose only or primary purpose is diagnostic testing, be patentable subject matter?
Yes.
b) Should a novel diagnostic technique or method, whose only or primary purpose is diagnostic testing, be patentable subject matter?
Yes, provided that the subject-matter does not include the deductive medical decision phase.
c) Should a finding correlating the presence, absence, or deviation of expression of a novel biomarker to a disease state, be considered patentable subject matter?
No.
d) Should a novel correlation of the presence, absence or deviation of expression of a known biomarker to a disease state, be considered patentable subject matter?
No.
e) Should a novel threshold for expression of a known biomarker as an indicator of a disease state, said biomarker previously already linked to the disease in the prior art, be considered patentable subject matter?
No.
f) Should a novel diagnostic apparatus or machine with capacity of correlating data in order to diagnose and/or propose a determined treatment based on such diagnosis, be considered patentable subject matter?
Yes.
g) Should a novel way of sampling or preparing a person for diagnosis, be considered patentable subject matter?
No.
h) Should a Diagnostic Method that involves an act of a medical doctor based on results of a novel or known biomarker be considered patentable subject matter?
No.
9.
Should the answers to 8 (a)–(h), above, differ if the claim also contains a treatment step? No.
10.
Should the answers to 8 (a)–(h), above, differ if the method is carried out separately from the human or animal body, e.g. by removing a tissue or blood sample and using the Diagnostic Method on the sample after it has been removed? Yes.
11.
Should the answers to 8 (a)–(h), above, differ if the method does not include a step of the attribution of any specific measured or analyzed value to a particular clinical picture, i.e. does not come to a diagnostic conclusion? Yes.
12.
Has the ineligibility of diagnostic claims in any jurisdiction acted as a deterrent to research and development in diagnostics in your jurisdiction? Provide concrete examples if possible. No. No pharmaceutical can be marketed any longer without a specific companion diagnostic. R&D in diagnostics will therefore occur irrespective of the ineligibility of diagnostic claims in any jurisdiction. The Swiss group is of the opinion that IP protection for diagnostics is nevertheless an important upside, also under the freedom-to-operate aspect, but does not regard it as a deterrent of diagnostics R&D.
13.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? The Swiss group would welcome a concept of acknowledging the patentability of diagnostics per se. The patentability of diagnostics nowadays appears to be a mere question of clever claim drafting to bypass existing limitations. Acknowledging patentability would in our view simplify patent practice in the various jurisdictions and lead to more certainty regarding patentability. Legal privileges for medical practitioners (e.g. physician or pharmacist privileges, Art. 9(g) and (h) PatA) and their exemption form the effects of patents are seen as a better means to safeguard an unburdened medical practice. In addition, compulsory license models, such as in Art. 40(c) PatA, which set forth a kind of compulsory license for diagnostic tools, can be foreseen in cases of anticompetitive behaviour of a patent holder.
III. Proposals for harmonisation
Please consult with relevant in-house/industry members of your Group in responding to Part III.
14.
Do you consider harmonisation regarding the patentability of Diagnostic Methods as desirable in general? Please respond by YES or NO, and you may add a brief explanation. Yes.&cbr;
15.
Should Diagnostic Methods be patentable subject matter? Please answer YES or NO. Yes.
16.
Should claims to the following be considered patentable eligible from a subject matter perspective? Please answer YES or NO for each of the below. a) Should a novel diagnostic apparatus or machine, whose only or primary purpose is diagnostic testing, be patentable subject matter?
Yes.
b) Should a novel diagnostic technique or method, whose only or primary purpose is diagnostic testing, be patentable subject matter?
Yes.
c) Should a finding correlating the presence, absence, or deviation of expression of a novel biomarker to a disease state, be considered patentable subject matter?
Yes.
d) Should a novel correlation of the presence, absence or deviation of expression of a known biomarker to a disease state, be considered patentable subject matter?
Yes.
e) Should a novel threshold for expression of a known biomarker as an indicator of a disease state, said biomarker previously already linked to the disease in the prior art, be considered patentable subject matter?
Yes.
f) Should a novel diagnostic apparatus or machine with capacity of correlating data in order to diagnose and/or propose a determined treatment based on such diagnosis, be considered patentable subject matter?
Yes.
g) Should a novel way of sampling or preparing a person for diagnosis, be considered patentable subject matter?
No.
(if interaction with human body is involved)
h) Should a Diagnostic Method that involves an act of a medical doctor based on results of a novel or known biomarker be considered patentable subject matter?
Yes.
17.
Should the answers to 16 (a)–(h), above, differ if the claim also contains a treatment step? No.
18.
Should the answers to 16 (a)–(h), above, differ if the method is carried out separately from the human or animal body, e.g. by removing a tissue or blood sample and using the Diagnostic Method on the sample after it has been removed? No.
19.
Should the answers to 16 (a)–(h), above, differ if the method does not include a step of the attribution of any specific measured or analyzed value to a particular clinical picture, i.e. does not come to a diagnostic conclusion? No.
20.
Should the patentability of Diagnostic Methods be restricted to the same extent as the patentability of methods of treatment? Yes.&cbr;
21.
Please comment on any additional issues concerning any aspect of the subject matter eligibility of Diagnostic Methods that you consider relevant to this Study The Study Group is of the opinion that the aim of the diagnostic method exemption can be achieved through rules relating to patent enforcement, rather than patent eligibility. Patent law should allow diagnostic methods to be patented but foresee a regime under which medical practitioners are subject to a special regime of enforcement that guarantees full medical freedom for the benefit of patients’ well-being.
22.
Please indicate which industry sector views provided by in-house counsels are included in your Group’s answers to Part III. In vitro diagnostics Zusammenfassung Innerhalb der Schweizer Arbeitsgruppe wurden vielfĂ€ltige Aspekte der Patentierbarkeit diagnostischer Methoden rege diskutiert. WĂ€hrend solche Verfahren nach schweizerischem Recht per se nicht patentfĂ€hig sind, bietet die geltende Gesetzgebung und Praxis unter bestimmten UmstĂ€nden Zugang zur Patentierbarkeit. Insbesondere sind diagnostische Verfahren, die in vitro durchgefĂŒhrt werden, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Gleiches gilt fĂŒr diagnostische Instrumente im Allgemeinen, solange kein therapeutischer Schritt inbegriffen ist. Die Gruppe ist der Ansicht, dass Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Diagnostik nicht durch die Patentierbarkeit diagnostischer Verfahren als solcher behindert wurden. Erstens kann Patentschutz durch die Formulierung entsprechender PatentansprĂŒche erlangt werden. Zweitens erfordern Pharmazeutika heutzutage die Entwicklung spezifischer Companion Diagnostics unabhĂ€ngig von jeglichen IP-Aspekten. Die Schweizer Arbeitsgruppe wĂŒrde ein Regime der Patentierbarkeit von diagnostischen Verfahren per se begrĂŒĂŸen und empfehlen. Damit dieser Wandel sinnvoll umgesetzt werden kann, muss die Berufsfreiheit der Heilberufler und Ärzte gleichwohl gewĂ€hrleistet sein. Dies könnte durch eine spezifische Regelung der Durchsetzung diagnostischer Patente erreicht werden, anstatt diagnostische Verfahren insgesamt von der Patentierbarkeit auszuschließen. Aus verschiedenen GrĂŒnden, nicht zuletzt zum Wohle der Rechtssicherheit, sollte auch eine internationale Harmonisierung der Regelungen zu Diagnoseverfahren gefördert werden. RĂ©sumĂ© Un large Ă©ventail d’aspects concernant la brevetabilitĂ© des mĂ©thodes de diagnostic a Ă©tĂ© vivement dĂ©battu au sein du groupe de travail suisse. Alors que ces mĂ©thodes ne sont pas brevetables en soi en vertu du droit suisse, la lĂ©gislation et la pratique actuelles offrent un accĂšs Ă  la brevetabilitĂ© dans certaines circonstances. En particulier, tant qu’aucune Ă©tape de traitement n’est impliquĂ©e, les mĂ©thodes de diagnostic rĂ©alisĂ©es in vitro, ainsi que les instruments de diagnostic en gĂ©nĂ©ral, ne sont pas exclus de la brevetabilitĂ©. Le Groupe est d’avis que la recherche et le dĂ©veloppement dans le domaine du diagnostic n’ont pas Ă©tĂ© entravĂ©s par l’inĂ©ligibilitĂ© au brevet des mĂ©thodes de diagnostic en tant que telles. PremiĂšrement, la protection par brevet peut toujours ĂȘtre obtenue en rĂ©digeant des revendications appropriĂ©es. DeuxiĂšmement, les produits pharmaceutiques nĂ©cessitent aujourd’hui le dĂ©veloppement de diagnostics compagnons spĂ©cifiques, indĂ©pendamment de tout aspect de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le groupe de travail suisse saluerait et recommanderait un rĂ©gime d’admissibilitĂ© au brevet des mĂ©thodes de diagnostic en soi. Pour que ce virage s’opĂšre de maniĂšre sensĂ©e, la libertĂ© d’exercice des professionnelles en soins et des mĂ©decins praticiens doit nĂ©anmoins ĂȘtre garantie. Cela pourrait ĂȘtre rĂ©alisĂ© via une rĂ©glementation spĂ©cifique de l’application des brevets de diagnostic, plutĂŽt que d’exclure complĂštement les mĂ©thodes de diagnostic de la brevetabilitĂ©. Pour diverses raisons, dont la sĂ©curitĂ© juridique, l’harmonisation internationale des rĂšgles entourant les mĂ©thodes de diagnostic est Ă©galement Ă  encourager. Summary A wide range of aspects regarding the patentability of diagnostic methods was vividly discussed within the Swiss Working Group. Whereas such methods are not patent-eligible per se under Swiss law, current legislation and practice offer access to patentability under certain circumstances. In particular, as long as no treatment step is involved, diagnostic methods carried out in vitro, as well as diagnostic instruments in general, are not excluded from patentability. The Group is of the opinion that R&D in the field of diagnostics has not been hindered by the patent-ineligibility of diagnostic methods as such. Firstly, patent protection can still be achieved by drafting appropriate claims. Secondly, pharmaceuticals nowadays require the development of specific compan-ion diagnostics irrespective of any IP aspects. The Swiss Working Group would welcome and recommend a regime of patent eligibility for diagnostic methods per se. For this shift to be implemented in a sensible manner, the freedom of practice of healthcare professionals and medical practitioners must nonetheless be ensured. This could be achieved through specific regulation on the enforcement of diagnostic patents, rather than excluding diagnostic methods from patentability altogether. For various reasons, including legal certainty, international harmonisation of the rules surrounding diagnostic methods should be encouraged as well.


Report of the Swiss Group
Members of the working group: Manuel Bigler (chair), Sarah Drukarch, Dr. Gallus Joller, Dr. Pierre-Alain Killias, Dr. Raphael Nusser The english translation of the summary is included on Swisslex and legalis only.
I. Current law and practice
1.
In your Group’s current laws or regulations, are there any provisions that specifically concern trademark protection on the internet or social media? Please answer YES or NO. If YES, please list these. No.
2.
Is there any authority in the country or region of your Group which deals with trademark infringement matters on the internet or social media, which is different from the authority for traditional off-line trademark infringement matters? Please answer YES or NO. If YES, please specify which. No.
3.
Is there any special mechanism/procedure available in the country or region of your Group to handle trademark infringement matters on the internet or social media? Please answer YES or NO. If YES, please clarify which. No.
4.
What ways of use of a trademark on the internet and social media might constitute trademark infringement if there is no permission from the trademark owner? Please choose one or more answers from the following choices: a) use to sell a product or service online; b) use as a keyword (in a search engine or ranking at a platform); c) use as a metatag; d) use as a hashtag; e) use in a review posting; f) use as the name of a social media account or an online shop name; g) use for a comparison; h) use to endorse or promote another party’s product or service; i) other, namely ___________________ In general, for a trademark infringement to occur under Swiss Law – be it in the analogue or digital world – it is required that the infringing sign is used as a distinctive sign, in commerce, for identical or similar goods or services, leading to a likelihood of confusion (see Art. 13 Trademark Protection Act, TMA). In the case of famous trademarks, an infringement may occur in relation to any kind of goods or services if such use endangers the distinctive character of the trademark or takes advantage of, or is detrimental to, its reputation (see Art. 15 TMA). Whether a court will consider a use of a sign as a trademark infringement in an individual case, depends on the specific circumstances as well as the actual use in the case at hand. However, private or purely informative use does not constitute a trademark infringement. Furthermore, in case a use does not constitute trademark infringement, a separate assessment with regards to a potential violation of unfair competition law needs to be carried out, which is subject to the separate Unfair Competition Act (rather than the TMA). The result under unfair competition considerations (e.g. as regards an unfair exploitation of reputation) may ultimately differ from the assessment under trademark law, bearing in mind that unfair competition considerations provide for a distinct field of use under Swiss law. In the digital sphere, copyright law (e.g. the of use of logos, image elements or protected text) or the law relating to the use of a name are also frequently affected. For the purposes of this Report, however, the Swiss Group will focus on considerations based on trademark law in its narrower sense. In general, the following uses may constitute trademark infringement if no permission for such use has been granted by the trademark owner: a) Use to sell a product or service online: Such use may constitute trademark infringement if the use is not merely informative. However, a use for the identification of the actual trademark owner’s offering (e.g. in the case of a reseller) will usually not constitute an infringement. b) Use as a keyword: See below at 7). d) Use as a hashtag: In particular, where a party’s products are promoted under a hashtag using a third party’s trademark, such use may amount to trademark infringement. Otherwise, the use of trademarks as hashtags is understood to be descriptive and thus permissible under Swiss law. f) Use as the name of a social media account or an online shop name: Such use constitutes use as a distinctive sign (e.g. use as a company name) and may therefore constitute a trademark infringement. However, while the business-related context is given when the trademark is used as an online shop name, this is not necessarily the case when it is used as a name of a social media account (e.g. fan pages). h) Use to endorse or promote another party’s product or service: In particular, where a third party’s trademark is used to identify the product or service, such use may infringe the third party’s trademark. A third party’s trademark may only be permissibly used in this context if it is indispensable to describe one’s own offering (e.g. in the case of spare parts or accessories to branded products). e) Other, namely use in an e-mail address: Depending on the particular construction of an e-mail address, incorporating a third party’s trademark into an e-mail address may constitute use as a distinctive sign and, thus, lead to trademark infringement (sic! 2020, 629). The following uses will usually not constitute trademark infringement if there is no permission from the trademark owner for such use: c) Use as a metatag: Because a metatag is usually not visible to the website’s user, a metatag generally provides for a descriptive reference to the content of the website. Use of a third-party trademark as a metatag may thus only in very rare cases lead to a deception or misleading of internet users. e) Use in a review posting: Such use is generally merely informative and will usually not result in a trademark infringement. g) Use for a comparison: Such use is generally only considered trademark use with regards the third party’s products but not with regards to one’s own products, which are compared to the third party’s products. The decisive factor is that the third party’s trademark is perceived as the trademark for its own offering (as the trademark owner). Hence, such use will usually not result in a likelihood of confusion.
5.
Are there any different tests applying to online trademark infringement compared with traditional offline trademark infringement? Please answer YES or NO. If YES, please state which. No.
6.
What factors are taken into account when assessing whether there is jurisdiction regarding the use of a trademark online (on a website or app)? Please choose one or more answers from the following choices: a) whether the consumers in your country or region can access the website or app; b) whether the server of the website or app is located in your country or region; c) whether the website or app uses a local language of your country or region; d) whether the website or app allows to pay in the local currency of your country or region; e) whether goods/services are delivered to consumers in your country or region by the user of the trademark on that website or app; f) whether there is any business facility of the user of the trademark in your country or region; g) whether there are any promotional activities targeting consumers in your country or region by the user of the trademark; h) other, namely _________________ In the context of this question, the Swiss Group understands the term «jurisdiction» to refer to the conditions under which online use is considered to fall within the territorial scope of a Swiss trademark, and not the conditions under which a Swiss court would consider itself competent to adjudicate a case concerning the infringement of a Swiss or foreign trademark. For a Swiss trademark to be infringed, the use in question needs to take place in Switzerland. Online use is considered to take place in Switzerland if it has a commercial effect in Switzerland. This assessment requires a balancing of the interests of the user of the sign and the owner of the Swiss trademark, and has to be made on a case-by-case basis considering the specific circumstances of each case. The criteria set forth in WIPO’s Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet of 2002 may be taken into account. However, technical developments since then, namely the possibility of geoblocking, have to be considered in the balancing of interests, and these criteria need to be interpreted more broadly (sic! 2020, 629). Accessibility of a website in Switzerland (lit. a) is a prerequisite for a use to be considered to take place in Switzerland, but is not in itself sufficient for a commercial effect in Switzerland. Criteria considered to determine whether there is a commercial effect in Switzerland may include: use of a local language on the respective website or app (lit. c), while use of a language commonly understood in Switzerland (e.g. English) does not count against a commercial use in Switzerland; payment possibilities in Swiss franc (lit. d); delivery of goods and services to Switzerland (lit. e); location of business facilities of the user of the sign in Switzerland (lit. f); promotional activities targeting consumers in Switzerland (lit. g); other factors (lit. h), including but not limited to disclaimers, use of a Swiss top-level domain (such as.ch and.swiss), offer of post-sales activities in Switzerland, indication of addresses, phone numbers or other contact details in Switzerland, or access to the site or app from Switzerland in the past. It is not required that all of these criteria are met in order to assume a commercial effect in Switzerland, and other criteria may also be taken into account. Whether the commercial effect in Switzerland is stronger than in another jurisdiction is not decisive, meaning that a global website not specifically targeting Switzerland may have a commercial effect in Switzerland as well.
7.
a) Can the use of another party’s trademark as a keyword in keyword search advertisement services​1without the trademark owner’s permission infringe that trademark? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, under which conditions is trademark infringement established? The use of a confusingly similar sign in advertising or otherwise in the course of trade may constitute a trademark infringement (Art. 13(2)(e) TMA), unless the user has obtained permission from the trademark owner or is otherwise entitled to use the trademark (e.g. a reseller). A trademark infringement requires inter alia that the use in question constitutes use as a distinctive sign. With regard to use as a keyword, Swiss courts have denied this if the trademark in question does not appear in the advertisement itself and the advertisement is clearly separated from the search results. According to these decisions, the average user of a search engine is generally able to distinguish between the hits in the list of search results, on the one hand, and the advertisements, on the other hand. If the keyword does not appear in the advertisement and the advertisement is clearly marked as such, the user will recognize the purely contextual relationship between the keyword and the advertisement and will not assume that the advertisement originates from the trademark owner or an affiliated company (sic! 2012, 387; sic! 2015, 392). In the Swiss Group’s view, offering internet referencing services allowing customers to store, as a keyword, another party’s trademark and displaying advertisements on the basis of that keyword as such does not constitute trademark infringement. However, if the concrete use of the keyword constitutes a trademark infringement, the search advertisement service provider may be liable for contributory infringement. Nonetheless, there seems to be no Swiss case law to that effect and the conditions under which an internet referencing service provider may be liable for such contributory infringement have yet to be clarified.
8.
a) Do one or more online market platforms in the country or region of your Group​2provide services to stop trademark infringement on their platform? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, what services are provided? Please tick the below boxes that apply (in the comment box you may specify if these differ for different platforms):
  • ⊠
    notice and take-down
  • ⊠
    shop-shut down
  • □
    initiative policing and investigation of trademark infringement
  • □
    authentic products verification
  • ⊠
    trademark recording system
  • □
    other, namely ___________________
9.
a) According to your Group’s current laws and practice, can a social media influencer bear liability for his or her endorsement of a product or service infringing another party’s trademark? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, under which conditions is trademark infringement established? According to Art. 13(2)(e) TMA, a trademark owner may prohibit others from using a sign infringing its trademark in advertising or otherwise in the course of trade. In addition, a social media influencer may be liable for contributory infringement under Swiss law if, considering the ordinary course of events and real-life experiences, it has to be expected that the respective contributory action objectively favours a direct infringement. It appears that there is no Swiss case law affirming trademark infringement by a social media influencer yet. However, the Swiss Commission for Fairness in Commercial Communication took the view that the Instagram posts of influencers are usually perceived by followers as commercial communication and not as editorial content (sic! 2019, 720). In the Swiss Group’s view, it is decisive whether the influencer’s endorsement of a product is perceived as promotional use in the course of trade. It should generally be assumed that use of a trademark by a social media influencer qualifies as commercial use. Promotional use in particular is to be affirmed if a social media influencer thanks the trademark owner for sponsoring the post or if she or he provides a link to the website where the product is offered for sale.
II. Policy considerations and proposals for improvements of your Group’s current law
10.
Could your Group’s current law or practice relating to the use by third parties of trademarks on the internet and social media be improved? If YES, please explain. In the Swiss Group’s experience, online enforcement has always been difficult for trademark owners. It has become even more challenging due to privacy and data protection rights of infringers. Therefore, the Swiss Group would particularly welcome statutory clarifications as to infringing use, liability of providers or abettors, or additional remedies such as restricting the accessibility of websites promoting or offering infringing goods.
11.
Are there any other policy considerations and/or proposals for improvement to your Group’s current law falling within the scope of this Study Question? See above at 10).
12.
Do you believe that there should be harmonisation in relation to trademark protection on the internet and social media? Please answer YES or NO. Yes.
13.
Should there be any provisions that specifically concern trademark protection on the internet or social media? Please answer YES or NO. No.
14.
Should there be any authority to deal with trademark infringement matters on the internet or social media, which is different from the authority for traditional off-line trademark infringement matters? Please answer YES or NO. No.
15.
Should there be any special mechanism/procedure to handle trademark infringement matters on the internet or social media? Please answer YES or NO. Yes, the Swiss Group believes that there should be special mechanisms/procedures to handle trademark infringement matters on the internet or social media. The Swiss Group considers this important due to the fast pace of internet content availability as well as difficulties concerning enforcement, including international enforcement of court decisions. In particular, the Swiss Group considers notice and take-down mechanisms as an important tool to consider as part of harmonisation efforts, e.g. in the context of a regulation for online market platforms. The Swiss Group would also favour a harmonised set of obligations applicable to online market platforms regarding their duties to provide for the necessary information related to their business activities and third-party offerings on platforms. As such, information duties – similar to obligations under data privacy law – could be considered, together with respective punishment mechanisms for platforms which do not comply with such duties. The Swiss Group appreciates that various jurisdictions provide for a duty to include an imprint on different forms of websites. The Swiss Group, however, suggests expanding such duties to also include contact details, such as a dedicated e-mail-address and/or function for specific trademark-related concerns relevant, inter alia, in the context of potential notice and take-down mechanisms.
16.
What ways of use of a trademark on the internet and social media should constitute trademark infringement if there is no permission from the trademark owner? Please choose one or more answers from the following choices: a) use to sell a product or service online; b) use as a keyword (in a search engine or ranking at a platform); c) use as a metatag; d) use as a hashtag; e) use in a review posting; f) use as the name of a social media account or an online shop name; g) use for a comparison; h) use to endorse or promote another party’s product or service; i) other, namely ____________________ The Swiss Group believes it to be important – also in light of harmonisation efforts – to ensure that a case-by-case analysis remains the default and that none of the uses described hereinafter should per se constitute trademark infringement without consideration of all the factors required for establishing a trademark infringement in a particular case. This being said, the Swiss Group considers that, from a harmonisation perspective, the following uses of a trademark on the internet and social media should constitute trademark infringements if there is no permission from the trademark owner for such use: a) use to sell a product or service online; b) use as a keyword; d) use as a hashtag; f) use as the name of a social media account or an online shop name; h) use to endorse or promote another party’s product or service; e) other, namely use in an e-mail-address. The following uses of a trademark on the internet and social media should not constitute trademark infringement even if no permission from the trademark owner for such use has been granted: c) use as a metatag; e) use in a review posting; g) use for a comparison.
17.
Should there be any different tests applying to online trademark infringement compared with traditional off-line trademark infringement? Please answer YES or NO. If YES, please state which. No.
18.
What factors should be taken into account when assessing whether there is jurisdiction regarding the use of a trademark online (on a website or app)? Please choose one or more answers from the following choices: a) whether the consumers in the country or region can access the website or app; b) whether the server of the website or app is located in the country or region; c) whether the website or app uses a local language of the country or region; d) whether the website or app allows to pay in the local currency of the country or region; e) whether goods/services are delivered to consumers in the country or region by the user of the trademark on that website or app; f) whether there is any business facility of the user of the trademark in the country or region; g) whether there are any promotional activities targeting consumers in the country or region by the user of the trademark; h) other, namely ________________ The Swiss Group believes that online use should only be considered as use in a particular jurisdiction if the use has a commercial effect in that jurisdiction. Accessibility of a website or app (lit. a) in a particular jurisdiction should be a prerequisite for a commercial effect in that jurisdiction, but not in itself sufficient for a commercial effect. To assess whether there is a commercial effect, the factors mentioned under lit. c) to g) may be taken into account, as well as the factors set forth in the WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet of 2002. However, in the Swiss Group’s view, the location of the server hosting the website or app (lit. b) should not be relevant.
19.
a) Should the use of another party’s trademark as a keyword in keyword search advertisement services without the trademark owner’s permission infringe that trademark? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, under which conditions should trademark infringement be established? In the Swiss Group’s view, if the third-party trademark appears in the advertisement itself, this should generally be considered a trademark infringement, unless the user of the keyword is entitled to use the trademark (e.g. resellers). However, the Swiss group believes that there should, from a Swiss perspective, be less reluctance to assume a trademark infringement even if the third-party trademark does not appear in the advertisement itself. There are consumers, in particular of the older generation, who are less familiar with online search engines and may assume that what appears at the top of the search results are the most relevant hits. A likelihood of confusion amongst a not insignificant portion of relevant consumers should be sufficient to assume a trademark infringement. Furthermore, there seems to be a tendency to reduce the distinction between advertisements and search results. Therefore, even if the third-party trademark does not appear in the advertisement itself, a trademark infringement should be assumed, unless the distinctions between the advertisements and the search results are so clear that a confusion of advertisements with search results can reasonably be excluded. Further, offering internet referencing services allowing customers to use another party’s trademark as a keyword as such should not be considered a trademark infringement. However, the service provider should in principle be liable for contributory infringement if the keyword is used in a trademark infringing manner. However, given the crucial role that internet search engines play in an information society, a trademark infringement should only be assumed if the service provider has either taken an active role in the infringement or if it has failed to expeditiously remove the infringing advertisement upon obtaining knowledge of the infringement. Such service providers should also be required to provide easy ways of notifying them of infringements.
20.
a) Should online market platforms provide services to stop trademark infringement on their platform? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, what services should be provided? Please tick the below boxes that apply:
  • ⊠
    notice and take-down
  • ⊠
    shop-shut down
  • □
    initiative policing and investigation of trademark infringement
  • □
    authentic products verification
  • ⊠
    trademark recording system
  • □
    other, namely _____________________
21.
a) Should a social media influencer bear liability for his or her endorsement of a product or service infringing another party’s trademark? Please answer YES or NO.
Yes.
b) If YES, under which conditions should trademark infringement be established? In the Swiss Group’s view, a social media influencer should be liable for trademark infringement if the influencer is promoting infringing goods or services in the course of trade. This can specifically be assumed where an influencer shares social media posts or provides a link to a website where the infringing products are offered for sale.
IV. Other
22.
Please comment on any additional issues concerning any aspect of trademarks and the internet and social media you consider relevant to this Study Question. Virtual realities and virtual goods raise trademark-related issues that go beyond those usually encountered in relation to websites and social media. These questions include, for example, whether physical goods and virtual goods (e.g. a physical purse and a virtual purse) can be considered similar; whether different virtual goods (e.g., virtual shoes and virtual cars) can be considered similar; at what point use of virtual goods constitutes use in commerce; and in which jurisdiction(s) use taking place in virtual worlds may be located (both for infringement and genuine use). Virtual goods also pose challenges with respect to filing strategies, namely which goods and services to claim and where to file. These questions and challenges are not new, but may become more relevant in light of the rise of the metaverse. Addressing them would go beyond the scope of this Report, but they could be dealt with in future Study Questions.
23.
Please indicate which industry/cultural sector views provided by in-house counsel are included in your Group’s answers to Part III. The Swiss Group did not include any in-house counsel. Zusammenfassung Die Study Question Q281 der AIPPI befasst sich mit verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit Marken und dem Internet sowie den sozialen Medien. Unter anderem wird untersucht, welcher Kennzeichengebrauch (z.B. als Hashtag, Metatag oder Keyword) eine Markenverletzung darstellen kann, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Akteure wie Keyword-Anzeigendienste oder Social-Media-Influencer eine Verantwortlichkeit fĂŒr Markenverletzungen trifft oder wo eine online begangene Markenverletzung zu verorten ist. Die Study Question befasst sich ausserdem mit der Frage, wie Online-Markenverletzungen behandelt werden sollen, insbesondere durch Online-Plattformen. Der erste Teil des Berichts der Schweizer Gruppe fasst die Rechtslage in der Schweiz de lege lata zusammen. Der zweite Teil befasst sich mit Verbesserungspotential des geltenden Schweizer Rechts. WĂ€hrend die Rechtsdurchsetzung im Online-Bereich schon immer schwierig war, wurde sie in letzter Zeit insbesondere aufgrund der Datenschutzgesetzgebung weiter erschwert. Die Schweizer Gruppe wĂŒrde insbesondere Klarstellungen in Bezug auf den verletzenden Gebrauch, die Haftung von Providern und Gehilfen oder zusĂ€tzliche Rechtsdurchsetzungsmassnahmen wie die BeschrĂ€nkung der Abrufbarkeit von Websites, welche markenverletzende Waren anbieten, begrĂŒssen. Im letzten Teil geht der Bericht auf die Frage ein, ob eine Harmonisierung in Bezug auf den Markenschutz im Internet und in den sozialen Medien wĂŒnschenswert wĂ€re, was die Schweizer Gruppe bejaht. RĂ©sumĂ© La Study Question Q281 de l’AIPPI traite de diverses problĂ©matiques relatives aux marques, Ă  l’Internet et aux mĂ©dias sociaux. Elle examine notamment quels types d’usage d’un signe distinctif (p.ex. en tant que hashtag, metatag ou mot-clĂ©) peuvent constituer une violation du droit Ă  la marque, Ă  quelles conditions certains acteurs tels que les services de publicitĂ© par mots-clĂ©s ou les influenceurs Ɠuvrant sur les mĂ©dias sociaux sont responsables d’une violation du droit Ă  la marque, ou comment dĂ©terminer le lieu de la violation du droit Ă  la marque lorsque cette violation a Ă©tĂ© commise en ligne. La Study Question aborde en outre la maniĂšre dont les violations de marques en ligne devraient ĂȘtre traitĂ©es, en particulier par les plateformes en ligne. La premiĂšre partie du rapport du Groupe suisse rĂ©sume la situation lĂ©gale en Suisse de lege lata. Dans la deuxiĂšme partie, le rapport aborde le potentiel d’amĂ©lioration du droit suisse en vigueur. Alors que la mise en Ɠuvre du droit Ă  la marque dans le domaine en ligne a toujours Ă©tĂ© difficile, elle est rĂ©cemment devenue encore plus ardue, notamment en raison de la lĂ©gislation sur la protection des donnĂ©es. Le Groupe suisse apprĂ©cierait en particulier des clarifications statutaires concernant l’usage illicite, la responsabilitĂ© des fournisseurs et des complices, ou l’élaboration de mesures supplĂ©mentaires renforçant la mise en Ɠuvre du droit Ă  la marque tels que la restriction de l’accessibilitĂ© des sites web offrant des produits en violation du droit des marques. Dans la derniĂšre partie, le rapport aborde la question de savoir si une harmonisation de la protection des marques sur Internet et les mĂ©dias sociaux serait souhaitable, ce Ă  quoi le Groupe suisse rĂ©pond par l’affirmative. Summary The AIPPI Study Question Q281 addresses various issues in connection with trademarks and the internet as well as social media. Among other things, it examines which types of use of distinctive signs (e.g. as hashtags, metatags or keywords) constitute trademark infringements, under which conditions certain actors such as keyword search advertisement services or social media influencers are liable for trademark infringement, or how to determine in which jurisdictions online trademark infringement occurs. The Study Question further addresses how online trademark infringement should be dealt with, in particular by online market platforms. The first part of the Swiss Group's report summarises the legal situation in Switzerland de lege lata. In the second part, the Report addresses the potential for improvements of the current law in Switzerland. While online enforcement has always been difficult for trademark owners, it has recently become even more challenging, in particular due to infringers' privacy and data protection rights. The Swiss Group would especially welcome statutory clarifications as to infringing use, liability of providers and abettors, or additional remedies like restricting the accessibility of websites offering infringing goods. In the last part, the Report addresses the question of whether harmonisation in relation to trademark protection on the internet and social media would be welcome, which the Swiss Group answers in the affirmative. Fussnoten:
1
Keyword search advertisement refers to such an advertisement wherein the information about the keyword buyer or any party the buyer appoints appears alone in the search result or in the front or at a prominent position of the search results when one conducts the search with such keyword.
2
Herein «online market platforms in the country or region of your Group» refers to those local online market platforms or those international ones that operate in your country or region.




«gratis» Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 23. MĂ€rz 2022 (I. Kammer) Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprĂ€sident der SLK. ICC-Kodex 10 (Gebrauch von «gratis/kostenlos»). Der Begriff «gratis» sollte in der kommerziellen Kommunikation nur verwendet werden, wenn die einzige Verpflichtung in der Zahlung von Versandkosten besteht, die nicht ĂŒber die dem Anbieter schĂ€tzungsweise entstandenen Kosten hinausgehen. Wird ein Mindermengenzuschlag berechnet, aber in der Werbung darauf nicht hingewiesen, liegt in einer Aussage wie «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» eine unlautere Werbung vor (E. 4).​1 Code ICC 10 (utilisation de «gratuit»). Dans la communication commerciale, le terme «gratuit» doit uniquement ĂȘtre utilisĂ© lorsque l’unique obligation est le paiement de frais d’expĂ©dition pour un montant n’excĂ©dant pas les coĂ»ts estimĂ©s encourus par l’offrant, auteur de la communication. Si un supplĂ©ment pour petites quantitĂ©s est facturĂ©, mais que la publicitĂ© n’en fait pas mention, une affirmation telle que «Seulement CHF 6,90 – gratuit en courrier A» constitue une publicitĂ© dĂ©loyale (consid. 4).​2 Auf einem Facebook-Inserat wurde eine Werbung mit der Aussage «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» geschaltet. Der BeschwerdefĂŒhrer rĂŒgte diese Werbung, da kein Hinweis auf einen Mindermengenzuschlag gemacht worden sei. Die Beschwerdegegnerin bestreitet nicht, dass dieser Hinweis gefehlt habe, stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass dies eine gĂ€ngige Werbepraxis bei kleinen Produktepreisen sei. Die I. Kammer der SLK heisst die Beschwerde teilweise gut. Der Beschwerdegegnerin wird empfohlen, in ihrer kommerziellen Kommunikation Klarheit ĂŒber die fĂŒr den Besteller entstehenden Kosten zu schaffen und insbesondere den Begriff «gratis» nicht zu verwenden, wenn ein Mindermengenzuschlag geleistet werden muss. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
ErwÀgungen der I. Kammer:
1. Der BeschwerdefĂŒhrer macht geltend, dass die im beanstandeten Facebook-Inserat gemachte Aussage «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» falsch sei, da bei einem Bestellwert von weniger als Fr. 14.95 ein Mindermengenzuschlag von Fr. 4.90 aufgerechnet werde. Der Mindermengenzuschlag werde lediglich im sogenannten Hilfebereich des HĂ€ndlers erwĂ€hnt, nicht aber in der Werbung. Der Artikel könne nur fĂŒr den angegebenen Preis erworben werden, wenn man davon mindestens drei Verkaufseinheiten bestelle. Der BeschwerdefĂŒhrer macht ĂŒberdies eine Verletzung der Firmengebrauchspflicht geltend. 2. Die Beschwerdegegnerin fĂŒhrt aus, dass keine Verletzung der Firmengebrauchspflicht vorliege, da das Impressum auf der deutlich verlinkten Webseite einfach auffindbar sei. In Bezug auf den Mindermengenzuschlag rĂ€umt die Beschwerdegegnerin ein, dass dieser in der Werbung nicht erwĂ€hnt werde. Dies sei jedoch eine gĂ€ngige Werbepraxis, da der Mindermengenzuschlag bei einem durchschnittlichen Warenkorbwert von ĂŒber Fr. 40.– nur fĂŒr die Minderheit der Bestellungen relevant sei. Ebenso sei es gĂ€ngig, dass der Mindermengenzuschlag erst beim Checkoutvorgang ausgewiesen werde. Es sei gerechtfertigt, die Beschreibung «Gratis mit A-Post» zu erwĂ€hnen, da das Produkt fĂŒr den angegebenen Preis mit kostenlosem Versand erhĂ€ltlich sei, entweder unter Inkaufnahme des Mindermengenzuschlags oder durch den zusĂ€tzlichen Kauf von gleichen oder anderen Artikeln. 3. Die Lauterkeitskommission vermag keine Verletzung der Firmengebrauchspflicht zu erkennen. Es liegt weder ein Verstoss gegen Art. 326ter StGB noch gegen den Grundsatz Nr. B.10 der Lauterkeitskommission vor. FĂŒr den Durchschnittsadressaten ist die vollstĂ€ndige und unverĂ€nderte, im Handelsregister eingetragene Firma der Beschwerdegegnerin auf deren Webseite leicht und schnell auffindbar. Durch die direkte Verlinkung vom Facebook-Inserat auf die Webseite und aufgrund der Tatsache, dass ein Vertragsabschluss erst auf der Webseite der Beschwerdegegnerin erfolgt, ist keine Angabe der Firma im Facebook-Inserat erforderlich. DiesbezĂŒglich ist die Beschwerde abzuweisen. 4. Im Übrigen ist die Beschwerde jedoch gutzuheissen. FĂŒr den Durchschnittsadressaten wird durch das beanstandete Inserat mit der Aussage «Nur 6.90 Fr. – Gratis mit A-Post» der falsche Eindruck erweckt, das Produkt sei fĂŒr den angegebenen Betrag und ohne Versandkosten erhĂ€ltlich. GemĂ€ss Art. 10 ICC-Kodex (Richtlinien der Internationalen Handelskammer zur Praxis der Werbe- und Marketingkommunikation) ist bei der Verwendung von Begriffen wie «gratis» oder «kostenlos» besondere Vorsicht geboten. «Gratis» sollte in der kommerziellen Kommunikation nur verwendet werden, wenn das Angebot tatsĂ€chlich keine Verpflichtung beinhaltet oder wenn die einzige Verpflichtung in der Zahlung von Versandkosten besteht, die nicht ĂŒber die dem Anbieter schĂ€tzungsweise entstandenen Kosten hinausgehen; oder wenn in Verbindung mit dem Kauf eines anderen Produktes der Preis eben dieses Produktes nicht erhöht wurde, um die Kosten oder einen Teil der Kosten fĂŒr das Angebot abzudecken. Vorliegend ist der Mindermengenzuschlag eine Verpflichtung, die der Besteller ĂŒbernehmen muss, damit er das Produkt zu den Konditionen gemĂ€ss beanstandetem Inserat erhĂ€lt. Durch den Begriff «Gratis» und aufgrund des fehlenden Hinweises auf einen Mindermengenzuschlag in der beanstandeten kommerziellen Kommunikation, fĂŒhrt dieselbe die Durchschnittsadressaten in Bezug auf die mit einer Bestellung entstehenden Kostenpflichten in die Irre. Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt officiel, mais proviennent du rapporteur.




Das IGE bietet ab Juli 2022 keine Markenrecherchen mehr an
Das Eidgenössische Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) unterstĂŒtzt Hinterlegerinnen und Hinterleger sowie Inhaberinnen und Inhaber von Marken seit ĂŒber 60 Jahren mit professionellen Markenrecherchen. Per 1. Juli 2022 wird diese Dienstleistung eingestellt. Wer nach Marken recherchieren oder den Markt ĂŒberwachen will, macht dies zunehmend selbst ĂŒber kostenlose Online-Datenbanken. Die Nachfrage nach Markenrecherchen hat deshalb in den letzten Jahren stetig abgenommen. Diese Entwicklung hat mitunter zum Entscheid des IGE gefĂŒhrt, sich ab Juli 2022 aus dem Markenrecherche-Markt zurĂŒckzuziehen. Die Rechercheurinnen und Rechercheure bleiben alle in der Abteilung Marken & Designs des IGE beschĂ€ftigt. Das IGE dankt seinen Kundinnen und Kunden der Markenrecherchen fĂŒr Ihre Treue: Es hat das IGE gefreut, Ihnen mit seinen Recherchen verlĂ€ssliche Entscheide rund um den Markenschutz zu ermöglichen. Recherchieren Sie weiterhin: Auf der Website des IGE finden Sie eine Liste von möglichen Anbietern, die Ihnen zusĂ€tzlich zu den Gratis-Datenbanken helfen können.
L’IPI ne propose plus de recherches de marques à partir de juillet 2022
L’Institut fĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© intellectuelle (IPI) soutient les dĂ©posant.e.s et titulaires de marques depuis plus de 60 ans en proposant des recherches professionnelles dans le domaine des marques. A compter du 1er juillet 2022, l’IPI ne propose plus ce service. Celui qui recherche des marques ou surveille le marchĂ© le fait de plus en plus grĂące aux banques de donnĂ©es gratuites qui fleurissent en ligne. La demande pour des recherches de marques Ă  l’IPI a de ce fait constamment baissĂ© ces derniĂšres annĂ©es. Cette Ă©volution a contribuĂ© Ă  la dĂ©cision de l’IPI de se retirer de ce secteur d’activitĂ©s Ă  partir de juillet 2022. Les collaborateurs et collaboratrices qui effectuent des recherches restent cependant tous et toutes actifs/actives dans la Division des Marques & Designs. L’IPI remercie sincĂšrement ses client.e.s pour leur fidĂ©litĂ©: c’est avec plaisir qu’il les a aidĂ©s Ă  Ă©valuer au mieux leur situation dans le domaine des marques en leur proposant ses recherches. Comme les recherches de marques restent importantes, l’IPI tient sur son site internet une liste de prestataires travaillant dans ce domaine qui peuvent aider Ă  la place ou en complĂ©ment Ă  une recherche dans les banques de donnĂ©es gratuites.




Bericht ĂŒber die INGRES-Tagung vom 31. Januar 2022
Auch dieses Jahr konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie die alljĂ€hrliche INGRES-Tagung zur Praxis des europĂ€ischen ImmaterialgĂŒterrechts nur virtuell stattfinden. Dennoch nahmen an der durch Dr. Michael Ritscher konzipierten und geleiteten Tagung zahlreiche in- und auslĂ€ndische Vertreter von Gerichten, Behörden, der Industrie sowie der Anwaltschaft teil, um sich ĂŒber die aktuellsten Entwicklungen im ImmaterialgĂŒterrecht in Europa auszutauschen. Cette annĂ©e encore, la confĂ©rence annuelle de l’INGRES sur la pratique du droit europĂ©en de la propriĂ©tĂ© intellectuelle n’a pu avoir lieu que virtuellement en raison de la pandĂ©mie COVID-19. NĂ©anmoins, de nombreux reprĂ©sentants nationaux et Ă©trangers des tribunaux, des autoritĂ©s, de l’industrie et de la profession juridique ont participĂ© Ă  ce colloque conçu et prĂ©sidĂ©e par Dr. Michael Ritscher, afin d’échanger sur les dĂ©veloppements les plus rĂ©cents du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle en Europe.
Adrian Eugster, M.A. HSG in Law and Economics. Julia Pugliese, MLaw, Luzern. Sebastian Suter, MLaw, ZĂŒrich.
I. Patentrecht
1. Praxis des BGH
Dr. Klaus Grabinski, Richter am Deutschen Bundesgerichtshof, stellte vier fĂŒr die weitere Rechtsentwicklung relevante Entscheidungen des Deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) vor. Die erste Entscheidung (BGH vom 2. Februar 2021, X ZR 170/18, «AnhĂ€ngerkupplung») befasste sich mit der Auslegung eines Patentanspruchsmerkmals unter der BerĂŒcksichtigung der AusfĂŒhrungsbeispiele. Konkret betrifft das Klagepatent eine AnhĂ€ngerkupplung, bei der das AnhĂ€ngerelement um eine schrĂ€g im Raum stehende Schwenkachse gegenĂŒber dem Lagerelement verschwenkbar ist, wodurch diese in einfacher Weise bei unterschiedlichsten RaumverhĂ€ltnissen einsetzbar ist. Dies wird mittels eines dreiachsig schwenkbaren Gelenks realisiert. Im Verletzungsstreit ging es um die Frage, ob ein Gelenk zur BegrĂŒndung einer Patentverletzung zwei oder drei Freiheitsgrade aufweisen muss. Die Vorinstanzen waren unterschiedlicher Ansicht. Der BGH stellte im Rahmen seines Urteils auf die Darstellungen der AusfĂŒhrungsbeispiele ab, bei denen die Ausgestaltung mit drei Freiheitsgraden lediglich als «bevorzugte» AusfĂŒhrungsform beschrieben wird. Insoweit genĂŒgte eine Verschwenkbarkeit um zwei Achsen, weil sich die Ausrichtung jeder Schwenkachse bei einer Verschwenkung um eine andere Achse verĂ€ndert. Ausserdem muss ein dreiachsiges Gelenk im Raum gemĂ€ss Beschreibung um drei orthogonale Achsen verschwenkbar sein, was auch bei einem Gelenk, welches lediglich zwei Freiheitsgrade aufweist, möglich ist. Auf seine bekannte Rechtsprechung abstellend, dass ein Patentanspruch im Zweifel so auszulegen ist, dass alle als erfindungsgemĂ€ss bezeichneten AusfĂŒhrungsbeispiele unter diesen Patentanspruch fallen, bejahte der BGH die Patentverletzung schliesslich. Die zweite Entscheidung (BGH vom 2. MĂ€rz 2021, X ZR 17/19, «Schnellwechseldorn») bezog sich auf die Auslegung des Patentanspruchs und die Abgrenzung zum Stand der Technik. Das Streitpatent betrifft dabei einen Schnellwechseldorn, der geeignet ist, einen Bohrer und koaxial dazu eine LochsĂ€ge zu halten und eine Befestigung an einer Bohrmaschine zu ermöglichen, wodurch ein vereinfachter Dorn zur VerfĂŒgung gestellt werden kann. Entscheidend bei dem Patent ist, dass die Teile vereinfacht befestigt bzw. gelöst werden können, wodurch die Teile bei jedem Einsatz des GerĂ€ts – und nicht wie bisher nur zu Reparaturzwecken – gewechselt werden können. Der BGH trug diesem Umstand Rechnung und stellte bei seiner Entscheidung darauf ab, dass die Patentbeschreibung den aktuellen Stand der Technik nicht bloss begrĂŒsst und lediglich verbessern will, sondern diesen als nachteilhaft bezeichnet und ein im Patentanspruch vorgesehenes Merkmal als Mittel zur Überwindung dieses Nachteils hervorhebt. Bei der dritten Entscheidung (BGH vom 8. Juni 2021, X ZR 47/19, «Ultraschallwandler») ging es um eine Patentverletzung durch Belieferung eines im Ausland ansĂ€ssigen Abnehmers. Das Klagepatent betrifft dabei Ultraschallwandler, die als Teil von Einparkhilfesystemen fĂŒr Kfz eingesetzt werden. Die Beklagte stellte in Taiwan Ultraschall|wandler her und lieferte diese an den Automobilhersteller Renault/Dacia, der in Marokko (ausserhalb der EU) produzierte. In der Annahme einer Patentverletzung bat die KlĂ€gerin die Beklagte, schriftlich darzulegen, weshalb sie berechtigt sei, das Klagepatent benutzen zu dĂŒrfen. GemĂ€ss bisheriger Rechtsprechung des BGH hat nicht nur derjenige, der sich vorsĂ€tzlich an der Benutzung eines Patents durch einen Dritten beteiligt, fĂŒr eine Patentverletzung einzustehen, sondern auch derjenige, der eine Benutzung des geschĂŒtzten Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes pflichtwidriges Verhalten ermöglicht. Eine solche Zurechnung setzt aber die Verletzung einer ÜberprĂŒfungs- oder Überwachungspflicht des Handelnden voraus. Von diesen Pflichten ging der BGH im Fall X ZR 120/15 «Abdichtsystem» vom 16. Mai 2017 bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte aus, die eine Weiterlieferung des Erzeugnisses in das patentgeschĂŒtzte Inland naheliegend erscheinen lassen. Konkrete Anhaltspunkte sind dabei etwa, dass der Lieferant von der Weiterlieferung Kenntnis erlangt hat oder die abgenommene Menge so gross ist, dass sie schwerlich nur auf schutzfreien MĂ€rkten vertrieben werden kann. Vorliegend ergaben sich die Anhaltspunkte fĂŒr eine Weiterlieferung aus dem Schreiben der Beklagten an den KlĂ€ger sowie aufgrund der geografischen Lage der ProduktionsstĂ€tte in Marokko, bei der eine Lieferung der Fahrzeuge mit den Wandlern in die EU nahelag. Der vierte Entscheid (BGH vom 20. April 2021, X ZR 40/19, «Zahnimplantat») betraf die bildliche Darstellung als Ausgangspunkt fĂŒr technische Überlegungen. Das Streitpatent betrifft dabei ein Schraubimplantat zur Befestigung von Zahnersatz am Kiefer. Mit Blick auf die Entgegenhaltungen stellte sich insbesondere die Frage, ob es sein kann, dass im Hinblick auf den relevanten Stand der Technik technische Merkmale allein durch die in einer Patentanmeldung enthaltenen Zeichnungen offenbart sein können. GemĂ€ss BGH kann sich ein vergleichbarer Offenbarungsgehalt auch aus Zeichnungen oder bildlichen Darstellungen in den veröffentlichten Unterlagen eines eingetragenen Designs ergeben. So kann im Einzelfall als Ausgangspunkt fĂŒr technische Überlegungen Anlass bestehen, nicht nur auf am Markt erhĂ€ltliche Erzeugnisse zurĂŒckzugreifen, sondern auch auf Abbildungen solcher Erzeugnisse in den Unterlagen eines eingetragenen Designs. Konstantin Schallmoser merkte zum Fall «Ultraschallwandler» an, dass es in Frankreich Urteile gebe, die dem Fall «Abdichtsystem» des BGH widersprĂ€chen und wollte wissen, ob sich der BGH mit diesen Entscheidungen auseinandergesetzt habe. Grabinski verneinte diese Frage unter dem Hinweis, dass die Heranziehung voraussetzt, dass die Parteien diese Rechtsprechung vorlegen und entsprechende Fragen aufwerfen wĂŒrden, was hier nicht erfolgt sei. Peter Thomsen stellte zum gleichen Fall die Frage, ob die Produzentin aus Taiwan die ÜberprĂŒfungs- bzw. Überwachungspflicht hĂ€tte vermeiden können, wenn sie bei der Lieferung an den Autoproduzenten explizit darauf aufmerksam gemacht hĂ€tte, dass die Ultraschallwandler nicht in Fahrzeuge fĂŒr einen patentgeschĂŒtzten Markt eingesetzt werden dĂŒrfen. GemĂ€ss Grabinski reicht bei Vorliegen anderer Anhaltspunkte ein blosser Hinweis nicht aus. Bei Vorliegen einer Vermutung des Exports in patentgeschĂŒtzte MĂ€rkte muss man sich explizit erkundigen, ob dies tatsĂ€chlich der Fall ist, und es sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen (z.B. durch vertragliche Abmachungen).
2. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Anschliessend prĂ€sentierte Dr. Fritz Blumer, Mitglied einer der Juristischen Beschwerdekammern des EuropĂ€ischen Patentamts in MĂŒnchen, ausgewĂ€hlte Rechtsprechung des EPA. Blumer ging zunĂ€chst auf die rechtlichen Entwicklungen im Verfahrensrecht der Beschwerdekammer aufgrund von COVID-19 ein. In der Anfangs 2020 (vor der Corona-Krise) angepassten Verfahrensordnung wurden Verhandlungen per Videokonferenz (ViKo) explizit nicht vorgesehen. Nach dem ersten Lockdown im MĂ€rz 2020 war jedoch ein Verzicht auf ViKo nicht mehr möglich: Bereits am 8. Mai 2020 wurde die erste Videoverhandlung abgehalten; bis heute wurden ca. 1'500–2'000 solcher Verhandlungen durchgefĂŒhrt, wobei der Anteil dieser DurchfĂŒhrungsart momentan 70–80% aller mĂŒndlichen Verhandlungen in PrĂŒfungs- und Einspruchsverfahren betrĂ€gt, obwohl Anfangs die DurchfĂŒhrung einer ViKo nur mit Zustimmung der Parteien möglich war. Mit ErgĂ€nzung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern per 1. April 2021 wurde eine rechtliche Grundlage fĂŒr die virtuelle DurchfĂŒhrung von Verhandlungen geschaffen, insbesondere auch fĂŒr den Fall, dass eine der Parteien nicht zustimmen will. Vor Inkrafttreten der neuen Bestimmung wurde diese zur PrĂŒfung ihrer Vereinbarkeit mit Art. 116 EPÜ (Recht auf mĂŒndliche Verhandlung) der grossen Beschwerdekammer im Sinne einer Rechtsfrage grundsĂ€tzlicher Bedeutung vorgelegt (Verfahren G 1/21). Im Entscheidungstenor wurde klargestellt, dass ViKo mĂŒndliche Verhandlungen seien, die Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs ermöglichten und die einzige Möglichkeit darstellten, um die Funktion der Beschwerdekammer aufrechtzuerhalten, solange klassische Verhandlungen nicht möglich seien. Da diese aber dennoch nicht gleichwertig mit Verhandlungen mit persönlicher Anwesenheit seien, wurden fĂŒr die Anordnung einer ViKo gegen den Willen einer Partei drei Voraussetzungen aufgestellt: (1) Die ViKo muss eine geeignete, wenn auch nicht gleichwertige Alternative zur mĂŒndlichen Verhandlung darstellen; (2) es mĂŒssen spezifische UmstĂ€nde vorliegen, die die Anordnung einer ViKo rechtfertigen (z.B. allgemeine ReisebeschrĂ€nkungen; nicht verwaltungstechnische Überlegungen); (3) die Entscheidung ĂŒber die Anordnung einer ViKo ist eine Ermessensentscheidung der ladenden Kammer im Einzelfall nach Anhörung der Parteien. Ziel sollte aber sein, dass es sich dabei lediglich um eine Übergangslösung handelt. Darauffolgend erlĂ€uterte Blumer das Thema kĂŒnstliche Intelligenz als Erfinder. Konkret ging es in dem vorgestellten Fall um LebensmittelbehĂ€lter mit einem fraktalen Grundriss, der eine einfachere Verpackung mehrerer BehĂ€lter und das Einsparen von Verpackungsmaterial ermöglicht. Die |Neuigkeit der Idee soll von einer Software erkannt worden sein. GemĂ€ss EPÜ ist in der Anmeldung eines Patents, unter Einhaltung gewisser auf natĂŒrliche Personen zugeschnittenen Formvorschriften (Vorname, Name, Adresse), der Erfinder zu nennen. Da diese Formvorschriften von der Software als Erfinder nicht eingehalten werden konnten, wurde die Anmeldung von der Eingangsstelle zurĂŒckgewiesen. Auch in der mĂŒndlichen Verhandlung vor der juristischen Beschwerdekammer wurde die Anmeldung zurĂŒckgewiesen und man wollte die Sache auch nicht der grossen Beschwerdekammer vorlegen. Dies wurde damit begrĂŒndet, dass der Rechtserwerb Art. 60 EPÜ zu genĂŒgen habe, wonach der benannte Erfinder eine rechtsfĂ€hige Person sein mĂŒsse. Die schriftliche BegrĂŒndung ist noch ausstehend. Zuletzt thematisierte Blumer die Rechtsprechung ĂŒber die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (CII). Im konkreten Fall geht es um die Simulation der Bewegung einer autonomen Einheit durch eine Umgebung. Eine Vielzahl von FussgĂ€ngern soll von einem Start- zu einem Zielort gehen, wobei WĂ€nde und andere FussgĂ€nger im Weg stehen. Solche Simulationen werden etwa zur Berechnung einer optimalen Evakuierung eines Flughafen-Terminals oder Bahnhofs verwendet. Die Rechtslage fĂŒr CII beinhaltet zwei HĂŒrden unter dem EPÜ: 1) Die Qualifikation als patentierbare Erfindung gemĂ€ss Art. 52 EPÜ und 2) dass bei der erfinderischen TĂ€tigkeit nach Art. 56 EPÜ nur diejenigen Merkmale zu berĂŒcksichtigen sind, die zum technischen Charakter der beanspruchten Erfindung beitragen, wobei die Zielsetzung der Erfindung auch in einem nichttechnischen Gebiet liegen kann (COMVIK-Rechtsprechung, T 641/00). Die beantworteten Vorlagefragen waren nur vor dem Hintergrund dieser COMVIK-Rechtsprechung zu verstehen und ergaben Folgendes: 1) Nummerische Simulationen sind wie jede andere computerimplementierte Erfindung zu behandeln und können zu einem technischen Charakter beitragen, 2) es ist irrelevant, ob ein technisches oder ein nicht-technisches System oder Verfahren simuliert wird und 3) die Vorlagefragen sind nach den gleichen Kriterien zu beantworten, wenn die Simulation Teil eines Entwurfsverfahrens ist. Betreffend das Verfahren ĂŒber die DurchfĂŒhrung von Verhandlungen via ViKo erkundigte sich Beat Weibel, ob die Entscheidung auch die mĂŒndlichen Verhandlungen vor der Einspruchs- und PrĂŒfungsabteilung betraf. Blumer wies darauf hin, dass die grosse Beschwerdekammer die Frage auf die Beschwerdeverhandlung begrenzte, auch deshalb, weil der zeitliche Druck sehr gross war.
3. Entwicklungen aus der Sicht des EPA; das EPG
Auch Dr. Stefan LuginbĂŒhl (Direktion Internationale Rechtsangelegenheiten des EuropĂ€ischen Patentamts) berichtete zunĂ€chst ĂŒber die Auswirkungen der Pandemie auf seine TĂ€tigkeit. Seit Januar bzw. Juli 2021 und vorerst bis Ende Mai 2022 werden alle mĂŒndlichen Verhandlungen vor den Einspruchsabteilungen bzw. vor der Eingangsstelle und der Rechtsabteilung als Videokonferenz durchgefĂŒhrt. Weiter wurden digitale Einrichtungen etabliert, etwa ein digitales Einreichungs-Tool. Entsprechend musste der Rechtsrahmen, insbesondere mit Blick auf Formerfordernisse, angepasst werden. Anschliessend machte LuginbĂŒhl AusfĂŒhrungen zum Konvergenzprogramm des EPA. Dabei geht es darum, Unterschiede bei den administrativen Praktiken der PatentĂ€mter Europas zum Vorteil der Nutzer zu verringern bzw. gĂ€nzlich abzubauen. Am 19. Januar 2022 startete die Periode der vorlĂ€ufigen Anwendbarkeit des EPGÜ (Übereinkommen ĂŒber ein einheitliches Patentgericht). Nach heutigem Stand sollte das neue Patensystem Ende dieses oder spĂ€testens anfangs nĂ€chsten Jahres in Kraft treten können. LuginbĂŒhl erlĂ€uterte kurz das Konzept des Einheitspatents, einem europĂ€ischen Patent, dem auf Antrag des Patentinhabers nach dessen Erteilung einheitliche Wirkung zuerkannt wird, was einen vereinfachteren und breiteren Patentschutz zu niedrigeren Kosten ermöglicht. Um die Aufnahme des Einheitspatents zu erleichtern, wird es einerseits möglich sein, die Entscheidung ĂŒber die Erteilung des europĂ€ischen Patents auf Antrag aufzuschieben, bis das neue System in Kraft ist, und andererseits können AntrĂ€ge auf einheitliche Wirkung bereits jetzt gestellt werden, auch wenn das System noch nicht in Kraft ist. Das Amt wird dann die Eintragung erst vornehmen, wenn das EPGÜ-System in Kraft getreten ist. Die Eintragung der einheitlichen Wirkung ist an materielle und formelle Voraussetzungen geknĂŒpft. Materiell muss das europĂ€ische Patent fĂŒr alle 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten mit demselben Anspruchssatz erteilt worden sein und formell muss der Antrag in der Verfahrenssprache innerhalb eines Monats eingereicht werden. Die Kosteneffizienz des Einheitspatent resultiert daraus, dass das Amt fĂŒr die PrĂŒfung des Antrags auf einheitliche Wirkung und die Eintragung im Register keinerlei GebĂŒhren erhebt, dass keine Übersetzungen mehr eingereicht werden mĂŒssen (nach der Übergangszeit) und dass es nur noch ein Verfahren mit einer Frist, einer JahresgebĂŒhr und einer WĂ€hrung gibt. In der Folge gab LuginbĂŒhl einen Überblick ĂŒber das EPG, ein neu geschaffenes, internationales Gericht fĂŒr die Durchsetzung und NichtigerklĂ€rung sowohl von Einheitspatenten als auch von klassischen europĂ€ischen Patenten. Dabei gibt es zwei europĂ€ische Instanzen: Die erste Instanz besteht aus Lokal- und Regionalkammern sowie einer Zentralkammer. DemgegenĂŒber ist die Berufungsinstanz in Luxemburg zentralisiert. Zur Frage der Vertretung der Schweiz in der europĂ€ischen Patentorganisation fĂŒhrte LuginbĂŒhl aus, dass auch in diesem Jahr der Bestand der Schweizer im EPA – trotz zahlreicher Bewerbungen – weiter abnahm und per Ende 2020 nur noch 57 betrug. Im Vergleich dazu stellt Deutschland 1'766 und Frankreich 1'186 Personen in Amt (zusammen rund 50%). Aber auch kleinere Staaten stellen wesentlich mehr Vertreter, so etwa die Niederlande deren 420, Belgien deren 306, Österreich deren 191, Griechenland deren 186 und Portugal deren 107. Noch bemerkenswerter sind diese Zahlen, wenn man sie ins VerhĂ€ltnis der Patentanmeldungen setzt: So kamen 2020 aus den 38 Vertragsstaaten |5% oder 8'112 Anmeldungen aus der Schweiz. Damit kommt die Schweiz nach Deutschland und Frankreich mit 14% bzw. 6% aller Anmeldungen an dritter Stelle der EPÜ-Vertragsstaaten. Diese Personalentwicklungen seien aus Sicht der Schweiz dramatisch, insbesondere da statutarisch eine gehörige Vertretung aller Vertragsstaaten sichergestellt werden mĂŒsste und es durchaus auch im Interesse von Frankreich und Deutschland sein sollte, dass die Schweiz als einer der wichtigsten Kunden des EPA, in einer wohlbemerkt europĂ€ischen (und nicht EU-) Institution, gehörig vertreten ist.
4. Praxis der nationalen Gerichte zum EPÜ
Wolrad Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Rechtsanwalt in DĂŒsseldorf, stellte vier wichtige Entscheide nationaler Patentgerichte vor. ZunĂ€chst prĂ€sentierte Prinz zu Waldeck und Pyrmont den Entscheid Nokia v. Oppo ([2021] EWHC 2952 (Pat) vom 4. November 2021) des englischen High Court, bei dem sich das Gericht mit der Frage der ZustĂ€ndigkeit fĂŒr die Festsetzung globaler FRAND-Rates beschĂ€ftigte. Nach dem Scheitern der Verhandlungen ĂŒber die VerlĂ€ngerung einer Lizenz erhob Nokia Klage wegen Patentverletzung gegen mehrere in- und ausserhalb Englands ansĂ€ssige Gesellschaften des Oppo-Konzerns. Das Gericht bestĂ€tigte, dass eine internationale ZustĂ€ndigkeit fĂŒr die Festlegung einer FRAND-Rate besteht, wenn in- und auslĂ€ndische Patente mitbetroffen sind und die Bedingungen fĂŒr die Zustellung der Klage an eine Gesellschaft mit Sitz ausserhalb des UK gemĂ€ss CPR 6.36 und 6.37 gegeben sind. Weiter war strittig, ob das Verfahren auszusetzen sei, da gleichzeitig ein Verfahren in Chongqing (VRC) anhĂ€ngig war, welches sich ebenfalls mit globalen FRAND-Rates beschĂ€ftigte. Das Gericht erkannte die suboptimale Situation, in der parallel zwei Verfahren gefĂŒhrt werden mĂŒssen, hielt jedoch fest, dass das Verfahren nicht ausgesetzt werden könne, solange es keinen internationalen Mechanismus zur Koordination gebe. Im Anschluss befasste sich Prinz zu Waldeck und Pyrmont mit der Entscheidung Vestel v. Philips (NL), (Rechtbank Den Haag vom 15. Dezember 2021, C/09/604737/HA ZA 20–1236), in welcher das Gericht zu entscheiden hatte, ob zusammen mit der niederlĂ€ndischen Phillips auch drei auslĂ€ndische Gesellschaften eines Patentpools verklagt werden können. Das Gericht stellte fest, dass die ZPO (NL) im Unterschied zur EuGVVO vorsehe, dass mehrere Personen an einem fĂŒr einen Beklagten örtlich zustĂ€ndigen Gericht verklagt werden können, wenn die Forderungen gegen die Beklagten in einem solchen Zusammenhang stehen, dass es zweckmĂ€ssig erscheint, sie gemeinsam zu verhandeln und zu entscheiden. Das niederlĂ€ndische Recht gehe somit weiter als die EuGVVO, in der eine gemeinsame Verhandlung angezeigt ist, sofern eine gemeinsame Verhandlung geboten erscheint, um widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Das Gericht bejahte vorliegend eine ausreichend enge VerknĂŒpfung, da die Beklagten ein abgestimmtes Klageverhalten an den Tag legten. Im dritten Entscheid, High Point v. KPN (Rechtbank Den Haag vom 15. Mai 2021, C/09/598504/HA ZA 20-843), war das Zusammenspiel von EPA und nationalem Verfahren zu klĂ€ren. Das Distriktgericht Den Haag hatte im Jahr 2010 ein europĂ€isches Patent von High Point fĂŒr nichtig erklĂ€rt und seine Verletzungsklage zurĂŒckgewiesen. Im anschliessenden Berufungsverfahren verteidigte High Point das Patent mit neuen AnsprĂŒchen, welche vom Gericht als prozessual verspĂ€tet zurĂŒckgewiesen wurden. Daraufhin beantragte High Point beim EPA eine BeschrĂ€nkung des strittigen Patents, welche das EPA im Jahr 2017 gewĂ€hrte. Im Anschluss verlangte High Point beim Berufungsgericht die Weiterverhandlung basierend auf den zentral beschrĂ€nkten AnsprĂŒchen. Das Berufungsgericht lehnte dies jedoch ab. Daraufhin gelangte die Frage an den Hoge Raad. Dieser stellte im Februar 2020 fest, dass die ZurĂŒckweisung der Berufung zulĂ€ssig war, jedoch keine sachliche Entscheidung ĂŒber den Rechtsbestand der zentral eingeschrĂ€nkten AnsprĂŒche beinhalte, weshalb es High Point unbenommen bleibe, den Rechtsbestand der eingeschrĂ€nkten AnsprĂŒche in einem neuen Verfahren zur ÜberprĂŒfung zu stellen. High Point leitete daraufhin das hier vorgestellte neue Verfahren ein und beantragte bei der Rechtsbank Den Haag die ÜberprĂŒfung des Rechtsbestands der eingeschrĂ€nkten AnsprĂŒche. Die Rechtsbank Den Haag liess das Verfahren zu mit der BegrĂŒndung, dass die NichtigerklĂ€rung des ursprĂŒnglichen Patents erst 2020 – somit nach Abschluss des BeschrĂ€nkungsverfahrens im Jahr 2017 – rechtskrĂ€ftig geworden sei und die rechtskrĂ€ftige NichtigerklĂ€rung des erteilten Patents keine Aussage zum Rechtsbestand des zentral beschrĂ€nkten Patents beinhalte. Zuletzt stellte Prinz zu Waldeck und Pyrmont noch den Entscheid Menzis v. AstraZeneca (Gerechtshof Den Haag vom 14. Oktober 2020, C/09/541261/HA ZA 17-1084) des Gerechtshof Den Haag vor. Nach der Aufrechterhaltung des Patents in erster Instanz wurde das streitauslösende Patent von AstraZeneca im Berufungsverfahren fĂŒr nichtig erklĂ€rt. Im Anschluss an das erstinstanzliche Urteil hielt der Patentinhaber andere Wettbewerber mit einstweiligen VerfĂŒgungen vom Eintritt in den Markt ab. Die KlĂ€gerin Menzis, eine Krankenversichererin, war der Ansicht, dass sich AstraZeneca so zu ihrem Nachteil ungerechtfertigt bereichert habe, da sie ihren Kunden anstelle der gĂŒnstigeren Generika die teureren AstraZeneca-Produkte zu erstattet hatte. Nachdem das Bezirksgericht ab dem Zeitpunkt der Zustellung der einstweiligen VerfĂŒgung eine ungerechtfertigte Bereicherung bejahte, gelangte die Beklagte an den Gerechtshof Den Haag, welcher der Berufung stattgab. Dieser verneinte eine Haftung fĂŒr SchĂ€den bei der Durchsetzung von Patenten, welche spĂ€ter fĂŒr ungĂŒltig erklĂ€rt werden. Daran Ă€ndert auch nichts, dass Menzis als Krankenversicherer sich nicht selbst ĂŒber das Patent hinwegsetzen konnte. Eine ungerechtfertigte Bereicherung lehnte das Gericht ebenfalls ab, da das Patent wĂ€hrend der Durchsetzung in Kraft war.
5. Diskussion
In der Folge leiteten Mark Schweizer und Dr. Tobias Bremi, beide Richter am Bundespatentgericht, eine Diskussion zu aktuellen Themen im Patentrecht. Zu Beginn wies Bremi auf eine Entscheidung hin, in der festgestellt wurde, dass keine Rechtsgrundlage fĂŒr die Anpassung der Patentbeschreibung durch die Beschwerdekammer bestehe. Bremi wollte von Blumer wissen, ob ein Patentinhaber von der Beschwerdekammer verlangen könne, dass diese die Sache direkt an die Einspruchsabteilung zurĂŒckschicke, ohne die Beschreibung anzupassen. Blumer stellte fest, dass die Kammer die Beschreibung nicht selbst anpasse, sondern diese an die Einspruchsabteilung mit der Massgabe zurĂŒckschicke, die Beschreibung sei «falls nötig» anzupassen. Zurzeit sei jedoch noch nicht klar, wohin sich diese Rechtsprechung entwickle. Die Diskussion ging anschliessend ĂŒber zu Fragen der EinschrĂ€nkung des Patentes wĂ€hrend des Prozesses. Schweizer fĂŒhrte aus, das Bundesgericht habe entschieden, dass eine zentrale EinschrĂ€nkung nach Aktenschluss nicht mehr berĂŒcksichtigt werde, da es sich in der Regel um ein unechtes Novum handle. Bremi fĂŒhrte aus, dass nach schweizerischer Rechtsprechung nicht klar sei, ob nach Erledigung des Verfahrens ein Patentinhaber erneut mit einer eingeschrĂ€nkten Fassung ans Gericht gelangen könne. Er wies auf Rechtsprechung hin, welche besagt, dass alle AnsprĂŒche gegen einen Verletzer in einem Verfahren geltend gemacht werden mĂŒssen. Bremi fragte die deutschen Diskussionsteilnehmer, wie dies in Deutschland gehandhabt werde, wenn parallel ein Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht und ein Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten stattfindet. Prinz zu Waldeck und Pyrmont fĂŒhrte aus, dass ein Urteil im Verletzungsverfahren die Parteien meist dazu bewege, einen Vergleich abzuschliessen und es deshalb keine Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren gebe. Wenn sich am Ende des Nichtigkeitsverfahrens herausstellte, dass das Patent nicht aufrechterhalten werden könne, gebe es die Möglichkeit, ein Wiederaufnahmeverfahren zu starten, sofern klar sei, dass die Verletzungsform nicht mehr vom Patent erfasst ist. Grabinski wies auf die Möglichkeit hin, in solchen FĂ€llen eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH zu erheben, mit dem Antrag, die Beschwerde sei auszusetzen. Bremi schilderte das Unbehagen des Schweizer Bundespatentgerichts im Umgang mit Patentinhabern, welche nach Aktenschluss ein zentrales BeschrĂ€nkungsverfahren anstreben. Bremi fragte, wie die Erkenntnisse eines BeschrĂ€nkungsverfahrens in Deutschland berĂŒcksichtigt wĂŒrden. Grabinski erklĂ€rte, dass in Deutschland der Hinweis nach § 83 Patentgesetz eine wichtige Rolle spiele. Falle der Hinweis zu Ungunsten des Patentinhabers aus, so mĂŒsse dieser alle HilfsantrĂ€ge stellen. Nur wenn der Hinweis dem Patentinhaber einen Verfahrensausgang zu seinen Gunsten prognostiziere, brauche der Pateninhaber keine HilfsantrĂ€ge zu stellen und könne seine HilfsantrĂ€ge im spĂ€teren Berufungsverfahren bringen. Schweizer warf ein, dass das Gericht mit dem Fachrichtervotum streng genommen ein zweites Mal die Streitsache kommentiere. In der Instruktionsverhandlung erörtere der Fachrichter in der Regel seine Position ein erstes Mal. Dies diene einem Ă€hnlichen Zweck wie der Hinweis, dass die Möglichkeit bestehe, nach dem Fachrichtervotum HilfsantrĂ€ge einzureichen.
II. Marken- und Designrecht
1. Praxis der Beschwerdekammer des EUIPO und des EuGH
Elisabeth Fink, Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO, stellte vier Entscheide im Marken- und zwei weitere Entscheide im Designrecht vor. Thema der ersten Entscheidung (GBK vom 10. Juni 2021, R 368/2016, «Inmobiliaria Portixol») war die SchutzfĂ€higkeit von geografischen Herkunftsangaben in FĂ€llen, in denen es sich um ein sehr kleines geografisches Gebiet handelt. Die zentrale Frage war, welche Voraussetzungen gegeben sein mĂŒssen, um davon ausgehen zu dĂŒrfen, dass eine Ortsbezeichnung einem erheblichen Teil der relevanten Verkehrskreise bekannt ist. «Portixol» sei ein Stadtteil von Palma de Mallorca, der touristisch sehr begehrt und deshalb sehr bekannt sei, weshalb die Ortsangabe den relevanten Verkehrskreisen in der EU bekannt sei. Da der Nachweis weder fĂŒr Spanien noch fĂŒr die EU erbracht werden konnte, wurde der negative Entscheid der Vorinstanz gestĂŒtzt. Die nĂ€chste Entscheidung der Beschwerdekammer (GBK vom 26. MĂ€rz 2021, R 551/2018, «Device») thematisierte die Verwechslungsgefahr bei Einzelbuchstaben. Die erste Instanz hat einem Widerspruch stattgegeben, mit der BegrĂŒndung, beide Bildelemente zeigten ein A, wodurch sich bildlich, klanglich und begrifflich eine Verwechslungsgefahr ergebe. Die grosse Beschwerdekammer erkannte keine Verwechslungsgefahr und hob die Entscheidung auf. Sie begrĂŒndete dies damit, dass keine ZeichenĂ€hnlichkeit bestehe, da der Querbalken eines A fehle. Der visuelle Gesamteindruck sei zudem grafisch unterschiedlich. Das Gericht folgerte daraus, dass, wenn man den Grossbuchstaben A nicht erkenne, auch der Klang nicht Ă€hnlich sei. In der dritten Entscheidung (EuGH vom 16. Juli 2020, C-714/18, «tigha/TAIGA»), welche Fink vorstellte, hatte das Gericht die Möglichkeit, seine Rechtsprechung zur Frage der teilweisen Benutzung nochmals zu erlĂ€utern. Eine bereits Ă€ltere Marke war fĂŒr die Kategorien «Bekleidung» und «Oberbekleidung» eingetragen. Die Widerspruchsgegnerin strebte eine Neueintragung ihres Zeichens fĂŒr die Waren der Unterkategorie «Wetterschutzoberbekleidung nur zum Schutz gegen KĂ€lte, Wind und/oder Regen» an. Zumal in Bezug auf die relevanten Kriterien zur Bestimmung einer als selbstĂ€ndig qualifizierenden Untergruppe der Zweck und die Bestimmung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wesentliche Kriterien darstellen, ist das Gericht in diesem Fall von einem einheitlichen Zweck der Waren der Kategorie «Bekleidung» und «Oberbekleidung» ausgegangen, da alle Kleider/Oberbekleidung zur Bedeckung resp. zum Schutz des Körpers dienen. Die Kategorie «Wetterschutzbekleidung» |sah das Gericht deshalb nicht als selbststĂ€ndige Untergruppe an und bejahte eine Verwechslungsgefahr. Im letzten Urteil zum Markenrecht (EuGH vom 11. November 2020, C-809/18, «MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER/MINERAL MAGIC») hatte das Gericht eine Streitigkeit im Zusammenhang mit einer sog. Agentenmarke zu beurteilen. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hatte gestĂŒtzt auf Art. 8 UMV Widerspruch gegen die neu angemeldete Marke «MINERAL MAGIC» eingelegt. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass gestĂŒtzt auf Art. 8 die Eintragung untersagt werden könne, wenn die Zeichen Ă€hnlich sind. Das erstinstanzliche Gericht war hingegen der Auffassung, dass nur bei IdentitĂ€t der Zeichen die Eintragung gestĂŒtzt auf Art. 8 UMV verwehrt werden könne. Auf Klage des EUIPO hin hob der EuGH das Urteil auf. Der Wortlaut des Art. 8 UMV sei nicht klar, weshalb aus der fehlenden Bezugnahme zum Begriff der Ähnlichkeit nicht geschlossen werden könne, dass nur identische Marken gemeint sind. Im ersten Urteil zum Designrecht (GBK vom 24. MĂ€rz 2021, T-515/19) war das Design eines Lego-Steins umstritten. Die Beschwerdekammer hatte dem Löschungsantrag gestĂŒtzt auf die TechnizitĂ€t stattgegeben. Der Gerichtshof hob die Anordnung mit der BegrĂŒndung auf, die NichtigkeitserklĂ€rung setze voraus, dass alle Erscheinungsmerkmale technisch bedingt sind. Die BeschwerdefĂŒhrerin habe die glatte Oberseite des Bausteins nicht als Erscheinungsmerkmal berĂŒcksichtigt und damit nicht alle Merkmale geprĂŒft. Im zweiten und letzten Urteil (GBK vom 14. April 2021, T-579/19) zum Designrecht wurde thematisiert, inwiefern eine Sammelanmeldung mit einer PrioritĂ€t einer PCT-Anmeldung in Anspruch genommen werden kann. Der PrĂŒfer hatte die Anmeldung gestĂŒtzt auf Art. 41(1) GGV zurĂŒckgewiesen, da diese lĂ€nger als sechs Monate zurĂŒckliege. Die Entscheidung wurde vom Gerichtshof mit der BegrĂŒndung aufgehoben, das Gesetz sehe keine Regelung zur Inanspruchnahme einer Patentanmeldung vor, weshalb es sich um eine RegelungslĂŒcke handle, welche zu ergĂ€nzen sei. Das Gericht kam letztendlich zum Schluss, dass das PrioritĂ€tsrecht nach dem Ă€lteren Recht zu bestimmen sei. Die ZurĂŒckweisung des PrioritĂ€tsanspruchs sei deshalb fehlerhaft.
2. Praxis der Unionsmarkengerichte
Im Anschluss referierte Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt, Rechtsanwalt in Berlin, ĂŒber die Praxis der Unionsmarkengerichte. Vor dem Hintergrund des nach wie vor bestehenden Bedarfs nach Harmonisierung ging er in der Folge zunĂ€chst auf Art. 123 UMV (Unionsmarkengerichte) und Art. 124 UMV (ZustĂ€ndigkeit fĂŒr Klagen betreffend Verletzung und RechtsgĂŒltigkeit) ein und skizzierte insbesondere redaktionelle Fehler im Gesetzestext. Dazu veranschaulichte Hildebrandt anhand eines kurzen Falles (Rechtbank Rotterdam vom 20. Februar 2020, C/10/590180/KG ZA 20-65), dass die ausschliessliche Gerichtsbarkeit der Unionsmarkengerichte bereits aufgrund von Art. 131 UMV nicht absolut sei, weshalb es durchaus rechtmĂ€ssig sein könne, auch in Unionsmarkenstreitigkeiten das nationale Gericht anstelle des Unionmarkengerichtes anzurufen. In seinen weiteren AusfĂŒhrungen machte Hildebrandt auf die seit langem umstrittene Frage aufmerksam, ob aus eingetragenen, schutzunfĂ€higen Zeichen AnsprĂŒche abgeleitet werden können. Trotz gegenteiligem Ergebnis einer von der EU in Auftrag gegebenen AbklĂ€rung und entsprechender Amtspraxis haben weder der EuG noch der EuGH bislang bestĂ€tigt, dass aus schutzunfĂ€higen Zeichen keine AnsprĂŒche abgeleitet werden können. Vielmehr halten die beiden Gerichte an ihrer uneinheitlichen Entscheidungspraxis fest, was nunmehr auch den deutschen Bundesgerichtshof in Abweichung zu seiner bisherigen Praxis dazu veranlasst hat, grundsĂ€tzlich schutzunfĂ€higen Zeichen Schutz zuzusprechen (BGH vom 14. Februar 2019, I ZB 34/17, «KNEIPP»). In den beiden darauffolgenden, von Hildebrandt vorgetragenen FĂ€llen ging es insbesondere um Fragen des harmonisierten Rechts und den in diesem Zusammenhang fehlenden Austausch in der EU. So entschied zum Beispiel ein rumĂ€nisches Gericht, dass eine Gesellschafterhaftung in jenen FĂ€llen denkbar ist, in denen die Gesellschafter einen aktiven Beitrag zur Markenrechtsverletzung leisten (Tribunal Bucharest vom 6. Oktober 2020, 26303/3/2019), oder dass gegen einen Markenrechtsverletzer in jedem Fall ein Unterlassungsanspruch besteht, selbst wenn die Verletzung beendet ist (Tribunal Bucharest vom 22. Juli 2020, 3663/3/2019). Angewendet wurde in diesen FĂ€llen nationales Recht, obwohl der Begriff der «Verletzung» bzw. der «drohenden Verletzung» harmonisiertes Recht darstellt. Hildebrandt setzte seinen Vortrag fort mit zwei FĂ€llen, mittels welchen er die grossen HĂŒrden fĂŒr AnsprĂŒche aus Unionsmarken erlĂ€uterte. So zeigte er zunĂ€chst anhand des Falls «conectabalear» (Alicante Provincial Court vom 25. April 2019, 538/2019) auf, wie Art. 16 UMV beinahe zur Vernichtung des Unterlassungsanspruchs der Unionsmarke fĂŒhrt, da ein Unionsmarkenrechtsinhaber aufgrund der ZustĂ€ndigkeitsregelung nur dann auf Unterlassung der Benutzung einer in einem anderen Land eingetragenen Marke klagen kann, wenn er in dem jeweiligen Land vorab erfolgreich die Feststellung der Nichtigkeit der Marke erwirkt hat. Anhand des Falles «LEDARE» (Gerechtshof Den Haag vom 28. September 2021, 200.289.220/01) erlĂ€uterte Hildebrandt im Anschluss die Problematik, dass Art. 132 und 128 UMV einem Unionsmarkenrechtsverletzer die Möglichkeit eröffnen, jedes Verfahren stoppen und aussetzen zu lassen. Ritscher und Hildebrandt kamen anschliessend zum gemeinsamen Schluss, dass einerseits die Durchsetzung einer Unionsmarke ausgesprochen schwierig ist. Es bestĂŒnden dabei insbesondere in prozessualer Hinsicht nach wie vor derart viele systemimmanente «Bremsklötze», dass ein Obsiegen im Unionsmarkenrechtsverfahren beinahe unmöglich geworden sei, weshalb auch die Empfehlung klar dahin gehen mĂŒsse, Marken immer auch auf nationaler |Ebene anzumelden. Andererseits sollten sich nationale Gerichte und AnwĂ€lte dringend mit dem Unionsmarkenrecht vertraut machen, da es durchaus vorkommen könne, dass auslĂ€ndisches Recht und damit auch Unionsmarkenrecht angewendet werden mĂŒsse.
III. Urheberrecht: Praxis des EuGH und der nationalen Gerichte
Prof. Dr. Thomas Dreier, Professor und Institutsleiter am Karlsruher Institut fĂŒr Technologie (KIT), referierte zur urheberrechtlichen Praxis des EuGH und der nationalen Gerichte. ZunĂ€chst wies Dreier darauf hin, dass das Urheberrecht zwar wie alle anderen IP-Rechte auch im europĂ€ischen Mehrebenensystem verankert ist, es im Gegensatz zum Gemeinschaftsmarken- oder Designrecht jedoch kein Gemeinschaftsurheberrecht gibt. Unterschiede, die sich aus der nationalen Gesetzgebung ergeben, seien deshalb grundsĂ€tzlich hinzunehmen. Zwar wurde seit 1991 eine ganze Reihe sog. Harmonisierungs-Richtlinien auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte verabschiedet, welche dazu dienen sollten, das Urheberrecht anzugleichen und Unterschiede in den Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten zu verringern oder aufzuheben. Dass daraus in absehbarer Zeit ein Gemeinschaftsurheberrecht entstehen wird, sei jedoch nahezu ausgeschlossen. Dreier erklĂ€rte weiter, dass in der Praxis deshalb insbesondere dem EuGH eine entscheidende Rolle zukomme, wenn es darum geht, das Urheberrecht der EU-LĂ€nder einander anzugleichen. Der EuGH werde aufgrund des strikten Anwendungsvorrangs des EuGH-Rechts immer dann von den nationalen Gerichten angerufen, wenn es um die Auslegung der europĂ€ischen Vorgaben geht. Es sei dabei jedoch zwischen dem nicht (vollstĂ€ndig) harmonisierten und dem (voll- und teil-)harmonisierten Bereich zu unterscheiden. Dabei nehme der EuGH im Bereich der Vollharmonisierung die volle Auslegungskompetenz fĂŒr sich in Anspruch, einschliesslich der Anwendung der europĂ€ischen Grundrechte. Zur methodischen Vorgehensweise des EuGH fĂŒhrte Dreier weiter aus, dass sich der Gerichtshof bei der Auslegung europĂ€ischer Rechtsbegriffe stark an den korrespondierenden Rechtsbegriffen internationaler Konventionen orientiere, seiner Auslegung Wortlaut, Ziel und VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit zugrunde lege sowie die ErwĂ€gungsgrĂŒnde zu den verschiedenen Richtlinien heranziehe und damit, trotz fehlendem Gemeinschaftsurheberrecht, eine mit dem Markenrecht vergleichbare Lage schaffe. Im Anschluss erlĂ€uterte Dreier im Detail vier Trends im Sinne gemeinsamer Grundkriterien, welche sich aus den mittlerweile doch zahlreichen urheberrechtlichen Entscheidungen des EuGH herausbilden lassen: (1) Vereinheitlichung statt (nur) Harmonisierung, (2) inhaltliche Konsolidierung, (3) Heranziehung der Grundrechte und (4) BerĂŒcksichtigung der VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit. Damit schaffe man die Möglichkeit, schon vorgĂ€ngig besser abschĂ€tzen zu können, wie der EuGH aller Vermutung nach entscheiden wĂŒrde.
IV. IP in Osteuropa
Zum Abschluss der Tagung ging Michael Woller, Rechtsanwalt in Wien, auf das Thema IP in Osteuropa ein. Woller begann sein Referat mit AusfĂŒhrungen zu den teils verkĂŒrzten VerjĂ€hrungsfristen bei Dauerdelikten in osteuropĂ€ischen LĂ€ndern und dem damit einhergehenden Erfordernis erhöhter Aufmerksamkeit. Er verwendete dazu einen Beispielfall aus Ungarn, welcher von einer aus Abwandlung eines MusikstĂŒcks resultierenden Urheberrechtsverletzung handelte, und zeigte auf, dass ZahlungsansprĂŒche aufgrund der in Ungarn geltenden Vorschriften zur allgemeinen VerjĂ€hrungsfrist – mit Ausnahme der Klage innert eines Jahres ab erstmaliger Kenntnisnahme – nur fĂŒr Eingriffshandlungen der letzten fĂŒnf Jahre bestehen. Deshalb sollten sich Urheberrechtsinhaber schon frĂŒhzeitig mit der Abwendung allfĂ€lliger Verletzungen befassen. Als nĂ€chstes griff Woller das Thema fremdsprachige Begriffe in der Werbung (inkl. Werbeslogans) auf. Er ging in diesem Zusammenhang auf die in den meisten osteuropĂ€ischen LĂ€ndern vorhandene EinschrĂ€nkung ein und erlĂ€uterte, dass die Verwendung fremdsprachiger Begriffe – da gesetzlich nicht bzw. nur beschrĂ€nkt erlaubt – allenfalls zur VerhĂ€ngung von Verwaltungsstrafen fĂŒhren kann. Erlaubt ist die Verwendung fremdsprachiger Begriffe meist nur dann, wenn die Begriffe fĂŒr den Verbraucher leicht verstĂ€ndlich (z.B. «pizzeria» oder «pub») oder zusĂ€tzlich in die jeweilige Landessprache ĂŒbersetzt sind, wobei dann keine Übersetzung notwendig ist, wenn der Werbeslogan bereits als Marke registriert ist. Woller setzte seine PrĂ€sentation mit drei FĂ€llen zur Durchsetzung von Farb- und Ausstattungsmarken fort. Er begann mit einer Entscheidung des obersten Kassationsgerichtshofs Serbiens, aus der hervorgeht, dass Verwechslungs- und Assoziationsgefahr in Serbien als Rechtsfrage vom Gericht selbst und nicht durch einen SachverstĂ€ndigen zu beurteilen sind. Anhand eines aus Bulgarien stammenden Falls zum Thema Durchsetzung von Farb- und Ausstattungsmarken zeigte Woller ferner auf, dass es in vielen osteuropĂ€ischen LĂ€ndern eine «Toolbox» gibt, die weit ĂŒber das hinausgehen kann, was aus der eigenen Heimatjurisdiktion bekannt ist. So kann die Durchsetzung von Farb- und Ausstattungsmarken in Bulgarien beispielsweise nicht nur auf gerichtlichem Wege, sondern auch ĂŒber die Wettbewerbsbehörde oder das Patent- und Markenamt erfolgen. Der dritte von Woller behandelte Fall handelte von einem Tankstellendesign in Albanien, mit welchem eine Assoziationsgefahr einherging, obwohl in Albanien selbst kein vergleichbares Tankstellendesign bestand. Das Design der Tankstelle war aber jenem eines Anbieters aus der zentralöstlichen und sĂŒdöstlichen europĂ€ischen Region sehr Ă€hnlich und deshalb Fernfahrern, Urlaubern und GeschĂ€ftsreisenden aus NachbarlĂ€ndern bekannt und somit geeignet, eine Assoziationsgefahr hervorzurufen. Zuletzt widmete sich Woller dem Thema Erschöpfung des Markenrechts und in diesem Zusammenhang unter anderem dem Fall «SILHOUETTE» (EuGH vom 16. Juli 1998, |C-355/96), in welchem der EuGH entschieden hatte, dass es im Markenrecht nur eine EWR- und keine weltweite Erschöpfung gibt. Dennoch geht das oberste Kassationsgericht Bulgariens von einer weltweiten Erschöpfung aus. Im Fall «DIAGEO» (EuGH vom 16. Juli 2015, C-681/13) stellte der EuGH klar, dass der Umstand, dass eine in einem Mitgliedsstaat ergangene Entscheidung gegen das Unionsrecht verstösst, nicht grundsĂ€tzlich die Versagung der Anerkennung dieser Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat aufgrund eines Verstosses gegen den ordre public dieses Staates rechtfertigt. Die Geltendmachung eines allfĂ€lligen Verstosses gegen den ordre public setze ohnehin die vorgĂ€ngige Beschreitung des gesamten Rechtswegs im jeweiligen Land voraus.




Aus dem Institut | Nouvelles de l’Institut
Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts fĂŒr Geistiges Eigentum
Teilrevision per 1. MĂ€rz 2022
Das Eidgenössische Institut fĂŒr Geistiges Eigentum hat seine Richtlinien in Markensachen teilweise revidiert. In der neuen Fassung sind alle seit dem Jahr 2019 in Kraft getretenen PraxisĂ€nderungen angefĂŒhrt sowie die neue Praxis betreffend die geografische EinschrĂ€nkung der Waren- und Dienstleistungsliste bei Marken mit einer Herkunftsangabe (vgl. dazu die nachfolgenden ErlĂ€uterungen). Die neuen Richtlinien sind am 1. MĂ€rz 2022 in Kraft getreten und werden seit jenem Zeitpunkt auf alle hĂ€ngigen Verfahren angewendet. Sie sind auf der Homepage des IGE abrufbar: â€čhttps://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/dokumente-und-links/markenâ€ș.
Revision von Teil 5 aufgrund der Praxislockerung betr. die geografische EinschrÀnkung der Waren- und Dienstleistungsliste (WDL) bei Marken mit einer Herkunftsangabe
I. Ausgangslage
Die EinschrĂ€nkungspraxis wurde vor lĂ€ngerer Zeit eingefĂŒhrt, um das Verbot der Eintragung von irrefĂŒhrenden Marken im Bereich Herkunftsangaben umzusetzen. Soweit das Warenverzeichnis einer Marke mit einer Herkunftsangabe nicht auf die betroffene Herkunft eingeschrĂ€nkt ist, weist das IGE das Eintragungsgesuch gestĂŒtzt auf Art. 2 lit. c und Art. 47 ff. i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG zurĂŒck. Analoges gilt, wenn Dienstleistungen betroffen und die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG nicht erfĂŒllt sind. Die geografische EinschrĂ€nkung der WDL bei der Markeneintragung dient dazu, eine abstrakte IrrefĂŒhrungsgefahr zu unterbinden. Abstrakt ist die Gefahr insofern, als der konkrete Gebrauch der Marke im Rahmen der RegisterprĂŒfung durch das IGE nicht ĂŒberprĂŒft werden kann – zumal ein guter Teil der Marken im Zeitpunkt der Eintragung noch gar nicht gebraucht wird.
II. Verzicht auf die geografische EinschrÀnkung bei einfachen Herkunftsangaben
Die Praxislockerung beruht auf dem Ansatz, dass eine Marke im Zeitpunkt ihrer Eintragung im Register nicht als irrefĂŒhrend bewertet wird, solange ihr korrekter Gebrauch im Verkehr möglich ist. Dies bedeutet, dass nicht lĂ€nger auf eine abstrakte IrrefĂŒhrungsgefahr abgestellt wird. Effektiv ist eine Herkunftsangabe nur/erst dann unzutreffend und somit irrefĂŒhrend im Sinne von Art. 47 Abs. 3 MSchG, wenn sie tatsĂ€chlich fĂŒr Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft verwendet wird – und nicht allein deshalb, weil sie im Register als Marke fĂŒr Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, die allenfalls von einem anderen Ort stammen könnten. Weiterhin verweigert wird die Markeneintragung all jenen Zeichen mit Herkunftsangaben, die offensichtlich irrefĂŒhrend sind (deren korrekter Gebrauch ausgeschlossen ist). Dies ist der Fall, wenn das Zeichen zwei widersprĂŒchliche Herkunftsangaben enthĂ€lt, oder wenn es fĂŒr Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft beansprucht wird. Diese FĂ€lle treten in der Praxis nur Ă€usserst selten auf. BezĂŒglich Dienstleistungen ist unerheblich, wo der Hinterleger im Zeitpunkt der Eintragung seinen Sitz hat. Auch wenn der Sitz nicht im betroffenen Land liegt, erfolgt keine ZurĂŒckweisung, da ein Gebrauch der Marke im Einklang mit der Regelung von Art. 49 MSchG nicht ausgeschlossen ist.​1 Im Ergebnis entspricht diese Praxis weitgehend jener des EUIPO, das eine EinschrĂ€nkung nur bei im Gebiet der EU geschĂŒtzten geografischen Angaben verlangt.​2 GemĂ€ss der neuen Praxis können Zeichen, die schweizerische oder auslĂ€ndische Herkunftsangaben enthalten (wie beispielsweise «Schweiz», «Swiss made», das Schweizerkreuz,​3 eine Abbildung des Matterhorns oder «made in France»), ohne EinschrĂ€nkung und ungeachtet des Sitzes des Hinterlegers als Marken eingetragen werden.​4 Die Änderung der EinschrĂ€nkungspraxis tangiert den Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG) nicht. Herkunftsangaben und geografische Angaben in Alleinstellung bzw. mit weiteren nicht unterscheidungskrĂ€ftigen Elementen sind unverĂ€ndert von der Markeneintragung ausgeschlossen.​5
III. Beibehalt der EinschrÀnkung
Die EinschrĂ€nkung der WDL wird verlangt, soweit eine entsprechende explizite oder implizite gesetzliche bzw. staatsvertragliche Verpflichtung besteht. Dies ist bei folgenden Angaben der Fall: a) Landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche geschĂŒtzte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschĂŒtzte geografische Angaben (GGA), die im Register des Bundesamts fĂŒr Landwirtschaft (BLW) oder des IGE eingetragen sind (Art. 50b Abs. 7 MSchG).​6 b) Durch die kantonale Gesetzgebung geregelte Ursprungsbezeichnungen fĂŒr Weine (KUB/AOC), die in dem vom BLW veröffentlichten Verzeichnis eingetragen sind. Da Art. 63 Abs. 6 LWG bezĂŒglich des Schutzes und der Verteidigung die analoge Anwendbarkeit der Regelung fĂŒr landwirtschaftliche GUB/GGA vorsieht, muss dies auch fĂŒr das Erfordernis der EinschrĂ€nkung bei der Markeneintragung gelten. c) International registrierte geografische Angaben gemĂ€ss der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens, soweit ihnen Schutz fĂŒr die Schweiz gewĂ€hrt wird (Art. 50e Abs. 6 MSchG​7). d) AuslĂ€ndische geografische Angaben, die in der Schweiz durch Abkommen geschĂŒtzt sind, welche bei Markeneintragungsgesuchen fĂŒr Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft die ZurĂŒckweisung von Amtes wegen statuieren. Betroffen sind:
– Angaben, die in den AnhĂ€ngen 7, 8 und 12 des sektoriellen Abkommens mit der EuropĂ€ischen Gemeinschaft angefĂŒhrt sind; – Angaben (Namen der LĂ€nder und Regionen ausgenommen), die in den bilateralen Abkommen «neuer Generation» (zurzeit mit Russland, Jamaika und Georgien) sowie in Freihandelsabkommen (zurzeit mit Japan und Mexiko) aufgelistet sind; – Angaben fĂŒr Weine und Spirituosen (gemĂ€ss Art. 23 TRIPS), soweit sie im Ursprungsland als GUB/GGA eingetragen oder unter einem anderen Titel geschĂŒtzt sind (massgebend ist das weltweite Verzeichnis der Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn).
Mit dem neuen Art. 50e MSchG​8 wollte der schweizerische Gesetzgeber die EinschrĂ€nkungspraxis bezĂŒglich der GUB/GGA/KUB jener der entsprechenden auslĂ€ndischen Angaben angleichen. Eine systematische wie auch eine teleologische Auslegung ergeben, dass es nicht vertretbar ist, fĂŒr die in der Schweiz neu gemĂ€ss Genfer Akte geschĂŒtzten Angaben eine EinschrĂ€nkung zu verlangen, nicht aber fĂŒr die entsprechenden Angaben, die in der Schweiz unter einem anderen, ein vergleichbares Schutzniveau bietenden Vertrag geschĂŒtzt sind.
Die in den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgeschlossenen VertrĂ€ge «alter Generation» enthalten keine Bestimmungen betreffend die Markeneintragung, sondern regeln einzig den Gebrauch der geschĂŒtzten Bezeichnungen. Entsprechend ist bei Bezeichnungen, die in diesen alten VertrĂ€gen aufgelistet sind, keine EinschrĂ€nkung zu verlangen.
e) Geografische Angaben, deren Gebrauch in einer Branchenverordnung gemĂ€ss Art. 50 MSchG​9 geregelt ist, und denen vom schweizerischen Gesetzgeber ein den GUB/GGA gleichwertiger Status gewĂ€hrt wurde. Ihre Eintragung als geografische Marke (Art. 27a Abs. 1 lit. c MSchG) und ihre internationale Registrierung als geografische Angabe (Art. 50d Abs. 1 lit. c MSchG)​10 ist ebenfalls möglich.​11 Markeneintragungsgesuche, die die erforderliche EinschrĂ€nkung nicht aufweisen, verstossen gegen geltendes Recht und werden gestĂŒtzt auf Art. 2 lit. d i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG zurĂŒckgewiesen.
IV. GrĂŒnde der Praxislockerung
Die EinschrĂ€nkung der WDL auf eine bestimmte geografische Herkunft ist vom materiellen Herkunftsangabenrecht gemĂ€ss Art. 47 ff. MSchG zu trennen. Die Praxislockerung beschlĂ€gt ausschliesslich die Frage, wie das Verbot der Eintragung irrefĂŒhrender Marken umzusetzen ist. Trotzdem besteht zwischen diesen beiden Aspekten (EinschrĂ€nkung zwecks Ausschluss der IrrefĂŒhrungsgefahr einerseits und Qualifikation einer geografischen Bezeichnung als Herkunftsangabe andererseits) insofern ein enger Zusammenhang, als die EinschrĂ€nkung der WDL naturgemĂ€ss nur gerechtfertigt ist, sofern tatsĂ€chlich eine Herkunftsangabe vorliegt. Das Bundesgericht hat wiederholt bestĂ€tigt, dass die abstrakte IrrefĂŒhrungsgefahr mittels EinschrĂ€nkung zu beseitigen ist.​12 Zudem sind die Kriterien, anhand derer zu entscheiden ist, ob eine geografische Bezeichnung eine Herkunftsangabe darstellt, durch die Rechtsprechung vorgegeben worden.​13 Jedoch haben die eidgenössischen Gerichte in den letzten Jahren die Praxis des IGE hinsichtlich der Qualifikation einer geografischen Bezeichnung als Herkunftsangabe nicht immer geschĂŒtzt. Es bereitet MĂŒhe, die ErwĂ€gungen eines Teils jener Urteile auf kohĂ€rente und sinnvolle Weise in die bisher von den Gerichten vorgegebene Praxis zu integrieren. Daraus haben sich Rechtsunsicherheiten fĂŒr die Hinterleger wie auch fĂŒr das IGE ergeben. Effektiv werden mit der Praxislockerung die materiellen Kriterien zum Ermitteln einer Herkunftsangabe nicht in Frage gestellt; diese behalten ihre GĂŒltigkeit – verlieren aber in der MarkenprĂŒfung durch den Verzicht auf die EinschrĂ€nkung sehr stark an praktischer Bedeutung. Seit den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat sich die Schweiz fĂŒr eine VerstĂ€rkung des internationalen Schutzes von Herkunftsangaben eingesetzt, namentlich durch den Abschluss von bilateralen VertrĂ€gen und Freihandelsabkommen und in der Folge auch innerhalb der Weltorganisation fĂŒr geistiges Eigentum (OMPI). Diese BemĂŒhungen waren sowohl fĂŒr das IGE wie auch fĂŒr die Gerichte​14 Rechtfertigung einer strengen nationalen Praxis in Bezug auf die Markeneintragung von Zeichen mit Herkunftsangaben. Jedoch haben sich die damals gehegten Hoffnungen der Schweiz bis heute nicht realisiert. Weder wurde eine Art. 23 TRIPS entsprechende Bestimmung fĂŒr weitere Waren geschaffen, noch der Schutz von LĂ€ndernamen in der Pariser VerbandsĂŒbereinkunft festgesetzt. Gleiches gilt in Bezug auf die schweizerische EinschrĂ€nkungspraxis, die – anders als erhofft – nicht von einer relevanten Zahl weiterer LĂ€nder ĂŒbernommen worden ist. TatsĂ€chlich ist die Schweiz im internationalen Vergleich mit dieser Praxis sehr isoliert, was sich insbesondere bei der Schutzausdehnung via das Madrider System bemerkbar macht. Der Stand der Dinge auf internationaler Ebene hat sich im Laufe der Zeit erheblich verĂ€ndert und vermag die strenge schweizerische Praxis nicht mehr zu rechtfertigen. Die PraxisĂ€nderung wird dem «Sonderfall Schweiz» ein Ende setzen, was per se fĂŒr alle Beteiligten positiv erscheint. Die einzige konkrete rechtliche Wirkung der EinschrĂ€nkung liegt darin, dass ein Gebrauch der Marke mit einer Herkunftsangabe fĂŒr Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft nicht rechtserhaltend gemĂ€ss Art. 11 MSchG wirkt. Eine solche Marke kann infolge Nichtgebrauchs gelöscht werden. Allerdings ist in den rund fĂŒnfzig Jahren, wĂ€hrend derer die EinschrĂ€nkungspraxis galt, kein einziger Fall einer Markenlöschung im In- oder Ausland unter diesem Titel bekannt – ebenso wenig wie eine Löschung aufgrund IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft. Im Verfahren auf Löschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs wurde dieser Grund in Bezug auf die Missachtung einer geografischen EinschrĂ€nkung bis heute in zwei FĂ€llen geltend gemacht, ebenso im Widerspruchsverfahren. In keinem der vier FĂ€lle ging es darum, eine IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft zu unterbinden; vielmehr wurde der Nichtgebrauch nur insofern angefĂŒhrt, als der Antragsteller die Marke fĂŒr sich selbst beanspruchte. Die Löschung wegen Nichtgebrauchs ist nicht zuletzt aufgrund der fĂŒnfjĂ€hrigen Karenzfrist ein ungeeignetes Mittel im Kampf gegen den Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben. Insofern ist die Annahme ĂŒberwiegend rein theoretisch, dass die EinschrĂ€nkungspraxis dem Schutz der Herkunftsangaben einerseits und dem Schutz der Abnehmer vor IrrefĂŒhrung andererseits diene. Es ist Sache der Zivil- und Strafgerichte, im Einzelfall zu prĂŒfen, ob eine Marke mit einer Herkunftsangabe gemĂ€ss den Erwartungen der Abnehmer gebraucht wird.​15 Da der Eintragungsentscheid des IGE den Zivil- und Strafrichter nicht bindet, zeigen auch weder die Qualifikation einer geografischen Bezeichnung als Herkunftsangabe durch das IGE, noch die geografische EinschrĂ€nkung im Register fĂŒr diese Instanzen eine verbindliche Wirkung. So hat beispielsweise das Bundesgericht im Verfahren LOZÄRNER BIER erwogen, dass die Angabe «LozĂ€rner» fĂŒr Biere, die aus der Schweiz, aber nicht aus Luzern stammen, irrefĂŒhrend ist.​16 Das IGE hatte dagegen Marken mit der Angabe «LozĂ€rner Bier» mit einer EinschrĂ€nkung der Biere auf schweizerische Herkunft eingetragen.​17 Das Bundesgericht hat der EinschrĂ€nkung im Register keine Bedeutung beigemessen. Aus den vorgenannten GrĂŒnden und auf der Grundlage einer Gewichtung aller tatsĂ€chlichen und rechtlichen UmstĂ€nde, insbesondere der betroffenen Interessen, erscheint die EinschrĂ€nkung als ungeeignetes und unverhĂ€ltnismĂ€ssiges Mittel und ist daher aufzugeben. Allenfalls bewirkt die EinschrĂ€nkungspraxis des IGE faktisch, dass Hinterleger davon abgehalten werden, Marken mit Herkunftsangaben eintragen zu lassen, die sie von vornherein nicht korrekt zu benutzen gedenken. Mit der Praxislockerung geht dieser mögliche abschreckende Effekt – von dem sich nicht ermitteln lĂ€sst, inwieweit er tatsĂ€chlich greift – verloren. Es bleibt aber dabei, dass eine Herkunftsangabe unabhĂ€ngig von ihrer Eintragung als Marke und unabhĂ€ngig von einer EinschrĂ€nkung der WDL nicht in unzutreffender Weise gebraucht werden darf (Art. 47 Abs. 3 MSchG). Das IGE geht seit dem Jahr 2017 aktiv gegen Swissness-MissbrĂ€uche im In- und Ausland vor und rĂ€umt dieser Aufgabe im Bereich der Rechtsdurchsetzung grossen Stellenwert ein.​18 Es arbeitet dabei eng mit BranchenverbĂ€nden und den betroffenen Wirtschaftskreisen zusammen und ist namentlich an dem im FrĂŒhjahr 2021 gegrĂŒndeten Verein Swissness Enforcement beteiligt.​19
V. Änderungen im Richtlinientext
Auf der vorstehend angefĂŒhrten Grundlage sind die Richtlinien in Markensachen in Teil 5 im Wesentlichen in zwei Bereichen geĂ€ndert worden: Einerseits ĂŒberall dort, wo bisher die IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft abweichend von der offensichtlichen IrrefĂŒhrungsgefahr ausgehend von sonstigen Hinweisen behandelt wurde; andererseits ĂŒberall dort, wo die Praxis bezĂŒglich der durch spezialgesetzliche bzw. staatsvertragliche Bestimmungen geschĂŒtzten geografischen Angaben beschrieben wird. AusfĂŒhrungen zur erforderlichen EinschrĂ€nkung der WDL finden sich neu nur noch im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Ziffern betroffen:
Ziff. 5.2 Offensichtliche IrrefĂŒhrungsgefahr
Neu werden hier irrefĂŒhrende Herkunftsangaben angefĂŒhrt
Ziff. 7.1 Allgemeine Bemerkungen
Ziff. 7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe Neu wird in diesen beiden Ziffern angefĂŒhrt, dass die ZurĂŒckweisung aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht nur erfolgt, wenn die Markeneintragung durch landesrechtliche oder staatsvertragliche Regelungen untersagt ist bzw. die Eintragung als Marke eine bestimmte EinschrĂ€nkung voraussetzt.
Ziff. 8 Herkunftsangaben und geografische Angaben
Ziff. 8.1.1 Einleitung Ziff. 8.1.2 Abgrenzung zwischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben (GA) Die (neuen) Titel und Texte unterscheiden klarer zwischen Herkunftsangaben und geografischen Angaben
Ziff. 8.2.1 Direkte und indirekte Herkunftsangaben
Dieser Titel wurde insgesamt verschoben und ein Teil der AusfĂŒhrungen zu indirekten Herkunftsangaben – die stark an praktischer Relevanz verlieren – ist nur noch in Fussnoten.
Ziff. 8.3 Durch das Völkerrecht und spezialgesetzliche Bestimmungen geschĂŒtzte Herkunftsangaben
Hier bzw. in den Unterziffern 8.3.1 ff. sind neu die (leicht angepassten und insbesondere bezĂŒglich der Branchenverordnungen sowie der Genfer Akte des Lissabonner Abkommens ergĂ€nzten) AusfĂŒhrungen aus den ehemaligen Ziffern 8.7.1 ff. Gleichzeitig wurden Hinweise aus der ehemaligen Ziffer 8.3 nach hinten zu 8.7 verschoben.
Ziff. 8.4.1 Bezeichnungen mit doppelter Bedeutung
Die AusfĂŒhrungen sind gekĂŒrzt worden, da sie an praktischer Bedeutung verloren haben.
Ziff. 8.4.7 Herkunftsangaben, die sich im Verkehr durchgesetzt und/oder eine «secondary meaning» erworben haben
Dieser neue Titel ist nur der VollstÀndigkeit geschuldet; der dazugehörige Text enthÀlt keine materiellen Neuerungen.
Ziff. 8.4.8 Sonstige Ausnahmen aufgrund des Gesamteindrucks
Dieser Titel sammelt neu Hinweise auf Fallgruppen, in denen ein geografischer Name aufgrund weiterer Zeichenelemente keine Herkunftsangabe darstellt. Die diesbezĂŒglichen AusfĂŒhrungen, die bisher in den ehemaligen Ziff. 8.4.7.1 bis 8.4.7.6 standen, sind stark gekĂŒrzt worden, da sie nur noch sehr geringe praktische Relevanz haben.
Ziff. 8.6 IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft
Ziff. 8.6.1 Grundsatz Da nur noch offensichtlich irrefĂŒhrende Herkunftsangaben zurĂŒckgewiesen werden, wurde ein Grossteil der bisherigen AusfĂŒhrungen gestrichen.
Ziff. 8.6.3 Korrektive
Ziff. 8.6.4 Entlokalisierende ZusĂ€tze Da nur noch offensichtlich irrefĂŒhrende Herkunftsangaben zurĂŒckgewiesen werden, wurden diese Ziffern gestrichen und ein Teil der AusfĂŒhrungen in die neue Ziff. 8.6.3 verschoben.
Ziff. 8.6.5 EinschrÀnkungspraxis
Ziff. 8.6.5.1 EinschrĂ€nkung auf die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen Die AusfĂŒhrungen zu Herkunftsangaben wurden ersatzlos gelöscht; jene betreffend geografische Angaben wurden (in angepasster Form) nach unten zu Ziff. 8.7 Verstoss gegen geltendes Recht verschoben.
Ziff. 8.6.5.2 EinschrÀnkung auf die geografische Herkunft der Rohstoffe oder auf einen Produktionsschritt
Diese Ziffer wurde insgesamt gestrichen. Der Verzicht auf die EinschrĂ€nkung umfasst auch Herkunftsangaben bezĂŒglich der Rohstoffe oder eines Produktionsschritts.
Neue Ziff. 8.6.3 Untereinander oder in Bezug auf die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen widersprĂŒchliche Bezeichnungen
Der Titel ist neu; die AusfĂŒhrungen standen bisher teils schon unter den ehemaligen Ziff. 8.6.4 und Ziff. 8.6.6 und wurden in Bezug auf den Widerspruch zwischen Zeichen und WDL ergĂ€nzt.
Ziff. 8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)
Ziff. 8.7.1 Allgemeines Die bisherigen AusfĂŒhrungen je zu den relevanten Gesetzen/VertrĂ€gen, die in den ehemaligen Ziff. 8.7.1 bis 8.7.6 standen, wurden wie folgt teilweise verschoben: Die allgemeinen GrundsĂ€tze zu den gesetzlichen bzw. vertraglichen Grundlagen sind neu in Ziff. 8.3 und die AusfĂŒhrungen betr. Gemeingut neu in Ziff. 8.5.
Ziff. 8.7.2 EinschrÀnkung der Waren bzw. Dienstleistungen
Hier wird neu der Text aus der ehemaligen Ziff. 8.6.5 EinschrĂ€nkungspraxis gefĂŒhrt. Die Hinweise wurden insbesondere insofern angepasst, als die bilateralen VertrĂ€ge «alter Generation» in diesem Zusammenhang nicht mehr berĂŒcksichtigt werden und bezĂŒglich der ĂŒbrigen VertrĂ€ge die Namen der LĂ€nder und Regionen ausser Acht bleiben.
Ziff. 9 Öffentliche Zeichen und Hoheitszeichen
In dieser Ziffer wurden ĂŒberall dort Anpassungen vorgenommen, wo die IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft erwĂ€hnt wird, die neu nur noch im Fall offensichtlicher IrrefĂŒhrung relevant ist.
Fussnoten:
1
Der Grundsatz, nur bei offensichtlicher IrrefĂŒhrung zurĂŒckzuweisen, wird absolut angewendet; auf die Höhe der Wahrscheinlichkeit einer korrekten Benutzung im Einzelfall kommt es daher nicht an.
2
Die schweizerischen Branchenverordnungen sind keine Grundlage, um eine Bezeichnung als geografische Angabe auf EU-Ebene i.S.v. Art. 7 1. j) der Verordnung (EU) 2017/1001 ĂŒber die Unionsmarke zu qualifizieren.
3
Die geografische IrrefĂŒhrung gemĂ€ss WSchG wird gemĂ€ss der neuen Praxis ausgelegt. Dagegen sind die vom WSchG statuierten Verbote der Markeneintragung (z.B. betreffend das Schweizer Wappen) von der PraxisĂ€nderung nicht tangiert.
4
Diese Regelung gilt nicht, wo Bezeichnungen durch einen besonderen Titel geschĂŒtzt sind (vgl. nachfolgend Ziff. III).
5
Art. 27a MSchG bleibt vorbehalten.
6
Vgl. BBl 2009, 8606 und 8619.
7
Vgl. BBl 2021 675 ff. Die Bestimmung ist am 1. Dezember 2021 in Kraft getreten (vgl. â€čhttps://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79355.htmlâ€ș).
8
Vgl. Fn. 7.
9
Zurzeit die Verordnung ĂŒber die BenĂŒtzung des Schweizer Namens fĂŒr Uhren sowie die Verordnung ĂŒber die Verwendung von schweizerischen Herkunftsangaben fĂŒr kosmetische Mittel.
10
Vgl. Fn 7.
11
Im Anwendungsbereich der Verordnung ĂŒber die BenĂŒtzung des Schweizer Namens fĂŒr Uhren berĂŒcksichtigt das IGE die folgenden regionalen Angaben: GenĂšve, Schaffhausen, VallĂ©e de Joux, NeuchĂątel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle und Fleurier.
12
Vgl. z.B. BGer in PMMBl 71/84, «Tour de Suisse»; BGE 128 III 454 ff. E. 2.2, «Yukon»; BGE 132 III 770 ff. E. 2.1, «Colorado» (fig.); BGer vom 4. Dezember 2015, 4A_357/2015, E. 4.2, «Indian Motorcycle»; BGE 147 III 326 ff. E. 5, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».
13
Das BGer hat den Erfahrungssatz formuliert, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen, im Regelfall als Herkunftsangabe verstanden wird (vgl. BGE 135 III 416 ff. E. 2.2., «Calvi» [fig.], m.w.H.), und in der weiteren Rechtsprechung von BGer und BVGer wurden dazu zahlreiche Ausnahmen entwickelt.
14
Im Jahr 1980 hat das BGer angefĂŒhrt: «Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale VertrĂ€ge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Mass versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schĂŒtzen, weil in vielen LĂ€ndern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist [
]. Solche VertrĂ€ge hat die Schweiz seit etwa zehn Jahren denn auch bereits mit mehreren europĂ€ischen Staaten abgeschlossen [
]. Diese anhaltenden Tendenzen dĂŒrfen bei der Beurteilung der TĂ€uschungsgefahr ebenfalls berĂŒcksichtigt werden» (BGer in PMMBl 85/52, E. 3b in fine, «Lima Models»).
15
Anders als das IGE berĂŒcksichtigen die Gerichte fĂŒr die Frage, ob eine IrrefĂŒhrung ĂŒber die geografische Herkunft vorliegt, nicht nur die Marke als solche, sondern alle UmstĂ€nde des Gebrauchs im Einzelfall; vgl. BGE 144 II 386 ff., «LozĂ€rner Bier» und BGer vom 20. August 2020, 2C_322/2021, «Saas das Bier». Vgl. auch BGE 147 III 326 ff. E. 7.2.1, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».
16
17
Vgl. auch BGer vom 20. August 2020, 2C_322/2021, «Saas das Bier». Das IGE hat eine Marke mit dem Bestandteil «Saas das Bier» fĂŒr Bier schweizerischer Herkunft eingetragen (CH 744978).
18
19


Directives en matiĂšre de marques de l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle
Révision partielle au 1er mars 2022
L’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle a partiellement rĂ©visĂ© ses directives en matiĂšre de marques. Dans cette nouvelle version sont intĂ©grĂ©s tous les changements de pratique intervenus depuis 2019 ainsi que la nouvelle pratique concernant la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services pour les marques avec une indication de provenance (voir Ă  ce sujet les explications ci-dessous). Les nouvelles directives sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2022 et s’appliquent depuis cette date Ă  toutes les procĂ©dures en cours. Elles sont disponibles sur le site internet de l’Institut: â€čhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâ€ș.
RĂ©vision de la Partie 5 en raison de l’assouplissement de la pratique relative Ă  la limitation gĂ©ographique de la liste des produits et services (LPS) des marques contenant une indication de provenance
I. Contexte
La pratique de limitation a Ă©tĂ© introduite il y a plusieurs annĂ©es afin de mettre en Ɠuvre l’interdiction d’enregistrer des marques trompeuses dans le domaine des indications de provenance. Lorsque la liste des produits d’une marque contenant une indication de provenance n’est pas limitĂ©e Ă  la provenance concernĂ©e, l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) rejette la demande d’enregistrement sur la base des art. 2 let. c et 47 ss en relation avec l’art. 30 al. 2 let. c LPM. Il en va de mĂȘme pour les marques de services lorsque les critĂšres de provenance de l’art. 49 LPM ne sont pas remplis. La limitation gĂ©ographique de la LPS lors de l’enregistrement de la marque sert Ă  prĂ©venir un risque abstrait de tromperie. Le risque est abstrait dans la mesure oĂč l’usage concret de la marque ne peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© par l’IPI lors de l’examen de la demande d’enregistrement, d’autant plus qu’une grande partie des marques ne sont pas encore utilisĂ©es au moment de l’enregistrement.
II. Abandon de l’exigence de limitation en lien avec les indications de provenance simples
La simplification de la pratique repose sur l’approche selon laquelle une marque n’est pas jugĂ©e trompeuse au moment de son enregistrement, aussi longtemps qu’elle peut ĂȘtre utilisĂ©e correctement dans le commerce. En d’autres termes, le risque abstrait de tromperie gĂ©ographique n’est plus examinĂ©. Une indication de provenance est seulement inexacte, et donc trompeuse au sens de l’art. 47 al. 3 LPM, si elle est effectivement utilisĂ©e en lien avec des produits ou des services qui ne proviennent pas du lieu indiquĂ©, et non pas si elle est inscrite au registre pour des produits ou services pouvant potentiellement provenir d’un autre lieu. Un signe est cependant toujours refusĂ© Ă  l’enregistrement en tant que marque s’il est manifestement trompeur (c’est-Ă -dire lorsqu’il n’est pas possible de l’utiliser correctement). C’est le cas lorsque la marque contient des indications de provenance contradictoires ou que la marque est revendiquĂ©e pour des produits et des services d’une provenance diffĂ©rente de celle indiquĂ©e par la marque. En pratique, ces cas sont extrĂȘmement rares. S’agissant des marques de services, le lieu oĂč le dĂ©posant a son siĂšge au moment de l’enregistrement n’est pas dĂ©terminant. MĂȘme si le siĂšge ne se trouve pas dans le pays correspondant Ă  l’indication, le signe n’est pas refusĂ©, car un usage de la marque conformĂ©ment aux exigences de l’art. 49 LPM n’est pas exclu.​1 Dans son rĂ©sultat, la nouvelle pratique est similaire Ă  celle de l’EUIPO, qui n’exige une limitation que si la marque contient une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e sur le territoire de l’UE.​2 Selon la nouvelle pratique, les signes contenant, par exemple, le nom «Suisse», l’indication «Swiss made «, la croix suisse​3 ou l’image du Cervin ou encore une indication de provenance Ă©trangĂšre telle que «made in France «pourront ĂȘtre enregistrĂ©s sans limitation et indĂ©pendamment du lieu oĂč se trouve le siĂšge du dĂ©posant.​4 La nouvelle pratique n’a aucune rĂ©percussion sur le motif de refus relatif au domaine public (art. 2 let. a LPM). Cela signifie concrĂštement qu’une indication de provenance ou une indication gĂ©ographique dĂ©posĂ©e seule (ou avec d’autres Ă©lĂ©ments non distinctifs) sera refusĂ©e Ă  l’enregistrement comme marque pour appartenance au domaine public.​5
III. Maintien de la limitation
Une limitation de la liste des produits et services est exigĂ©e lorsque la loi ou un traitĂ© international le prĂ©voit de maniĂšre expresse ou dĂ©duite par interprĂ©tation. C’est le cas des dĂ©nominations suivantes: a) Appellations d’origine protĂ©gĂ©es (AOP) et indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es (IGP) agricoles ou non agricoles enregistrĂ©es dans le registre de l’Office fĂ©dĂ©ral de l’agriculture (OFAG) ou dans celui de l’IPI (art. 50b al. 7 LPM).​6 b) Appellations d’origine viticoles (AOC) rĂ©glementĂ©es par les lĂ©gislations cantonales et figurant dans le rĂ©pertoire des AOC viticoles publiĂ© par l’OFAG. L’art. 63 al. 6 LAgr renvoie Ă  la norme de protection et Ă  celle rĂ©glant la coexistence applicables aux AOP/IGP agricoles. Ce renvoi aux rĂšgles rĂ©gissant les AOP/IGP agricoles doit aussi inclure l’obligation de limitation. c) Enregistrements internationaux selon l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne qui ne font pas l’objet d’un refus total Ă©mis par la Suisse (art. 50e al. 6 LPM).​7 d) Indications gĂ©ographiques Ă©trangĂšres protĂ©gĂ©es en Suisse par un accord international pour autant que celui-ci prĂ©voie une obligation de refuser d’office l’enregistrement, en tant que marque, d’une indication gĂ©ographique pour des produits ou des services provenant d’un autre lieu. Entrent dans cette catĂ©gorie:
– les indications Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes 7, 8 et 12 Ă  l’Accord sectoriel avec la CommunautĂ© europĂ©enne, – les indications (Ă  l’exclusion des noms de pays et de rĂ©gions) Ă©numĂ©rĂ©es dans les accords bilatĂ©raux «nouvelle gĂ©nĂ©ration» (actuellement avec la Russie, la JamaĂŻque et la GĂ©orgie) et dans les accords de libre-Ă©change entre la Suisse et, actuellement, le Japon et le Mexique, – les indications pour les vins et spiritueux (selon l’art. 23 ADPIC) enregistrĂ©es en tant qu’AOP/IGP ou protĂ©gĂ©es Ă  un autre titre dans le pays d’origine (le rĂ©pertoire mondial Ă©tabli et publiĂ© par l’Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn – est dĂ©terminant).
En adoptant l’art. 50e al. 6 LPM,​8 le lĂ©gislateur suisse a voulu harmoniser la pratique de limitation applicable en lien avec les AOP/IGP/AOC Ă  leurs Ă©quivalentes Ă©trangĂšres. D’un point de vue tĂ©lĂ©ologique et systĂ©matique, il n’est pas soutenable d’exiger une limitation en lien avec des dĂ©nominations protĂ©gĂ©es en Suisse par le biais de l’Acte de GenĂšve, mais de ne pas le faire en lien avec ces mĂȘmes dĂ©nominations, dĂ©jĂ  protĂ©gĂ©es en Suisse au titre d’un autre accord comportant un degrĂ© de protection similaire.
Les traitĂ©s bilatĂ©raux dits d’ancienne gĂ©nĂ©ration, conclus dans les annĂ©es 60 et 70, ne contiennent pas de dispositions relativement Ă  l’enregistrement de marques. Ils ne portent que sur l’usage des dĂ©nominations protĂ©gĂ©es. Par consĂ©quent, aucune limitation ne sera exigĂ©e pour les dĂ©nominations figurant dans les traitĂ©s bilatĂ©raux d’ancienne gĂ©nĂ©ration.
e) Les indications gĂ©ographiques dont l’usage est rĂ©gi par une ordonnance de branche​9 au sens de l’art. 50 LPM et auxquelles le lĂ©gislateur suisse a donnĂ© un statut identique aux AOP/IGP en ce qui concerne leur enregistrement en tant que marque gĂ©ographique (art. 27a al. 1 let. c LPM) et en tant qu’enregistrement international (art. 50d al. 1 let. c LPM).​10 Par interprĂ©tation, il se justifie que ces indications soient traitĂ©es de la mĂȘme maniĂšre que les AOP/IGP/AOC en ce qui concerne l’exigence de limitation.​11 Les refus d’enregistrer les marques ne contenant pas la limitation requise sont ainsi fondĂ©s exclusivement sur l’art. 2 let. d LPM (contrariĂ©tĂ© au droit) en relation avec l’art. 30 al. 2 let. c LPM.
IV. Raison de l’assouplissement de la pratique
La limitation de la LPS Ă  une provenance gĂ©ographique spĂ©cifique doit ĂȘtre distinguĂ©e des rĂšgles matĂ©rielles relatives aux indications de provenance selon les art. 47 ss LPM. L’assouplissement de la pratique porte exclusivement sur la question de savoir comment mettre en Ɠuvre l’interdiction d’enregistrer des marques trompeuses. Ces deux aspects, la limitation pour prĂ©venir le risque de tromperie et la qualification d’une dĂ©signation en tant qu’indication de provenance, sont nĂ©anmoins Ă©troitement liĂ©s dans la mesure oĂč l’exigence d’une limitation prĂ©suppose Ă©videmment qu’une indication de provenance existe effectivement. Le principe de la limitation pour exclure le risque abstrait de tromperie a Ă©tĂ© confirmĂ© par le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  plusieurs reprises.​12 En outre, les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique d’indication de provenance ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par la jurisprudence.​13 Pourtant, au cours de ces derniĂšres annĂ©es, ces mĂȘmes tribunaux n’ont pas toujours soutenu la pratique appliquĂ©e par l’IPI en matiĂšre de qualification d’une dĂ©signation gĂ©ographique en tant qu’indication de provenance. Certaines considĂ©rations de ces arrĂȘts se sont rĂ©vĂ©lĂ©es difficiles Ă  intĂ©grer de maniĂšre cohĂ©rente et logique dans cette pratique. ll en rĂ©sultait une incertitude juridique aussi bien pour les dĂ©posants que pour l’IPI. L’assouplissement de la pratique ne remet pas en question les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique d’indication de provenance. Ces critĂšres conservent leur validitĂ©, mais ils perdent une grande partie de leur signification pratique lors de l’examen de marques en raison de l’abandon de la limitation. Depuis les annĂ©es soixante, la Suisse a dĂ©fendu la nĂ©cessitĂ© d’accroĂźtre le niveau de protection international des indications de provenance, notamment par le biais d’accords bilatĂ©raux, d’accords de libre-Ă©change et, plus tard, au sein de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI). Ces efforts justifiaient une pratique nationale sĂ©vĂšre en matiĂšre d’enregistrement de signes comportant une indication de provenance aussi bien par les tribunaux​14 que par l’IPI. Or les espoirs entretenus un temps par la Suisse de voir la portĂ©e de l’art. 23 ADPIC ĂȘtre Ă©tendue Ă  d’autres produits, une protection des noms de pays ĂȘtre inscrite dans la Convention de Paris ou la pratique suisse de limitation ĂȘtre adoptĂ©e par un nombre significatif de pays ne se sont pas concrĂ©tisĂ©s. En comparaison internationale, la Suisse est trĂšs isolĂ©e par rapport Ă  cette pratique, ce qui est particuliĂšrement apparent lors de l’extension de la protection par le biais du SystĂšme de Madrid. La situation sur le plan international ayant motivĂ© la sĂ©vĂ©ritĂ© de la pratique suisse a considĂ©rablement Ă©voluĂ© au fil du temps. Ces dĂ©veloppements permettent de mettre fin au «cas particulier» suisse, ce qui est positif pour toutes les parties concernĂ©es. Le seul effet juridique concret de la limitation rĂ©side dans le fait que l’emploi de la marque en relation avec des produits ou des services ne provenant pas du lieu dĂ©signĂ© par la limitation ne constitue pas un usage propre Ă  assurer le maintien du droit Ă  la marque au sens de l’art. 11 LPM. La marque peut alors faire l’objet d’une radiation pour dĂ©faut d’usage. Toutefois, depuis 50 ans que la pratique de limitation est appliquĂ©e, aucun cas de radiation (que ce soit pour dĂ©faut d’usage ou pour caractĂšre trompeur) dans une procĂ©dure civile en Suisse ou Ă  l’étranger n’a Ă©tĂ© recensĂ©. Le dĂ©faut d’usage fondĂ© sur une limitation gĂ©ographique a Ă©tĂ© invoquĂ© deux fois dans la procĂ©dure d’opposition et deux fois dans la procĂ©dure de radiation pour dĂ©faut d’usage. Dans ces quatre affaires, la motivation de celui qui invoquait le dĂ©faut d’usage Ă©tait d’obtenir pour lui-mĂȘme un droit sur le signe. Il ne s’agissait pas d’une action en lien avec la tromperie gĂ©ographique. En raison du dĂ©lai de carence de cinq ans, la radiation pour dĂ©faut d’usage se rĂ©vĂšle ĂȘtre un outil inadaptĂ© pour lutter contre l’usage d’indications de provenance inexactes. Dans cette mesure, l’hypothĂšse selon laquelle la pratique de limitation sert Ă  protĂ©ger les indications de provenance, d’une part, et Ă  protĂ©ger les consommateurs contre la tromperie, d’autre part, apparaĂźt avant tout comme thĂ©orique. Il revient en dĂ©finitive aux tribunaux civils et pĂ©naux d’examiner si la marque est utilisĂ©e conformĂ©ment aux attentes qu’elle crĂ©e.​15 DĂšs lors que la dĂ©cision d’enregistrement de l’IPI ne lie pas les tribunaux civils ou pĂ©naux, ces instances ne sont pas liĂ©es non plus par la limitation ou la qualification par l’IPI d’une dĂ©signation gĂ©ographique en tant qu’indication de provenance. Ainsi, dans l’affaire «LozĂ€rner Bier» du 25 juin 2018,​16 le Tribunal fĂ©dĂ©ral a estimĂ© que l’indication «LozĂ€rner « utilisĂ©e sur des biĂšres provenant de Suisse (mais pas de Lucerne) Ă©tait trompeuse, alors que l’IPI avait enregistrĂ© des marques «LozĂ€rner Bier» pour des biĂšres avec une limitation Ă  la provenance suisse.​17 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’a ainsi attachĂ© aucune importance Ă  la limitation de la marque. Pour toutes ces raisons, et tenant compte des diffĂ©rentes circonstances factuelles et juridiques, notamment les divers intĂ©rĂȘts en jeu, la limitation apparaĂźt comme une mesure inadaptĂ©e et disproportionnĂ©e et elle doit ĂȘtre abandonnĂ©e. L’inscription d’une limitation au registre peut certes dissuader les dĂ©posants de faire enregistrer des marques contenant une indication de provenance qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser correctement. Il est toutefois impossible de dĂ©terminer dans quelle mesure cet effet dissuasif joue rĂ©ellement un rĂŽle. Avec l’abandon de la limitation, cet effet dissuasif est perdu. Il n’en reste pas moins qu’une indication de provenance, qu’elle soit contenue dans une marque ou non, doit ĂȘtre utilisĂ©e correctement, indĂ©pendamment d’une limitation de la liste des produits et services (art. 47 al. 3 LPM). Depuis le 1er janvier 2017, l’IPI lutte activement contre les utilisations abusives d’indications de provenance helvĂ©tiques en Suisse et Ă  l’étranger et accorde une grande importance Ă  sa tĂąche de mise en Ɠuvre de la lĂ©gislation «Swissness».​18 Dans ce contexte, il collabore Ă©troitement avec les associations professionnelles et les secteurs Ă©conomiques concernĂ©s, notamment au travers de l’association Swissness Enforcement fondĂ©e au printemps 2021.​19
V. Modifications des directives
Sur la base de ce qui prĂ©cĂšde, la Partie 5 des Directives en matiĂšre de marques a Ă©tĂ© modifiĂ©e essentiellement dans deux domaines: d’une part, partout oĂč la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait traitĂ©e diffĂ©remment du risque manifeste de tromperie basĂ© sur d’autres indications; d’autre part, partout oĂč Ă©tait dĂ©crite la pratique en ce qui concerne les indications gĂ©ographiques protĂ©gĂ©es par des dispositions spĂ©ciales ou par le droit international. L’exigence de limitation de la LPS n’est dĂ©sormais mentionnĂ©e que dans le cadre de la violation du droit en vigueur. De maniĂšre dĂ©taillĂ©e, les paragraphes ci-aprĂšs sont concernĂ©s:
Ch. 5.2 Risque manifeste de tromperie
Les indications de provenance trompeuses sont désormais insérées dans cette section.
Ch. 7.1 Remarques générales
Ch. 7.5 Interdiction d’utiliser certaines indications Ces deux paragraphes prĂ©cisent dĂ©sormais que le refus pour contrariĂ©tĂ© au droit en vigueur n’intervient que si l’enregistrement de la marque est interdit par des dispositions du droit national ou des traitĂ©s ou si l’enregistrement en tant que marque est soumis Ă  une obligation de limitation..
Ch. 8 Indications de provenance et indications géographiques
Ch. 8.1.1 Introduction Ch. 8.1.2 Distinction entre indications de provenance et indications géographiques (IG) Les (nouveaux) titres et textes distinguent plus clairement les indications de provenance et les indications géographiques.
Ch. 8.2.1 Indications de provenance directes et indirectes
Ce chapitre a Ă©tĂ© entiĂšrement dĂ©placĂ©, et une partie des explications sur les indications de provenance indirectes – qui perdent beaucoup de leur pertinence pratique – se trouvent dĂ©sormais uniquement dans les notes de bas de page.
Ch. 8.3 Indications de provenance protégées par le droit international et par la législation spéciale
Les explications (lĂ©gĂšrement adaptĂ©es et en particulier complĂ©tĂ©es par rapport aux ordonnances de branche et Ă  l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne) figurant aux chiffres 8.7.1 et suivants sont nouvelles. Les informations de l’ancien chiffre 8.3 ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es au chiffre 8.7.
Ch. 8.4.1 Désignations ayant une double signification
Les explications ont été raccourcies, car elles ont perdu leur signification pratique.
Ch. 8.4.7 Indications de provenance qui se sont imposées comme marques dans le commerce et/ou qui ont acquis un «secondary meaning»
Le titre a Ă©tĂ© modifiĂ© afin qu’il soit plus prĂ©cis; le texte ne contient aucune modification matĂ©rielle.
Ch. 8.4.8 Autres exceptions dĂ©duites de l’impression d’ensemble
Sous ce titre sont dĂ©sormais rassemblĂ©es les explications relatives aux cas dans lesquels un nom gĂ©ographique ne constitue pas une indication de provenance en raison d’autres Ă©lĂ©ments du signe. Les explications Ă  ce sujet, qui se trouvaient auparavant aux chiffres 8.4.7.1 Ă  8.4.7.6 ont Ă©tĂ© fortement raccourcies, car leur pertinence sur le plan pratique est dĂ©sormais trĂšs faible.
Ch. 8.6 Tromperie sur la provenance géographique
Ch. 8.6.1 Principe Comme seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront rejetées, une grande partie des explications qui figuraient dans ce chapitre a été supprimée.
Ch. 8.6.3 Correctifs
Ch. 8.6.4 Adjonctions «dĂ©localisantes» Étant donnĂ© que seules les indications de provenance manifestement trompeuses seront dĂ©sormais rejetĂ©es, cette section a Ă©tĂ© purement et simplement supprimĂ©e.
Ch. 8.6.5 Pratique en matiĂšre de limitation
Ch. 8.6.5.1 Limitation à la provenance géographique des produits ou des services Les commentaires sur les indications de provenance ont été supprimés; ceux concernant les indications géographiques ont été adaptés et déplacés au chiffre 8.7 (Violation du droit en vigueur).
Ch. 8.6.5.2 Limitation à la provenance géographique des matiÚres premiÚres ou à une étape de fabrication
Ce chiffre a Ă©tĂ© supprimĂ© dans son intĂ©gralitĂ©. L’abandon de la limitation comprend Ă©galement celle relative Ă  une Ă©tape de fabrication et celle relative aux composants d’un produit.
Nouveau ch. 8.6.3 Dénominations contradictoires (entre elles ou par rapport aux produits et/ou services concernés)
Le titre est nouveau. Les explications figuraient déjà, en partie, aux chiffres 8.6.4 et 8.6.6 et ont été complétées en ce qui concerne la contradiction entre le signe et la LPS.
Ch. 8.7 Atteinte au droit en vigueur (art. 2 let. d LPM)
Ch. 8.7.1 Généralités Les explications précédentes sur les lois/accords internationaux, qui figuraient aux chiffres 8.7.1 à 8.7.6, ont été partiellement déplacées: les principes généraux sur les fondements légaux de droit interne et de droit international figurent au chiffre 8.3 et les explications relatives au domaine public au chiffre 8.5.
Ch. 8.7.2 Limitation des produits ou des services
Le texte de l’ancien chiffre 8.6.5 (Pratique en matiĂšre de limitation) a Ă©tĂ© reportĂ© ici. Les rĂ©fĂ©rences ont Ă©tĂ© adaptĂ©es notamment dans la mesure oĂč les accords bilatĂ©raux «ancienne gĂ©nĂ©ration» ne sont plus pris en compte dans ce contexte et oĂč les noms des pays et rĂ©gions sont ignorĂ©s en ce qui concerne les autres accords.
Ch. 9. Signes et emblĂšmes publics
Dans ce chapitre, des ajustements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s chaque fois que la tromperie sur la provenance gĂ©ographique Ă©tait mentionnĂ©e, car celle-ci n’est plus pertinente dans le contexte de l’examen.
Fussnoten:
1
Le principe stipulant que seuls les signes manifestement trompeurs sont refusĂ©s est appliquĂ© de maniĂšre absolue, peu importe le degrĂ© de probabilitĂ© avec laquelle un signe donnĂ© pourra effectivement ĂȘtre utilisĂ© correctement.
2
Les ordonnances de branche suisses ne sont pas un fondement pour qualifier une dĂ©nomination d’indication gĂ©ographique sur le territoire de l’UE au sens de l’art. 7 1. j) du rĂšglement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union europĂ©enne.
3
La notion de tromperie gĂ©ographique selon la LPAP est interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment Ă  la nouvelle pratique. Les interdictions Ă  l’enregistrement dĂ©coulant de la LPAP (p.ex. relatives aux armoiries de la ConfĂ©dĂ©ration suisse) ne sont toutefois pas touchĂ©es par la nouvelle pratique.
4
Sont réservés les cas dans lesquels ces désignations sont protégées à un titre spécial (cf. ch. III).
5
L’art 27a LPM est rĂ©servĂ©.
6
FF 2009, 7711, 7780 et 7793.
7
Cf. FF 2021, 675 ss; cette disposition est entrĂ©e en vigueur le 1er dĂ©cembre 2021 (cf. â€čhttps://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-84736.htmlâ€ș).
8
Ibidem.
9
A ce jour l’ordonnance rĂ©glant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres et l’ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmĂ©tiques.
10
Voir nbp 7.
11
En application de l’ordonnance rĂ©glant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, l’IPI retient les indications rĂ©gionales suivantes: GenĂšve, Schaffhausen, VallĂ©e de Joux, NeuchĂątel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Fleurier.
12
Entre autres: TF, FBDM 71/84, «Tour de Suisse»; ATF 128 III 454 ss consid. 2.2, «Yukon»; ATF 132 III 770 ss consid. 2.1, «Colorado (fig.)»; TF du 4 dĂ©cembre 2015, 4A_357/2015, consid. 4.2, «Indian motorcycle»; ATF 147 III 326 ss consid. 5, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».
13
Selon l’expĂ©rience dĂ©gagĂ©e par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (voir ATF 135 III 416 ss consid. 2, «Calvi» [fig.], avec d’autres rĂ©fĂ©rences), une dĂ©signation gĂ©ographique utilisĂ©e pour identifier des produits/services est gĂ©nĂ©ralement comprise comme une indication de provenance. La jurisprudence a dĂ©veloppĂ© de nombreuses exceptions Ă  cette rĂšgle.
14
En 1980, la justification de cette ligne stricte ressort de l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral: «Zu bedenken ist ferner, dass durch bilaterale VertrĂ€ge und internationale Bestrebungen heute in vermehrtem Mass versucht wird, geographische Herkunftsangaben nach Möglichkeit vor unrichtiger Verwendung zu schĂŒtzen, weil in vielen LĂ€ndern ein wachsendes Interesse an der Wahrheitspflicht der Fabrikanten festzustellen ist [
]. Solche VertrĂ€ge hat die Schweiz seit etwa zehn Jahren denn auch bereits mit mehreren europĂ€ischen Staaten abgeschlossen [
]. Diese anhaltenden Tendenzen dĂŒrfen bei der Beurteilung der TĂ€uschungsgefahr ebenfalls berĂŒcksichtigt werden» (TF, FBDM 85/52, consid. 3b in fine, «Lima Models»).
15
Contrairement Ă  l’IPI, les tribunaux tiennent compte non seulement de la marque en tant que telle, mais aussi de toutes les circonstances de l’usage dans le cas particulier pour dĂ©terminer s’il existe une tromperie quant Ă  la provenance gĂ©ographique; cf. notamment ATF 144 II 386 ss, «LozĂ€rner Bier» et TF du 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021 «Saas das Bier»; voir Ă©galement ATF 147 III 326 ss consid. 7.2.1 in fine, «SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT».
16
17
Cf. aussi TFdu 20 aoĂ»t 2021, 2C_322/2021, «Saas das Bier». L’IPI a enregistrĂ© une marque contenant l’indication «Saas das Bier» (CH 744978) avec une limitation aux biĂšres de provenance suisse.
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19


Die Seite des INGRES | La page de l’INGRES
Bericht ĂŒber den Ittinger Workshop der INGRES zum Kennzeichenrecht vom 29. und 30. August 2024
Dieser Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht in seiner notabene 20. Ausgabe widmete sich der zulĂ€ssigen Nutzung von markenrechtlich geschĂŒtzten Zeichen und sowie deren Grenzen. Unter der inhaltlichen Leitung von Dr. Michael Ritscher und der organisatorischen Leitung von Dr. Christoph Gasser wurde an zwei sonnigen Tagen in der Kartause Ittingen die Erschöpfung von Markenrechten aus Sicht des schweizerischen sowie des Unionsrechts beleuchtet. Durch Einbezug wirtschaftspolitischer sowie lauterkeitsrechtlicher Überlegungen erlangte die Thematisierung von praxisrelevanten FĂ€llen ihre notwendige gesamtheitliche Betrachtung.

L’atelier d’Ittingen sur le droit des signes distinctifs, qui en Ă©tait Ă  sa 20e édition, Ă©tait consacrĂ© Ă  l’utilisation licite des signes protĂ©gĂ©s par le droit des marques ainsi qu’à leurs limites. Sous la direction du Dr Michael Ritscher et la direction organisationnelle du Dr Christoph Gasser, l’épuisement des droits de marque a Ă©tĂ© examinĂ© sous l’angle du droit suisse et du droit de l’Union pendant deux journĂ©es ensoleillĂ©es Ă  la chartreuse Ittingen. En intĂ©grant des considĂ©rations de politique Ă©conomique ainsi que des aspects du droit de la concurrence dĂ©loyale, l’examen de cas pratiques pertinents a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la perspective globale nĂ©cessaire.

Kaan Tasdemir, M.A. HSG in Law & Economics, ZĂŒrich. Richard Gao, MLaw, ZĂŒrich.
I. Einleitende Gedanken
In seiner Einleitung wies Ritscher (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) die Teilnehmenden auf die praktische Relevanz der Erschöpfung von Markenrechten hin. Das bislang nur punktuell im Rahmen der Diskussionen ĂŒber die Schranken des Markenrechts behandelte Thema hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Produktinnovationen einerseits sowie der Wunsch von Konsumenten nach der Wiederverwendbarkeit von Produkten und ihrer Bestandteile andererseits werfen neue Fragen auf, fĂŒr die weder das Gesetz noch die Rechtsprechung Antworten haben. Der Schwerpunkt des diesjĂ€hrigen Workshops bestand deshalb in der rechtlichen Behandlung von Marken, die nach dem Inverkehrbringen durch Dritte verĂ€ndert werden. Damit sind VerĂ€nderungen angesprochen, die ohne Zustimmung des Markeninhabers unter anderem durch Umverpackung oder Reparatur der Markenprodukte entstehen oder durch Recycling, Upcycling (Umwandlung von Original-Markenprodukten in neue Produkte) oder Debranding (Entfernung der Markenbezeichnung vom Markenprodukt) vor deren Weiterverkauf modifiziert werden. Ritscher wies drauf hin, dass das Thema stets auch einen wirtschaftspolitischen Hintergrund hat und dass die lauterkeitsrechtliche Perspektive mitberĂŒcksichtigt werden muss. Es ist zudem zentral, das Markenrecht möglichst nahe an der MarkenrealitĂ€t, d.h. aus der Sicht der Konsumenten und der Inhaber der Marken, zu betrachten. Den zu diesem Zweck durchgefĂŒhrten empirischen Untersuchungen, welche die Denk- und Verhaltensweise des relevanten Verkehrskreises aufzeigen, kommt deshalb eine wichtige Rolle zu. Dies trifft umso mehr zu, wenn es sich nicht um berĂŒhmte Marken (i.S.v. Art. 15 MSchG) handelt.
II. Fallgruppen
Prof. Dr. Tobias Cohen Jehoram (Rechtsanwalt, Amsterdam) widmete sich in seinem Referat den Bestimmungen des Unionsrechts zur Erschöpfung von Markenrechten. Demnach kann ein Markeninhaber sich grundsĂ€tzlich der Nutzung seiner Marke durch Dritte fĂŒr Waren, durch den Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung auf den EU-Markt gebracht wurden, nicht widersetzen. Anders als im Schweizer Recht kennt das Unionsrecht aber eine gesetzliche Ausnahme, wonach sich der Markeninhaber beim Vorliegen eines wichtigen Grundes gegen den Wiederverkauf seines Markenprodukts wehren kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich der Zustand des Produkts nach dem Inverkehrbringen durch den Markeninhaber verĂ€ndert oder verschlechtert (Art. 15 (2) Richtlinie (EU) 2015/2436). Dabei ist zwischen einer blossen VerĂ€nderung und einer Verschlechterung zu unterscheiden, wobei eine VerĂ€nderung des Markenprodukts nicht zwingend zu einer Verschlechterung fĂŒhrt und umgekehrt eine Verschlechterung auch eintreten kann, ohne dass die Eigenschaften des Produkts verĂ€ndert werden. Eine allfĂ€llige Abweichung vom Erschöpfungsgrundsatz, basierend auf einem wichtigen Grund, knĂŒpft Cohen Jehoram an die BeeintrĂ€chtigung der Markenfunktionen an. Der Wiederverkauf ist in der Regel eine Situation der doppelten IdentitĂ€t, bei der nur dann eine Verletzung vorliegt, wenn eine oder mehrere der Funktionen der Marke betroffen sind. Da jedoch selbst der Wiederverkauf eines erschöpften Werkexemplars (z.B. der Weiterverkauf eines Luxusprodukts in einem DiscountergeschĂ€ft; vgl. EuGH vom 4. November 1997; 337/95, Dior/Evora) oder deren Verwendung in einer Werbung eines Dritten (vgl. EuGH vom 23. Februar 1999; 63/97, BMW/Deeni») zulĂ€ssig sein kann, obwohl sie Funktionen der Originalmarke beeintrĂ€chtigen, erscheint dieses Kriterium nicht ausreichend, um eine generelle Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz zu begrĂŒnden. Cohen Jehoram bemerkte, dass es fraglich ist, ob sich aus dem Markenrecht eindeutige Antworten auf die Fragen, die sich unter anderem aus dem Markengebrauch im Metaverse oder aufgrund von neuartigen Produktangeboten zur Gestaltung einer Kreislaufwirtschaft (vgl. Art. 37 Charta der Grundrechte der EU) ergeben. Sowohl die Reparatur als auch weitere der eingangs erwĂ€hnten Produktinnovationen verlĂ€ngern grundsĂ€tzlich die Lebensdauer des Markenprodukts, wĂ€hrend das Markenrecht auf den gewöhnlichen Lebenszyklus eines Produkts ausgelegt ist. Ein Weiterverkauf von verĂ€nderten Produkten erfolgt wahlweise entweder unter Weiterverwendung der Originalmarke, durch deren Entfernung, oder gegebenenfalls durch das Anbringen einer neuen Marke. In diesem Zusammenhang kann der Markeninhaber sich zwar gegen die Entfernung der Marke beim ersten Inverkehrbringen des Markenprodukts wehren (ECJ vom 25. Juli 2018, C-129/17, Mitsubishi v. Duma). Wird die Marke aber nach erstmaligem Inverkehrbringen entfernt, ist es fĂŒr den Markeninhaber schwierig, den Nachweis zu erbringen, dass sein Markenrecht verletzt wird. Dazu kommt, dass man einem Produkt nicht direkt ansieht, ob dieses repariert und die Originalteile ersetzt wurden. Der Markeninhaber wird dadurch neben Haftungsrisiken auch dem Risiko der RufschĂ€digung und unmittelbar der BeeintrĂ€chtigung der Funktionen seiner Marke ausgesetzt. Letzteres insbesondere dann, wenn Konsumenten trotz Entfernung des Zeichens das Produkt mit dem Markeninhaber assoziieren. Eine weitere Fallgruppe stellt der Handel mit Non-Fungible-Tokens (NFTs) dar. Cohen Jehoram stellte den Fall StockX vs. Nike vor (S.D.N.Y Nike, Inc v StockX LLC, 1:22-CV-00983-VEC) vor. Im Entscheid beschĂ€ftigt sich das Gericht mit dem GeschĂ€ftsmodell von StockX, dass primĂ€r den Wiederkauf von Secondhand-Schuhen beinhaltet. Unter ihrer zusĂ€tzlichen Dienstleistung The Vault ermöglicht StockX ihren Kunden die Verifikation der physischen Produkte sowie die Einsicht in die EigentĂŒmerhistorie mittels produktspezifischer NFTs, worĂŒber diese Informationen zum Markenprodukt eingesehen werden können. Grund fĂŒr den Rechtsstreit bildet die Entwicklung eines SekundĂ€rmarkts, auf dem die Kunden die mit der Marke Nike versehenen NFTs verĂ€ussern und dadurch mutmasslich den Eindruck erwecken, dass es sich bei den NFTs um Markenprodukte von Nike handelt. In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob es sich dabei um zulĂ€ssige WiederverkĂ€ufe von erschöpften Markenprodukten handelt oder, einen Schritt zurĂŒck, bereits die Erstellung eines NFT als erstmalige Inverkehrsetzung der Produkte und damit originĂ€r als Markenverletzung qualifiziert werden muss. Der Entscheid des US-Gerichts ist noch ausstehend. Abschliessend verwies Cohen Jehoram auf die jĂŒngste Rechtsprechung des EuGH betreffend die Beweislastverteilung beim Nachweis der Erschöpfung von Markenrechten (EuGH vom 18 Januar 2024, C-367/21, HP vs. Senetic). Nach Ansicht des EuGH reicht es bei den UmstĂ€nden, wie sie dem Sachverhalt im erwĂ€hnten Entschied zugrunde liegen, nicht mehr aus, dass ein Markeninhaber lediglich behauptet, dass die vom ParallelhĂ€ndler vertriebenen (Original-)Waren nicht aus dem EWR stammen. Der Markeninhaber muss diesen Umstand fortan beweisen. Gelingt ihm dies nicht, wird die Erschöpfung der Rechte fĂŒr die vom ParallelhĂ€ndler vertriebenen Produkte vermutet. Die Beweislast fĂŒr die Erschöpfung, die ursprĂŒnglich beim ParallelhĂ€ndler lag, trifft diesen somit nur noch dann, wenn der Markeninhaber zuvor erfolgreich einen Erstvermarktungsort ausserhalb des EWR nachgewiesen hat.
III. Die Sicht des Branding
Die Marke ist ein in der Psyche der Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen verankertes, unverwechselbares subjektives Vorstellungsbild, bemerkte Dr. Thomas Deigendesch (Ökonom, Jung von Matt, ZĂŒrich), und widmete sich in seinem Beitrag der Entstehung und Wahrnehmung von Marken. So einzigartig ein Markenprodukt auch sein mag – am Ende komme es nicht per se auf das Ă€ussere Erscheinungsbild der Marke an, sondern darauf, welche Emotionen die Farben, Zeichen und Symbole bei einem jeden Individuum auslösen. Anhand von illustrativen Beispielen zeigte Deigendesch auf, dass die Unterscheidung zwischen zwei identischen Produkten letztlich aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmung der Marken erfolgt, und dies, ohne das physische Produkt je erlebt zu haben. Eingehend auf die Markenfunktionen hĂ€lt Deigendesch fest, dass Marken den Konsumenten als Orientierungsbojen dienen. So senken Marken die Transaktionskosten bei Konsumentscheiden, da Konsumenten sich in Anbetracht der FĂŒlle an austauschbaren Produkten sowie in Zeiten von Unsicherheiten, auf Vertrautes zurĂŒckbesinnen und Produkte mit starkem Markenvertrauen bevorzugen. Eine starkes Markenvertrauen erhöht die Resilienz des dazugehörigen Unternehmens, weil selbst die negative Berichterstattung ĂŒber eine Marke nur insoweit schĂ€digend ausfĂ€llt, als es die emotionale Verbundenheit von Konsumenten mit der Marke umzustossen vermag. Die Wertschöpfung einer Marke ist deshalb nicht bloss auf den Nutzen des Produkts beschrĂ€nkt. Insbesondere starke Marken bedienen vielmehr die emotionalen BedĂŒrfnisse von Konsumenten, durch den Besitz von Markenprodukten die Zugehörigkeit zu einer sozial-exklusiven Gruppe zu signalisieren oder gesellschaftliche Werthaltungen zu transportieren. Wichtig fĂŒr den Aufbau von starken Marken ist deshalb die richtige Positionierung auf dem Markt sowie die kontinuierliche Vermittlung von Markenerlebnissen, die zu einem Wiedererkennungswert fĂŒhren. Mit Bezug auf den Entscheid HermĂšs/Rothschild (678. F. Supp. 3d 475, 486 [S.D.N.Y. 2023]), bemerkte Deigendesch, dass durch die Spiegelung der ExklusivitĂ€t von HĂšrmes’ «Birkin-Taschen» in der Wiedergabeform als NFTs eine TĂ€uschung von Konsumenten erfolgt. Gerade weil die Markeninhaberin dafĂŒr bekannt ist, ihre physischen Markenprodukte besonders restriktiv abzusetzen, kann der Anschein erweckt werden, dass die Markeninhaberin auch Urheberin der NFTs ist. In diesem Zusammenhang ist zu berĂŒcksichtigen, dass die Erkenntnisse aus dem Entscheid nicht ohne Weiteres auf den Markenschutz fĂŒr weniger bekannte Marken ĂŒbertragen werden können. Nicht zuletzt, weil es vom Einzelfall abhĂ€ngt, ob eine MarkenidentitĂ€t ĂŒberhaupt besteht und inwiefern diese durch die unbefugte Verwendung beeintrĂ€chtigt wird, was letztlich basierend auf der Wahrnehmung der Konsumenten zu eruieren ist.
IV. Die wirtschaftspolitische Sicht
GemĂ€ss Ritscher stellte sich die Frage der Erschöpfung originĂ€r im internationalen VerhĂ€ltnis und war zuerst ein wirtschaftspolitisches Thema. Im Lichte dieser Ausgangslage widmete Prof. em. Thomas Cottier (Bern) seine PrĂ€sentation der Erschöpfung aus wirtschaftspolitischer Sicht. Das Markenrecht beschrĂ€nkt sich nicht auf die Unterscheidung von Produkten, sondern bildet auch einen Teil des Investitionsschutzes. Dies ist spĂ€testens dann der Fall, wenn man eine Marke bewerben muss. Ferner dient die Marke auch dem Reputationsschutz und es liegt daher auch im Interesse der Konsumenten, Markenprodukte auseinanderhalten zu können. Ausgangslage fĂŒr nationale Rechtssysteme der Mitgliedsstaaten bilden dabei die drei SĂ€ulen des multilateralen Handelssystems der WTO: TRIPS, GATT und GATS. Das TRIPS formuliert dabei multilaterale Mindestschutzstandards und soll dadurch sicherstellen, dass die Durchsetzung geistigen Eigentums nicht selbst zur Schranke fĂŒr den rechtmĂ€ssigen Handel wird. Die Erschöpfung ist auch unter Art. 6 TRIPS an die erstmalige Inverkehrsetzung geknĂŒpft. In der Disposition der Mitgliedsstaaten liegt einzig, ob die Inverkehrsetzung nur im Inland oder auch im Ausland zur Erschöpfung fĂŒhrt. Eingehend auf die daraus gebildeten ErschöpfungsgrundsĂ€tze der Schweiz und der EU erlĂ€uterte Cottier jeweils die wirtschaftspolitischen Motive dahinter. Die im Schweizer Patentrecht vorherrschende nationale Erschöpfung dient dabei dem Interesse der hiesigen Exportwirtschaft an Preisdifferenzierung und Marktsegmentierung. Die Besonderheit des EWR mit dem im InnenverhĂ€ltnis, d.h. zwischen den Mitgliedsstaaten, vorherrschenden MeistbegĂŒnstigungsprinzip kombiniert mit der Anwendung der nationalen Erschöpfung im VerhĂ€ltnis zu Drittstaaten, deckt sich wiederum mit dem Grundgedanken der Zollunion. Unter Anwendung des GATT unterliegen die ErschöpfungsgrundsĂ€tze der Notwendigkeits- und VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeitsprĂŒfung (Art. XX(d) GATT). Gleichzeitig vermittelt die Zielsetzung im TRIPS-Abkommen den Beurteilungsmassstab fĂŒr die ZweckmĂ€ssigkeit, wonach die Ausgestaltung des Rechts sowohl die Interessen des Rechtsinhabers als auch der Konsumenten inkludieren soll. Die Anwendung des WTO-Rechts untergrĂ€bt damit im Einzelfall die Anwendung der nationalen und regionalen Erschöpfung, wobei Mitgliedsstaaten innerstaatlich höhere Schutzstandards vorsehen können. Cottier bemerkte mit Verweis auf die Streitbeilegungspraxis der WTO, dass anstelle der ErschöpfungstatbestĂ€nde weniger einschneidende, handelspolitische Instrumente fĂŒr die Regulierung von Handelsströmen genutzt werden sollten (z.B. Einfuhrzölle). Eine weitere Alternative zu den Erschöpfungsregimen ergibt sich im Bereich der markengeschĂŒtzten Waren, wobei Markeninhaber mittels Produktdifferenzierung die Einfuhr von Produkten verbieten können. Da gemĂ€ss Art. 16 TRIPS eine Verwechslungsgefahr bei der Verwendung von identischen Marken fĂŒr dieselben Produkte vermutet wird, können Hersteller resp. Markeninhaber durch die VerĂ€nderung der physischen Eigenschaften eines im Ausland vermarkteten Produkts dessen Einfuhr aufgrund des Markenschutzes verbieten lassen. Dahingegen ist gemĂ€ss Cottier unter der Anwendung des GATT noch zu wenig erforscht, inwiefern BeschrĂ€nkungen gestĂŒtzt auf ImmaterialgĂŒterrechte begrĂŒndet werden können. Eine EU-Bestimmung, welche die Erschöpfung von Dienstleistungen regelt, besteht nicht.
V. Kartellrechtliche Aspekte
Amalie Wijesundera (RechtsanwĂ€ltin, ZĂŒrich) referierte ĂŒber kartellrechtliche Aspekte des Markenrechts und ging einleitend auf den Wortlaut des Art. 3 Abs. 2 KG ein. Der Wortlaut dieses Artikels lautet wie folgt: «Nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung ĂŒber das geistige Eigentum ergeben. Hingegen unterliegen EinfuhrbeschrĂ€nkungen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums stĂŒtzen, der Beurteilung nach diesem Gesetz.» Dieses VerhĂ€ltnis zwischen ImmaterialgĂŒter- und Kartellrecht wird durch die Lehre, Behörden und Rechtsprechung unterschiedlich interpretiert. Die Wettbewerbskommission und das Bundesverwaltungsgericht interpretieren Art. 3 Abs. 2 KG aus einer geltungszeitlichen Perspektive. Dieser Artikel ist nicht als Anwendungsvorbehalt zu betrachten, sondern als Norm, welche die notwendige Koordination von ImmaterialgĂŒter- und Kartellrecht verdeutlicht, um eine einseitige BerĂŒcksichtigung des Kartellrechts zu verhindern. Wijesundera prĂ€sentierte auch eine Sichtweise aus der Lehre: Heinemann vertritt die Ansicht, dass das Kartellrecht auch auf WettbewerbsbeschrĂ€nkungen im Kontext von ImmaterialgĂŒterrechten in vollem Umfang anwendbar ist. Denn Wettbewerbswirkungen ergeben sich niemals ausschliesslich aus der Gesetzgebung ĂŒber das geistige Eigentum, sondern aus dem Einsatz einschlĂ€giger Rechte auf einem Markt. Dies hat zur Konsequenz, dass bei der AusĂŒbung von ImmaterialgĂŒterrechten immer zu beachten ist, ob diese nach dem Kartellgesetz unzulĂ€ssig ist. Als besonders problematisch betrachtet Wijesundera Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen betreffend die Festsetzung von Preisen, die EinschrĂ€nkung von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen sowie die Aufteilung von Gebieten oder GeschĂ€ftspartnern. Auch Vereinbarungen zwischen Lieferanten und Abnehmern betreffend Mindest- oder Festpreise sowie die Zuweisung von Gebieten schĂ€tzt Wijesundera als heikel ein. Schliesslich ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung als bedenklich zu betrachten. Des Weiteren referierte WijesunderaÂ ĂŒber mögliche Schnittstellen zwischen ImmaterialgĂŒter- und Kartellrecht. Diese Schnittstellen bestehen insbesondere in der Registrierung und Lizenzierung von ImmaterialgĂŒterrechten sowie bei Parallelimporten, der Lizenzpflicht und -verweigerung und bei Klagen gestĂŒtzt auf ImmaterialgĂŒterrechte. Im Folgenden ging Wijesundera auf die einzelnen Schnittstellen ein. BezĂŒglich der Registrierung prĂ€sentierte Wijesundera beispielhaft die Entscheide Consten/Grundig (EuGH vom 13. Juli 1966; 56 und 58/64) sowie Osram/Airam (EU-Kommission, XIth Report on Competition Policy [1981]). Der EuropĂ€ische Gerichtshof entschied in Sachen Consten/Grundig, dass Markenregistrierungen bzw. diesbezĂŒgliche Vereinbarungen unzulĂ€ssig sind, wenn damit der freie Warenverkehr behindert wird. Dem Entscheid der EU-Kommission in Sachen Osram/Airam ist zu entnehmen, dass strategisch-defensive Markenregistrierungen durch marktbeherrschende Unternehmen potenziell missbrĂ€uchlich sein können. Als NĂ€chstes ging Wijesundera auf Schnittstellen im Zusammenhang mit der Lizenzierung ein und prĂ€sentierte die Entscheide DSD (EU-Kommission, COMP D3/34493) und Pronuptia de Paris v. Pronuptia De Paris Irmgard Schilligallis (EuGH, 161/84). Im ersten Entscheid (DSD) erkannte das Gericht, dass Klauseln in MarkenlizenzvertrĂ€gen, die missbrĂ€uchliche LizenzgebĂŒhren bzw. Konditionen begrĂŒnden, nichtig sind. Die EU-Kommission erkannte im zweiten Entscheid (Pronuptia), dass das Kartellrecht auf FranchisevertrĂ€ge anwendbar ist, wobei BeschrĂ€nkungen nur zulĂ€ssig sind, wenn sie fĂŒr den Schutz von ImmaterialgĂŒterrechten unerlĂ€sslich sind. Wijesundera betonte zudem, dass die EU-Technologietransfergruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO) und deren Leitlinien mit gewissen EinschrĂ€nkungen auch aus schweizerischer Sicht grundsĂ€tzlich relevant sind. Anschliessend widmete sich Wijesundera den Parallelimporten. Das Bundesgericht erkannte, dass bei markenrechtlich geschĂŒtzten Produkten die internationale Erschöpfung gilt (BGE 86II 270 ff., Philipps; bestĂ€tigt in BGE 122 III 469 ff., Chanel/EPA). Des Weiteren ist das Kartellgesetz weltweit anwendbar und der Art. 5 Abs. 4 KG gilt auch fĂŒr LizenzvertrĂ€ge (BGE 143 II 297 ff., Gaba). Schliesslich werden auch Exportverbote weltweit vom schweizerischen Kartellgesetz erfasst. Betreffend die Lieferpflicht ist festzuhalten, dass es in der Schweiz noch keine gerichtliche Praxis zu Zwangslizenzen im Falle einer marktbeherrschenden Stellung gibt. GemĂ€ss Wijesundera ist es aber denkbar, dass die unionale Rechtsprechung i.S. Magill (EuGH, C-241/91 P und C-242/91 P) und IMS Health (EuGH, C-418/01) analog angewendet wird. Das Bundesgericht hat im Entscheid DCC (BGer vom 2. November 2022, 2C_596/2019) erkannt, dass die Verweigerung der Offenlegung immaterialgĂŒterrechtlich geschĂŒtzter Information und der Lizenzierung derselben im Falle einer marktbeherrschenden Stellung unter UmstĂ€nden missbrĂ€uchlich sein kann. Schliesslich ging Wijesundera auf Klagen ein, die sich auf ImmaterialgĂŒterrechte stĂŒtzen. UnbegrĂŒndete Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen können als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung geprĂŒft werden (Abl. Nr. L 286/36, BBl/Boosey & Hawks). Zudem gilt die Einreichung von Klagen gestĂŒtzt auf ImmaterialgĂŒterrechte als missbrĂ€uchlich, wenn die Klagen vernĂŒnftigerweise nicht als Geltendmachung der Rechte des betreffenden Unternehmens verstanden werden können und daher nur dazu dienen, den Gegner bzw. einen Marktteilnehmer zu belĂ€stigen (EuG, T-111/96, ITT Promedia/Belgacom). Abschliessend hielt Wijesundera fest, dass das Kartellrecht parallel zum ImmaterialgĂŒterrecht anzuwenden ist. Folglich ist das Kartellrecht bei jeder Phase der Anwendung von ImmaterialgĂŒterrechten zu beachten, was bereits fĂŒr die Registrierungsphase gilt. Neben dem schweizerischen Kartellgesetz ist auch die Praxis der EU-Kommission und -Gerichte zur Schnittstelle zwischen ImmaterialgĂŒter- und Kartellrecht wichtig. Dies gilt insbesondere fĂŒr die TT-GVO und deren Leitlinien.
VI. Die Einordnung im schweizerischen Kennzeichenrecht
Simone Huser (RechtsanwĂ€ltin, ZĂŒrich) befasste sich mit der Einordnung der Erschöpfung von Markenrechten im schweizerischen Kennzeichenrecht. ZunĂ€chst ist festzustellen, dass nur das Patentrecht (Art. 9a PatG) und das Urheberrecht (Art. 12 URG) ĂŒber eine Regelung bezĂŒglich des Erschöpfungsgrundsatzes verfĂŒgen. Eine solche Regelung fehlt im Design- und Markenrecht. Der Erschöpfungstatbestand besagt, dass das ausschliessliche Verbreitungsrecht des Markeninhabers an einer gekennzeichneten Ware sich nach dem erstmaligen Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in Bezug auf das konkrete Warenexemplar erschöpft (vgl. BGer, sic! 2002, 605 E. 6.1, KWC; BGE 122 III 569 ff. E. 5e, Chanel I). Im Markenrecht gilt der Grundsatz der internationalen Erschöpfung (BGE 122 III 469 ff., Chanel I; BGer, sic! 2000, 310, 312, Chanel IV; BGer, sic! 2002, 605, KWC). Folglich sind Parallelimporte aus markenrechtlicher Sicht zulĂ€ssig. Fraglich ist, ob die internationale Erschöpfung auch bei qualitativ minderwertigen Originalprodukten gilt. Betreffend die ratio legis des Erschöpfungsgrundsatzes sind mehrere Punkte zu berĂŒcksichtigen: Einerseits soll der Wirtschaftsverkehr nicht ĂŒbermĂ€ssig belastet werden. Andererseits muss zwischen den widersprechenden Interessen des Markeninhabers an der Kontrolle der unter seiner Marke in Verkehr gebrachten Waren und dem Eigentumsrecht des Erwerbers der Ware sowie dem von der Wirtschaftsfreiheit geschĂŒtzten Interesse am freien Warenhandel ein Ausgleich gefunden werden. Danach fĂŒhrte Huser aus, dass der Erschöpfungsgrundsatz als Schranke des markenrechtlichen Verbotsanspruches zu betrachten ist. Im MSchG ist kein gesetzlicher Schrankenkatalog zu finden; die einzige Ausnahme besteht in Art. 14 MSchG. Das Bundesgericht anerkennt darĂŒber hinaus die Bewerbung des eigenen Angebots als markenrechtliche Schranke, sofern kein falscher Eindruck einer besonderen Beziehung zum Markeninhaber oder eine Berechtigung an der Marke als solcher besteht (BGE 128 III 146 ff., 149, VW/Audi). Die Markenparodie stellt eine weitere Schranke des Markenrechts dar. BezĂŒglich der Frage, ob die Kunstfreiheit als markenrechtliche Schranke anerkannt werden soll, divergieren die Meinungen. Die enge Definition des markenrechtlichen Verbotsanspruchs selbst kann ebenfalls als wichtige «EinschrĂ€nkung» des Markenrechts betrachtet werden. Denn gemĂ€ss Art. 13 MSchG verleiht das Markenrecht das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen und darĂŒber zu verfĂŒgen. Betreffend die berĂŒhmten Marken fĂŒhrte Huser aus, dass diese gemĂ€ss Art. 15 MSchG einen erweiterten Schutz vor Rufausbeutung und RufbeeintrĂ€chtigung geniessen (Art. 15 MSchG). Neben der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion, die fĂŒr alle Marken gelten, werden bei berĂŒhmten Marken auch der Schutz der Kommunikations- und Werbefunktion geschĂŒtzt. Huser behandelte anschliessend die Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz. Im Grundsatz gilt, dass die rechtsrelevanten, also wesentlichen VerĂ€nderungen von Originalwaren betreffend die produktspezifischen Eigenschaften und Merkmale eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz darstellt (BGer, sic! 2024, 375, 381, Rolex). Dem zugrunde liegt ein funktionsbasierter Ansatz. Denn eine Marke soll nur vor einer BeeintrĂ€chtigung der Herkunfts- oder Unterscheidungsfunktion schĂŒtzen. Nicht von Relevanz ist eine allfĂ€llige VerĂ€nderung des Rufs bzw. Images der Marke, die sich aus der werbemĂ€ssigen Verwendung oder aus dem Vertrieb der Ware ergibt (BGer, sic! 2000, 310 E. 2b, Chanel IV; a.M. HGer SG, sic! 2010, 789 E. 4, Refoderm). Sodann Ă€usserte sich Huser zur rechtlichen WĂŒrdigung des Debranding. Mangels Markengebrauchs liegt keine Markenverletzung vor. Wenn hingegen ein (wesentlich) verĂ€ndertes Originalprodukt unter der ursprĂŒnglichen Marke weitervertrieben wird, muss entweder die Zustimmung des Markeninhabers eingeholt oder die Marke vom Produkt entfernt werden (BGer, sic! 2024, 375, 381, Rolex). AllfĂ€llig können jedoch lauterkeitsrechtliche AnsprĂŒche aufgrund einer IrrefĂŒhrung ĂŒber die eigene Leistung (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG), aufgrund des Ausstattungsschutzes (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG) oder im Rahmen des Schutzes vor Rufausbeutung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG), bestehen. Betreffend Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zunĂ€chst festzuhalten, dass darunter die Wiederherstellung von produktspezifischen Eigenschaften und des ursprĂŒnglichen Zustandes verstanden wird. Gewisse ĂŒbliche Reparaturen und Wartungen werden bei einem gebrauchten Produkt erwartet. Tendenziell ist darin keine wesentliche VerĂ€nderung produktspezifischer Eigenschaften zu erblicken. Ein möglicher Vorbehalt kann wohl dann geltend gemacht werden, wenn nicht originale, sondern qualitativ minderwertige Ersatzteile verwendet werden. Im Fall einer schlechten Wartung und Reparatur könnte eine RufbeeintrĂ€chtigung i.S.d. Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG oder i.S.d. Art. 15 MSchG im Fall einer berĂŒhmten Marke vorliegen. Nach diesen AusfĂŒhrungen widmete sich Huser der VerĂ€nderung der Verpackung. Die Verpackung kann als wesentliches Merkmal der Ware betrachtet werden. Dies ist beispielsweise bei Arzneimittelverpackungen der Fall, die essentielle Informationen betreffend die Anwendung, (Kontra-)Indikation, Aufbewahrung etc. liefern. Blosse Fabrikations- und Kontrollnummern können jedoch nicht als wesentliche Produkteigenschaften betrachtet werden. Wie bereits bei der schlechten Wartung und Reparatur kann im Fall einer VerĂ€nderung der Verpackung eine RufbeeintrĂ€chtigung vorliegen (Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG; Art. 15 MSchG [berĂŒhmte Marke]). Tendenziell ist gemĂ€ss Huser die wesentliche VerĂ€nderung zu bejahen. Das Eigentum am leeren BehĂ€lter ist zu berĂŒcksichtigen. Auch beim Re-, Up- und Downcycling ist gemĂ€ss Huser in der Tendenz die wesentliche VerĂ€nderung produktspezifischer Eigenschaften zu bejahen. Fraglich ist aber, ob ein kennzeichenmĂ€ssiger Gebrauch vorliegt. Auch der Schutz der berĂŒhmten Marke (Art. 15 MSchG) und die AnsprĂŒche aus dem UWG sind zu beachten. Insbesondere beim Customizing ist zwischen der wesentlichen und der unwesentlichen Änderung (bspw. Eingravieren von kleinen Initialen) zu differenzieren. Auch hier ist das Eigentum an der Sache zu berĂŒcksichtigen. Den Teil betreffend das Customizing schloss Huser mit der Vorstellung des Entscheids Rolex (BGer 4A_171/2023) ab.
VII. Die Einordnung im EU-Recht
Abschliessend referierten Prof. Dr. h.c. Annette Kur (MĂŒnchen) und Prof. Dr. Alexander von MĂŒhlendahl (Rechtsanwalt, MĂŒnchen) ĂŒber die Erschöpfung im Unionsrecht. ZunĂ€chst widmete sich Kur der historischen Genese. Das heutige VerstĂ€ndnis der markenrechtlichen Erschöpfung ist im Lichte des EWG-Vertrages (EWG-V.) und der dazu ergangenen Rechtsprechung des EuropĂ€ischen Gerichtshofes zu betrachten. Namentlich die Urteile zu den Art. 30, 36, 85 und 86 sind in diesem Zusammenhang von Relevanz. Zu den Art. 85 und 86 EWG-V. stellte Kur unter anderem die Entscheide des EuGH Consten/Grundig sowie Sirena/Eda (EuGH vom 11. Februar 1971, 40/70) vor. Betreffend den spezifischen Schutzgegenstand und die Art. 30 und 36 EWG-V. referierte KurÂ ĂŒber die Entscheide CBK-Sucal/HAG (C-10/89, HAG II) und Centrafarm/Winthrop (C-16/74). Der Grundsatz der regionalen Erschöpfung ergibt sich aus der Rechtsprechung zum spezifischen Schutzgegenstand (Centrafarm/Winthrop, s.o.). BezĂŒglich der «UmpackfĂ€lle» hat der EuGH fĂŒnf Kriterien erarbeitet, unter denen das Umpacken von Originalware in eine andere Verpackung zulĂ€ssig ist (, 102/77, Hoffman/LaRoche; C-71–73/94, Eurimpharm). Diese Kriterien gelten auch fĂŒr die Umetikettierung (C-349/95, Loendersloot/Ballantines) und das Ummarkieren von Waren (3/78, American Home Products; C-379/97, Upjohn). Betreffend die Gesetzgebung von 1964 bis 1988 ist hervorzuheben, dass die Markenrechtsrichtlinie im Lichte unionaler Grundgedanken zu verstehen ist. So wurde im Kommissionsvorschlag fĂŒr die Markenrechtsrichtlinie von 1980 festgehalten, dass der markenrechtliche Schutz eng auszulegen ist, damit der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht mehr behindert wird, als es zum Schutze der Marken nötig ist. Insbesondere die GewĂ€hrleistung des unverfĂ€lschten Wettbewerbs auf dem gemeinsamen Markt setzt bezĂŒglich des Erschöpfungsgrundsatzes voraus, dass Unternehmen mit einer Hauptniederlassung in einem Drittland nicht die Einfuhr von Waren zu gĂŒnstigeren Preisen in den gemeinsamen Markt verhindern können. Dieser Vorschlag zur EinfĂŒhrung der internationalen Erschöpfung wurde jedoch verworfen. BezĂŒglich der Beweislast ging von MĂŒhlendahl eingangs auf die Rechtsprechung des EuGH ein. Im Urteil vom 8. April 2003, C-244/00, in Sachen Van Doren + Q. GmbH ./. lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH («StĂŒssy») ging es um ein Vorabentscheidungsersuchen des BGH. Diesem Urteil lag die nachfolgende Vorlagefrage zugrunde: «Sind die Artikel 28 EG und 30 EG dahin auszulegen, dass sie die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften erlauben, nach denen ein wegen des Vertriebes von Originalware aus einer Marke in Anspruch genommener Verletzer, der sich auf die Erschöpfung des Markenrechts im Sinne von Artikel 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG beruft, darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen hat, dass die von ihm vertriebene Ware zuvor erstmals bereits vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung im EuropĂ€ischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist?» Sodann fĂŒhrte die GeneralanwĂ€ltin C. Stix-Hackl aus, dass die oben genannten Normen der Anwendung nationaler Beweislastregeln zum Nachweis des Erschöpfungstatbestands nach Art. 7 der Richtlinie 89/104/EWG grundsĂ€tzlich nicht entgegenstehen. GeneralanwĂ€ltin Stix-Hackl hielt jedoch fest, dass sicherzustellen ist, dass solche nationalen Vorschriften dem Markeninhaber nicht die Möglichkeit geben, die nationalen MĂ€rkte abzuschotten und dadurch Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu begĂŒnstigen. Zudem darf die BeweisfĂŒhrung durch den in Anspruch genommenen Wirtschaftsteilnehmer nicht unmöglich gemacht oder derart erschwert werden, sodass diesem der Nachweis der Erschöpfung nur unter unzumutbaren UmstĂ€nden, insbesondere durch Offenlegung seiner Bezugsquellen und das damit einhergehende Risiko der Vereitelung derselben, gelingen kann. Der Gerichtshof stimmte diesen AusfĂŒhrungen zu und wies insbesondere darauf hin, dass den Markeninhaber die Beweislast trifft, sofern er seine Waren im EWR ĂŒber ein ausschliessliches Vertriebssystem in Verkehr bringt und der Dritte gleichzeitig nachweisen kann, dass eine tatsĂ€chliche Gefahr der Abschottung der nationalen MĂ€rkte besteht, falls ihn die Beweislast trifft. Als NĂ€chstes widmete sich von MĂŒhlendahl der Frage, ob das BefĂŒllen von BehĂ€ltern, die mit Marken versehen sind, vom Erschöpfungstatbestand erfasst werden und ob eine Markenverletzung oder eine zulĂ€ssige Benutzung einer fremden Marke fĂŒr eigene Produkte vorliegt. Anschliessend behandelten Kur und von MĂŒhlendahl die SekundĂ€rmĂ€rkte, die Gebrauchtwaren, Reparatur, Upcycling, Recycling etc. umfassen. Im Fokus standen insbesondere die Entscheide des EuGH C-63/97 vom 23. Februar 1999, BMW/Deenik, C-558/08, vom 8. Juli 2010, Primakabin/Portakabin und vom 25. Juli 2018, C-129/17, Mitsubishi/Duma. Dem Entscheid Primakabin/Portakabin lag der folgende Sachverhalt zugrunde: Die Beklagte verkauft und vermietet neue und gebrauchte mobile GebĂ€ude, darunter auch solche der KlĂ€gerin. Dabei ersetzt die Beklagte die klĂ€gerische Marke «Portakabin» auf dem Produkt durch die eigene Marke «Primakabin». Gleichzeitig verwendet sie die klĂ€gerische Marke als Keyword und in der Werbung. Die KlĂ€gerin wendet sich gegen die Verwendung ihrer Marke. Die Entfernung und der Ersatz durch diejenige der Beklagten wird im vorliegenden Urteil nicht thematisiert. Im Entscheid wird betont, dass der Verkauf «aus zweiter Hand» eine fest etablierte Form des Verkaufs von Gebrauchtwaren darstellt und somit nicht ohne Weiteres die Vorstellung hervorgerufen wird, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem WiederverkĂ€ufer und dem Markeninhaber. Dasselbe gilt fĂŒr die RufschĂ€digung. Des Weiteren hĂ€lt das Gericht fest, dass der Markeninhaber sich der Benutzung seiner Marke durch den WiederverkĂ€ufer widersetzen kann, wenn dieser die Marke ohne Zustimmung des Inhabers von den Waren entfernt und dieses durch ein Etikett mit dem Namen des WiederverkĂ€ufers ersetzt, sodass die Marke des Herstellers der Waren unkenntlich gemacht wird. Denn durch ein solches Verhalten wird die Herkunftsfunktion der Marke beeintrĂ€chtigt.
VIII. Diskussionen der Fallgruppen (Reparatur, Auffrischung, Upcycling, Recycling, NachfĂŒllen, Umpacken, Debranding und Rebranding)
Den Abschluss der Tagung bildete die Diskussion der verschiedenen Fallgruppen. Eingangs wurde ĂŒber den Entscheid Mitsubishi/Duma debattiert. Betreffend das Recht auf die erste Inverkehrsetzung merkte Dr. Verena von Bomhard (RechtsanwĂ€ltin, Alicante) an, dass der Entscheid aus markenrechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar ist, da es an der Markenbenutzung fehlt und es in jedem Fall schwierig ist, die Erschöpfung ohne die Benutzung zu betrachten. Fraglich ist, wie inskĂŒnftig mit derartigen Konstellationen umzugehen ist. Ritscher weist darauf hin, dass der markenrechtliche Schutz nicht fĂŒr die Ewigkeit besteht, sondern nur so lange, wie eine Marke auch rechtserhaltend genutzt wird. Die Sorge vor ewigen Monopolen ist daher unbegrĂŒndet. Ohnehin liegt kein Monopolrecht im engeren Sinne vor, das zu einem positiven Tun berechtigt. Daher ist gemĂ€ss Ritscher die Verwendung der Terminologie «Monopol» gefĂ€hrlich, wenn man damit argumentiert, dass deswegen Markenrechte restriktiv zu schĂŒtzen sind. Das Markenrecht schĂŒtzt, so Dr. Peter Schramm (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) nicht eine Produktform, sondern ein Kennzeichen. Eine Verkehrsdurchsetzung gelingt nur in den seltensten FĂ€llen und ist beweistechnisch schwer nachweisbar. Auf die Frage aus dem Plenum nach dem wirtschaftlichen Hintergrund des Debranding weist Kur darauf hin, dass Duma als autorisierter Importeur der Gabelstapler nach der Auflösung der Zusammenarbeit seitens Mitsubishi seinen Kundenstamm weiter mit dem Produkt bedienen wollte. Von Bomhard möchte von der Ableitung einer allgemeinen Praxisregel aus diesem Entscheid absehen und geht mit Ritscher einher, der bemerkte, dass in diesem Urteil der Gerichtshof unter dem Deckmantel des Markenrechts den Versuch unternommen hat, das Lauterkeitsrecht im GeschĂ€ftsverkehr (B2B) zu harmonisieren. Kur weist darauf hin, dass sie es zwar begrĂŒsst, dass der EuGH jede Form der Markenverwendung, auch wenn sie im referierenden Sinne erfolgt (referentielle Benutzung), zunĂ€chst unter den Gesichtspunkten des Markenrechts und im zweiten Schritt ausgehend von den Markenfunktionen ergĂ€nzend nach dem Lauterkeitsrecht prĂŒft. In diesem Entscheid ging der EuGH aber gemĂ€ss KurÂ ĂŒber die vom Gesetzgeber gesetzten Grenzen hinaus, indem er die Funktionslehre sowie den Begriff des unverfĂ€lschten Wettbewerbs dazu nutzte, einen autonomen Ansatz fĂŒr unlauteres B2B-Verhalten zu entwickeln, ohne die Grenzen der bisherigen Rechtsharmonisierung gebĂŒhrend zu berĂŒcksichtigen. GemĂ€ss Huser könnten, wenn der Produktform Unterscheidungskraft zukommen wĂŒrde, unter Anwendung des schweizerischen UWG lauterkeitsrechtliche AnsprĂŒche aufgrund einer potenziellen Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung geltend gemacht werden (Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Entgegen einzelner Ansichten in der Lehre lehnen Huser und Ritscher die Ansicht, dass es sich aufgrund der Entfernung der Marke um eine Markenverletzung handeln wĂŒrde, ab und verweisen darauf, dass es sich dabei nicht um einen markenmĂ€ssigen Gebrauch handelt. Jehoram bemerkt diesbezĂŒglich, dass im Unionsrecht vergleichsweise schnell auf einen markenmĂ€ssigen Gebrauch geschlossen wird, um eine Harmonisierung zu erreichen. Kaan Tasdemir / Richard Gao | 2025 Ausgabe 5


Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprÀsident der SLK.

Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 15. September 2021 (I. Kammer) UWG 3 I o (fernmeldetechnisch versandte Massenwerbung). Fernmeldetechnisch versandte Massenwerbung bedarf der Einwilligung des Kunden. Keine Einwilligung ist erforderlich, wenn der Kunde aus frĂŒheren Beziehungen Kontaktinformationen abgegeben hatte (E. 3).

GemĂ€ss Rechtsprechung der Lauterkeitskommission begrĂŒndet das blosse Zustellen von Werbung noch keine Kundenbeziehung (E. 4). Bei einer (wiederholten) Zustellung von Werbe-E-Mails kann auch dann nicht von einer impliziten Zustimmung ausgegangen werden, wenn sich der EmpfĂ€nger nicht gegen die Zustellung ausspricht (E. 6).​1

LCD 3 I o (publicitĂ© de masse envoyĂ©e par voie de tĂ©lĂ©communication). La publicitĂ© de masse envoyĂ©e par voie de tĂ©lĂ©communication requiert le consentement du client. Le consentement n’est pas nĂ©cessaire si le client avait transmis ses coordonnĂ©es dans le cadre de relations antĂ©rieures (consid. 3).

Selon la jurisprudence de la Commission Suisse pour la LoyautĂ©, le simple envoi de publicitĂ© ne crĂ©e pas encore de relation commerciale (consid. 4). En cas d’envois (rĂ©pĂ©tĂ©s) d’e-mails publicitaires, on ne peut pas non plus considĂ©rer qu’il y a consentement implicite si le destinataire ne s’oppose pas Ă  ces envois (consid. 6).​2

Ein Unternehmen erhielt eine Werbe-E-Mail eines Personalberatungsunternehmens und erhob dagegen Beschwerde. Die BeschwerdefĂŒhrerin machte geltend, dass sie eine direktadressierte Werbung mittels E-Mail-Zustellung zugestellt erhielt, obschon zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin keine Kundenbeziehung vorgelegen hĂ€tte. Die Beschwerdegegnerin stellte sich auf den Standpunkt, dass eine Kundenbeziehung aufgrund einer langjĂ€hrigen Zustellung von Werbung bestĂŒnde. Die I. Kammer hat die Beschwerde gutgeheissen und der Beschwerdegegnerin empfohlen, diesem Unternehmen inskĂŒnftig keine Werbe-E-Mails zuzustellen.
ErwÀgungen der I. Kammer:
1. Die BeschwerdefĂŒhrerin hat eine Werbe-E-Mail der Beschwerdegegnerin erhalten, obwohl keine Kundenbeziehung bestehe und sie keine Zustimmung zur Zustellung von Newslettern erteilt habe. 2. In ihrer Stellungnahme fĂŒhrt die Beschwerdegegnerin aus, es bestehe seit 2014 eine Kundenbeziehung und die BeschwerdefĂŒhrerin habe nie mitgeteilt, keine kommerzielle Kommunikation mehr erhalten zu wollen. Es liege eine implizite Zustimmung vor. Die Zustellung sei daher gerechtfertigt und die Beschwerde sei abzuweisen. 3. GemĂ€ss Art. 3 Abs. 1 lit. o des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) handelt unlauter, wer Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlĂ€sst, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen. Ohne Einwilligung des Kunden darf Massenwerbung fĂŒr Ă€hnliche Waren, Werke oder Leistungen an ihn versendet werden, wenn er seine Kontaktinformationen bei einem frĂŒheren Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen angegeben hat. Verstösse gegen diese Bestimmung können mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden (Art. 23 UWG). 4. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist strittig, ob eine Kundenbeziehung besteht oder nicht. Nach der Rechtsprechung der Lauterkeitskommission begrĂŒndet das blosse Zustellen von Werbung noch keine Kundenbeziehung (SLK-Entscheid Nr. 140/2010 vom 12.5.2010), es muss sich um eine aktuelle, gegenwertige Kundenbeziehung handeln (SLK-Entscheid Nr. 275/2010 vom 30.6.2010) und ein vor mehr als drei Jahren zurĂŒckliegendes VertragsverhĂ€ltnis kann nicht mehr als rechtfertigende Kundenbeziehung dienen (SLK-Entscheid Nr. 419/2010 vom 16.3.2011).​3 5. Vor diesem Hintergrund kann die Beschwerdegegnerin keine rechtfertigende Kundenbeziehung geltend machen, zumal sie nicht nachweist, dass die BeschwerdefĂŒhrerin innerhalb der letzten drei Jahre bei ihr Leistungen bezogen hat. 6. Bei (wiederholter) Zustellung von Werbe-E-Mails darf die Beschwerdegegnerin nicht von einer impliziten Zustimmung ausgehen, wenn sich der EmpfĂ€nger nicht gegen die Zustellung ausspricht. Die ZulĂ€ssigkeit der Zustellung (gĂŒltige, nicht widerrufene Einwilligung oder aktuelle, gegenwertige Kundenbeziehung) muss bei jedem einzelnen Versand von Werbe-E-Mails gegeben sein. 7. Vor diesem Hintergrund hat die Beschwerdegegnerin gegen Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG verstossen und hat demnach unlauter gehandelt. Die Beschwerde ist gutzuheissen. Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt officiel, mais proviennent du rapporteur.
3
Hinweis des Berichterstatters: Zum Begriff der «Massenwerbung» vgl. den SLKE vom 17. MÀrz 2021 «Massenwerbung» (sic! 2021, 430)




IPI – LES, le 4 novembre 2021 à Genùve
Le 4 novembre 2021 s’est tenu, Ă  GenĂšve, le 18Ăšme sĂ©minaire sur les «DĂ©veloppements rĂ©cents en droit des marques» organisĂ© conjointement par l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI) et la License Executive Society Switzerland (LES-CH). La matiĂšre Ă©tait particuliĂšrement riche pour cette Ă©dition du sĂ©minaire puisqu’il s’agissait de revenir sur les dĂ©veloppements des deux annĂ©es Ă©coulĂ©es, l’édition 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Am 4. November 2021 fand in Genf das 18. Seminar zum Thema «Aktuelle Entwicklungen im Markenrecht» statt, das vom Eidgenössischen Institut fĂŒr Geistiges Eigentum (IGE) und der License Executive Society Switzerland (LES-CH) gemeinsam organisiert wurde. Das Material fĂŒr diese Ausgabe des Seminars war besonders umfangreich, da es sich um einen RĂŒckblick auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre handelte. Im Jahr 2020 konnte das Seminar aufgrund der gesundheitlichen Situation nicht durchgefĂŒhrt werden.
Ghislain Guigon-Sell, Ph. D. (Oxford-Genùve), Examinateur de marques à l’IPI, Berne.
I. La notion d’usage de la marque au sens de l’art. 13 LPM
Le sĂ©minaire s’est ouvert sur une prĂ©sentation par Me Alain Alberini, Ph. D. (Unil), avocat en l’étude sigma legal et chargĂ© d’enseignement en propriĂ©tĂ© intellectuelle (UniNe). Celui-ci a saisi l’occasion du rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021) pour soulever la problĂ©matique de la protection contre l’usage de la marque par des tiers confĂ©rĂ©e par la Loi fĂ©dĂ©rale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11) et d’autres sources du droit, en particulier la Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1986 contre la concurrence dĂ©loyale (LCD, RS 241). La premiĂšre partie de l’exposĂ© de Me Alain Alberini avait pour objectif de dĂ©finir avec prĂ©cision le champ des usages auxquels s’appliquent le droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM, lequel prĂ©voit, explicitement ou implicitement, trois conditions: usage d’un signe dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM, usage dans les affaires (art. 13 al. 2 LPM) et usage Ă  titre de signe distinctif (art. 13 al. 1 LPM). En partant de l’hypothĂšse, dĂ©veloppĂ©e plus loin dans son exposĂ©, selon laquelle la notion d’usage Ă  titre de signe distinctif est une notion plus fine, au champ d’application moins Ă©tendu, que celle d’usage dans les affaires, Me Alain Alberini a dĂ©fendu la thĂšse que le droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM est limitĂ© aux usages de la marque d’autrui Ă  titre de signe distinctif; d’autres usages dans les affaires de la marque du titulaire par un tiers, notamment les usages Ă  titres informatif et dĂ©coratif Ă©chappent eux au droit absolu dĂ©coulant de l’art. 13 LPM. Au moyen d’une analyse tĂ©lĂ©ologique du droit des marques, le confĂ©rencier a soulignĂ© que la notion d’usage de la marque Ă  titre de signe distinctif Ă©tait Ă  comprendre comme s’appliquant aux usages de la marque par un tiers en tant que signe distinctif pour dĂ©signer ses propres prestations (FF 1991 I 1, 18). À l’appui de sa thĂšse, le confĂ©rencier est d’abord revenu sur l’ATF 113 III 77 «TĂȘtes de lecture», consid. 6.b.c.c., dans lequel le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l’indication «remplacement pour Philips no  » ne constitue pas un emploi illicite de la marque «Philips» au motif qu’elle ne fait pas usage de ladite marque pour dĂ©signer les tĂȘtes de lecture ou aiguille du tiers (ATF publiĂ© dans RSPI 1987 p. 67, 75). L’arrĂȘt «WIR» est encore plus clair en ceci qu’il distingue entre (a) un usage de la marque «WIR», Ă  savoir «WIR-Börse», protĂ©gĂ© par l’art. 13 al. 2 let. c LPM au motif qu’il sera perçu comme dĂ©signant les prestations du tiers et (b) des usages de cette marque qui Ă©chappent Ă  la protection du droit absolu, Ă  savoir «WIR-Guthaben» et «WIR-Kauf», au motif que ceux-ci sont perçus comme renvoyant aux services du titulaire de la marque (ATF 126 III 322 consid. 3.b). Plus rĂ©cemment, les juges de Mon-Repos ont, dans l’arrĂȘt «VW/Audi», Ă©galement prĂ©cisĂ© que le droit du titulaire de la marque n’est pas violĂ© lorsqu’un tiers utilise cette marque dans des publicitĂ©s qui se rapportent clairement Ă  ses propres prestations (ATF 128 III 146; confirmĂ© dans l’arrĂȘt du TF 4A_95/2019 du 15.07.2019 consid. 2.2.1 «VW-Land Toggenburg»). Cet arrĂȘt souligne Ă©galement, comme l’a relevĂ© le confĂ©rencier, que l’usage Ă  titre de signe distinctif doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© Ă  la lumiĂšre de l’impression d’ensemble. Pour Me Alain Alberini, il y a donc bien, selon la jurisprudence, des usages dans les affaires qui Ă©chappent au droit absolu de l’art. 13 LPM, Ă  savoir des usages Ă  titres dĂ©coratif et informatif. Avant de dĂ©crire plus avant ces usages, le confĂ©rencier a effectuĂ© une comparaison avec le droit des marques de l’Union europĂ©enne qui, selon lui, offre une protection plus Ă©tendue et moins nuancĂ©e que le droit suisse contre l’usage d’une marque par des tiers dans les affaires. Il a dans ce contexte Ă©voquĂ© d’abord les art. 10 et 14 des Directives (UE) 2015/2436 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2015 rapprochant les lĂ©gislations des Etats membres puis la jurisprudence communautaire (notamment les arrĂȘts «Arsenal» (CJCE C-206/01), «O2» (CJCE C-533/06) et «L’OrĂ©al» (CJCE C-487/07)). Dans la deuxiĂšme partie de son exposĂ©, Me Alain Alberini s’est appuyĂ© sur la jurisprudence afin de prĂ©ciser dans quelle mesure les usages Ă  titres informatif et dĂ©coratif de la marque d’autrui Ă©chappent Ă  la protection confĂ©rĂ©e par l’art. 13 LPM. Concernant l’usage Ă  titre informatif, il a d’abord rappelĂ© l’arrĂȘt «Chanel IV» du TF (4C.354/1999), selon lequel l’usage promotionnel par un revendeur de la marque du titulaire est licite pourvu que cet usage soit limitĂ© aux produits proposĂ©s Ă  la vente. Il est Ă©galement revenu sur le critĂšre de nĂ©cessitĂ© exprimĂ© dans l’ATF 126 III 322 («WIR»), selon lequel, s’il est impossible pour un tiers de dĂ©crire ses services sans utiliser la marque du titulaire, alors ce dernier doit tolĂ©rer cet usage de sa marque. L’ATF 128 III 146 («VW/Audi Spezialist») est aussi intĂ©ressant en ceci qu’il distingue les usages Ă  titre informatif dans la publicitĂ© en fonction de l’objet direct de la publicitĂ©. En effet, selon cet arrĂȘt, si le titulaire conserve un droit exclusif Ă  l’usage de sa marque dans des publicitĂ©s ayant pour objet direct d’entretenir l’estime du public et la rĂ©putation de la marque, le tiers conserve le droit d’utiliser la marque dans des publicitĂ©s pour autant que celles-ci se rapportent clairement Ă  ses propres prestations. Il s’agit dans cet arrĂȘt, comme dans les arrĂȘts du TF 4A_95/2019 du 15.7.2019 («VW-Land Toggenburg») et de la Cour d’appel du Tessin du 8.9.2006, sic! 2008 («Polo by Ralph Lauren»), d’interdire aux tiers de faire usage de la marque dans la publicitĂ© d’une maniĂšre qui donnerait au public l’impression erronĂ©e d’une relation spĂ©ciale avec le titulaire de la marque, tout en permettant au tiers d’utiliser la marque lorsqu’il ne peut faire la promotion de ses propres prestations autrement et pourvu que l’usage de la marque soit clairement et uniquement Ă  titre d’information pour promouvoir ses propres prestations. Concernant l’usage Ă  titre dĂ©coratif, le confĂ©rencier a rappelĂ© l’ordonnance «Montres CF II» qui Ă©tablit qu’un usage de la marque comme dĂ©coration fortuite est autorisĂ© (Cour d’appel de la Cour suprĂȘme de Berne; consid. 4.d.bb; sic! 1998, p. 59). Mais le rĂ©cent arrĂȘt «Nitro/Nitro Circus» du Tribunal de commerce de Berne du 17.2.2021 (sic! 2021), sur lequel le confĂ©rencier est alors revenu, est intĂ©ressant en ceci qu’il souligne l’importance de l’impression d’ensemble dans l’examen du caractĂšre «à titre dĂ©coratif» ou «à titre distinctif» de l’usage de la marque. L’arrĂȘt prĂ©cise que, pour apprĂ©cier si l’usage est Ă  titre dĂ©coratif, il faut se fonder sur les caractĂ©ristiques objectives de l’usage et sur la perception du public. Or la question de savoir si le public perçoit l’usage d’une marque comme purement dĂ©coratif dĂ©pend notamment du positionnement, de la taille de la marque telle que l’utilise le tiers, ainsi que de la maniĂšre dont elle est combinĂ©e Ă  d’autres Ă©lĂ©ments. S’agissant en particulier de l’usage sur des vĂȘtements, les juges du Tribunal de commerce bernois ont rappelĂ© qu’il est commun de reprĂ©senter des marques, dans une grande variĂ©tĂ© de maniĂšres, sur des vĂȘtements, sans que cela soit associĂ© Ă  un usage purement dĂ©coratif de la marque. Ce fut l’occasion pour le confĂ©rencier d’ouvrir la discussion sur d’autres usages Ă  titre dĂ©coratif de marques notamment dans les productions artistiques. Me Alain Alberini s’est alors, dans la troisiĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, penchĂ© sur les autres sources du droit suisse pouvant offrir aux titulaires de marques une protection contre les usages qui Ă©chappent Ă  l’art. 13 LPM, Ă  savoir contre les usages dans les affaires, qui ne sont pas Ă  titre distinctif, mais Ă  titre informatif ou dĂ©coratif. C’est dans ce cadre que le confĂ©rencier a attirĂ© l’attention des participants sur la protection supplĂ©mentaire confĂ©rĂ©e par la LCD et en particulier par l’art. 3 al. 1 let. e LCD relatif Ă  la publicitĂ© comparative dĂ©loyale. Il a rappelĂ© que, selon la jurisprudence et en particulier selon l’arrĂȘt du Tribunal civil de BĂąle-Ville du 16 septembre 2004 consid. 3.a., sic! 2005 p. 768, 769, la protection confĂ©rĂ©e par l’art. 3 al. 1 let. e LCD ne se limite pas Ă  la publicitĂ© comparative proprement dite, mais aussi Ă  la publicitĂ© superlative, Ă  l’«Alleinstellungswerbung» et «au rapprochement des signes distinctifs d’autrui pour transmettre implicitement un message selon lequel les prestations sont Ă©quivalentes Ă  celles du titulaire dudit signe distinctif» (TF 4A_467/2007 et 4_469/2007 du 8 fĂ©vrier 2008 consid. 4.3, «IWC/WMC»). Il a Ă©galement rappelĂ© que, selon la jurisprudence, la comparaison est «parasitaire» et «dĂ©loyale», dĂšs lors que la rĂ©fĂ©rence Ă  autrui (ou Ă  l’un de ses signes distinctifs) exploite sa rĂ©putation, conduit Ă  un transfert d’image, et n’est pas justifiĂ©e du point de vue du bon fonctionnement de la concurrence, notamment du point de vue du besoin d’information du consommateur (cf. notamment ATF 135 III 446 consid. 7.1 «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II», et FF 1983 II p. 1037 ss, 1098). Donc, lorsque l’on prĂȘte attention Ă  l’étendue du champ d’application de l’art. 3 al. 1 let. e LCD, a conclu Me Alain Alberini à l’issue de sa dĂ©monstration, il apparaĂźt que cette disposition peut ĂȘtre invoquĂ©e en prĂ©sence d’une variĂ©tĂ© d’usages d’une marque par des tiers Ă  titre informatif qui Ă©chappent au droit absolu confĂ©rĂ© par l’art. 13 LPM. Il reste, toutefois Ă  apprĂ©cier l’utilitĂ© de la rĂ©fĂ©rence Ă  la marque d’autrui, notamment au regard des diffĂ©rents critĂšres exposĂ©s par le confĂ©rencier. À la fin de sa prĂ©sentation, Me Alain Alberini a encore ouvert la discussion sur l’usage parodique des marques dont on peut se demander dans quelles conditions il s’agit d’un type d’usage entrant ou Ă©chappant au droit absolu de l’art. 13 LPM et/ou Ă  l’art. 3 al. 1 let. e LCD.
II. Jurisprudence du Tribunal administratif fédéral
La deuxiĂšme confĂ©rence, par Yann Grandjean, greffier au TAF, portait sur les principaux arrĂȘts rendus en 2020 et 2021 dans le domaine des marques. Il s’agissait ainsi d’offrir aux participants un suivi de l’évolution de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et de leur permettre de mieux apprĂ©hender les dĂ©cisions des juges. Dans cet objectif, Yann Grandjean a d’abord prĂ©sentĂ© cinq arrĂȘts portant sur des questions procĂ©durales. Dans l’arrĂȘt B-6253/2016 du 14 juillet 2021 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a jugĂ© que la procĂ©dure (d’opposition), suspendue en 2017, pouvait ĂȘtre reprise contre l’avis des parties en raison de l’équilibre poursuivi entre les principes d’économie et de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure. Dans l’arrĂȘt B-2198/2021 du 27 juillet 2021 «STYLELINE», le Tribunal a jugĂ© que les frais bancaires, dont le montant avait Ă©tĂ© soustrait aux frais de procĂ©dures dus par la partie recourante dans son versement, sont Ă  la charge de cette derniĂšre et que, selon la loi, une prolongation de dĂ©lai de paiement ne se justifiait pas. Dans l’arrĂȘt B-4552/2020 du 7 juillet 2021 «E*trade (fig.)/e trader (fig.)», le Tribunal a dĂ©clarĂ© irrecevable un recours aprĂšs rĂ©gularisation au motif que celle-ci ne sert pas Ă  «prolonger» le dĂ©lai de recours, mais Ă  combler des omissions. En l’occurrence, la motivation, omise dans l’acte de recours, a Ă©tĂ© ajoutĂ©e dans la rĂ©gularisation mais sans ĂȘtre accompagnĂ©e d’une justification de son omission au moment du dĂ©pĂŽt du recours. Yann Grandjean est ensuite revenu sur l’arrĂȘt B-148/2020 du 10 dĂ©cembre 2020 «DM (fig.)/dm» dans lequel le statut juridique des Directives de l’IPI en matiĂšre de marques a notamment fait l’objet du dĂ©bat. Dans cette affaire, l’IPI avait fait une exception Ă  ses Directives en matiĂšre de rĂ©partition de la taxe d’opposition. ConsidĂ©rant que cette exception Ă©tait insuffisamment justifiĂ©e, le Tribunal a annulĂ© cette dĂ©cision de l’IPI en invoquant le principe selon lequel les Directives de l’IPI sont des ordonnances administratives dont l’application est soumise au contrĂŽle du juge. Enfin, concernant l’arrĂȘt ATAF 2020 IV/4 SPARKS/sparkchief (B-1426/2018 du 28 avril 2020), le confĂ©rencier est revenu sur la question de la cession de marque en cours de procĂ©dure. Dans cette affaire, l’IPI avait considĂ©rĂ© que la substitution de partie n’est pas «conditionnĂ©e au consentement de la partie adverse». S’appuyant sur une analogie avec le droit privĂ©, le TAF a, au contraire, estimĂ© qu’il est justifiĂ© d’appliquer le principe selon lequel le consentement de la partie adverse est nĂ©cessaire pour une cession de marque en cours de procĂ©dure. La deuxiĂšme partie de l’exposĂ© de Yann Grandjean portait sur cinq arrĂȘts du TAF concernant l’enregistrement de marques. Dans l’arrĂȘt B-2608/2019 «Hispano Suiza» du 25 aoĂ»t 2021 (Ă  5 juges), il s’agissait de dĂ©terminer si un tiers ne disposant pas d’une marque antĂ©rieure a qualitĂ© pour faire recours contre l’enregistrement d’une marque. Le Tribunal a considĂ©rĂ© que l’art. 48 PA sur la qualitĂ© pour recourir s’applique aussi dans le cadre de la procĂ©dure d’enregistrement. Selon l’art. 48 PA, un tiers a qualitĂ© pour recourir s’il est dans un rapport de concurrence avec le titulaire de la marque et s’il fait usage de la marque, ce que le TAF a en l’occurrence niĂ©. Dans l’arrĂȘt B-2262/2018 du 14 octobre 2020 «QR-CODE», le TAF a considĂ©rĂ© qu’un QR-Code peut en principe ĂȘtre une marque figurative, mais qu’une marque figurative consistant uniquement dans un tel signe est dĂ©pourvue de caractĂšre distinctif. L’ajout d’élĂ©ments distinctifs est donc nĂ©cessaire Ă  son enregistrement. Dans l’arrĂȘt B-1658/2018 du 03 juin 2020 «Pain de sucre», le TAF a rĂ©itĂ©rĂ© que l’impression d’ensemble doit ĂȘtre prise en compte en cas de polysĂ©mie d’un signe dont l’une des acceptions a un caractĂšre gĂ©ographique. Dans l’arrĂȘt B-151/2018 «BVLGARI» du 4 fĂ©vrier 2020, le TAF a estimĂ© que l’élĂ©ment «BVLGARI» a acquis une seconde signification Ă  ce point prĂ©dominante qu’il exclut un risque de tromperie quant Ă  la provenance gĂ©ographique des produits et services concernĂ©s. Enfin, dans l’arrĂȘt B-6953/2018 «Karomuster» du 7 juillet 2020, le TAF a rappelĂ© que, pour qu’une marque de position soit distinctive, il faut que l’élĂ©ment reproduit ou son positionnement soit distinctif. Lorsque l’élĂ©ment reproduit est dĂ©pourvu de caractĂšre distinctif et que son positionnement est banal, le signe relĂšve du domaine public. Dans une troisiĂšme partie d’exposĂ© consacrĂ©e Ă  la procĂ©dure d’opposition, Yann Grandjean est d’abord revenu sur l’arrĂȘt B-6813/2019 «APTIS/APTIV» du 25 mai 2021 dans lequel le tribunal a appliquĂ© les critĂšres dĂ©finis dans la Recommandation commune concernant la protection des marques sur Internet de l’OMPI de 2001 (comme dans l’ATF 146 III 225). Selon ces critĂšres, un lien entre une offre des produits sur Internet et le pays concernĂ© (licĂ©itĂ©, monnaie locale) est nĂ©cessaire pour Ă©tablir l’usage d’une marque sur internet dans un pays donnĂ©; la seule accessibilitĂ© Ă  un site web dans ce pays ne suffit pas. Dans l’arrĂȘt B-6253/2016 «PROSEGUR (fig.)/PROSEGUR (fig.)», le TAF a prĂ©cisĂ© les conditions pour invoquer la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection rĂ©ciproque des brevets, dessins, modĂšles et marques du 13 avril 1892 comme exception au principe selon lequel l’usage conservatoire doit avoir lieu sur le territoire suisse. En particulier, le Tribunal a prĂ©cisĂ© qu’un enregistrement Ă  titre de marque de l’Union europĂ©enne suffit pour que soit rĂ©alisĂ©e la condition d’enregistrement en Allemagne. Dans l’arrĂȘt B-2256/2020, «carl software (fig)/TC CARL (fig.)» du 10 aoĂ»t 2020, le TAF a considĂ©rĂ© que l’élĂ©ment dominant de la marque attaquĂ©e ne se limitait pas au seul Ă©lĂ©ment verbal repris de la marque opposante, mais intĂ©grait aussi des Ă©lĂ©ments figuratifs distinctifs. Ici encore, l’impression d’ensemble est dĂ©terminante pour le Tribunal. Le confĂ©rencier est encore revenu sur l’examen du caractĂšre notoirement connu en Suisse d’une marque et plus particuliĂšrement sur la dĂ©cision B-622/2018 «Sunday/Kolid Sunday» du 8 juin 2020, selon laquelle on ne saurait Ă©tablir si une marque destinĂ©e Ă  des produits typiques d’une rĂ©gion du monde est notoirement connue en Suisse en se basant uniquement sur la connaissance des personnes originaires de cette rĂ©gion. Enfin, dans l’affaire opposant la marque «Helsana. Engagiert fĂŒr das Leben» contre la marque «HELSINN Investment Fund (fig.)», le TAF a jugĂ© qu’une similitude Ă©troite, niĂ©e en l’espĂšce, est requise pour que la force distinctive accrue, notoire pour des services d’assurance, s’étende Ă  tous les produits et services similaires, notamment aux services financiers (B-2583/2018 du 23 mai 2020). Dans la quatriĂšme et derniĂšre partie de son exposĂ©, Yann Grandjean a attirĂ© l’attention des participants sur deux arrĂȘts relatifs Ă  des procĂ©dures de radiation pour dĂ©faut d’usage. Tout d’abord, dans l’arrĂȘt B-2627/2019 du 23 mars 2021, le TAF a prĂ©cisĂ© que l’art. 35a al. 1 LPM, selon lequel «Toute personne peut dĂ©poser auprĂšs de l’IPI une demande de radiation de la marque pour dĂ©faut d’usage» n’était pas conditionnĂ© Ă  un intĂ©rĂȘt Ă  agir de la part du dĂ©posant. Le TAF rappelle que l’objet du litige Ă©tant limitĂ© en procĂ©dure de radiation, celle-ci laisse peu de place pour l’invocation d’un abus de droit (au sens de l’art. 2 al. 2 du Code Civil suisse; RS 210). Enfin, le confĂ©rencier a saisi l’occasion de l’arrĂȘt B-2597/2020 «Universal GenĂšve» du 26 aoĂ»t 2021, attaquĂ©e devant le TF, pour ouvrir une discussion avec les participants sur la question de la charge de la preuve concernant la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et de l’usage. Dans cette affaire, le titulaire de la marque a, devant le TAF, contestĂ© la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et tentĂ© de rendre vraisemblable l’usage de sa marque. Comme Yann Grandjean l’a suggĂ©rĂ©, on peut s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© de combiner ces deux rĂ©ponses. Puisqu’une demande de radiation n’est admise que si le dĂ©faut d’usage est rendu vraisemblable, le titulaire peut donc critiquer la vraisemblance du dĂ©faut d’usage ou rendre vraisemblable son usage (le Tribunal peut toutefois n’examiner que cette derniĂšre question). Dans ce dernier cas de figure, le confĂ©rencier s’est demandĂ© dans quelle mesure la charge de la preuve Ă  rendre vraisemblable l’usage de sa marque incombe au titulaire de la marque. Pour illustrer cette problĂ©matique, il a considĂ©rĂ© une situation oĂč le requĂ©rant aurait rendu vraisemblable le dĂ©faut d’usage pour un produit. Selon l’art. 35b al. 2 LPM, si le requĂ©rant rend vraisemblable le dĂ©faut d’usage pour une partie des produits et services, l’IPI accepte la demande pour cette partie uniquement. Selon Yann Grandjean, la question reste ouverte de savoir si le titulaire de la marque doit rendre vraisemblable prĂ©cisĂ©ment l’usage de la marque en relation avec le produit en question pour que la demande soit rejetĂ©e, ou s’il lui suffit de rendre vraisemblable l’usage en relation avec des produits semblables ou bien avec la catĂ©gorie de produits.
III. Jurisprudence du droit de l’Union europĂ©enne 2021
Le sĂ©minaire s’est poursuivi avec un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire rĂ©cente prĂ©sentĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, juriste auprĂšs de l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle (EUIPO). S’agissant d’abord des motifs absolus de refus d’enregistrement, Arnaud Folliard-Monguiral est revenu dans un premier temps sur l’arrĂȘt «Stihl» (TUE du 24 mars 2021, T-193/18) Ă©voquĂ© dans la prĂ©cĂ©dente Ă©dition du sĂ©minaire IPI – LES et qui Ă©tait alors pendant (cf. sic! 6|2020, 387). L’arrĂȘt portait sur la protection Ă  titre de marque de la juxtaposition de couleurs suivante:
[La moitiĂ© infĂ©rieure de la marque, apparaissant ici en gris foncĂ© pour les besoins de l’édition, est de couleur orange dans le dĂ©pĂŽt.]
accompagnĂ©e de la description: «La partie supĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est orange et la partie infĂ©rieure du boĂźtier de la tronçonneuse est grise» (dĂ©posĂ© pour des tronçonneuses). Dans cet arrĂȘt, qui annule une dĂ©cision de la Chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle l’agencement des couleurs n’était pas clair, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a rappelĂ© l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique Ă  l’égard des tiers concernant l’interprĂ©tation de la notion «d’arrangement systĂ©matique». Il a jugĂ© qu’une flexibilitĂ© d’interprĂ©tation de cette notion est requise par la notion mĂȘme de marque de couleurs. En effet, la vocation d’une telle marque Ă©tant d’ĂȘtre appliquĂ©e Ă  des produits dont la forme varie, la configuration des couleurs est nĂ©cessairement soumise Ă  des variables d’ajustement. En l’espĂšce, le Tribunal a estimĂ© que la juxtaposition de deux couleurs, de maniĂšre abstraite et sans contours, n’équivaut pas Ă  une revendication de protection «sous toutes les formes imaginables», dĂšs lors que la description rend explicite l’arrangement systĂ©matique de ces couleurs sur des parties identifiĂ©es du produit. La description faisant partie intĂ©grante de la dĂ©finition de la marque, au mĂȘme titre que la reprĂ©sentation graphique, l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique envers les tiers est assurĂ©. Toujours en relation avec une demande de marque non conventionnelle, Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite Ă©voquĂ© l’arrĂȘt «Guerlain» (TUE du 14 juillet 2021, T-488/20) concernant la marque tridimensionnelle suivante:
L’arrĂȘt ne remet pas en cause la pratique de l’EUIPO exigeant que la forme s’écarte de ce qui est attendu sur le marchĂ©. Le Tribunal a toutefois considĂ©rĂ©, contrairement Ă  l’EUIPO, qu’en l’espĂšce cette exigence est satisfaite. Pour le segment de produits pertinent, Ă  savoir des rouges Ă  lĂšvres, le public s’attend Ă  une forme de cylindre sur son socle; forme que l’on ne retrouve pas en l’espĂšce. L’arrĂȘt sanctionne donc l’absence de preuve de l’existence de formes apparentĂ©es sur le marchĂ© des rouges Ă  lĂšvres, ou sur le marchĂ© plus large des cosmĂ©tiques. Concernant les motifs absolus de refus d’enregistrement de slogans, Arnaud Folliard-Monguiral s’est tournĂ© vers l’arrĂȘt «it’s like milk but made for humans» (TUE du 20 janvier 2021, T 253/20) dans lequel le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’en prenant le contrepied de l’acception commune selon laquelle le lait serait essentiel pour l’alimentation humaine, la demande d’enregistrement Ă©chappe au statut de slogan promotionnel pour se transformer en slogan dotĂ© d’une portĂ©e Ă©thique propre Ă  nourrir la rĂ©flexion. DĂšs lors, le «processus cognitif» est en marche. Selon le Tribunal, le ressort de la distinctivitĂ© de la marque tient donc au caractĂšre inattendu de l’opposition entre les qualitĂ©s traditionnellement associĂ©es au lait et la suggestion que celui-ci n’aurait pas ces qualitĂ©s. Dans l’arrĂȘt «Bavaria Weed» (TUE du 12 mai 2021, T 178/20) qu’a ensuite prĂ©senté Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’il suffit qu’une demande d’enregistrement banalise la consommation de marijuana en tant que substance interdite pour ĂȘtre contraire Ă  l’ordre public europĂ©en; l’encouragement ou la promotion expresse d’une telle consommation n’est donc pas nĂ©cessaire pour refuser l’enregistrement. Le tribunal a justifiĂ© cette position en invoquant l’objectif de santĂ© publique et la lutte contre le trafic de drogues. Enfin, dans l’arrĂȘt «Monopoly» (TUE du 21 avril 2021, T 663/19) relevĂ© par Arnaud Folliard-Monguiral, le Tribunal de l’Union europĂ©enne a jugĂ© qu’un nouveau dĂ©pĂŽt procĂ©dant d’enregistrements successifs d’un mĂȘme signe pour des produits ou services identiques peut ĂȘtre annulĂ© pour «mauvaise foi» si l’unique intention poursuivie par ce dĂ©pĂŽt Ă©tait de s’exempter de la preuve d’usage dans le cadre de procĂ©dures d’opposition. S’agissant des motifs relatifs de refus ou de nullitĂ©, Arnaud Folliard-Monguiral est d’abord revenu sur l’arrĂȘt «Vroom», dans lequel le Tribunal de l’Union europĂ©enne ne prend pas position sur la question de savoir si l’indication «logiciels», couverte par la marque antĂ©rieure, rĂ©pond aux exigences de clartĂ© et de prĂ©cision (TUE du 24 fĂ©vrier 2020 T 56/20). Le Tribunal a jugĂ© qu’en toute hypothĂšse, la validitĂ© de la marque antĂ©rieure Ă©tant prĂ©sumĂ©e, l’imprĂ©cision du libellĂ© «logiciels» ne saurait «empĂȘcher, dans une procĂ©dure d’opposition, qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  la comparaison de ces produits et des produits dĂ©signĂ©s par la marque demandĂ©e aux fins de l’apprĂ©ciation du risque de confusion» (§ 31). Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite offert une comparaison des arrĂȘts «RENV» (TUE du 20 janvier 2021, T 328/17) et «Halloumi Vermion» (TUE du 16 juin 2021, Affaires jointes T 281/19, T 351/19). La premiĂšre procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant l’élĂ©ment verbal «BBQLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă  la marque collective verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec des «fromages» en classe 29). La seconde procĂ©dure opposait une marque individuelle verbale/figurative comprenant l’élĂ©ment verbal «Halloumi» (dĂ©posĂ©e en relation avec des produits et services des classes 29, 30 et 43) Ă  la marque de certification verbale antĂ©rieure «HALLOUMI» (dĂ©posĂ©e en relation avec du «fromage de forme repliĂ©e connu sous le nom de halloumi affiné» en classe 29). La diffĂ©rence de fonction des marques collectives et de certification est cruciale pour apprĂ©cier les jugements du Tribunal de l’Union europĂ©enne dans ces affaires. En effet, le Tribunal a jugĂ© que le test de la distinctivitĂ© et les critĂšres d’apprĂ©ciation du risque de confusion sont identiques pour une marque collective et une marque individuelle, ce qui justifie de nier le risque de confusion dans la premiĂšre affaire. La fonction principale d’une marque de certification est par contre de garantir que les produits certifiĂ©s respectent des exigences de qualitĂ©. Le risque de confusion avec une telle marque doit donc ĂȘtre reconnu dĂšs lors que la similitude entre les signes prĂȘte indument Ă  des produits et services des qualitĂ©s auxquelles ils ne sont pas tenus. Les attentes en matiĂšre de qualitĂ© des produits furent Ă©galement dĂ©cisives dans l’arrĂȘt «Portwo Gin c/Porto» (AOP) prĂ©sentĂ© par le confĂ©rencier (TUE du 6 octobre 2021, T 417/20). Dans cet arrĂȘt, le Tribunal a considĂ©rĂ© que l’AOP Porto possĂšde une image particuliĂšre et des qualitĂ©s distinctives pour les vins, lesquelles sont transfĂ©rables aux spiritueux de la marque opposĂ©e, dĂšs lors que celle-ci utilise l’AOP sous une forme prĂ©sentant des liens tellement Ă©troits que la marque en est Ă  l’évidence indissociable. Arnaud Folliard-Monguiral a ensuite rendu les participants attentifs Ă  la question du maintien des droits en prĂ©sentant l’arrĂȘt «JUVEDERM» (TUE du 6 octobre 2021, T 397/20 et T 372/20). Dans cette affaire, le Tribunal a jugĂ© qu’une erreur dans la classification (en l’espĂšce, un produit de la classe 5 classĂ© par erreur en classe 10) est sans consĂ©quence sur le maintien des droits Ă  l’égard des produits incorrectement classĂ©s. Toutefois, s’agissant d’indications pouvant ĂȘtre rattachĂ©es Ă  plusieurs classes distinctes (les «implants dermiques», en l’occurrence), c’est Ă  la lumiĂšre de la classe choisie par le titulaire que l’identification du produit dĂ©signĂ© et les preuves d’usage doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es. Arnaud Folliard-Monguiral a conclu son exposĂ© par une prĂ©sentation de la jurisprudence en matiĂšre de dessins et modĂšles. On notera dans ce domaine que le Tribunal de l’Union europĂ©enne a accordĂ© une valeur de preuve courante, pour corroborer un usage, Ă  des rĂ©sultats de recherche sur des sites internet comme la machine Wayback. Il suffit que l’on puisse reconnaĂźtre un certain degrĂ© de fiabilitĂ© Ă  ces recherches quant Ă  la corroboration de preuves (TUE du 20 octobre 2021, T 823/19, «élastique pour cheveux en spirale»). On notera Ă©galement que la Chambre de recours de l’EUIPO a rejetĂ© un recours contre la protection d’un modĂšle de sac d’aspirateur (Chambres de recours de l’EUIPO, R 299/2021–3). Le recours invoquait l’art. 4 du RĂšglement (CE) No 6/2002 du 12 dĂ©cembre 2001 sur les dessins ou modĂšles communautaires qui impose un critĂšre de «visibilitĂ© en cours d’usage» aux modĂšles consistant en des «piĂšces de produit complexe». Ici, la Chambre de recours n’a pas niĂ© qu’un aspirateur soit un produit complexe et elle a Ă©galement admis qu’un sac d’aspirateur n’est pas visible en cours d’usage. Mais elle a considĂ©rĂ© qu’un sac d’aspirateur n’est pas une partie ou «piĂšce» d’aspirateur, en ce sens qu’il est vendu sĂ©parĂ©ment, a sa propre vie Ă©conomique et fonctionnelle et ne sert ni Ă  l’entretien ni Ă  la rĂ©paration de l’aspirateur. Il s’agit davantage d’un «accessoire» dont le modĂšle peut faire l’objet d’une protection en vertu du droit communautaire sur les modĂšles.
IV. NouveautĂ©s de l’IPI
Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, et Olivier Veluz, chef de la section procĂ©dures d’opposition et de radiation de ladite Division, ont conclu le sĂ©minaire par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s de l’Institut. Eric Meier a commencĂ© par donner quelques chiffres concernant les demandes d’enregistrement de marques, ainsi que les procĂ©dures d’opposition et de radiation pour dĂ©faut d’usage. Il a d’abord constatĂ© l’augmentation record des demandes d’enregistrement de marques suisses durant la pĂ©riode de pandĂ©mie de l’exercice financier 20/21 (20 018 demandes reçues entre juillet 2020 et juin 2021, soit +16% par rapport Ă  l’exercice financier prĂ©cĂ©dent). Il a soulignĂ© que les mesures mises en place par l’IPI ont conduit Ă  une hausse, constante depuis quelques annĂ©es, des enregistrements suisses, mais que l’augmentation inattendue des dĂ©pĂŽts de marques suisses a pondĂ©rĂ© les effets de ces mesures sur les dĂ©lais de traitement des demandes. Si la tendance Ă  la rĂ©duction du nombre de dĂ©pĂŽts observĂ©e depuis juillet 2021 se confirme, nous devrions prochainement pouvoir observer un effet positif sur la durĂ©e de traitement des dossiers. Le nombre des nouvelles oppositions a en revanche baissĂ© durant la mĂȘme pĂ©riode, mais la situation semble se stabiliser. Le nombre de demandes de radiation est quant Ă  lui stable. Eric Meier a rappelĂ© que les dĂ©lais de traitement de ces deux procĂ©dures restent bas. L’exposĂ© d’Eric Meier s’est poursuivi par la prĂ©sentation des nouveautĂ©s concernant la pratique relative aux motifs absolus d’exclusion et, en particulier, du projet d’assouplissement de la pratique en matiĂšre de limitation Ă  la provenance gĂ©ographique des listes de produits ou services annoncĂ© dans la Newsletter IPI du 21 septembre 2021. Il a d’abord rappelĂ© les raisons ayant conduit Ă  ce projet d’assouplissement Ă©laborĂ© en Ă©troite collaboration avec la Division Droit & Affaires internationales de l’IPI qui se trouvent dans le Commentaire du projet de rĂ©vision des Directives en matiĂšre de marques (Partie 5) disponible sur le site de l’IPI (â€čhttps://www.ige.ch/fr/prestations/documents-et-liens/marquesâ€ș): les circonstances internationales qui ont changĂ© et ne justifient plus une pratique sĂ©vĂšre, la Suisse faisant cavalier seul avec sa pratique en matiĂšre de limitation, ce qui est particuliĂšrement problĂ©matique pour les entreprises suisses lors de l’utilisation du systĂšme de Madrid; l’absence de vĂ©ritable portĂ©e pratique de l’effet de la limitation sur l’usage conservatoire du droit (art. 11 LPM); enfin, le fait que les dĂ©cisions de l’IPI ne lient pas les tribunaux civils. Eric Meier a soulignĂ© que le changement de pratique envisagĂ© ne concerne que l’exigence de limitation comme mesure pour Ă©carter l’application de l’art. 2 let. c LPM, Ă  savoir le risque de tromperie. Les critĂšres servant Ă  qualifier une dĂ©signation gĂ©ographique comme indication de provenance ne sont pas remis en cause. Avec l’assouplissement de la pratique planifiĂ©, ils perdent toutefois une grande partie de leur champ d’application lors de l’examen de marques, ce qui amĂ©liorera la sĂ©curitĂ© juridique, ces critĂšres Ă©tant devenus de plus en plus complexes et difficiles Ă  appliquer. Selon l’assouplissement envisagĂ©, la limitation de la liste des produits ou des services ne sera nĂ©cessaire que lorsque la loi ou un traitĂ© international prĂ©voit cette limitation de maniĂšre expresse ou qu’elle peut en ĂȘtre dĂ©duite par interprĂ©tation. Dans ce cadre, Eric Meier a soulignĂ© que le refus d’une marque sur la base de l’art. 23 ADPIC pour les vins et les spiritueux se ferait dorĂ©navant sur la base des indications gĂ©ographiques figurant dans le rĂ©pertoire créé par oriGIn (l’Alliance Mondiale des Indications GĂ©ographiques; disponible sous (â€čhttps://www.origin-gi.com/fr/â€ș), ce qui garantira une plus grande prĂ©visibilitĂ© des dĂ©cisions. L’entrĂ©e en vigueur des nouvelles Directives relatives Ă  l’examen des marques contenant une indication de provenance est planifiĂ© pour janvier 2022, sous rĂ©serve des rĂ©sultats de la consultation des milieux intĂ©ressĂ©s. La troisiĂšme partie de la prĂ©sentation d’Eric Meier était consacrĂ©e Ă  l’adhĂ©sion de la Suisse Ă  l’Acte de GenĂšve de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications gĂ©ographiques entrĂ© en vigueur en Suisse le 1er dĂ©cembre 2021. L’Acte de GenĂšve, qui compte actuellement dix membres, fait partie du systĂšme de Lisbonne (tout comme l’Arrangement de Lisbonne auquel la Suisse n’a pas adhĂ©rĂ©). Ce systĂšme, administrĂ© par l’OMPI, est le pendant pour les indications gĂ©ographiques du systĂšme de Madrid pour les marques. GrĂące Ă  une demande unique, il accorde aux dĂ©nominations enregistrĂ©es un niveau Ă©levĂ© de protection dans plusieurs pays, l’Acte de GenĂšve contenant aussi des normes matĂ©rielles de protection (Ă  la diffĂ©rence du systĂšme de Madrid). Les demandes d’enregistrement d’appellations d’origine et d’indications gĂ©ographiques suisses dans le registre international de l’OMPI doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es auprĂšs de l’IPI. AprĂšs vĂ©rification de sa conformitĂ©, l’IPI transmet la demande Ă  l’OMPI, qui prĂ©lĂšve une taxe unique d’enregistrement. AprĂšs un examen formel, l’OMPI enregistre l’appellation d’origine ou l’indication gĂ©ographique au registre international et notifie l’enregistrement Ă  toutes les parties contractantes (sauf en cas de renonciation expresse Ă  la protection dans un pays membre par le dĂ©posant), qui peuvent Ă©mettre un refus dans le cadre d’une procĂ©dure nationale. L’IPI est aussi l’autoritĂ© responsable pour l’examen des enregistrements internationaux dont la protection est demandĂ©e sur le territoire suisse. Il refuse d’office les effets d’un enregistrement international pour les motifs prĂ©vus Ă  l’art. 50e al. 1 let. a et b LPM: autrement dit, si la dĂ©nomination ou l’indication ne correspond pas aux dĂ©finitions de l’art. 2 de l’Acte de GenĂšve ou si la protection rĂ©sultant de l’enregistrement international est contraire au droit, Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs. Un tiers peut aussi invoquer ces motifs auprĂšs de l’IPI, tout comme (dans un dĂ©lai de trois mois) le motif prĂ©vu Ă  l’art. 50e al. 1 let. c LPM, autrement dit l’atteinte Ă  une marque antĂ©rieure enregistrĂ©e de bonne foi pour un produit identique ou comparable. La derniĂšre partie de l’exposĂ© d’Eric Meier était consacrĂ©e aux projets de digitalisation et de cyberadministration en cours Ă  l’IPI. Il a rappelĂ© que, depuis le 1er juillet 2021, les procĂ©dures de dĂ©pĂŽts et la tenue du registre pour les brevets, les marques et les designs ont Ă©tĂ© centralisĂ©es dans une seule unitĂ© «DĂ©pĂŽts & registres» rattachĂ©e Ă  la nouvelle Division «Marques & Designs». Cette centralisation, qui s’est imposĂ©e en raison de l’harmonisation et de l’automatisation des processus, permet de garantir un traitement uniforme des demandes, indĂ©pendamment du titre de protection concernĂ©. Eric Meier a d’abord prĂ©sentĂ© les amĂ©liorations apportĂ©es Ă  la base de donnĂ©es lancĂ©e en Ă©tĂ© 2020, notamment l’intĂ©gration des donnĂ©es relatives aux enregistrements internationaux dĂ©signant la Suisse en plus de celles relatives aux marques suisses. Il a ensuite prĂ©sentĂ© le nouveau service digital de requĂȘtes Ă©lectroniques visant Ă  terme Ă  remplacer le systĂšme d’adresses «ekomm» pour les demandes et communications. Le nouveau systĂšme de requĂȘtes Ă©lectroniques permet de prĂ©senter des requĂȘtes en ligne de modifications du registre sans disposer d’un compte utilisateur. Il permet Ă©galement aux utilisateurs disposant d’un tel compte de requĂ©rir des modifications de registre pour une grande quantitĂ© de titres simultanĂ©ment (jusqu’à 4000), ce qui correspond Ă  une demande des dĂ©posants. Eric Meier a conclu son exposĂ© en prĂ©sentant les prochaines Ă©tapes du dĂ©veloppement de la cyberadministration de l’IPI, notamment le remplacement du systĂšme de demande d’enregistrement international en ligne (IR-Online) ainsi que l’extension de la base de donnĂ©es et du systĂšme de communication Ă©lectronique des Ă©crits de l’IPI aux autres titres de protection (brevets, designs et certificats complĂ©mentaires de protection). L’exposĂ© des nouveautĂ©s de l’IPI s’est poursuivi avec la prĂ©sentation, par Olivier Veluz, de dĂ©cisions rĂ©centes de l’Institut en matiĂšre de procĂ©dures d’opposition et de radiation. Olivier Veluz a dans un premier temps abordĂ© la thĂ©matique de la vraisemblance du dĂ©faut d’usage et de l’usage en revenant sur quatre dĂ©cisions de l’IPI. Dans la procĂ©dure de radiation no 100390, le requĂ©rant a fourni un rapport d’enquĂȘte d’usage contre la marque attaquĂ©e, Ă  savoir la marque CH 621175 «vivo» (fig.), enregistrĂ©e pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 41, Ă©tablissant que ladite marque n’est pas utilisĂ©e en Suisse pour des produits ou services de tĂ©lĂ©phonie. Le rapport ne couvre ainsi qu’une partie des produits et services pour lesquels la marque attaquĂ©e a Ă©tĂ© enregistrĂ©e. L’IPI a nĂ©anmoins admis que le dĂ©faut d’usage avait Ă©tĂ© rendu vraisemblable puisque le rapport illustre suffisamment que le titulaire de la marque attaquĂ©e est un opĂ©rateur de tĂ©lĂ©phonie qui n’est pas actif en Suisse et que les principaux fournisseurs en Suisse des produits et services enregistrĂ©s n’offrent pas de produits ou services sous la marque attaquĂ©e. S’il est vrai que le rapport d’enquĂȘte d’usage met en Ă©vidence des produits «vivo» Ă©manant de tiers, l’IPI a retenu que la partie requĂ©rante n’a pas Ă  rendre vraisemblable que la marque est utilisĂ©e par un tiers sans le consentement du titulaire. Dans la procĂ©dure de radiation no 101492, la marque attaquĂ©e, «RITALIN», avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e pour des «mĂ©dicaments, mĂ©dicaments et prĂ©parations pharmaceutiques». La partie dĂ©fenderesse a rendu vraisemblable l’usage de la marque pour un «mĂ©dicament stimulant le systĂšme nerveux central contenant le principe actif mĂ©thylphĂ©nidate utilisĂ© dans le traitement de trouble dĂ©ficitaire de l’attention avec hyperactivitĂ© (TDAH) et la narcolepsie». Dans sa dĂ©cision du 18.05.2021, l’Institut a appliquĂ© la solution minimale Ă©tendue et, en prenant en considĂ©ration les critĂšres du but et de la destination des produits ou des services, a considĂ©rĂ© que l’usage de la marque «RITALIN» validait le droit Ă  la marque pour des «mĂ©dicaments, Ă  savoir psychostimulants». Dans la procĂ©dure d’opposition no 100359, opposant la marque CH 534345 – PEPITA (enregistrĂ©e pour des produits en classe 32 et des services en classe 43) Ă  la marque CH 720046 – peptiba (fig.) (enregistrĂ©e pour des «Medizinische GetrĂ€nke» en classe 5 et des boissons de la classe 32), l’IPI a considĂ©rĂ© que l’usage du nom «PEPITA» en relation avec des limonades au goĂ»t de pamplemousse est un fait notoirement connu. En l’occurrence, les produits de la partie opposante sont des boissons commercialisĂ©es dans des bouteilles combinant l’élĂ©ment verbal «PEPITA» avec des Ă©lĂ©ments graphiques distinctifs, notamment une reprĂ©sentation d’un perroquet. L’IPI a dĂ©cidĂ© que les Ă©lĂ©ments ajoutĂ©s au terme «PEPITA» ne modifient pas de maniĂšre essentielle l’impression d’ensemble de sorte que cet usage a Ă©tĂ© assimilĂ© Ă  l’usage de la marque verbale enregistrĂ©e. La deuxiĂšme partie de l’exposĂ© d’Olivier Veluz portait sur le thĂšme de la similaritĂ© entre produits et services. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101974, il s’agissait notamment de dĂ©terminer si une similaritĂ© pouvait ĂȘtre admise entre les «cartes de paiements» (cl. 9), pour lesquelles la marque attaquĂ©e est enregistrĂ©e, et les «transactions financiĂšres» (cl. 36), pour lesquelles est enregistrĂ©e la marque opposante. Certes, ce n’est pas la banque qui «fabrique» les cartes de paiement, elle n’en est que l’émettrice. Mais l’IPI a favorisĂ© une approche tĂ©lĂ©ologique s’attachant au fait que la fonction constitutive d’une carte de paiement est la rĂ©alisation de transactions financiĂšres. En outre, le public ne fait pas attention Ă  qui fabrique sa carte de paiement, mais Ă  qui l’a Ă©mise. Ainsi, selon l’IPI, le lien entre cartes de paiement et services financiers est Ă  ce point Ă©troit qu’ils sont complĂ©mentaires et qu’une similaritĂ© doit ĂȘtre admise. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101587, l’IPI a pris le contrepied de la position de l’ancienne Commission fĂ©dĂ©rale de recours en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle (CREPI) dans l’affaire «Leponex/Felonex» (sic! 2005, 655) en dĂ©cidant qu’il y a similaritĂ© entre les prĂ©parations pharmaceutiques (destinĂ©es aux humains) et les prĂ©parations vĂ©tĂ©rinaires (toutes deux en classe 5). L’IPI a d’abord estimĂ© que les produits pharmaceutiques et vĂ©tĂ©rinaires relevaient de la mĂȘme lĂ©gislation, qu’ils sont tous autorisĂ©s par Swissmedic et qu’ils font appels au mĂȘme savoir-faire. Par ailleurs, contrairement Ă  ce qui semblait ĂȘtre le cas lors de la dĂ©cision de la CREPI, ces produits sont dorĂ©navant parfois offerts sur les mĂȘmes points de vente (les produits vĂ©tĂ©rinaires pouvant ĂȘtre vendus en pharmacie) et, enfin, peuvent ĂȘtre substituables, certains d’entre eux Ă©tant utilisĂ©s aussi bien pour soigner des humains que des animaux. La troisiĂšme partie de l’intervention d’Olivier Veluz était consacrĂ©e Ă  la force distinctive de la marque opposante. Dans la procĂ©dure d’opposition no 15534, l’IPI a admis la force distinctive normale de la marque verbale opposante «Mont Blanc», car le caractĂšre usuel des reprĂ©sentations du Mont-Blanc en relation avec les produits revendiquĂ©s pour renvoyer Ă  leur provenance gĂ©ographique n’a pu ĂȘtre Ă©tabli. Dans la procĂ©dure d’opposition no 101354, l’IPI, en application de la jurisprudence MONTESSORI (ATF 130 III 119, consid. 3), a dĂ©cidĂ© que la marque opposante CROSSFIT n’est pas un signe libre, car certains cercles de destinataires, spĂ©cialisĂ©s, perçoivent toujours le signe comme un renvoi Ă  une entreprise. Dans la procĂ©dure no 100134, l’IPI a estimĂ© que, quand bien mĂȘme la force distinctive originaire de la marque opposante CRAFT Ă©tait faible, elle a acquis une force distinctive accrue en raison de son usage en relation avec des produits des classes 25 et 28. Dans cette affaire, l’Institut a estimĂ© que, bien que n’étant pas en possession de chiffres de vente de produits, le chiffre d’affaires non nĂ©gligeable et surtout la prĂ©sence mĂ©diatique importante de la marque opposante en tant que soutien financier de compĂ©titions sportives populaires permettaient de considĂ©rer qu’elle Ă©tait vraisemblablement connue du public. Un raisonnement analogue a enfin prĂ©valu dans la procĂ©dure no 101476, oĂč l’IPI a soulignĂ© la force distinctive accrue de la marque opposante «FOUR SEASONS», qui est connue en Suisse en relation avec les services d’hĂ©bergement et de restauration, en raison de l’histoire de cette chaĂźne hĂŽteliĂšre, de sa prĂ©sence dans le monde et en Suisse, de sa mention dans des guides et des classements touristiques, dans des catalogues de voyagistes ainsi que dans la presse nationale et spĂ©cialisĂ©e. Olivier Veluz a conclu son exposĂ© et ce sĂ©minaire avec la thĂ©matique de l’apprĂ©ciation du risque de confusion, d’abord en relation avec des motifs abstraits ou marques figuratives, ensuite en relation avec les marques non conventionnelles. Sur ce thĂšme, le confĂ©rencier est revenu dans un premier temps sur les procĂ©dures d’opposition no 101872, no 100820 et no 100578, dans lesquelles un risque de confusion entre des motifs abstraits a Ă©tĂ© admis, puis sur la procĂ©dure no 101672, dans laquelle le risque de confusion a Ă©tĂ© niĂ©. Cette derniĂšre procĂ©dure opposait une marque figurative consistant en une reprĂ©sentation naturelle d’un taureau Ă  une marque consistant pour moitiĂ© en une reprĂ©sentation d’un taureau et pour moitiĂ© en Ă©lĂ©ments abstraits. Dans ces quatre affaires, l’IPI part du principe qu’un risque de confusion est admis dĂšs lors que la marque attaquĂ©e consiste en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. Toutefois, les critĂšres permettant d’apprĂ©cier si une forme est ou non une simple variation d’une autre ne sont pas mĂ©caniques et varient selon les circonstances, ce qu’illustre la comparaison entre ces procĂ©dures par Olivier Veluz. Finalement, dans la procĂ©dure d’opposition no 100998, l’IPI a niĂ© l’existence d’un risque de confusion entre une marque de couleur (marque opposante; «bleu Nivea») et une marque combinĂ©e (marque attaquĂ©e) dont la couleur du fond est d’une teinte bleue. L’IPI a, dans cette affaire, considĂ©rĂ© qu’un risque de confusion ne peut ĂȘtre admis dans une telle configuration que si, dans la marque attaquĂ©e, la couleur bĂ©nĂ©ficie d’une position distinctive indĂ©pendante. Ceci n’est pas le cas en l’espĂšce. Olivier Veluz a soulignĂ© l’absence de jurisprudence portant sur une configuration de cette nature et il a prĂ©cisĂ© Ă  cette occasion que le champ de protection d’une marque imposĂ©e est, en principe, normal.


Am 28. September 2021 versammelte sich ein ebenso vielfĂ€ltig interessiertes wie interdisziplinĂ€res Publikum, um im Museum fĂŒr Gestaltung ZĂŒrich das PhĂ€nomen der sogenannten «Kunst-Token» zu diskutieren. Der Sinn respektive Unsinn der Blockchain-Technologie in der Kunst sollte gemeinsam mit unterschiedlichen Vortragenden und den Teilnehmenden ergrĂŒndet werden. Organisiert wurde die Tagung vom Schweizer Forum fĂŒr Kommunikationsrecht (SF-FS) zusammen mit dem Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) der UniversitĂ€t ZĂŒrich sowie dem Zentrum fĂŒr Kulturrecht (ZKR) der ZĂŒrcher Hochschule der KĂŒnste (ZHdK). Le 28 septembre 2021, un public aussi diversifiĂ© qu’interdisciplinaire s’est rĂ©uni au MusĂ©e du design de Zurich pour discuter du phĂ©nomĂšne des «jetons artistiques». Le sens ou le non-sens de la technologie blockchain dans l’art devait ĂȘtre explorĂ© en commun avec diffĂ©rents intervenants et les participants. La confĂ©rence a Ă©tĂ© organisĂ©e par le Forum Suisse pour le Droit de la Communication (SF-FS) en collaboration avec le Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL) de l’UniversitĂ© de Zurich et le Centre pour le Droit de la Culture (ZKR) de l’UniversitĂ© des Arts de Zurich (ZHdK).
Eliane Spirig, MLaw, UniversitÀt Luzern.
I. Über den Sinn und Unsinn der Blockchain-Technologie in der Kunst
Der Tagungsleiter Prof. Dr. Alfred FrĂŒh, UniversitĂ€t Basel, begrĂŒsste die zahlreich erschienenen Teilnehmenden im Vortragssaal des Museums fĂŒr Gestaltung. Es versammelten sich neben Juristinnen und Juristen, Investorinnen und Investoren auch KunsthĂ€ndlerinnen und KunsthĂ€ndler. Zudem hatten auch einige Studierende den Weg in die einladenden RĂ€umlichkeiten des Museums gefunden. Als Einstieg prĂ€sentierte FrĂŒh das Kunstwerk «Everydays: the First 5000 Days» des US-amerikanischen KĂŒnstlers Mike Winkelmann, der unter dem Pseudonym Beeple digitale Werke kreiert. Am 11. MĂ€rz 2021 wurde das genannte Werk beim Auktionshaus Christie’s fĂŒr 69 Millionen Dollar verkauft. Das Aussergewöhnliche an diesem Verkauf war, dass ein auf der Blockchain gespeicherter «Non-Fungible Token» (NFT) Gegenstand der Auktion war. Der Verkauf dieses digitalen Werks ging in die Geschichte des Kunsthandels ein. Doch wird dieser Auktionserfolg auch den Kunsthandel langfristig verĂ€ndern? Werden durch die Blockchain-Technologie anspruchsvolle Probleme der digitalen Kunst gelöst? Oder handelt es sich hierbei nur um einen vorĂŒbergehenden Hype, eine Überhitzung des Marktes? Ziel der Tagung war es, diese Fragen kritisch zu ergrĂŒnden und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Mithilfe der Synthese unterschiedlicher Ebenen – Technik, Kunst und Recht – sollte eine realistische EinschĂ€tzung dieser Fragen und der NFT-Technologie ermöglicht werden.
II. Technische Grundlagen von NFTs
Doch worum handelt es sich bei NFTs? Der NFT (Nun-Fungible Token) ist ein nicht ersetzbares digitales Objekt, welches auf der Blockchain-Technologie basiert. Das Hauptmerkmal ist dessen Einzigartigkeit, weshalb es unter anderem als digitales Echtheits- und Eigentumszertifikat verwendet wird. Die meisten NFTs bauen heutzutage auf Ethereum auf. Bei Ethereum handelt es sich, wie auch bei der weitaus bekannteren KryptowĂ€hrung Bitcoin, um eine Blockchain. Im Gegensatz zu Bitcoin ist Ethereum jedoch keine reine KryptowĂ€hrung, sondern auch eine Plattform fĂŒr sogenannte Decentralized Apps (DApps), die unter anderem auch aus Smart Contracts bestehen. Um die Funktionsweise von NFTs zu verstehen und zu ergrĂŒnden, weshalb diese Token in der Kunstwelt genutzt werden, erlĂ€uterte Prof. Dr. Burkhard Stiller als erster Referent dieser Tagung die notwendigen technischen Grundlagen. In seinem Vortrag fĂŒhrte er aus, dass die Blockchain eine Art von Register bilde, das jedoch verteilt sei und als «Distributed Ledger» bezeichnet werde. Entsprechend sei Blockchain eine Distributed Ledger-Technologie (DLT). Kurz zusammengefasst: eine Blockchain ermögliche die mit grösster Wahrscheinlichkeit fĂ€lschungssichere Speicherung von Informationen mittels einer dezentralen Datenhaltung, die von allen Teilnehmenden gemeinsam genutzt wird. In der Praxis seien somit Kopien oder Betrug praktisch aus|geschlossen. Dies bedeutet, dass die relevanten NFT-Daten auf vielen Computern in einem Peer-to-Peer-Netzwerk gespeichert sind, wobei jeder neue Knoten beim Beitritt eine vollstĂ€ndige Kopie der Blockchain ĂŒbernehmen kann und sich fortan die Aufgabe gegeben hat, Transaktionen – also zum Beispiel das Persistieren von weiteren, neuen NFTs oder den Wechsel eines EigentumsverhĂ€ltnisses eines vorhandenen NFTs – zu ĂŒberprĂŒfen und zu dokumentieren.
1. Token-Arten
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) definierte in ihrer Wegleitung betreffend Initial Coin Offerings (ICO) drei unterschiedliche Token-Kategorien.​1 Die erste Kategorie umfasst die sogenannten Zahlungs-Token. Dabei handelt es sich um Token, die reine KryptowĂ€hrungen sind und ĂŒber keine weiteren Funktionen verfĂŒgen oder mit zusĂ€tzlichen Eigenschaften verknĂŒpft werden können. Die zweite Gruppe bilden Nutzungs-Token, die Zugang zu einer digitalen Nutzung oder auch Dienstleistung gewĂ€hrleisten. Die letzte Kategorie, die Anlage-Token, reprĂ€sentieren Vermögenswerte wie Anteile an Vermögenswerten, Unternehmen, ErtrĂ€gen oder DividendenansprĂŒchen. Bei allen drei Arten können die Token nicht kopiert werden; Token der letzten beiden Kategorien können jedoch auch so ausgestaltet sein, dass sie eindeutige Objekte bestimmen und entsprechend als «non-fungible» gelten.
2. AnwendungsfÀlle und die Risiken von NFTs
NFTs haben einen grossen Anwendungsbereich und doch liegt der Hauptanwendungsfall momentan vor allem im Kunstbereich. Zum einen werden sie fĂŒr digitale Kunst wie jene von Beeple genutzt. Zum anderen werden NFTs auch fĂŒr digitale SammlerstĂŒcke eingesetzt. Ein prominentes Beispiel sind «NBA Top Shots». Dabei handelt es sich um limitierte, rein digitale Sammelobjekte mit Bezug zum Basketball, die online getauscht werden können. Nicht zu unterschĂ€tzen sind die möglichen Nachteile und Gefahren von NFTs. Die FĂ€lschung von digitalen IdentitĂ€ten und EntitĂ€ten kann schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Stiller erwĂ€hnte ein aktuelles Beispiel, bei dem ein NFT-Kunstwerk versteigert wurde, das nicht existierte. Dies war möglich, da durch geschickte Manipulation der Informationen ĂŒber diesen NFT – jedoch nicht am NFT selbst – eine Auktion vorgetĂ€uscht wurde, die jedoch nie stattfand. Stiller zufolge sei bei diesem Beispiel jedoch wichtig festzuhalten, dass hier nicht die Distributed Ledger-Technologie versagt habe, sondern vielmehr die agierenden menschlichen Personen, die durch eine fehlende PrĂŒfung von Informationen auf den Web-Seiten dem Auktionator «auf den Leim gegangen» sind. Eine weitere Gefahr bestehe zudem, wenn die aktuelle Implementation einer Blockchain nicht mehr von der Community akzeptiert werde, und es damit zu einer sogenannten «Hard Fork» kommen kann. Vereinfacht erklĂ€rt bedeutet dies, dass kein Konsens ĂŒber die Art und Weise der FortfĂŒhrung der originalen Blockchain mehr besteht und so zwei Versionen der Blockchain entstehen, welche beide nebeneinander weiterbestehen können. Nichtsdestotrotz schloss Stiller, dass NFTs aus technischer Sicht durchaus gut fĂŒr den Handel mit digitalen Objekten geeignet seien. Allerdings dĂŒrfe nicht ausser Acht gelassen werden, dass der derzeitige Einsatz noch fehleranfĂ€llig im Zusammenhang von physischen Objekten sei und daher Risiken in der Abbildung des Objektes in den digitalen Raum berge. Was NFTs fĂŒr so viele Anwendungen interessant macht, ist ihre Einzigartigkeit, die FĂ€higkeit, Eigentum zu ĂŒberprĂŒfen, Übertragbarkeit und Unteilbarkeit. So verfĂŒgen NFTs ĂŒber eingebundene Metadaten, die zum Nachweis der Echtheit und AuthentizitĂ€t verwendet werden können. DarĂŒber hinaus kann die Anzahl der existierenden NFTs durch kryptographische Mechanismen begrenzt werden, wĂ€hrenddessen Non-Fungible Token dabei nicht ausgetauscht werden – was wiederum ihre Einzigartigkeit garantiert.
III. Der Kunstmarkt
Dr. Bertold MĂŒller, Managing Director for CEMEA (Central Europe, Middle East, Eastern Europe, Africa) bei Christie’s, beleuchtete die Technologie der NFTs aus der Perspektive des Kunstmarkts. Ihm zufolge erlebe die digitale Kunst einen sehr deutlichen Aufschwung. Digitale Kunstwerke fĂ€nden bereits Eingang in Sammlungen von Museen und Ausstellungen, wie zum Beispiel das Werk «Hack of a Bear» von Hackatao. Dabei handele es sich gewissermassen um Hackataos Antwort auf das Meisterwerk «Kopf eines BĂ€ren» von Leonardo da Vinci. Der Vortragende betonte, dass es sich bei den Erschafferinnen und Erschaffern von digitaler Kunst oft um sogenannte «Digital Natives» handle, also Personen, die mit digitalen Technologien aufgewachsen sind. Auch in der digitalen Kunstwelt sei es so, dass die Kunst ein Ausdrucksmittel bilde, um in den gesellschaftlichen Dialog zu treten. Bereits zu Beginn des Referats stellte MĂŒller die Frage, ob die Kunstszene vor einem Paradigmenwechsel stehe. Das Neue sei der Einsatz von NFT-Technologien, wohingegen die digitale Kunst oder auch Computerkunst bereits ĂŒber eine lĂ€ngere Tradition verfĂŒge. Als Pionier der digitalen Kunst der ersten Stunde wurde Herbert W. Franke hervorgehoben. Der österreichische Wissenschaftler, Science-Fiction-Schriftsteller und Sachbuchautor ist insbesondere fĂŒr seine Computerkunst renommiert, dessen Werke bis in die 50er-Jahre zurĂŒckreichen.
1. Der Handel mit NFTs
FĂŒr den Handel mit digitaler Kunst und insbesondere mit Kunst-Token gibt es mittlerweile verschiedene HandelsmarktplĂ€tze, wie SuperRare, OpenSea und MakersPlace –| um nur einige zu nennen. Auf diesen Plattformen werde nicht nur Kunst im eigentlichen Sinn gehandelt, sondern auch digitale Sammelobjekte. Dennoch bilde die digitale Kunst nach wie vor den Hauptbestandteil von NFT-VerkĂ€ufen, so MĂŒller. Auffallend am Handel mit NFTs ist gemĂ€ss dem Referenten, dass nicht nur grosse UmsĂ€tze generiert werden, sondern sich auch die Wachstumsraten exponentiell verhalten. Zudem werde mit dem Handel ein grosses Publikum erreicht. Die eingangs erwĂ€hnte Auktion von Beeple wurde beispielsweise von 22 Millionen Menschen verfolgt. Solch hohe Zahlen waren der Kunstwelt bisher unbekannt. Interessant sei zudem die Tatsache, dass die potenziellen KĂ€uferinnen und KĂ€ufer durchschnittlich 13 Jahre jĂŒnger waren als bei Versteigerungen klassischer Kunst durch das Auktionshaus Christie’s. Nach der genannten Versteigerung am 11. MĂ€rz 2021 war der weitere Aufschwung von NFT-Kunst deutlich spĂŒrbar. Einige KĂŒnstlerinnen und KĂŒnstler, die bisher nur analoge Medien nutzten, probierten die NFT-Kunst fĂŒr sich aus. Beispielsweise sorgte der KĂŒnstler Damien Hirst im Juli 2021 fĂŒr Schlagzeilen, als er seine erste NFT-Kollektion «The Currency», eine Sammlung von insgesamt 10'000 NFTs prĂ€sentierte. Diese entsprechen wiederum 10'000 einzigartigen physischen Kunstwerken. KĂ€uferinnen oder KĂ€ufer erwerben zwar den NFT, mĂŒssen sich aber letztlich zwischen dem digitalen NFT und dem physischen Kunstwerk entscheiden. Die jeweils andere Option wird zerstört. Deutlich wird an diesem Beispiel, dass NFTs nicht nur an digitalen Kunstwerken entstehen können, sondern in einigen FĂ€llen auch die Möglichkeit besteht ein analoges Kunstwerk mittels NFTs zu «tokenisieren». Der von einem Kunstprojekt losgelösten, reinen Digitalisierung eines analogen Kunstwerkes steht der Referent zurĂŒckhaltend gegenĂŒber: Immerhin stelle dies bspw. fĂŒr Museen eine gute Einnahmequelle dar, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie.
2. Analogien und Unterschiede zum klassischen Kunstmarkt
Auffallend beim Verkauf des digitalen Kunstwerkes von Beeple war, wie bereits erwĂ€hnt, dass das Durchschnittsalter der KĂ€uferschaft markant tiefer war als bei regulĂ€ren Versteigerungen durch das Auktionshaus Christie’s. Im Vergleich zum «analogen» klassischen Kunstmarkt unterscheide sich auch das Kaufverhalten, so MĂŒller. Im klassischen Kunstmarkt sei es mitunter verpönt, Kunst zu kaufen, nur um sie schnell wieder zu verkaufen. Oft wĂŒrden gekaufte physische Kunstwerke ĂŒber Generationen weitergegeben und blieben im Familienbesitz. Auf dem digitalen Kunstmarkt hingegen sei es ĂŒblich, Werke zu kaufen, um sie wieder zu verĂ€ussern. Ein weiterer signifikanter Unterschied bilde die Vermarktung von Kunst. Mit dem Aufkommen von digitalen Kunstwerken und dem damit verbundenen jĂŒngeren Sammlerprofil passe sich auch die Vermarktungsstrategie an. So mĂŒsse im digitalen Bereich die Community vermehrt ĂŒber soziale Medien erreicht werden. Der Aspekt der AuthentizitĂ€t sei auf dem digitalen Kunstmarkt viel einfacher zu gewĂ€hrleisten. Die ÜberprĂŒfung und BestĂ€tigung der Echtheit eines physischen Kunstwerks sei viel zeitaufwĂ€ndiger als in der digitalen Kunstwelt. Jedoch seien beide grundsĂ€tzlich vor Manipulationen nicht gefeit. Und auch weitere Themen wie beispielsweise GeldwĂ€scherei oder der hohe Stromverbrauch von NFTs seien zu berĂŒcksichtigen, wenn man den analogen mit dem digitalen Kunstmarkt vergleiche. Die Frage, wie es mit Kunst-Tokens weitergehe ist MĂŒller zufolge schwierig zu beantworten. Einige seien der Meinung, man stehe erst am Anfang einer grossen Welle digitaler Kunstwerke, andere sĂ€hen einen blossen Hype, der wieder vorbeigehen werde. Der Referent vertrat die Meinung, dass das Medium digitale Kunst dank der NFT weiter an Bedeutung gewinnen werde und ein willkommenes, erhebliches kreatives Potenzial mit sich bringe. Es werde dabei wohl – wie in anderen Kategorien – zu einer Kanonisierung kommen.
IV. Regulierung von Krypto-Werten
Prof. Dr. Corinne Zellweger-Gutknecht von der UniversitĂ€t Basel widmete sich mit ihrem Referat der regulatorischen Einordnung der Kunst-Token. Gegenstand des Vortrages war die KlĂ€rung, ob bestehende Regulierungen auf NFTs anwendbar sind. Falls dem nicht so sein sollte, stellte sie die Frage in den Raum, ob neue Regulierungen erforderlich sind. Den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildete der Begriff der Regulierung, wobei sich die Vortragende in erster Linie auf die Finanzmarktregulierung bezog. Darunter wird ein vom Staat aufgestelltes und durch Aufsicht und Vollzug durchgesetztes Regelwerk verstanden, in dem die Akteurinnen und Akteure autoritativ gelenkt und kontrolliert werden. Das umfasst nicht nur die Transaktionen, sondern auch die Produkte des Finanzmarktes. Allgemein verfolgen die Finanzmarktregulierungen ein doppeltes Ziel: Einerseits soll durch das Regelwerk der Anlegerschutz gewĂ€hrleistet werden. So sollen einzelne Personen vor spezifischen Risiken, die auf dem Finanzmarkt auftreten können, geschĂŒtzt werden. Anderseits sollen die Regulierungen auch das Finanzmarktsystem als solches sichern. Diese Finanzmarktregulierungen stehen im Gegensatz zum Privatrecht, das insbesondere auf dem Grundsatz der Privatautonomie beruht.
1. Bisherige Entwicklungen der Regulierung
GemĂ€ss Zellweger-Gutknecht lĂ€sst sich eine Tendenz erkennen, wie bisherige Regulierungen sich entwickelt haben. ZunĂ€chst bestehe ein wirtschaftlicher Trend, beispielsweise wie mit dem Aufschwung des Bitcoins. Darauf reagieren nicht nur die Marktakteurinnen und Marktakteure, sondern auch die Behörden. Letztere reagieren meistens zuerst auf konkrete EinzelfĂ€lle und fassen die Situation spĂ€ter in allgemeinen Berichten zusammen. Im spezifischen Beispiel des Bitcoins veröffentlichte der Bundesrat im Jahr 2014| einen Bericht.​2 Erst anschliessend wurde ein allgemeingĂŒltiges Regelwerk eingefĂŒhrt. Je nach Tragweite werden entsprechende Gesetze revidiert und neue Verordnungen und Gesetze erlassen. So wurde im Zusammenhang mit Bitcoin etwa die GeldwĂ€schereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA) totalrevidiert.​3 Die regulatorische Entwicklung im Bereich von Kryptowerten war vergleichbar zur derjenigen des Bitcoins. Der Bundesrat veröffentlichte im Jahr 2018 einen Bericht zu dieser Thematik und definierte Kryptowerte als kryptobasierte Vermögenswerte, also Daten, bei denen die VerfĂŒgungsmacht ausschliesslich ĂŒber ein kryptobasiertes Zugangsverfahren vermittelt wird und denen der Markt aufgrund von Angebot und Nachfrage einen wirtschaftlichen Wert beimisst.​4 Zudem ist dieses Zugangsverfahren so ausgestaltet, dass diese Vermögensmacht rival und exklusiv ausgeĂŒbt werden kann. Rival bedeutet in diesem Kontext, dass nicht mehrere Personen gleichzeitig den Vermögenswert nutzen können. Exklusiv ist ein Kryptowert hingegen dann, wenn der Inhaber oder die Inhaberin eines solchen Wertes andere von der VerfĂŒgung ĂŒber ebendiesen abhalten kann. Diese Entwicklung habe uns in ein neues Datenzeitalter katapultiert, so Zellweger-Gutknecht. Dank der Kryptografie entstehe eine weitere Kategorie in der Welt der Daten: Neben den bekannten Sach- und Personendaten gebe es nun auch Wertdaten.​5 Diese seien dem Institut des Eigentums grundsĂ€tzlich sehr Ă€hnlich. Allerdings bestehe der grosse Unterschied darin, dass bei Wertdaten das Eigentumsobjekt nicht physisch (also körperlich) ist, wie dies vom herkömmlichen Eigentumsbegriff vorausgesetzt wird.
2. Das DLT-Mantelgesetz
Im Anschluss an den Bericht des Bundesrates zum Thema Kryptowerte im Jahr 2018 sei eine Revision in Gang gesetzt worden, die jedoch nicht darauf abzielte, ein neues Gesetz zu schaffen. Vielmehr sollten – durch den sogenannten Distributed Ledger Technologie (DLT)-Mantelerlass​6 – zehn verschiedene bestehende Gesetze angepasst werden. Eine der Neuerungen findet sich im Schweizerischen Obligationenrecht (OR). In Art. 973d ff. OR wurden die Wertdaten rechtlich erfasst, indem sogenannte Registerwertrechte geschaffen wurden. Laut der Referentin sei der Begriff jedoch etwas unglĂŒcklich gewĂ€hlt, denn es handle sich vielmehr um Wertregistrierungen, da diese nach dem Vorbild der Wertpapiere geschaffen wurden. In diesem Rahmen drĂ€nge sich die Frage auf, ob ein NFT ein solches Registerwertrecht darstellen könnte. Damit ein Registerwertrecht vorliegt, mĂŒssen folgende Voraussetzungen erfĂŒllt sein: 1) Das Vorhandensein eines Rechts, das in ein Token umgewandelt werden kann. Dieses Recht muss ĂŒbertragbar sein und es muss sich um einen Wert handeln, der auch in eine Urkunde oder Wertpapier niedergeschrieben werden kann. 2) Das Vorliegen eines Registers, worin der Rechteinhaberin oder dem Rechteinhaber VerfĂŒgungsmacht erteilt wird. Des Weiteren muss dieses Register integer und transparent sein (Funktions- und Rechtetransparenz). 3) Das Bestehen einer Registervereinbarung, die das Recht so mit dem Register verknĂŒpft, dass das Recht ausschliesslich ĂŒber dieses Register ausgeĂŒbt werden kann. Den und letzten Schritt 4) bildet die Registrierung, also die Eintragung selbst. Wenn diese vier Elemente erfĂŒllt sind, liegt ein Registerwertrecht vor. Der Referentin zufolge ist jedoch fraglich, ob ein NFT ein solches Registerwertrecht sein könne. Problematisch sei dies insbesondere in den FĂ€llen, in denen ein NFT lediglich eine AuthentizitĂ€t bescheinigt oder eine VerknĂŒpfung zu einem digitalen Objekt darstelle, denn dies allein begrĂŒnde kein Recht und erfĂŒlle somit nicht die erste Voraussetzung eines Registerwertrechts. WĂŒrde ein Recht in den Token integriert, komme man dem Begriff des Registerwertrechts allerdings nĂ€her. Dies sei zum Beispiel der Fall, wenn ein NFT automatisch Tantiemen an seine Schöpferinnen und Schöpfer auszahlt, sobald die Tokens verkauft werden; ein Recht wird in diesen FĂ€llen «tokenisiert». Jedoch habe der Gesetzgeber nicht an diese Variante gedacht, als er die neuen Bestimmungen verfasste, so Zellweger-Gutknecht. Überdies mĂŒsse das Recht ĂŒbertragbar sein, was wiederum problematisch sein könne. Allgemein bleibe es sehr unsicher, ob NFTs ĂŒberhaupt unter den Geltungsbereich der Registerwertrechte fallen. Ein NFT könne jedoch als Registerwertrecht ausgestaltet sein, wenn der Token selbst ein Recht enthĂ€lt, das frei ĂŒbertragbar sei. Im Rahmen des DLT-Gesetzes wurde zudem der Effektenbegriff erweitert, indem neu nun auch ein Registerwertrecht eine Effekte sein kann, sofern diese vereinheitlicht und zum massenweisen Handel geeignet ist. Weil es inzwischen sogenannte DLT-Handelssysteme gibt, die unter anderem solche DLT-Effekten handeln, fragt sich, ob auch nicht als Registerwertrecht ausgestaltete NFT von diesem Effektenbegriff erfasst sind. Dies ist zwar nicht ausgeschlossen, dĂŒrfte aber typischerweise nicht der Fall sein, da NFTs nicht vereinheitlicht und fĂŒr den massenweisen Handel geeignet sind.
3. Der Kunst-Token und die FINMA-Token Kategorisierung
Auch Zellweger-Gutknecht griff die von Stiller bereits erwĂ€hnte und von der FINMA im Jahr 2018 in ihrer Wegleitung zu ICOs vorgenommene Kategorisierung der| drei Token-Arten noch einmal auf. Die Kategorisierung habe sich nun weltweit durchgesetzt, mĂŒsse aber auch kritisch betrachtet werden. Die Kriterien könnten nur als Anhaltspunkte dienen, welche Token-Art vorliege. Die Bestimmung des Token-Typs helfe aber nicht weiter und diene lediglich zur Klassifizierung. Relevant hingegen sei die Einordnung in die effektiven finanzmarktregulatorischen Kategorien. Wie bereits festgehalten seien NFTs weder Effekten noch DLT-Effekten, weshalb sich die Frage stelle, ob sie allenfalls Finanzinstrumente i.S.v. Art. 3 lit. a des Bundesgesetzes ĂŒber die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) darstellten. Ein genauer Blick sei auf die Derivate zu werfen. Laut Zellweger-Gutknecht ist es bei diesen unbeachtlich, ob sie vereinheitlicht und zum massenweisen Handel geeignet sind. Zudem darf es sich bei Derivaten nicht um ein KassageschĂ€ft handeln. Letzteres bedeutet, dass der Inhalt des Tokens nicht bereits innerhalb von zwei bis drei Tagen abgewickelt werden darf. Der Prozess muss lĂ€ngerfristig angelegt sein, wie beispielsweise bei einer Nutzung resp. Vermietung eines Objektes. Zudem bedarf es eines Finanzkontrakts, also eines bilateralen Vertrags. Der entscheidende Punkt ist jedoch der Preis: bei einem Derivat muss dieser von einem Basiswert abhĂ€ngen. Dieser kann unter anderem eine Aktie oder aber ein Edelmetall sein. Problematisch bei der Einordnung von NFTs als Derivate ist, dass sich der Preis in der Regel sich nicht von einem Basiswert ableiten lĂ€sst. Ausnahmen seien denkbar, wenn beispielsweise ein Token das Recht beinhalte, das Kunstwerk, welches er abbildet zu einem bestimmten Wert zu erwerben. Dieser Fall sei jedoch nicht die Regel. Zellweger-Gutknecht betonte zum Ende ihres Vortrags, dass sobald NFTs eine namhafte Grösse am Finanzmarkt einnehmen, finanzmarktrechtliche Regulierungen folgen wĂŒrden. Abgesehen von speziellen Ausgestaltungen seien klassische NFTs bis heute nicht regulierungsrelevant. Die Referentin plĂ€dierte dafĂŒr, zunĂ€chst das Konstrukt des Tokens privatrechtlich zu erfassen, um definieren zu können, was ein NFT rechtlich gesehen eigentlich ist.
V. Der Rechtsschutz an Daten
Im letzten Referat widmete sich Dr. Stephanie Volz, GeschĂ€ftsfĂŒhrerin des Center for Information Technology, Society, and Law (ITSL), dem Thema des rechtlichen Schutzes von Daten sowie der Frage, inwiefern ein Rechtschutz an NFTs begrĂŒndet werden kann. Ihr zufolge liessen sich Daten allgemein in zwei Kategorien unterteilen: in Sach- und Personendaten. Personendaten sind demnach Daten, die sich auf eine bestimmte oder eine bestimmbare Person beziehen. Personendaten können mittels Anonymisierung jedoch auch zu Sachdaten werden, also Daten ohne Personenbezug. Solche Kategorisierungen seien jedoch mit Vorsicht zu geniessen, denn die Abgrenzung sei nicht eindeutig und verschwimme zunehmend, so Volz.
1. Potenzieller Rechtsschutz fĂŒr NFT
Im weiteren Verlauf Ihres Vortrags zeigte die Referentin auf, welche diversen Rechte grundsĂ€tzlich zum Schutz von Daten bereitstehen und nannte Eigentumsrechte, ImmaterialgĂŒterrechte, Datenschutzrechte, Sui-Generis-Schutz fĂŒr Datenbanken, deliktische Abwehrrechte und schliesslich auch die Möglichkeit eines vertraglichen Schutzes. Das Eigentumsrecht als umfassendes Herrschafts- und Abwehrrecht schĂŒtzt Sachen im rechtlichen Sinne. Dies setzt unter anderem eine Körperlichkeit voraus, die Daten selbst nicht aufweisen. Gleichzeitig betonte Volz, dass sich Eigentum etwa am DatentrĂ€ger, beispielsweise einer Festplatte, begrĂŒnden liesse. Angewendet auf NFT ergeben sich zwei Probleme: sowohl dem Token, als auch dem digitalen Werk, fehlt es an einer Körperlichkeit. Das Urheberrecht, als eines der ImmaterialgĂŒterrechte, schĂŒtzt Werke der geistigen Schöpfung der Literatur und Kunst, die einen individuellen Charakter aufweisen. Daten erfĂŒllen in der Regel jedoch die Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts nicht, da es sich nicht um geistige Schöpfungen handelt. Allerdings schĂŒtzt das Urheberrecht auch Sammelwerke. Ein Ansatz könnte somit darin liegen, Daten als Sammelwerke zu schĂŒtzen. Jedoch fehle es hier gemĂ€ss Volz an der Voraussetzung des individuellen Charakters. Übertragen auf Kunst-Token lĂ€sst sich feststellen, dass das digitale Kunstwerk durchaus urheberrechtlichen Schutz geniesst, der NFT hingegen nicht, da der Token selbst keine geistige Schöpfung ist. Mit Bezug auf das Patentrecht hielt die Referentin fest, dass dieses grundsĂ€tzlich Erfindungen schĂŒtze, die neu, nicht-naheliegend und gewerblich anwendbar sind. Auch diese Schutzvoraussetzungen erfĂŒllten weder Daten noch NFT, da beide weder neu noch nicht-naheliegend seien.
2. Abwehrrechte in Bezug auf Kunst-Token
Neben den VerfĂŒgungsrechten fĂŒr EigentĂŒmer bestehen sogenannte Abwehrrechte, die es der Dateninhaberin oder dem Dateninhaber ermöglichen, Angriffe abzuwehren. Solche Abwehrrechte schĂŒtzen in erster Linie Geheimnisse, also Tatsachen, die nur einem engen Personenkreis bekannt und zugĂ€nglich sind und bezĂŒglich derer der Geheimnisherr einen Geheimhaltungswillen hat. Mögliche Gesetzesbestimmungen befinden sich unter anderem in Art. 6 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Art. 162 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) oder auch in Art. 320 ff. StGB. Kunst-Token sind jedoch nicht als Geheimnisse zu qualifizieren, weil es gerade der Sinn der verwendeten Technologie ist, Transaktionen öffentlich darzulegen. Ein Geheimnisschutz entfĂ€llt entsprechend. Allerdings ergeben sich aus dem Strafgesetzbuch weitere deliktische Abwehrrechte wie beispielsweise die unbefugte Datenbeschaffung (sog. Datendiebstahl) in Art. 143 StGB, das unbefugte Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem (sog. «Hacking») in Art. 143bis StGB und auch die DatenbeschĂ€digung in Art. 144bis StGB. Je nach Sachverhalt könnte der Tat|bestand des Datendiebstahls oder des Hackings erfĂŒllt sein. Volz betonte in ihrem Vortrag jedoch, dass ein gestohlener Token nicht mehr zurĂŒckgefordert werden könne. Eine solche RĂŒckforderung stĂŒtze sich auf Eigentum oder eigentumsĂ€hnliche HerausgabeansprĂŒche, welche nicht auf Token anwendbar seien. WĂ€hrend sich die Referentin gegen neue Ausschliesslichkeitsrechte an Token aussprach, schlug sie als Alternative die EinfĂŒhrung einer Art KraftloserklĂ€rungsverfahren fĂŒr abhanden gekommene Token vor. Diese könne sich das bereits im Aktienrecht existierende Verfahren anlehnen. Damit könne ein verlorener, gestohlener oder anderweitig abhanden gekommener Token durch die Glaubhaftmachung der ursprĂŒnglichen VerfĂŒgungsmacht fĂŒr kraftlos erklĂ€rt und ein neuer Token ausgegeben werden. GemĂ€ss der Referentin steht es jedoch noch in den Sternen, ob Kunst-Token so salonfĂ€hig werden, dass sich diese privatrechtlichen Anpassungen aufdrĂ€ngen.
VI. Panel- und Podiumsdiskussion
Die Panel- und Podiumsdiskussion mit den Referierenden wurde durch Art Advisor Georg Bak und Prof. Dr. Anna Maria Loffredo von der KunstuniversitĂ€t Linz ergĂ€nzt. In diesem Kreis konnten zunĂ€chst noch einige wichtige technische Fragen geklĂ€rt werden – etwa, dass digitale Werke aufgrund des begrenzten Speicherplatzes nur in den seltensten FĂ€llen «on chain» und so gewissermassen im NFT selbst gespeichert werden können. Damit existiere die digitale Kunst meist separat vom NFT und habe insoweit mit den ĂŒblichen Problemen der digitalen Kunst zu kĂ€mpfen, wie beispielsweise dem Veralten von Dateiformaten, fehlerhaften Links oder dem Verschwinden der mit einem Link verknĂŒpften Ursprungsquelle. So zeigte sich in der Diskussion rasch, dass Transaktionen von NFT eine solide vertragliche Grundlage erfordern. Dabei mĂŒssen die UmstĂ€nde des Einzelfalls berĂŒcksichtigt werden, obwohl die existierenden NFT-MarktplĂ€tze durchaus fĂŒr eine gewisse Standardisierung zu sorgen scheinen. Vertraglich zu regeln ist auch immer der Umgang mit den Urheberrechten an der digitalen Kunst, welche grundsĂ€tzlich von der Existenz eines NFT nicht tangiert werden. In den Vordergrund rĂŒckte sodann die Thematik der NFTs als «Klimakiller»: FrĂŒh warf die Frage auf, wie realistisch es sei, dass Non-Fungible Tokens bald auf einer energieeffizienteren Blockchain ausgegeben werden, womit eine umweltfreundlichere Lösung in Sicht wĂ€re. Daraufhin bestĂ€tigte zunĂ€chst Stiller, dass die Ethereum-Blockchain, auf welcher die NFTs in der Regel basieren, einen sehr hohen Stromverbrauch habe. Es sei jedoch falsch zu behaupten, dass Energie verschwendet werde; vielmehr gewĂ€hrleiste der Energiebedarf die hohe Sicherheit der Blockchain. GemĂ€ss Stiller gibt es jedoch keine ihm bekannten Entwicklungen, durch welche die NFTs umweltfreundlicher ausgestaltet werden sollen. Auch der schon lĂ€nger angekĂŒndigte Wechsel der Ethereum-Blockchain auf einen «proof of stake»-Konsensmechanismus lasse weiterhin auf sich warten. Die Diskussionsteilnehmenden waren sich einig, dass frĂŒher oder spĂ€ter eine klimavertrĂ€glichere Lösung gefunden werden mĂŒsse. Loffredo wies ergĂ€nzend darauf hin, dass in punkto Umweltfreundlichkeit auch fĂŒr die analoge Kunstwelt grosser Behandlungsbedarf bestehe. Dieser Überlegung stimmte MĂŒller zu und erwĂ€hnte, dass insbesondere der Transport von Kunstwerken zu hohen Emissionen fĂŒhre. Kontroverser diskutiert wurde schliesslich die Frage, ob das Privatrecht NFT besser berĂŒcksichtigen und sich entsprechend anpassen mĂŒsse. Dabei ging es zum einen um die Frage, ob fĂŒr NFT aufgrund deren ExklusivitĂ€t ein Ausschliesslichkeitsrecht gewĂ€hrt werden solle. Zum anderen, ob der Gesetzgeber in Bezug auf NFT-Transaktionen nicht weitere (z.T. berechtigte) Erwartungen der Parteien schĂŒtzen solle – etwa, dass bei einem NFT-Kauf auch weitere Rechte, insbesondere das Urheberrecht am digitalen Werk ĂŒbergehen. WĂ€hrend Zellweger-Gutknecht beides im Grundsatz bejahte, war Volz zurĂŒckhaltender und wollte vorerst keinen Anpassungsbedarf erkennen. Die von InterdisziplinaritĂ€t geprĂ€gte Tagung ermöglichte nicht nur zwischen den Referierenden einen gehaltvollen Wissens- und Informationsaustausch, sondern auch mit den Teilnehmenden. Äusserst interessant war zu beobachten, wie das Thema Kunst-Token aus verschiedenen Blickwickeln – Technik, Kunst und Recht – beleuchtet werden konnte und diese drei Ebenen schliesslich in der Podiumsdiskussion zusammengefĂŒhrt wurden. Ob es sich dabei lediglich um einen Hype handelt oder nicht, lĂ€sst sich auch nach dieser Tagung nicht mit Sicherheit beantworten, jedoch steht fest, dass es sich lohnt die Entwicklung von Kunst-Token weiter zu beobachten, sei es aus der Sicht eines Kunstkenners oder auch aus juristischer oder technischer Warte. Fussnoten:
1
FINMA, Wegleitung fĂŒr Unterstellungsanfragen betreffend Initial Coin Offerings (ICOs), 16. Februar 2018.
2
Bericht des Bundesrates zu virtuellen WĂ€hrungen in Beantwortung der Postulate Schwaab (13.3687) und Weibel (13.4070) vom 25. Juni 2014.
3
FINMA, FINMA veröffentlicht totalrevidierte GeldwÀschereiverordnung-FINMA, Bern 2015.
4
Bericht des Bundesrates, Rechtliche Grundlagen fĂŒr Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz vom 14. Dezember 2018.
5
S. hierzu grundlegend Corinne Zellweger-Gutknecht, Developing the right regulatory regime for cryptocurrencies and other value data, in: Sarah Green/David Fox (Hrsg.), Cryptocurrencies in Public and Private Law, Oxford 2019, S. 57–91 sowie â€čhttps://ssrn.com/abstract=3240454â€ș (17. November 2021).
6
Botschaft zum Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 27. November 2019, BBl 2020 233 ff., S. 234.






Am 24. September 2021 fand in Baden das von den PatentanwaltsverbĂ€nden VESPA und VIPS gemeinsam veranstaltete Herbstseminar zum Thema «Grenzen der Patentierbarkeit» statt. Wegen der Covid-Auflagen wurde das Herbstseminar in hybrider Form durchgefĂŒhrt, also optional vor Ort mit Zertifikatspflicht oder ĂŒber Videokonferenz. Nach anderthalb Jahren von reinen Online-Veranstaltungen nahmen knapp 60 Teilnehmende gerne die Gelegenheit zum persönlichen Treffen und direkten GesprĂ€ch wahr. Weitere ca. 40 Teilnehmende wohnten dem Seminar online bei. Le sĂ©minaire d’automne organisĂ© conjointement par les associations de conseils en brevets VESPA et VIPS sur le thĂšme «Limites de la brevetabilité» a eu lieu le 24 septembre 2021 Ă  Baden. En raison des contraintes liĂ©es au COVID, le sĂ©minaire d’automne a Ă©tĂ© organisĂ© sous une forme hybride, c’est-Ă -dire en prĂ©sentiel avec certificat obligatoire, ou par vidĂ©oconfĂ©rence. AprĂšs un an et demi de manifestations exclusivement en ligne, prĂšs de 60 participants ont saisi l’occasion d’une rencontre personnelle et d’un dialogue direct. Une quarantaine d’autres participants ont assistĂ© au sĂ©minaire en ligne.
Zacharias Stelzer, Dr. sc. ETH ZĂŒrich, EuropĂ€ischer Patentanwalt, ZĂŒrich. Christian Berk, Dr. sc. ETH ZĂŒrich, Patentingenieur, ZĂŒrich.
I. Funktionsorientierte Betrachtung der PatentierungsausschlĂŒsse im EPÜ
Einleitend nahm Prof. Martin Stierle von der UniversitĂ€t Luxemburg die Teilnehmenden mit auf eine Reise in den «akademischen Elfenbeinturm» und beleuchtete die im EPÜ vorgesehenen PatentierungsausschlĂŒsse vor dem Hintergrund der Funktion (dem Zweck) des Patentsystems (Patentfunktionslehre). ZunĂ€chst wurden die klassischen Patenttheorien nach Machlup verglichen. Diese wurden in «deontologische Theorien» (Fokus auf Ethik, Fairness) und «utilitaristische Theorien» (Fokus auf Gemeinwohl) unterteilt, wobei letztere heute in der Lehrmeinung vorherrschen. In diesem Sinne wird das Patentsystem als Anreizinstrument verstanden, welches sich im Spannungsfeld zwischen «dynamischer Effizienz» (Anreizsetzung durch GewĂ€hrung eines Monopols) und «statischer Ineffizienz» (Nutzungsrestriktion eines öffentlichen Gutes) bewegt. Ziel des Patentsystems ist demnach die Schaffung technischen Fortschritts; es ist somit zunĂ€chst wertneutral. PatentierungsausschlĂŒsse im engeren Sinne finden sich in Art. 53 EPÜ, solche im weiteren Sinne in Art. 52 (2), (3) EPÜ. WĂ€hrend Art. 52 (2), (3) EPÜ aus der Funktion des Patentsystems abgeleitet werden können (mangelnde TechnizitĂ€t als Gemeinsamkeit), werden fĂŒr Art. 53 EPÜ patentfunktionsexterne GrĂŒnde herangezogen (Beitrag zum technischen Fortschritt prinzipiell gegeben). Diese ergeben sich beispielsweise aus ethischen ErwĂ€gungen (Ethikvorbehalt; Art. 53 (a) EPÜ) oder einer gewĂŒnschten Privilegierung der Heilberufe bei der Behandlung/Diagnose (Art. 53 (c) EPÜ). Insbesondere die Grundlage fĂŒr Art. 53 (b) EPÜ war jedoch Gegenstand der anschliessenden Diskussion. Ferner wurde mit Blick auf Art. 53 EPÜ diskutiert, ob, aufgrund mangelnder Rechtfertigung aus der Funktion des Patentsystems heraus, die genannten AusschlĂŒsse entweder (i) eng auszulegen oder gar (ii) ersatzlos zu streichen seien und sich die gewĂŒnschten Wirkungen nicht auf andere Weise erreichen liessen. Beispielhaft wurde diskutiert, ob eine Privilegierung der Heilberufe nicht zielgerichteter durch eine Schrankenregelung, d.h. einer Ausnahme vom Verletzungstatbestand, zu erreichen sei (vgl. CH: Art. 9 PatG). Auf die theoretische Auseinandersetzung mit den PatentierungsausschlĂŒssen im EPÜ folgten VortrĂ€ge zu Fragen der Patentierbarkeit computerimplementierter und biotechnologischer Erfindungen.
II. Patentierbarkeit von kĂŒnstlicher Intelligenz
Die Grenzen der Patentierbarkeit im Bereich der kĂŒnstlichen Intelligenz (artificial intelligence, AI) und der Software im Allgemeinen wurden in drei VortrĂ€gen beleuchtet. Diese beschĂ€ftigten sich eingehend mit den diesbezĂŒglichen Vorgaben in Europa, China und den USA.
1. China
In einem ersten Vortrag referierte Prof. Jyh-An Lee von der Chinese University of Hong Kong zum Thema «When AI Meets Patents in China». Als Einleitung prĂ€sentierte er |einige ArtikelĂŒberschriften und Statistiken, aus denen das starke Wachstum in China im Bereich AI in den vergangenen Jahren hervorgeht. GemĂ€ss Prof. Jyh-An Lee werden in China – rein zahlenmĂ€ssig – mehr Patentanmeldungen zu AI eingereicht und mehr wissenschaftliche Artikel zu dem Thema zitiert als in den USA oder Europa. Ausserdem ist gemĂ€ss seinen Darstellungen auch die Anwendung von AI in chinesischen Unternehmen verbreiteter. Software und mathematische Verfahren an sich – und somit auch AI Algorithmen ohne spezifische Anwendung – werden in China als «Regeln und Verfahren fĂŒr geistige AktivitĂ€ten» interpretiert. Diese sind gemĂ€ss dem chinesischen Patentgesetz und den PrĂŒfungsrichtlinien nicht patentierbar. Als Beispiel fĂŒr einen nicht-patentierbaren Anspruch brachte Prof. Jyh-An Lee ein «Trainingsverfahren fĂŒr einen Klassifikator einer Support Vector Machine (SVM) basierend auf ĂŒberwachtem Lernen» aus der Patentanmeldung Nr. 201320231254.4: Ohne Anwendung auf eine spezifisches technisches Feld oder spezifische Daten seien dies blosse «Regeln und Verfahren fĂŒr geistige AktivitĂ€ten». Als Kriterium fĂŒr die Patentierbarkeit von Software-Erfindungen nennen die PrĂŒfungsrichtlinien von 2020 den «triple technical requirements» Test, wonach eine technische Aufgabe durch eine technische Lösung mit einem technischen Effekt gelöst werden muss. Gerade letzteres scheint ein zentraler Punkt zu sein: Sowohl fĂŒr die Erfindung als auch fĂŒr die Patentanmeldung muss der technische Effekt gegeben sein. Als Beispiel fĂŒr einen patentierbaren Anspruch brachte Prof. Jyh-An Lee ein «Verfahren fĂŒr zielgerichtetes Werben auf Basis von Big Data zu Nutzer-Gewohnheiten in einer Region». Das beanspruchte System kann VerkĂ€ufer benachrichtigen, ihr Lager an bestimmten Produkten aufzustocken, welche die Kunden bald kaufen werden. Ausserdem kann das System die Kunden benachrichtigen, diese Produkte zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind. Offenbar könnten in Zukunft noch deutlich mehr Computer-Programme fĂŒr patentierbar erachtet werden. So ist eine ErgĂ€nzung der PrĂŒfungsrichtlinien vorgesehen, nach der alle Merkmale eines Anspruchs als Ganzes angeschaut werden mĂŒssen. Nicht-technische Merkmale, z.B. Merkmale bezĂŒglich eines Algorithmus oder einer GeschĂ€ftsmethode, könnten demnach nicht vernachlĂ€ssigt werden, wenn sie in Verbindung mit den technischen Merkmalen des Anspruchs eine technische Aufgabe lösen. Beim Thema «AI als Erfinder?» dĂŒrfte China aber beim bisherigen Standpunkt bleiben: GemĂ€ss dem zweiten Entwurf fĂŒr die neuen PrĂŒfungsrichtlinien kann AI nicht als Erfinder genannt werden.
2. Europa
In einem zweiten Vortrag beleuchtete Patentanwalt Bastian Best die «Patentierbarkeit von CII- und KI-Erfindungen in Europa». Auch beim EuropĂ€ischen Patentamt (EPA) wĂ€chst die Zahl der Patentanmeldungen fĂŒr Computer-implementierte Erfindungen (CII), so z.B. im Bereich der digitalen Kommunikation in 2020 um 1%. Im Bereich der reinen AI Algorithmen («Core AI») bleiben die absoluten Zahlen trotz Wachstum aber niedrig. Als ein möglicher Grund wurde gerade fĂŒr das EPA eine «kulturelle Voreingenommenheit» oder gar «Feindseligkeit» gegenĂŒber der Patentierung von Software und AI-bezogenen Technologien genannt. Software ist in Europa (nur) dann patentierbar, wenn sie ein technisches Problem auf nicht naheliegende Weise löst. So ist eine zentrale Voraussetzung fĂŒr die Patentierbarkeit gemĂ€ss Art. 52(1) EPÜ, dass die Erfindung sich auf ein Gebiet der Technik bezieht. Der Technik-Begriff wurde dabei bewusst offengelassen, damit er an die fortschreitende Entwicklung anpassbar ist. Gleichzeitig sind nach der «Blacklist» von Art. 52(2) EPÜ mathematische Methoden, Programme fĂŒr Datenverarbeitungsanlagen und die Wiedergabe von Informationen «als solche» von der Patentierung ausgeschlossen. Anschaulich gesprochen stehen sich beim EPA gemĂ€ss Bastian Best also technische und nicht-technische Software gegenĂŒber. Die erste HĂŒrde lĂ€sst sich in den meisten FĂ€llen leicht ĂŒberwinden: Wenn die Software, z.B. der AI Algorithmus, auf einem Computer implementiert ist, entkommt sie nach dem «any hardware»-Ansatz den «Blacklist»-Kategorien von Art. 52 (2) EPÜ. Um die erste HĂŒrde zu ĂŒberwinden, genĂŒgt es also, das «magische» Wort «computer-implemented» in den Anspruch zu schreiben. In der Praxis ist eher die zweite HĂŒrde problematisch, nĂ€mlich ob die Software ein technisches Problem löst – und dies auf nicht naheliegende Weise. Die Herangehensweise des EPA bei der Beurteilung von Software-Erfindungen ist zwar dogmatisch einfach und stellt gemĂ€ss dem Vortragenden ein schlankes Framework dar, mit dem man in der Praxis umgehen kann. Die grundlegende Frage bleibt aber bestehen: Was ist ein «technisches Problem»? Hierzu hat das EPA eine reichhaltige Rechtsprechung entwickelt, deren GrundzĂŒge mittlerweile in den «Richtlinien fĂŒr die PrĂŒfung» des EPA abgebildet sind. So befasst sich der dortige Abschnitt G-II, 3.3 mit mathematischen Methoden und gibt Beispiele fĂŒr einen technischen Zweck einer mathematischen Methode. Auch zu AI und maschinellem Lernen Ă€ussern sich die Richtlinien: Diese basieren gemĂ€ss RiLi G-II, 3.3.1 auf Rechenmodellen und Algorithmen, die «per se von abstrakter mathematischer Natur [sind], unabhĂ€ngig davon, ob sie anhand von Trainingsdaten â€čtrainiertâ€ș werden können». Insofern stellt sich die Frage nach dem technischen Zweck hier in gleicher Weise. Als Leitlinie fĂŒr den Praktiker stellte Bastian Best zwei Fallgruppen vor, in denen ein Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung vom EPA anerkannt wird, nĂ€mlich wenn die mathematische Methode «auf ein Gebiet der Technik angewandt und/oder fĂŒr eine spezifische technische Umsetzung angepasst wird» (RiLi G-II, 3.3). FĂŒr eine Erfindung, in welcher AI zum Einsatz kommt, könnte dies bedeuten, dass ein entsprechender Patentanspruch entweder auf eine bestimmte Anwendung der AI eingeschrĂ€nkt sein oder eine enge Verwebung von Software und Hardware betreffen muss, z.B. eine CPU/GPU-Aufteilung. Als nicht-patentierbares Gegenbeispiel wurde T 0022/12 «Spam classification/Microsoft» vorgestellt. In diesem Fall entschied die |betreffende Beschwerdekammer des EPA, dass die Klassifizierung von Nachrichten – auch von E-Mails – abhĂ€ngig von ihrem Inhalt per se nicht technisch ist. Insgesamt wĂŒnschte sich Bastian Best mehr ProgressivitĂ€t vom EPA bei der Beurteilung der Patentierbarkeit von AI-Anwendungen, da sonst nĂŒtzliche Tools wie der obige AI-basierte Spam Filter von der Patentierung ausgeschlossen bleiben. Mithin warf der Vortragende die Frage auf, ob AI tatsĂ€chlich «abstrakte Mathematik» sei, und wĂŒnschte sich zur KlĂ€rung dieser Frage weitere BeschwerdefĂ€lle. Zum Abschluss kam auch die Entscheidung G1/19 vom MĂ€rz 2021 als neuer Standard fĂŒr die Patentierung von CII zur Sprache: Nach dem TechnikverstĂ€ndnis der Grossen Beschwerdekammer des EPA sei eine «direkte Verbindung mit der physischen RealitĂ€t» zwar nicht zwingende Voraussetzung fĂŒr die Patentierung, reiche in vielen FĂ€llen jedoch aus. WĂ€hrend reine Software und insbesondere «Core AI» also nicht patentierbar bleiben, bleibt es bei den weiteren (Grenz-)FĂ€llen spannend fĂŒr den Praktiker im Umfeld von (technischer) Software und AI-Anwendungen.
3. USA
Im dritten Vortrag zum Themenblock «AI Erfindungen» gab der US Patentanwalt Ryan N. Phelan, J.D., MBA, einen Überblick ĂŒber die derzeitige Situation in den USA. In einer vergleichenden GegenĂŒberstellung mit den Richtlinien des EPA stellte er den aktuellen PrĂŒfungsansatz des USPTO vor. GemĂ€ss dem Manual of Patent Examining Procedure (MPEP 2106, R-10.2019) ist ein «Subject Matter Eligibility Test» vorgesehen, bei dem basierend auf der breitesten sinnvollen Interpretation des Anspruchs die folgenden Schritte geprĂŒft werden: (1) – Ist der Anspruch auf eine der vier statutarischen Kategorien gerichtet (process, machine, manufacture and composition of matter)? (2A) – Ist der Anspruch auf ein Naturgesetz, eine Naturerscheinung oder eine abstrakte Idee gerichtet (PatentierungsauschlĂŒsse, geprĂŒft in Unterschritten «Prong One» und «Prong Two»)? (2B) – Nennt der Anspruch zusĂ€tzliche Elemente, die signifikant ĂŒber die PatentierungsauschlĂŒsse hinausgehen? An den «Subject Matter Eligibility Test» schliessen sich dann die PrĂŒfung der Neuheit und der erfinderischen TĂ€tigkeit an. WĂ€hrend beim EPA die eigentliche HĂŒrde bei der Patentierung von Software und insbesondere AI Anwendungen in der PrĂŒfung der erfinderischen TĂ€tigkeit liegt (siehe oben), besteht sie nach US-Praxis im «Subject Matter Eligibility Test», insbesondere in dessen Schritt 2A/2B. Wenn ein Anspruch auf CII oder AI durch korrekte Formulierung entsprechend der vier statutarischen Kategorien den Test-Schritt 1 passiert hat, muss er in den Schritten 2A und 2B der Einordnung als «abstrakte Idee» entgehen bzw. signifikant ĂŒber eine «abstrakte Idee» hinausgehen, um als «patent eligible» beurteilt zu werden. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass offenbart wird, dass die Erfindung einen zugrundeliegenden Computer verbessert. Alternativ kann z.B. gezeigt werden, dass die Erfindung eine bestimmte Maschine (ausserhalb des Computers) nutzt oder steuert. Trotz unterschiedlicher PrĂŒfungsschritte im Vergleich zum EPA ist es auch nach US-Praxis ratsam, technische Effekte der Software in der Anmeldung explizit vorzubringen. Im Sinne einer Leitlinie fĂŒr einen erfolgreichen Patentanspruch auf eine AI-bezogene Erfindung identifizierte Ryan N. Phelan drei Merkmalstypen, die den Anspruch ĂŒblicherweise «patent eligible» machen: (1) das Pre-Processing von Trainingsdaten, z.B. das Generieren von spezifischen DatensĂ€tzen; (2) der Trainingsprozess, z.B. welcher Algorithmus angewendet wird und/oder Verbesserungen im Algorithmus; (3) die Verwendung der trainierten Modelle, z.B. um eine Maschine zu steuern oder spezifische Ergebnisse zu erzeugen. Als Beispiel wurde u.a. ein Verfahren zum Trainieren eines neuronalen Netzes zur Gesichtserkennung aus der 2019 Patent Eligibility Guidance des USPTO besprochen. Der Anspruch auf ein entsprechendes Computer-implementiertes Verfahren umfasst Merkmale der obigen Typen (1) und (2) und wurde entsprechend als «patent eligible» eingestuft. Zusammenfassend hilft es bei der Patentierung von CII oder AI also (auch) in den USA, die obigen konkreten Merkmale einerseits zu beanspruchen und andererseits in der Beschreibung samt technischer Wirkung und praktischer Anwendung detailliert aufzufĂŒhren. Ein funktionaler Begriff wie z.B. «a machine learning engine» im Anspruch reicht nicht aus, um den «Subject Matter Eligibility Test» zu bestehen. Ein interessanter Aspekt zur US-PrĂŒfung wurde in der Diskussion nĂ€her beleuchtet: Da mathematische Konzepte gemĂ€ss MPEP in die Kategorie «abstrakte Idee» fallen, sollten mathematische Formeln in AnsprĂŒchen – zumal in unabhĂ€ngigen AnsprĂŒchen – nach Möglichkeit vermieden werden.
III. Patentierbarkeit von biotechnologischen Erfindungen
1. PatentierungsausschlĂŒsse und Ausnahmen im Bereich Life Science
Zum Einstieg in den Themenblock «Biotechnologie» gab Dr. Michael A. Kock den Anwesenden einen Überblick ĂŒber die PatentierungsausschlĂŒsse und Ausnahmen im Bereich Life Science und ordnete diese in das Spannungsfeld zwischen «dynamischer Effizienz» und «statischer Ineffizienz» ein. Wie eingangs erwĂ€hnt beziehen sich PatentierungsausschlĂŒsse auf Erfindungen, die trotz ErfĂŒllung der allgemeinen Patentierungserfordernisse als nicht patentfĂ€hig eingestuft werden. Ausnahmen von der Wirkung des Patents hingegen beziehen sich auf Handlungen, die trotz kommerziellen Charakters ein Patent nicht verletzen. Ausgangspunkt der Betrachtungen war der berĂŒhmte Leitsatz des US Supreme Courts im Fall Diamond v Chakrabarty (1980): «Anything under the sun that is made by man» is patentable; allerdings garniert mit dem Beisatz: «  wĂ€re es doch so einfach!» |Als erstes wurde die Frage nach natĂŒrlich vorkommendem biologischem Material erörtert. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Patentierungsausschluss im klassischen Sinne, sondern vielmehr um eine Anwendung des Neuheitskriteriums. GemĂ€ss US-Rechtsprechung (133 S. St. 2107 «Myriad Genetics, Inc.» und ff.) kann solches Material nicht neu sein. Nicht als natĂŒrlich vorkommend gilt jedoch insbesondere cDNA, d.h. aus RNA hergestellte DNA ohne Introns (nicht kodierende Sequenzen, die in natĂŒrlich vorkommender DNA vorhanden sind). In Europa und China hingegen kann Neuheit hergestellt werden durch die Herstellung oder Isolierung eines biologischen Materials aus der natĂŒrlichen Umgebung mittels eines technischen Verfahrens (R. 27(1) EPÜ). Der zweite Themenblock betraf die PatentierungsausschlĂŒsse im Gesundheitsbereich. ZunĂ€chst wurden PatentierungsausschlĂŒsse betreffend höhere Lebensformen und die diesbezĂŒglich divergierende Rechtsprechung in Kanada und Europa diskutiert. WĂ€hrend in Kanada ein transgenes Tier (d.h. ein Tier, das zusĂ€tzlich Fremdgene im Genom trĂ€gt) generell nicht patentfĂ€hig ist, bezieht sich Art. 53 (b) EPÜ lediglich auf Tierrassen und Pflanzensorten, nicht jedoch auf Tiere und Pflanzen allgemein (G1/98). Offen bleibt damit jedoch die Frage nach der Anwendbarkeit von Art. 53 (a), nĂ€mlich die Frage, ob die gewerbliche Verwertung solcher Tiere gegen die öffentliche Ordnung verstosse (T 19/90; «Onco-mouse»). Im vorliegenden Fall wurde das Patent schliesslich auf Grund des grossen Nutzens der Erfindung fĂŒr die Gesellschaft erteilt (R. 28 (d) EPÜ). Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung ist in Europa (R. 29 (1) EPÜ) sowie den meisten anderen Jurisdiktionen (einschliesslich USA) von der Patentierung ausgeschlossen. Unterschiede gibt es jedoch im Hinblick auf die Patentierbarkeit von Erfindungen mit Bezug zu humanen embryonalen Stammzellen (hESZ). In Europa sind Erfindungen generell nicht patentfĂ€hig, die am Anmeldetag die Zerstörung menschlicher Embryos zwingend voraussetzen (G 2/06), wobei der Zeitpunkt der Zerstörung irrelevant ist (T 2221/10). PatentfĂ€hig sind jedoch menschliche pluripotente Stammzellen, inkl. hESZ, sowie deren Verwendung oder davon abgeleitete Erzeugnisse, sofern (i) das effektive Anmeldedatum an oder nach dem 05. Juni 2003 (VerfĂŒgbarkeit eines Protokolls zur parthenogenetischen Aktivierung) liegt und (ii) die hESZ von parthenogenetisch aktivierten Oocyten stammen (T 0385/14). GemĂ€ss EPA-Richtlinien (Teil G, Kapitel II-41) ist eine Parthenote (kĂŒnstlich aktivierte, unbefruchtete Eizelle, aus welcher sich jedoch kein lebensfĂ€higer menschlicher Embryo entwickeln kann) weder als menschlicher Körper in einer Phase seiner Entstehung und Entwicklung noch als einer seiner Bestandteile anzusehen. Ebenfalls patentfĂ€hig sind fetale und post-natale menschliche Zellen, fĂŒr die Verwendung mit hESZ entwickelte Kulturmedien und Vorrichtungen, sowie Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden (EU Dir. 98/44/EC, rec. 42). In der Schweiz hingegen sind «Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen Keimguts und die damit erzeugten Parthenoten» explizit von der Patentierung ausgeschlossen (Art. 2 (c) PatG; europĂ€ische Patente mit Wirkung fĂŒr die Schweiz sind jedoch gĂŒltig). In den USA liegt die HĂŒrde fĂŒr die Patentierung von hESZ in der ErfĂŒllung des Neuheitskriteriums (natĂŒrlich vorkommendes biologisches Material, «Product-of-Nature»). In den USA patentfĂ€hig sind Stammzellen jedoch dann, wenn sie sich von den natĂŒrlich vorkommenden Stammzellen deutlich unterscheiden («markedly different»). Diagnostizierverfahren sind in Europa von der Patentierung ausgeschlossen, jedoch nur wenn alle der in G1/04 definierten technischen Schritte am menschlichen oder tierischen Körper durchgefĂŒhrt werden. Reagenzien, Primer, Kontrastmittel, Biomarker etc. zur Anwendung in diagnostischen Verfahren sind in Europa patentierbar. In den USA ist die PatentfĂ€higkeit von Primern und Biomarkern jedoch in Folge des o.g. Myriad-Urteils (132 S. Ct. 1794) beschrĂ€nkt. In den USA können Primer jedoch patentfĂ€hig sein, wenn diese spezielle Modifikationen enthalten. Hierbei darf es sich jedoch nicht um Routinemodifikationen handeln. Der Patentierungssausschluss bzgl. Verfahren zur chirurgischen Behandlung ist in Europa hingegen weiter auszulegen als jener betreffend Diagnostizierverfahren (G1/07). Ein chirurgisches Verfahren ist demnach bereits als nicht-patentfĂ€hig einzustufen, wenn es auch nur ein Merkmal enthĂ€lt, das eine physische TĂ€tigkeit oder Massnahme definiert, die einen Verfahrensschritt zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers darstellt (im Unterschied zu allen technischen Schritten gem. G1/04). Eine tatsĂ€chliche Beteiligung eines Mediziners ist jedoch nicht notwendig. Verfahren zur kosmetischen Behandlung sind jedoch patentfĂ€hig (T 0144/83). Zum Abschluss des Vortrags wurden Handlungen besprochen, die von der Wirkung des Patents ausgenommen sind (CH: Schranken gem. Art. 9 PatG). Hier wurde insbesondere das Forschungsprivileg hervorgehoben, d.h. Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken zur Gewinnung von Erkenntnissen ĂŒber den Gegenstand einer Erfindung und deren Verwendung (auch zu kommerziellen Zwecken, z.B. Studien zur Zulassung eines Generikums).
2. Neue Entwicklungen in China
Im Anschluss wurden die mit der Revision des chinesischen Patentgesetzes verbundenen Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich erörtert. Vortragende zu diesem Thema war die auf China spezialisierte PatentanwĂ€ltin Jennifer Che. In einem ersten Schritt wurde die historische Entwicklung des chinesischen Gesundheitsbereichs beleuchtet. Dabei wurde der Frage nachgegangen, warum westliche Pharmafirmen in der Vergangenheit keinen Fokus auf den chinesischen Markt gelegt haben. HierfĂŒr wurden insbesondere drei GrĂŒnde ausfindig gemacht: 1) Es wurden nur relativ enge PatentansprĂŒche gewĂ€hrt, die durch eine breite Datengrundlage gestĂŒtzt sein mussten; 2) Schwierigkeiten beim Eintritt auf den chinesischen Markt, z.B. durch vorgeschriebene Partnerschaften mit chinesischen Unternehmen; 3) Unsicherheiten in Bezug auf die Durchsetzung der IP Rechte In der Folge kam es zu einem Mangel an innovativen Arzneimitteln auf dem chinesischen Markt. Um diesen Mangel zu beheben, wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Reformen angestrengt. Ein Meilenstein war die Schaffung eines auf geistiges Eigentum spezialisierten Gerichtswesens, inklusive der Schaffung eines auf ErgĂ€nzende Schutzzertifikate spezialisierten Gerichtshofs. Ein weiterer Meilenstein war die vierte Revision des Patentgesetzes, welches am 1. Juni 2021 in Kraft trat und neue Möglichkeiten zum Schutz geistigen Eigentums speziell fĂŒr den Gesundheitsbereich schafft. Auch wenn bisher nur ein Entwurf der neuen Richtlinien veröffentlicht wurde und somit die Umsetzung der neuen Massnahmen im Detail noch offen ist, fasste die Vortragende vorab die Neuerungen wie folgt zusammen: Patent Term Compensation: VerlĂ€ngerung der Patentlaufzeit als Kompensation fĂŒr eine durch das chinesische Patentamt (CNIPA) verschuldete, unangemessen lange PrĂŒfungsdauer (Ă€hnlich zu USA). Derzeit ist allerdings noch nicht im Detail geklĂ€rt, unter welchen Kriterien eine verzögerte PrĂŒfung als selbstverschuldet betrachtet wird (Richtlinien sind noch nicht veröffentlicht). Patent Term Extension: LaufzeitverlĂ€ngerung fĂŒr Patente betreffend einen in einem neuen Arzneimittel enthaltenen (i) Wirkstoff als solchen (Stoffschutz), (ii) Verfahren zu dessen Herstellung oder (iii) dessen medizinischer Verwendung, als Kompensation fĂŒr das Durchlaufen eines Zulassungsverfahrens; Ă€hnlich zu ergĂ€nzenden Schutzzertifikaten in Europa: maximale LaufzeitverlĂ€ngerung 5 Jahre bzw. bis maximal 14 Jahre nach der Zulassung (Europa maximal 5 Jahre bzw. 15 Jahre nach Zulassung). Design Patents: Im Unterschied zu Europa sind die Schutzrechte fĂŒr Designs in China im Rahmen des Patentgesetzes geregelt. Die Revision des Patentgesetzes erleichtert die Inanspruchnahme auslĂ€ndischer PrioritĂ€ten fĂŒr Design-Anmeldungen in China und erweitert die Schutzmöglichkeiten. Patent Linkage: Zusammenarbeit der nationalen Zulassungsbehörde (NMPA) und des Patentamtes (CNIPA) zur Schaffung eines Registrierungssystem fĂŒr Patente zu zugelassenen Arzneimitteln, inkl. Biologika (Ă€hnlich zu «Orange Book» der FDA). Die Registrierung der Patente vereinfacht die Durchsetzung der IP-Rechte gegenĂŒber Generikaherstellern («declatory judgement action»). Höhere Schadenersatzforderungen bei Patentverletzung: Der gesetzliche Schadenersatzanspruch wurde signifikant erhöht (bis zu 5-fach höher als zuvor). Zudem sind nun ĂŒber den gesetzlichen Schadenersatzanspruch hinausgehende Forderungen bei vorsĂ€tzlicher Patentverletzung möglich (bis zu 5-facher gesetzlicher Schadenersatz). Ferner kann zukĂŒnftig im Patentverletzungsverfahren auf Beweise des KlĂ€gers zur Ermittlung des Schadenersatzanspruchs zurĂŒckgegriffen werden, falls der Beklagte keine glaubwĂŒrdigen Beweise vorlegen kann. Weitere Änderungen: (i) Flexibilisierung der Regelungen bei Arbeitnehmererfindungen (ii) EinfĂŒhrung einer sechsmonatigen Schonfrist fĂŒr nicht neuheitsschĂ€dliche Veröffentlichungen bei aussergewöhnlichen nationalen Notlagen (iii) Möglichkeit zum Einreichen einer (ex nunc) widerrufbaren ErklĂ€rung einer «open license» (Ă€hnlich zu DE: LizenzbereitschaftserklĂ€rung an jedermann zu angemessenen LizenzgebĂŒhren nach § 23 PatG); im Gegenzug ist eine Verringerung oder Befreiung von JahresgebĂŒhren möglich (iv) VerjĂ€hrungsfrist fĂŒr Patentverletzungsklagen wird von zwei auf drei Jahre erhöht
IV. Fazit
Die VESPA-Tagung bot einen breiten Überblick der PatentierungsausschlĂŒsse sowie hilfreiche Informationen zu aktuellen Entwicklungen bei der Patentierbarkeit von AI- und biotechnologischen Erfindungen, insbesondere in Europa, China und den USA. In den VortrĂ€gen sowie den Diskussionen klang verschiedentlich der Wunsch durch, Innovationen in diesen Fachgebieten mehr zu honorieren, indem z.B. durch Anpassung der PrĂŒfungskriterien ein breiterer Schutzumfang ermöglicht wird. Als Gegenposition wurde vertreten, dass es rechtspolitisch sinnvoll sein könnte, einen ĂŒberbreiten Patentschutz zu vermeiden, da ansonsten spĂ€ter ein anderes Korrektiv, z.B. das Wettbewerbsrecht, zur Beseitigung unerwĂŒnschter Auswirkungen herangezogen werden mĂŒsse.




Bericht ĂŒber den Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 27. und 28. August 2021
Der diesjĂ€hrige Ittinger Workshop des Instituts fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) zum Kennzeichenrecht fand traditionsgemĂ€ss in der Kartause Ittingen statt. Geleitet wurde die Tagung zum Thema des Wertes der eingetragenen Marke von Michael Ritscher, wĂ€hrend Christoph Gasser fĂŒr die Organisation verantwortlich war. Die Tagung wurde zu Ehren von Eugen Marbach abgehalten. Cette annĂ©e, l’atelier d’Ittingen de l’Institut pour la protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle (INGRES) sur le droit des marques s’est tenu traditionnellement Ă  la Kartause d’Ittingen. La session sur la valeur de la marque enregistrĂ©e Ă©tait prĂ©sidĂ©e par Michael Ritscher, tandis que Christoph Gasser était responsable de l’organisation. La rĂ©union a Ă©tĂ© organisĂ©e en l’honneur de Eugen Marbach.
Franziska Gall, MLaw, LL.M, ZĂŒrich. Saskia Markiewicz, MLaw, ZĂŒrich.
I. Einleitung
In seinen einleitenden Worten erlĂ€uterte Ritscher (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) zunĂ€chst die Relevanz der Eintragung eines Zeichens als Marke im Widerspruchs-, Verletzungs-, Nichtigkeits- sowie im Strafverfahren. Obwohl eine Marke in der Schweiz einer strengen PrĂŒfung auf absolute SchutzausschlussgrĂŒnde hin unterworfen wird, kann diese in einem Widerspruchsverfahren u.U. als «todschwach» einen Schutz nur gegen identische Zeichen erhalten (siehe Urteil des BVGer «Meister»/«ZeitMeister») und im Zivilprozess, selbst im Summarverfahren, und anders etwa als ein bloss hinterlegtes Design keine gesetzliche Vermutung der RechtsbestĂ€ndigkeit geniessen. Dies ist anders als etwa bei einer deutschen oder einer US-amerikanischen Marke selbst dann, wenn sie schon seit Jahrzehnten fĂŒr die Schweiz eingetragen und benutzt worden ist.
II. Markenrechte als Teil der Eigentumsgarantie
GemĂ€ss Felix Uhlmann (Advokat, UniversitĂ€t ZĂŒrich) unterscheidet sich die Eigentumsgarantie in Art. 26 BV in ihrer Konstruktion von anderen Grundfreiheiten wie z.B. der Wirtschaftsfreiheit. So erfolgt im Rahmen der Wertgarantie zusĂ€tzlich die PrĂŒfung eines EntschĂ€digungsanspruchs i.S.v. Art. 26 Abs. 2 BV. Im Urteil BGE 140 III 297 ff. E. 5.1, «Keytrader» hielt das Bundesgericht bezĂŒglich der NichtigerklĂ€rung einer eingetragenen Marke fest, dass die Eigentumsgarantie das Eigentum nur mit dem Inhalt gewĂ€hrleistet, den es nach Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat, und dass sie grds. keinen Schutz gegen deren Änderung bietet. Uhlmann fĂŒhrte aus, dass die Eigentumsgarantie und das Markenrecht grds. nicht viel miteinander zu tun haben, und zweifelte an, ob diese ErwĂ€gung des BGer den tatsĂ€chlichen UmstĂ€nden gerecht wird. Fraglich ist insbesondere, wie umstrittene bzw. unsichere (faktische) Rechtspositionen (und Vermögen) im Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie geschĂŒtzt sind. Das BGer verfolgt eine entsprechend inkonsistente Linie. So hielt es in BGE 111 Ib 213 ff. fest, dass die verfassungsmĂ€ssige Eigentumsgarantie nur die rechtmĂ€ssige AusĂŒbung des Privateigentums schĂŒtzt. Bauten ohne rechtsgĂŒltige Baubewilligung als widerrechtliche Nutzung des Grundeigentums stehen daher nicht unter dem Schutz der Eigentumsgarantie. Hingegen stuft das BGer in BGE 130 I 360 ff. die Vernichtung beschlagnahmter Hanfpflanzen im vorliegenden Ausmass als schweren Eingriff in die Eigentumsgarantie ein. Uhlmann beanstandete, dass das BGer in BGE 140 III 297 ff. E. 5.3, «Keytrader» nicht prĂŒfte, ob das MSchG einen unverhĂ€ltnismĂ€ssigen Eingriff in die Eigentumsgarantie darstellt, weil sie bei gegebenen Voraussetzungen die NichtigerklĂ€rung einer registrierten Marke ohne zeitliche Befristung zulĂ€sst. Art. 190 BV stellt kein PrĂŒfungsverbot, sondern vielmehr ein Anwendungsgebot dar. Im Rahmen eines Exkurses fĂŒhrte er aus, dass der Vorbehalt des Völkerrechts zu keiner Korrektur fĂŒhrt, da die Schweiz das Zusatzprotokoll der EMRK zur Eigentumsgarantie nicht ratifiziert hat. Uhlmann hielt fest, dass die Überlegung, ob eine Position unter die Eigentumsgarantie fĂ€llt, nicht bedeutet, dass diese auch geschĂŒtzt wird. Vielmehr wird nur der Schutzbereich eröffnet, wobei es möglich ist, dass die Position entschĂ€digungslos beseitigt wird. Schliesslich legte Uhlmann im Zusammenhang mit BGE 131 III 480 ff. E. 3.1, «Georg Kreis» dar, dass die verfassungskonforme Auslegung auch im Zivilrecht einbezogen wird. So hielt das BGer an genannter Stelle fest, dass das SpannungsverhĂ€ltnis von Grundrechten bei der Auslegung und Anwendung von Rechtsbestimmungen (vorliegend Art. 25 URG) berĂŒcksichtigt wird. Entsprechend könnte die verfassungskonforme Auslegung auch im Markenrecht als Topos aufgenommen werden. Im Rahmen eines Entscheids ĂŒber das Kartellgesetz, namentlich BGE 135 III 60 ff. E. 3.4, «DMIF» thematisierte Uhlmann die materiellen Grundrechte als Anspruch auf eine hinreichend prĂ€zise Grundlage zur GrundrechtseinschrĂ€nkung. Die offene Formulierung im Kartellrecht fĂŒhrt regelmĂ€ssig dazu, dass die Wirtschaftsfreiheit nicht ausgeĂŒbt wird. Die geringe Dichte des Kartellgesetzes wird jedoch durch verfahrensrechtlich geschaffene Rechtssicherheit kompensiert. Im Bereich der Eigentumsgarantie stellen sich Ă€hnliche Fragen. Problematisch dabei ist insbesondere, dass von Zivilgerichten nicht so rasch eine FeststellungsverfĂŒgung verlangt werden kann wie von Behörden. In der Diskussionsrunde rĂŒgte Uhlmann die schablonenhafte Abhandlung der Eigentumsgarantie durch das BGer. GemĂ€ss Uhlmann wird der Kerngehalt der Eigentumsgarantie mit der Institutsgarantie gleichgesetzt. Eugen Marbach (Rechtsanwalt, Bern) stellte die Frage in den Raum, ob ein Institut, das sich in Luft auflösen kann, tatsĂ€chlich eine Institutsgarantie darstellen kann. Uhlmann fĂŒhrte aus, dass der Gesetzgeber die Eigentumsgarantie verletzt, wenn er die Institutsgarantie abschafft. Marbach legte dar, dass solange das Markenrecht ein funktionierendes System darstellt, der Fokus nicht auf der Institutsgarantie liegen wird. Peter Widmer (Rechtsanwalt, Bern) griff im Rahmen von BGE 139 II 176 ff. das MissverhĂ€ltnis auf, dass das BGer eine funktionierende Marke in Luft auflösen kann. Dies ist insbesondere bei UnternehmensverkĂ€ufen problematisch, wenn der Wert einer Marke beurteilt werden muss. Eric Meier (Vizedirektor des IGE und Leiter der Abteilung Marken & Designs) fĂŒhrte aus, dass die Marke nicht einfach verschwindet. So gibt es die Möglichkeit des Beweises des Herkunftsgebrauchs oder der Verkehrsdurchsetzung. Ritscher legte dar, dass die Nizza-Klassifikation fĂŒr Waren und Dienstleistungen nur beschrĂ€nkt oder gar nicht der RealitĂ€t entspricht. In BGE 140 III 297 ff., «Keytrader» kommt der tatsĂ€chliche relevante Verkehrskreis den institutionellen Anlegern gleich. Dies wĂ€re vor dem IGE wohl nicht akzeptiert worden, weil es diese Nizza-Klassifikation nicht gibt. Aufgrund dieser fehlenden Praxisrelevanz der Nizza-Klassifikation werden AnsprĂŒche regelmĂ€ssig ĂŒber das UWG durchgesetzt. Abschliessend warf Marbach die Frage auf, was die Eigentumsgarantie zum Investitionsgedanken ausfĂŒhrt. Uhlmann erinnerte daran, dass das BGer eine inkonsistente Linie fĂŒhrt. Die Eigentumsgarantie schĂŒtzt zwar Rechte, wenn das Zivilgericht eine Position aber nicht als ein Recht qualifiziert, fĂ€llt diese Position weg. Uhlmann monierte dies insofern, als auch illegale Rechte einen gewissen Schutz verdienen. Nicht nur was von einem Zivilgericht als rechtmĂ€ssig angesehen wird, soll geschĂŒtzt werden. Vielmehr muss der Investitionsgedanke berĂŒcksichtigt werden.
III. Markenrechte als wohlerworbene Rechte
JĂŒrg Simon (Rechtsanwalt, ZĂŒrich) veranschaulichte, inwiefern Markenrechte als wohlerworbene Rechte gelten. Hierzu stellte Simon vorerst die Frage nach dem Unterschied zwischen wohlverdienten und wohlerworbenen Rechten in den Raum. Auch im Parlament wurde dies im Rahmen von Art. 43 des Bundesgesetzes ĂŒber die Nutzbarmachung der WasserkrĂ€fte diskutiert. Verschiedene SpannungsverhĂ€ltnisse prĂ€gen die Thematik des wohlerworbenen Rechts. Namentlich erfolgt ein Â«ĂŒberschaubares» Registrierungsverfahren beim IGE, wĂ€hrend in der Praxis aber hĂ€ufig volle GewĂ€hr fĂŒr die Eintragung gefordert wird. Es besteht ein BedĂŒrfnis nach Bestandesschutz und Rechtssicherheit sowie ein öffentliches Interesse an der Löschung nichtiger Marken. Simon legte dar, dass im Urteil BGE 140 III 297 ff., «Keytrader» eine Eintragung fĂŒr Waren und Dienstleistungen im Jahr 1998 in die Klassen 9, 36, 38 und 42 erfolgte. Die KlĂ€gerin bezeichnete damit ihr Angebot, was Banken, EffektenhĂ€ndlern und anderen Adressaten den Handel ĂŒber das Internet erlaubt. Die Beklagte wiederum betreibt eine elektronische Handelsplattform als «Keytrade Bank». Als die Beklagte im Zivilprozess Nichtigkeitswiderklage erhob, stellte das HGer AG fest, dass es der Marke Keytrader an der originĂ€ren Unterscheidungskraft fehlt und sie sich im Verkehr nicht durchgesetzt hat und damit nichtig ist. Vor BGer machte die KlĂ€gerin einen Verstoss gegen die Eigentumsgarantie geltend, welche durch das Gericht verworfen wurde: So greift die Eigentumsgarantie nur nach Massgabe der Rechtsordnung, und es besteht kein Schutz vor Änderung der Rechtsordnung. Zudem besteht eine gesetzliche Grundlage fĂŒr die NichtigerklĂ€rung in Art. 52 MSchG. Es kann daher jederzeit festgestellt werden, ob ein Recht besteht oder nicht, was einen nachtrĂ€glichen Markenangriff ermöglicht. Damit trĂ€gt der Inhaber einer registrierten Marke «stets das Risiko, dass sich sein Zeichen in einem allfĂ€lligen Nichtigkeitsprozess nicht behaupten kann». AuslĂ€ndische, anders lautende Regeln sind irrelevant. Schliesslich legte das BGer, wie bereits im Beitrag von Uhlmann thematisiert, fĂ€lschlicherweise dar, dass das BGer im Rahmen von Art. 190 BV nicht prĂŒfen könne, ob ein Eingriff in die Eigentumsgarantie unverhĂ€ltnismĂ€ssig sei. Weiter fĂŒhrte das BGer aus, dass die Interessen der Markeninhaber ĂŒber die Verkehrsdurchsetzung i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG abgedeckt sind, wonach bei dessen Nachweis das originĂ€r nicht unterscheidungskrĂ€ftige Zeichen Schutz behĂ€lt und nicht nichtig ist. Damit wird ermöglicht, dass eine solche Marke nachtrĂ€glich Verkehrsdurchsetzung erwerben kann. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Verkehrsdurchsetzung liess das Gericht aber offen. Das Verfahren wurde zur PrĂŒfung der wettbewerbsrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG an die Vorinstanz zurĂŒckverwiesen. Abschliessend schrieb das BGer in E. 5.1 mit Verweis auf Marbach (SIWR III/1, Rz. 197), wonach mit der Registrierung kein wohlerworbener Besitzstand geschaffen wird, dass die Eintragung einer Marke kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch schafft, sondern unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter steht. Simon erlĂ€uterte, dass die Markeneintragung folglich keine RechtsbestĂ€ndigkeit geniesst. Die nachtrĂ€gliche PrĂŒfung der RechtsbestĂ€ndigkeit auf Grundlage von Art. 52 MSchG soll insbesondere öffentliche Interessen berĂŒcksichtigen. Der Eintragungsentscheid des IGE bindet die Zivilrichter nicht, und die SchutzunfĂ€higkeit kann als Einrede oder Widerklage erhoben werden. Als Folge kommt die Zweifelsfallregel zur Anwendung, wonach eine Marke im Zweifelsfall eingetragen und die endgĂŒltige Entscheidung dem Zivilrichter ĂŒberlassen wird. Ausnahmen von der Zweifelsfallregel bestehen bei öffentlichen Interessen, namentlich bei IrrefĂŒhrungsgefahr, Rechts-, Sitten- oder Ordnungswidrigkeit. Simon fĂŒhrte aus, dass sich ein wohlerworbenes Recht nicht abstrakt definieren lĂ€sst. Grundlegend handelt es sich dabei um Rechte, die einen eigentumsĂ€hnlichen Schutz verleihen, jedenfalls vor nachtrĂ€glichen RechtsverĂ€nderungen. Wohlerworbene Rechte unterscheiden sich daher insofern von anderen Rechten, als erstere aufgrund des Schutzes von Treu und Glauben und des Vertrauens in das Verhalten staatlicher Behörden eine erhöhte RechtsbestĂ€ndigkeit gegenĂŒber nachtrĂ€glichen GesetzesĂ€nderungen aufweisen. Simon legte jedoch auch dar, dass der Vertrauensschutz, wie in der modernen Verwaltungsrechtslehre (z.B. im Rahmen einer Baubewilligung), nicht vergleichbar ist mit den entsprechenden Fragestellungen im Markenrecht. Bezweckt wird insbesondere der Schutz von erheblichen Investitionen, die ansonsten von Privaten nicht getĂ€tigt werden wĂŒrden (z.B. Konzessionen; insb. Wasserkonzessionen). Dies kann ausnahmsweise und bei qualifizierter Zusicherung auch vermögensrechtliche AnsprĂŒche gegenĂŒber dem Staat betreffen. Dabei ist die RechtsbestĂ€ndigkeit aber nicht absolut. Vielmehr sind Eingriffe «aus ĂŒberwiegenden GrĂŒnden des öffentlichen Interesses, gestĂŒtzt auf eine gesetzliche Grundlage und unter Wahrung des VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeitsgrundsatzes» möglich. Eingriffe in die «Substanz» sind zu entschĂ€digen, namentlich auch unterhalb der Schwelle der «materiellen Enteignung». Fraglich ist, ob das BGer wohlerworbene Rechte ĂŒberhaupt prĂŒfen kann. Simon ist der Auffassung, dass im Rahmen von Art. 190 BV geprĂŒft werden muss. Bei der Rechtsfrage, ob der Entscheid ĂŒber die Markenregistrierung die Voraussetzungen fĂŒr die Entstehung eines wohlerworbenen Rechts erfĂŒllt, sind verschiedene Faktoren zu berĂŒcksichtigen, so z.B. das Verhalten einer staatlichen Behörde, namentlich des IGE. Insbesondere der Umfang des Investitionsschutzes fĂŒhrt jedoch zu Unsicherheiten. Zu beachten gilt auch, dass Investitionen nicht nur aufgrund der Registrierung erfolgen. Ferner schĂŒtzen Markenregistrierungen nicht per se Investitionen. Aufgrund des dynamischen Verweises in Art. 2 MSchG ist zudem ein Schutz vor nachtrĂ€glichen GesetzesĂ€nderungen wohl zu verneinen. Es besteht jedoch eine Vertrauensgrundlage zwischen dem IGE und dem Markeninhaber, dass die «Rechtsbeziehung» unverĂ€ndert bleibt. Ebenso besteht mit Art. 2 MSchG i.V.m. Art. 52 MSchG im Zusammenhang mit den absoluten AusschlussgrĂŒnden eine genĂŒgende formelle gesetzliche Grundlage. Auch gilt es die VerhĂ€ltnismĂ€ssigkeit, insbesondere nach sehr langer Zeit, zu berĂŒcksichtigen. Simon hielt fest, dass die Frage, ob die Markenregistrierung ein wohlerworbenes Recht ist, wohl verneint werden kann. Dies nicht zuletzt aufgrund der Zweifelsfallregel, bei dessen AusnahmefĂ€llen (z.B. IrrefĂŒhrung) es an einer genĂŒgend qualifizierten Zusicherung fehlt. Auf ein wohlerworbenes Recht könnte wohl eher geschlossen werden, wenn im Rahmen der Markenregistrierung eine VollprĂŒfung stattfinden wĂŒrde. Dies wĂŒrde die Zweifelsfallregelung ausschliessen. Im Rahmen der PrĂŒfung der Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG durch die Vorinstanz wurde der Fall nur bezĂŒglich Online-Handelsplattformen behandelt. Die lauterkeitsrechtliche Verkehrsgeltung wurde bejaht und die Verwendung von Keytrade zu Lasten der Beklagten verboten. Simon fĂŒhrte aus, dass dies im Fall einer fehlenden markenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung heisse, dass mit dem UWG eine «wohlverdiente» Rechtsstellung als Auffangtatbestand fĂŒr die fehlende breite markenrechtliche Verkehrsdurchsetzung erreicht werden kann. Die dogmatische Figur der wohlerworbenen Rechte ist im Markenrecht gemĂ€ss Simon daher entbehrlich. So besteht insofern bereits ein Substitut hierfĂŒr, als der Schutz vor Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sowie vor irrefĂŒhrenden, anlehnenden Vergleichen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bei Verkehrsgeltung als Bestandesschutz von Zeichen zu wirken vermag. Weiter indiziert der «Keytrader»-Fall, dass markenrechtliche Verkehrsdurchsetzung auch nach der Eintragung (ohne Verkehrsdurchsetzung) einer Marke zur Verteidigung genutzt werden kann, um absolute AusschlussgrĂŒnde abzuwenden. Schliesslich schliesst die Zweifelsfallregelung die Anerkennung von Marken vom Status als wohlerworbene Rechte zumindest im Bereich von Art. 2 lit. a MSchG aus. In der Diskussionsrunde fĂŒhrte Ritscher aus, dass der lauterkeitsrechtliche Schutz von den konkreten UmstĂ€nden abhĂ€ngt und daher weniger Rechtssicherheit bietet als der Schutz eingetragener Marken durch das Markenrecht. Simon betonte, wenn das BGer im Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie feststellt, dass eine Rechtsposition nicht mit einer Marke, sondern ĂŒber das UWG geschĂŒtzt ist, es noch grössere MĂŒhe haben wird, die Eigentumsgarantie im Sinne der Bestandesgarantie als verletzt zu betrachten. Ritscher fragte, was die PrĂŒfung des IGE faktisch von einer VollprĂŒfung unterscheidet, kommt es doch kaum je zur Anwendung der Zweifelsfallregelung. Meier legte dar, dass die Grenzfallregelung nicht bedeutet, dass das IGE keine sorgfĂ€ltige PrĂŒfung der absoluten AusschlussgrĂŒnde vornimmt. Die Grenzfallregelung betrifft vielmehr das Ermessen. Abschliessend fĂŒhrte Alexander Pfister (FĂŒrsprecher, IGE) aus, dass auch die ungeprĂŒfte eingetragene Marke verfassungsmĂ€ssig geschĂŒtzt ist. Daher ist die Analyse, was das Verfassungsrecht schĂŒtzt, nicht zielfĂŒhrend.
IV. Der Wert einer eingetragenen Marke im deutschen Recht
Anke Nordemann (RechtsanwĂ€ltin, Berlin) erlĂ€uterte den Wert der Marke aus deutscher Perspektive. Zentral ist zunĂ€chst der Strukturenwandel vom Warenzeichen zur Marke. Ursprung dieses Wandels ist insbesondere, dass eine Marke nicht mehr als Warenzeichen ausschliesslich fĂŒr Originalprodukte genutzt werden muss. Die Marke hat sich stattdessen gewissermassen «verselbstĂ€ndigt», kann so als eigener Vermögensgegenstand gesehen werden und manifestiert erweiterte Markenschutzfunktionen. Weiter thematisierte Nordemann die Möglichkeit der Löschung der Marke nach § 50 MarkenG und damit die Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse. Nichtig ist die Marke im deutschen Recht beispielsweise aufgrund fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder aufgrund fehlender Inhabereigenschaft (§ 7 MarkenG). Als zentralen Aspekt fĂŒhrte Nordemann aus, dass der Löschungs- bzw. Nichtigkeitsgrund immer nur jeweils die konkret vom Nichtigkeitsgrund betroffene Ware bzw. Dienstleistung erfasst. Besondere Aufmerksamkeit kommt sodann dem absoluten Schutzhindernis der fehlenden MarkenfĂ€higkeit gemĂ€ss § 3 Abs. 2 MarkenG zu, da dieses keine zeitliche Grenze hat. Die fehlende MarkenfĂ€higkeit kann damit jederzeit geltend gemacht werden. Auch eine mögliche Verkehrsdurchsetzung vermag der Löschung hierbei nicht entgegenzustehen. Nordemann wies darauf hin, dass dadurch Marken, die bereits jahrelang bestehen und denen in der tĂ€glichen Praxis ein hoher Wert zukommt, jederzeit fĂŒr nichtig erklĂ€rt werden können. Die Vortragende erlĂ€uterte, dass sich der BGH jedoch bemĂŒht, dies einzuschrĂ€nken. Nicht möglich hingegen ist eine Entziehung des Schutzes einer bereits eingetragenen Marke aufgrund gesetzlicher Neuregelungen. Ist eine Marke einmal eingetragen, ist eine nachtrĂ€gliche Änderung der Vorschriften irrelevant. Nicht alle absoluten AusschlussgrĂŒnde nach § 50 MarkenG können jedoch ohne zeitliche Grenze geltend gemacht werden. So besteht gemĂ€ss § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG (fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, ĂŒblich geworden) eine 10-jĂ€hrige Frist ab dem Zeitpunkt der Eintragung. Hintergrund hiervon ist die fehlende Nachvollziehbarkeit gewisser Kriterien nach lĂ€ngerem Zeitablauf. So kann heute kaum noch beurteilt werden, was z.B. 1965 beschreibend war und was nicht. Das Schutzhindernis muss sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Entscheidung ĂŒber die Nichtigkeit vorliegen. Eine Ausnahme davon bildet z.B. die BösglĂ€ubigkeit, welche nur im Zeitpunkt der Anmeldung relevant ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). Nordemann stellte fest, dass der BGH in diesen Bereichen grosszĂŒgiger ist als das deutsche BPatGer. Der BGH tendiert beispielsweise dazu, bei einer Vielfalt von vorhandenen Formen MarkenfĂ€higkeit eher anzunehmen. Weiter referierte Nordemann zum Wert der eingetragenen Marke im Verletzungsfall. In diesem Bereich kann der Schutzbereich der Marke mittels «Stellschrauben» entsprechend eingestellt werden. Als mögliche «Stellschrauben» kommen die Kennzeichnungskraft, die ZeichenĂ€hnlichkeit sowie die markenmĂ€ssige Benutzung in Frage. Im Verletzungsfall ist zwar die Einrede des Verfalls möglich. Die Nichtigkeitseinrede sowie die Nichtigkeitswiderklage dĂŒrfen jedoch nicht erhoben werden. Nach Nordemann wird im Widerspruchsverfahren die ZeichenĂ€hnlichkeit einer Marke tendenziell strenger beurteilt als vor einem ordentlichen Gericht. Es mĂŒssen erst besondere Aspekte vorliegen, damit von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft einer Ă€lteren Marke abgewichen werden kann. BezĂŒglich des Verletzungsverfahrens sprechen sich die deutschen Gerichte im Zweifelsfall zugunsten des Markeninhabers aus und behandeln den Schutzumfang, die ZeichenĂ€hnlichkeit resp. die Verletzungsgefahr eher grosszĂŒgig. Das Kriterium der markenmĂ€ssigen Benutzung erweist sich in der Praxis nur selten als problematisch. Als markenmĂ€ssige Benutzung gilt sowohl fĂŒr die Ă€ltere als auch fĂŒr die jĂŒngere Marke, dass sie als Herkunftsbezeichnung eingesetzt werden. Nordemann fĂŒgte an, dass Gerichte hĂ€ufig automatisch von einer zeichenmĂ€ssigen Nutzung des neuen Zeichens ausgehen, sobald diese dem Ă€lteren Zeichen zugesprochen wird. Bei sehr Ă€hnlichen oder identischen Produktformen mag dies zwar sinnvoll sein, Schwierigkeiten ergeben sich jedoch beispielsweise bei Farbmarken. Hingegen handelt es sich bei der Kennzeichnungskraft hĂ€ufig nicht um eine echte «Stellschraube». Vielmehr ist diese vom Verletzungsrichter selbstĂ€ndig zu bestimmen. Die ZeichenĂ€hnlichkeit muss sich dabei auf die schutzbegrĂŒndenden Merkmale beziehen. Weil gemĂ€ss BGH die Verwechslungsgefahr ein bewegliches System darstellt, kommt auch schwachen oder schutzunfĂ€higen Marken nicht nur ein IdentitĂ€tsschutz zu. Relevant ist daher, wie die Marke im Einzelfall genutzt wird. Abschliessend hielt Nordemann fest, dass die Marke im deutschen System grds. einen hohen Wert hat und im Zweifel immer geschĂŒtzt wird und durchsetzbar ist. Zudem fĂŒhrte Ritscher aus, dass eine deutsche Marke deutlich wertvoller ist als eine Schweizer Marke. Dies, obwohl die ÜberprĂŒfung der Marke qualitativ nicht entscheidend von der PrĂŒfung in der Schweiz abweicht. Schliesslich erlĂ€uterte Nordemann auf eine Frage aus dem Publikum, dass die 10-jĂ€hrige Löschfrist nach der endgĂŒltigen Eintragung und damit nach einem allfĂ€lligen Widerspruchsverfahren zu laufen beginnt. Die abschliessende Wortmeldung aus dem Publikum betitelte die 10-Jahresfrist faktisch als eine VerjĂ€hrungsfrist, auch wenn eine solche gesetzlich grds. nicht vorgesehen ist.
V. Der Wert einer eingetragenen Marke nach US-amerikanischem Recht
Thilo Agthe (Rechtsanwalt, New York) schloss den ersten Seminartag mit der US-amerikanischen Perspektive zum Wert der eingetragenen Marke ab. Der Lanham Act gilt in erster Linie als Verbraucherschutzgesetz. So sieht das Gesetz ein internationales System fĂŒr die Eintragung von Marken vor und schĂŒtzt den Inhaber einer auf Bundesebene eingetragenen Marke gegen die Verwendung Ă€hnlicher Marken, wenn eine solche Verwendung beim Verbraucher zu Verwechslungen fĂŒhren kann oder wenn die Gefahr der VerwĂ€sserung einer berĂŒhmten Marke besteht (15 U.S.C. §§ 1051 f. Lanham Act). Der Markeneigner kann hieraus Schutz vor Markenverletzungen sowie Schutz des in der Marke verankerten «Goodwill» ableiten. Auch fĂŒr Konsumenten von Waren und Dienstleistungen sind registrierte Marken aufgrund des Verbraucherschutzes und der QualitĂ€tsgarantie wertvoll. In den USA entstehen Markenrechte als sog. «Common Law Rights» automatisch, wenn ein Anbieter eine Marke im Handelsverkehr, also in Verbindung mit dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, verwendet. Diese «Common Law Rights» gewĂ€hren dem Markeninhaber auch ohne Registrierung das Recht, andere von der Adoption und Verwendung der Marke im geografischen Gebiet des Inhabers auszuschliessen. Die Nutzung der Marke ist damit elementar: Wird eine Marke z.B. nur in einem Bundesstaat benutzt, erhĂ€lt sie nur dort Schutz. Internetsachverhalte haben diese Thematik jedoch etwas verkompliziert. Agthe legte schliesslich dar, dass es grds. irrelevant ist, ob eine Marke registriert ist oder nicht. Vielmehr interessiert, wo die Marke registriert wurde. GemĂ€ss Agthe liegt der Wert der Registrierung zum Teil in den dadurch erworbenen zusĂ€tzlichen Rechten. So ist dies, wie bereits ausgefĂŒhrt, in Bezug auf die GĂŒltigkeit relevant, denn die Registrierung beim USPTO (sog. «United States Patent and Trademark Office») hat in allen 50 Staaten der USA GĂŒltigkeit. Auch fĂŒhrt die Registrierung zur PrioritĂ€t vor anderen Anbieter, die die eingetragene Marke identisch oder Ă€hnlich fĂŒr entsprechende Produkte oder Dienstleistungen benutzen wollen. Vorausgesetzt, es besteht Verwechslungsgefahr, suspendiert das USPTO vom Antragsdatum an spĂ€ter beantragte Marken und lehnt vom Registrierungsdatum an spĂ€ter beantragte Marken ab. Zudem ist die Marke nach mindestens fĂŒnf Jahren ununterbrochener Benutzung nach der Registrierung nur noch eingeschrĂ€nkt anfechtbar (sog. «Unanfechtbarkeit»). Nach dieser Zeitspanne kann der Markeneigner gemĂ€ss 15 U.S.C. § 1065 Lanham Act die UnanfechtbarkeitserklĂ€rung abgeben (sog. «Declaration of Incontestability»). Dabei hĂ€ngt die Anfechtbarkeit von der Benutzung der Marken in Verbindung mit allen in der Registrierung genannten Waren resp. Dienstleistungen ab, wobei die Benutzungsabsicht bona fide sein muss. Zudem darf keine rechtskrĂ€ftige Entscheidung vorliegen, die den Anspruch des Inhabers auf das Eigentum an der Marke oder sein Recht auf Eintragung oder Beibehaltung der Eintragung in das Register in Frage stellt. Auch darf kein Verfahren im USPTO oder vor einem Gericht hĂ€ngig sein, das diese Rechte betrifft. Nach Abgabe der UnanfechtbarkeitserklĂ€rungen fallen diverse Anspruchsgrundlagen in Löschungsklagen weg (z.B. beschreibender Charakter). Die Registrierung der Marke kann damit nur noch unter spezifischen GrĂŒnden angefochten werden (z.B. Gattungsbezeichnung fĂŒr Waren/Dienstleistungen, FunktionalitĂ€t der Marke, Aufgabe der Marke). Weiter erfolgt potenziell eine erhebliche Senkung der Kosten fĂŒr die Durchsetzung von Markenrechten, insbesondere indem ein Markeneigener durch die vom USPTO durchgefĂŒhrte PrĂŒfung auf Verwechslungsgefahr nicht immer selbst prozessieren muss und es in vielen FĂ€llen ausreicht, eine Abmahnung mit Hinweis auf die registrierte Marke zuzustellen. Auch erfolgt durch die Registrierung eine Umkehrung der Beweispflicht. Die registrierte Marke stellt einen Anscheinsbeweis (sog. «prima facie evidence») dar betreffend die GĂŒltigkeit und Eintragung, Inhaberschaft des Eintragenden und dessen ausschliessliches Recht zur entsprechenden Nutzung der Marke in den USA. Auch erfĂ€hrt die Marke durch die Registrierung verbesserten Schutz gegen FĂ€lscher, Cybersquatter und Importeure rechtsverletzender Produkte. Namentlich können im Hauptregister des USPTO eingetragene Marken bei der Zollbehörde registriert werden, was diesen eine aktive Fahndung und das Abfangen von Importen von rechtsverletzenden Produkten ermöglicht. Im Nebenregister (sog. «supplemental register») registrierte Marken können bei der Zollbehörde nicht registriert werden. Dieses Register erfasst Marken, die noch nicht ins Hauptregister eingetragen werden können (z.B. aufgrund beschreibenden Charakters). FĂŒr die Eintragung im Nebenregister wird ebenfalls vorausgesetzt, dass die Marke im Handelsverkehr in den USA benutzt wird. Auch die Registrierung im Nebenregister bringt Vorteile wie die Verwendungsmöglichkeit des Registrierungssymbols Âź, Schutz gegen die Eintragung einer verwechselbar Ă€hnlichen Marke durch Dritte, Möglichkeit der Erhebung einer Klage vor einem Bundesgericht wegen Verletzung und die Nutzung der Eintragung als Grundlage fĂŒr eine Anmeldung im Ausland. Sie begrĂŒndet aber keine Vermutung der GĂŒltigkeit, des Eigentums und der ausschliesslichen Rechte zur Verwendung einer Marke (keine Umkehrung der Beweislast), und die Marke kann nicht unanfechtbar werden. Nach fĂŒnf Jahren kann jedoch ein Antrag zur Aufnahme in das Hauptregister gestellt werden. Dabei muss erneut die Benutzung nachgewiesen werden. Schliesslich besteht aufgrund der Registrierung die Möglichkeit der Einforderung von gesetzlichem Schadenersatz (sog. «statutory damages»). Auch kann die obsiegende Partei in AusnahmefĂ€llen (z.B. bei böswilliger, betrĂŒgerischer, vorsĂ€tzlicher oder absichtlicher Rechtsverletzung) AnwaltsgebĂŒhren geltend machen. In der Diskussionsrunde wurde die unvermeidbare Nichtbenutzung wie beispielsweise aufgrund einer Pandemie diskutiert. Agthe fĂŒhrte aus, dass das USPTO eine Verordnung herausgegeben hat, wonach ein berechtigter Grund vorliegt, wenn die Marke aufgrund solcher UmstĂ€nde nicht benutzt werden kann, und dass dadurch keine nennenswerte Aussetzung der Benutzung entsteht.
VI. Der Wert einer eingetragenen Marke im Unionsrecht
Ihren zweiten Vortrag hielt Nordemann zum Wert einer eingetragenen Marke im Unionsrecht. Die Marke ist seit jeher als ImmaterialgĂŒterrecht angelegt. Europarechtlich war bereits die (Gemeinschafts-)Marke als ein echtes ImmaterialgĂŒterrecht zu qualifizieren. Folglich muss der Entwicklung des Wertes der Marke gebĂŒhrend Rechnung getragen werden. Im Entscheid des EuGH «L’OrĂ©al/Bellure» wurde der Marke erstmals eine Herkunfts- und QualitĂ€tsfunktion zuerkannt. Die Marke erhielt dadurch eine eigenstĂ€ndige Art der Kommunikation, die losgelöst von den entsprechenden Waren- und Dienstleistungen erfolgt. Der Marke kommt in Form einer Erweiterung der Markenfunktionen eine Herkunftsfunktion, QualitĂ€tsfunktion sowie Kommunikations-, Investitions-, und Werbefunktion zu. Weiter ging Nordemann auf den Wert der Eintragung gegenĂŒber Angriffen ein. Eine Löschung der Marke ist wiederum zunĂ€chst aufgrund von absoluten Schutzhindernissen möglich (z.B. fehlende MarkenfĂ€higkeit, fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter; siehe Art. 7 Abs. 1 lit. a–c UMV). Im Unionsrecht gilt, dass eine Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse jederzeit ohne zeitliche Grenze möglich ist. Die absoluten Schutzhindernisse greifen bereits, wenn diese nur in einem Unionsstaat und einer Sprachgruppe vorliegen. Auch wenn der entsprechende Nachweis nicht fĂŒr jeden Mitgliedsstaat erbracht werden muss, muss jeder einzelne Mitgliedstaat dadurch abgedeckt werden. Dies stellt in der Praxis eine grosse HĂŒrde dar. Dies fĂŒhrt dazu, dass Unionsmarken auch nach jahrelangem Bestand aufgrund von absoluten Schutzhindernissen gelöscht werden können. Die Verkehrsdurchsetzung kann dabei nur begrenzt heilen, und der Nachweis der erforderlichen Unterscheidungskraft ist im gesamten Hoheitsgebiet der Union erforderlich. Nordemann erlĂ€uterte anschliessend die LöschungsantrĂ€ge wegen Verfalls (Art. 127 Abs. 3 UMV). Der rechtserhaltende Benutzungsnachweis einer Marke ist grds. nur bis zum Zeitpunkt des Antrages relevant. Aus deutscher Sicht stellt dies einen enormen Vorteil dar. So kann der Benutzungsnachweis auch erst spĂ€ter erbracht werden. Dies fĂŒhrt zu einem besser vorhersehbaren Schutz der Marke. Bei Warengruppen ist die Benutzung im Zusammenhang mit Warengruppen bereits durch den Nachweis fĂŒr nur eine Ware erfĂŒllt, sofern vom Publikum eine einheitliche Warengruppe anerkannt wird. Im Verletzungsfall gilt es zunĂ€chst zu beachten, dass der Verletzungsrichter grds. an die Eintragung gebunden ist. Im Rahmen des Verletzungsverfahrens ist zwar keine Nichtigkeitseinrede möglich, dafĂŒr jedoch die Einrede des Verfalls sowie die Verfalls- oder Nichtigkeitswiderklagen. Herausforderungen entstehen in der Regel im Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr, wo sich auch die «Stellschrauben» fĂŒr die eingetragene Marke und deren Wert befinden. Unproblematisch ist hingegen die Unterscheidungskraft, obwohl diese eigenstĂ€ndig zu prĂŒfen ist. Da der Richter an die Eintragung gebunden ist, wird der Marke ein gewisses Mindestmass an Schutz zugesprochen. Sogenannte «notorisch schwache Marken» gibt es daher im Unionsrecht nicht. Nordemann fĂŒhrte aus, dass die ZeichenĂ€hnlichkeit im Widerspruchsverfahren durchaus grosszĂŒgig gewĂ€hrt wird. GemĂ€ss EuGH sind die beschreibenden Teile eines Zeichens miteinzubeziehen und dĂŒrfen nicht von Anfang an ausgelassen werden. In diesem Zusammenhang tritt die Frage auf, von was der Schutzbereich ausgeht: Vom beschreibenden Begriff an sich oder vom direkten Vergleich der Zeichen nebeneinander. GemĂ€ss EuGH schliesst eine schwache Unterscheidungskraft die Verwechslungsgefahr nicht aus. Nordemann zog folgendes Fazit: Der Unionsmarke kommt potenziell ein sehr breiter Schutzumfang zu. Übersteht die Unionsmarke das Nichtigkeitsverfahren, so kann ihr ein echter Wert anerkannt werden. Gemindert wird dieser Wert durch die zeitlich unbegrenzte Löschmöglichkeit aufgrund von absoluten Schutzhindernissen. In der anschliessenden Diskussionsrunde warf Ritscher die Frage auf, ob die Praxis des EUIPO dahingehend zu verstehen ist, dass das nationale «gelebte» Recht mitzubeachten ist. GemĂ€ss Nordemann ist es in der Praxis enorm schwierig, anhand von nationalen Entscheiden auf die Praxis des EUIPO Einfluss zu nehmen. Innerhalb der EU findet folglich kaum ein Vergleich zwischen dem statt, was in den anderen UnionslĂ€ndern entschieden wird. Das Markenrecht ist folglich lediglich auf dem Papier harmonisiert. Ritscher erachtete dies vor dem Hintergrund, dass es sich im Markenrecht um ein vereinheitlichtes anstatt lediglich ein harmonisiertes Recht handelt, als ĂŒberraschend.
VII. Der Wert einer eingetragenen Marke im schweizerischen Recht
Zum Schluss referierte Marbach zum Wert der eingetragenen Marke im schweizerischen Recht. Er fĂŒhrte aus, dass sich verschiedene relevante Aussagen finden lassen, wie der Gesetzgeber die Marke bestimmt oder verstanden hat. Eine erste solche Aussage findet sich in der Legaldefinition. So ist die Marke begrifflich an eine qualitative Grundvoraussetzung geknĂŒpft. Der Gesetzgeber geht jedoch davon aus, dass sich eine Marke in Nichts auflösen kann. Dabei handelt es sich nicht um ein Problem der Eigentumsgarantie, sondern vielmehr um ein solches der mangelnden Pflege der Marke. Auch aus der Möglichkeit der Verkehrsdurchsetzung lĂ€sst sich eine Aussage des Gesetzgebers finden. Zeichen des Gemeingutes können zur Marke werden. Wesentlich dabei ist die grundsĂ€tzliche Aussage, dass ein solcher Wandel möglich und vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Diese dynamische Betrachtungsweise unterschiedet das Markenrecht grundlegend von anderen ImmaterialgĂŒtern. Zudem ist der Eintragungsentscheid lediglich vorlĂ€ufiger Natur. Die Marke ist ein Registerrecht, deren Registereintrag aber nicht abschliessend ist. So besteht die Möglichkeit, auf gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit zu klagen. Diese Möglichkeit ist im Gesetz jedoch nicht vorgesehen. Nach dem VerstĂ€ndnis des Gesetzgebers ist es daher systemimmanent, dass sich der Wert einer Marke im Zivilprozess in Luft auflösen kann, so Marbach. Folglich ist nur die gebrauchte Marke nach Ablauf der Karenzfrist rechtsbestĂ€ndig. Im Gegensatz zu anderen ImmaterialgĂŒtern, bei welchen der Stand des Schutzrechts nicht an die Kommerzialisierung geknĂŒpft ist, besteht im Markenrecht das Gebrauchserfordernis. Marbach fĂŒhrte aus, dass der Gedanke der Bestandesgarantie nicht dem VerstĂ€ndnis des Gesetzgebers entspricht. Der Gesetzgeber ist sich daher bewusst, dass Marken einen wirtschaftlichen Wert bilden, und erlaubt es, diesen Wert zu kommerzialisieren. Weiter stellt beispielsweise die LizenzgebĂŒhr nichts anderes dar als eine Abgeltung fĂŒr den Mehrwert, welcher einem Produkt zukommt, sobald dieses unter einer bestimmten Marke verkauft werden kann. Bei einem wettbewerbsbezogenen MarkenverstĂ€ndnis bestimmt die ZeicheneigentĂŒmerin im freien Wettbewerb selbst, wie sie ihr Zeichen positioniert. Dies umfasst auch die Kommerzialisierung der Zeichennutzung als solche. Der Gesetzgeber erlaubt daher, dass die Marke einen wirtschaftlichen Wert erreichen kann. Das schweizerische Recht kennt zudem Marken ohne Wert. Diese dĂŒrfen frei benutzt werden, sofern bestimmte Voraussetzungen erfĂŒllt werden (z.B. Garantiemarken, geografische Marken). Es entspricht der Grundhaltung des Gesetzgebers, dass wettbewerbsverfĂ€lschende Nutzungen zu verhindern sind. Dieser Grundentscheid ist aber vor der Frage der Investitionsbereitschaft in ein Zeichen, welches spĂ€ter frei benutzt werden kann, nicht unproblematisch. Der Gesetzgeber hat ein wertbezogenes VerstĂ€ndnis und Angst, eigentliche Rechte zu schaffen, die einem geschlossenen Kreis zugehören und als Monopolisierungen verstanden werden können. Als Zwischenbilanz legte Marbach dar, dass die Marke ein rechtlich geschĂŒtztes Instrument im Wettbewerb ist. Die Bestandesgarantie besteht jedoch nur soweit, als sich eine Monopolisierung rechtfertigen lĂ€sst. Zudem widmet sich das Markenrecht einer spezifischen Situation im Zeitpunkt des Konflikts und nicht der Registrierung. Daher muss die Marke gebraucht und gepflegt werden, um vor einem potenziellen Konflikt zu erstarken. Die eigentumsmĂ€ssige Betrachtung setzt dem aber Grenzen. Auch aus der Rechtsprechung lassen sich Aussagen zum Wert einer eingetragenen Marke im schweizerischen Recht ableiten. Als erster Anhaltspunkt erinnerte Marbach daran, dass eine Marke im Zweifelsfall einzutragen ist. Diese Regel bestĂ€tigt die dynamische Sichtweise des Markenrechts. Folglich wird davon ausgegangen, dass der Wert der Marke zunehmen und dies auch ĂŒberprĂŒft werden kann. Weiter differiert der Sperrbereich je nach StĂ€rke der Marke. So fĂŒhrte Marbach aus, «alle Marken sind gleich, aber gewisse Marken sind gleicher als die anderen». Ob eine Marke als stark oder schwach zu qualifizieren ist, bildet keine statische Qualifikation, sondern Ă€ndert sich laufend. Investitionen in eine Marke werden tendenziell belohnt, wĂ€hrend mangelnde Markenpflege tendenziell zu schwĂ€cherem Schutz fĂŒhrt. Es besteht also ein gewisser Investitionsschutz, jedoch nur soweit dieser unter einem wettbewerbsbezogenen VerstĂ€ndnis begrĂŒndet werden kann. Zudem gilt das Rechtsmissbrauchsverbot auch im Markenrecht. Ein klassisches Beispiel stellt die Verwirkung der Verletzungsklage dar. Überschiessende Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse haben zudem die Konsequenz, dass der Einwand der Defensivmarke zunimmt. Rein dogmatisch betrachtet, ist die Bestandesgarantie auch punktuell im schweizerischen Recht, namentlich im Widerspruchsverfahren, verankert. So wurde die Marke «Swiss Military» nicht als nichtig, sondern als nicht rechtlich nutzbar und somit als wertlos erklĂ€rt. Entsprechend gibt es Marken, die trotz Bestandesgarantie nicht durchgesetzt werden können (sog. Marken ohne Sperrbereich). Dieser Fall legt auch dar, dass die Gerichte bereit sind, mutige Argumente aufzunehmen, um die Bestandesgarantie zu unterlaufen. Abschliessend fĂŒhrte Marbach aus, dass die Marke vom schweizerischen Gesetzgeber nicht als klassisches Immaterialgut, sondern als rechtlich geschĂŒtztes Gut konzipiert ist. Die Marke hat eine wettbewerbsrechtliche Funktion zu erfĂŒllen und soll diesen nur fairerweise einschrĂ€nken. Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten kennt das Markengesetz keine vergangenheitsbezogene Betrachtung. Eigentumsrechtlich werden diesem VerstĂ€ndnis Grenzen gesetzt, denn dass sich die Eigentumsgarantie auch auf Markenrechte bezieht, ist mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. Die Gerichte sind zudem gewillt, korrigierend einzugreifen. Das schweizerische System ist auf Ausgleich bedacht. Recht und Billigkeit werden dabei stĂ€rker gewichtet als das reine absolute Recht. Die Differenzen im Vergleich zur Betrachtungsweise in Deutschland bezĂŒglich der Fragen, wo wir die Marke positionieren, sie verstehen und wie wir mit ihrer Funktion umgehen, haben sich erhöht. Marbach stellte daher die Frage, ob aus den dargelegten Punkten rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht, und befĂŒrwortete ein harmonisiertes Markenrecht.
VIII. Diskussion
Abschliessend fand eine intensive Diskussion unter der Leitung von Ritscher, Meier und Meinrad Vetter (VizeprĂ€sident HGer AG) statt. Ritscher fĂŒhrte aus, dass der deutschen Marke sowie der Unionsmarke ein höherer Wert zukommt als der Schweizer Marke. Weiter stellte Ritscher die Frage in den Raum, wo Unterschiede zwischen dem Schutz durch das MSchG und dem Schutz durch das UWG liegen. Eine Wortmeldung aus dem Publikum stellte fest, dass das Markenrecht im Gegensatz zum Lauterkeitsrecht einen abstrakten Wert anerkennt. Widmer fĂŒhrte im Rahmen des Ungleichgewichts der «Zeit» aus, dass wĂ€hrend dem Verletzer das zeitliche Korrektiv der Verwirkung zusteht, der Markeninhaber diese Möglichkeit nicht hat. Eine weitere Herausforderung fĂŒr den Markeninhaber ist, dass die Eintragung eine gewisse Zeit beansprucht, das Zivilgericht die Marke aber dennoch «wegwischen» kann. Dem könnte eine Art Zeitausgleich in Form einer Verwirkung entgegenwirken. Anders bei der Unionsmarke. Dieser wird ein Investitionsschutz gewissermassen zugestanden. Marc Steiner (Richter, BVGer) entgegnete, dass nicht nur Zivilgerichte die Marke «wegwischen» können, dies kann ebenfalls bereits im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erfolgen. Von Vetter erfolgte darauf die Wortmeldung, dass die Marke eben nicht einfach «weggewischt» wird, ist doch gerade der Aspekt der Dynamik entscheidend im Zusammenhang mit der Marke. Der Wettbewerb verĂ€ndert sich. Durch eine «Zeitschranke» wird etwas Statisches eingebracht. GemĂ€ss Meier geht es am Ende darum, die verschiedenen Interessen der Beteiligten zu identifizieren. Es können nicht einfach Aspekte aus einem Land identisch auf ein anderes Land ĂŒbertragen werden. Die PrĂŒfung des IGE stellt dabei nur eine Momentaufnahme dar. Marbach erwiderte, dass die Schweizer Markeneintragungspraxis eher streng ist. Das Schweizer Markenrecht hat sich dabei weniger weit entwickelt als das Unionsrecht. Dies wird in der Schweiz teilweise durch die Verkehrsdurchsetzung kompensiert. Die Verkehrsdurchsetzung stellt damit den eigentlichen Investitionsschutz dar. Ritscher fĂŒhrte aus, dass die Entwicklung im deutschen Recht und Unionsrecht, Investitionen zu schĂŒtzen, auch heute nicht gesetzlich verankert ist. Vielmehr ist dies Folge der Rechtsprechung des BGH und EuGH. Ritscher stellte die Frage in den Raum, was die schweizerischen Gerichte in der Schweiz hindert, den gleichen Weg zu beschreiten, zumal dies vom Gesetz nicht verboten wird. Meier griff erneut den Aspekt der Harmonisierung auf. Dazu stellte er die Frage, was Harmonisierung an sich ĂŒberhaupt bedeutet. So kann Harmonisierung auch bedeuten, in gewissen Aspekten strenger zu werden. Nordemann fĂŒhrte in diesem Zusammenhang aus, dass das Markenrecht in Europa sehr abstrahiert betrachtet werden kann. In jedem einzelnen Unionsstaat sind die markenrechtlichen Bestimmungen somit dynamisch und flexibel. Dies in der Praxis umzusetzen, ist nicht ganz trivial. Zudem wurde auf die Problematik hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Recht aufgrund des relevanten Verkehrskreises faktisch nur sehr breit gefĂ€cherten Marken die Möglichkeit zukommt, eine Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. Spezialmarken, die sich aber in ihrem engen Anwendungsbereich durchgesetzt haben, kommt damit nur selten eine Verkehrsdurchsetzung zu. Die Schlussdiskussion zeigt, dass eine deutsche Marke und auch eine Unionsmarke im praktischen Ergebnis einen höheren Wert geniessen als eine Schweizer Marke und dass Handlungsbedarf im schweizerischen System besteht.


Stellungnahme von INGRES zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens
Die COVID-19 Pandemie hat zu einer ausserordentlichen und beispiellosen Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Heilmitteln gefĂŒhrt. Das Genom von SARS-CoV-2 war nach nur wenigen Tagen bekannt, Test-Kits waren nach wenigen Wochen verfĂŒgbar und die ersten Impfstoffe nach weniger als einem Jahr auf dem Markt. Hinter diesen Fortschritten stehen private und öffentliche Institutionen, die grenzĂŒberschreitend und manchmal ungeachtet entgegengesetzter Interessen zusammengearbeitet, Erfindungen gemacht und diese zu Marktreife entwickelt haben. Um einer ungleichen Verteilung der FrĂŒchte dieser Fortschritte entgegenzuwirken, wurde bereits im Herbst 2020 vorgeschlagen, den Patentschutz ĂŒber Erfindungen im Zusammenhang mit der Pandemie zu sistieren, indem Teile des TRIPS-Abkommens ausser Kraft gesetzt werden. Im Mai 2021 hat sich die neue US-Administration öffentlich hinter diesen Vorschlag gestellt. Vorliegend nehmen das Institut fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz INGRES und sechs Schweizer UniversitĂ€tsprofessoren zu diesem Vorschlag Stellung. La pandĂ©mie de COVID-19 a entraĂźnĂ© une accĂ©lĂ©ration extraordinaire et sans prĂ©cĂ©dent de la recherche et du dĂ©veloppement de produits thĂ©rapeutiques. Le gĂ©nome du virus SARS-CoV-2 Ă©tait sĂ©quencĂ© aprĂšs quelques jours seulement, des kits de test distribuĂ©s aprĂšs quelques semaines et les premiers vaccins ont Ă©tĂ© mis sur le marchĂ© aprĂšs moins d’un an. Ces avancĂ©es ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par des institutions privĂ©es et publiques qui ont collaborĂ© au-delĂ  les frontiĂšres, parfois sans tenir compte de leurs intĂ©rĂȘts divergents, pour crĂ©er des inventions et les dĂ©velopper jusqu’à leur commercialisation. Pour Ă©viter une rĂ©partition inĂ©gale des fruits de ces progrĂšs, il a Ă©tĂ© proposĂ© dĂšs l’automne 2020 de lever la protection par brevet des inventions liĂ©es Ă  la pandĂ©mie en suspendant certaines parties de l’accord sur les ADPIC. En mai 2021, la nouvelle administration des États-Unis d’AmĂ©rique a publiquement donnĂ© son appui Ă  cette proposition. L'Institut fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz INGRES et six professeurs d’universitĂ© suisses commentent cette proposition.
INGRES (Institut fĂŒr gewerblichen Rechtsschutz), ZĂŒrich.
I. EinfĂŒhrung

II. Der bestehende rechtliche Rahmen erlaubt bereits heute die Nutzung patentierter Erfindungen im öffentlichen Interesse

1. Die Zwangslizenzen unter dem TRIPS-Abkommen

2. Es gibt bereits private Initiativen zur Erleichterung des Zugangs zu COVID-Arzneimitteln und Impfstoffen

III. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist zur Beschleunigung der BekÀmpfung der Pandemie ungeeignet

1. Ohne freiwilligen Technologietransfer ist eine raschere BekÀmpfung der Pandemie illusorisch

2. Ohne Aufhebung des Unterlagenschutzes ist eine raschere BekÀmpfung der Pandemie illusorisch

3. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens erlaubt nicht, das Marktzulassungsverfahren zu beschleunigen

4. Der Impffortschritt wird insbesondere durch fehlende Infrastruktur, nicht durch die fehlende Nutzung patentierter Erfindungen behindert

IV. Die Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz wĂŒrde die volle EntschĂ€digung der Rechteinhaber durch den Bund erfordern

1. Die Umsetzung ĂŒber den Weg der Enteignung

2. Eine Enteignung ist nur gegen volle EntschÀdigung zulÀssig

V. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens hÀtte negative Auswirkungen auf die Lizenzierung von Know-how und die Zukunft der Forschung in der Schweiz und in der Welt

1. Die negativen Auswirkungen auf die Lizenzierung bestehender Technologien zur BekÀmpfung der Pandemie

2. Die negativen Auswirkungen auf zukĂŒnftige Forschung

VI. Fazit

INGRES nimmt hiermit Stellung zur Kommunikation IP/C/W/669 vom 2. Oktober 2020,​1 eingereicht durch die Republik Indien und die Republik SĂŒdafrika beim Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights («Rat fĂŒr TRIPS») der Welthandelsorganisation («WTO») zu einer «Aussetzung von bestimmten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens zur PrĂ€vention, EindĂ€mmung und Behandlung von COVID-19» («Waiver from certain provisions of the trips agreement for the prevention, containment and treatment of covid-19»; hiernach die «Kommunikation»). Die in der Kommunikation vorgeschlagene teilweise Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird hiernach als «Aussetzung des TRIPS-Abkommens» bezeichnet. Diese Stellungnahme basiert auf einem von Rechtsanwalt Peter Ling, ZĂŒrich, verfassten Entwurf. Dieser lehnte sich an der Stellungnahme des Max Planck Instituts fĂŒr Innovation Wettbewerb​2 an und wird von allen Mitgliedern des Vorstandes von INGRES sowie von den Schweizer Professoren Alfred FrĂŒh (UniversitĂ€t Basel), Malte-Christian Gruber (UniversitĂ€t Luzern), Reto M. Hilty (UniversitĂ€t ZĂŒrich), Peter Picht (UniversitĂ€t ZĂŒrich), Cyrill Rigamonti (UniversitĂ€t Bern) und Florent Thouvenin (UniversitĂ€t ZĂŒrich) unterstĂŒtzt.
I. EinfĂŒhrung
Nach dem Wortlaut der vorgeschlagenen Aussetzung des TRIPS-Abkommens sollen die Pflichten der Mitgliedstaaten gemĂ€ss Abschnitt 1, 4, 5 und 7 von Teil II des TRIPS-Abkommens im Zusammenhang mit der VerhĂŒtung, EindĂ€mmung oder Behandlung von COVID-19 fĂŒr eine vom Rat fĂŒr TRIPS zu bestimmende Anzahl Jahre ausser Kraft gesetzt werden:
«The obligations of Members to implement or apply Sections 1, 4, 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce these Sections under Part III of the TRIPS Agreement, shall be waived in relation to prevention, containment or treatment of COVID-19, for [X] years from the decision of the General Council.»
Wir teilen zwar die Ziele der Initianten, nĂ€mlich die GewĂ€hrleistung eines rechtzeitigen und erschwinglichen Zugangs zu Impfstoffen und Medikamenten zur BekĂ€mpfung der Pandemie und die Beschleunigung der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von medizinischen Produkten, die fĂŒr die BekĂ€mpfung von COVID-19 wesentlich sind. Wir sind aber der Auffassung, dass die vorgeschlagene Aussetzung des TRIPS-Abkommens die Erreichung dieser Ziele in keiner Weise fördern wĂŒrde. Wir sind vielmehr ĂŒberzeugt, dass die Folgen der Aussetzung des TRIPS-Abkommens eine rasche Erreichung dieser Ziele gar behindern und einen gefĂ€hrlichen PrĂ€zedenzfall fĂŒr kĂŒnftige Forschung darstellen wĂŒrde.
II. Der bestehende rechtliche Rahmen erlaubt bereits heute die Nutzung patentierter Erfindungen im öffentlichen Interesse
1. Die Zwangslizenzen unter dem TRIPS-Abkommen
Sowohl das TRIPS-Abkommen wie auch das Schweizer Patentrecht sehen vor, dass patentierte Erfindungen in bestimmten Situationen ohne Zustimmung des Patentinhabers benutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist zu prĂŒfen, ob die Ziele der Aussetzung des TRIPS-Abkommens, Dritten die Nutzung patentierter Technologien zur VerhĂŒtung, EindĂ€mmung oder Behandlung von COVID-19 zu erlauben, nicht durch die Anrufung bestehender Werkzeuge des internationalen und nationalen Rechts erreicht werden können. Das TRIPS-Abkommen erlaubt den Mitgliedstaaten der WTO unter gewissen Bedingungen die Benutzung eines Patents auch ohne Zustimmung der Patentinhaberin. Art. 31 und 31bis des TRIPS-Abkommens legen die relevanten Bedingungen fest.​3 Art. 31 des TRIPS-Abkommens bezieht sich auf Benutzungen im Inland. Nach dieser Bestimmung dĂŒrfen WTO-Mitgliedstaaten die Benutzung eines Patents ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers nur erlauben, wenn BemĂŒhungen, eine Erlaubnis des Rechtsinhabers zu angemessenen und geschĂ€ftsĂŒblichen Bedingungen zu erhalten, gescheitert sind. Im Fall eines «nationalen Notstands oder sonstiger UmstĂ€nde von Ă€usserster Dringlichkeit» kann jedoch auf dieses Erfordernis verzichtet werden. Die globale COVID-19 Pandemie und deren Folgen auf die Gesundheitssysteme entsprechen wohl dem Begriff des «nationalen Notstands» bzw. «UmstĂ€nde von Ă€usserster Dringlichkeit». Diese Bestimmung kann folglich von den WTO-Mitgliedstaaten in der heutigen Situation angerufen werden. Art. 31bis des TRIPS-Abkommens befasst sich mit der Herstellung pharmazeutischer Produkte fĂŒr den Export. Diese Bestimmung erlaubt die GewĂ€hrung von Zwangslizenzen fĂŒr den Export in am wenigsten entwickelte WTO-Mitgliedstaaten und andere Staaten, die dem Rat fĂŒr TRIPS eine entsprechende Meldung machen, insbesondere in «Situationen eines nationalen Notstands oder unter anderen UmstĂ€nden von Ă€usserster Dringlichkeit». Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die ErklĂ€rung vom 14. November 2001 der Minister der WTO-Mitgliedstaaten die Wichtigkeit der Auslegung und Implementierung des TRIPS-Abkommens im Einklang mit der öffentlichen Gesundheit unterstreicht («We stress the importance we attach to implementation and interpretation of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) in a manner supportive of public health [
]»)​4. Es ist allgemein bekannt, und die Kommunikation von Indien und SĂŒdafrika gibt ausdrĂŒcklich zu, dass gewisse WTO-Mitgliedstaaten bereits «dringende Gesetzesanpassungen an ihrem nationalen Patentrecht durchgefĂŒhrt haben, um den Prozess der Erteilung von Zwangslizenzen/Lizenzen zur Nutzung durch den Staat zu beschleunigen».​5 Diese Massnahmen konnten ohne Anpassung oder Aussetzung des TRIPS-Abkommens erfolgen. Aufgrund der Umsetzung von Art. 31 und 31bis des TRIPS-Abkommens im nationalen Patentrecht kann in der Schweiz jedermann beim Bundespatentgericht eine Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz im öffentlichen Interesse (Art. 40 PatG) oder fĂŒr die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte (Art. 40d PatG) erheben. Die Lizenz wird als nicht ausschliessliche Lizenz erteilt, und der Patentinhaber hat Anspruch auf eine angemessene VergĂŒtung. Diese Möglichkeit besteht also schon heute, d.h. unabhĂ€ngig davon, ob die Aussetzung des TRIPS-Abkommens verabschiedet wird.
2. Es gibt bereits private Initiativen zur Erleichterung des Zugangs zu COVID-Arzneimitteln und Impfstoffen
Im Verlauf der Pandemie sind zahlreiche private Initiativen mit dem Zweck entstanden, den Zugang zu ImmaterialgĂŒterrechten zur BekĂ€mpfung der Pandemie zu vereinfachen. Moderna, eine der bedeutendsten Impfstoffherstellerinnen, hat öffentlich bekannt gegeben, dass sie ihre Patente im Zusammenhang mit COVID-19 wĂ€hrend der Dauer der Pandemie nicht durchsetzen wird.​6 Eine Gruppe von Unternehmen verspricht im Rahmen des Open Covid Pledge, die Nutzung ihrer ImmaterialgĂŒterrechte zur BekĂ€mpfung der Pandemie kostenlos zur VerfĂŒgung zu stellen.​7 Andere Unternehmen aus der Pharma- oder Medizinaltechnologie-Branche haben ihrerseits bekannt gegeben, die Rechte an ihren immateriellen GĂŒtern fĂŒr die BekĂ€mpfung der Pandemie nicht durchzusetzen (AbbVie),​8 bzw. haben vertrauliche Designs zur Herstellung von BeatmungsgerĂ€ten veröffentlicht (Medtronic).​9
III. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist zur Beschleunigung der BekÀmpfung der Pandemie ungeeignet
1. Ohne freiwilligen Technologietransfer ist eine raschere BekÀmpfung der Pandemie illusorisch
Obwohl mit der Zwangslizenz fĂŒr die Nutzung im In- und Ausland bereits Werkzeuge zur temporĂ€ren Nutzung patentierter Erfindungen ohne Zustimmung der Patentinhaber bestehen, wurden diese Mittel soweit ersichtlich nur punktuell und von wenigen Staaten eingesetzt.​10 Der Grund dafĂŒr ist, dass die globalen Schwierigkeiten bei der Herstellung und beim Vertrieb von Impfstoffen durch das Fehlen von Rohstoffen,​11 ungenĂŒgende HerstellungskapazitĂ€ten und die KomplexitĂ€t des Herstellungsprozesses (fĂŒr RNA- und Vektorimpfstoffe) verursacht wird.​12 Diese Probleme sind faktischer Natur und wĂŒrden durch einen Verzicht auf den Patentschutz nicht gelöst. Die COVID-Impfstoffe basieren auf komplexen Technologien. Die Herstellung solcher Impfstoffe ist ohne vollstĂ€ndigen und wirksamen Technologietransfer undenkbar. Dieser wĂŒrde nicht nur die Offenlegung von Fabrikationsgeheimnissen umfassen, sondern auch eine proaktive UnterstĂŒtzung durch die Patentinhaber beim Aufbau von ProduktionskapazitĂ€ten erfordern. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens alleine wĂŒrde keinem Dritten ohne entsprechende Know-how-Lizenz ermöglichen, die in den Patenten beschriebene technische Lehre ohne Weiteres, kurzfristig und in industriellem Massstab zu verwirklichen. Mit der Aussetzung des TRIPS-Abkommens wĂŒrde auch Abschnitt 7 von Teil II des TRIPS-Abkommens ĂŒber den Schutz vertraulicher Informationen ausgesetzt. Das Problem der Notwendigkeit eines vollstĂ€ndigen Technologietransfers ist jedoch faktischer Natur und wĂŒrde durch die Aufhebung des rechtlichen Geheimnisschutzes nicht gelöst. Die Aufhebung des Geheimnisschutzes wĂŒrde insbesondere die Inhaber vertraulicher Informationen nicht zur Preisgabe solcher Informationen zwingen. Sie nĂ€hme ihnen bloss die Möglichkeit, gegen die unrechtmĂ€ssige Entwendung oder Offenbarung von Geheimnissen vorzugehen.
2. Ohne Aufhebung des Unterlagenschutzes ist eine raschere BekÀmpfung der Pandemie illusorisch
Es ist an dieser Stelle auch auf den sog. Unterlagenschutz zu verweisen. Die Zulassungsunterlagen, in erster Linie die klinischen Daten, von Arzneimitteln (inklusive Impfstoffe) sind wĂ€hrend einer gesetzlich vorgegebenen Zeitdauer geschĂŒtzt, unabhĂ€ngig davon, ob der relevante Wirkstoff noch Patentschutz geniesst.​13 WĂ€hrend der Dauer des Unterlagenschutzes können sich Dritthersteller von Generika oder Biosimilar-Produkten nicht auf die klinischen Daten der Erstzulassung stĂŒtzen. Mit anderen Worten mĂŒssen Dritte, in Ermangelung der Zustimmung des Inhabers der Erstzulassung, sĂ€mtliche klinischen Versuche wiederholen und neue klinische Daten liefern, wenn sie eine Marktzulassung fĂŒr ein Generikum erhalten wollen. Dies stellt in der Praxis eine erhebliche HĂŒrde fĂŒr den Marktzutritt dar. Die Kommunikation lĂ€sst offen, ob auch der Unterlagenschutz ausgesetzt werden soll.
3. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens erlaubt nicht, das Marktzulassungsverfahren zu beschleunigen
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Vermarktung von Arzneimitteln (inkl. Impfstoffen) einer Marktzulassung nach nationalem Recht bedarf. Diese HĂŒrde wĂ€re in der Praxis selbst dann sehr hoch, wenn die WTO-Mitgliedstaaten auch den soeben erwĂ€hnten Unterlagenschutz ausser Kraft setzen sollten. In der Tat sind die hier interessierenden Arzneimittel und Impfstoffe komplexe biologische Produkte.​14 Entsprechende Biosimilar-Produkte werden (anders als klassische Generika) nur unter strengen Voraussetzungen zugelassen, inklusive umfangreicher Vergleichbarkeitsstudien zum Referenzprodukt. Diese Voraussetzungen mĂŒssen auch in den beiden LĂ€ndern, die den Vorschlag zur Aussetzung des TRIPS-Abkommens entworfen haben, eingehalten werden.​15 Die Impfstoffhersteller könnten Dritte im Zusammenhang mit einem Technologietransfer auch bei der Marktzulassung unterstĂŒtzen; die Aussetzung des TRIPS-Abkommens wĂŒrde sie dazu jedoch keineswegs verpflichten. Da Lizenzeinnahmen im Gegenzug fĂŒr diese UnterstĂŒtzung im Falle einer Aussetzung des TRIPS-Abkommens wegbrĂ€chen, ist nicht davon auszugehen, dass viele Impfstoffhersteller dazu freiwillig Hand böten.
4. Der Impffortschritt wird insbesondere durch fehlende Infrastruktur, nicht durch die fehlende Nutzung patentierter Erfindungen behindert
Eine der höchsten und teuersten HĂŒrden beim Vertrieb von Impfstoffen, insbesondere in EntwicklungslĂ€ndern, ist die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur vor Ort. In manchen FĂ€llen stellen die Kosten des Vertriebs bis zur HĂ€lfte des Marktpreises des Impfstoffs dar.​16 Zudem mĂŒssen Impfstoffe gekĂŒhlt aufbewahrt und rasch verimpft werden, was eine ununterbrochene Stromversorgung sowie kurze Transport- und Kommunikationswege voraussetzt. In der jĂŒngeren Vergangenheit mussten mehrere EntwicklungslĂ€nder vorhandene Impfstoffe vernichten, weil sie diese nicht rechtzeitig verimpfen konnten.​17 Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens ist nicht geeignet, derartige praktische Schwierigkeiten aus dem Weg zu rĂ€umen.
IV. Die Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz wĂŒrde die volle EntschĂ€digung der Rechteinhaber durch den Bund erfordern
1. Die Umsetzung ĂŒber den Weg der Enteignung
Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens durch den Rat fĂŒr TRIPS wĂŒrde lediglich zur Aussetzung eines Teils eines internationalen Abkommens fĂŒhren und hĂ€tte keine unmittelbaren oder automatischen Auswirkungen auf das nationale Recht der WTO-Mitgliedstaaten. Die nationalen Gesetzgeber könnten dann zwar die Aussetzung des Patentschutzes mit weiteren VerfĂŒgungen oder Anpassungen des nationalen Rechts umsetzen. Sie wĂ€ren hierzu durch die Aussetzung des TRIPS-Abkommens aber nicht verpflichtet. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens im Bereich des Patentschutzes könnte in der Schweiz durch die vollstĂ€ndige oder teilweise Enteignung der relevanten Patente umgesetzt werden (Art. 32 PatG). Andere Umsetzungsmöglichkeiten (z.B. die Aufhebung des Patentschutzes fĂŒr eine bestimmte Klasse von Erfindungen im Zusammenhang mit der Pandemie oder die Erteilung von Zwangslizenzen durch den Bund anstatt durch die Gerichte) wĂ€ren nicht mit dem geltenden Patentgesetz zu vereinbaren und mĂŒssten folglich ĂŒber ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren beschlossen werden. Diese Option scheidet wegen der Zeitdauer eines parlamentarischen Verfahrens (potentiell mehrere Jahre) und des zu erwartenden politischen Widerstands vorliegend aus. Die Nutzung eines Patents durch den Bund ohne vorgĂ€ngige Enteignung wĂ€re auch dann rechtswidrig, wenn die Nutzung im öffentlichen Interesse vorgenommen wĂŒrde.​18 ImmaterialgĂŒterrechte sind in der Schweiz im Rahmen der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) verfassungsmĂ€ssig geschĂŒtzt.​19 Auch der EuropĂ€ische Gerichtshof fĂŒr Menschenrechte (EGMR) erkennt an, dass ImmaterialgĂŒterrechte als Eigentumsrechte gemĂ€ss Art. 1 des Zusatzprotokolls zur EMRK geschĂŒtzt werden.​20 GemĂ€ss Art. 32 Abs. 2 PatG und Art. 26 Abs. 2 BV hat der Enteignete Anspruch auf volle EntschĂ€digung. Folglich könnte die Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz nur unter voller EntschĂ€digung der Patentinhaber implementiert werden.
2. Eine Enteignung ist nur gegen volle EntschÀdigung zulÀssig
Es ist davon auszugehen, dass die Kosten einer Enteignung sĂ€mtlicher relevanten Patente sehr hoch wĂ€ren. Sie wĂ€ren möglicherweise höher als die Kosten des Erwerbs von Impfstoffen und Arzneimitteln durch den Bund fĂŒr die direkte Belieferung von LĂ€ndern, die diese benötigen. In der Tat basieren die zugelassenen Impfstoffe auf zahlreichen Patenten und Plattform-Technologien unterschiedlicher Patentinhaber, die teilweise schon vor der globalen Pandemie angemeldet wurden (wie Modernas mRNA-1273 Technologie oder BioNTechs und Pfizers BNT162).​21 Diese Technologien enthalten auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die keinen Zusammenhang mit der BekĂ€mpfung von COVID-19 haben. Im Gegensatz dazu fordert das Schweizer Patentgesetz bei der Erteilung von Zwangslizenzen nur eine «angemessene VergĂŒtung», bei deren Bemessung «die UmstĂ€nde des Einzelfalles und der wirtschaftliche Wert der Lizenz» zu berĂŒcksichtigen sind (vgl. Art. 40e Abs. 5 PatG und Art. 4 ZGB). Bei einer Zwangslizenz fĂŒr den Export pharmazeutischer Produkte sind zudem auch der Wert der Lizenz im Einfuhrland, der Entwicklungsstand und die gesundheitliche und humanitĂ€re Dringlichkeit zu berĂŒcksichtigen (Art. 40e Abs. 5 PatG). Die Kosten einer Zwangslizenz decken schliesslich lediglich die konkrete, im Umfang beschrĂ€nkte und nicht-exklusive Nutzung einer Technologie wĂ€hrend einer bestimmten Zeit, nicht den gesamten wirtschaftlichen Wert der Technologie bis zum Ablauf des Patents. Vor diesem Hintergrund stĂŒnden die Kosten der Umsetzung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens in keinem sinnvollen VerhĂ€ltnis zum erwarteten Nutzen.
V. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens hÀtte negative Auswirkungen auf die Lizenzierung von Know-how und die Zukunft der Forschung in der Schweiz und in der Welt
1. Die negativen Auswirkungen auf die Lizenzierung bestehender Technologien zur BekÀmpfung der Pandemie
Patentinhaber haben seit dem Beginn der Pandemie zahlreiche Partnerschaften zur Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen geschlossen.​22 Bekannte Beispiele sind die Zusammenarbeit zwischen Pfizer und BioNTech sowie Moderna und Lonza.​23 Solche Kooperationen sind nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil die involvierten Unternehmen im Wettbewerb zu einander stehen. Wesentliche Voraussetzung solcher Vereinbarungen sind die Existenz von Patenten und das Vertrauen der Patentinhaber in den Rechtsstaat, d.h. dass solche (Verbots-)Rechte auch durchgesetzt werden können. Die Weigerung der Patentinhaber, solche Vereinbarungen abzuschliessen, kann bereits heute mit dem Instrument der Zwangslizenz umgangen werden (oben Ziff. II). Vor allem aber setzt das Bestehen der Zwangslizenzen wichtige Anreize, dass die Patentinhaber freiwillig Lizenzen erteilen, weil sie bei der Verweigerung einer Lizenz mit einer Klage auf Erteilung einer Zwangslizenz rechnen mĂŒssen. Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen im Pharmasektor setzen meistens auch die Lizenzierung oder den Transfer von Know-how voraus. Im Zusammenhang mit solchen Transaktionen kann eine grosse Menge Know-how aufgebaut werden, das typischerweise nicht in den relevanten Patentschriften offenbart wird. Dies erfolgt unter strikten Geheimhaltungsvereinbarungen. Die Aufhebung des Patentschutzes hĂ€tte wohl auch negative Konsequenzen fĂŒr die Bereitschaft der Patentinhaber, Kooperationen zur Entwicklung oder Herstellung von Arzneimitteln oder Impfstoffen einzugehen. Insbesondere ist schwer vorstellbar, dass Patentinhaber ohne die Perspektive von Lizenzzahlungen fĂŒr die Nutzung des Patents bereit wĂ€ren, ihr Know-how den Herstellern von Biosimilar-Produkten zu offenbaren.
2. Die negativen Auswirkungen auf zukĂŒnftige Forschung
Es ist wesentlich, die Auswirkung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens auf kĂŒnftige Forschung zu berĂŒcksichtigen, inklusive der Forschung zur BekĂ€mpfung von kĂŒnftigen Varianten von SARS-CoV-2. Ob und in welchem Grad die existierenden Impfstoffe auch gegen neue Varianten des Virus wirksam sind, wird noch erforscht. KĂŒnftige Forschung und Entwicklung zur Verhinderung und BekĂ€mpfung von neuen Varianten scheint jedenfalls unabdingbar. Mit der Implementierung der Aussetzung des TRIPS-Abkommens im nationalen Recht durch Enteignung bestehender Patente oder Nicht-Erteilen angemeldeter Patente wĂŒrde ein wichtiger Anreiz fĂŒr solche ForschungstĂ€tigkeiten wegfallen. Wie stark dieser Effekt wĂ€re, hĂ€ngt allerdings davon ab, wie viele und (vor allem) welche Staaten keine Patente fĂŒr entsprechende Erfindungen mehr erteilen bzw. bestehende Patente aussetzen wĂŒrden. Sollten dies nur einige Schwellen- und EntwicklungslĂ€nder tun, wĂ€re der Effekt wohl gering. Ganz anders sĂ€he es aber aus, wenn dies auch die USA und/oder die EU tun wĂŒrden. WĂŒrde die Aussetzung des TRIPS-Abkommens im nationalen Patentrecht relevanter MĂ€rkte implementiert, wĂŒrden diejenigen, die weiterhin an Impfstoffen und Medikamenten gegen Varianten von SARS-CoV-2 forschen, den Anreiz fĂŒr die Anmeldung von Patenten verlieren. Eine der zentralen Ideen hinter dem Patentsystem ist die GewĂ€hrung eines zeitlich begrenzten Schutzes fĂŒr Erfindungen als Gegenleistung fĂŒr die Offenbarung dieser Erfindungen. Droht das Aussetzen des Patentschutzes auf kĂŒnftige Forschungsergebnisse, so entfĂ€llt der Anreiz zur Anmeldung von Patenten und damit die mit der Erteilung von Patenten verbundene Offenbarung. Nur die strikte Geheimhaltung könnte aus Sicht der Erfinder in einem solchen Fall noch ermöglichen, den wirtschaftlichen Wert der Erfindungen am Markt zu realisieren. Die Aussetzung des TRIPS-Abkommens könnte damit nicht nur zur Abnahme der ForschungsaktivitĂ€ten zu SARS-CoV-2 fĂŒhren, sondern auch dazu, dass Forschungsergebnisse nicht mehr oder nicht mehr vollstĂ€ndig veröffentlicht wĂŒrden, was wiederum die BekĂ€mpfung der Pandemie erschweren wĂŒrde. Hinzu kommt, dass, wie erwĂ€hnt (vorne Ziff. IV.B), einige der vorliegend interessierenden Patente Plattformtechnologien schĂŒtzen, die im Zusammenhang mit COVID-19, aber auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen relevant sein können. Es ist deshalb zu befĂŒrchten, dass die Abnahme der Forschung und die Nichtveröffentlichung von Erfindungen auch die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen andere Krankheiten negativ betreffen wĂŒrden. Dabei ist wichtig, auch die langfristigen Effekte zu beachten: Die erstaunlich schnelle Entwicklung von Impfstoffen fĂŒr COVID-19 ist das Ergebnis eines grossen globalen Efforts, bei dem forschende Unternehmen eine zentrale Rolle spielten. Diese Unternehmen haben ihre Investitionen nicht nur aus altruistischen Motiven, sondern auch mit Blick auf die Gewinne getĂ€tigt, die sich im Erfolgsfall erzielen lassen. Wird den Unternehmen die Möglichkeit zur Realisierung dieser Gewinne durch Aussetzung des Patentschutzes im Nachhinein entzogen, besteht die Gefahr, dass forschende Unternehmen bei einer nĂ€chsten Pandemie nicht mehr bereit sind, den erforderlichen Effort fĂŒr die Entwicklung von Impfstoffen zu leisten. Dieser Preis ist potentiell Ă€usserst hoch – jedenfalls ungleich höher als der kurzfristige und sehr beschrĂ€nkte Nutzen, der sich mit der Aussetzung des TRIPS-Abkommens erzielen lĂ€sst.
VI. Fazit
Die geforderte Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird damit begrĂŒndet, dass die Aufhebung von Patenten zu einer effizienteren BekĂ€mpfung der weltweiten Pandemie beitragen könnte. Eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens wĂŒrde dieses Ziel jedoch verfehlen, weil die umfassende globale Versorgung mit Impfstoffen nicht am Bestehen von Patentschutz scheitert, sondern an den begrenzten KapazitĂ€ten fĂŒr die (komplexe) Herstellung und an den grossen Herausforderungen beim Vertrieb in Schwellen- und EntwicklungslĂ€ndern. Die Kosten der Aussetzung des TRIPS-Abkommens stĂŒnden deshalb in keinem VerhĂ€ltnis zu ihrer Wirkung. Vielmehr könnte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens und deren Umsetzung im nationalen Recht durch Enteignung bestehender oder Nicht-Erteilen kĂŒnftiger Patente massgebliche negative Auswirkungen auf die zukĂŒnftige Forschung haben, insbesondere fĂŒr Forschung an Medikamenten und Impfstoffen gegen neue Varianten von SARS-CoV-2. Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf den Vorschlag fĂŒr eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens. Sie geht nicht auf zahlreiche andere und effizientere Möglichkeiten ein, die sicherstellen können, dass einer effizienten Versorgung der Welt mit Arzneimitteln und Impfstoffen gegen COVID-19 möglichst wenig im Weg steht. Nebst den bereits erwĂ€hnten Zwangslizenzen und freiwilligen Initiativen (vorne Ziff. II.B) sind internationale Projekte wie ACT-A​24 oder COVAX​25 zu erwĂ€hnen. Zudem existiert ein Vorschlag der WHO sowie mehrerer Staaten und Institutionen fĂŒr ein internationales Abkommen ĂŒber Pandemien.​26 Die bestehenden Probleme der weltweiten Unterversorgung mit medizinischen Produkten in der Pandemie können nur durch Fokussierung auf die Versorgungsschwierigkeiten – Vertrieb, Infrastruktur, Zugang und Innovation im Bereich der Arzneimittel und Impfstoffe – gelöst werden.​27
Zusammenfassung
Die geforderte Aussetzung des TRIPS-Abkommens wird damit begrĂŒndet, dass die Aufhebung von Patenten zu einer effizienteren BekĂ€mpfung der weltweiten Pandemie beitragen könnte. Eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens wĂŒrde dieses Ziel jedoch verfehlen, weil die umfassende globale Versorgung mit Impfstoffen nicht am Bestehen von Patentschutz scheitert, sondern an den begrenzten KapazitĂ€ten fĂŒr die (komplexe) Herstellung und an den grossen Herausforderungen beim Vertrieb in Schwellen- und EntwicklungslĂ€ndern. StĂŒnde nur der Patentschutz im Wege der globalen Versorgung, so könnte sie ohne Aussetzung des TRIPS-Abkommens ĂŒber das bestehende Regime von Zwangslizenzen sichergestellt werden – sowohl im In- wie auch im Ausland. Zudem könnte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens in der Schweiz nur durch die Enteignung der relevanten Schutzrechte zeitnah umgesetzt werden; deren Kosten stĂŒnden jedoch in keinem VerhĂ€ltnis zu ihrer Wirkung. Schliesslich hĂ€tte eine Aussetzung des TRIPS-Abkommens absehbare negative Auswirkungen auf die zukĂŒnftige Forschung, inklusive der Forschung an Medikamenten und Impfstoffen gegen neue Varianten von SARS-CoV-2.
Résumé
La suspension de l’accord sur les ADPIC demandĂ©e a Ă©tĂ© justifiĂ©e par le fait que la levĂ©e de la protection par brevet pourrait contribuer Ă  une lutte plus efficace contre la pandĂ©mie mondiale. Toutefois, une suspension de l’accord sur les ADPIC ne permettrait pas d’atteindre cet objectif, car un approvisionnement mondial suffisant en vaccins n’est pas empĂȘchĂ© par l’existence d’une protection par brevet, mais par les capacitĂ©s limitĂ©es de production (complexe) et les dĂ©fis majeurs de distribution dans les pays Ă©mergents et en dĂ©veloppement. Si seule la protection par brevet faisait obstacle Ă  l’approvisionnement mondial, il serait possible de l’assurer sans suspendre l’accord ADPIC, ceci par le biais du rĂ©gime existant des licences obligatoires – tant en Suisse qu’à l’étranger. En outre, une suspension de l’accord sur les ADPIC en Suisse ne pourrait ĂȘtre mise en Ɠuvre en temps utile qu’en expropriant les droits de propriĂ©tĂ© concernĂ©s; toutefois, les coĂ»ts de cette mesure seraient disproportionnĂ©s comparĂ© Ă  son effet. Enfin, une suspension de l’accord sur les ADPIC aurait un impact nĂ©gatif prĂ©visible sur la recherche future, notamment sur le dĂ©veloppement de mĂ©dicaments et de vaccins contre les nouveaux variants du SARS-CoV-2.
Fussnoten:
1
â€čhttps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=Trueâ€ș (alle online Quellen zuletzt besucht am 6. August 2021).
2
â€čwww.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/2021_05_25_Position_statement_Covid_IP_waiver.pdfâ€ș, verwendet mit freundlicher Genehmigung des Max Planck Instituts.
3
Zahlreiche Staaten haben in der Vergangenheit von den vorgesehenen Abweichungen vom Patentschutz, wie im TRIPS-Abkommen vorgesehen, Gebrauch gemacht. Die ĂŒberwiegende Mehrheit der FĂ€lle betrifft die HIV/AIDS-Pandemie. Diese und andere Abweichungen vom TRIPS-Abkommen werden online auf der TRIPS Flexibilities Database dokumentiert: â€čhttp://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/â€ș.
4
Ministerial declaration WT/MIN(01)/DEC/1, verfĂŒgbar unter â€čwww.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htmâ€ș.
5
Vgl. Ziff. 9 der Kommunikation (Fn. 1).
6
Statement by Moderna on Intellectual Property Matters during the COVID-19 Pandemic vom 8. Oktober 2020, â€čhttps://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/statement-moderna-intellectual-property-matters-during-covid-19â€ș.
7
8
AbbVie drops patent rights for Kaletra antiviral treatment, Financial Times, 23. MĂ€rz 2020, â€čwww.ft.com/content/5a7a9658-6d1f-11ea-89df-41bea055720bâ€ș.
9
10
GemĂ€ss der bereits erwĂ€hnten (Fn. 2) TRIPS Flexibilities Database haben bislang Israel (fĂŒr Lopinavir/Ritonavir, vertrieben unter dem Markennamen KaletraÂź) und Russland (fĂŒr Remdesivir) von Art. 31 TRIPS im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie Gebrauch gemacht. Vgl. â€čhttp://tripsflexibilities.medicineslawandpolicy.org/â€ș.
11
J. Dakin, Supply Chain Challenges Creating Hurdles to COVID-19 Vaccine Production, PharmTech, 2. April 2021 â€čwww.pharmtech.com/view/supply-chain-challenges-creating-hurdles-to-covid-19-vaccine-productionâ€ș; S. Menon, India coronavirus: Can it make enough vaccines to meet demand?, BBC News â€čwww.bbc.com/news/world-asia-india-55571793â€ș; C. Paris, Supply-Chain Obstacles Led to Last Month’s Cut to Pfizer’s Covid-19 Vaccine-Rollout Target, The Wall Street Journal, 3. Dezember 2020, â€čwww.wsj.com/articles/pfizer-slashed-its-covid-19-vaccine-rollout-target-after-facing-supply-chain-obstacles-11607027787â€ș.
12
mRNA oder Vektor-basierte Impfstoffe werden in Bioreaktoren hergestellt und setzen einen hohen Spezialisierungsgrad und Technologie voraus. Vgl. J. Geraghty, The Vaccine-Distribution Bottleneck, National Review, 3. Februar 2021, â€čwww.nationalreview.com/the-morning-jolt/the-vaccine-distribution-bottleneck/â€ș; D. Lowe, Myths of Vaccine Manufacturing, 2. Februar 2021, â€čhttps://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/02/02/myths-of-vaccine-manufacturingâ€ș; E. Segal, New Vaccine Supply And Distribution Problems Slow Fight Against Covid – And Provide More Crisis Management Lessons, Forbes, 26. Januar 2021, â€čwww.forbes.com/sites/edwardsegal/2021/01/26/new-vaccine-supply-and-distribution-problems-slow-fight-against-covid---and-provide-more-crisis-management-lessons/â€ș; COVID-19 vaccine manufacturing bottlenecks – troubling issues, 14. Dezember 2020,â€čwww.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/covid-19-vaccine-manufacturing-bottlenecks-troubling-issues/â€ș.
13
In der Schweiz grundsÀtzlich zehn Jahre ab Zulassung gemÀss Art. 11a f. HMG.
14
Vgl. die Wegleitung Zulassung Biosimilar HMV4 von Swissmedic, â€čwww.swissmedic.ch/dam/swissmedic/de/dokumente/zulassung/zl_hmv_iv/zl101_00_012d_wlverwaltungsverordnunganleitungzulassungaehnliche.pdf.download.pdf/ZL101_00_012d_WL%20Zulassung%20Biosimilar.pdfâ€ș; EMA, European Medicines Agency procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal products applications, 19. August 2019, EMA/940451/2011, 5; U.S. FDA, Biosimilar and Interchangeable Products, â€čwww.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-and-interchangeable-productsâ€ș.
15
Ministry of Science & Technology, Ministry of Health & Family Welfare of the Government of India, Guidelines on Similar Biologics: Regulatory Requirements for Marketing Authorization in India, 15. August 2016, â€čhttp://dbtindia.gov.in/sites/default/files/uploadfiles/Guidelines_on_Similar_Biologics%2C2016.pdfâ€ș; South African Health Products Regulatory Authority, Biosimilar Medicines Quality, Non-Clinical and Clinical Requirements, 14. August 2014, â€čwww.sahpra.org.za/wp-content/uploads/2020/04/SAHPRA-Biosimilar-Medicines-Guidance_Aug14_v3.pdfâ€ș.
16
COVID-19 vaccine: Govt caps price at Rs 250 per dose in private hospitals, 28. Februar 2021, â€čhttps://economictimes.indiatimes.com/news/politicsand-nation/covid-19-vaccine-govt-caps-price-at-rs-250-per-dose-in-private-hospitals/videoshow/81253391.cmsâ€ș.
17
Vgl. den Fall von Malawi: â€čwww.bbc.com/news/world-africa-57168841â€ș; und den Fall von SĂŒdsudan: â€čhttps://edition.cnn.com/2021/05/19/africa/covid-19-vaccine-wastage-africa-intl-cmd/index.htmlâ€ș; sowie im Allgemeinen: Covid-19 vaccines: Why some African states can’t use their vaccines, BBC News, 8. Juni 2021, â€čwww.bbc.com/news/56940657â€ș.
18
BGE 139 III 110 ff. E. 2.3.1.
19
BGE 135 II 224 E. ff. 3.3.3.
20
EGMR vom 11. Januar 2007, 73049/01, E. 72.
21
Vgl. fĂŒr Modernas Schutzrechte: â€čwww.modernatx.com/patentsâ€ș. Vgl. auch M. Gaviria/B. Kilic, BioNTech and Pfizer’s BNT162 Vaccine Patent Landscape, 16. November 2020, â€čwww.citizen.org/article/biontech-and-pfizers-bnt162-vaccine-patent-landscape/â€ș.
22
B.Pancevski, BioNTech recruits rivals to boost Covid-19 vaccine production, The Wall Street Journal, 13. MĂ€rz 2021, â€čwww.wsj.com/articles/biontech-recruits-rivals-to-boost-covid-19-vaccine-production-11615640401â€ș. Vgl. auch M. Rochabrun, Brazil signs agreement to produce AstraZeneca’s experimental COVID-19 vaccine, Reuters, 27. Juni 2020, â€čwww.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-vaccine-idUSKBN23Y0NBâ€ș; AstraZeneca’s China partner expects to be able to make 400 million COVID-19 vaccine doses a year, Reuters, 2. Februar 2021, â€čwww.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kangtai-astrazenec-idUSKBN2A20VBâ€ș; A. Roy/E. Rocha, AstraZeneca partner sticks with two full dose regimen in COVID trials in India, 1. Dezember 2020; Serum Institute of India obtains emergency use authorisation in India for AstraZeneca’s COVID-19 vaccine, 6. Januar 2021, â€čwww.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.htmlâ€ș; H. Ellyatt, 2021 will see ‘vaccine cooperation, not competition,’ Russian official says after AstraZeneca tie-up CNBC, 17. Dezember 2020, â€čwww.cnbc.com/2020/12/17/russia-covid-vaccine-cooperation-with-astrazeneca-a-great-example.htmlâ€ș.
23
M. Terry, With Supply Lagging, COVID-19 Vaccine Manufacturers Pledge to Ramp Up. BioSpace, 24. Februar 2021, â€čwww.biospace.com/article/covid-19-vaccine-bottleneck-scaling-up-manufacturing/â€ș; D. Lowe, A rough guide to pharma partnership deals. Chemistry World, 9. Februar 2021, â€čwww.chemistryworld.com/opinion/a-rough-guide-to-pharma-partnership-deals/4013179.articleâ€ș; B. Pancevski, BioNTech Recruits Rivals to Boost Covid-19 Vaccine Production, The Wall Street Journal, 13. MĂ€rz 2021, â€čwww.wsj.com/articles/biontech-recruits-rivals-to-boost-covid-19-vaccine-production-11615640401â€ș.
24
The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, â€čwww.who.int/initiatives/act-acceleratorâ€ș.
25
S. Berkley, COVAX explained, Gavi, 3. September 2020, â€čwww.gavi.org/vaccineswork/covax-explainedâ€ș.
26
Global leaders unite in urgent call for international pandemic treaty, 30. MĂ€rz 2021, â€čwww.who.int/news/item/30-03-2021-global-leaders-unite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treatyâ€ș; An international treaty on pandemic prevention and preparedness, EU Kommission, 20. Mai 2021, â€čwww.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/â€ș.
27
H. Nikogosian, The case for an international pandemic treaty, BMJ 2021, 372 â€čwww.bmj.com/content/372/bmj.n527â€ș; EFPIA, Vaccines Europe response to global leaders urgent call for international pandemic treaty, 30. MĂ€rz 2021, â€čhttps://efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/efpia-vaccines-europe-response-to-global-leaders-urgent-call-for-international-pandemic-treaty/â€ș.


Lors de sa sĂ©ance du 26 mai 2021, le Conseil fĂ©dĂ©ral a pris connaissance du rapport de l’IPI portant sur l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ©. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2021 den Bericht des IGE «Zugang zu Sachdaten in der Privatwirtschaft» zur Kenntnis genommen.
AnaĂŻc Cordoba, MLaw, juriste auprĂšs de l’Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (IPI), berne.
I. Contexte
Le 30 octobre 2019, le Conseil fĂ©dĂ©ral a mandatĂ© l’IPI afin de rĂ©diger un rapport au sujet de l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ©. Il faisait ainsi suite Ă  une recommandation du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es»​1. L’IPI devait analyser la situation actuelle en Suisse et Ă  l’étranger, et formuler des propositions pour Ă©liminer les obstacles Ă  l’accĂšs Ă  ces donnĂ©es. Outre le systĂšme de licences obligatoires mentionnĂ© par le groupe d’experts, l’IPI devait Ă©galement examiner d’autres solutions pour l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles. Le mandat confiĂ© Ă  l’IPI s’inscrit dans le contexte de la numĂ©risation de la sociĂ©tĂ© et de l’économie. DorĂ©navant, les donnĂ©es jouent un rĂŽle central dans la vie quotidienne et dans les nouveaux modĂšles d’affaires et elles ouvrent de nouveaux champs de recherche. Elles sont dĂ©terminantes pour le dĂ©ploiement de l’intelligence artificielle. Si leur utilisation ne constitue pas en soi un phĂ©nomĂšne nouveau, le volume des donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es et traitĂ©es ainsi que leurs nouveaux usages constituent un changement de paradigme. Le rapport de l’IPI porte sur la question de la propriĂ©tĂ© de biens immatĂ©riels (les donnĂ©es non personnelles) et des mĂ©canismes de licence obligatoire ou de licence FRAND qui existent dĂ©jĂ  dans le droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.
II. Réalisation du mandat
Pour la rĂ©alisation de son rapport, l’IPI a suivi une approche tant Ă©conomique que juridique. Sur le plan Ă©conomique, un sondage a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© auprĂšs d’entreprises suisses, afin d’évaluer la situation actuelle des marchĂ©s des donnĂ©es non personnelles et les besoins des acteurs Ă©conomiques. À ce sondage, s’ajoute une analyse de l’économie numĂ©rique en Suisse, qui constitue le pendant d’une Ă©tude dĂ©jĂ  effectuĂ©e auprĂšs des États membres de l’UE. L’approche juridique a consistĂ© Ă  examiner le cadre juridique actuel et son adĂ©quation avec les besoins des utilisateurs et les spĂ©cificitĂ©s de ces donnĂ©es. Dans le but de dĂ©finir le ou les systĂšmes les plus adaptĂ©s pour promouvoir et faciliter l’accĂšs Ă  ces donnĂ©es dans le secteur privĂ©, diffĂ©rentes options, fondĂ©es sur des modifications lĂ©gislatives ou sur des modĂšles existants, ont Ă©tĂ© examinĂ©es. À cet Ă©gard, une attention particuliĂšre a Ă©tĂ© portĂ©e sur les modĂšles d’accĂšs obligatoire, notamment fondĂ©s sur les licences obligatoires, ainsi que sur des systĂšmes de donnĂ©es ouvertes (Open Data) et partagĂ©es (Shared Data). Le rapport conclut par une sĂ©rie de recommandations. Le rapport se fonde sur plusieurs expertises, Ă©conomiques et juridiques, dont la rĂ©alisation a Ă©tĂ© externalisĂ©e auprĂšs d’acadĂ©miciens et praticiens suisses. Toutes ces expertises sont librement accessibles sur le site Internet de l’IPI​2.
III. Définition des données non personnelles
Contrairement Ă  la notion de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, la lĂ©gislation suisse ne prĂ©voit pas de dĂ©finition des «donnĂ©es non personnelles»​3. Les donnĂ©es personnelles sont dĂ©finies comme «toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiĂ©e ou identifiable»​4. Les donnĂ©es non personnelles se dĂ©finissent par opposition Ă  cette dĂ©finition, comme «toutes les donnĂ©es qui ne sont pas des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel». Cette distinction entre donnĂ©es personnelles et non personnelles est centrale. Dans le premier cas, leur traitement est soumis aux dispositions strictes de la LPD, alors que dans le deuxiĂšme, les rĂšgles de la LPD ne s’appliquent pas au traitement de ces donnĂ©es. Les donnĂ©es mĂ©tĂ©orologiques​5, topographiques​6 ou produites par des machines (par exemple des machines-outils sur des chaĂźnes de production industrielle) constituent par exemple des donnĂ©es non personnelles. Les informations qui figurent obligatoirement sur l’étiquetage des denrĂ©es alimentaires​7 ou un inventaire des curiositĂ©s touristiques d’une ville ou d’une rĂ©gion constituent Ă©galement des donnĂ©es non personnelles​8. Il en va de mĂȘme des donnĂ©es relatives Ă  l’utilisation de pesticides sur une parcelle agricole ou de celles concernant la nĂ©gociation Ă  haute frĂ©quence dans le secteur financier. ThĂ©oriquement, des donnĂ©es personnelles anonymisĂ©es et agrĂ©gĂ©es constituent Ă©galement des donnĂ©es non personnelles. Une prudence particuliĂšre est toutefois de mise en ce qui concerne les donnĂ©es personnelles anonymisĂ©es et agrĂ©gĂ©es, car les progrĂšs technologiques en matiĂšre de traitement des donnĂ©es ou le recoupement avec d’autres donnĂ©es non personnelles supplĂ©mentaires permettent parfois d’identifier une personne au travers de donnĂ©es non personnelles.
IV. Contenu du rapport
1. Délimitation du rapport
Le rapport porte sur les donnĂ©es non personnelles dĂ©tenues par des organisations privĂ©es. La politique d’Open Government Data, qui concerne les donnĂ©es non personnelles dĂ©tenues par l’administration fĂ©dĂ©rale n’est pas concernĂ©e. De mĂȘme, la question de la relation asymĂ©trique entre les plateformes (Google, Apple, Facebook, Amazon, etc.) et les acteurs Ă©conomiques plus petits («Plateform to Business») n’est pas traitĂ©e. Le rapport de l’IPI n’aborde la thĂ©matique que sous l’angle «Business to Business» («B2B»).
2. Conclusions Ă©conomiques: bonne performance de l’économie numĂ©rique
L’économie numĂ©rique dans son ensemble contribue de maniĂšre significative Ă  la performance Ă©conomique de la Suisse. La prestation globale de la Suisse dans le domaine est relativement bonne en comparaison avec les autres pays europĂ©ens. En 2018, environ 182000 personnes Ă©taient employĂ©es dans le domaine de l’économie des donnĂ©es en Suisse. Cela reprĂ©sente 4,4% de l’emploi total en Suisse, ce qui est nettement supĂ©rieur Ă  la moyenne de l’UE. La croissance du nombre de salariĂ©s se rĂ©vĂšle Ă©galement plus dynamique en Suisse (10%) que dans l’UE (8%). Les produits et services basĂ©s sur l’analyse et l’évaluation de donnĂ©es brutes ont gĂ©nĂ©rĂ© un volume d’environ 3,6 milliards d’euros en Suisse en 2018, en croissance d’environ 8% par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. L’économie suisse des donnĂ©es a contribuĂ© Ă  hauteur de 14,1 milliards d’euros environ, soit environ 3% du PIB en 2018. La croissance de ce secteur par rapport Ă  l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© de prĂšs de 20%. Les marchĂ©s des donnĂ©es non personnelles brutes sont eux aussi sur le point de se dĂ©velopper dans notre pays. Ainsi, une entreprise sur quatre gĂ©nĂšre des donnĂ©es non personnelles et une entreprise sur cinq les commercialise. De l’avis des entreprises interrogĂ©es, l’importance de ces donnĂ©es ira croissant Ă  l’avenir. Les analyses menĂ©es ne montrent pas de dĂ©faillance manifeste et importante du marchĂ© «B2B». Il n’apparaĂźt donc pas nĂ©cessaire d’intervenir sur le marchĂ© par des mesures intrusives. En ce sens Ă©galement, les entreprises interrogĂ©es pour ce rapport indiquent prĂ©fĂ©rer des mesures de soutien complĂ©mentaires plutĂŽt que la mise en place de rĂšgles lĂ©gales contraignantes. Il est Ă  noter encore que les dĂ©fis pour exploiter le plein potentiel Ă©conomique et social des donnĂ©es non personnelles varient fortement selon le secteur examinĂ©. Par consĂ©quent, il n’existe probablement pas une solution unique adaptĂ©e Ă  toutes les diffĂ©rentes spĂ©cificitĂ©s du marchĂ© des donnĂ©es non personnelles. L’IPI renouvĂšlera l’étude d’analyse du marchĂ© des donnĂ©es d’ici fin 2025​9.
3. Conclusions juridiques: un cadre juridique suffisant
Il n’existe pas de droit de propriĂ©tĂ© sur les donnĂ©es, personnelles ou non personnelles, en Suisse. La Suisse ne connaĂźt pas non plus de droit sui generis sur les bases de donnĂ©es, comme prĂ©vu par la Directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de donnĂ©es. Cependant, l’analyse de la situation juridique dĂ©montre que le droit suisse contient un certain nombre de normes qui permettent l’attribution de donnĂ©es non personnelles et donnent aux maĂźtres des donnĂ©es non personnelles un contrĂŽle Ă©tendu sur «leurs» donnĂ©es. Au premier plan se trouve la protection du secret de fabrication ou commercial (art. 162 du Code pĂ©nal suisse [CP] [RS 311] et art. 5 et 6 de la Loi fĂ©dĂ©rale contre la concurrence dĂ©loyale [LCD] [RS 241]). Dans le droit actuel, les dĂ©tenteurs de donnĂ©es non personnelles disposent ainsi d’une protection juridique trĂšs Ă©tendue. Dans la perspective actuelle et sur la base des rĂ©sultats des expertises commandĂ©es, il n’est pas nĂ©cessaire d’introduire des droits de propriĂ©tĂ© pour les donnĂ©es non personnelles. D’une part, les marchĂ©s actuels de la production, de l’utilisation et du commerce de donnĂ©es non personnelles fonctionnent, sans droit de propriĂ©tĂ© des donnĂ©es (et peut-ĂȘtre mĂȘme grĂące Ă  cette absence de propriĂ©tĂ©). D’autre part, il ne semble pas nĂ©cessaire de fournir des incitations supplĂ©mentaires pour la collecte et l’analyse de donnĂ©es non personnelles; ces activitĂ©s Ă©tant en progression constante ces derniĂšres annĂ©es. Finalement, il est peu probable que l’introduction d’une propriĂ©tĂ© sur ce type de donnĂ©es rĂ©duise les coĂ»ts de transaction et favorise ainsi l’accĂšs aux donnĂ©es. Il en va de mĂȘme pour la crĂ©ation d’un droit sui generis pour les bases de donnĂ©es. L’IPI recommande donc dans son rapport de ne pas introduire de droit de propriĂ©tĂ© sur les donnĂ©es non personnelles ou de droit sui generis sur les bases de donnĂ©es.
4. Licence obligatoire et licence FRAND: des solutions horizontales pour l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles?
Un mĂ©canisme gĂ©nĂ©ral de licence obligatoire qui permettrait de donner un accĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ© est thĂ©oriquement faisable. De plus, il pourrait ĂȘtre rĂ©alisĂ© de maniĂšre Ă  respecter le droit international, en particulier l’Accord sur les aspects des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Cependant, l’analyse dĂ©montre qu’un tel systĂšme gĂ©nĂ©ralisĂ© ne paraĂźt pas souhaitable en raison des difficultĂ©s liĂ©es Ă  sa mise en Ɠuvre et des risques qu’il crĂ©erait pour les intĂ©rĂȘts du dĂ©tenteur des donnĂ©es non personnelles. Un tel systĂšme peut cependant ĂȘtre adĂ©quat ponctuellement dans certains secteurs particuliers (par exemple, construction automobile, aviation, Ă©nergie). Il est Ă©galement possible d’imposer une licence obligatoire sur la base du droit de la concurrence. Toutefois, le droit de la concurrence ne crĂ©e pas un droit gĂ©nĂ©ral d’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles du secteur privĂ©. Ses dispositions visent uniquement Ă  protĂ©ger contre les restrictions de concurrence dommageables et ne peuvent donc ĂȘtre invoquĂ©es et appliquĂ©es qu’en de telles circonstances. La faisabilitĂ© d’un mĂ©canisme gĂ©nĂ©ral de licences FRAND pour l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles apparaĂźt douteuse. Cela en raison des diffĂ©rences qui existent entre la situation des brevets essentiels Ă  une norme pour laquelle les licences FRAND se sont dĂ©veloppĂ©es et celle de l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles. Ainsi, il n’existe pas d’autoritĂ© de certification pour des donnĂ©es non personnelles qui reprĂ©senteraient une norme. Il ne semble pas possible de transposer ce modĂšle afin de crĂ©er un accĂšs gĂ©nĂ©ral aux donnĂ©es non personnelles entre entreprises. DĂšs lors, cette approche ne paraĂźt pas dĂ©sirable vu les obstacles auxquels elle se heurte. La compatibilitĂ© d’un hypothĂ©tique systĂšme de licence FRAND avec le droit international ne devrait toutefois pas ĂȘtre problĂ©matique. En effet, un tel systĂšme reposerait sur l’application du droit de la concurrence et/ou sur un engagement contractuel pris par le dĂ©tenteur des donnĂ©es non personnelles. Dans son rapport, l’IPI recommande de ne pas introduire de systĂšme de licence obligatoire ou de licence FRAND horizontal pour l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles.
5. Les données ouvertes et partagées et les espaces de données
Les concepts de donnĂ©es ouvertes (open data), donnĂ©es partagĂ©es (shared data) et en particulier d’«espaces communs de donnĂ©es»​10, sont sans aucun doute des approches prometteuses pour le partage des donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ©. Elles sont fondamentalement basĂ©es sur le principe du volontariat et reflĂštent une conception libĂ©rale de l’économie, qui garantit la plus grande autonomie possible. Les «espaces communs de donnĂ©es» font l’objet d’une analyse​11 de l’Office fĂ©dĂ©ral de la Communication (OFCOM) et de la Direction du droit public (DDIP) attendue pour la fin de l’annĂ©e. Le rapport indiquera les domaines dans lesquels une intervention de l’État serait nĂ©cessaire. L’IPI recommande donc d’attendre les conclusions de ce rapport avant d’entreprendre de nouvelles dĂ©marches.
6. Mesures de soutien complémentaires
Dans le cadre de la rĂ©daction de ce rapport, l’IPI a mandatĂ© des spĂ©cialistes afin d’élaborer une premiĂšre sĂ©rie de contrats-modĂšles qui visent Ă  faciliter l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles entre PME. Ainsi, un contrat de transfert de donnĂ©es, un contrat d’abonnement pour l’accĂšs aux donnĂ©es et un contrat d’échange de donnĂ©es sont disponibles gratuitement sur le site Internet de l’IPI​12. Des versions commentĂ©es et un rapport explicatif pour l’ensemble des contrats-modĂšles sont Ă©galement Ă  disposition en français, allemand et anglais. Ce type de mesures de soutien complĂ©mentaires augmente la sĂ©curitĂ© juridique et diminue les coĂ»ts de transaction. En attendant la mise en place d’«espaces communs de donnĂ©es», l’IPI, en collaboration avec les milieux acadĂ©miques, le secteur privĂ© et d’autres offices compĂ©tents, va continuer de proposer des mesures de soutien complĂ©mentaires. Celles-ci pourront notamment prendre la forme de contrats-modĂšles de listes de contrĂŽle ou de guides pour l’établissement de contrats. Il pourra Ă©galement s’agir d’avis de droit sur des thĂ©matiques spĂ©cifiques ou d’encouragement et de soutien Ă  l’établissement de bonnes pratiques par secteur.
Résumé
Lors de sa sĂ©ance du 26 mai 2021, le Conseil fĂ©dĂ©ral a pris acte du rapport de l’IPI «AccĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privé». Ce rapport montre que l’économie numĂ©rique contribue significativement Ă  la performance Ă©conomique suisse. Au terme de l’analyse, l’IPI recommande de renoncer Ă  introduire aussi bien un droit sur les donnĂ©es non personnelles et que des systĂšmes horizontaux de licences obligatoires ou de licence FRAND pour l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles. Pour faciliter l’accĂšs aux donnĂ©es non personnelles dĂ©tenues par le secteur privĂ©, le rapport prĂ©conise des mesures de soutien complĂ©mentaires et la mise en place d’»espaces communs de donnĂ©es».
Zusammenfassung
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2021 den Bericht des IGE «Zugang zu Sachdaten in der Privatwirtschaft» zur Kenntnis genommen. Der Bericht zeigt, dass die Datenwirtschaft wesentlich zur Schweizer Wirtschaftsleistung beitrĂ€gt. Aufgrund der durchgefĂŒhrten Analyse empfiehlt das IGE, auf die EinfĂŒhrung eines Rechts an Sachdaten zu verzichten und auch kein horizontales System mit Zwangs- oder FRAND-Lizenzen fĂŒr den Zugang zu Sachdaten einzufĂŒhren. Um den Zugang zu Sachdaten des privaten Sektors zu erleichtern, seien ergĂ€nzende UnterstĂŒtzungsmassnahmen und die Schaffung von «vertrauenswĂŒrdigen DatenrĂ€umen» wĂŒnschenswert. Fussnoten:
1
Disponible Ă  l’adresse suivante â€čwww.admin.châ€ș Page d’accueilâ€ș Documentation CommuniquĂ©sâ€ș Le Conseil fĂ©dĂ©ral prend acte du rapport final du groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es» (10.09.2018) â€čwww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/55754.pdfâ€ș.
2
AccĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ©, â€čwww.ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/pi-et-societe/traitement-et-securite-des-donnees.htmlâ€ș.
3
La lĂ©gislation europĂ©enne ou la lĂ©gislation nationale des autres États europĂ©ens n’offrent pas non plus de dĂ©finition positive.
4
Art. 3 let. a. de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1).
5
Cf. le concept de «Data Warehouse» de l’Office fĂ©dĂ©ral de mĂ©tĂ©orologie et de climatologie MĂ©tĂ©oSuisse, â€čwww.meteosuisse.admin.ch/home/systemes-de-mesure-et-de-prevision/gestion-des-donnees.htmlâ€ș.
6
Cf. les gĂ©odonnĂ©es mises gratuitement Ă  disposition par l’Office fĂ©dĂ©ral de topographie swisstopo, â€čshop.swisstopo.admin.ch/fr/products/free/free_geodataâ€ș.
7
Cf.les travaux de â€čfood.opendata.ch/â€ș ou de â€čwww.foodrepo.org/ch?locale=frâ€ș.
8
9
L’analyse et les graphiques dynamiques sont disponibles sur le site de l’IPI, â€čwww.ige.châ€ș PropriĂ©tĂ© intellectuelleâ€ș PI et sociĂ©tĂ©â€ș Traitement et sĂ©curitĂ© des donnĂ©esâ€ș Analyse du marchĂ© des donnĂ©esâ€ș.
10
Il s’agirait de centres de donnĂ©es créés et gĂ©rĂ©s par les EuropĂ©ens et dans lesquels les acteurs publics et privĂ©s pourraient piocher et intĂ©grer des donnĂ©es. Ainsi, les donnĂ©es personnelles et non personnelles, y compris les donnĂ©es commerciales sensibles, seraient sĂ©curisĂ©es et les entreprises pourraient avoir facilement accĂšs Ă  une quantitĂ© presque infinie de donnĂ©es industrielles de haute qualitĂ©.
11
«Rapport sur le soutien Ă  l’autodĂ©termination numĂ©rique et aux espaces des donnĂ©es fiables»
12
AccĂšs aux donnĂ©es non personnelles dans le secteur privĂ©, â€čwww.ige.châ€ș IPIâ€ș PropriĂ©tĂ© intellectuelleâ€ș PI et sociĂ©tĂ©â€ș Traitement et sĂ©curitĂ© des donnĂ©es, â€čwww.ige.ch/fr/propriete-intellectuelle/pi-et-societe/traitement-et-securite-des-donnees, consultĂ© la derniĂšre fois le 1er juillet 2021.






«Massenwerbung»
Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 17. MĂ€rz 2021 (I. Kammer)
Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprĂ€sident der SLK, ZĂŒrich.

UWG 3 I o (Massenwerbung). Die SLK beurteilt ihr unterbreitete kommerzielle Kommunikationen unabhÀngig und frei; insbesondere kann sie eine Sache frei beurteilen, welche zuvor Gegenstand eines Strafverfahrens war (E. 5).

Hinsichtlich der Umschreibung von Massenwerbung als «Werbung, die automatisiert, d.h. ohne massgeblichen menschlichen Aufwand, erfolgt», ist die Automatisierung des Versands entscheidend. Erfasst wird demnach auch der einmalige automatisierte Versand einer geringen Anzahl von E-Mails. Ein Versand fĂ€llt des Weiteren auch dann unter den Begriff «Massenwerbung», wenn die Werbesendung zwar individualisiert ist, etwa durch eine persönliche Anrede, diese Individualisierung aber automatisiert erfolgt (E. 7).​1

LCD 3 I o (PublicitĂ© de masse).La CCS Ă©value les communications commerciales qui lui sont soumises librement et de maniĂšre indĂ©pendante; elle peut en particulier Ă©valuer librement un cas ayant fait antĂ©rieurement l’objet d’une procĂ©dure pĂ©nale (consid. 5).

S’agissant de la dĂ©finition de publicitĂ© de masse en tant que «publicitĂ© rĂ©alisĂ©e de maniĂšre automatisĂ©e, c’est-Ă -dire sans intervention humaine considĂ©rable», le caractĂšre automatisĂ© de l’envoi est dĂ©terminant. Par consĂ©quent, l’envoi automatisĂ© unique d’un nombre restreint de courriels rĂ©pond Ă©galement Ă  cette dĂ©finition. En outre, un envoi relĂšve Ă©galement de la notion de «publicitĂ© de masse» s’il est certes personnalisĂ© (par ex. au moyen d’une formule personnelle), mais que cette personnalisation est effectuĂ©e de maniĂšre automatisĂ©e (consid. 7)​2.

Der BeschwerdefĂŒhrer erhielt von der Beschwerdegegnerin wiederholt E-Mail-Werbung und beklagte sich bei dieser darĂŒber. Da er mit der Antwort der Beschwerdegegnerin nicht zufrieden war, erhob er Ende November 2020 Beschwerde bei der SLK. VorgĂ€ngig reichte er gegen die Beschwerdegegnerin eine Strafanzeige basierend auf Art. 23 UWG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG ein. Die erstbehandelnde III. Kammer des SLK sistierte das Beschwerdeverfahren, da das Strafverfahren noch hĂ€ngig war. Nachdem die SLK von der NichtanhandnahmeverfĂŒgung der Staatsanwaltschaft Kenntnis erhielt, wurde der Fall der nĂ€chst-tagenden I. Kammer ĂŒberwiesen. Diese hat die Beschwerde gutgeheissen und der Beschwerdegegnerin empfohlen, dem BeschwerdefĂŒhrer keine Werbe-E-Mails mehr zuzusenden.
ErwÀgungen der I. Kammer:
1. Der BeschwerdefĂŒhrer macht geltend, dass er wiederholt und trotz fehlender Zustimmung E-Mail-Werbung von der Beschwerdegegnerin erhalte, welche nicht den Vorgaben von Art. 3 Abs. 1 lit. o des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) entspreche. 2. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass sie die E-Mail-Adresse des BeschwerdefĂŒhrers öffentlich im Internet gefunden habe. Es habe sich um einzelne E-Mails an den BeschwerdefĂŒhrer gehandelt, weil er aufgrund seiner TĂ€tigkeit im Bereich PC-Support ein Interesse an einer Zusammenarbeit haben könnte. Es sei in der Sache auch ein Strafverfahren hĂ€ngig, das Urteil stehe noch aus. 3. Da in der vorliegenden Sache ein Strafverfahren war, wurde das Verfahren mit Beschluss der Dritten Kammer vom 20. Januar 2021 sistiert (Art. 16 Abs. 2 des GeschĂ€ftsreglements der Lauterkeitskommission), bis ein rechtskrĂ€ftiger Entscheid der Strafbehörden vorliegt. 4. In der Zwischenzeit wurde eine NichtanhandnahmeverfĂŒgung der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau vom 6. Januar 2021 rechtskrĂ€ftig. 5. Einleitend ist festzuhalten, dass die Lauterkeitskommission ihr unterbreitete Massnahmen der kommerziellen Kommunikation unabhĂ€ngig und frei beurteilt. Insbesondere kann die Lauterkeitskommission eine Sache frei beurteilen, welche zuvor Gegenstand eines Strafverfahrens war, das ohne materiellen Entscheid erledigt wurde. Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte NichtanhandnahmeverfĂŒgung hindert die Lauterkeitskommission daher nicht, auf die Beschwerde einzutreten und die Angelegenheit materiell zu beurteilen. 6. GemĂ€ss Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG handelt unlauter, wer Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlĂ€sst, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau verneinte in ihrer EinstellungsverfĂŒgung vom 6. Januar 2021 das Vorliegen des Tatbestandselements «Massenwerbung» mit folgender BegrĂŒndung (E. B.1): «AnlĂ€sslich der polizeilichen Einvernahme gab der Beschuldigte zu Protokoll, die beiden fraglichen E-Mails an ungefĂ€hr 50 EmpfĂ€nger versendet zu haben. Die entsprechenden E-Mail-Adressen habe er gefunden, indem er in Branchenverzeichnissen gezielt nach möglicherweise interessierten Unternehmen gesucht habe. (
) Angesichts der geringen Anzahl EmpfĂ€nger scheint der Beschuldigte einen relativ grossen menschlichen Aufwand getĂ€tigt zu haben, um die fraglichen Werbesendungen an potentielle Kunden zu schicken. Damit liegt keine Massenwerbung vor.» 7. Die Botschaft zur Revision des Fernmeldegesetzes FMG, im Rahmen derer auch die vorliegende UWG-Bestimmung erlassen wurde, umschreibt den Begriff der «Massenwerbung» wie folgt (Botschaft FMG 2003, 7991): «Massenwerbung wird als Werbung umschrieben, die automatisiert erfolgt, d.h. ohne massgeblichen menschlichen Aufwand.». Dieser auch in der Lehre weitgehend aufgenommene «qualitative Ansatz» knĂŒpft demnach an den Vorgang des Versandes der Werbebotschaft an (vgl. z.B. D. Vasella, in: R. Heizmann/L. D. Loacker [Hg.], UWG. Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ZĂŒrich 2018, UWG 3 I o N 16 f.). Hingegen ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Gesetzes, dem Zweck der Bestimmung noch aus den Materialien, dass der Begriff der «Massenwerbung» an einen allfĂ€lligen menschlichen Aufwand beim Sammeln der EmpfĂ€ngeradressen geknĂŒpft ist. Entscheidend ist alleine die Automatisierung des nachfolgenden Versands. Erfasst wird demnach auch der einmalige automatisierte Versand einer geringen Anzahl von E-Mails, nicht aber der Versand von E-Mails, der «von Hand» erfolgt (Vasella, UWG 3 I o N 17). Ein Versand fĂ€llt schliesslich auch dann unter den Begriff «Massenwerbung», wenn die Werbesendung zwar individualisiert ist, etwa durch eine persönliche Anrede, diese Individualisierung aber automatisiert erfolgt (vgl. C. Oetiker, in: P. Jung/P. Spitz, StĂ€mpflis Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bern 2016, UWG 3 I o N 10). 8. In diesem Sinne ist das Tatbestandselement der «Massenwerbung» entgegen der ErwĂ€gungen der zitierten EinstellungsverfĂŒgung der Strafuntersuchungsbehörden erfĂŒllt. Aufgrund der Gestaltung der vorliegenden zwei E-Mail-Werbungen ist glaubhaft, dass der Versand automatisiert erfolgte (z.B. unpersönliche Ansprache verbunden mit allgemeinen, unpersönlichen Inhalten und Botschaften). Aus den Beschwerde-Akten und der NichteinstellungsverfĂŒgung der Strafuntersuchungsbehörden ergeben sich ebenfalls keine widersprechenden Anhaltspunkte. Unbestritten ist zudem, dass die Beschwerdegegnerin vom BeschwerdefĂŒhrer keine vorgĂ€ngige Einwilligung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG einholte und dass zwischen den Parteien kein KundenverhĂ€ltnis bestand. Der Tatbestand der unlauteren Werbung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG ist damit ebenfalls erfĂŒllt und die Beschwerde ist gutzuheissen. Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de la dĂ©cision officielle, mais proviennent du rapporteur.
 






«Kundenbeziehung»
Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 20. Januar 2021 (III. Kammer)
Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprÀsident der SLK.

UWG 3 I o; SLK-GS C.4 II.Eine bestehende Kundenbeziehung rechtfertigt die Zustellung von Massenwerbung mit kommerziellem Angebot eines Drittanbieters jedenfalls dann nicht, wenn der Kunde hierzu keine entsprechende Einwilligung abgegeben hat (E. 4).s

Eine Einwilligung zur Datenbearbeitung fĂŒr Marketingzwecke an Drittanbieter bedarf einer ausdrĂŒcklichen spezifischen ErklĂ€rung; enthalten die formulierten Marketingzwecke keine Bewerbung von Drittparteienangeboten, kann fĂŒr solche Zwecke keine Einwilligung abgeleitet werden (E. 5).​1

LCD 3 l o; RĂšgle CSL C.4 II.Une relation d’affaires avec un client ne justifie pas l’envoi de publicitĂ© de masse proposant les offres commerciales d’un prestataire tiers, encore moins si le client n’y a pas consenti (consid. 4).

Le consentement au traitement des donnĂ©es Ă  des fins de marketing pour des prestataires tiers requiert une dĂ©claration spĂ©cifique et explicite. Si les fins de marketing formulĂ©es n’incluent pas la promotion d’offres de tiers, alors il n’est pas possible de dĂ©duire un consentement Ă  cette fin (consid. 5).​2

Sachverhalt
Ein im Versicherungssektor tĂ€tiges Unternehmen hatte einem seiner Kunden im Rahmen einer «Mailing-Aktion» Werbung eines Drittanbieters per E-Mail zukommen lassen. Da dies den Kunden störte, erhob er Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin bedauerte diese Zustellung, wies aber darauf hin, dass entgegen den Angaben des BeschwerdefĂŒhrers eine Einwilligung zur Zustellung vorgelegen habe. Die III. Kammer hat die Beschwerde im Sinne der ErwĂ€gungen gutgeheissen und der Beschwerdegegnerin empfohlen, dem BeschwerdefĂŒhrer inskĂŒnftig keine solche E-Mail-Werbung mehr zu senden.
ErwÀgungen der III. Kammer
1. Der BeschwerdefĂŒhrer beanstandet, dass er von der Beschwerdegegnerin am 29. April 2020 eine E-Mail mit Marketingelementen erhalten habe. Es sei zwar eine grundlegende Kundenbeziehung zum Absender vorhanden. Ihm sei aber nicht bewusst, dass er ansatzweise oder konkret eine Zustimmung zum Versand gegeben habe. Die beworbene Plattform habe zudem keinen Zusammenhang zum KundenverhĂ€ltnis. 2. Die Beschwerdegegnerin bedauert, dass der BeschwerdefĂŒhrer diese E-Mail erhalten habe. Es habe sich um eine UnterstĂŒtzungsaktion fĂŒr durch die Coronakrise schwer getroffene KMU gehandelt. Aufgrund des Non-Profit-Charakters seien bei dieser spontanen Aktion die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 lit. o des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG, wohl nicht vertieft geprĂŒft worden. Im Rahmen des Vertragsabschlusses wĂŒrden die Versicherungskunden aber standardmĂ€ssig eine Einwilligung zur Datenbearbeitung fĂŒr Marketingzwecke abgeben. FĂŒr Kunden, die dies nicht wollen, werde im CRM-System ein Werbestopp hinterlegt. Dies sei beim BeschwerdefĂŒhrer nicht der Fall gewesen. 3. GemĂ€ss Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG handelt unlauter, wer Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlĂ€sst, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhĂ€lt und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung fĂŒr eigene Ă€hnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet (vgl. auch Grundsatz Nr. C.4 Abs. 2 Ziff. 5 und Abs. 3 der Lauterkeitskommission [SLK-GS]). 4. Vorliegend besteht zwischen den Parteien eine Kundenbeziehung. Die Inhalte der beanstandeten E-Mail bewerben jedoch ein kommerzielles Drittparteienangebot (Förderung des Umsatzes Dritter) sowie ein Gewinnspiel der Beschwerdegegnerin. Direkte Werbung fĂŒr eigene Ă€hnliche Leistungen (Werbung fĂŒr Versicherungsleistungen) enthĂ€lt die E-Mail nicht. Die Kundenbeziehung dient in diesem Fall daher nicht als Rechtfertigung fĂŒr die Zustellung der Massenwerbung ohne vorgĂ€ngige Einwilligung. 5. Auch die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte Einwilligung zur Datenbearbeitung fĂŒr Marketingzwecke, welche alle ihre Versicherungskunden im Rahmen des Vertragsabschlusses erteilen wĂŒrden, rechtfertigt die Zustellung der beanstandeten Massenwerbung nicht. Die im vorliegenden Einwilligungstext (sog. SchlusserklĂ€rung) formulierten Marketingzwecke umfassen keine Bewerbung von Drittparteienangeboten. Nach Auffassung der Lauterkeitskommission ist zudem das Vorliegen einer Einwilligung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG nur dann zu bejahen, wenn der Kunde ausdrĂŒcklich eine spezifische ErklĂ€rung abgegeben hat, dass er einem Empfang von Newslettern oder anderen Formen fernmeldetechnisch versandter Massenwerbung zustimmt (Opt-In). Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l‘exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt official, mais proviennent du rapporteur.










«Bettina will leben»
Entscheid der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLKE) vom 16. September 2020 (I. Kammer) Mitgeteilt von Mischa Senn, Prof. Dr. iur., Fachexperte und VizeprÀsident der SLK.

SLK-GS B.7 (Persönlichkeitsschutz bei kommerzieller Kommunikation)Die Verwendung des Namens einer Person oder ihres Abbildes (Personenbildnis) ist in der kommerziellen Kommunikation nur mittels ausdrĂŒcklicher Zustimmung erlaubt. Dies gilt auch dann, wenn die Person im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne ihren Namen und ihre Geschichte öffentlich bekannt machte und ĂŒber diese Person eine breite mediale Berichterstattung unter Namensnennung lief (E. 3).

Ein mit «Promotion» bezeichneter Beitrag ĂŒber diese Geschichte stellt ein Advertorial dar und ist entsprechend unter den Gesichtspunkten der kommerziellen Kommunikation zu beurteilen (E. 4).​1

RĂšgle CSL B.7 (protection de la personnalitĂ© dans la communication commerciale).Dans la communication commerciale, l’utilisation du nom d’une personne ou de sa reprĂ©sentation (portrait) n’est autorisĂ©e qu’avec son consentement explicite. Cette rĂšgle s’applique Ă©galement si la personne a rendu publics son nom et son parcours dans le cadre d’une campagne de crowdfunding et qu’elle a fait l’objet d’une large couverture mĂ©diatique avec mention de son nom (consid. 3).

Un article consacrĂ© Ă  ce parcours et dĂ©signĂ© en tant que «promotion» constitue un publireportage et doit en consĂ©quence ĂȘtre Ă©valuĂ© sous l’angle de la communication commerciale (consid. 4).​2

Die BeschwerdefĂŒhrerin konnte die medizinische Behandlung ihrer Erkrankung mittels Crowdfunding finanzieren. Die mit «Bettina will leben» betitelte Kampagne von anfangs 2019 wurde in der breiten Öffentlichkeit bekannt; ihren Namen hatte die BeschwerdefĂŒhrerin bereits zu Beginn bekannt gegeben. Die Kampagne fand auch in den (redaktionellen) Medien eine grosse Beachtung, entsprechend wurde darĂŒber ausfĂŒhrlich und unter Namensnennung berichtet. Im Juni 2020 erschien in einem auf die Gesundheitsbranche ausgerichteten Medienportal ein mit «Promotion» bezeichneter Beitrag einer Anwaltskanzlei, der die Geschichte der BeschwerdefĂŒhrerin nochmals und mit Fokus auf die gesundheitsrechtlichen und finanziellen Aspekte aufzeigt. Am Schluss dieses Beitrags folgt eine Beschreibung der Dienstleistungen dieser Kanzlei. Darin wird u.a. erwĂ€hnt, dass sie «in der Lage [sei], fĂŒr unsere Kunden pragmatische Lösungen zu finden. Dies betrifft auch FĂ€lle wie denjenigen von B (
).» Die I. Kammer hat die Beschwerde gutgeheissen und der Beschwerdegegnerin empfohlen, zu veranlassen, dass Name und Abbild der BeschwerdefĂŒhrerin aus dem beanstandeten Promotionsbeitrag entfernt werden.
ErwÀgungen der I. Kammer
1. Die BeschwerdefĂŒhrerin beanstandet, dass im Advertorial «Welches sind die Lehren aus dem Crowdfunding «Bettina will Leben»?» der Beschwerdegegnerin auf der Online-Plattform «medinside.ch» ohne Zustimmung, und damit in Verletzung von Grundsatz Nr. B.7 der Lauterkeitskommission, Angaben zur Person der BeschwerdefĂŒhrerin (Name und Bild) gemacht werden und diese Angaben mit einem anonymisierten Gerichtsurteil verknĂŒpft sind. 2. Die Beschwerdegegnerin beruft sich auf die öffentliche Berichterstattung zum Crowdfunding der BeschwerdefĂŒhrerin, welches Thema der beanstandeten Kommunikation ist. Die umfangreiche öffentliche Berichterstattung unter Namensnennung etc. habe mit EinverstĂ€ndnis der BeschwerdefĂŒhrerin stattgefunden. Zudem nehme der beanstandete Artikel wichtige aktuelle und juristische Fragestellungen rund um das Crowdfunding auf. Aus diesen GrĂŒnden sei die Publikation unter Namensnennung und Bildveröffentlichung |durch das von der BeschwerdefĂŒhrerin selber hervorgerufene öffentliche Interesse gedeckt. 3. GemĂ€ss Grundsatz Nr. B.7 Abs. 1 der Lauterkeitskommission bedarf die Verwendung des Namens oder Abbilds von Personen in der kommerziellen Kommunikation immer der ausdrĂŒcklichen Zustimmung dieser betroffenen Person. Im Gegensatz zur redaktionellen Kommunikation besteht demnach fĂŒr die kommerzielle Kommunikation nicht die Möglichkeit einer GĂŒterabwĂ€gung zwischen dem legitimen InformationsbedĂŒrfnis der Öffentlichkeit und dem individuellen BedĂŒrfnis der betroffenen Person auf Wahrung ihres Persönlichkeitsschutzes. Denn die kommerzielle Kommunikation dient nicht nur der allfĂ€lligen Information einer breiten Öffentlichkeit, sondern insbesondere auch der Akquisition von Neukunden oder der Bindung von bestehenden Kunden. Ob dafĂŒr das Bild oder der Name einer Drittperson eingesetzt werden darf, muss in der VerfĂŒgungsmacht der betroffenen Person bleiben. 4. Vorliegend handelt es sich zweifelsohne um kommerzielle Kommunikation, da der fragliche Beitrag von der Beschwerdegegnerin als «Promotion» auf der Plattform «medinside.ch» veröffentlicht wurde. Da vorliegend keine Zustimmung der Beschwerdegegnerin zur Namensnennung resp. Bildnutzung vorliegt, ist die Beschwerde gutzuheissen. Fussnoten:
1
Die LeitsÀtze und die Sachverhaltsdarstellung sind nicht Bestandteil des offiziellen Entscheides; sie stammen vom Berichterstatter.
2
Les principes gĂ©nĂ©raux et l’exposĂ© des faits ne font pas partie de l’arrĂȘt officiel, mais proviennent du rapporteur.