Zum Abschluss des Tages widmete sich Alan J. Kasper, US-Rechtsanwalt, dem Thema «Shifts in the definition of the prior art in the course of the America Invents Act». Dabei ging er insbesondere auf die Übergangsbestimmungen zum AIA sowie auf Ausnahmeregelungen und Besonderheiten ein, was mit Hilfe vieler Beispiel-Szenarien und konkreten Vergleichen zwischen dem AIA und den davor gültigen Bestimmungen veranschaulicht wurde.

Mit dem America Invents Act wurde das US-amerikanische Patentrecht revolutioniert. Insbesondere wurde damit der Schritt vom «First-to-Invent»- zum «First-to-File»-Prinzip vollzogen. Aber auch andere wichtige Neuerungen, wie die Abschaffung der sogenannten Hilmer-Doktrin oder die Harmonisierung des Stands der Technik mit Europa und Asien, wurden umgesetzt. Die wichtigsten Neuerungen sind in der abgebildeten Tabelle kurz zusammengefasst.

Durch den Übergang vom «Firstto-Invent»- zum «First-to-File»-Prinzip konnte das komplizierte und oft extrem kostenaufwendige Interference-Verfahren, das bisher zur Ermittlung des Erfindungszeitpunkts verwendet wurde, abgeschafft werden. Auch die Ausmusterung der Hilmer-Doktrin per 16. März 2013 führte zu einer weiteren Harmonisierung mit europäischem Recht: Erst ab diesem Zeitpunkt kann eine nationale US-Anmeldung oder eine Anmeldung mit Bestimmung der USA wirklich vollumfänglich vom Prioritätsrecht einer fremdsprachigen ausländischen Anmeldung profitieren, sodass eine zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag für die USA eingereichte andere US- oder PCT-Anmeldung keinen Stand der Technik mehr bildet.

Ein wichtiger Unterschied zum Europäischen Patentübereinkommen bleibt jedoch auch weiterhin bestehen: Nachveröffentlichter Stand der Technik mit einem früheren effektiven Anmeldetag wird in den USA nicht nur für die Frage der Neuheit, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit beachtet. Allerdings wird die erfinderische Tätigkeit nach dem AIA nun nicht mehr zum Zeitpunkt der Erfindung («at the time the invention was made») sondern des effektiven Anmeldetags («before the effective date of the claimed invention») beurteilt. Eine gewisse Annäherung hat also auch hier bereits stattgefunden.

Daneben wurde auch die Neuheitsschonfrist durch den AIA beibehalten – wenn auch in beschränkter Form. Eine Eigenheit der Neuheitsschonfrist gemäss USC § 102(b)(1)(A) und (B) liegt zum Beispiel darin, dass im Falle zweier unabhängiger Erfinder, die dieselbe Erfindung weniger als 12 Monate vor dem jeweiligen Anmeldetag veröffentlicht haben, derjenige ein Patent erhält, der die Erfindung zuerst öffentlich gemacht hat, und nicht derjenige mit dem früheren Anmeldetag. Dies gilt aber natürlich nur im Umfang dessen, was tatsächlich veröffentlicht wurde.

Der America Invents Act wurde am 16. September 2011 in Kraft gesetzt und beinhaltet eine Übergangsfrist von 18 Monaten, also bis zum 16. März 2013. US- oder PCT-Anmeldungen mit Bestimmung der USA, die vor diesem Datum eingereicht wurden, fallen noch unter das alte Regime; Anmeldungen mit Prioritäts- und Anmeldetag nach diesem Datum unterliegen dem AIA. Richtig komplex wird es bei solchen Anmeldungen, deren Prioritätstag im Ausland vor dem 16. März 2013 und deren US-Anmeldetag danach liegt: Hier kommt es darauf an, ob sämtliche Ansprüche tatsächlich prioritätsberechtigt sind oder nicht. Nur dann, wenn dies auf alle Ansprüche zutrifft – und unabhängig davon, was sonst noch in der Anmeldung enthalten ist – kommen die früheren Bestimmungen zur Anwendung, unter anderem das «First-to-Invent»-Prinzip. Das Hinzufügen oder Ändern eines Anspruchs kann also dazu führen, dass die Bestimmungen gemäss AIA zur Anwendung kommen oder nicht. Zudem muss der Anmelder in Fällen, bei denen die Prioritätsberechtigung nicht offensichtlich ist, ein entsprechendes Statement abgeben. Die Auswirkungen eines zu Unrecht abgegebenen oder unterlassenen Statements sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar, dürften aber angesichts der Rechtstradition in den USA durchaus heikel sein.

Mit dem AIA wurde ein neues Vindikationsverfahren, sog. «Derivation Proceedings», eingeführt. Ein solches kann nur von jemandem beantragt werden, der selbst eine eigene anhängige Patentanmeldung zur fraglichen Erfindung besitzt, und dies nur innerhalb von einem Jahr ab der ersten Veröffentlichung der Streitanmeldung. Der Antrag ist jedoch selbst dann zulässig, wenn die eigene Anmeldung erst nach dem Veröffentlichungstag der Streitanmeldung eingereicht worden ist. Der Antragsteller muss für jeden Anspruch belegen, wann die Erfindung gemacht wurde, dass der andere Anmelder Zugang dazu hatte und dass die Anmeldung unberechtigt erfolgt ist. Zudem muss er mit einer eidesstattlichen Erklärung bekräftigen, dass die Erfindung dem anderen Anmelder mitgeteilt wurde. Dieses letzte Erfordernis dürfte oft die grösste Hürde darstellen.

Die Vorträge und Diskussionen zur Rechtslage in Europa haben vor allem deutlich gemacht, dass bei der Beurteilung der Zurechnung einer Information zum Stand der Technik auch immer die speziellen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden müssen. Was dieser «Grundsatz der freien Beweiswürdigung» in der Praxis bedeutet, wurde von Robert Cramer mit einer Anekdote aus der Entscheidung T 229/06 auf den Punkt gebracht: Diese Entscheidung befasste sich mit der Frage, ob ein Kellner, der beim Bedienen zweier Gesprächspartner Kenntnis von einer Erfindung hätte erlangen können, als Mitglied der Öffentlichkeit i. S. d. Art. 54(2) EPÜ zu betrachten ist. Die Frage wurde von der Kammer verneint, mit der Begründung, dass eine Bedienung in einem «besseren Lokal» zur Diskretion gegenüber den Gästen und damit zur impliziten Geheimhaltung verpflichtet sei.

Daneben hat das diesjährige Herbstseminar auch verdeutlicht, dass insbesondere in Bezug auf den anzulegenden Massstab der Beweiswürdigung bei elektronischem Stand der Technik noch viel Klärungsbedarf besteht.

Mit dem America Invents Act und insbesondere der Einführung des «Firstto-File»-Prinzips und der Abschaffung der Hilmer-Doktrin hat die USA einen wichtigen Schritt in Richtung einer Harmonisierung der westlichen Patentsysteme unternommen. Fragen betreffend Neuheitsschonfrist und Relevanz von nachveröffentlichtem Stand der Technik dürften in Zukunft aber noch zu weiteren kontroversen Diskussionen führen.