Den Auftakt zum diesjährigen Workshop machte Dr. Eric Meier (Vizedirektor und Leiter Marken und Designs, IGE), der die Teilnehmenden willkommen hiess und die besondere Bedeutung des interdisziplinären Austauschs hervorhob. Meier betonte, dass die Präsenz von Vertreterinnen und Vertretern der relevanten Gerichte, der Wirtschaft und der Anwaltschaft es ermögliche, die Thematik der rechtserhaltenden Nutzung von Marken aus unterschiedlichen Blickwinkeln und grenzüberschreitend zu beleuchten. Gerade im Spannungsfeld zwischen den rechtlichen Anforderungen und der wirtschaftlichen Realität sei ein solcher Austausch unabdingbar, da der Gesetzgeber bislang darauf verzichtet habe, eine verbindliche Definition der ernsthaften markenmässigen Benutzung sowie der massgeblichen Kriterien zu deren Feststellung vorzulegen. Aus Sicht der Markenämter stehe insbesondere der Nachweis durch geeignete Belege im Vordergrund, wobei die Praxis zeige, dass häufig entweder zu viele, zu wenige oder gar keine rechtserheblichen Belege eingereicht würden. Meier unterstrich die Bedeutung des internationalen Austauschs für das IGE, da der von Gesetzgebung und Rechtsprechung offen gelassene Spielraum genutzt werde, um eine Praxis zu entwickeln, die sich an der europäischen Entwicklung orientiert. Ziel sei es, gangbare Lösungen für international tätige Unternehmen zu schaffen und einen Alleingang der Schweiz im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr zu vermeiden.

Im Anschluss griff Dr. Michael Ritscher (Präsident INGRES und Rechtsanwalt, Zürich) das zentrale Dilemma des Markenrechts auf, das sich zwischen dem Eintragungsprinzip und der Benutzungsobliegenheit des Markeninhabers einerseits und der tatsächlichen, dynamischen Markennutzung andererseits bewegt. Ritscher erinnerte daran, dass der Begriff der Benutzung insbesondere mit Blick auf die Historie des Schweizer Markenrechts differenziert zu betrachten sei. Während im alten Markenschutzgesetz Markenrechte durch Benutzung oder aufgrund ihrer Bekanntheit begründet wurden und Marken nur gemeinsam mit dem Unternehmen übertragen werden konnten, erfolgte später ein Wechsel zur Eintragungspriorität sowie die Einführung der Dienstleistungsmarke. Heute sind Markenrechte frei übertragbar, und sowohl Formen als auch Farben können schutzfähig sein. Ritscher unterschied ferner zwischen der rechtsverstärkenden Benutzung notorisch bekannter Marken und der rechtsverletzenden Benutzung, die auseinander zu halten seien.

Von besonderem Interesse für die Tagung sei daher die Frage, wann eine Benutzung als ernsthaft im Sinne des Rechtserhalts zu werten ist und welche Beweisschwierigkeiten sich beim Nachweis ergeben können. Im Zusammenhang mit Letzterem hob Ritscher die Problematik des Missverhältnisses zwischen der risikoarmen Bestreitung der Nichtbenutzung und dem erheblichen Aufwand des Markeninhabers hervor, eine rechtserhaltende Benutzung, etwa von Form- oder abstrakten Farbmarken, glaubhaft zu machen.

Dr. Thomas Deigendesch (Ökonom, Jung von Matt) zeigte eindrücklich auf, wie sich die Markenkommunikation in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt hat. Während die klassische Markenführung noch durch eine lineare Wertschöpfungskette, konsistente Kommunikation und dauerhafte Werbeformate geprägt war, in denen die kennzeichenmässige Nutzung der Marke durch einfache Belege wie Rechnungen für Werbeflächen oder klassische Anzeigen dokumentiert werden konnte, ist die digitale Markenwelt heute von einer hyperdynamischen, flüchtigen und oft schwer belegbaren Kommunikation bestimmt. Marken werden nicht mehr ausschliesslich durch klassische Werbung geführt, sondern zunehmend über Social Media, Influencer und digitale Communities, wobei Inhalte wie Instagram-Stories oder TikTok-Videos nur für kurze Zeit sichtbar und danach kaum noch dokumentierbar sind. Gerade diese «ephemeren Inhalte» stellen Markeninhaber vor erhebliche Beweisprobleme, da sie nachträglich kaum gesichert oder systematisch dokumentiert werden können.

Deigendesch illustrierte diese Entwicklung anhand des Beispiels der Marke Glossier, die aus einem Beauty-Blog hervorging und deren Produkte direkt über die Website und auf Basis von Community-Feedback entwickelt wurden. Die Markenwirkung entsteht hier nicht mehr primär durch das Produkt, sondern durch die Erlebnisse und die Interaktion mit der Community, wobei Fans und Nutzer Inhalte generieren, die oft ohne Kontrolle oder Dokumentation durch den Markeninhaber veröffentlicht werden. Im Marketing-Jargon spricht man von der Creator-Economy, in der die Marke gemeinsam mit der Community entsteht und wächst. Die markenmässige Nutzung wird dadurch zunehmend unklar, da Influencer-Stories und subtile Markenplatzierungen die klassische Beweisführung erschweren.

Es wurden von Deigendesch drei zentrale Herausforderungen herausgearbeitet: Erstens die Vergänglichkeit digitaler Inhalte, die nach kurzer Zeit verschwinden und deren Nachweis im Streitfall kaum noch möglich ist. Zweitens die wachsende Bedeutung von User Generated Content, wie etwa bei Airbnb, wo die Nutzer selbst Inhalte erstellen und veröffentlichen, ohne dass der Markeninhaber die Kontrolle oder die Zurechenbarkeit sicherstellen kann. Drittens die zunehmende Automatisierung und Fragmentierung der Markenkommunikation durch KI-gestützte Systeme und Chatbots, die direkt mit Kunden interagieren und Angebote personalisieren, wobei die Zuordnung der Markenbenutzung zum Inhaber oft unklar bleibt und die Prozesse sich innert Sekunden abspielen.

Die anschliessende Diskussion zeigte, dass die Diskrepanz zwischen moderner Markenführung und traditioneller Beweislogik ein zentrales Problem darstellt. Klassische Beweismittel wie Rechnungen oder Werbeanzeigen kommen heute nur noch selten vor, während die Fragmentierung der Belege und die Unsicherheit bei der Nachweisführung zunehmen. Praxisbeispiele wie die Ahoj-Brause-Kampagne, bei der unter einem Hashtag über 1'300 nutzergenerierte Videos entstanden und die Markenbekanntheit massiv gesteigert wurde, verdeutlichen, dass viele Inhalte heute plattformabhängig und algorithmisch gesteuert sind und im klassischen Medienformat nicht mehr gebucht oder gekauft werden können. Die Beweisproblematik wird dadurch weiter verschärft.

Vor diesem Hintergrund wurde deutlich, dass ein dringender Bedarf an neuen Standards für die digitale Beweissicherung besteht und die rechtlichen Anforderungen an die Realität der Markenpraxis angepasst werden müssen. Unternehmen begegnen dieser Herausforderung zunehmend durch systematische Dokumentation, den Aufbau eines «Gebrauchsprofils» und den Einsatz neuer Technologien wie Blockchain oder KI zur Beweissicherung. Gleichzeitig wurde in der Diskussion betont, dass Behörden und Gerichte vermehrt auf eine Gesamtschau der Beweismittel abstellen und Einzelbelege allein nicht mehr ausreichen.

Im Anschluss widmeten sich Philipp von Kapff (Mitglied der Beschwerdekammern, EUIPO) und Verena von Bomhard (Rechtsanwältin, Alicante) den aktuellen Herausforderungen des Unionsrechts. Im Zentrum stand die Problematik überbreiter Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, wie sie in der Praxis häufig anzutreffen sind. Die Anmeldung sehr weiter Verzeichnisse führt zu Unsicherheiten und birgt das Risiko, dass eine Marke als bösgläubig eingestuft wird, sofern keine ernsthafte Benutzungsabsicht besteht. Die Verantwortung für klare und präzise Angaben liegt indes beim Anmelder.

In diesem Zusammenhang verwiesen die Referenten auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache «Sky/SkyKick» (EuGH vom 29. Januar 2020, C-371/18, Sky/SkyKick), in der der Gerichtshof klargestellt hat, dass unklare oder weit gefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse für sich genommen nicht zur Nichtigkeit einer Marke führen, jedoch im Einzelfall ein Indiz für eine bösgläubige Anmeldung sein können, wenn objektive Umstände darauf hindeuten, dass Dritten der Marktzugang erschwert werden soll.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausführungen lag auf der Frage der Teilbenutzung und der Bildung von Unterkategorien. Der EuGH verlangt, dass die Benutzung für eine Ware oder Dienstleistung auch für eine Unterkategorie ausreichen kann, sofern Zweck und Bestimmung übereinstimmen. So kann beispielsweise die Benutzung für «Hamburger» auch als Benutzung für «Fleischprodukte» gelten, sofern der Verbraucher beide Produkte miteinander in Verbindung bringt. Dies wurde in der Entscheidung «BigMac» (EuG vom 5. Juni 2024, T-58/23, BigMac) bestätigt, in der das Gericht ausführte, dass für die Bildung von Unterkategorien insbesondere auf Zweck und Bestimmung der Waren abzustellen ist. Im konkreten Fall musste McDonald’s den Markenschutz für «BigMac» teilweise für Geflügelprodukte aufgeben, weil keine ernsthafte Nutzung nachgewiesen werden konnte.

Weiter verwiesen die Referenten auf die Entscheidung «TAIGA» (EuGH vom 16. Juni 2020, C-714/18 P, TAIGA), welche verdeutlichte, dass nicht jede denkbare Untergruppe eine eigenständige Kategorie bildet. Massgeblich ist vielmehr, ob sich anhand des Zwecks und der Bestimmung der Waren aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise eine kohärente und klar abgrenzbare Untergruppe bestimmen lässt.

Die Rechtsprechung des EuGH in den Entscheidungen «Ansul/Ajax» (EuGH vom 11. März 2003, C-40/01, Ansul/Ajax) und «Testarossa» (EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/18 und C-721/18, Testarossa) stellt klar, dass die Benutzung einer Marke für Ersatzteile oder Wartungsdienstleistungen als Benutzung für die Hauptware anerkannt werden kann, sofern ein unmittelbarer Zusammenhang besteht und dies im betreffenden Wirtschaftszweig üblich ist. Im Fall «Testarossa» konnte Ferrari den Markenschutz für Automobile und deren Teile aufrechterhalten, da die Nutzung der Marke beim Wiederverkauf von Gebrauchtwagen sowie für Ersatzteile und Echtheitsbescheinigungen als ernsthafte Benutzung gewertet wurde.

Ein weiteres Problemfeld, das die Referierenden aufgriffen, betrifft die sogenannten Wiederholungs- oder Kettenanmeldungen kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist. Diese Praxis wird zunehmend kritisch gesehen, da sie geeignet ist, den Benutzungszwang zu umgehen und damit als bösgläubig zu gelten. In der Entscheidung «Monopoly» (EuG vom 21. April 2021, T-663/19, Monopoly) stellte das EuG klar, dass eine bösgläubige Anmeldung insbesondere dann vorliegt, wenn durch wiederholte Neuanmeldungen die Benutzungsschonfrist gezielt verlängert werden soll. Zugleich betonte das EuG, dass Wiederholungsmarken nicht per se unzulässig sind; ausschlaggebend ist die Absicht des Anmelders, die anhand aller objektiven Umstände zu beurteilen ist.

Im Zusammenhang mit der Benutzung für andere Waren und Dienstleistungen hat das EuG in «Bienenbeisser» (EuG vom 22. August, T-144/24, Bienenbeisser) die Anforderungen an die Bildung homogener Gruppen von Waren und Dienstleistungen präzisiert. Die Entscheidung «Mouldpro» (EuG vom 26. April 2023, T-794/21, Mouldpro) verdeutlicht, dass eine Benutzung für Waren aus einem bestimmten Material, etwa Metall, nicht automatisch als Benutzung für Waren aus einem anderen Material, etwa Kunststoff, anerkannt werden kann, wenn die Eintragung auf das andere Material beschränkt ist. In «Tertianum» (EuG vom 4. September 2024, T-73/23, Tertianum) wurde klargestellt, dass die Benutzung für den Betrieb von Seniorenheimen nicht ohne Weiteres als Benutzung für Managementdienstleistungen gilt, wenn diese in einer anderen Klasse eingetragen sind. Massgeblich ist stets die genaue Einordnung und Beschreibung der Waren und Dienstleistungen im Warenverzeichnis sowie deren Stellung im System der Nizzaer Klassifikation.

Die Ausführungen von von Kapff und von Bomhard machen deutlich, dass die Praxis im Unionsmarkenrecht vor allem von der Notwendigkeit klarer und präziser Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, einer sorgfältigen Abgrenzung von Unterkategorien sowie einer konsequenten Vermeidung von Missbrauch geprägt ist. Die jüngste Rechtsprechung zeigt, dass die Anforderungen an Anmelder und Markeninhaber weiter steigen und eine fortlaufende Auseinandersetzung mit den unionsrechtlichen Entwicklungen unerlässlich bleibt.

Mit Verweis auf die Ausführungen von Ritscher erklärte Dr. Anke Nordemann-Schiffel (Rechtsanwältin, Potsdam, und Präsidentin der GRUR in spe), dass die unterschiedlichen Definitionen der Benutzung einen gemeinsamen Kern, jedoch unterschiedliche Ausprägungen aufweisen würden. So müsse eine rechtsverstärkende Benutzung nicht rechtserhaltend sein, aber könne eine Auswirkung auf den Nachweis der rechtsbegründenden Benutzung haben. Die Referentin betonte, dass eine Benutzungshandlung in der Regel nur dann als rechtserhaltend gilt, wenn sie auch eine Rechtsverletzung begründen könne. Die Rechtsprechung zieht dabei die Grenzen der rechtserhaltenden Benutzung enger als jene der rechtsverletzenden (vgl. BGH GRUR 2015, 685, Rn. 29, STAYER; BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 39, VW Bulli).

Nordemann-Schiffel verwies sodann in ihrem Referat auf die zunehmende praktische Bedeutung der rechtserhaltenden Nutzung im Zusammenhang mit Verfallsverfahren in Deutschland. Mit dem Inkrafttreten des neuen Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) können Inhaber mehrerer älterer Rechte diese nun gemeinsam in einem einzigen Widerspruch vor dem Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) geltend machen. Ferner können seit dem 1. Mai 2020 Löschungsverfahren vollständig vor dem DPMA geführt werden. Daraus folgt ein kostengünstigeres und schnelleres Verfahren, das Widersprechenden zugutekommt. Die Beweislast der rechtserhaltenden Nutzung liegt wiederum nach ständiger Rechtsprechung beim Markeninhaber (EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/18, C-721/18, Testarossa; EuGH vom 10. März 2022, C-183/21, Maxxus/Globus). Es finde sich daher das in der Schweiz vorherrschende Missverhältnis zwischen Markeninhabern und Widersprechenden im Widerspruchsverfahren auch im deutschen Rechtssystem. Mit Verweis auf den Entscheid «Testarossa» hielt Nordemann-Schiffel fest, dass es dem deutschen System an Möglichkeiten mangle, um sinnvoll Piraten, d.h. Dritten, die versuchen die Bekanntheit einer bestehenden, aber nur rudimentär benutzten Marke zu brauchen, zu begegnen. Sie würde es daher begrüssen, wenn zukünftig mehr Raum für die Anwendung des Lauterkeitsrechts geschaffen werden würde. Weiter führte sie aus, dass in Deutschland der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung in der Regel durch Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung erfolge. Dies würde bestehende Beweisschwierigkeiten etwas erleichtern.

Ein Problem der deutschen Praxis bestehe jedoch in Bezug auf den relevanten Zeitpunkt der Benutzungseinrede. Nach altem Recht konnte der Inhaber der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren die Einrede der Nichtbenutzung erheben, wenn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Zusätzlich war die Einrede auch dann möglich, wenn die Benutzungsschonfrist erst während des laufenden Widerspruchsverfahrens endete (sog. wandernde Benutzungsschonfrist). Wie die Referentin erläuterte, wurde mit dem MaMoG die sogenannte wandernde Benutzungsschonfrist im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA abgeschafft, was zu einer Angleichung an das Unionsmarkenrecht führte. Die Einrede der Nichtbenutzung konnte neu nur dann erhoben werden, wenn die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bereits fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke abgelaufen war. Daher ist nicht mehr der Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke massgeblich, sondern deren Anmelde- bzw. Prioritätstag. Läuft die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke hingegen erst während des Widerspruchsverfahrens ab, steht dem Inhaber der angegriffenen Marke nur die Möglichkeit offen, einen Löschungsantrag (nunmehr: Nichtigkeitsantrag) wegen Verfalls gegen die Widerspruchsmarke zu stellen und damit ein zweites Verfahren einzuleiten. Die Möglichkeit, sowohl vor erster als auch nochmals vor zweiter Instanz den vollständigen Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung einzufordern, sollte nach Ansicht der Referentin beseitigt werden. Die Referentin hob weiter hervor, dass § 25 Abs. 2 S. 2 MarkenG nach ihrer Auffassung nicht mit Art. 17 der Markenrichtlinie vereinbar ist und insoweit eine Anpassung durch die Rechtsprechung zu erwarten sei.

Nordemann-Schiffel stellte in Bezug auf die Art und Weise der Benutzung fest, dass in der deutschen Rechtspraxis je nach Anwendungsbereich unterschiedliche, mithin mal grosszügigere, mal strengere Ansätze verfolgt würden. Im Rahmen der Prüfung des Rechtserhalts, so Nordemann-Schiffel, ist stets positiv festzustellen, ob eine markenmässige Benutzung vorliegt (BGH GRUR 2024, 1033 Rn. 38, VW Bulli). Die Referentin warf die Frage auf, inwiefern sich die Wahrnehmung der Verkehrskreise, und damit die Beurteilung der markenmässigen Benutzung, durch den Einfluss neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz und Chatbots verändern könnte. Diskutabel sei auch die Definition des Verkehrs, ob dies der Chatbot oder der Mensch als endgültiger Entscheidungsträger sein müsse. Vergleichbare Abgrenzungsprobleme ergeben sich bereits hinsichtlich der markenmässigen Benutzung im Zusammenhang mit Dienstleistungen (OLG Frankfurt vom 4. Juli 2024, 6U 104/24, Cassella). Besondere Schwierigkeiten bestehen ferner bei Farb- und Formmarken, bei denen eine markenmässige Benutzung nur vorliegen soll, wenn das angesprochene Publikum darin nicht nur ein Design, sondern einen Verkehrshinweis erkennt. Schliesslich sei trotz Bindungsgrundsatz, wonach bei der Prüfung der markenmässigen Benutzung die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Marke vorauszusetzen ist, nicht zu vernachlässigen, dass jede Verwendung der eingetragenen Marke auch eine markenmässige ist. Sowohl bei Farb- als auch bei Formmarken könne die Verwendung auch nur als reine Dekoration betrachtet werden. Hingegen könne die Abbildung einer Form z.B. für Werbung bereits für rechtserhaltende Benutzung ausreichen (LG Düsseldorf GRUR-RR 2025, 209, Smiley).

Nordemann-Schiffel führte ferner aus, dass die Anforderungen an den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung für bekannte Marken zwar nicht anders sei als für weniger bekannte Marken. In der Praxis sei der Umstand, dass ein Gericht oder Amt die Marke kennt, mit grossen Erleichterungen hinsichtlich der Anforderungen an den Benutzungsnachweis verbunden. Soweit sich eine Marke im Verkehr durchgesetzt habe, entfalle der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung (OLG Hamburg, GRUR-RS 2024, 24896 Rn. 61 f., Zinkgelb).

Ein weiterer Punkt sei die Thematik der Mehrfachkennzeichnung bzw. die Benutzung in veränderter Form i.S.v. § 26 Abs. 3 MarkenG. Um bei der Mehrfachkennzeichnung sämtliche Marken rechtserhaltend zu benutzen, müsse darauf geachtet werden, dass die unterschiedlichen Marken jeweils als eigenständige Kennzeichen angesehen werden (OLG Hamburg, GRUR-RS 2024, 24896 Rn. 61 f., Zinkgelb). Umgekehrt liege eine schädliche Benutzung in veränderter Form vor, wenn das angesprochene Publikum darin eine neue einheitliche Marke erkennt. Gerade bei Farb- und Formmarken setze die funktionsgemässe Benutzung voraus, dass der selbständige Markencharakter als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis erkennbar bleibt. Daher können Form- und Farbmarken in Verbindung mit Worten oder einem Logo als Mehrfachkennzeichnung benutzt und als eigenständiger Herkunftshinweis wahrgenommen werden (EuGH vom 23. Januar 2019, C-698/17 Rn. 47, Klement/EUIPO). Grundsätzlich unschädlich sei daher die Veränderung der Ausrichtung einer Wort-/Bildmarke (BPatG, GRUR 2023, 1541 Rn. 34 f., POWER HORSE/BLACK HORSE). Wortmarken können ferner grundsätzlich in jeder Form, Farbe oder Schrifttyp verwendet werden (BPatG, GRUR-RS 2023, 7879, Spreequell). Allerdings zeige sich in gewissen Fällen (z.B. BPatG, GRUR-RR 2025, 15, MONSTER), dass die deutsche Praxis deutlich strenger ist als jene der Union. So kann das Weglassen eines Bildelements schädlich sein, wenn dieses visuell die Wahrnehmung des Zeichens entscheidend beeinflusst (BPatG, GRUR-RS 2021, 17854 Rn. 39, Lido).

Im Zusammenhang mit einer Teilbenutzung, wo eine Nutzung nur hinsichtlich bestimmter Waren- und Dienstleistungen besteht, wies Nordemann-Schiffel auf die Relevanz von Untergruppen hin, wobei die benutzte Ware bzw. Dienstleistung eine selbständige Untergruppe bildet oder zu einer selbständigen Untergruppe des Oberbegriffs gehört. Diesfalls könne darauf abgestellt werden, dass eine rechtserhaltende Benutzung nur hinsichtlich einer, ggf. neu konstruierten, Untergruppe des Oberbegriffs besteht. Während im EU-Recht nur der Zweck und die Bestimmung der Ware bzw. Dienstleistung aus Verbrauchersicht massgeblich für die Bildung einer Untergruppe ist (EuG vom 7. Juni 2024, T-419/22 Rn. 51, medex; EuG vom 5. Juni 2024, T-58/23, BIG MAC), stelle das deutsche Bundespatentgericht (BPatG) ferner auf Art und Eigenschaften, Herstellungsstätten und Vertriebswege ab (vgl. BPatG, GRUR 2023, 1541, POWER HORSE/BLACK HORSE).

Zum Schluss hielt Nordemann-Schiffel fest, dass nach bislang herrschender Meinung der Vertrieb erschöpfter Waren keine rechtserhaltende Benutzungshandlung darstelle. Dies gelte aber indes nur, wenn es sich um reine Gebrauchtwaren handelt, die nur aufbereitet wurden. Begründet wurde dies mit dem Zweck der Erschöpfung von Markenrechten. Demgegenüber differenziere der EuGH zwischen dem Ziel des Benutzungszwangs und der Erschöpfung. Daher könne auch eine erschöpfte Ware durchaus (erneut) rechtserhaltend vertrieben werden (EuGH vom 22. Oktober 2020, C-720/18 und C-721/18, Testarossa). Eine rechtserhaltende Benutzung sollte jedenfalls dann vorliegen, wenn der Markeninhaber etwa durch Aufarbeitung oder neue Garantieerklärung für das Produkt erneut Verantwortung übernimmt; schliesslich bestünde dann kein wesentlicher Unterschied zum Erstvertrieb einer Neuware.

Mag. Petra Asperger (Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung, Österreichisches Patentamt) und Dr. Christian Schumacher (Rechtsanwalt, Wien) widmeten sich in ihren Ausführungen der Praxis in Österreich. Während in der Schweiz und in Österreich eine im Vergleich zu Deutschland tiefere Dichte an Rechtsprechung besteht, herrschte von Beginn an in Österreich das Eintragungs- bzw. Registerprinzip. Löschungsanträge beschäftigten die Nichtigkeitsabteilung von Gerichten ursprünglich nur in Bezug auf Marken, die nicht registriert werden durften. Dennoch herrschte schon immer ein Gebrauchszwang hinsichtlich der eingetragenen Marke, der sich durch die Einführung der ersten Markenrichtlinie in eine Benutzungsobliegenheit wandelte. Ab dem Jahr 1999 genügte es sodann nicht mehr für den Zweck der rechtserhaltenden Benutzung die Marke nur für gleichartige Waren oder Dienstleistungen oder ähnliche Marken zu gebrauchen.

Ein erforderliches Mindestmass wurde im Zusammenhang mit Nischenprodukten angedeutet (OPMS vom 14. März 2007, Om 14/06, DREHER), wobei im bezeichneten Urteil entschieden wurde, dass eine geringe Benutzung bereits ausreicht, wenn damit ein Nischenmarkt bedient und ein Interesse an den potenziellen Abnehmern an der Bedienung dieser Nische besteht. Mit Verweis auf weitere Urteile (OPMS vom 9. Januar 2008, Om 13/07, VÖLKL; OPMS vom 23. September 2009, Om 4/09, SALLAKI) erklärte Asperger, dass Einschränkungen tendenziell generös gehandhabt wurden. Es erfolgte keine Unterscheidung zwischen Ski- und Wandersocken und die Zulassung von Walkingstöcken unter der Kategorie «Sportgeräte» wurde bestätigt. Asperger fügte hinzu, dass es erleichternd sei, wenn man zukunftsgerichtet davon ausgehen könne, dass Bekleidungsstücke einfach Bekleidungsstücke seien. Ferner sei bezüglich der Benutzung für abgewandelte Marken (GAUDINA benutzt als GOUDINA für Gouda-Käse; OPMS vom 26. Januar 2011, Om 13/10, GAUDINA) ebenfalls eine eher grosszügige österreichische Rechtsprechung festzustellen. Im Fall «Sierra Tequila» (OGH vom 9. August 2006, 4 Ob 119/06p) entschied der österreichische Obergerichtshof, dass die Benutzung der Marke «SIERRA Tequila. Innen gut, aussen Hut» als rechtserhaltend für die Marke «SEIRRA Der Tequila mit Hut» zu werten sei, da beiden Slogans zu entnehmen sei, dass der Tequila einen Hut trägt.

In Österreich sei erst im Jahr 2010 ein Widerspruchsverfahren für Marken eingeführt worden, wobei die Einrede der rechtserhaltenden Benutzung von Beginn an vorgesehen war. Zu diesem Zeitpunkt habe es erst sieben Verfahren gegeben, wo die Benutzung der älteren Marke strittig war. Im Entscheid «Biovital/Biovital» (OGH vom 3. September 2014, 34R82/14z, Biovital) wurden fünf Werbeeinschaltungen im relevanten Zeitraum als ausreichend rechtserhaltende Benutzung angesehen. Seit dem Entscheid «Jump/Jumpman» (OGH vom 13. Juli 2015, 34R68/15t, Jump/Jumpman), in dem ein Widerspruch mit der Begründung abgewiesen wurde, dass insgesamt zwar viele, im relevanten Zeitraum jedoch zu wenig Produkte exportiert wurden, habe es in Österreich keine Fälle mehr gegeben, die sich mit der Frage der Benutzung im Widerspruchsverfahren beschäftigten.

Hingegen bestünden Praxisbeispiele aus dem Löschungsverfahren. Mit Verweis auf den Fall INDECO (OGH vom 1, März 2018, 133R136/17y, INDECO) erklärten Asperger und Schumacher, dass es bei abgewandelten Marken darauf ankommt, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Dies setze voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimesse. Dennoch standen beide Referenten auch kritisch gegenüber der in diesem Zusammenhang liberalen Rechtsprechung (vgl. 4 OGH vom 22. Juni 2021, Ob 111/21h, COLUMBUSBRÄU).

Ferner sei entscheidend, wer die Marke benutze. Die Benutzung durch (eine Vielzahl von) Lizenznehmer, würde nicht immer für den Nachweis der rechtserhaltenden Nutzung ausreichen. Im vorliegenden Entscheid wurde aufgrund der hohen Anzahl an Lizenznehmern auf den Gebrauch der Marke als Gewährleistungsmarke geschlossen und letztlich die Marke gelöscht (vgl. OGH vom 20. Dezember 2022, 4 Ob 127/22p, Genuss Region Österreich). Während die Ausstrahlung des Fernsehprogramms «Oscars» in Österreich für die rechtserhaltende Benutzung der Marke «Oscar» anerkannt wurde (OPMS vom 14. März 2007, Om 11/06, Oscar), genügte in einem anderen Urteil das Anbieten einer Dienstleistung, ohne den Nachweis tatsächlich erbrachter Exportdienstleistungen, nicht für den Nachweis rechtserhaltender Benutzung (OGH vom 31. Januar 2023, 4 Ob 206/22f, IKO). Letzteres Urteil zeige illustrativ die Problematik, die Verbindung zwischen einer Marke und einer Dienstleistung herzustellen.

Im Rahmen seines Vortrags gab Olivier Veluz (Leiter der Praxisentwicklung, IGE) einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und die aktuelle Praxis der Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs in der Schweiz. Dabei zeigte sich, dass seit dem Jahr 2017 jährlich rund vierzig solcher Verfahren geführt werden, wobei etwa die Hälfte mit einer materiellen Verfügung abgeschlossen wird, während die übrigen Verfahren häufig infolge einer zwischenzeitlichen Löschung der Marke eingestellt werden. Betrachtet man die materiellen Entscheide, so lässt sich feststellen, dass rund 79 Prozent der Fälle zur Gutheissung des Antrags führen, wobei der nach wie vor wichtigste Grund für eine Abweisung darin besteht, dass der nachgewiesene Gebrauch keinen Bezug zur Schweiz aufweist. Für den Antragsteller genügt es indes, den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, woraufhin der Markeninhaber gehalten ist, den Gebrauch seiner Marke glaubhaft zu machen. Veluz hob hervor, dass die Qualität der Parteivorbringen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist, was sich insbesondere darin zeigt, dass die Dossiers strukturierter und die Belege präziser geworden sind, wodurch sich die Erfolgsaussichten und die Chancen auf Bestand der Marke erhöhen. Auch im Widerspruchsverfahren, in dem jährlich rund sechshundert Verfahren geführt werden und in etwa zwanzig Prozent der Fälle die Einrede der Nichtbenutzung erhoben wird, lässt sich derselbe Trend zu einer verbesserten Dokumentation und einer klareren Beweisführung beobachten.

Im materiellrechtlichen Kontext betonte Veluz insbesondere drei Aspekte, wobei zunächst der kennzeichenmässige Gebrauch bei Zeichen mit Personenbezug im Vordergrund stand. So wurde im Entscheid «GALADRIEL» (BVGer vom 25. Mai 2022, B-5149//2021, GALADRIEL) die Verwendung des Namens einer fiktiven Figur nicht als Herkunftshinweis gewertet, was im Einklang mit der Rechtsprechung steht, die auch im Fall «PIERRE DE COUBERTIN» (BVGer vom 18. Januar 2022, B-2382/2020, PIERRE DE COUBERTIN) verfolgt wurde, wo ein rein beschreibender Bezug angenommen wurde. Sodann thematisierte Veluz den sogenannten Dimensionswechsel, wobei im Fall der als dreidimensionale Marke eingetragenen Vodkaflasche GREY GOOSE das IGE den rechtserhaltenden Gebrauch auch durch zweidimensionale Wiedergaben der Flaschenform bejahte, da die angesprochenen Verkehrskreise darin eine naturgetreue Darstellung der eingetragenen Form erkennen und somit keine wesentliche Abweichung vorliegt, wie dies im IGE Widerspruchsentscheid (Nr. 102115) festgehalten wurde. Schliesslich ging es um die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs, wobei im Fall «ADVENTURERIDGE/Adventure» (BVGer vom 23. August 2023, B-6169/2020, ADVENTURERIDGE/Adventure) punktuelle Aktionsverkäufe eines Grossdiscounters nicht ausreichten, um eine über die Zeit angelegte Marktbearbeitung glaubhaft zu machen, während im Fall «Eagle/eaglewood [fig.]» (IGE Nr. 104003, Eagle/eaglewood [fig.]) regelmässig und in grosser Auflage verteilte Kataloge, die speziell für den Schweizer Markt produziert wurden, als ausreichende Indizien für einen ernsthaften Inlandgebrauch anerkannt wurden. Asperger verwies ergänzend auf einen österreichischen Fall, in dem zwar Prospektverteilungen belegt waren, jedoch nicht nachgewiesen werden konnte, wie viele Exemplare tatsächlich die Grenze überschritten hatten, was einen praktischen Hinweis auf die Bedeutung des fehlenden Inlandsbezugs darstellt.

In prozessualer Hinsicht empfahl Veluz, die Belege systematisch in einem Beilagenverzeichnis zusammenzufassen und physisch zu nummerieren. Mit Blick auf neue Technologien merkte Veluz an, dass Blockchain-Zeitstempel als zusätzliches Element der freien Beweiswürdigung dienen können, während KI-generierte Bilder die Grenzen reiner Fotobeweise verdeutlichen. Entscheidend bleibt letztlich die Gesamtschau eines konsistenten und belastbaren Gebrauchsprofils.

David Aschmann (Richter, Bundesverwaltungsgericht) ordnete in seinem eindrücklichen Vortrag den rechtserhaltenden Gebrauch sowohl dogmatisch als auch beweisrechtlich ein und stellte klar, dass die Marke keiner Neuheit bedarf, sondern ihr Bestandsschutz durch den tatsächlichen Gebrauch legitimiert wird. Ernsthaftigkeit bedeutet dabei einen minimalen, aber marktbezogenen Gebrauch und nicht bloss symbolische Handlungen. Im Rahmen der Auslegung ist der Spielraum gering, denn Glaubhaftmachen heisst überwiegende Wahrscheinlichkeit, wobei Nichtgebrauch und Gebrauch getrennt zu prüfen sind, zunächst der Nichtgebrauch und dann der Gebrauch (vgl. BGer vom 3. April 2025, 4A_17/2025, Lemania; BVGer vom 20. Mai 2025, B-6389/2023, S Skins [fig.]). Inhaltlich ist Gebrauch mehr als das blosse Anbringen des Zeichens, vielmehr ist regelmässig ein kommunikatives Element erforderlich, das Aschmann als «Blackbox der Kommunikation» bezeichnete.

Für die Beweiswürdigung skizzierte Aschmann klare Leitplanken und verwies darauf, dass eidesstattliche Erklärungen in der Schweiz keine Sonderstellung geniessen. Undatierte Belege fallen ausser Betracht (vgl. BVGer vom 4. Januar 2022, B-65/2021, Visartis), und Wayback-Ausdrucke genügen nur mit wirkungsbezogenem Nachweis, etwa durch Transaktionen, Lieferbezüge oder adressierten Inland-Reach (BVGer vom 25. Mai 2021, B-6813/2019, Aptis/Aptiv; BVGer vom 4. Januar 2022, B-65/2021, Visartis). Die Rechtsprechung zeigt hinsichtlich der Ernsthaftigkeit eine grosse Spannweite, denn zweitausend Verkäufe eines Luxusparfüms können genügen, wie dies im Entscheid «Creed» (BVGer vom 25. April 2023, B-293/2022, Creed [fig.] / Freed [fig.]) entschieden wurde, während im Fall Shelby eine geringe, aber marktbezogene Aktivität ausreichte (BVGer vom 27. Februar 2024, B-3745/2022, Shelby). Dienstleistungen erfordern mehr als bloss den Firmengebrauch, vielmehr sind quantitative Geschäftsdaten erforderlich, wie dies im Entscheid «pulse» (BVGer vom 12. November 2024, B-2789/2023, pulse [fig.] / PULSE8 [fig.]) ausgeführt wurde. Hinsichtlich der Formtreue gilt, dass Zusätze die Zeichenidentität sprengen können (vgl. BVGer vom 15. September 2022, B-3250/2021, Set One/se:one), während, wie bei Veluz dargelegt, die zweidimensionale Darstellung der dreidimensionalen Flasche GREY GOOSE keine wesentliche Abweichung darstellt (IGE Nr. 102115, Grey Goose). Lizenz- und Konzerngebrauch ist zulässig, bedarf aber tragfähiger Vertrags- und Reporting-Grundlagen, wie dies im Entscheid «Shelby» (BVGer vom 27. Februar 2022, B-3745/2022, Shelby) ausgeführt wurde.

Abschliessend betonte Aschmann, dass die Gesamtschau entscheidend bleibt. Fotos sind ohne eingebettete Kontext- und Wirkungselemente lediglich Behauptungen, zumal KI die Authentizität erschweren kann. Wer zeitlich datierte Transaktions-, Distributions- und Reichweitenbelege, auch für digitale Kampagnen, mit sauberer Lizenz- und Konzern-Dokumentation kombiniert, erhöht die Chancen, Ernsthaftigkeit und Inlandsbezug des Gebrauchs glaubhaft zu machen.

Den zweiten Tag eröffnete Ritscher mit einem kurzen Rückblick auf die vorangegangenen Diskussionen und verwies insbesondere auf die Entwicklung des Benutzungsrechts in Österreich, das noch nicht allzu lange zurückliegt und wesentlich dazu beiträgt, einer Registerflut entgegenzuwirken.

Im Anschluss zeichnete Dr. Alexander von Mühlendahl (Rechtsanwalt, München) in einer einzigartigen, weil auf eigener Anschauung basierenden Weise in einer eigentlichen «Sternstunde» die Entstehung des europäischen Markenrechts und die Geschichte des EUIPO in ihren wesentlichen Etappen nach. Beginnend mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1958, die als Gemeinschaft für Kohle und Stahl nur dreizehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen wurde, betonte von Mühlendahl, dass die Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraums ohne harmonisierte Regeln im Immaterialgüterrecht undenkbar gewesen wäre. Bereits 1964 entstand ein erster Vorentwurf für ein Übereinkommen zum EU-Markenrecht, an dem sechzehn Staaten beteiligt waren, darunter Deutschland, die Niederlande, Italien und Frankreich. Die damalige Krise der Gemeinschaft führte jedoch dazu, dass das Projekt zunächst liegen blieb.

Mit dem Beitritt Englands zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1973 und einem weiteren, nicht veröffentlichten Vorentwurf zum Markenrecht im Jahr 1973 wurden die Weichen für die spätere Verordnung und Richtlinie gestellt. 1980 folgte der Vorschlag für eine Verordnung zur Unionsmarke und eine Richtlinie zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten. Von Mühlendahl verwies darauf, dass in Deutschland bereits 1967 der Benutzungszwang eingeführt wurde, um einer Registerflut vorzubeugen, während in den BENELUX-Staaten 1971 ein neues einheitliches Markenrecht entstand, dessen Bestimmungen als Vorbild für das EU-Recht dienen sollten.

Die Verabschiedung der Markenrechtsrichtlinie im Jahr 1988 gelang erst nach langwierigen Verhandlungen, die sich insbesondere um den Sitz und die Amtssprache der neuen Behörde drehten. 1993 fiel die Entscheidung zugunsten Spaniens, sodass das Amt in Alicante angesiedelt wurde. Am 1. September 1994 wurde der vorübergehende Sitz eröffnet, zunächst mit achtzehn Mitarbeitenden, die rasch auf achtzig und später zweihundert anwuchsen. In dieser Übergangszeit wurden die Anmeldeformulare und das Verfahren entwickelt, sodass ab dem 1. Januar 1996 die ersten Markenanmeldungen möglich waren. Von Mühlendahl hob hervor, dass das EUIPO heute rund 1'200 Mitarbeitende beschäftigt und jährlich über 200'000 Markenanmeldungen bearbeitet, womit es sich gemeinsam mit München zum Zentrum für geistiges Eigentum in Europa entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf seines alle Teilnehmenden in den Bann schlagenden Vortrags ging von Mühlendahl auf die internationalen Entwicklungen ein, darunter das Madrider Protokoll von 1989, das inzwischen weltweit Geltung erlangt hat, sowie die Einigung Deutschlands nach dem Fall der Mauer und die Einführung eines eigenen Patentgesetzes. Er betonte, dass die Legitimation der Unionsmarke nicht in der Schaffung eines neuen Schutzrechts liegt, sondern vielmehr darin, ein Instrument für den Binnenmarkt und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu schaffen. Die Benutzungspflicht sei dabei ein zentrales Element des Systems, wobei die Regelung zur ernsthaften Benutzung aus Art. 5(c) PVÜ übernommen wurde, ohne dass damals klar gewesen sei, wie diese Bestimmung konkret auszulegen ist. Der EuGH stellte im «ONEL/OMEL» (EuGH vom 19. Dezember 2012, C 149/11, ONEL/OMEL) klar, dass eine Benutzung in mehr als einem Mitgliedstaat nicht erforderlich ist und auch der Export eine ernsthafte Benutzung darstellen kann. Von Mühlendahl verwies zudem auf die bis heute gültige Grundformel aus einer der ersten grundlegenden Entscheidungen des EuGH zum Markenrecht (EuGH vom 11. November 1997, C-251/95, Puma), wonach der Schutzumfang einer Marke mit ihrer Kennzeichnungskraft bzw. Stärke wächst.

In der anschliessenden Diskussion, die von Ritscher geleitet wurde, wurden zahlreiche Grundsatzfragen aufgegriffen. Ein Schwerpunkt lag auf dem Missbrauchspotenzial bei Löschungsanträgen und der Frage, ob Gebühren eine wirksame Schranke darstellen. Aschmann hob die Verfahrensfairness hervor, indem er betonte, dass beide Seiten eine Glaubhaftmachung erbringen müssen, während Asperger die österreichische Praxis gebührenfreier Löschungsanträge erläuterte und auf die anwaltliche Vorsicht hinwies, die dazu führt, dass in jedem Fall die Einrede erhoben wird. Nordemann-Schiffel ergänzte die Unterschiede zwischen Widerspruch und Löschung und verwies auf die Umverteilung der Beweislast, während von Kapff Beispiele aus der EUIPO-Praxis beisteuerte und insbesondere auf die Rolle des Amtes bei der Steuerung der Verfahren hinwies. Von Bomhard kritisierte, dass das Amt die Verantwortung zunehmend auf die Gerichte abschiebe, was zu einer stärkeren Belastung der Justiz führe.

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Praxis breiter Warenverzeichnisse. Von Mühlendahl sprach sich für die Verwendung vernünftiger Oberbegriffe aus, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Verzeichnisse zu wahren, während Dr. Constantin Brecht (Rechtsanwalt, Hamburg) und Schumacher die Risiken einer Überfüllung des Registers betonten und darauf hinwiesen, dass insbesondere in Klassen mit Oberbegriffen das Risiko eines sogenannten «Cluttering» steigt. Von Kapff unterstrich, dass die Nizza-Klassen zwar zur Definition geeignet seien, jedoch nicht zur Konkretisierung der Waren, und plädierte für ein kohärentes System aus Oberbegriffen und Einzelwaren, das klar erkennen lässt, was tatsächlich geschützt ist. Die Diskussion zeigte, dass die Balance zwischen Flexibilität und Klarheit weiterhin eine zentrale Herausforderung darstellt.

Im weiteren Verlauf wurden die Benutzungsschonfrist und die Problematik von Wiederholungsanmeldungen, insbesondere im Pharmabereich, kontrovers diskutiert. Von Bomhard verwies auf die Praxis, dass in bestimmten Industrien Wiederanmeldungen notwendig sind, während Monopoly als Beispiel für eine Marke genannt wurde, bei der die Benutzung nachgewiesen werden musste und keine Wiederanmeldung erfolgte. Asperger betonte, dass die Verfahrensdauer kein Rechtfertigungsgrund für eine Wiederanmeldung sei, während Schumacher darauf hinwies, dass die Verkürzung der Benutzungsschonfrist problematisch sei und in der Praxis nur wenige Fälle bekannt sind. Von Mühlendahl unterstrich, dass viele der vor Jahrzehnten entwickelten Regelungen bis heute gut funktionieren und dass die Behörden eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Warenverzeichnisse spielen.

Abschliessend wurde festgehalten, dass die Benutzungspflicht weiterhin das Kerninstrument zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Markenrechts darstellt und dass historische Grundentscheidungen bis heute prägend sind. Fragen wie die Ausgestaltung der Warenverzeichnisse, die Missbrauchsvermeidung und die Balance zwischen Flexibilität und Klarheit bleiben auch künftig von hoher Relevanz. Die zahlreichen, während des abschliessenden Mittagessens geführten, angeregten Diskussionen weckten Vorfreude auf den kommenden Workshop am 27. und 28. August 2026, der sich mit dem Schutz von Namen befassen wird.