IPI – LES, le 30 avril 2014 à Genève

Olivier Veluz​^*

Le 30 avril 2014 s’est tenu, à Genève, le séminaire annuel organisé conjointement par la License Executive Society Switzerland (LES-CH) et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) sur la thématique des «Développements récents en droit des marques».

La première intervention, présentée par Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division des marques de l’IPI, portait sur les «Nouveautés de l’Institut» et était articulée en cinq parties.

La première partie était consacrée à des aspects statistiques. Eric Meier y a en particulier souligné le succès du système de communication par courriel (<ekomm.ipi.ch>), la réduction importante du délai pour l’examen d’une demande d’enregistrement de marque suisse et la durée très courte des procédures devant l’Institut.

Dans une deuxième partie, Eric Meier a évoqué les différents projets en cours. Il a ainsi signalé que les Directives en matière de marques faisaient l’objet d’une révision (partielle) visant à garantir la transparence de la pratique de l’Institut et que la nouvelle version serait disponible début juillet 2014. S’agissant de l’Aide à l’examen (<ph.ige.ch>), Eric Meier a rappelé qu’il s’agissait d’une plate-forme informatique devant permettre, tant aux collaborateurs de l’Institut qu’aux professionnels du droit des marques, d’avoir accès rapidement et simplement aux informations relatives aux décisions prises par l’Institut dans le domaine des marques. D’ici mi-2014, cet outil contiendra plus de 600 décisions principales et règles d’examen en matière de motifs absolus, en trois langues. La base de données contiendra également 8000 noms géographiques protégés par les traités bilatéraux conclus par la Suisse et toutes les décisions matérielles en matière d’opposition rendues par l’Institut depuis 2008.

Au cours de la troisième partie de son exposé, Eric Meier a présenté les développements de la pratique et de la jurisprudence suisses en matière de motifs absolus d’exclusion. Il a d’abord présenté plusieurs décisions principales récentes de l’Institut relatives, en particulier, aux indications de provenance, aux marques imposées et aux marques sonores. Pour les marques imposées, il a rappelé que l’Institut exige, en principe, une utilisation du signe à titre de marque en relation avec les produits et les services concernés pendant une durée de dix ans. Toutefois, en cas d’usage particulièrement intensif, l’Institut peut admettre que le signe s’est imposé comme marque sur une période plus courte, comme c’est par exemple le cas du signe «App Store» (CH 646803). En matière de marque sonore, il a présenté les questions soulevées par une mélodie récemment déposée comme marque (CH 657664). Selon l’Institut, la longueur d’une mélodie n’est pas décisive quant à l’aptitude de celle-ci à constituer une marque au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11); il suffit que l’on puisse en distinguer le début et la fin, que la mélodie forme un tout et qu’elle puisse être reconnue par les milieux intéressés et, ce faisant, que ces derniers puissent l’attribuer à une entreprise déterminée, ce qui était le cas avec la marque CH 657664. S’agissant des motifs absolus d’exclusion, l’Institut a considéré que la mélodie n’appartenait pas au domaine public pour de la musique téléchargeable (cl. 9), dans la mesure où celle-là n’était pas usuelle ou banale, qu’il ne s’agissait ni d’une mélodie, ni d’un extrait d’une composition généralement connue, comme un chant de Noël ou un œuvre musicale célèbre, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un «motif publicitaire» («häufig allgemein gebräuchliches Werbemotiv»). Eric Meier a par la suite passé en revue les arrêts récents rendus par le Tribunal administratif fédéral (TAF), relevant que la grande majorité des recours formés contre les décisions de l’Institut avaient été rejetés. Il a enfin mis en évidence les arrêts du Tribunal fédéral (TF) «Ce’Real» (sic! 2014, 24) et «ePost-Select (fig.)» (ATF 140 III 109). Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour a notamment jugé que les notions de caractère distinctif originaire et de caractère distinctif acquis par l’usage (marque imposée) devaient être examinées de manière distincte. Le caractère distinctif originaire doit être examiné de manière abstraite, sans tenir compte de l’usage. Et d’ajouter qu’il appartenait au déposant de revendiquer l’enregistrement comme marque imposée, indication qui doit être inscrite au registre (art. 40 al. 2 let. c OPM) afin de permettre aux tiers de savoir que la marque a été enregistrée en raison du caractère distinctif acquis par l’usage.

La quatrième partie de l’exposé a porté sur la procédure d’opposition. Eric Meier y a présenté des décisions principales concernant la similitude des signes et dans quelle mesure la signification différente d’une marque permettait de compenser la similitude sur les plans auditif et visuel. Il a également souligné que, dans l’ensemble, la pratique de l’IPI n’était pas remise en cause par le TAF, l’admission des recours résultant généralement d’une appréciation différente du cas d’espèce. Il a toutefois rendu les participants attentifs au fait qu’en matière d’usage partiel de la marque opposante, le TAF suivait une autre approche que celle de l’IPI. Ce dernier ne prend en compte que les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est effectivement utilisée. En revanche, le TAF considère que l’usage pour un produit spécifique vaut usage pour une indication générale à condition que ce produit soit «typique» pour l’indication générale et les effets de l’usage soient étendus aux produits pour lesquels on peut attendre un usage futur de la marque au regard de l’usage constaté (TAF B-5871/2011 consid. 2.3, «Gadovist/Gadogita»). Eric Meier a indiqué que l’Institut ne voyait pas de motifs pour modifier sa pratique, que les critères du TAF ne favorisaient pas la sécurité juridique et qu’ils étaient critiqués par une partie de la doctrine (cf. M. Bebi, Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauches einer Marke, sic! 2014, 68).

Dans la dernière partie de son exposé consacrée au projet Swissness, Eric Meier a signalé que, sous réserve de modifications, les milieux intéressés seraient consultés dans le courant de l’été 2014 sur le paquet d’ordonnances et les commissions parlementaires au cours du second trimestre 2015. Une décision du Conseil fédéral sur l’entrée en vigueur du projet interviendrait probablement avant fin 2015.

La deuxième intervention était intitulée «Ce produit est-il trop beau? Comment protéger un objet du design par un droit de propriété intellectuelle?». Me Anne-Virginie La Spada, avocate auprès de l’Étude BMG Avocats, à Genève, a présenté, au moyen de cette intervention, la problématique de la protection des objets du design par la LPM, par la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes, RS 232.12), par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) et par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).

La première partie de cette intervention portait sur la protection des objets du design par la LPM. Me La Spada a présenté les divers motifs absolus susceptibles de faire obstacle à l’enregistrement de tels objets en tant que marques et a traité plus spécialement des questions de leur appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM) et du motif d’exclusion tiré de l’art. 2 let. b LPM. S’agissant de ce second motif, elle a exposé que, selon la jurisprudence, cette règle circonscrivait pour les marques de forme les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de libre disposition. Me La Spada a précisé que les formes faisant l’objet d’un tel besoin ne pouvaient pas s’imposer comme marques du fait de leur usage dans le commerce (ATF 131 III 121 consid. 2, sic! 2005, 369, «Smarties [3D]/M&M’s [3D]»). Elle a ensuite mis en évidence les différentes notions prévues à l’art. 2 let. b LPM, en particulier la notion de la nature même du produit. Dans son arrêt «Lego III», le TF a jugé que cette notion se définissait par la forme dont les caractéristiques sont fonctionnellement ou esthétiquement nécessaires, de sorte que leur modification entraînerait une modification des qualités spécifiques du produit lui-même, que le public s’attend à trouver (ATF 129 III 514, «Lego III [3D]»). Me La Spada a signalé que la notion de nécessité esthétique était critiquée par la doctrine majoritaire, alors que certains, en revanche, estiment qu’elle exclut les produits purement esthétiques comme les bijoux, dans la mesure où leur finalité s’épuiserait dans l’esthétique et constituerait la nature même du produit. On trouve aussi l’opinion selon laquelle la nécessité esthétique exclut les formes dont l’esthétique est centrale dans la valeur du produit. Me La Spada a cependant relevé que, dans la pratique, l’art. 2 let. b LPM n’excluait pas les objets purement esthétiques ni les objets du design, les Directives en matière de marques de l’Institut indiquant dans ce contexte que sont exclues les formes dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d’éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant.

Toujours à propos de l’art. 2 let. b LPM, Me La Spada a également traité de la notion de forme techniquement nécessaire, au sujet de laquelle le TF a récemment eu l’occasion de se pencher (TF, sic! 2012, 627, «Nespresso II»; TF, sic! 2012, 811, «Lego IV [3D]»). Elle a rappelé qu’une forme est techniquement nécessaire si le recours à une autre forme ne peut raisonnablement pas être exigé, car l’alternative est moins pratique, moins solide ou plus chère.

Sous l’angle de l’art. 2 let. a LPM, Me La Spada a rappelé les principes régissant les marques de formes. En particulier, pour que l’obstacle de l’appartenance au domaine public soit surmonté et que l’on reconnaisse à la forme un caractère distinctif originaire, le signe doit s’écarter des formes usuelles ou attendues dans le segment considéré à tel point qu’il reste en mémoire à long terme non seulement comme la représentation d’un produit, mais comme référence à une entreprise déterminée (cf. ATF 134 III 547, «Freischwingender Panton [3D]»). Elle a souligné qu’il était exceptionnel qu’un produit du design remplisse cette condition, ce d’autant que, plus un segment compte une grande diversité de formes, plus il est difficile de créer une forme inattendue. Me La Spada a ajouté que le fait que la forme soit récompensée par un prix n’entrait pas en ligne de compte.

Sur la base de ces considérations, Me La Spada a conclu que, si la LPM permettait de protéger les objets du design, il y avait néanmoins actuellement une forte réticence à protéger les formes de produits, motif pris qu’il existerait un risque de monopoliser la forme d’un genre de produit pendant une durée illimitée, sans possibilité pour les concurrents d’en faire un usage descriptif. Elle a par ailleurs indiqué que cela s’expliquait également par un souci de garder un droit de la propriété intellectuelle cohérent. En effet, alors que d’autres droits accordent une protection limitée dans le temps, la protection conférée par la LPM est potentiellement de durée illimitée.

À propos de la LDes, Me La Spada a rappelé que le design doit être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Le critère de la nouveauté exclut les designs qui ne diffèrent de designs existants que par des détails peu perceptibles. Pour satisfaire à la condition de l’originalité, le design ne doit pas donner la même impression d’ensemble que les produits existants sur le marché. Sur le point de savoir à partir de quand l’on est en présence d’une forme originale, Me La Spada a estimé que la marge de manœuvre du créateur était prise en considération. Elle a par ailleurs relevé qu’en présence d’une gamme de produits connaissant plusieurs déclinaisons successives, le produit initial était susceptible de détruire l’originalité d’une variante ultérieurement déposée comme design. Me La Spada a néanmoins constaté que les tribunaux admettaient assez facilement l’originalité du design, bien qu’ils concluent souvent à l’absence de violation. Elle a enfin mis en avant que la LDes était conçue pour les objets du design et a rappelé que, pour obtenir une protection, il fallait veiller à la revendiquer dans les douze mois suivant sa première divulgation et que la durée de la protection était limitée à 25 ans.

Me La Spada a ensuite évoqué la possibilité de protéger les objets du design par la LDA. L’œuvre y est définie comme toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA). Font notamment partie des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Me La Spada a toutefois noté que la jurisprudence en matière de droit d’auteur était fluctuante. De plus, le TF a considéré qu’en cas de doute, le caractère individuel devait être nié (TF, sic! 2011, 504, «Le Corbusier»).

Sous l’angle de la LCD enfin, Me La Spada a en substance relevé que cette législation n’avait pas de caractère subsidiaire par rapport aux autres lois qui protègent la propriété intellectuelle. Cependant, on ne saurait éluder par le biais de la LCD les choix faits par le législateur concernant les limites prévues par les autres lois, sauf en cas de circonstances particulières de déloyauté. Elle a présenté pour conclure la récente jurisprudence du TF réservant la possibilité d’une exploitation déloyale de la réputation d’autrui même en l’absence de risque de confusion (ATF 135 III 446, «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II»). Selon l’intervenante, cette jurisprudence pourrait, peut-être, ouvrir plus largement la porte à la protection de la forme des produits qui ne sont pas enregistrés comme marques ou designs.

Le séminaire s’est ensuite poursuivi sur un «Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire», présenté par Arnaud Folliard-Monguiral, juriste auprès du service juridique de l’Office d’harmonisation au sein du marché intérieur (OHMI).

Sous l’angle du droit des marques, Arnaud Folliard-Monguiral a d’abord relevé que, dans une cause préjudicielle, la Cour de Justice a considéré que l’intérieur d’un magasin pouvait constituer une marque, sous réserve qu’il dispose d’un caractère distinctif suffisant (C-421/13, «Apple»).

S’agissant des motifs absolus, le Tribunal de l’UE a jugé qu’était descriptif un signe concordant à une lettre près avec une indication géographique connue pour du vin, peu importe l’absence de concordance parfaite entre le signe et cette indication. En outre, le conflit avec une appellation d’origine ne suppose pas qu’elle soit connue (Tribunal UE, T-320/10, § 58-63 et 70-72, «Castel/Castell»). S’agissant des marques de forme, la CJUE a estimé que la représentation graphique, qui doit être complète par elle-même, peut être interprétée à la lumière d’éléments extérieurs (comme des preuves concrètes d’usage) permettant d’identifier convenablement les caractéristiques essentielles d’un signe considéré comme fonctionnel (C-337/12 à C-340/12 § 54-64).

Concernant la liste des produits et des services, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres relevé que la désignation d’un intitulé de classe ne valait plus automatiquement une revendication pour chacun des termes alphabétiques de la classe; pour obtenir une telle protection, il convient désormais de revendiquer chaque produit ou service de la classe. Ainsi, l’OHMI s’oriente dorénavant moins vers une désignation par classe ou par ligne générique, mais davantage vers une indication concrète des produits et des services, de manière à avoir une étendue de la protection la plus précise possible. Arnaud Folliard-Monguiral a soutenu que cette nouvelle approche permettait de mieux tenir compte des intérêts des tiers, mais également du titulaire dans le maintien de son droit à la marque.

Dans le contexte de la similarité des produits et des services, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres indiqué que la similarité pouvait être admise en raison de la complémentarité des produits ou des services à condition qu’il soit démontré que ces produits ou services soient utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils s’adressent à un même public (cf. Tribunal UE, T-80/11, § 28-29, «Ridge Wood»; voir ég. Tribunal UE, T-599/10 § 92, «Eurocool»). Il a par ailleurs relevé que le Tribunal avait nié la similarité entre des véhicules (cl. 12) et des services de location de véhicules (cl. 39), motifs pris qu’un fabricant de véhicules n’était pas actif dans le domaine de la location en général (cf. Tribunal UE, T-104/12, § 58, «Vortex»). En revanche, la similarité a été admise entre les vêtements (cl. 25) et les services de vente de vêtement (cl. 35), dès lors qu’ils s’adressaient à un public mixte commun (cf. Tribunal UE, T-282/12, «Freestyle»). Arnaud Folliard-Monguiral a encore souligné dans ce contexte que, dans un arrêt T-249/11, le Tribunal avait admis un lien de similarité et de complémentarité possible entre de la volaille et des animaux vivants (cl. 29 et 31), d’une part, et, d’autre part, des services de publicité, de représentation commerciale, des services de franchisage, d’exportation et d’importation (cl. 35) et des services de transport, entreposage et distribution de poulets (cl. 39). Le Tribunal a considéré que le producteur de poulets qui transportait un poulet à domicile était actif dans le domaine du transport et se faisait rémunérer indépendamment de la vente du poulet. Arnaud Folliard-Monguiral a cependant indiqué que l’OHMI avait fait recours contre cet arrêt, motifs pris que, si un producteur transporte ses propres produits, il ne dispose pas d’une protection pour le transport mais uniquement pour les produits.

Arnaud Folliard-Monguiral a par ailleurs mentionné quelques développements récents de la jurisprudence en matière de marques renommées. Il a notamment été question de dilution de la marque renommée (cf. CJUE, C-383/12, «Wolf»). La CJUE a par ailleurs estimé que l’existence de justes motifs pour l’usage d’un signe identique ou similaire à une telle marque n’était pas limitée à des circonstances objectives, mais également à des occurrences subjectives. Ainsi, un tiers peut justifier d’un juste motif pour l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée lorsque cet usage, pour un produit identique, se situe dans la trajectoire d’une exploitation commerciale commencée, de bonne foi, avant le dépôt de la marque renommée et, en toute hypothèse, avant l’acquisition de la renommée (cf. CJUE, C-65/12 § 53-58, «Bull Dog»).

S’agissant enfin des dessins et modèles, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres évoqué des développements de la pratique en matière de divulgation au moyen de catalogue (Ch. Rec. OHMI R 1195/2011-3) et de divulgation limitée (CJUE, C-479, «H. Gautzsch Grosshandel GmbH»). Il a également évoqué la problématique liée au cadre de la comparaison, dans le contexte duquel s’opposent, d’un côté, une tradition du droit d’auteur (France, BENELUX, Espagne) à, d’un autre, une tradition du brevet (Allemagne).

Dans une dernière présentation, Me Ralph Schlosser, avocat auprès de l’Étude Kasser Schlosser à Lausanne, a présenté, dans un exposé intitulé «Specsavers – de nouvelles lunettes pour apprécier le risque de confusion», l’arrêt «Specsavers» de la CJUE et s’est interrogé sur les possibles implications pour la pratique suisse.

Cette société est titulaire des marques communautaires suivantes:

• – les marques communautaires verbales n^o 1321298 et n^o 3418928, consistant en le mot «Specsavers»;
• – les marques communautaires figuratives n^o 449256 et n^o 1321348, qui couvrent le signe suivant:

  

• – la marque communautaire figurative n^o 5608385, qui couvre le signe suivant:

  

• – et la marque communautaire figurative n^o 1358589, qui couvre le signe suivant:

  

  Dans les faits, c’est le logo suivant, en vert et en blanc, qui a été utilisé:

  

Specsavers a introduit une action contre la société Asda fondée sur l’atteinte à ses marques communautaires en raison de la compagne publicitaire lancée par cette dernière, dans le cadre de laquelle les logos suivants ont été utilisés:

Me Schlosser a exposé que la CJUE a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles dans cette affaire. Pour l’une d’entre elles, elle a considéré que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, ladite combinaison de deux marques étant elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle elle a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

Me Schlosser a souligné qu’une application analogue de cet arrêt en Suisse s’imposait, dans la mesure où il existe un consensus pour affirmer que l’usage d’un nouvel enregistrement peut permettre de maintenir le droit d’un enregistrement antérieur.

S’agissant d’une autre question préjudicielle soumise à la CJUE, Me Schlosser a relevé que, lorsque le titulaire a fait un usage large de la marque dans une couleur particulière si bien que, dans l’esprit du public, cette marque est désormais associée à cette couleur, la couleur qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à la marque est, selon la Cour, pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

Me Schlosser a rendu les participants attentifs au fait qu’en droit allemand, la manière dont la marque est utilisée est sans incidence sur la détermination de son champ de protection (BGH, GRUR 2004, 779, «Zwilling/Zweibrüder»). La force distinctive, la similitude des signes ainsi que celle des produits et des services sont ainsi pris en compte, contrairement aux autres éléments tels que les aspects marketing ou publicitaire.

En droit suisse, Me Schlosser a rappelé que les signes étaient comparés tels qu’ils sont enregistrés (ATF 119 II 473 consid. 2b, «Radion/Radomat»). L’appréciation du risque ne se base pas sur une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 122 III 382 consid. 1, «Kamillosan»). Me Schlosser a encore ajouté que, selon le TF, l’impression d’ensemble n’est pas uniquement déterminée par la similitude abstraite des signes en tant que telle, mais dépend bien plutôt de l’ensemble des circonstances d’utilisation (TF, sic! 2002, 99 consid. 1b, «Stoxx/StockX»). Il en déduit que la marque antérieure doit être prise en compte telle qu’elle est enregistrée, mais que sont également prises en considération l’ensemble des circonstances qui entourent l’utilisation des signes en présence. Seraient des circonstances pertinentes le degré de similitude des produits et des services concernés, le degré d’attention des consommateurs, la force distinctive et la connaissance de la marque. En revanche, le conditionnement, les disclaimers et la couleur dans laquelle une marque sans revendication de couleurs est utilisée sont des circonstances indifférentes dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.

Me Schlosser a déduit de l’arrêt «Specsavers» que, ce qui a été considéré comme déterminant, c’est le fait que le public sait que le signe a été utilisé dans une certaine couleur. Il a ainsi interpellé les participants sur la question de savoir s’il s’agissait d’une problématique touchant à la perception du signe susceptible d’influer le champ de protection de la marque ou si, au contraire, il ne s’agissait que de circonstances de faits liées à l’utilisation de la marque qui ne sont pas pertinentes dans la détermination du champ de protection.