IPI – LES, le 30 avril 2014 à Genève

Olivier Veluz​^*

Le 30 avril 2014 s’est tenu, à Genève, le séminaire annuel organisé conjointement par la License Executive Society Switzerland (LES-CH) et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) sur la thématique des «Développements récents en droit des marques». La première intervention, présentée par Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division des marques de l’IPI, portait sur les «Nouveautés de l’Institut» et était articulée en cinq parties. La première partie était consacrée à des aspects statistiques. Eric Meier y a en particulier souligné le succès du système de communication par courriel (<ekomm.ipi.ch>), la réduction importante du délai pour l’examen d’une demande d’enregistrement de marque suisse et la durée très courte des procédures devant l’Institut. Dans une deuxième partie, Eric Meier a évoqué les différents projets en cours. Il a ainsi signalé que les Directives en matière de marques faisaient l’objet d’une révision (partielle) visant à garantir la transparence de la pratique de l’Institut et que la nouvelle version serait disponible début juillet 2014. S’agissant de l’Aide à l’examen (<ph.ige.ch>), Eric Meier a rappelé qu’il s’agissait d’une plate-forme informatique devant permettre, tant aux collaborateurs de l’Institut qu’aux professionnels du droit des marques, d’avoir accès rapidement et simplement aux informations relatives aux décisions prises par l’Institut dans le domaine des marques. D’ici mi-2014, cet outil contiendra plus de 600 décisions principales et règles d’examen en matière de motifs absolus, en trois langues. La base de données contiendra également 8000 noms géographiques protégés par les traités bilatéraux conclus par la Suisse et toutes les décisions matérielles en matière d’opposition rendues par l’Institut depuis 2008. Au cours de la troisième partie de son exposé, Eric Meier a présenté les développements de la pratique et de la jurisprudence suisses en matière de motifs absolus d’exclusion. Il a d’abord présenté plusieurs décisions principales récentes de l’Institut relatives, en particulier, aux indications de provenance, aux marques imposées et aux marques sonores. Pour les marques imposées, il a rappelé que l’Institut exige, en principe, une utilisation du signe à titre de marque en relation avec les produits et les services concernés pendant une durée de dix ans. Toutefois, en cas d’usage particulièrement intensif, l’Institut peut admettre que le signe s’est imposé comme marque sur une période plus courte, comme c’est par exemple le cas du signe «App Store» (CH 646803). En matière de marque sonore, il a présenté les questions soulevées par une mélodie récemment déposée comme marque (CH 657664). Selon l’Institut, la longueur d’une mélodie n’est pas décisive quant à l’aptitude de celle-ci à constituer une marque au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11); il suffit que l’on puisse en distinguer le début et la fin, que la mélodie forme un tout et qu’elle puisse être reconnue par les milieux intéressés et, ce faisant, que ces derniers puissent l’attribuer à une entreprise déterminée, ce qui était le cas avec la marque CH 657664. S’agissant des motifs absolus d’exclusion, l’Institut a considéré que la mélodie n’appartenait pas au domaine public pour de la musique téléchargeable (cl. 9), dans la mesure où celle-là n’était pas usuelle ou banale, qu’il ne s’agissait ni d’une mélodie, ni d’un extrait d’une composition généralement connue, comme un chant de Noël ou un œuvre musicale célèbre, et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un «motif publicitaire» («häufig allgemein gebräuchliches Werbemotiv»). Eric Meier a par la suite passé en revue les arrêts récents rendus par le Tribunal administratif fédéral (TAF), relevant que la grande majorité des recours formés contre les décisions de l’Institut avaient été rejetés. Il a enfin mis en évidence les arrêts du Tribunal fédéral (TF) «Ce’Real» (sic! 2014, 24) et «ePost-Select (fig.)» (ATF 140 III 109). Dans ce dernier arrêt, la Haute Cour a notamment jugé que les notions de caractère distinctif originaire et de caractère distinctif acquis par l’usage (marque imposée) devaient être examinées de manière distincte. Le caractère distinctif originaire doit être examiné de manière abstraite, sans tenir compte de l’usage. Et d’ajouter qu’il appartenait au déposant de revendiquer l’enregistrement comme marque imposée, indication qui doit être inscrite au registre (art. 40 al. 2 let. c OPM) afin de permettre aux tiers de savoir que la marque a été enregistrée en raison du caractère distinctif acquis par l’usage. La quatrième partie de l’exposé a porté sur la procédure d’opposition. Eric Meier y a présenté des décisions principales concernant la similitude des signes et dans quelle mesure la signification différente d’une marque permettait de compenser la similitude sur les plans auditif et visuel. Il a également souligné que, dans l’ensemble, la pratique de l’IPI n’était pas remise en cause par le TAF, l’admission des recours résultant généralement d’une appréciation différente du cas d’espèce. Il a toutefois rendu les participants attentifs au fait qu’en matière d’usage partiel de la marque opposante, le TAF suivait une autre approche que celle de l’IPI. Ce dernier ne prend en compte que les produits ou les services en relation avec lesquels la marque est effectivement utilisée. En revanche, le TAF considère que l’usage pour un produit spécifique vaut usage pour une indication générale à condition que ce produit soit «typique» pour l’indication générale et les effets de l’usage soient étendus aux produits pour lesquels on peut attendre un usage futur de la marque au regard de l’usage constaté (TAF B-5871/2011 consid. 2.3, «Gadovist/Gadogita»). Eric Meier a indiqué que l’Institut ne voyait pas de motifs pour modifier sa pratique, que les critères du TAF ne favorisaient pas la sécurité juridique et qu’ils étaient critiqués par une partie de la doctrine (cf. M. Bebi, Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauches einer Marke, sic! 2014, 68). Dans la dernière partie de son exposé consacrée au projet Swissness, Eric Meier a signalé que, sous réserve de modifications, les milieux intéressés seraient consultés dans le courant de l’été 2014 sur le paquet d’ordonnances et les commissions parlementaires au cours du second trimestre 2015. Une décision du Conseil fédéral sur l’entrée en vigueur du projet interviendrait probablement avant fin 2015. La deuxième intervention était intitulée «Ce produit est-il trop beau? Comment protéger un objet du design par un droit de propriété intellectuelle?». Me Anne-Virginie La Spada, avocate auprès de l’Étude BMG Avocats, à Genève, a présenté, au moyen de cette intervention, la problématique de la protection des objets du design par la LPM, par la loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes, RS 232.12), par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) et par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241). La première partie de cette intervention portait sur la protection des objets du design par la LPM. Me La Spada a présenté les divers motifs absolus susceptibles de faire obstacle à l’enregistrement de tels objets en tant que marques et a traité plus spécialement des questions de leur appartenance au domaine public (art. 2 let. a LPM) et du motif d’exclusion tiré de l’art. 2 let. b LPM. S’agissant de ce second motif, elle a exposé que, selon la jurisprudence, cette règle circonscrivait pour les marques de forme les signes pour lesquels il existe un besoin absolu de libre disposition. Me La Spada a précisé que les formes faisant l’objet d’un tel besoin ne pouvaient pas s’imposer comme marques du fait de leur usage dans le commerce (ATF 131 III 121 consid. 2, sic! 2005, 369, «Smarties [3D]/M&M’s [3D]»). Elle a ensuite mis en évidence les différentes notions prévues à l’art. 2 let. b LPM, en particulier la notion de la nature même du produit. Dans son arrêt «Lego III», le TF a jugé que cette notion se définissait par la forme dont les caractéristiques sont fonctionnellement ou esthétiquement nécessaires, de sorte que leur modification entraînerait une modification des qualités spécifiques du produit lui-même, que le public s’attend à trouver (ATF 129 III 514, «Lego III [3D]»). Me La Spada a signalé que la notion de nécessité esthétique était critiquée par la doctrine majoritaire, alors que certains, en revanche, estiment qu’elle exclut les produits purement esthétiques comme les bijoux, dans la mesure où leur finalité s’épuiserait dans l’esthétique et constituerait la nature même du produit. On trouve aussi l’opinion selon laquelle la nécessité esthétique exclut les formes dont l’esthétique est centrale dans la valeur du produit. Me La Spada a cependant relevé que, dans la pratique, l’art. 2 let. b LPM n’excluait pas les objets purement esthétiques ni les objets du design, les Directives en matière de marques de l’Institut indiquant dans ce contexte que sont exclues les formes dont les caractéristiques tridimensionnelles essentielles se composent d’éléments de forme purement génériques pour les produits du segment correspondant. Toujours à propos de l’art. 2 let. b LPM, Me La Spada a également traité de la notion de forme techniquement nécessaire, au sujet de laquelle le TF a récemment eu l’occasion de se pencher (TF, sic! 2012, 627, «Nespresso II»; TF, sic! 2012, 811, «Lego IV [3D]»). Elle a rappelé qu’une forme est techniquement nécessaire si le recours à une autre forme ne peut raisonnablement pas être exigé, car l’alternative est moins pratique, moins solide ou plus chère. Sous l’angle de l’art. 2 let. a LPM, Me La Spada a rappelé les principes régissant les marques de formes. En particulier, pour que l’obstacle de l’appartenance au domaine public soit surmonté et que l’on reconnaisse à la forme un caractère distinctif originaire, le signe doit s’écarter des formes usuelles ou attendues dans le segment considéré à tel point qu’il reste en mémoire à long terme non seulement comme la représentation d’un produit, mais comme référence à une entreprise déterminée (cf. ATF 134 III 547, «Freischwingender Panton [3D]»). Elle a souligné qu’il était exceptionnel qu’un produit du design remplisse cette condition, ce d’autant que, plus un segment compte une grande diversité de formes, plus il est difficile de créer une forme inattendue. Me La Spada a ajouté que le fait que la forme soit récompensée par un prix n’entrait pas en ligne de compte. Sur la base de ces considérations, Me La Spada a conclu que, si la LPM permettait de protéger les objets du design, il y avait néanmoins actuellement une forte réticence à protéger les formes de produits, motif pris qu’il existerait un risque de monopoliser la forme d’un genre de produit pendant une durée illimitée, sans possibilité pour les concurrents d’en faire un usage descriptif. Elle a par ailleurs indiqué que cela s’expliquait également par un souci de garder un droit de la propriété intellectuelle cohérent. En effet, alors que d’autres droits accordent une protection limitée dans le temps, la protection conférée par la LPM est potentiellement de durée illimitée. À propos de la LDes, Me La Spada a rappelé que le design doit être nouveau et original (art. 2 al. 1 LDes). Le critère de la nouveauté exclut les designs qui ne diffèrent de designs existants que par des détails peu perceptibles. Pour satisfaire à la condition de l’originalité, le design ne doit pas donner la même impression d’ensemble que les produits existants sur le marché. Sur le point de savoir à partir de quand l’on est en présence d’une forme originale, Me La Spada a estimé que la marge de manœuvre du créateur était prise en considération. Elle a par ailleurs relevé qu’en présence d’une gamme de produits connaissant plusieurs déclinaisons successives, le produit initial était susceptible de détruire l’originalité d’une variante ultérieurement déposée comme design. Me La Spada a néanmoins constaté que les tribunaux admettaient assez facilement l’originalité du design, bien qu’ils concluent souvent à l’absence de violation. Elle a enfin mis en avant que la LDes était conçue pour les objets du design et a rappelé que, pour obtenir une protection, il fallait veiller à la revendiquer dans les douze mois suivant sa première divulgation et que la durée de la protection était limitée à 25 ans. Me La Spada a ensuite évoqué la possibilité de protéger les objets du design par la LDA. L’œuvre y est définie comme toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA). Font notamment partie des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Me La Spada a toutefois noté que la jurisprudence en matière de droit d’auteur était fluctuante. De plus, le TF a considéré qu’en cas de doute, le caractère individuel devait être nié (TF, sic! 2011, 504, «Le Corbusier»). Sous l’angle de la LCD enfin, Me La Spada a en substance relevé que cette législation n’avait pas de caractère subsidiaire par rapport aux autres lois qui protègent la propriété intellectuelle. Cependant, on ne saurait éluder par le biais de la LCD les choix faits par le législateur concernant les limites prévues par les autres lois, sauf en cas de circonstances particulières de déloyauté. Elle a présenté pour conclure la récente jurisprudence du TF réservant la possibilité d’une exploitation déloyale de la réputation d’autrui même en l’absence de risque de confusion (ATF 135 III 446, «Maltesers/Kit Kat Pop Choc II»). Selon l’intervenante, cette jurisprudence pourrait, peut-être, ouvrir plus largement la porte à la protection de la forme des produits qui ne sont pas enregistrés comme marques ou designs. Le séminaire s’est ensuite poursuivi sur un «Tour d’horizon de la jurisprudence communautaire», présenté par Arnaud Folliard-Monguiral, juriste auprès du service juridique de l’Office d’harmonisation au sein du marché intérieur (OHMI). Sous l’angle du droit des marques, Arnaud Folliard-Monguiral a d’abord relevé que, dans une cause préjudicielle, la Cour de Justice a considéré que l’intérieur d’un magasin pouvait constituer une marque, sous réserve qu’il dispose d’un caractère distinctif suffisant (C-421/13, «Apple»). S’agissant des motifs absolus, le Tribunal de l’UE a jugé qu’était descriptif un signe concordant à une lettre près avec une indication géographique connue pour du vin, peu importe l’absence de concordance parfaite entre le signe et cette indication. En outre, le conflit avec une appellation d’origine ne suppose pas qu’elle soit connue (Tribunal UE, T-320/10, § 58-63 et 70-72, «Castel/Castell»). S’agissant des marques de forme, la CJUE a estimé que la représentation graphique, qui doit être complète par elle-même, peut être interprétée à la lumière d’éléments extérieurs (comme des preuves concrètes d’usage) permettant d’identifier convenablement les caractéristiques essentielles d’un signe considéré comme fonctionnel (C-337/12 à C-340/12 § 54-64). Concernant la liste des produits et des services, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres relevé que la désignation d’un intitulé de classe ne valait plus automatiquement une revendication pour chacun des termes alphabétiques de la classe; pour obtenir une telle protection, il convient désormais de revendiquer chaque produit ou service de la classe. Ainsi, l’OHMI s’oriente dorénavant moins vers une désignation par classe ou par ligne générique, mais davantage vers une indication concrète des produits et des services, de manière à avoir une étendue de la protection la plus précise possible. Arnaud Folliard-Monguiral a soutenu que cette nouvelle approche permettait de mieux tenir compte des intérêts des tiers, mais également du titulaire dans le maintien de son droit à la marque. Dans le contexte de la similarité des produits et des services, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres indiqué que la similarité pouvait être admise en raison de la complémentarité des produits ou des services à condition qu’il soit démontré que ces produits ou services soient utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils s’adressent à un même public (cf. Tribunal UE, T-80/11, § 28-29, «Ridge Wood»; voir ég. Tribunal UE, T-599/10 § 92, «Eurocool»). Il a par ailleurs relevé que le Tribunal avait nié la similarité entre des véhicules (cl. 12) et des services de location de véhicules (cl. 39), motifs pris qu’un fabricant de véhicules n’était pas actif dans le domaine de la location en général (cf. Tribunal UE, T-104/12, § 58, «Vortex»). En revanche, la similarité a été admise entre les vêtements (cl. 25) et les services de vente de vêtement (cl. 35), dès lors qu’ils s’adressaient à un public mixte commun (cf. Tribunal UE, T-282/12, «Freestyle»). Arnaud Folliard-Monguiral a encore souligné dans ce contexte que, dans un arrêt T-249/11, le Tribunal avait admis un lien de similarité et de complémentarité possible entre de la volaille et des animaux vivants (cl. 29 et 31), d’une part, et, d’autre part, des services de publicité, de représentation commerciale, des services de franchisage, d’exportation et d’importation (cl. 35) et des services de transport, entreposage et distribution de poulets (cl. 39). Le Tribunal a considéré que le producteur de poulets qui transportait un poulet à domicile était actif dans le domaine du transport et se faisait rémunérer indépendamment de la vente du poulet. Arnaud Folliard-Monguiral a cependant indiqué que l’OHMI avait fait recours contre cet arrêt, motifs pris que, si un producteur transporte ses propres produits, il ne dispose pas d’une protection pour le transport mais uniquement pour les produits. Arnaud Folliard-Monguiral a par ailleurs mentionné quelques développements récents de la jurisprudence en matière de marques renommées. Il a notamment été question de dilution de la marque renommée (cf. CJUE, C-383/12, «Wolf»). La CJUE a par ailleurs estimé que l’existence de justes motifs pour l’usage d’un signe identique ou similaire à une telle marque n’était pas limitée à des circonstances objectives, mais également à des occurrences subjectives. Ainsi, un tiers peut justifier d’un juste motif pour l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée lorsque cet usage, pour un produit identique, se situe dans la trajectoire d’une exploitation commerciale commencée, de bonne foi, avant le dépôt de la marque renommée et, en toute hypothèse, avant l’acquisition de la renommée (cf. CJUE, C-65/12 § 53-58, «Bull Dog»). S’agissant enfin des dessins et modèles, Arnaud Folliard-Monguiral a entre autres évoqué des développements de la pratique en matière de divulgation au moyen de catalogue (Ch. Rec. OHMI R 1195/2011-3) et de divulgation limitée (CJUE, C-479, «H. Gautzsch Grosshandel GmbH»). Il a également évoqué la problématique liée au cadre de la comparaison, dans le contexte duquel s’opposent, d’un côté, une tradition du droit d’auteur (France, BENELUX, Espagne) à, d’un autre, une tradition du brevet (Allemagne). Dans une dernière présentation, Me Ralph Schlosser, avocat auprès de l’Étude Kasser Schlosser à Lausanne, a présenté, dans un exposé intitulé «Specsavers – de nouvelles lunettes pour apprécier le risque de confusion», l’arrêt «Specsavers» de la CJUE et s’est interrogé sur les possibles implications pour la pratique suisse. Cette société est titulaire des marques communautaires suivantes:

• – les marques communautaires verbales n^o 1321298 et n^o 3418928, consistant en le mot «Specsavers»;
• – les marques communautaires figuratives n^o 449256 et n^o 1321348, qui couvrent le signe suivant:
  
• – la marque communautaire figurative n^o 5608385, qui couvre le signe suivant:
  
• – et la marque communautaire figurative n^o 1358589, qui couvre le signe suivant:
  

  Dans les faits, c’est le logo suivant, en vert et en blanc, qui a été utilisé:

  

Specsavers a introduit une action contre la société Asda fondée sur l’atteinte à ses marques communautaires en raison de la compagne publicitaire lancée par cette dernière, dans le cadre de laquelle les logos suivants ont été utilisés: Me Schlosser a exposé que la CJUE a été amenée à répondre à plusieurs questions préjudicielles dans cette affaire. Pour l’une d’entre elles, elle a considéré que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, ladite combinaison de deux marques étant elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle elle a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée. Me Schlosser a souligné qu’une application analogue de cet arrêt en Suisse s’imposait, dans la mesure où il existe un consensus pour affirmer que l’usage d’un nouvel enregistrement peut permettre de maintenir le droit d’un enregistrement antérieur. S’agissant d’une autre question préjudicielle soumise à la CJUE, Me Schlosser a relevé que, lorsque le titulaire a fait un usage large de la marque dans une couleur particulière si bien que, dans l’esprit du public, cette marque est désormais associée à cette couleur, la couleur qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à la marque est, selon la Cour, pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Me Schlosser a rendu les participants attentifs au fait qu’en droit allemand, la manière dont la marque est utilisée est sans incidence sur la détermination de son champ de protection (BGH, GRUR 2004, 779, «Zwilling/Zweibrüder»). La force distinctive, la similitude des signes ainsi que celle des produits et des services sont ainsi pris en compte, contrairement aux autres éléments tels que les aspects marketing ou publicitaire. En droit suisse, Me Schlosser a rappelé que les signes étaient comparés tels qu’ils sont enregistrés (ATF 119 II 473 consid. 2b, «Radion/Radomat»). L’appréciation du risque ne se base pas sur une comparaison abstraite des signes, mais en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 122 III 382 consid. 1, «Kamillosan»). Me Schlosser a encore ajouté que, selon le TF, l’impression d’ensemble n’est pas uniquement déterminée par la similitude abstraite des signes en tant que telle, mais dépend bien plutôt de l’ensemble des circonstances d’utilisation (TF, sic! 2002, 99 consid. 1b, «Stoxx/StockX»). Il en déduit que la marque antérieure doit être prise en compte telle qu’elle est enregistrée, mais que sont également prises en considération l’ensemble des circonstances qui entourent l’utilisation des signes en présence. Seraient des circonstances pertinentes le degré de similitude des produits et des services concernés, le degré d’attention des consommateurs, la force distinctive et la connaissance de la marque. En revanche, le conditionnement, les disclaimers et la couleur dans laquelle une marque sans revendication de couleurs est utilisée sont des circonstances indifférentes dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion. Me Schlosser a déduit de l’arrêt «Specsavers» que, ce qui a été considéré comme déterminant, c’est le fait que le public sait que le signe a été utilisé dans une certaine couleur. Il a ainsi interpellé les participants sur la question de savoir s’il s’agissait d’une problématique touchant à la perception du signe susceptible d’influer le champ de protection de la marque ou si, au contraire, il ne s’agissait que de circonstances de faits liées à l’utilisation de la marque qui ne sont pas pertinentes dans la détermination du champ de protection.

Zum Abschluss des Tages widmete sich Alan J. Kasper, US-Rechtsanwalt, dem Thema «Shifts in the definition of the prior art in the course of the America Invents Act». Dabei ging er insbesondere auf die Übergangsbestimmungen zum AIA sowie auf Ausnahmeregelungen und Besonderheiten ein, was mit Hilfe vieler Beispiel-Szenarien und konkreten Vergleichen zwischen dem AIA und den davor gültigen Bestimmungen veranschaulicht wurde. Mit dem America Invents Act wurde das US-amerikanische Patentrecht revolutioniert. Insbesondere wurde damit der Schritt vom «First-to-Invent»- zum «First-to-File»-Prinzip vollzogen. Aber auch andere wichtige Neuerungen, wie die Abschaffung der sogenannten Hilmer-Doktrin oder die Harmonisierung des Stands der Technik mit Europa und Asien, wurden umgesetzt. Die wichtigsten Neuerungen sind in der abgebildeten Tabelle kurz zusammengefasst. Durch den Übergang vom «Firstto-Invent»- zum «First-to-File»-Prinzip konnte das komplizierte und oft extrem kostenaufwendige Interference-Verfahren, das bisher zur Ermittlung des Erfindungszeitpunkts verwendet wurde, abgeschafft werden. Auch die Ausmusterung der Hilmer-Doktrin per 16. März 2013 führte zu einer weiteren Harmonisierung mit europäischem Recht: Erst ab diesem Zeitpunkt kann eine nationale US-Anmeldung oder eine Anmeldung mit Bestimmung der USA wirklich vollumfänglich vom Prioritätsrecht einer fremdsprachigen ausländischen Anmeldung profitieren, sodass eine zwischen dem Prioritätstag und dem Anmeldetag für die USA eingereichte andere US- oder PCT-Anmeldung keinen Stand der Technik mehr bildet.

Vorher:	Nachher:
First-to-Invent: Recht auf Patent gebührt dem früheren Erfinder; Anmeldetag ist irrelevant	First-to-File: Recht auf Patent gebührt dem früheren Anmelder; Zeitpunkt der Erfindung ist irrelevant
Einjährige Neuheitsschonfrist unabhängig davon, wer die Erfindung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat	Einjährige Neuheitsschonfrist gilt nur dann, wenn die Erfindung vom Erfinder selbst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde oder von jemandem, der direkt oder indirekt vom Erfinder davon erfahren hat
Hilmer-Doktrin: US-Patentanmeldungen und Erfindungen, die in den USA gemacht wurden, werden gegenüber solchen im Ausland bevorzugt; Vorbenutzung im Ausland gilt nicht als Stand der Technik; US-Anmeldungen mit ausländischer Priorität bilden erst ab dem US-Anmeldetag Stand der Technik	Ausweitung der Definition des Stands der Technik: Keine sprachliche und geografische Einschränkungen mehr; Vorbenutzung und sonstige Zugänglichmachung ist Stand der Technik; ausländische Priorität ergibt effektiven Anmeldetag; dafür Tätigkeit im Geheimen nicht mehr relevant

Ein wichtiger Unterschied zum Europäischen Patentübereinkommen bleibt jedoch auch weiterhin bestehen: Nachveröffentlichter Stand der Technik mit einem früheren effektiven Anmeldetag wird in den USA nicht nur für die Frage der Neuheit, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit beachtet. Allerdings wird die erfinderische Tätigkeit nach dem AIA nun nicht mehr zum Zeitpunkt der Erfindung («at the time the invention was made») sondern des effektiven Anmeldetags («before the effective date of the claimed invention») beurteilt. Eine gewisse Annäherung hat also auch hier bereits stattgefunden. Daneben wurde auch die Neuheitsschonfrist durch den AIA beibehalten – wenn auch in beschränkter Form. Eine Eigenheit der Neuheitsschonfrist gemäss USC § 102(b)(1)(A) und (B) liegt zum Beispiel darin, dass im Falle zweier unabhängiger Erfinder, die dieselbe Erfindung weniger als 12 Monate vor dem jeweiligen Anmeldetag veröffentlicht haben, derjenige ein Patent erhält, der die Erfindung zuerst öffentlich gemacht hat, und nicht derjenige mit dem früheren Anmeldetag. Dies gilt aber natürlich nur im Umfang dessen, was tatsächlich veröffentlicht wurde. Der America Invents Act wurde am 16. September 2011 in Kraft gesetzt und beinhaltet eine Übergangsfrist von 18 Monaten, also bis zum 16. März 2013. US- oder PCT-Anmeldungen mit Bestimmung der USA, die vor diesem Datum eingereicht wurden, fallen noch unter das alte Regime; Anmeldungen mit Prioritäts- und Anmeldetag nach diesem Datum unterliegen dem AIA. Richtig komplex wird es bei solchen Anmeldungen, deren Prioritätstag im Ausland vor dem 16. März 2013 und deren US-Anmeldetag danach liegt: Hier kommt es darauf an, ob sämtliche Ansprüche tatsächlich prioritätsberechtigt sind oder nicht. Nur dann, wenn dies auf alle Ansprüche zutrifft – und unabhängig davon, was sonst noch in der Anmeldung enthalten ist – kommen die früheren Bestimmungen zur Anwendung, unter anderem das «First-to-Invent»-Prinzip. Das Hinzufügen oder Ändern eines Anspruchs kann also dazu führen, dass die Bestimmungen gemäss AIA zur Anwendung kommen oder nicht. Zudem muss der Anmelder in Fällen, bei denen die Prioritätsberechtigung nicht offensichtlich ist, ein entsprechendes Statement abgeben. Die Auswirkungen eines zu Unrecht abgegebenen oder unterlassenen Statements sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar, dürften aber angesichts der Rechtstradition in den USA durchaus heikel sein. Mit dem AIA wurde ein neues Vindikationsverfahren, sog. «Derivation Proceedings», eingeführt. Ein solches kann nur von jemandem beantragt werden, der selbst eine eigene anhängige Patentanmeldung zur fraglichen Erfindung besitzt, und dies nur innerhalb von einem Jahr ab der ersten Veröffentlichung der Streitanmeldung. Der Antrag ist jedoch selbst dann zulässig, wenn die eigene Anmeldung erst nach dem Veröffentlichungstag der Streitanmeldung eingereicht worden ist. Der Antragsteller muss für jeden Anspruch belegen, wann die Erfindung gemacht wurde, dass der andere Anmelder Zugang dazu hatte und dass die Anmeldung unberechtigt erfolgt ist. Zudem muss er mit einer eidesstattlichen Erklärung bekräftigen, dass die Erfindung dem anderen Anmelder mitgeteilt wurde. Dieses letzte Erfordernis dürfte oft die grösste Hürde darstellen.

Die Vorträge und Diskussionen zur Rechtslage in Europa haben vor allem deutlich gemacht, dass bei der Beurteilung der Zurechnung einer Information zum Stand der Technik auch immer die speziellen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden müssen. Was dieser «Grundsatz der freien Beweiswürdigung» in der Praxis bedeutet, wurde von Robert Cramer mit einer Anekdote aus der Entscheidung T 229/06 auf den Punkt gebracht: Diese Entscheidung befasste sich mit der Frage, ob ein Kellner, der beim Bedienen zweier Gesprächspartner Kenntnis von einer Erfindung hätte erlangen können, als Mitglied der Öffentlichkeit i. S. d. Art. 54(2) EPÜ zu betrachten ist. Die Frage wurde von der Kammer verneint, mit der Begründung, dass eine Bedienung in einem «besseren Lokal» zur Diskretion gegenüber den Gästen und damit zur impliziten Geheimhaltung verpflichtet sei. Daneben hat das diesjährige Herbstseminar auch verdeutlicht, dass insbesondere in Bezug auf den anzulegenden Massstab der Beweiswürdigung bei elektronischem Stand der Technik noch viel Klärungsbedarf besteht. Mit dem America Invents Act und insbesondere der Einführung des «Firstto-File»-Prinzips und der Abschaffung der Hilmer-Doktrin hat die USA einen wichtigen Schritt in Richtung einer Harmonisierung der westlichen Patentsysteme unternommen. Fragen betreffend Neuheitsschonfrist und Relevanz von nachveröffentlichtem Stand der Technik dürften in Zukunft aber noch zu weiteren kontroversen Diskussionen führen.

Michael Ritscher wies in seiner Einleitung darauf hin, dass der Begriff «Freihalteinteressen» als Thema gewählt wurde, da dieser offener als der Begriff des «Freihaltebedürfnisses» und deshalb vielleicht besser geeignet sei, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Im Immaterialgüterrecht stehen sich drei Gruppen von Interessen gegenüber: Erstens das Interesse der Abnehmer an einer Reduktion der Suchkosten; zweitens das Interesse der Schutzrechtsinhaber an einem Schutz ihrer Investitionen; und schliesslich die Interessen der Mitbewerber, in ihrer Wettbewerbsfreiheit nicht unnötig eingeschränkt zu werden. Im Patentrecht sind die Interessen von Mitbewerbern an der Freihaltung technischer Ideen zur Förderung von Innovationen besonders augenfällig. Im Urheberrecht sind es demgegenüber nicht die Mitbewerber, sondern die Nutzer, die mehr Freiheit bei der Nutzung von – zunehmend in digitalisierter Form zugänglichen – Werken der Literatur und Kunst fordern. Betrachtet man das Markenrecht traditionell als Instrument des Schutzes von Konsumenten vor der Täuschung über die Herkunft von Produkten, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, worin allfällige Freihalteinteressen von Mitbewerbern bestehen sollen. Entsprechend sind die Begriffe des «Freihaltebedürfnisses» bzw. der «Freihaltebedürftigkeit» denn auch weder im schweizerischen noch im europäisch harmonisierten Markenrecht gesetzlich verankert, sondern wurden im Laufe der Zeit von Rechtsprechung und Lehre geschaffen. Die Entwicklung des Markenrechts zu einem vollwertigen, über ein blosses Täuschungsverbot hinausgehendens Immaterialgüterrecht hat indessen zu vermehrten Forderungen nach einer Beachtung von Freihalteinteressen der Mitbewerber geführt. Diese werden im Rahmen der Schutzvoraussetzungen mit der Gebrauchspflicht eingetragener Zeichen, dem Schutzausschluss von zu Gemeingut gehörenden Zeichen und der Nichteintragung täuschender Herkunftsbezeichnungen bereits stark berücksichtigt. Auch nach der Eintragung einer Marke wird den Freihalteinteressen von Mitbewerbern insoweit Rechnung getragen, als nicht jede, sondern nur eine kennzeichenmässige Benutzung einer Marke potenziell verletzend ist. Schliesslich steht es den Mitbewerbern offen, sich mittels eines Widerspruchsverfahrens gegen die Eintragung jüngerer verwechselbarer Marken zu schützen oder die Löschung nicht rechtserhaltend benutzter Marken im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens zu erwirken.

Prof. Dr. Stefan Bechtold, Professor an der ETH Zürich, eröffnete die Vortragsreihe mit der Untersuchung von Freihalteinteressen an Kennzeichen aus der Perspektive der Rechtsökonomie. Das Markenrecht hilft aus ökonomischer Sicht, ein Marktversagen zu lösen, zu dem es bei einer asymmetrischen Informationsverteilung kommen kann. Bei fehlender oder unvollständiger Information betreffend die Qualität von Produkten fehlt der Anreiz, hochwertige Produkte herzustellen, was die Verbreitung von minderwertigen Produkten zur Folge hat. Das Markenrecht stellt ein Instrument dar, um derartige Informationsasymmetrien zwischen Herstellern und Verbrauchern zu überwinden. Mittelbare Folge des Markenrechts ist der Anreiz für Hersteller, in die Qualität ihrer Produkte und in ihre Reputation zu investieren, da Verbraucher Produkte unterschiedlicher Qualität anhand von Marken auseinanderhalten können. Betreffend das Freihaltebedürfnis wird angenommen, dass Mitbewerber solange auf andere Zeichen ausweichen können, als diese nicht wesentlich oder unentbehrlich sind. Zeichen, welche die Informationsasymmetrie nicht überwinden können – indem sie keine Unterscheidungskraft aufweisen oder aus technisch notwendigen Formen bestehen – führen zu erheblichen Mehrkosten, sodass diesbezüglich aus ökonomischer Sicht kein Schutzbedürfnis besteht. Im Publikum wurde die Frage aufgeworfen, ob sich das Markenrecht von ökonomischen Theorien überhaupt erfassen lasse, da das Markenrecht die Investition in die Reputation ermögliche und diese gerade dann ins Spiel komme, wenn kein perfekter Wettbewerb bestehe. Bechtold entgegnete, dass eine Vielzahl ökonomischer Modelle, die sich mit der Frage der Reputation und deren Übertragung befassen, nicht auf der Hypothese eines perfekten Wettbewerbs beruhen. Des Weiteren erläuterte Bechtold anhand von Studien, dass zwischen Marken- und Konkurrenzprodukten ein Spillover-Effekt auftreten kann, indem das Konkurrenzprodukt von der Marke profitiert, selbst wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. So stärkte die Werbung für das Markenprodukt die Wiedererkennung nicht nur des Originals, sondern auch des Konkurrenzproduktes. In einer anderen Studie konnte festgestellt werden, dass eine Beschränkung des Markenschutzes dem Markeninhaber sogar nützlich sein kann. Konkret hatte Google Wiederverkäufern in den USA erlaubt, im Text von Werbeanzeigen Marken zu verwenden, ohne hierfür die Genehmigung der Markeninhaber einzuholen. Dies führte nicht etwa zu einem geringeren, sondern zu einem höheren Besucherandrang auf den Portalen der Markeninhaber. Bechtold wies darauf hin, dass hierfür bislang noch kein ökonomisches Erklärungsmodell besteht und fraglich ist, ob die Studien verallgemeinerungsfähig sind, sodass sich daraus keine abschliessenden rechtspolitischen Schlussfolgerungen ziehen lassen.

Stefan Fraefel, stellvertretender Leiter der Markenabteilung des IGE, erläuterte zunächst die Doppelfunktion der Generalklausel von Art. 2 lit. a MSchG. Demnach soll die Fehlmonopolisierung von Zeichen ohne Unterscheidungskraft sowie von Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder unentbehrlich sind und an denen ein Freihaltebedürfnis besteht, verhindert werden. Dabei steht ein Zeichen bereits dann im Gemeingut, wenn es nur einen der beiden Teilaspekte erfüllt. Scheitert die Eintragung eines Zeichens bereits an der fehlenden Unterscheidungskraft, so prüft das IGE das Zeichen nicht noch zusätzlich in Bezug auf das Freihaltebedürfnis. Das Freihaltebedürfnis muss nicht zwingend aktuell, sondern kann auch in die Zukunft gerichtet sein. So kann ein aktuell von Abnehmern als unterscheidungskräftig wahrgenommenes Zeichen aufgrund der zukünftig erwarteten Entwicklung des Marktes oder der geografischen Region zum Gemeingut gezählt werden, wie das Beispiel «Vuvuzela» (BVGer vom 21. Juni 2007, B-181/2007) zeigt. Ob ein künftiges Freihaltebedürfnis vorliegt, prüft das IGE aus der Sicht der Konkurrenten, wobei es neben der aktuellen auch die zukünftige Marktsituation berücksichtigt. Die Möglichkeit, dass ein Zeichen aufgrund der zukünftigen Entwicklung insbesondere als geografische Herkunftsangabe wahrgenommen wird, muss ernsthaft in Betracht fallen, was das IGE u.a. anhand der Kriterien der Infrastruktur, Bevölkerungsdichte und des Exports in die Schweiz prüft. Ist eine ausländische Herkunftsangabe im Ursprungsland als Marke eingetragen, verneint das IGE ein bestehendes Freihaltebedürfnis. Über die Unterscheidungskraft des Zeichens oder eine von diesem ausgehende Täuschungsgefahr in der Schweiz ist damit aber noch nicht entschieden. Sodann kam Fraefel auf den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG zu sprechen, wonach Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch notwendige Formen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind. Technisch notwendig ist eine Form dann, wenn den Konkurrenten zur Erfüllung der gleichen technischen Wirkung keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalternative nicht zumutbar ist, etwa weil sie eine weniger praktische, weniger solide oder mit grösseren Herstellungskosten verbundene Lösung wählen müssten. Des Weiteren setzte sich Fraefel mit der Frage auseinander, ob an die Verkehrsdurchsetzung von Zeichen, an denen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, je nach Banalität unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Bekanntlich wird Verkehrsdurchsetzung angenommen, wenn ein Zeichen von einem erheblichen Teil der Abnehmer als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird. Fraglich ist, wie gross der prozentmässige Anteil der betreffenden Abnehmer sein muss, um eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Das Bundesgericht ging im «Post»-Entscheid davon aus, dass ein Richtwert von über 50% vorliegen müsse, wobei der Wert von 66% ausreichend sei. Fraefel wies darauf hin, dass der Wert von über 50% nach der Praxis des IGE nicht flexibel sei und keine Veranlassung bestehe, diesen noch zu erhöhen. Die Kasuistik des IGE zu Art. 2 und Art. 3 MSchG ist unter ph.ige.ch/ph/abrufbar.

Marc Steiner, Richter am Bundesverwaltungsgericht, präsentierte eine Übersicht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts zum Freihaltebedürfnis im Markenrecht. Einleitend stellte Steiner fest, dass das absolute Freihaltebedürfnis kein der markenrechtlichen Logik inhärenter Begriff sei, sondern es sich hierbei vielmehr um einen wettbewerbsrechtlichen Begriff handle. Nach seiner Erfahrung seien diejenigen Akteure, welche den Vertretern der Gegenmeinung rechtspolitische Intentionen vorhalten, am deutlichsten von rechtspolitischen Zielsetzungen geleitet. Es gelte frei nach Paul Watzlawick der Satz «Man kann nicht nicht politisieren». Zunächst zeigte Steiner anhand des Entscheides «Stone/Contimilestone» (BVGer vom 8. Mai 2014, B-4664/2013) die Bedeutung des Gemeinguts im Widerspruchsverfahren auf. Sodann kam Steiner darauf zu sprechen, dass freihaltebedürftigen Zeichen oft gleichzeitig die Unterscheidungskraft fehlt, beide Fallgruppen mithin eine gewisse Schnittmenge aufweisen, was anhand des Entscheides «Vuvuzela» (BVGer vom 21. Juni 2007, B-181/2007) ersichtlich ist. Dies kann zu unscharfen Definitionen führen. Dieser Entscheid kann gemäss Steiner auch herangezogen werden in Bezug auf die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung bei der Frage, ob ein Zeichen als geografische Herkunftsangabe verstanden werden kann. Massgeblich für die Prüfung des Freihaltebedürfnisses ist dabei nicht das künftige Verständnis der Konsumenten, sondern vielmehr das künftige Bedürfnis der Mitbewerber, das Zeichen zu benutzen. So ging das Bundesverwaltungsgericht beim Entscheid «Pernaton/Pernadol 400» (BVGE 2010/32) davon aus, dass der Begriff «Perna» (lat. Muschel) aus Sicht der Abnehmer nicht beschreibend sei, da er von diesen nicht verstanden werde. Wohl aber sei er freihaltebedürftig, da die Konkurrenten darauf angewiesen seien, aus Muscheln gewonnene Präparate mit dem lateinischen Fachbegriff zu kennzeichnen. Auf die im Publikum aufgeworfene Frage, ob bei der Einschätzung der zukünftigen Entwicklung nicht auch die Erwartungen der Konsumenten zu berücksichtigen seien, entgegnete Steiner, dass die Entwicklung der Konkurrenz zwar von den Erwartungen der Konsumenten abhänge. Legitimation und Richtungsweiser für die Bejahung eines Freihaltebedürfnisses sei aber klar die Perspektive der Konkurrenten. Anhand des Entscheides «Pernaton/Pernadol 400» zeigte Steiner sodann auf, dass das gängige Prüfschema bei der Beurteilung der Zugehörigkeit eines Zeichens zum Gemeingut, wonach zuerst die Unterscheidungskraft des Zeichens geprüft und danach das Freihaltebedürfnis untersucht wird, nicht zwingend ist. Vielmehr gibt es je nach Sachverhalt auch gute Gründe für die umgekehrte Prüffolge, wonach zuerst das Freihaltebedürfnis geprüft und bei dessen Bejahung auf die Untersuchung der Unterscheidungskraft verzichtet werden kann. Des Weiteren zeigte Steiner anhand der Entscheide «M/M-joy» (BGE 134 III 314) und «Sterne für Beherbergung» (BGE 137 III 77) auf, dass die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung umso strenger sind, je banaler ein Zeichen ist. Bei der Besprechung der Entscheide «Bürgenstock» (BVGer vom 14. Dezember 2012, B-1260/2012) und «The Royal Bank Of Scotland» (BVGer vom 30. September 2008, B-7426/2006) warf Steiner die Frage auf, welche Bedeutung dem Freihaltebedürfnis zukommt, wenn es aufgrund regulatorischer Bestimmungen einen einzigen Anbieter für das infrage stehende Produkt gibt. Bei letzterem Entscheid, so präzisierte Steiner, sei allerdings nicht nur auf das Freihaltebedürfnis, sondern auch auf den Aspekt der Täuschung von Konsumenten abgestellt worden. Zuletzt kam Steiner auf die in Fachkreisen gelegentlich diskutierte Frage zu sprechen, ob das IGE in Bezug auf die Unterscheidungskraft einen zu paternalistischen Ansatz pflege und ob es nicht zu einem gewissen Grad den Anmeldern überlassen bleiben sollte, wie stark der Schutzumfang ihrer Marken sein soll. Dieselbe Frage stelle sich auch in Bezug auf die Praxis zum Freihaltebedürfnis. Massgeblich für die Frage nach dem Sinn des Freihaltebedürfnisses sei das Bild, das sich der Regulator vom idealen Wettbewerb bzw. von Marktauftrittsmöglichkeiten der Mitbewerber mache, womit sich die markenrechtliche mit einer wettbewerbsrechtlichen Betrachtungsweise vermische. Nur wenn als Prämisse klar sei, dass die Lösung dieses Problems in der Schnittmenge zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht liegt, könne darüber eine methodenehrliche Diskussion geführt werden. Aus dem Publikum wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern relevant sei, dass das Markenrecht von der Eigentumsgarantie abgedeckt werde. Steiner führte hierzu aus, dass im Markenrecht so oder anders mit Blick auf das Gebot der Kohärenz der Rechtsordnung gelegentlich öffentlich-rechtliches Denken einfliessen müsse, wie das Beispiel «Madonna» (BVGE 2010/47) zeige.

Dr. Verena von Bomhard, Rechtsanwältin in Alicante, wies einleitend darauf hin, dass das Kriterium des Freihaltebedürfnisses im europäisch vereinheitlichen Markenrecht – anders als im schweizerischen Markenrecht – keine eigenständige Bedeutung hat. Vielmehr stellt das Freihaltebedürfnis das öffentliche Interesse dar, welches dem Katalog absoluter Ausschlussgründe (in Art. 7 Abs. 1 lit. c der Gemeinschaftsmarkenverordnung) zugrunde liegt. Entsprechend wird das Freihaltebedürf|nis in den Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamtes denn auch lediglich unter dem Titel «irrelevante Kriterien» aufgeführt. Das europäische Markenrecht kennt keinen Begriff des «absoluten Freihaltebedürfnisses» und auch keine theoretische Anerkennung unterschiedlicher Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung je nach Grad der Banalität des infrage stehenden Zeichens. Gemäss Rechtsprechung des EuGH bildet das Freihaltebedürfnis auch keinen relevanten Umstand, der bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, was nach Ansicht der Referentin indessen zu weit geht (Urteil C-102/07 i.S. Adidas vs. Marca Mode). Von Bomhard kam sodann kritisch auf die im EU-Raum verbreitete Unsitte zu sprechen, beschreibende Elemente – die als Wortmarke nicht eingetragen werden können – kombiniert mit einem banalen Bildelement als Marke einzutragen und gestützt auf diese gegen Konkurrenten, welche das beschreibende Element für die Kennzeichnung ihrer Produkte verwenden, vorzugehen. Derartige Strategien werden von der Rechtsprechung gestützt, indem die Verwechslungsgefahr zwischen beschreibenden Zeichen, die nur durch banale bildliche Elemente voneinander abweichen, oftmals bejaht wird. Die Auswirkungen dieser Rechtsprechung schlagen sich direkt in der Anmeldestrategie nieder, indem eine möglichst breite Anmeldung beschreibender Elemente – kombiniert mit einem banalen Bildelement – vorgenommen wird, um auf diese Weise quasi Markenschutz durch die Hintertür zu erlangen. Das Harmonisierungsamt ist bestrebt, mit einem Konvergenzprogramm zu absoluten und relativen Eintragungshindernissen eine harmonisierte Praxis in den Markenämtern zu erreichen, was die Eintragung ausschliesslich beschreibender Wörter aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung als Bildmarken und die Beurteilung von kennzeichnungsschwachen Bestandteilen bei Verwechslungsgefahr angeht. Ein entsprechender Bericht über die Grundsätze der gemeinsamen Praxis liegt bereits vor, hat jedoch keine Bindungswirkung für das EuG. Abschliessend hielt von Bomhard fest, dass der Problematik ihrer Meinung nach nicht durch eine strengere Prüfung auf der Anmeldeebene begegnet werden sollte. Vielmehr würden sich Disclaimer als Lösung anbieten, denen das Amt aber nach wie vor sehr skeptisch gegenübersteht.

Traditionsgemäss untersuchten die Teilnehmenden am zweiten Tag ausgewählte Themenbereiche in sechs Arbeitsgruppen. Anschliessend fanden sich alle Gruppen zusammen, um gemeinsam über die Ergebnisse zu diskutieren. Die von Dr. Mark Schweizer geleitete Arbeitsgruppe befasste sich mit der Frage, ob bei der Prüfung der Zugehörigkeit zum Gemeingut das Kriterium des Freihaltebedürfnisses neben demjenigen der Unterscheidungskraft überhaupt notwendig ist oder ob umgekehrt das Kriterium des Freihaltebedürfnisses ausreichend ist und auf dasjenige der Unterscheidungskraft verzichtet werden kann. Anhand des Bundesgerichtsentscheides 129 III 225, worin das Zeichen «Masterpiece» als beschreibend für die Qualität von Finanzdienstleistungen und somit als nicht unterscheidungskräftig vom Markenschutz ausgeschlossen wurde, untersuchte die Gruppe, ob man bei Ersetzung des Kriteriums der Unterscheidungskraft durch dasjenige des Freihaltebedürfnisses zum selben Resultat gelangen würde. Dies wurde bejaht, da «Masterpiece» für Finanzdienstleistungen ebenso beschreibend wie freihaltebedürftig sei. Würde demgegenüber das Zeichen «Ce’Real» (BGer vom 23. September 2013, 4A_266/2013) einzig aus der Perspektive des Freihaltebedürfnisses – und nicht, wie durch das Bundesgericht, aus derjenigen der Unterscheidungskraft – beurteilt, so käme man zum Schluss, dass das Zeichen als Marke eintragungsfähig wäre, da Mitbewerber nicht zwingend auf die entsprechende Schreibweise mit dem Apostroph angewiesen sind. Die Mehrheit sprach sich jedoch gegen die Eintragung solcher – nicht unterscheidungskräftiger – Zeichen als Marken aus, selbst wenn an ihnen kein Freihaltebedürfnis besteht. Es wurde die Befürchtung geäussert, dass solchen Zeichen im Verletzungsprozess zum Nachteil von Mitbewerbern ein zu breiter Schutzbereich zugesprochen würde. Im Ergebnis kam die Gruppe zum Schluss, dass sich die Unterscheidung zwischen den Kriterien der Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses in Lehre und Rechtsprechung bewährt hat und beibehalten werden soll. Die von Dr. Gallus Joller geleitete Arbeitsgruppe befasste sich mit der Gegenüberstellung von Freihalteinteressen und dem Schutzumfang von Marken. Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass – anders als nach der Rechtsprechung des EuGH – in der Schweiz das Freihaltebedürfnis bei der Bestimmung des Schutzumfangs zu berücksichtigen ist. Der Schutzumfang einer Marke ist bekanntlich nicht statisch, sondern hängt von der Stärke einer Marke ab, die wiederum zeitlich variabel ist und durch intensiven Gebrauch wachsen kann. Besprochen wurde der Entscheid B-4829/2012 des Bundesverwaltungsgerichts. Während das IGE das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Wortmarken «Land Rover» und «Land Glider» anhand der blossen Übereinstimmung im schwachen Element «Land» verneinte, nahm das Bundesverwaltungsgericht insbesondere angesichts der Bekanntheit bzw. des erhöhten Schutzumfangs der älteren Marke «Land Rover» mittelbare Verwechslungsgefahr an. Der Entscheid sorgte für angeregte Diskussionen, wurde von der Mehrheit – allerdings mit unterschiedlicher Begründung – mitgetragen. Die Gruppe kam zum Schluss, dass das Freihaltebedürfnis in Verletzungsverfahren eine Rolle spielt und ein rechtspolitisches Korrektiv darstellt, das aus Sicht der Mitbewerber beurteilt werden soll. Das Freihaltebedürfnis, so der Tenor, sollte im Verletzungsprozess jedoch flexibel gehandhabt werden; bei der Anwendung des absoluten Freihaltebedürfnisses im Verletzungsprozess sei Skepsis geboten. Diskutiert wurde zuletzt die Frage, ob auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis im Verletzungsprozess bzw. Widerspruchsverfahren eine Rolle spielen dürfe, was von der Mehrheit jedoch mit Hinweis auf prozessuale Schwierigkeiten bei der Darlegung einer zukünftigen Verwechslungsgefahr abgelehnt wurde. Mit der Frage des absoluten Freihaltebedürfnisses an nicht dreidimensionalen Zeichen setzte sich die Arbeitsgruppe um RA Patrick Schutte auseinander. Dem Entscheid 4A_370/2008 des Bundesgerichts – worin das Zeichen «Post» als absolut freihaltebedürftig für Postdienstleistungen und somit als der Verkehrsdurchsetzung nicht zugänglich erklärt worden war – wurde der Entscheid I ZR 78/06 des deutschen Bundesgerichtshofs gegenübergestellt. In diesem Konfliktfall wurde eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «Post» der Deutschen Post AG und «Ostsee-Post» eines privaten Postdienstleisters für Post- bzw. Briefdienste verneint. Begründet wurde dies unter anderem damit, das beschreibende Zeichen «Post», welches aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz beanspruche, habe trotz eines Durchsetzungsgrades von 80% keine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zudem stützte sich der BGH auf die Schrankenbestimmung § 23 des deutschen Markengesetzes. Danach verleiht die Marke ihrem Inhaber unter anderem dann kein Abwehrrecht, wenn die Benutzung des Zeichens durch Dritte als Angabe über die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen erfolgt und diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstösst. Vor dem Hintergrund der Liberalisierung von Postdienstleistungen sei eine Beschränkung des Schutzumfanges der Marke wünschenswert, da ansonsten neuen Mitbewerbern auf dem bisher durch die Markeninhaberin monopolisierten Markt versagt würde, den beschreibenden Begriff «Post» für ihre Dienstleistungen zu verwenden. Eine entsprechende Schrankenbestimmung fehlt im schweizerischen MSchG. Die Gruppe kam zum Schluss, dass sich bislang die relevanten Fälle eines absoluten Freihaltebedürfnisses im Bereich der ehemaligen Monopolbetriebe abgespielt hätten. Weiter stelle die Rechtslage in der Schweiz gegenüber derjenigen in Deutschland keine schlechtere Lösung in Bezug auf die Rechtssicherheit dar. Indem beschreibende Zeichen trotz Verkehrsdurchsetzung gar nicht erst als Marke eingetragen würden, herrsche zu einem früheren Zeitpunkt Klarheit über den Schutzumfang des Zeichens. Uneinigkeit herrschte darüber, inwiefern es die Aufgabe des IGE sei, durch die Annahme eines absoluten Freihaltebedürfnisses kleine und mittlere Unternehmen vor Abmahnungen wegen der Verwendung gemeinfreier Begriffe zu schützen. Die von Dr. Adrian Wyss geleitete Arbeitsgruppe befasste sich mit der Berücksichtigung von Freihalteinteressen im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung. Wyss kam einleitend auf die Problematik der Verkehrsdurchsetzung von Sloganmarken zu sprechen. So scheitere die landesweite Verkehrsdurchsetzung einer Sloganmarke in der Regel daran, dass sie in den unterschiedlichen Sprachregionen nicht im Original verwendet, sondern entsprechend übersetzt werde, sodass sich die deutsche Version in der französischsprachigen Schweiz gar nie durchsetzen könne. Sodann wurde diskutiert, ob der für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Kennzeichnungsgrad von der ursprünglichen Zeichenschwäche abhängig ist (sog. Relativität des Verkehrsdurchsetzungstatbestandes) oder ob die Banalität eines Zeichens nur höhere Anforderungen an den Nachweis der Durchsetzung (und nicht an den Kennzeichnungsgrad als solchen) nach sich ziehen würde. Während sich einige Gesprächsteilnehmer auf den Standpunkt stellten, die grössere Banalität eines Zeichens verlange einen höheren Kennzeichnungsgrad, forderten andere Votanten bei solchen Trivialzeichen nur höhere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung. Anschliessend wurde die Frage diskutiert, ob bei demoskopischen Umfragen betreffend die Bekanntheit eines Kennzeichens ein starrer Richtwert verlangt werden soll und falls ja, in welcher Höhe: 50%, 66% oder gar darüber? Wyss stellte klar, dass der im «Appenzeller»-Entscheid (BGE 128 III 441) genannte und seither vielzitierte Richtwert von 66% das konkrete Ergebnis der durchgeführten Umfrage gewesen sei und dass solch hohe Werte in der Praxis nur selten erreicht würden. Als begrüssenswert bezeichnete Wyss vielmehr den Ansatz, einen geforderten Kennzeichnungsgrad von 50% als Richtwert anzusehen. Bezüglich der geforderten Intensität der Verkehrsdurchsetzung gelangten die Teilnehmer indessen zu keinem einheitlichen Richtwert, welcher gefordert werden sollte. Die angeregte Diskussion zeigte aber die anhaltende Wichtigkeit und praktische Relevanz des Themas auf. Die von Marianne Grabrucker geleitete Arbeitsgruppe befasste sich mit der Berücksichtigung von Freihalteinteressen in Hinsicht auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Einleitend zitierte Grabrucker als Beispiel aus der Praxis das Zeichen «Bronx», das für ein umfangreiches Sortiment an Waren und Dienstleistungen angemeldet worden war und dem der Markenschutz mit der Begründung versagt wurde, in Zukunft könnten alle erdenklichen Waren und Dienstleistungen in dem Stadtteil New Yorks angeboten werden, weshalb das Zeichen «Bronx» als Herkunftshinweis freizuhalten sei. Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass ein derart pauschaler Schutzausschluss zu weit geht und konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen müssen, dass der infrage stehende Ortsteil sich in die Richtung der betreffenden angemeldeten Waren und Dienstleistungen entwickelt, etwa indem bestimmte Wirtschaftssektoren gefördert werden. Grabrucker sprach sich für mehr Sorgfalt in der Analyse des Freihaltebedürfnisses aus. Insbesondere sei Vorsicht bei der Anwendung starrer Prozentsätze geboten. Die Frage, auf welche Begriffe die Mitbewerber angewiesen seien bzw. ob ein Begriff in der Branche beschreibend sei oder als Marke eingesetzt werde, lasse sich nicht mit einigen Internetausdrucken beantworten, sondern setze eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Marktauftritt im betreffenden Wirtschaftszweig voraus. Ein Verständnis der infrage stehenden Waren und Dienstleistungen sei auch bei der Einschätzung hilfreich, ob sich eine Wortneuschöpfung in Zukunft zu einem beschreibenden Begriff entwickeln könne und folglich für Mitbewerber freizuhalten sei. Abschliessend plädierte Grabrucker dafür, das Freihaltebedürfnis an Kennzeichen mit grösserer Zurückhaltung anzunehmen und stärker auf die Selbstregulierung von Marken auf dem Markt zu vertrauen. Insbesondere sei Vorsicht bei der Anwendung starrer Prozentsätze geboten, wenn ein eigentlich freihaltebedürftiges Wortzeichen nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer demoskopischen Umfrage eingetragen werden könne. Die Gesamtumstände sollten entscheidend sein. Die von RA Matthias Studer geleitete Arbeitsgruppe befasste sich mit der Berücksichtigung der Freihalteinteressen in Überlappungsbereichen des Markenrechts mit anderen Immaterialgüterrechten. Anhand der Praxisbeispiele Lego-Baustein, Nespresso-Kaffeekapsel und Panton-Freischwinger, deren Ausführungsformen patent- oder urheberrechtlich geschützt sind bzw. waren, wurde untersucht, ob der Markenschutz, der grundsätzlich «auf ewig» verlängert werden kann, der Perpetuierung anderer – zeitlich beschränkter – Schutzrechte dienen könnte. Die Gruppe verneinte dies und kam zum Ergebnis, dass es in Überlappungsbereichen mit anderen Immaterialgüterrechten keine zusätzlichen Freihalteinteressen zu berücksichtigen gilt. Vielmehr genüge es, die bei jedem Schutzrecht bestehenden Schutzvoraussetzungen und -schranken konsequent zu prüfen. So hat etwa der Begriff der technischen Notwendigkeit einer Form im Patentrecht eine andere Grundlage und Bedeutung als im Markenrecht, wo dieser mit der fehlenden Verfügbarkeit oder Unzumutbarkeit von Alternativformen (z.B. aufgrund höherer Herstellungskosten) verbunden wird. Abgelehnt wurde auch die Theorie, wonach die Marke als Umweg verwendet werden könnte, um einen Schutz für Formen zu erlangen, welche die Voraussetzungen anderer Schutzrechte nicht erfüllen. Der Schutzumfang jedes Immaterialguts sei unterschiedlich. So seien zwar gewisse Formelemente einer Kaffeekapsel allenfalls durch das Markenrecht geschützt, jedoch eben gerade nicht die technische Lösung per se. Letztere mag durch das Patentrecht geschützt sein, aber nur zeitlich limitiert. Somit sei die Skepsis, einer Form bei vorbestehenden Patent- oder Urheberrechten zusätzlich Markenschutz zu gewähren, ungerechtfertigt. Vielmehr sei eine Einzelfallbetrachtung angebracht. Sollte ein Hersteller das Markenrecht tatsächlich gezielt dazu benutzen, seine Marktmacht über Gebühr auszubauen und einen «Schutzwall» aus Schutzrechten zu errichten, könnte das Kartellrecht als Korrektiv eingreifen. Ritscher ergänzte, dass es an der Zeit sei, die – etwas oberflächliche – Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Kohärenz der Schutzrechte vertiefter unter die Lupe zu nehmen. Der INGRES-Workshop führte auch in diesem Jahr zu ausgiebigen Diskussionen, in welchen die Teilnehmer gegenseitig von ihrer Erfahrung profitieren und neue Denkanstösse einbringen konnten. Der Austausch führte zu vielen neuen Erkenntnissen, zeigte aber auch ungelöste Probleme und offene Fragen auf. Auf deren Beantwortung durch Lehre und Rechtsprechung darf man ebenso gespannt sein wie auf den nächsten Ittinger Workshop.