4.1 Marken | Marques
«Metropole Gestion (fig.) | Metropol Partners (fig.)»
Handelsgericht Zürich vom 21. März 2014
Rechtserhaltender Gebrauch trotz rechtswidrigem Geschäftsbetrieb
MSchG 11. Auch ein rechtswidriger Gebrauch einer Marke (weil der Markeninhaber über keine ausreichende Bewilligung der FINMA für den Vertrieb von unter der Marke erbrachten Finanzprodukten verfügt) wirkt rechtserhaltend, wenn die Marke mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zur Kennzeichnung von Produkten verwendet wird (E. 3.5.2.1-3.5.2.4).
MSchG 11. Der Gebrauch der Marke «Metropole» mit dem Zusatz «Sélection» bleibt rechtserhaltend, weil derselbe als typenspezifisch zu qualifizieren ist. Ebenfalls rechtserhaltend wirkt der Gebrauch der Marke «Metropole» mit dem Zusatz «Gestion», weil derselbe im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen beschreibenden Charakter aufweist (E. 3.5.3.7).
MSchG 11. «Metropole» ist in der kombinierten Wort-/Bildmarke «Metropole Gestion» als eigenständiges Zeichen erkennbar. Mithin wirkt der Gebrauch dieser Wort-/Bildmarke auch als rechtserhaltender Gebrauch der Wortmarke «Metropole» (E. 3.5.3.8).
MSchG 11. Die Verwendung des Zeichens «Metropole» (allenfalls mit typenspezifischen Zusätzen wie «Sélection» oder «Gestion» etc.) in regelmässig aktualisierten Fonds-Verkaufsprospekten und entsprechenden Anlegerinformationen, im Rahmen von Veranstaltungen des Markeninhabers über seine Fondsprodukte oder auf seiner auch an Schweizer Adressaten gerichteten Homepage sowie in elektronischen Publikationen, die die Performance seiner Fondsprodukte erläutern, stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Dabei ist die absolute Grösse des Kundenstamms bzw. des Interessentenkreises nicht entscheidend, sobald sich die Aktivitäten an eine Vielzahl von Adressaten richten und ihr Umfang in sinnvoller Weise der Grösse des Markeninhabers sowie des adressierten Zielpublikums entsprechen (E. 3.5.3.7-3.5.3.21).
|MSchG 11. Demgegenüber wirkt die Beteiligung als Sponsor oder die Auflistung als Fondsanbieter – ohne konkreten Bezug zu einem spezifischen Produkt bzw. einer Dienstleistung – für die fraglichen Marken nicht rechtserhaltend (E. 3.5.3.13, 3.5.3.18).
MSchG 2 a. Die Begriffe «Metropole» bzw. «Metropol» sind im Zusammenhang mit Finanzprodukten bzw. Finanzdienstleistungen unterscheidungskräftig (E. 3.5.4.5-3.5.4.6).
MSchG 3. Die Zeichen «Metropole» und «Metropol» bleiben aufgrund ihrer weitgehenden Übereinstimmung trotz unterschiedlicher Zusätze verwechselbar (E. 3.5.5.3-3.5.5.5).
LPM 11. Même l’usage illicite d’une marque (au motif que le titulaire de la marque ne dispose pas d’une autorisation suffisante octroyée par la FINMA pour la distribution de produits financiers commercialisés sous cette marque) vaut usage de la marque lorsque celle-ci est utilisée avec le sérieux requis pour individualiser des produits (consid. 3.5.2.1-3.5.2.4).
LPM 11. L’usage de la marque «Metropole» complétée par l’adjonction «Sélection» vaut usage de la marque dans la mesure où cet élément doit être qualifié de typiquement spécifique. L’usage de la marque «Metropole» avec l’adjonction «Gestion» vaut également usage de la marque, car celle-ci présente un caractère descriptif en lien avec des services financiers (consid. 3.5.3.7).
LPM 11. Sous sa forme combinée «Metropole Gestion», «Metropole» est identifiable en tant que signe indépendant. En conséquence, l’usage de cette marque combinée vaut également usage de la marque «Metropole» (consid. 3.5.3.8).
LPM 11. L’usage du signe «Metropole» (cas échéant avec des adjonctions typiquement spécifiques comme «Sélection» ou «Gestion», etc.) dans des prospectus de vente de fonds régulièrement mis à jour et dans des bulletins d’information pour investisseurs, dans le cadre de manifestations organisées par le titulaire de la marque pour promouvoir ses produits de placement ou en relation avec sa page Internet s’adressant à des destinataires suisses ainsi qu’avec des publications électroniques expliquant les performances des produits de placement vaut usage de la marque. La taille absolue de la clientèle ou du cercle des intéressés n’est pas décisive, dès que les activités s’adressent à une multitude de destinataires et que leur étendue est raisonnablement adaptée en fonction de l’importance du titulaire de la marque et du public cible (consid. 3.5.3.7-3.5.3.21).
LPM 11. En revanche, la participation en tant que sponsor ou le fait d’être mentionné en tant que société offrant des de fonds de placement – sans lien concret avec un produit spécifique ou un service – ne vaut pas usage de la marque (consid. 3.5.3.13, 3.5.3.18).
LPM 2 a. Les notions «Metropole» resp. «Metropol» ont une force distinctive en lien avec des produits financiers resp. avec des services financiers (consid. 3.5.4.5-3.5.4.6).
LPM 3. Malgré leurs adjonctions différentes, les signes «Metropole» resp. «Metropol» présentent un risque de confusion dans la mesure où ils sont quasiment similaires (consid. 3.5.5.3-3.5.5.5).
Gutheissung der Klage; Geschäfts-Nr. HG120273-O
Die im Effektenfondsgeschäft tätige Klägerin «Metropole Gestion» mit Sitz in Paris ist Inhaberin von mehreren internationalen Marken, welche das Wort «Metropole» in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Wort- bzw. Bildelementen enthalten. Die neun internationalen Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz sind in den Jahren 2002–2008 u.a. für verschiedene Dienstleistungen in der Klasse 36 (Finanzwesen, Geldgeschäfte sowie Versicherungen) eingetragen worden. Im Vordergrund stehen die IR-Wortmarke «A.» [Metropole] und die IR-Wort-/Bildmarke «A. Gestion» (siehe nachfolgende Abbildung):
Die Beklagte, welche als unabhängige Vermögensverwalterin tätig ist, wurde im März 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Firma «Metropol Partners AG» eingetragen. Sie ist Inhaberin der im Mai 2012 u.a. in der Klasse 36 (Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen) hinterlegten CH-Wort-/Bildmarke «B. Partners» (siehe nachfolgende Abbildung):
Zudem registrierte die Beklagte die Domainnamen «A. Partners.ch» sowie «A. Partners.com».
Die Klägerin reichte beim HGer Zürich gegen die weitere Verwendung der verschiedenen Zeichen der Beklagten Klage ein. Die Klage wird gutgeheissen.
3.5.2.1 […] Eine ausländische Fondsgesellschaft, die in der Schweiz nicht Bewilligungsträgerin ist, darf demnach selber keine Vertriebstätigkeiten vornehmen, auch wenn sie lediglich die eigenen Produkte vertreibt und |diese über eine entsprechende Produktegenehmigung der FINMA verfügen.
3.5.2.2 Die etwaige Unzulässigkeit vermag jedoch keinen Einfluss auf den zur Diskussion stehenden markenmässigen Gebrauch auszuüben. Wurden rechtsgültig in der Schweiz eingetragene Marken hierzulande mit der erforderlichen Ernsthaftigkeit zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, ist ein markenmässiger Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzulässige Vertriebshandlungen geschah. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt nämlich grundsätzlich rechtserhaltend (vgl. M. Wang, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 11 N 6 m.H.).
[…]
3.5.2.4 Die Frage [der Zulässigkeit des Vertriebs] kann offengelassen werden, da sie keine Auswirkungen auf den markenmässigen Gebrauch eines Zeichens hat. Selbst wenn die Klägerin ihr untersagte Vertriebshandlungen vorgenommen hätte, ist dies vorliegend unbeachtlich, da auch ein solcher, möglicherweise rechtswidriger Einsatz einer Marke rechtserhaltend wirkt.
[…]
3.5.3.6 Einige der klägerischen Marken schützt gegenwärtig noch die Gebrauchsschonfrist, weshalb sie keines kennzeichenmässigen Gebrauchs bedürfen, um ihre Schutzwirkung zu entfalten und zu erhalten. Gegenteiliges gilt u.a. für die klägerische Wort-/Bildmarke «A. Gestion» (IR-Nr. …), sowie für die klägerische Wortmarke «A.» (IR-Nr. …), deren Gebrauchsschonfristen inzwischen abgelaufen sind. Um die Schutzwirkung dieser und allenfalls weiterer Kennzeichen zu erhalten, ist ein ernsthafter, markenmässiger Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form notwendig. Die Klägerin versucht bereits in ihrer Klageschrift, einen genügenden markenmässigen Gebrauch dieser Marken nachzuweisen.
3.5.3.7 Die Klägerin legt hierfür, exemplarisch für sämtliche zugelassenen Fonds, den Verkaufsprospekt, datierend vom Juni 2012, sowie die korrespondierende Anlegerinformation zu einem ihrer in der Schweiz zugelassenen Fonds ins Recht. Diese Dokumente würden zwar nicht durch die Klägerin selbst, jedoch von ihren Vertriebspartnern verwendet. Auf den Dokumenten findet sich die Wortmarke «A.» (IR-Nr. …), allerdings mit dem Zusatz «Sélection». Das Kennzeichen wird hier in direktem Zusammenhang mit einem Finanzprodukt verwendet, weshalb ein markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens zu bejahen ist. Der Zusatz «Sélection» ist als typenspezifisch zu qualifizieren. Er steht einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke daher nicht im Wege. Die Marke «A.» wird hier auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element wahrgenommen. Als Verwaltungsgesellschaft nennen die Dokumente «A. Gestion», einmal als reines Wort, einmal als die kombinierte Wort-/Bildmarke (IR-Nr. …). Die Wortmarke A. (IR-Nr. …) erhält in einem Fall den Zusatz «Gestion». Der französische Begriff «gestion» ist vorliegend im Sinne von Verwaltung, Leitung oder Management zu übersetzen. Er hat damit beschreibenden Charakter, ist unbeachtlich und steht einen markenmässigen Gebrauch der Wortmarke IR-Nr. … durch den Verkaufsprospekt nicht im Wege. Der Gebrauch der erwähnten Zeichen ist als ernsthaft zu betrachten, da periodisch aktualisierte Verkaufsprospekte und Anlegerinformationen eine wirtschaftlich sinnvolle und genügend intensive Marktbearbeitung darstellen. Mit ihrer Replik legt die Klägerin zudem den jeweiligen Verkaufsprospekt vom Juni 2012 sowie die korrespondierenden Anlegerinformationen aller in der Schweiz durch die FINMA zugelassenen Fonds ins Recht. Auch auf diesen eingereichten Dokumenten findet sich derselbe markenmässige Gebrauch der beiden klägerischen Zeichen. Die Beklagte wendet dagegen ein, die Wort-/Bildmarke IR-Nr. …, verwendet im Rahmen der Anlageinformationen, vermöge keinen markenmässigen Gebrauch der reinen Wortmarke «A.» (IR-Nr. …) zu belegen.
3.5.3.8 Die Zusätze bestehen im konkreten Fall aus der farbigen …, die in etwa die Höhe sowie die Breite der beiden Buchstaben «…» aufweist sowie dem Wort «gestion», welches vergleichsweise klein unterhalb der Buchstaben «…» mit der Hälfte deren Höhe geschrieben steht. Optisch dominiert damit der zentralisierte und in Grossbuchstaben geschriebene Bestandteil «A.» sowohl aufgrund der Grösse als auch seiner Positionierung. Die Wortmarke «A.» (IR-Nr. …) ist daher auch innerhalb der Kombination der Wort-/Bildmarke «A. Gestion» (IR-Nr. …) als eigenständiges Element klar erkennbar. Die Verwendung der Wort-/Bildmarke (IR-Nr. …) ist somit, entgegen der Auffassung der Beklagten, stets auch als markenmässiger Gebrauch der reinen Wortmarke «A.» (IR-Nr. …) zu qualifizieren.
3.5.3.9 Die Beklagte wendet weiter ein, die eingereichten Unterlagen stellten keinen Beweis für einen effektiven Gebrauch der Unterlagen im Verkehr dar; und wenn, dann doch höchstens für Produkte der Klasse 16 (Drucksachen usw.).
3.5.3.10 Auch wenn die Dokumente selbst keinen direkten Rückschluss zulassen, dass sie tatsächlich als Verkaufsprospekte bzw. Anlegerinformation im Verkehr mit (potentiellen) Investoren verwendet wurden, so ist doch der Umstand, dass sie für jedes der zugelassenen Produkte erstellt und periodisch überarbeitet wurden, ein deutliches und ausreichendes Indiz |dafür, dass sie auch effektiv Verwendung fanden. Anderenfalls wären die Kosten für Erstellung und periodische Aktualisierung der Dokumente sinnlose Ausgaben. Die Klägerin legt zudem Kooperations- und Vertriebsvereinbarungen mit verschiedenen Banken und Vertriebsorganisationen ins Recht. […]. Auch diese Verträge sind als ausreichender Nachweis für effektive Vertriebshandlungen seitens der genannten Vertragspartner zu werten. Es entspricht sodann einer natürlichen Vermutung, dass die eingereichten Verkaufsprospekte und Anlageinformationen, welche für den Vertrieb in der Schweiz erstellt worden sind, bei diesen Vertriebshandlungen Verwendung fanden.
3.5.3.11 Die Klägerin reicht auch einen Screenshot des Internet-Portals von Finanz und Wirtschaft (www.fuw.ch) ein. Darauf sind die für die Schweiz zugelassenen Produkte der Klägerin ersichtlich. Zu jedem Produkt sind augenscheinlich auch Informationen im Pdf-Format hinterlegt («Monatsbericht», «vollständiger Fondsprospekt», «Live Factsheet»). Auch hier spricht eine natürliche Vermutung dafür, dass es sich dabei um die eingereichten Verkaufsprospekte und Anlageinformationen handelt.
3.5.3.12 Im Lichte einer Gesamtwertung erscheint ein effektiver Gebrauch der Marken als ausreichend klar und damit als erstellt.
3.5.3.13 Die Auflistung der Klägerin als Fondsanbieter auf der Internetseite www.fundinfo.ch kann dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt nicht als markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden. Das Kennzeichen wird hier lediglich unternehmensbezogen benutzt.
3.5.3.14 Gegenteiliges gilt für die Ausdrucke der Internetseiten www.cash.ch und www.swissfunddata.ch. Hier wird die Wortmarke «A.» (IR-Nr. …) im Zusammenhang mit den konkreten, für die Schweiz zugelassenen Produkten verwendet. Sie dient damit der Kennzeichnung von Waren und kann einem bestimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden. Dass die Marke die Zusätze der jeweiligen Produkte («Sélection» etc.) bzw. den Zusatz «Gestion» enthält, vermag, wie bereits in E. 3.5.3.7 dargelegt, einem markenmässigen Gebrauch nicht entgegen zu stehen.
3.5.3.15 Der Umstand, dass die Klägerin auch … der Internetseite www.ipp latform.ch ist, stellt dagegen mangels Bezug zu einem konkreten Produkt keinen markenmässigen Gebrauch ihres Kennzeichens dar.
3.5.3.16 Die Klägerin legt weiter Einladungen zu Veranstaltungen in den Hotels «Four Seasons Hotel des Bergues» und «L’Hôtel Beau Rivage» sowie die entsprechenden Abrechnungen der Hotels ins Recht. Die Themen der Veranstaltungen lassen den Schluss zu, dass es sich jeweils um geschäftlich motivierte Seminare zu aktuellen Problemkreisen der Finanz- und Anlagebranche handelte. Ein direkter Bezug zu Produkten der Klägerin ist jedoch nicht ersichtlich. Die Verwendung der Firma «A. Gestion» stellt in diesem Zusammenhang keinen markenmässigen, sondern lediglich einen firmenmässigen Gebrauch des Kennzeichens dar und wirkt somit nicht rechtserhaltend für die wortgleiche Marke.
3.5.3.17 Mithilfe der beigelegten Rechnungen vermag die Klägerin aber rechtsgenüglich zu beweisen, dass im Schnitt in etwa 40 Personen pro Veranstaltung anwesend waren. Der Beklagten ist wohl zuzustimmen, wenn diese einwendet, dass damit noch nicht erwiesen sei, dass ausschliesslich institutionelle Anleger, Banken und Versicherungen am Anlass teilnahmen, wie dies die Klägerin behauptet. Aufgrund der allgemeinen Erfahrung ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der Besucher mindestens potenzielle Anleger bzw. Banken und Versicherungen waren. Für andere wäre ein solcher Besuch ohne Vorteil. Es ist nicht auszuschliessen, dass auch nicht institutionelle Anleger an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Selbst wenn dies eine der Klägerin untersagte direkte Vertriebshandlung im Sinne des KAG darstellen sollte, wäre dies, wie bereits dargelegt, für einen markenmässigen Gebrauch ohne Bedeutung (vgl. E. 3.5.2.2). Im Rahmen der genannten Veranstaltungen wurden Vorträge unter dem Titel «Les Rendez-Vous de A. Gestion» gehalten. Die hierzu erstellten Präsentationen enthalten neben Informationen über die Unternehmung allgemeiner Art auch Hinweise über die Leistungen der Fondsprodukte im Vergleich zum Referenzindex. Auf der entsprechenden Seite finden sich die Namen der Fonds sowie einmal die Wort-/Bildmarke «A.» (IR-Nr. …), welche sich lediglich durch den Zusatz «…» von der Wort-/Bildmarke unterscheidet. Dieser slogan-artige Zusatz, der sich eher diskret unterhalb von «A. Gestion» befindet, ist beschreibend informativer Natur und beeinträchtigt die Wahrnehmung der Marke IR-Nr. … als eigenständiges Element innerhalb der Kombination nicht. Weiter findet sich die reine Wortmarke «A.» in Verbindung mit dem informativen Zusatz «Gestion». Die Verwendung der Kennzeichen ist markenmässig, da sie im Zusammenhang mit konkreten Produkten und mit der nötigen Ernsthaftigkeit erfolgt. Es handelte sich um Veranstaltungen, die darauf abzielten, bestehende und neue Kunden von den einzelnen Fondsprodukten der Klägerin zu überzeugen. Es liegt damit ein Gebrauch im geschäftlichen Verkehr vor. Die Verwendung dieser Kennzeichen wirkt folglich für die Marken IR-Nr. … sowie IR-Nr. … rechtserhaltend. Da die Kennzeichen im Zusammenhang mit den Fonds der Klägerin benutzt werden, sind die Einwendungen der Beklagten, die |Beweise seien nicht geeignet, einen Gebrauch in Klasse 36 zu belegen, nicht stichhaltig.
3.5.3.18 Die Klägerin führt weiter ihr Sponsoring an den «…» in den Jahren 2007, 2008 und 2009, welche jeweils in Montreux stattfanden, als markenmässige Gebrauchshandlungen an. Als Beweis legt sie entsprechende Rechnungen ins Recht. Die Beteiligung als Sponsor, ohne konkreten Bezug zu einem spezifischen Produkt bzw. einer Dienstleistung, wirkt für die fraglichen Marken in Ermangelung einer markenmässigen Gebrauchsweise nicht rechtserhaltend. Gleiches hat für das Engagement der Klägerin an der «…» zu gelten, wo die Klägerin als «Luxury Partner» in Erscheinung trat. Zwar ist es durchaus möglich, dass im Rahmen derartiger Finanz… ein markenmässiger Gebrauch der fraglichen Zeichen im Geschäftsverkehr stattfand, jedoch gelingt es der Klägerin weder dies substanziiert darzulegen noch anhand der eingereichten Beweismittel rechtsgenüglich zu beweisen. Auch die Partnerschaft mit der … «www….ch» kann mangels konkretem Bezug zu einem der Finanzprodukte der Klägerin nicht als markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden.
3.5.3.19 Die Internetseite der Klägerin verfügt über eine Länderauswahl, worin sich auch die Schweiz auswählen lässt. Es erscheinen sodann die für die Schweiz von der FINMA zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds. Deren Produktenamen bestehen allesamt aus der Wortmarke «A.» sowie einem typenspezifischen Zusatz («Sélection», «Euro», «Avenir», «Europe», etc.). Die Klägerin verwendet damit das Kennzeichen «A.» (IR-Nr. …) markenrechtlich. Die Internetseite richtet sich aufgrund der spezifischen Länderauswahl explizit auch an Schweizer Interessenten. Sie ist für jedermann öffentlich zugänglich. Der Gebrauch ist somit vom gesamten Markt wahrnehmbar, womit ein ernsthafter Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gegeben ist. Die Publikationen der Klägerin «…» und «…», welche gemäss klägerischer Angabe an registrierte Kunden und Interessenten verschickt werden, enthalten beide die Wort-/Bildmarke «A. Gestion» (IR-Nr. …). In den Publikationen werden unter anderem auch die Leistungen der verschiedenen Fondsprodukte, welche namentlich genannt werden, thematisiert. Es findet sich somit auch hier ein markenmässiger Gebrauch der Wortmarke «A.», erneut mit dem für den markenrechtlichen Gebrauch unbeachtlichen Zusatz «Gestion» (vgl. E. 3.5.3.7). Das Argument der Beklagten, der Adressatenkreis sei sowohl hinsichtlich der Homepage als auch der genannten Publikationen zu klein, vermag nicht zu überzeugen. Die absolute Grösse des Kundenstamms bzw. des Interessentenkreises kann nicht darüber entscheiden, ob ein markenmässiger Gebrauch vorliegt oder nicht. Sobald sich die Aktivitäten an eine Vielzahl von Adressaten richten und ihr Umfang in sinnvoller Weise der Grösse des Markeninhabers sowie des adressierten Zielpublikums entsprechen, ist eine ausreichende Marktbearbeitung zu bejahen. Die Adressatenanzahl ist ab diesem Moment nicht mehr als Argument gegen einen geschäftlichen oder ernsthaften Gebrauch dienlich. Sie ist sodann für die Frage des ausreichenden markenrechtlichen Gebrauchs unbeachtlich.
3.5.3.20 Generell ist an der Ernsthaftigkeit des markenmässigen Gebrauchs in Anbetracht der eingereichten Beweismittel nicht zu zweifeln. Auch wenn sich die Klägerin hinsichtlich der Informationsveranstaltungen bis anhin vornehmlich auf die Romandie beschränkte, so erklärt sich dies doch mit der Herkunft aus dem französischsprechenden Kreis, dem Umstand der eher kleineren Unternehmensgrösse – auf welche auch die Beklagte hinweist – und dem daraus resultierenden Druck zur Fokussierung sowie dem Umstand, dass Genf zusammen mit Zürich das wichtigste Zentrum der schweizerischen Finanzbranche bildet. Die Klägerin verwendet die Marken auf sämtlichen Fondsunterlagen, im Rahmen von Veranstaltungen, welche unter anderem die Fondsprodukte zum Thema haben, auf ihrer auch an den Schweizer Markt gerichteten Homepage sowie in den elektronischen Publikationen, die die Leistungen der Fondsprodukte erläutern. Gerade der Umstand, dass die Klägerin nach eigenen Angaben und ohne Widerspruch seitens der Beklagten eine «Fondsboutique» ist, macht deutlich, dass es sich nicht um ein breites Massengeschäft handelt. Damit genügt auch eine vergleichsweise kleine Anzahl von fünf in der Schweiz zugelassenen Produkten, welche nicht in allzu grossen Stückzahlen gehandelt werden, um eine ausreichende Marktbearbeitung und damit einen ernsthaften Markengebrauch nachzuweisen.
3.5.3.21 Ein genügender markenrechtlicher Gebrauch der beiden klägerischen Marken ist damit erstellt. Ob und inwieweit Vertreter der Klägerin weitere Vertriebshandlungen zugunsten der Klägerin vorgenommen haben, im Rahmen welcher die Kennzeichen zusätzlich markenmässig verwendet worden sind, ist somit nicht mehr von entscheidrelevanter Bedeutung. Es ist der Beklagten zwar zuzustimmen, wenn sie einwendet, [die] von der Klägerin ins Recht gelegten Verträge mit Dritten vermögen einen markenmässigen Gebrauch der Kennzeichen nicht zweifelsfrei nachzuweisen. Dies ist im Lichte der gesamthaft ins Recht gelegten Beweise jedoch unerheblich.
[…]
3.5.4.5 Die Beklagte wendet ein, beim Zeichen «A.» als Hauptbestandteil der klägerischen Marken handle es sich um eine Sachbezeichnung, der es an der notwendigen Kennzeichnungskraft fehle. Die Beklagte macht damit |– im Widerspruch zur eigenen Marke und Firma – geltend, dass es sich um ein gemeinfreies und daher vom Markenschutz absolut ausgeschlossenes Zeichen nach Art. 2 lit. a MSchG handle.
3.5.4.6 Der Begriff «B.» bzw. in seiner französischen Form «A.» umschreibt weder direkt ein Produkt noch eine Dienstleistung. Der altgriechische Begriff B. bezeichnet vielmehr die … einer … Im heutigen Sprachgebrauch wird unter einer … eine … bzw. eine … mit … Charakter verstanden. Es besteht damit seitens des Verkehrs kein Bedürfnis an einer Freihaltung des Begriffs, da er für die vorliegenden Finanzprodukte keine Sachbezeichnung darstellt. Auch eine Beschaffenheitsangabe liegt nicht vor. Die angebotenen Finanzprodukte haben keinen direkt … Bezug bzw. Hintergrund. Schliesslich ist auch eine unmittelbare Herkunftsangabe zu verneinen. Zwar sind … selbst …, doch definieren sie kein bestimmtes … …. Sie konkretisieren vielmehr eine … in qualitativer Hinsicht. Der Begriff «…» ist folglich in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kein Gemeingut und daher grundsätzlich markenfähig.
[…]
3.5.5.3 Die Zeichen, die sich vorliegend gegenüberstehen, sind seitens der Klägerin die Wortmarke «A.», die Wort-/Bildmarke «A. Gestion» sowie weitere Marken, die als Hauptbestandteil den Begriff «A.» enthalten; auf der Seite der Beklagten sind es ihre Firma «B. Partners AG» sowie die übrigen geschäftsmässig verwendeten Bezeichnungen «B.», «A.», «B. Partners» und «A. Partners». Die Beklagte argumentiert, bei dem Bestandteil «A.» handle es sich um ein relativ schwaches Kennzeichen, weshalb der Zusatz «Partners» genüge, ihre Kennzeichen von den ausländischen Zeichen zu unterscheiden. Das Hauptelement «A.» mag im allgemeinen Sprachgebrauch ein vergleichsweise schwaches Zeichen sein, im Bereich der Finanzdienstleistungen ist dies jedoch nicht der Fall.
3.5.5.4 Die Ähnlichkeit der beiden Zeichen ist sehr gross. Die zentralen Bestandteile unterscheiden sich einzig durch das stumme «…» [ein Buchstabe], welches bei der Betrachtung der beiden Schriftbilder nur marginal ins Gewicht fällt. Wortklang und Wortsinn sind bei beiden Begriffen identisch. Zudem sind die jeweils gewählten Zusätze «Gestion» bzw. «Partners» gemeinfreie Zeichen und vermögen die grosse Ähnlichkeit von «A.» und «B.» nicht zu kompensieren.
3.5.5.5 Die Produkte der Parteien sind im Investmentbereich der Finanzbranche anzusiedeln. Beide Parteien interagieren zumindest teilweise auch mit Privatpersonen, selbst wenn die Klägerin nur mittelbar über ihre schweizerischen Vertreter Vertriebshandlungen zugunsten nicht institutioneller Anleger tätigen darf. Von einer substanziellen Schnittmenge hinsichtlich der sachlichen Zusammensetzung der Verkehrskreise beider Parteien ist somit auszugehen. Die Beklagte ist zudem nach eigenen Aussagen in der ganzen Schweiz als eine der führenden Vermögensverwalter tätig. Auf dem Gebiet, in welchem die Klägerin tätig ist, überschneiden sich somit die Verkehrskreise auch in geographischer Hinsicht. Diese Schnittmenge der Verkehrskreise erhöht die Anforderungen an die Unterschiedlichkeit der Marken, welche trotz der Zusätze «Gestion» bzw. «Partners» jedoch als sehr gering einzustufen ist, markant. Die Verwechslungsgefahr ist aufgrund einer Gesamtwertung daher trotz Zusätzen virulent. Zwar sind die Leistungen der Parteien nicht identisch, stehen sich doch Finanzprodukte (Klägerin) und Finanzdienstleistungen (Beklagte) gegenüber. Dies ändert aber an der Verwechslungsgefahr nichts, da beide Wirkungsbereiche im Finanzsektor liegen. Es besteht somit eine Gefahr, dass das Publikum aufgrund der hohen Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermutet, wie beispielsweise eine Zugehörigkeit zum selben Konzern u.ä. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
[…]
Hinweis:
Der Urteilstext wird in der Form publiziert, wie er vom HGer Zürich zur Verfügung gestellt worden ist.
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