4.1 Marken | Marques
«Aquaterra Travel (fig.)»
Kantonsgericht Luzern vom 9. Januar 2015
Unzulässigkeit der Verwendung des kennzeichnungskräftigen Teils einer fremden Marke als «Google Adword» ungeachtet weiterer, markenrechtlich unbedenklicher Zusätze im Suchergebnis
ZPO 229 I, II. Verzichtet die eine Partei auf ihr Recht, sich zweimal unbeschränkt äussern zu können (hier: Verzicht auf Replik), so tut dies dem entsprechenden zweimaligen Äusserungsrecht der anderen Partei keinen Abbruch (E. 3.1).
MSchG 3 I c. Das Konturbild eines Kontinents hat für sich allein keinen hohen Wiedererkennungswert, weshalb damit kombinierte Wortelemente den kennzeichnungskräftigen Teil der Marke ausmachen (E. 6-8.2.1).
MSchG 3 I c. Gibt ein «Google Adwords»-Trefferergebnis das kennzeichnungskräftige Element einer fremden Marke wieder, so wird die Verwechslungsgefahr nicht dadurch eliminiert, dass die mit diesem Ergebnis verlinkte, ebenfalls angezeigte Webseite gänzlich anders lautet (E. 8.2.2-8.3).
MSchG 55 I a. Unterlassen des beanstandeten Verhaltens aus Kulanz ohne Anerkennung einer Rechtspflicht genügt nicht, um eine Wiederholungsgefahr zu beseitigen (E. 9-9.4).
CPC 229 I, II. Si une partie renonce à son droit de s’exprimer à deux reprises sans restriction (en l’espèce: renonciation à la réplique), son comportement n’empêche pas la partie adverse de pouvoir de son côté se déterminer deux fois (consid. 3.1).
LPM 3 I c. Les contours d’un continent n’ont à eux seuls aucune portée distinctive élevée, raison pour laquelle les éléments verbaux combinés constituent la partie de la marque comportant un caractère distinctif (consid. 6-8.2.1).
LPM 3 I c. Si le résultat d’une recherche «Google Adwords» reproduit l’élément distinctif de la marque d’autrui, le risque de confusion n’est pas supprimé au motif que le site Internet auquel conduit le résultat est totalement différent (consid. 8.2.2-8.3).
LPM 55 I a. Il ne suffit pas d’abandonner à bien plaire le comportement incriminé, sans reconnaître une obligation légale, pour supprimer le risque de récidive (consid. 9-9.4).
1. Abteilung; teilweise Gutheissung der Klage; Akten-Nr. DOK 000 006 302
3.
3.1 Gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO können in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und zudem erst nach Abschluss des Rechtsschriftenwechsels oder nach der letzten Instruktionsverhandlung entstanden oder gefunden worden sind (echte Noven) oder bereits vor Abschluss des Rechtsschriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten (unechte Noven). Gemäss einem neueren Urteil des BGer tritt somit nach einem doppelten Schriftenwechsel (oder wie vorliegend, wenn auf die Replik verzichtet wurde) der Aktenschluss ein, unabhängig davon, ob anschliessend noch eine Instruktionsverhandlung oder die Hauptverhandlung folgt. Mit Art. 229 Abs. 2 ZPO soll sichergestellt werden, dass sich jede Partei grundsätzlich zweimal unbeschränkt äussern kann, entweder im Rahmen eines doppelten Schriftenwechsels oder eines einfachen Schriftenwechsels mit anschliessender Instruktionsverhandlung oder eines einfachen Schriftenwechsels und den ersten Parteivorträgen an der Hauptverhandlung. Wäre es möglich, an einer einem doppelten Schriftenwechsel folgenden Instruktionsverhandlung (bzw. bei allfälligen mehreren Instruktionsverhandlungen an der letzten) noch unbeschränkt Tatsachen vorzubringen, wäre die Eventualmaxime in das Ermessen des Gerichts gestellt und eine Partei wüsste zum Vorneherein nie, wann der Aktenschluss eintritt. Ein solches Vorgehen widerspricht einem geordneten und für die Parteien berechenbaren Prozessablauf (BGer vom 19. Juni 2014, 4A_73/2014, E. 6.3.2.3).
Im vorliegenden erstinstanzlichen Prozess können daher ab beendetem Rechtsschriftenwechsel Noven nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden. Dies gilt allerdings nur für die Klägerin, welche auf die Replik und damit auf einen zweiten Parteivortrag verzichtet hat. Die Beklagten dagegen verlieren ihr Recht nicht, sich zweimal unbeschränkt äussern zu können. In diesem Sinne werden die von den Beklagten anlässlich der Hauptverhandlung aufgelegten Urkunden als zulässige Noven zu den Akten genommen.
[…]
|6.
6.1 Die Klägerin hinterlegte am 23. Juni 2009 die kombinierte Wort-/Bildmarke Nr. 595764, bestehend aus einem Bild der Konturen des afrikanischen Kontinents und den Worten «Aquaterra Travel».
Die Schutzfrist der Wort-/Bildmarke der Klägerin läuft nach Registereintrag am 23. Juni 2019 ab. Die Marke wird im Zusammenhang mit der Internetseite <www.aquaterra-travel.ch> gebraucht, welche das Organisieren von Afrikareisen zum Inhalt hat.
Absolute Schutzausschlussgründe nach Art. 2 MSchG oder relative Schutzausschlussgründe nach Art. 3 MSchG liegen – soweit ersichtlich – keine vor.
Die Beklagten bestreiten nicht, dass die Klägerin die Firma «Aquaterra Travel GmbH» trägt, diese firmenrechtlichen Schutz geniesst, der Begriff «Aquaterra Travel» als Marke mit Bildelement eingetragen und damit markenrechtlich geschützt ist.
6.2 Die Beklagten machen allerdings geltend, die eingetragene Marke der Klägerin überhaupt nie zu eigenen Zwecken verwendet zu haben. Sie halten dafür, mit der Bezeichnung «Aquaterra Travel» nicht aktiv geworben zu haben. Sie hätten die Bezeichnung «Aquaterra» bei keinem Auftritt gegenüber Dritten verwendet und sie lediglich versehentlich als Keyword definiert. Sie bestreiten das Vorliegen einer Markenschutzverletzung.
Es ist unbestritten, dass die Beklagten am 19. September 2012 beim Google-Service «Adwords» unter anderem auch das Keyword «Aquaterra Travel» hinzugefügt haben. Dies hatte zur Folge, dass bei einer Google-Suche nach dem Begriff «Aquaterra Travel» als oberster Treffer eine Anzeige der Beklagten resultierte. Auf der Anzeige erschien «Aquaterra Travel» ergänzt mit «Priori – priori.ch». Beim Anklicken der Anzeige erfolgte eine direkte Weiterleitung auf «www.priori.ch», die Webseite der Beklagten. Die Beklagten bestätigen denn auch, dass das Keyword «Aquaterra Travel» vom 19. September 2012 bis 19. März 2014 insgesamt 28 Mal angeklickt und 546 Mal angezeigt worden sei.
7. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann nach Art. 55 Abs. 1 MSchG vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a) oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (lit. b).
Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte ohne Zustimmung (oder ohne einen sonstigen Rechtfertigungsgrund) eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich von Art. 3 MSchG einer prioritätsälteren Marke eingreift (R. Staub, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 55 N 8).
Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG sind vom Markenschutz Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a.), mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b), oder einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. c).
8.
8.1 Zur Beurteilung, ob Identität der Marke und des angefochtenen Zeichens besteht, ist der Registereintrag der älteren Marke massgebend, wobei der Begriff der Identität eng auszulegen ist (G. Joller, in: M.G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, MSchG 3 N 14 und 16).
Die Marke der Klägerin wurde als kombinierte Wort-/Bildmarke hinterlegt, «Aquaterra Travel» als reine Wortmarke ist nicht im Markenregister erfasst. Die Beklagten haben unbestrittenermassen die Bezeichnung «Aquaterra Travel» benutzt, nicht jedoch den Bildanteil und somit nicht die registrierte Wort-/Bildmarke an sich. Eine Identität der angefochtenen Verwendung und der hinterlegten Marke besteht folglich nicht, weshalb ein Ausschluss nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG nicht in Frage kommt.
8.2
8.2.1 Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt zunächst Ähnlichkeit zwischen dem verwendeten Zeichen und der älteren (eingetragenen) Marke voraus. Diese Zeichenähnlichkeit bestimmt sich aufgrund des Gesamteindrucks, den sie beim massgeblichen Verkehrskreis hinterlässt und welcher in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile der hinterlegten Marke geprägt wird (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1; Joller, MSchG 3 N 121 und 123; E. Marbach, SIWR, III/1, 2. Aufl., Basel 2009, 864). Ob zwei Zeichen ähnlich sind, beurteilt sich aus der Sicht der durchschnittlichen Abnehmer. Auszugehen ist dabei vom Leitbild des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers resp. Entscheidträgers (Marbach, 870).
Das von den Beklagten verwendete Zeichen ist im Wortteil («Aquaterra Travel») mit der eingetragenen Marke identisch. Der Wortteil ist das Kernelement der Marke, da ein Konturbild von |Afrika alleine über keinen hohen Wiedererkennungswert verfügt. Es kann ohne Weiteres Ähnlichkeit angenommen werden.
8.2.2 Zusätzlich verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, dass das verwendete Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist. Beide Parteien bieten Dienstleistungen an. Bei der Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen steht eine wettbewerbsbezogene Betrachtungsweise im Vordergrund. Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind (Marbach, 851). Branchentypische Leistungen sind in der Regel gleichartig (Joller, MSchG 3 N 288).
Sowohl die Klägerin wie auch die Beklagten sind in der gleichen Branche und im gleichen Marktsegment tätig. Sie bieten Reisen auf dem afrikanischen Kontinent an. Die Beklagten beschränken sich dabei auf Madagaskar und die Klägerin bietet Reisen in ganz Afrika an. Trotzdem sind Art und Zweck der Dienstleistungen somit sehr ähnlich, sodass – zumindest teilweise – die gleichen Kundengruppen angesprochen werden sollen. Die Gleichartigkeit der Dienstleistungen ist zu bejahen.
8.2.3 Als dritte Voraussetzung muss nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG eine Verwechslungsgefahr bestehen. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die massgeblichen Verkehrskreise mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung unterliegen werden. Das tatsächliche Auftreten von Verwechslungen kann ein Indiz für eine Verwechslungsgefahr darstellen. Der Nachweis tatsächlich aufgetretener Verwechslungen ist aber weder erforderlich, noch wird dadurch eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn begründet (Ch. Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz MSchG, Zürich 2002, MSchG 3 N 10; Marbach, 948). Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen (Joller, MSchG 3 N 46). Massgebend ist die Durchschnittsauffassung der relevanten Verkehrskreise (Joller, MSchG 3 N 51; Willi, MSchG 3 N 20 f.).
Die von den Parteien angebotenen Dienstleistungen (Reisen nach Madagaskar bzw. Afrika) sind sich sehr nahe. Bei den angebotenen Arrangements handelt es sich eher um spezielle Reisen, die von den Interessenten wohl nicht leichthin gebucht werden. Es ist zu erwarten, dass der definitiven Buchung in der Regel noch eine genauere Planung und eine Kontaktaufnahme mit dem Anbieter vorausgeht. So führten die Beklagten denn auch aus, dass Online-Buchungen nach nur kurzen Internetabklärungen sehr selten seien. Trotzdem ist zu beachten, dass die angesprochene Zielgruppe sehr heterogen ist. Darunter werden auch sehr unerfahrene und unaufmerksame Personen zu finden sein. Bei der Suchabfrage kann schnell der Eindruck entstehen, dass die mit «Aquaterra Travel» verlinkte Webseite «www.priori.ch» mit der Klägerin in einem Zusammenhang steht. Zu beachten ist insbesondere, dass im Titel der auf die Google-Suche nach «Aquaterra Travel» erscheinenden Anzeige der Beklagten zuerst «Aquaterra Travel» aufgeführt wurde, und dies sogar in fetter Schrift. Daraus kann schnell der Eindruck entstehen, dass der dort hinterlegte Web-Link der Klägerin zuzuordnen ist. Auch wenn die suchende Person den Zusatz «PRIORI – priori.ch» wahrnimmt, ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass eine Verbindung zur Klägerin angenommen wird. Selbst im Falle einer auf eine Internet-Suche folgenden, persönlichen Unterredung wäre es nicht ausgeschlossen, dass der Interessent im Glauben bleibt, er habe es mit der Klägerin zu tun. Dies ist insbesondere dann denkbar, wenn nicht ausdrücklich besprochen würde, wer genau hinter dem Angebot steht bzw. dass zwischen der Klägerin und den Beklagten zu unterscheiden ist. Aufgrund dieser Umstände ist auch die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
8.3 Folglich kann festgestellt werden, dass die Beklagten mit ihrem Vorgehen eine Markenschutzverletzung begangen haben.
9.
9.1 Die unter E. 8.2 f. hiervor beschriebene Markenschutzverletzung wurde in der Zwischenzeit behoben. Nachdem die Beklagten am 17. März 2014 vom Streitgegenstand erfuhren, haben sie die Google-Kampagne umgehend abschalten lassen.
Gemäss Art. 59 Abs. 1 ZPO tritt das Gericht auf eine Klage ein, sofern die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Prozessvoraussetzung ist insbesondere ein schutzwürdiges Interesse der klagenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Generell fehlt es an einem schutzwürdigen Interesse, wenn nicht dargetan ist, worin das Interesse eines autoritativen Entscheids des angerufenen Gerichts bestehen könnte, insbesondere wenn ein Prozess aus purer Rechthaberei geführt wird (A. Zürcher, in: T. Sutter-Somm/F. Hasenböhler/C. Leuenberger [Hg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2013, ZPO 59 N 12). Weiter ist somit zu prüfen, ob für den Erlass des von der Klägerin beantragten Verbots im heutigen Zeitpunkt (noch) ein schutzwürdiges Interesse besteht.
9.2 Die Klägerin beantragt ein Verbot einer drohenden Verletzung nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG. Der allgemeinen Prozessvoraussetzung des Rechtsschutzinteresses kommt vor allem bei solchen Unterlassungsklagen eine besondere Bedeutung zu. Sie verlangt, dass eine Markenrechtsverletzung unmittelbar droht bzw. dass das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Das Rechtsschutzinteresse kann entweder in einer Erstbegehungs- oder in einer Wiederholungsgefahr begrün|det liegen. Als Prozessvoraussetzung muss das Rechtsschutzinteresse im Zeitpunkt der Urteilsfällung vorhanden sein (Staub, MSchG 55 N 45; Willi, MSchG 55 N 18).
Da bereits eine Markenschutzverletzung stattgefunden hat (vgl. E. 8 hiervor), ist zu prüfen, ob vorliegend eine Wiederholungsgefahr besteht. Sie ist zu bejahen, wenn in der Vergangenheit erfolgte Markenverletzungen zur begründeten Annahme Anlass geben, dass dieselbe oder eine im Wesentlichen ähnliche Verletzungshandlung in naher Zukunft erneut begangen wird. Dies wird in der Regel dann angenommen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn er zwischenzeitlich im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat. Es ist dann nämlich zu vermuten, dass er das Verhalten im Vertrauen auf die Rechtmässigkeit fortsetzen wird (Staub, MSchG 55 N 47; Willi, MSchG 55 N 20).
Die aufgrund äusserer Umstände begründete Wiederholungsgefahr kann widerlegt werden, wenn der Beklagte Umstände dartut, die eine Wiederholung ausschliessen oder doch als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Von Bedeutung sind namentlich Unterlassungserklärungen, in denen der Beklagte vorbehaltlos und unmissverständlich erklärt, das beanstandete Verhalten nicht zu wiederholen. Wird aber eine Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegeben oder bestreitet der Beklagte in anderer Weise die Rechtswidrigkeit seines bisherigen Verhaltens bzw. die Begründetheit der Ansprüche des Klägers, ist nach wie vor von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. An die Widerlegung der Wiederholungsgefahr sind strenge Anforderungen zu stellen. Die Glaubhaftigkeit der Erklärung ist vom Richter unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu prüfen. Die Erklärung braucht nicht strafbewehrt zu sein (Staub, MSchG 55 N 48; Willi, MSchG 55 N 21).
9.3 Die Beklagten haben in ihrer Klageantwort eine Markenschutzverletzung und damit auch die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens bestritten. Das taten sie auch an der Hauptverhandlung, an welcher sie nach wie vor Klageabweisung beantragten und den (ursprünglichen) Klageantrag nicht anerkannten, obwohl sie dazu Gelegenheit hatten. Dieser Umstand lässt eine Wiederholungsgefahr vermuten.
Die Beklagten bringen zwar vor, sie würden «Aquaterra» offenbar nicht mehr verwenden. So sagte der Beklagte anlässlich der Hauptverhandlung aus, die Bezeichnung «Aquaterra» gehöre nicht ihm und er werde die Anzeige nicht mehr schalten. Er habe mit «Aquaterra» nichts zu tun. Ferner führte er auch aus, er habe einen Fehler gemacht. Es sei ein Fehler gewesen, dass er «Aquaterra» und «Priori» in einem Inserat verknüpft habe. Bei dieser Aussage ist allerdings nicht ganz klar, ob er damit ausdrücken wollte, er hätte «Aquaterra Travel» nicht als Keyword definieren dürfen oder ob er damit meinte, dass es ein Versehen gewesen sei. So oder so erfüllen die Erklärungen bzw. Eingeständnisse der Beklagten die Voraussetzungen an eine genügende Unterlassungserklärung nicht. Es mangelt insbesondere an der Anerkennung einer Rechtspflicht. So führten sie in der Klageantwort aus, sie hätten die versehentlich geschaltete Anzeige ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aus reiner Kulanz entfernt. Dies spiegelt sich denn auch darin wieder, dass die Beklagten bis zuletzt am Abweisungsantrag festgehalten haben. Die Vermutung der Wiederholungsgefahr ist damit nicht zerstört und die Wiederholungsgefahr bleibt zu bejahen.
9.4 Somit besteht im heutigen Zeitpunkt durchaus ein Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung des Klageantrags Ziff. 1 gemäss Klage vom 14. Februar 2014.
[…]
12. Zusammenfassend ist den Beklagten gestützt auf Art. 55 Abs. 1 Abs. 1 lit. a MSchG zu verbieten, die Bezeichnung «Aquaterra Travel» in irgendeiner Form zu verwenden. Für den Widerhandlungsfall ist ihnen die Bestrafung mit Busse nach Art. 292 StGB anzudrohen.
Da der Klägerin bereits gestützt auf das MSchG Rechtsschutz zukommt, erübrigt es sich, zu prüfen, ob zusätzlich ein Verstoss gegen das UWG vorliegt.
[…]
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