5.1 Muster und Modelle | Dessins et modèles
«Duschscharnier»
Appellationsgericht Basel-Stadt vom 22. Januar 2014 (Massnahmeentscheid)
Beurteilung der Eigenart und des Schutzumfangs von Designs
ZPO 261, 262, 265. Bei vorsorglichen Massnahmen wird erst ein extrem langes Zuwarten bei der Einreichung des Gesuchs als rechtsmissbräuchlich erachtet; ein Zuwarten um wenige Monate lässt die Dringlichkeit noch nicht entfallen (E. 3.2).
DesG 2 I. Eigenart ist als objektive Abweichung vom Vorbekannten zu verstehen; auch ein banales Design kann schutzfähig sein, sofern es sich im Gesamteindruck deutlich, d.h. durch wesentliche Elemente, vom Vorbekannten unterscheidet (E. 4.3).
DesG 2, 8. Die Anforderungen bei der Beurteilung der Eigenart und bei der Bestimmung des Schutzumfangs sind dieselben; dabei sind die prägenden, wesentlichen Merkmale, welche den Gesamteindruck des Designs bestimmen, zu vergleichen (E. 5.2).
CPC 261, 262, 265. Lors de mesures provisionnelles, seule une attente extrêmement longue avant le dépôt de la requête est considérée comme abusive; une attente de quelques mois ne permet pas encore de conclure qu’il n’y a pas d’urgence (consid. 3.2).
LDes 2 I. L’originalité doit être comprise comme une différence objective par rapport à ce qui est connu; un design banal peut déjà faire l’objet de la protection pour autant que l’impression générale qu’il dégage se distingue nettement, c’est-à-dire par des caractéristiques essentielles, de ce qui est connu (consid. 4.3).
LDes 2, 8. Les exigences pour évaluer l’étendue de la protection sont les mêmes que pour apprécier l’originalité; il faut comparer les caractéristiques déterminantes, essentielles, qui donnent l’impression générale du design (consid. 5.2).
Besondere zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung des Gesuchs; Akten-Nr. ZK.2014.3
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines international registrierten Designs, welches insb. die Form von Scharnieren für Duschtrennwände wie folgt schützt:
Wenige Tage vor Beginn der Bau- und Immobilienmesse «Swissbau» in Basel wurde der Erlass einer Massnahme beantragt, wonach den Gesuchsgegnerinnen zu verbieten sei, Scharniere von Duschtrennwänden gemäss den folgenden Abbildungen in der Schweiz herzustellen, anzubieten, zu offerieren, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen:
Mit Bezug auf die beiden Glas-Glas-Scharniere tritt das Gericht mangels örtlicher Zuständigkeit nicht auf das Gesuch ein. Mit Bezug auf das beklagtische Wand-Scharnier wird das Gesuch gutgeheissen.
3.
3.1 Vorliegend macht der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen geltend, dass es an der zeitlichen Dringlichkeit der anzuordnenden Massnahme fehle, da die Gesuchstellerin bereits seit Februar 2013 Kenntnisse von den Produkten der Gesuchsgegnerinnen habe. Die Gesuchstellerin habe erstmals an der Messe «Batibouw» in Belgien im Februar 2013 Kenntnis von den Produkten erhalten. An einer Fachmesse in Frankfurt im März 2013 seien dem CEO ausserdem die Produkte […] von den Gesuchsgegnerinnen vorgestellt worden. Die angebliche Designverletzung sei in den vergangenen 11 Monaten nicht beklagt worden. Erst jetzt, kurz vor Beginn einer wichtigen Messe, werde versucht, die Gesuchsgegnerinnen mit der Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu schwächen. Dieses monatelange Zuwarten sei als rechtsmissbräuchliches Verhalten zu werten, welches keinen Schutz verdienen dürfe.
3.2 Damit eine vorsorgliche Massnahme erlassen werden kann, muss in prozessualer Hinsicht zunächst Dring|lichkeit vorliegen. Eine solche Dringlichkeit liegt vor, wenn das ordentliche Verfahren (bis zur letzten Instanz, soweit ein Rechtsmittel aufschiebende Wirkung hat) eindeutig länger dauert als das Massnahmeverfahren (sog. relative Dringlichkeit; vgl. zum UWG E. Staehelin, in: Stämpflis Handkommentar UWG, Bern 2010, UWG 14 N 23 m.w.H.). Vorsorgliche Massnahmen setzen «relative» Dringlichkeit voraus, superprovisorische «besondere». Ein Hinauszögern bzw. ein Zuwarten durch den Gesuchsteller selbst führt grundsätzlich nur im Falle eines Begehrens um Erlass einer superprovisorischen Massnahme zur Abweisung des Gesuches (vgl. A. Güngerich, in: Berner Kommentar ZPO II, Bern 2012, ZPO 265 N 9). Vorsorgliche Massnahmen können demnach noch so lange verlangt werden, als die Gefahr der nicht mehr rechtzeitigen oder vollständigen Durchsetzung des Anspruchs besteht, namentlich, wenn noch weitere Verletzungen zu befürchten sind. Damit Untätigkeit bei vorsorglichen Massnahmen als rechtsmissbräuchliches Zuwarten qualifiziert wird, braucht es extrem langes Zuwarten (Staehelin, UWG 14 N 23 m.w.H.). Vorliegend hat das Gericht mit Verfügung vom 16. Januar 2014 das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen mangels einer besonderen Dringlichkeit abgewiesen. Ob die Gesuchstellerin bereits im Februar 2013 oder März 2013 von den Modellen der Gesuchsgegnerinnen wusste, kann offenbleiben. Die Gesuchstellerin selber bestreitet nicht, dass sie ein erstes Mal in Belgien auf die allenfalls nachgeahmten Scharniere für Duschtrennwände der Gesuchsgegnerinnen stiess, die damals noch unter der Bezeichnung […] liefen, welche aber auf dem Schweizer Markt noch nicht erhältlich waren. Von der angeblichen Designverletzung habe die Gesuchstellerin aus einem Katalog der Gesuchsgegnerinnen gegen Ende 2013 erfahren. Dieser Katalog mit den «Neuheiten 2013/2014» ist gültig ab dem 1. September 2013 und nach Angaben des Vertreters der Gesuchsgegnerinnen seit dem Oktober 2013 öffentlich zugänglich. Tatsächlich wusste demnach die Gesuchstellerin spätestens seit Oktober 2013 von den mutmasslichen Designverletzungen der Gesuchsgegnerinnen. Dieses Zuwarten der Gesuchstellerin hebt die relative Dringlichkeit der vorsorglichen Massnahme jedoch nicht auf, sodass es der Gesuchstellerin nicht schadet, dass sie ihr Gesuch erst einige Monate später beim Gericht eingereicht hat. Von einem rechtsmissbräuchlichen Zuwarten kann angesichts der seit Oktober 2013 verstrichenen, wenigen Monate jedenfalls nicht gesprochen werden.
4.
4.1 Für den Schutz als Design nach Art. 2 Abs. 1 DesG ist erforderlich, dass die Form neu ist und Eigenart aufweist, was zutrifft, wenn sich der Gesamteindruck der beanspruchten Form in der Beurteilung der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte unmittelbar interessierten Personen vom Vorbekannten massgeblich abhebt (BGE 133 III 189 ff. E. 3.3 mit Hinweis auf die Botschaft, BBl 2000, 2740). Ein Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck vom Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 3 DesG). Eigenart verlangt eine objektive Abweichung vom Vorbekannten, Verschiedenheit im Gesamteindruck (P. Heinrich, Kommentar DesG/HMA, Zürich 2002, DesG 2 N 2.64 f.).
4.2 Vorliegend von Interesse ist das international registrierte Design mit der Ordnungsnummer […], welches von der Gesuchstellerin am 17. August 2011 bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) im Rahmen einer Sammelhinterlegung deponiert worden ist. Eine internationale Hinterlegung entfaltet für die Schweiz gemäss Art. 29 DesG dieselbe Wirkung wie eine Hinterlegung in der Schweiz. Das vorliegend hinterlegte Design betrifft «1.–7. Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture and similar articles». Es handelt sich um ein Produkteprogramm, insbesondere für Scharniere von Duschtrennwänden und für Duschtürknäufe. Eine solche Hinterlegung begründet zunächst die Vermutung der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung (Art. 21 DesG). Der Eintrag in das Register stellt jedoch keine verbindliche Aussage über Bestand oder Nichtbestand eines Immaterialgüterrechts dar, sondern kann nur, aber immerhin als Vermutung für bestimmte Rechtspositionen qualifiziert werden (P. V. Kunz, Grundsätze zum Immaterialgüterrecht, recht 2002, 91).
4.3 Zur Bestimmung der Eigenart ist das von der Gesuchstellerin hinterlegte Design mit bereits allenfalls vorbekannten Scharnieren zu vergleichen, wobei der Gesamteindruck massgebend ist, der sich namentlich aus den wesentlichen Merkmalen ergibt, die sich den am Kauf interessierten Verbrauchern präsentieren (BGE 133 III 189 ff. E. 3.3; 130 III 636 ff. E. 2). Der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen behauptet vorliegend, das von der Gesuchstellerin hinterlegte Design sei nicht neu, sondern entspreche insbesondere dem bereits bekannten Gesamteindruck der Beschläge der Firma […], welche bereits seit Jahren verwendet werden.
4.3.1 Diese Auffassung kann nicht geteilt werden. Das von der Gesuchstellerin hinterlegte Design zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei gestalterische Merkmale aus. Es handelt sich um ein rechteckiges, fast gänzlich bündiges Scharnier für Duschtrennwände mit einem hochformatigen, mittig |platzierten Rechteck auf einem Schenkel (vgl. die Abbildung im Sachverhalt). Vergleicht man nun die von den Gesuchsgegnerinnen angeführten Scharniere mit denjenigen der Gesuchstellerin, so fällt sofort auf, dass das Scharnier der Firma […] – im Gegensatz zum Scharnier der Gesuchstellerin – nicht über ein auf einem Schenkel platziertes hochformatiges Rechteck verfügt, sondern vielmehr werden die beiden Schenkel des Scharniers mit einem quadratisch anmutenden Zwischenglied verbunden. Das Zwischenglied ragt dabei in beide Schenkel, währenddem das Rechteck bei der Gesuchstellerin nur in einem Schenkel verankert ist. Ebenfalls ist ein deutlicher Zwischenraum zwischen dem quadratischen Verbindungsstück und dem Scharnier zu erkennen, wohingegen das Scharnier der Gesuchstellerin fast gänzlich bündig anschliesst. Der charakteristische Gesamteindruck der Scharniere der Gesuchstellerin ist somit ein anderer als derjenige der Scharniere der Firma […].
4.3.2 Um das Vorliegen der Eigenart der Scharniere für Duschtrennwände der Gesuchstellerin in Abrede zu stellen, macht der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen sodann geltend, es handle sich um ein klassisches, rechteckiges Scharnier, wie es jeder Techniker zeichnen würde, wenn man ihn darum bäte. Das Design sei «absolut banal» und weise daher keine Eigenart auf. Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass mit Eigenart eine objektive Abweichung vom Vorbekannten gemeint ist, eine Verschiedenheit im Gesamteindruck (Heinrich, DesG 2 N 2.64). Eigenart ist nicht subjektiv zu verstehen, im Sinne einer Schöpfung oder als Ergebnis einer besonderen Leistung. Das eigenartige neue Design kann durchaus auch banal sein, wenn es sich nur dem Gesamteindruck nach deutlich, d.h. durch wesentliche Elemente, vom Vorbekannten unterscheidet (Heinrich, DesG 2 N 2.66). Vorliegendes Scharnier für Duschtrennwände der Gesuchstellerin zeichnet sich – wie bereits beschrieben – durch zwei charakteristische Merkmale aus und ist insoweit im Gesamteindruck vom vorbekannten Design verschieden. Abgesehen davon, ist bei der Beurteilung der Eigenart immer auch der Gestaltungsspielraum für neues Design, der bei Scharnieren dieser Art beschränkt ist, zu berücksichtigen (BBl 2000, 2729 ff., 2740).
Damit kommt den Scharnieren der Gesuchstellerin Eigenart zu und ist auch ihre Neuheit zu bejahen. Die Gesuchsgegnerinnen haben jedenfalls keine anderen Scharniere für Duschtrennwände zeigen können, welche die Neuheit und Eigenart derjenigen der Gesuchstellerin in Frage stellen könnten.
4.4 Nach Art. 4 lit. c DesG ist der Designschutz ausgeschlossen, wenn die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Damit soll dem Freihaltebedürfnis Rechnung getragen werden, das wegen des fehlenden gestalterischen Spielraums besteht (BGE 133 III 189 ff. E. 6.1). Entscheidend ist, ob die Gestaltung durch eine Funktion des Erzeugnisses determiniert ist, die mit der Benutzung des Erzeugnisses im Zusammenhang steht (R. Staub/A. L. Celli [Hg.], Kommentar zum Designgesetz, Zürich 2003, DesG 4 N 26). Der durch das DesG verliehene Exklusivanspruch darf und soll die Konkurrenz in ihrer Formgebung behindern, solange die Form nicht blosser Ausfluss des verfolgten Nützlichkeitszwecks und durch die Funktionalität derart diktiert ist, dass keinerlei Gestaltungsfreiraum zur Erzielung des technischen Effekts besteht. Es besteht grundsätzlich kein generelles Freihaltebedürfnis, solange zur Realisierung der damit zusammenhängenden technischen Innovation Lösungsvarianten bestehen. Die Existenz von Formalternativen reicht für die Rechtfertigung des Designschutzes aus (Staub/Celli, DesG 4 N 49).
Anders als z.B. die Formen künstlicher Zähne oder bei Windturbinen (vgl. Heinrich, DesG 4 N 4.14 und N 4.17), bei denen die Ausgestaltung der Form gänzlich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt ist, können Duschwandscharniere ganz unterschiedliche Formen haben. Wie die von den Gesuchsgegnerinnen eingereichten Modelle der Firma […] sowie auch die von der Gesuchstellerin aufgeführten, beim deutschen Patent- und Markenamt bzw. bei der WIPO hinterlegten Designs oder auch die aktuellen Modelle der Gesuchsgegnerinnen zeigen, sind auch mit diesen technischen Vorgaben zahlreiche Formgebungen für Scharniere denkbar. Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die technische Funktion nur durch eine einzige Erscheinungsform respektive durch nur ganz wenige Gestaltungsvarianten verwirklichen lässt. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass die Formgebung der Duschwandscharniere ausschliesslich technisch bedingt ist. Es sind ohne Weiteres weitere Formen oder Gestaltungen denkbar, welche denselben Zweck erfüllen.
4.5 Aus diesen Ausführungen folgt, dass im Rahmen einer summarischen Beurteilung die grundsätzliche Schutzfähigkeit des hinterlegten Design zu bejahen ist, da das Design neu ist und Eigenart im Sinne von Art. 2 Abs. 1 DesG aufweist und keine Ausschlussgründe im Sinne von Art. 4 lit. c DesG vorliegen.
5.
5.1 Zu prüfen gilt es weiter, ob aufgrund des Gesamteindrucks des hinterlegten Designs der Gesuchstellerin davon auszugehen ist, dass die Gesuchsgegnerinnen das Design widerrechtlich gebraucht haben (Art. 9 DesG). Der Vertreter der Gesuchsgegnerinnen behauptet, dass auf|grund unterschiedlicher Merkmale keine Ähnlichkeit mit den Scharnieren für Duschtrennwände der Gesuchstellerin bestehe. Die meisten Scharniere seien rechteckig und an den Kanten abgerundet. Auch beim hochformatigen, mittig platzierten Rechteck handle es sich um ein rein funktionales Element, ausserdem sei das Spaltmass zwischen dem Produkt der Gesuchstellerin und demjenigen der Gesuchsgegnerinnen deutlich unterschiedlich. So sei beim Produkt von […] das Spaltmass deutlich grösser, d.h. bis zu 5 Millimeter, als beim Produkt der Gesuchstellerin. Die einander abgewandten Stirnseiten der Schenkel des Scharniers seien zudem nicht eben, sondern verliefen bogenförmig.
5.2 Gemäss Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Die Anforderungen bei der Beurteilung der Eigenart (Art. 2 DesG) sind dieselben wie bei der Bestimmung des Schutzumfangs (Art. 8 DesG). Art. 8 korreliert mit Art. 2 DesG (BGE 133 III 189 ff. E. 5.1.1 m.H. auf Staub/Celli, DesG 2 N 75; vgl. auch Heinrich, DesG, N 8.06). Massgebend ist daher wiederum der Gesamteindruck des interessierten Verbrauchers. Es kann nicht darum gehen, die konkurrierenden Gestaltungen einem synoptischen Vergleich zu unterziehen und übereinstimmende oder abweichende Details zu finden. Der Richter soll sich vielmehr auf das Charakteristische, Wesentliche konzentrieren und die Beurteilung aus eigener Anschauung vornehmen (BGE 129 III 545 ff. E. 2.1; 133 III 189 ff. E. 5.1.2). Zu vergleichen sind die prägenden, wesentlichen Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Massgebend sind nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten als vielmehr der Gesamteindruck (BGE 130 III 636 ff. E. 2.2). Blasse Unterschiede in Details begründen noch keinen genügenden Abstand (R. von Büren/E. Marbach/P. Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, N 516). Für die Beurteilung des Gesamteindrucks ist nicht davon auszugehen, dass der Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen die Scharniere gleichzeitig nebeneinanderhält, sondern dass er den Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. dazu auch BGE 129 III 545 ff. E. 2.6).
Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragene Gestaltung der Duschscharniere und das von den Gesuchsgegnerinnen ausgestellte Wandscharnier der Produktelinie […]. Nach der hinterlegten Abbildung sind die wesentlichen gestalterischen Elemente des Duschscharniers, wie bereits erwähnt, ein rechteckiges, fast gänzlich bündiges Scharnier mit einem hochformatigen, mittig platzierten Rechteck auf nur einem der beiden Schenkel. Genau diese charakteristische Eigenart und dieses das Scharnier kennzeichnende Gepräge wurden von den Gesuchsgegnerinnen übernommen. Das von ihnen angebotene Wandscharnier stimmt mit dem ebenfalls fast gänzlich bündigen Scharnier der Gesuchstellerin mit dem hochformatig mittig platzierten Rechteck auf einem der Schenkel des Scharniers vollkommen überein. Die das Scharnier charakterisierenden wesentlichen und den Gesamteindruck prägenden Gestaltungsmerkmale der von den Gesuchsgegnerinnen hergestellten Scharniere stimmen damit mit dem Design der Gesuchstellerin überein. Dass dabei das Spaltmass bei den Produkten von […] allenfalls ein paar wenige Millimeter grösser ist als dasjenige beim Scharnier der Gesuchstellerin, vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck nicht zu beeinflussen. Dass die Stirnseiten der Schenkel ausserdem beim Produkt der Gesuchsgegnerinnen nicht gerade, sondern bogenförmig verlaufen, betrifft nur ein Detail und hinterlässt beim interessierten Verbraucher den gleichen Gesamteindruck. Genauso verhält es sich auch mit dem angeblich quadratisch ausgebildeten Verbindungsteil des Scharniers, welches beim Produkt der Gesuchstellerin doppelt so hoch wie breit sein soll. Tatsächlich ist das Verbindungsteil beim Scharnier der Gesuchsgegnerinnen nicht ganz quadratisch ausgestaltet. Aber auch wenn die Längen des Rechtecks unterschiedlich sind, sind diese Nuancen aber nur bei sorgfältiger Betrachtung und genauem Hinsehen erkennbar und somit lediglich ein Detail, welches den Gesamteindruck des Scharniers nicht weiter bestimmt. Und wenngleich es sich beim Produkt der Gesuchsgegnerinnen um ein an der Wand zu montierendes «Wandscharnier» handelt, d.h. auch wenn ein Schenkel des Scharniers abgewinkelt ist, so erweckt dennoch die Aussenansicht auf das Duschscharnier aus dem kurzfristigen Erinnerungsvermögen eines Konsumenten den gleichen Gesamteindruck, da das das Design charakterisierende Element – das hochformatig platzierte Rechteck – eben auf demjenigen Schenkel des Scharniers platziert ist, welcher von aussen, trotz der Montage an der Wand, gut erkennbar ist. Das Wandscharnier der Gesuchsgegnerinnen erweckt aufgrund des Zusammenspiels der charakteristischen Elemente bei einem Kaufinteressenten denselben Gesamteindruck wie das von der Gesuchstellerin hinterlegte Design. Die wenigen anders ausgestalteten Details sind nur mittels eines synoptischen Vergleichs erkennbar und vermögen den Gesamteindruck nicht wesentlich zu prägen. Im Rahmen einer summarischen Betrachtung ist demnach das Design der Gesuchstellerin als verletzt zu beurteilen.
[…]
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