Stellungnahme G 1/15 der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts – Teilpriorität «entgiftet» Teil- und Stammanmeldungen

|

Stefan G. Fuchs

• I.
  Divergierende Rechtsprechungslinien seit G 2/98 führen zur Vorlage­entscheidung T 557/13
• II.
  Stellungnahme G 1/15

  • 1.
    Rz. 6.7 aus G 2/98 ist nicht als ­Einschränkung des Prioritätsrechts für generische «Oder»-Ansprüche zu verstehen.
  • 2.
    Vorgaben für die Prioritätsprüfung

Am 17. Juli 2015 hat die Technische Beschwerdekammer (TBK) 3.3.06 des Europäischen Patentamts (EPA) in T 557/13 entschieden, folgende Fragen der Grossen Beschwerdekammer (GBK) zur Stellungnahme vorzulegen:

«1. Wenn ein Patentanspruch einer europäischen Patentanmeldung oder eines europäischen Patents alternative Gegenstände durch ­einen oder mehrere generische Begriffe oder in anderer Art umfasst (generischer ‹Oder›-Anspruch), kann dann die Zuerkennung einer Teilpriorität nach dem EPÜ für diesen Anspruch versagt werden in Anbetracht alternativer Gegenstände, die (in ausführbarer Weise) erstmals unmittelbar, oder zumindest implizit, und eindeutig im Prioritätsdokument offenbart sind?

2. Falls dies unter bestimmten Voraus­setzungen bejaht werden sollte, muss dann die Massgabe aus Rz. 6.7 von G 2/98 ‹sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird› als rechtliches Kriterium für die Beurteilung eines Anspruchs auf eine Teilpriorität eines generischen ‹Oder›-Anspruchs angewendet werden?

[…]

5. Falls eine bejahende Antwort auf Frage 1 gegeben werden sollte, kann dann ein Gegenstand, der in einer Stamm- oder Teilanmeldung für ein europäisches Patent offenbart wurde, als Stand der Technik gemäss Artikel 54(3) EPÜ ­einem Gegenstand, der in einem Prioritätsdokument offenbart wurde und als Alternative von ­einem generischen ‹Oder›-Anspruch dieser europäischen Patentanmeldung oder des daraufhin erlassenen Patents umfasst wird, entgegengehalten werden?»

(Übersetzung des Verfassers)

Hintergrund des Streits ist die Frage, ob einer Teilanmeldung, die aus einer Stammanmeldung für ein europäi­sches Patent, die die Priorität einer ­früheren ausländischen Patentanmeldung in Anspruch nimmt, abgetrennt wurde, ebenfalls die Priorität der früheren Anmeldung zugutekommt. Dies ist fraglich, da der Patentanspruch der Teilanmeldung gegenüber dem Anspruch der Prioritätsanmeldung verallgemeinert wurde und sich folglich die Frage stellt, ob es sich noch um «dieselbe Erfindung» i.S.d. Art. 87(1) EPÜ handelt und ob ggf. eine Teilpriorität zuerkannt werden sollte (Vorlagefragen 1–4). Zudem ist unklar, ob bei verweigerter Teilpriorität die mit der Prioritätsanmeldung identische Stammanmeldung der Teilan­meldung neuheitsschädlich entgegengehalten werden kann (Selbstkollision in Form einer «giftigen Stammanmeldung») (Vorlagefrage 5).

|

Die Teilanmeldung (das Streit­patent in T 557/13) betrifft eine Stoffzusammensetzung eines Kaltfluss­verbesserers. Der Anspruch der Teil­anmeldung wurde gegenüber dem Prioritätsdokument dadurch generalisiert, dass zum einen die Stoffgruppe «der Substituenten-NR13NR14» verbreitert und zum anderen eine nume­rische Bereichsangabe von «0,01%–1%» auf «0,001%–1%» erweitert wurde. Die Stammanmeldung ist hingegen mit dem Prioritätsdokument identisch. In allen Anmeldungen (Prioritäts-, Stamm- und Teilanmeldung) findet sich zudem ein und dasselbe bevorzugte Ausführungsbeispiel (Example 1) einer anspruchsgemässen Stoffzusammensetzung. Die Einspruchsabteilung des EPA hatte ­entschieden, die Teilanmeldung entspreche zwar den Anforderungen des Art. 76(1) EPÜ. Sie sei jedoch nicht neu, da aufgrund des in allen An­meldungen identisch enthaltenen Ausführungsbeispiels (Example 1) die Stammanmeldung der Teilanmeldung nach Art. 54(3) EPÜ neuheitsschädlich entgegenstehe. Denn die Stammanmeldung könne im Gegensatz zur Teil­anmeldung, die keine (Teil-)Priorität geniesse, die Priorität der früheren Anmeldung beanspruchen.

Bildlich betrachtet stellt sich die Situation daher folgendermassen dar (A′ und B′ sind jeweils Verallgemeinerungen von A und B) (siehe Grafik):

Hinsichtlich der Zuerkennung ­einer Teilpriorität hatte sich im Anschluss an die Stellungnahme G 2/98 der GBK aus dem Jahr 2001 eine Rechtsprechungslinie einiger Beschwerdekammern herausgebildet, die eine Teilpriorität innerhalb eines Patentanspruchs der Nachanmeldung nur sehr restriktiv zuliess (siehe insbesondere T 1127/00). Auslöser hierfür waren die Ausführungen in Rz. 6.7 von G 2/98, wonach die «Verwendung eines generischen Begriffs oder einer Formel in ­einem Anspruch, für den gemäss Art. 88(2) EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, […] nach den Art. 87(1) und 88(3) EPÜ durchaus akzeptabel [ist], sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird» (Hervorhebung des Verfassers). Diesen Halbsatz wörtlich interpretierend, sollte daher eine Teilpriorität ­ausscheiden, wenn der Anspruch der Nachanmeldung nicht aus sich selbst heraus abgrenzbare alternative Schutzgegenstände erkennen liess. Folglich wurde eine Teilpriorität z. B. dann verweigert, wenn der Anspruch der Nachanmeldung eine verallgemeinerte numerische Bereichsangabe enthielt, da diese unbegrenzt viele Gegenstände umfasse und gerade keine begrenzte Anzahl eindeutig definierter Gegenstände i.S.v. G 2/98 (Rz. 6.7).

Im Gegensatz dazu wollten andere Beschwerdekammern G 2/98 deutlich weiter verstanden wissen und ver­folgten einen «konzeptuellen» Ansatz bei der Bestimmung der beschränkten Zahl eindeutig definierter alternativer ­Gegenstände (siehe insbesondere T 1222/11). So sollte es ausreichen, dass sich der Anspruch der Nachanmeldung zumindest gedanklich unter Hinzuziehung der Prioritätsanmeldung in zwei Bereiche unterteilen lässt; nämlich zum einen in den vom Anspruch der Nachanmeldung umfassten spezielleren Gegenstand der Prioritätsanmeldung und zum anderen in den restlichen, hierüber hinausgehenden Bereich des Anspruchs.

In ihrer Stellungnahme G 1/15 vom 29. November 2016 spricht sich die GBK nun für eine grosszügige Handhabung von Teilprioritäten aus und folgt damit dem «konzeptuellen Ansatz» aus T 1222/11. Dieser war im Vorfeld in Wissenschaft und Praxis mehrheitlich befürwortet worden, insbesondere von | Bremi in seinem Beitrag in dieser Zeitschrift aus dem Jahr 2015. Auch die bei der Gros­sen Beschwerdekammer eingereichten Amicus-Curiae-Schreiben verdeutlichten dies. Das Problem «giftiger Teilanmeldungen» ist damit entschärft. Zugleich hält die Kammer aber am «Goldstandard» aus G 2/98, G 1/03 und G 2/10 für die einheitliche Bestimmung des Offenbarungsgehalts im Rahmen der Prioritätsprüfung sowie für die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung fest und macht Vorgaben für die Vorgehensweise bei der Prioritätsprüfung im Zusammenhang mit Teilprioritäten.

Die GBK geht zunächst auf die gemeinsamen rechtlichen Grundlagen in den Art. 87–89 EPÜ und Art. 4 Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) ein und betont der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammer entsprechend, dass es sich bei der Priorität um ein durch internationale Verträge und nationales Recht etabliertes «Recht» handle, welches nicht durch zusätzliche Voraussetzungen beschränkt werden könne, sei es durch Verwaltungsvorschriften, Richtlinien oder Rechtsprechung. Dieses Recht geniesse der Anmelder nach Art. 87(1) EPÜ nur in Bezug auf «dieselbe Erfindung». Eine Regelung gleichen Inhalts sieht die GBK in Art. 4C PVÜ – trotz dessen abweichenden Wortlauts. Die Wirkung des Prioritätsrechts beschreibt die GBK ­dahin gehend, dass eine Kollision eines im Prioritätsintervall offenbarten Gegenstands mit einem Gegenstand, der bereits im Prioritätsdokument offenbart wurde, ausgeschlossen werde.

Sodann wendet sich die GBK speziell Teil- und Mehrfachprioritäten zu. Nach Art. 88(3) EPÜ umfasse das Prioritätsrecht auch Situationen, in denen nur Teile der Nachanmeldung (z. B. ein Teil des vom Anspruch umfassten Schutzgegenstands) die Priorität einer oder mehrerer Prioritätsanmeldungen geniesse. Dabei seien die «elements» (in der deutschen Fassung des Art. 88[3] EPÜ «Merkmale»), die unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung bzw. den früheren Anmeldungen entnommen werden könnten, für die Teilpriorität massgeblich. Die restlichen «elements» begründeten ihrerseits eine Priorität für spätere Anmeldungen. Die GBK bekräftigt dabei ihre bereits in G 2/98 vorgenommene Interpretation von Art. 88(3) EPÜ, wonach der Begriff «element» nicht als einzelnes «Anspruchsmerkmal» zu verstehen sei, sondern als «Gegenstand», wie er in einem Anspruch offenbart oder in einem Ausführungsbeispiel spezifiziert werde. Für den Fall, dass der Anspruch der Nachanmeldung breiter als der im Prioritätsdokument offenbarte Gegenstand sei, könne die Priorität auch nur für diesen Gegenstand beansprucht werden. Es komme auch nicht darauf an, ob ein Anspruch, für den eine Priorität beansprucht werde, nur einen oder eine Mehrzahl von in einem oder mehreren Prioritätsdokumenten offenbarten Gegenständen umfasse, da dieser Fall ­einer Mehrfachpriorität innerhalb eines Anspruchs ausdrücklich von Art. 88(2) EPÜ geregelt werde.

Zur Untermauerung ihrer Argumentation zieht die GBK – wie auch schon in G 2/98 – das Memorandum C der FICPI heran, das die zugrunde liegenden Intentionen der Prioritätsregelungen des EPÜ zum Ausdruck bringe und ein wesentlicher Faktor bei deren Formulierung gewesen sei. Dieses führe ausdrücklich Situationen an, in denen generischen «Oder»-Ansprüchen (also Ansprüchen, die zu breit seien, um von der Offenbarung des ersten Prioritätsdokuments gestützt zu werden) Mehrfachprioritäten innerhalb eines Anspruchs zuerkannt werden sollten, nämlich bei Verallgemeinerungen einer chemischen Formel, einer numerischen Bereichsangabe oder des Anwendungsgebiets. Für Teilprioritäten dürften keine anderen Massstäbe gelten.

Darüber hinaus sei diese Aus­legung der Prioritätsregelungen des EPÜ mit Art. 4 PVÜ vereinbar. Art. 4F PVÜ, der 1958 eingefügt worden sei, um dem Umstand gerecht zu werden, dass eine Erfindung auch noch nach Einreichung der Prioritätsanmeldung weiterentwickelt werde, regle insbesondere die Möglichkeit von Teilprioritäten. Daher könne nicht angenommen werden, dass das EPÜ noch andere Voraussetzungen als das Merkmal «dieselbe Erfindung» für die Zuerkennung eines Prioritätsrechts enthalte, sei es für eine einfache, eine mehrfache oder eine nur teilweise Priorität. Folglich könne Rz. 6.7 von G 2/98 nicht dahin gehend verstanden werden, dass eine Einschränkung des Prioritätsrechts vorgenommen werde.

Nach dieser Auslegung ist auch für die Zuerkennung einer Teilpriorität alleinig «dieselbe Erfindung» i.S.d. Art. 87(1) EPÜ massgeblich. Daher widmet sich die GBK im letzten Teil ihrer Stellungnahme diesem Merkmal und macht konkrete Vorgaben zur Vorgehensweise bei der Prioritätsprüfung.

Für die Auslegung des Merkmals «dieselbe Erfindung» des Art. 87(1) EPÜ soll – wie bereits in G 2/98 entschie- | den – der sog. Offenbarungstest entscheidend sein. Dieser besagt, dass eine Priorität nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs der ­Nachanmeldung unmittelbar und eindeutig unter Heranziehung seines ­allgemeinen Fachwissens der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Dabei greift die GBK auf diesen Test nicht nur im Rahmen der Prioritätsprüfung, sondern auch bei der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung zurück. So bekräftigte sie im Anschluss an G 2/98 in den Stellungnahmen G 1/03 und G 2/10, dass dieser «Goldstandard» auch für die Prüfung nach Art. 123(2) EPÜ gelte.

Zur Aussage in Rz. 6.7 von G 2/98 führt die GBK in diesem Zusammenhang an, diese sei angesichts mehrerer Prioritäten, die für ein und denselben Anspruch beansprucht würden, getroffen worden. In der vorliegenden Konstellation einer Teilpriorität sei dagegen lediglich ein Teil des von einem generischen «Oder»-Anspruch umfassten Gegenstands zur Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung berechtigt.

Bei der Prüfung einer Teilpriorität innerhalb eines generischen «Oder»-Anspruchs solle daher folgendermassen vorgegangen werden:

• –
  1. Schritt: Der Gegenstand, der in dem hinsichtlich des Standes der Technik relevanten Prioritäts­dokument offenbart wird, wird bestimmt. Dies geschieht anhand des Offenbarungstests aus G 2/98.
• –
  2. Schritt: Es wird bestimmt, ob dieser Gegenstand vom Anspruch der Nachanmeldung umfasst wird.
• –
  3. Schritt: Der Anspruch der Nachanmeldung wird «konzeptuell» in zwei Teile unterteilt: in einen ersten, der mit der im Prioritätsdokument unmittelbar und eindeutig offenbarten Erfindung übereinstimmt; und in einen zweiten, der aus dem restlichen Teil des generischen «Oder»-Anspruchs besteht und die Priorität nicht geniesst, jedoch selbst eine Priorität für spätere Anmeldungen begründet.

Vorgaben für die Behandlung von Mehrfachprioritäten innerhalb eines Patentanspruchs macht die GBK hingegen nicht.

Abschliessend betont die Kammer, dass diese Vorgehensweise bei der Beurteilung von Teilprioritäten ausschliesslich Schritte erfordere, die zur gängigen Praxis sowohl des EPA als auch der mit dem europäischen Patentsystem vertrauten Praktiker gehörten und daher mit keinen zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden seien.

Ohne auf die Fragen 2–5 einzugehen, antwortet die GBK daher:

«Im Rahmen des EPÜ kann ein Anspruch auf eine Teilpriorität für einen Anspruch, der einen alternativen Gegenstand durch einen oder mehrere generische Begriffe oder in sonstiger Weise umfasst (generischer ‹Oder›-Anspruch), nicht verweigert werden, wenn dieser alternative Gegenstand zum ersten Mal unmittelbar, oder ­zumindest implizit, und eindeutig und in ausführbarer Weise im Prioritätsdokument offenbart wurde. Insofern kommen keine anderen materiellen Voraussetzungen oder Einschränkungen zur Anwendung.»

(Übersetzung und Hervorhebung des Verfassers)

Die GBK entschärft damit das Problem «giftiger Teilanmeldungen», ohne eine Antwort auf Frage 5, die speziell auf die Selbstkollision zwischen Teil- und Stammanmeldung gerichtet war, geben zu müssen. Ihre Existenz ist schlicht unmöglich geworden, da der gedanklich aufgeteilte Anspruch der verallgemeinerten Nachanmeldung eine «entgiftende» Teilpriorität geniesst.