«Online-Shop» Kantonsgericht Graubünden vom 6. April 2016

Aus den Erwägungen:

3a. Das kantonale Recht regelt die sachliche und funktionelle Zuständigkeit der Gerichte, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 4 Abs. 1 ZPO). Diese Kompetenz zur Regelung der sachlichen Zuständigkeit erfährt durch Art. 5 ZPO eine Einschränkung. Gemäss Art. 5 Abs. 1 ZPO hat das kantonale Recht ein Gericht zu bezeichnen, das als einzige kantonale Instanz unter anderem zuständig ist für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Über­tragung und Verletzung solcher Rechte (lit. a) sowie für Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), ­sofern der Streitwert mehr als CHF 30 000 beträgt oder sofern der Bund sein Klagerecht ausübt (lit. d). Dabei muss es sich um ein oberes kantonales Gericht handeln (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Der Kanton Graubünden hat diese Vorgabe umgesetzt, indem er für derartige Streitigkeiten gemäss Art. 6 EGzZPO das KGer Graubünden als einzige Instanz eingesetzt hat. Dieses ist – sofern ein Anwendungsfall von Art. 5 Abs. 1 lit. a–h ZPO vorliegt – auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig (Art. 5 Abs. 2 ZPO).

b. […] Beim Entscheid, ob eine Streitfrage eine der in Art. 5 Abs. 1 ZPO genannten Spezialnormen beschlägt und diese Bestimmung somit Anwendung findet, hat das Gericht auf die klägerischen Sachvorbringen ab­zustellen, nicht auf diejenigen des ­Beklagten (R. Wey, in: T. Sutter-Somm / F. Hasenböhler / C. Leuenberger (Hg.), Kommentar zur Schweize­rischen ­Zivilprozessordnung (ZPO), 2. Aufl., Zürich 2013, ZPO 5 N 6). Um zu verhindern, dass der Sachverhalt abhängig vom anwendbaren materiellen Recht zergliedert und vor verschiedene Instanzen gebracht werden muss, hat das BGer entschieden, es bestehe von Verfassungs wegen ein Anspruch darauf, dass sich wenigstens eine kan- | tonale Instanz mit der umfassenden rechtlichen Würdigung des gesamten Sachverhalts befassen müsse, ohne an die Begründung durch die Parteien ­gebunden zu sein (BGE 95 II 242 ff. E. 3; BGE 92 II 305 ff. E. 5). Diese ­Kompetenzattraktion bezieht sich auf alle Ansprüche, die kumulativ aus dem gleichen Lebensvorgang erhoben werden, und beschränkt sich nicht auf ­allfällige Nebenbegehren, die im Vergleich zum Hauptbegehren von bloss untergeordneter Bedeutung sind. Während zum Beispiel bei sich konkurrenzierenden sachlichen Zuständigkeiten zweier verschiedener immate­rialgüterrechtlicher Streitigkeiten ein Wahlrecht bestehen muss, geht bei Konkurrenz der Zuständigkeiten einer spezialgesetzlichen und einer obliga­tionenrechtlichen Streitigkeit Erstere vor (Wey, ZPO 5 N 8 m.w.H.).

c. Zum geistigen Eigentum im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO zählen sämtliche immateriellen Güter, welche die Merkmale eines absoluten Rechts aufweisen, d. h. an denen ihrem In­haber Verfügungs- und Abwehrrechte zustehen, die mit jenen des Eigen­tümers einer Sache vergleichbar sind. Dazu gehören die vom Gesetzgeber als solche anerkannten Immaterialgüter, wie das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 232.1), der Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG; SR 231.2) sowie die verschiedenen Formen des gewerblichen Rechtsschutzes, d. h. die Marken (MSchG), Designs (Design­gesetz, DesG; SR 232.12) und Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz; SR 232.16); die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) fallen nicht unter Abs. 1 lit. a, sondern in die Zuständigkeit des BPatG. Nicht zum geistigen Eigentum im Sinne von Abs. 1 lit. a gehört das sogenannte Know-how, obwohl auch dieses – wie gewerbliche Schutzrechte – Gegenstand eines Lizenzvertrags sein kann (B. Berger, in: Berner Kommentar I, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2012, ZPO 5 N 6). Der Gel­tungsbereich von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO ­umfasst zunächst die spezifischen ­Bestandes- und Verletzungsklagen des gewerblichen Rechtsschutzes wie Nichtigkeits-, Abtretungs-, Beseitigungs-, Unterlassungsklagen etc. (Art. 33 ff. DesG; Art. 52 ff. MSchG; Art. 61 ff. URG; Art. 10 ToG in Ver­bindung mit Art. 61 ff. URG; Art. 37 ff. des Sortenschutzgesetzes). Nach dem Gesetzeswortlaut von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO fallen nunmehr auch vertragliche Streitigkeiten – wie Fragen der In­haberschaft als Voraussetzung von Vertragsschlüssen, des Zustandekommens, der Auslegung oder der Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrags – in die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz, und zwar unabhängig davon, ob sie einen ge­nügenden Zusammenhang zum geistigen Eigentum aufweisen (Wey, ZPO 5 N 9 ff.; D. Vock / C. Nater, Basler Kommentar ZPO, 2. Aufl., Basel 2013, ZPO 5 N 1 und N 4; U. Haas / ​M. Schlumpf, in: P Oberhammer / ​T. Domej / U. Haas (Hg.), Kurzkommentar ZPO, 2. Aufl., Basel 2014, ZPO 5 N 9). Mithin bringt es der Sachzusammenhang mit der Spezialmaterie mit sich, dass alle Fragen des Vertragsrechts wie Inhaberschaft als Voraussetzung von Vertragsschlüssen, Konsens- und Auslegungsfragen sowie Vertragserfüllung in die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz fallen, was der Beschleunigung der Verfahren dient und dem Gesetzeszweck entspricht. Dem tut auch kein Abbruch, dass in solchen Verfahren das Immaterialgüterrecht teilweise nur als Vorfrage oder als Einrede zu prüfen ist (A. Brunner, in: A. Brunner / D. Gasser / I. Schwander (Hg.), DIKE-Kommentar ZPO, Zürich 2011, ZPO 5 N 12).

d. Von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO sind in erster Linie die negatorischen und ­reparatorischen Klagen nach Art. 9 UWG erfasst (Wey, ZPO 5 N 16; Haas / Schlumpf, ZPO 5 N 9). Diese haben im Einzelnen die Verbietung ­einer drohenden Verletzung, die Be­seitigung einer bestehenden Verletzung, die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt, Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe sowie eine Urteils­publikation zum Ziel (Vock / Nater, ZPO 5 N 8; Berger, ZPO 5 N 19). Auch in den spezialgesetzlichen Kommen­taren wird die Auffassung einer Kompetenzattraktion zugunsten der einzigen ­kantonalen Instanz propagiert. Zur ­Begründung wird ausgeführt, in grammatikalischer Hinsicht sei zunächst zu berücksichtigen, dass Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO von lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten spreche, eine Streitigkeit ihren lauterkeitsrechtlichen Charakter aber nicht dadurch verliere, dass der Anspruch auch auf andere, nicht lauterkeitsrechtliche Begründungen gestützt werden könne. Vielmehr müsse es für den lauterkeitsrechtlichen Charakter einer Streitigkeit genügen, dass sich der Anspruch auch aus dem UWG ergebe. In histo­rischer und teleologischer Hinsicht komme hinzu, dass es Absicht des Gesetzgebers gewesen sei, die lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten der einzigen kantonalen Instanz zuzuweisen, damit ein spezialisiertes Gericht die Rechtsdurchsetzung wahrnehme. Die Spe­zialkenntnisse des Gerichts seien nun aber unabhängig davon erforderlich, ob der Anspruch auch nicht lauterkeitsrechtlich begründet werde oder nicht, da in beiden Fällen das UWG Prozessthema sei (D. Rüetschi / ​S. Roth, Basler Kommentar UWG, ­Basel 2013, Vor UWG 9–13a N 21).

e. Mit der herrschenden Lehre ist vorliegend somit davon auszugehen, dass sich bei sich konkurrenzierenden sachlichen Zuständigkeiten einer spezialgesetzlichen und einer obliga- | tionenrechtlichen Streitigkeit die ­Kompetenzattraktion stets zu Gunsten des Spezialgerichts auswirkt.

4a. […]

b. Vorab ist festzuhalten, dass für allfällige Verfügungen gegenüber der Gesuchsgegnerin (Y.) als Zweitbeklagten und alleiniger Inhaberin der Markenrechte ohnehin keine arbeitsrechtliche Grundlage besteht, weil diese Firma nie in einem Anstellungsverhältnis zum Gesuchsteller stand. Der ­arbeitsvertragliche Zusammenhang ist diesbezüglich überhaupt nicht gegeben und das Gesuch müsste unter ­diesem Gesichtspunkt, was die Gesuchsgegnerin anbelangt, abgewiesen werden. Ein allfälliger Konnex zur ­Gesuchsgegnerin ist ausschliesslich über das Wettbewerbs- und Immate­rialgüterrecht herstellbar.

Aufgrund der gestellten Anträge steht für den Gesuchsteller zweifelsfrei im Vordergrund, den Gesuchsgegnern jedwelchen Gebrauch der Domain-Namen <Y.1> bzw. <Y.2>, der Webseiten und/oder des Online-Shops www.Y.1 resp. www.Y.2 sowie der Schweizer Marke Nr. «Y. (fig.)» zu untersagen. Ferner wird ein schweizweites Verbot des Betriebs eines Whisky-Importgeschäfts oder eines Whisky-Shops unter der Bezeichnung «Y.» oder «Y.» in Alleinstellung oder kombiniert mit beschreibenden Zusätzen, insbesondere «The Y.», «Y.» und «Y.O.3», verlangt. Das Gesuch beschlägt somit in der Hauptsache Fragen nach der Inhaberschaft bzw. dem Nutzungsrecht an den betreffenden Domain-Namen und der Schweizer Marke «Y. (fig.)» sowie der nach Ansicht des Gesuchstellers unzulässigen Übertragung derselben auf eine Dritte (Gesuchsgegnerin). Die rechtlichen Grundlagen hierzu finden sich im Markenrecht und im UWG. […] Die […] gemachten Ausführungen [des Gesuchstellers] zu angeblichen Verstössen gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen – namentlich gegen die Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 321a OR) sowie gegen die Rechenschafts- und Heraus­gabepflicht (Art. 321b OR) – erschöpfen sich nämlich in einigen wenigen Zeilen. Dasselbe gilt in Bezug auf das angeblich gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten der Gesuchsgegner gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB; auch die diesbezüglichen rechtlichen Ausführungen nehmen weniger als eine Seite in Anspruch. Das Hauptaugenmerk der ­Begründung im Gesuch liegt demgegenüber ganz klar in den Bereichen Markenrecht und unlauterer Wettbewerb, was sich auch im Begründungsumfang niederschlägt. […]

c. Aus den vorangegangenen Ausführungen erhellt, dass die gesuchstellerischen Rechtsbegehren hauptsächlich Fragen der Inhaberschaft bzw. des Nutzungsrechts an den betreffenden Domain-Namen und der Schweizer Marke «Y. (fig.)», der – nach Ansicht des Gesuchstellers unzulässigen – Übertragung derselben auf Dritte sowie der damit in Zusammenhang ­stehenden Verletzungen dieser Rechte zum Gegenstand haben, deren Beurteilung primär nach marken- und lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten zu erfolgen hat und nicht nach arbeitsrechtlichen. Dies wird noch durch den Umstand verdeutlicht, dass sich der Gesuchsteller auf die geradezu typischen Klagen des Rechtsschutzes sowohl des MSchG (Art. 52 ff.) als auch des UWG (Art. 9) berufen und diese als Anspruchsgrundlage für die Besei­tigung der angeblich durch die Gesuchsgegner begangenen Verletzungen herangezogen hat. Da – wie bereits dargelegt (E. 3.b hiervor) – insbesondere die spezifischen Bestandes- und Verletzungsklagen des Markenschutzes (Art. 52 ff. MSchG) zu den Streitigkeiten im Zusammenhang mit geis­tigem Eigentum gehören und diese demzufolge vom Geltungsbereich von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO umfasst werden, fällt die Beurteilung der mit den gestellten Anträgen des Gesuchstellers zusammenhängenden Fragen in die sachliche Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz, mithin in diejenige des Kantonsgerichts von Graubünden. Gleiches gilt in Bezug auf die negatorischen und reparatorischen Klagen nach Art. 9 UWG (vgl. E. 3c vorne), welche in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO und damit ebenfalls in den sachlichen Zuständigkeitsbereich der einzigen kantonalen Instanz als Spezialgericht ­fallen, was aufgrund der im Streit liegenden Fragen auch sachgerecht ist.

Aus dem Dargelegten folgt, dass der wesentliche Teil der Rechtsbegehren des Gesuchstellers von der Frage abhängt, wer Inhaber der strittigen Marke und der strittigen Domain-­Namen ist. Erst im Anschluss daran kann beurteilt werden, ob dem Gesuchsteller die geltend gemachten Abwehrrechte überhaupt zustehen und ob die Gesuchsgegner unrechtmässig gehandelt haben. Die Beurteilung dieser Fragen fällt in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre in die Zuständigkeit der einzigen kantonalen Instanz (vgl. E. 3c ff. vorne). Von der Beantwortung der betreffenden Frage nach der Inhaberschaft hängt auch ab, wer Vertragspartner der B. und wer zur Betreibung des Online-Shops berechtigt ist sowie ob der Gesuchsgegner zur Herausgabe der entsprechenden Vertragsdokumente verpflichtet werden kann. Unberührt hiervon ist die ebenfalls verlangte Herausgabe des Geschäftstelefons, welche sich wohl nach arbeitsrechtlichen Kriterien richtet. Allerdings handelt es sich hierbei ohne Zweifel um einen Punkt von lediglich untergeordneter Bedeutung. Nach dem Gesagten kann festgehalten werden, dass für die Behandlung des Gesuchs vom 19. Juni 2014 das KGer Graubünden als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig gewesen wäre […].

d. […]

e. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Gesuchsteller seine im Gesuch um Erlass superprovi- | sorischer bzw. vorsorglicher Massnahmen vom 19. Juni 2014 gestellten ­Ansprüche in der Hauptsache auf ­Marken- und Lauterkeitsrecht abgestützt hat, deren Beurteilung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in den sachlichen Zuständigkeitsbereich der einzigen kantonalen Instanz, mithin des KGer Graubünden fällt. Der Ein­zelrichter am BezGer Maloja hätte folglich mangels sachlicher Zuständigkeit nicht auf das Gesuch eintreten dürfen. Dies führt zur Gutheissung der Berufung und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids.