«Abanca (fig.) | Abanka (fig.)» Bundesgericht vom 2. Oktober 2017

Aus den Erwägungen:

3.4 Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (vgl. Botschaft MSchG BBl 1991 I 26; BGer, sic! 2015, 37 ff. E. 3.5, «Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA»).

Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch der Marke dann, wenn für diese Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 140 III 610 ff. E. 4.1; 132 III 715 ff. E. 3.1; BGer, sic! 2009, 268 ff. E. 4.1, «Gallup»; BGer, sic! 2004, 325 ff. E. 2.1, «Integra / Wintegra»). Gelingt diese Glaubhaftmachung, obliegt dem Markeninhaber der Beweis des rechtserhaltenden Markengebrauchs (Art. 12 Abs. 3 zweiter Teilsatz MSchG). Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit der Sachbehauptung überzeugt ist (vgl. BGE 140 III 610 ff. E. 4.1; 132 III 715 ff. E. 3.1).

4. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz willkürliche und Art. 168 ZPO, Art. 55 ZPO, Art. 29 BV und | Art. 53 ZPO, verletzende Sachverhaltsermittlung vor, indem sie zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch der streitbetroffenen Marken durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht.

4.1 Die Verletzung von Art. 168 ZPO erblickt sie darin, dass die Vorinstanz in Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach Parteigutachten blosse Parteibehauptungen darstellten, eine private Gebrauchsrecherche zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke für geeignet gehalten und massgebend darauf abgestellt habe.

Die Rüge geht fehl. Ein Privatgutachten stellt zwar kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 Abs. 1 ZPO dar, sondern eine blosse Parteibehauptung (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6). Indessen werden Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten zugrunde liegt, meist besonders substanziiert sein (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6). Auch können Parteigutachten unter Umständen zusammen mit – durch Beweismittel nachgewiesenen – Indizien den Beweis für eine Tatsache erbringen (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6; BGer vom 15. Dezember 2016, 4A_301/2016, E. 7.2.3 nicht publ. in BGE 143 III 79 ff.). Dies muss umso mehr gelten, wenn nicht der strikte Beweis zu erbringen ist, sondern eine Tatsache bloss glaubhaft zu machen ist (vgl. E. 3.4). Da kann eine in Form eines Privatgutachtens sehr gut substanziierte Parteibehauptung zusammen mit anderen nachgewiesenen Indizien den Wahrscheinlichkeitsbeleg erbringen.

Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs werden in der markenrechtlichen Literatur insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse erwähnt (M. Wang, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 12 N 63; B. Volken, in: L. David / M. R. Frick (Hg.), Basler Kommentar, Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 12 N 59; E. Marbach, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1361; K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 195). In Betracht kommt etwa auch die Befragung einer Fachperson aus der entsprechenden Branche (vgl. BGer vom 7. August 2012, 4A_128/2012, E. 5).

Gemäss Vorinstanz reichte die Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der streitbetroffenen Marken in der Schweiz eine Gebrauchsrecherche vom 11. April 2014 von C., die Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-) Gebrauch vom November/Dezember 2015 sowie eine von der Beschwerdegegnerin durchgeführte Kurzrecherche zum Gebrauch vom 30. Dezember 2015 ein. Die Vorinstanz liess offen, ob der Nichtgebrauch allein mit den Gebrauchsrecherchen glaubhaft gemacht werden kann, da diese durch andere bewiesene Indizien unterstützt würden. So sei unbestritten geblieben, dass die Beschwerdeführerin keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz habe. Weiter habe das Parteiverhör mit der Beschwerdeführerin ergeben, dass sie keine Werbung für ihre Produkte in der Schweiz mache. Sodann enthielten die von der Beschwerdeführerin selber durchgeführten Kurzrecherchen verschiedene Hinweise auf den Nichtgebrauch der strittigen Marken in der Schweiz, so beispielsweise die Ergebnisse der Online-Suche nach Werbe- oder anderen Aktivitäten in der Schweiz und der Online-Auftritt der Beschwerdeführerin. Der Schluss der von einem spezialisierten Drittunternehmen durchgeführten Gebrauchsrecherche, dass kein rechtserhaltender Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliege, werde somit durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien bestätigt.

Diese Würdigung der Vorinstanz ist vor dem Hintergrund des vorne Gesagten nicht zu beanstanden. Auch wenn der Gebrauchsrecherche nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zukommt, ist sie als besonders substanziierte Parteibehauptung durchaus nicht unbeachtlich. Die Vorinstanz durfte sich zu Recht darauf stützen, zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht zwar bezüglich dieser weiteren Indizien eine Verletzung der Verhandlungsmaxime nach Art. 55 ZPO geltend und bringt vor, es handle sich dabei um von den Parteien nicht behauptete Tatsachen bzw. nicht angerufene Beweismittel, jedoch zu Unrecht.

Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Beschwerdeantwort mit Aktenhinweisen nach, dass sie die von der Vorinstanz als weitere Indizien für den Nichtgebrauch berücksichtigten Umstände in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften behauptet hat, so dass die Beschwerdeführerin keinen Sitz, keine Niederlassung, keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz habe, keine Werbemassnahmen in der Schweiz mache und in der Schweiz nicht tätig sei. Dies blieb von der Beschwerdeführerin unwidersprochen. Von einer Verletzung der Verhandlungsmaxime kann mithin keine Rede sein. Ebensowenig liegt eine Rechtsverletzung vor, wenn die Vorinstanz die beschwerdegegnerische Behauptung mangelnder Werbe- und sonstiger Aktivitäten der Beschwerdeführerin in der Schweiz u. a. durch das Parteiverhör mit der Beschwerdeführerin und die von ihr selber durchgeführten Kurzrecherchen bestätigt sah, wie | namentlich die negativen Ergebnisse der Onlinerecherchen.

4.3 Der Schluss der Vorinstanz, die Beschwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch der streitbetroffenen Marken der Beschwerdeführerin in der Schweiz glaubhaft gemacht, ist demnach nicht zu beanstanden. Damit oblag der strikte Beweis des Gebrauchs der Beschwerdeführerin. Die monierte Verletzung von Art. 8 ZGB wegen falscher Verteilung der Beweislast liegt nicht vor.

5.

5.1 Dem Vorhalt, dass ihr der Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860 561 und Nr. 860632 «Abanka (fig.)» nicht gelungen sei, tritt die Beschwerdeführerin mit den gleichen Vorbringen entgegen, die sie schon der Vorinstanz unterbreitet hat. Diese hat die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstände und Unterlagen sorgfältig gewürdigt und ist zum Schluss gelangt, dass damit ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch nicht nachgewiesen sei. Indem die Beschwerdeführerin weiterhin auf ihren Vorbringen beharrt und dem BGer bloss ihre eigene Beurteilung derselben vorträgt, weist sie die Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht als willkürlich aus. Darauf ist nicht weiter einzugehen.

5.2 Soweit sie erneut eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 ZPO moniert und die Berücksichtigung der Aussagen aus der Parteibefragung beanstandet, verkennt sie, dass das ihr obliegende Beweisthema der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz bildete, wozu sie selbst die Parteibefragung beantragt hatte. Wenn die in der Parteibefragung zu diesem Beweisthema gemachten Aussagen nicht ihren Erwartungen entsprachen, und die Vorinstanz die Aussagen nicht zu Gunsten der Beschwerdeführerin würdigen konnte, liegt darin weder eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes noch des rechtlichen Gehörs, sondern freie Beweiswürdigung. Dass diese willkürlich wäre, wird nicht aufgezeigt.

5.3 Auch trifft nicht zu, dass die Vorinstanz eine zu hohe Schwelle für den Nachweis des Markengebrauchs angewendet hätte.

Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (BGer, sic! 2014, 367 ff. E. 6.1, «G5»). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein – und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden. Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist. Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (BGer, sic! 2009, 268 ff. E. 2.1, «Gallup»; BGer vom 19. August 2005, 4C.159/2005, E. 2.2; Marbach, Rz. 1335 ff.; Wang, MSchG 11 N 68 ff.; Bürgi Locatelli, 37 ff.). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, richtet sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot der beanspruchten Waren und Dienstleistungen richtet. Die Umstände des Einzelfalles sind zu berücksichtigen, namentlich die Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges (BGer, sic! 2015, 37 ff. E. 3.2, «Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA»).

Die Vorinstanz stützte ihre Beurteilung zutreffend auf diese Grundsätze. Insbesondere ging sie bei der Frage, ob eine ernsthafte Marktbearbeitung in der Schweiz vorläge – wenn denn die Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz überhaupt als Marktbearbeitung eingestuft werden könnte – zutreffend von einem breiten Bevölkerungskreis als mögliche Kunden von Bankdienstleistungen aus und nicht allein vom «Nischenmarkt der Slowenen in der Schweiz». Die massgebenden Kundenkreise bestimmen sich nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Vorinstanz führte den sehr beschränkten Kundenkreis der Beschwerdeführerin auf den Umstand zurück, dass das Angebot der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht erkennbar sei, weshalb die Dienstleistungen nur von Kunden wahrgenommen würden, die einen Bezug zu Slowenien haben. Sie hat damit in nicht zu beanstandender Weise begründet, weshalb im vorliegenden Fall der sehr eingeschränkte Kundenkreis der Beschwerdeführerin gegen die Ernsthaftigkeit der Marktbearbeitung spricht.

Im Weiteren führte die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Ernsthaftigkeit der allfälligen Marktbearbeitung an, dass es sich bei der Beschwerdeführerin «nicht um ein ganz kleines Unternehmen» handle und die beanspruchten Dienstleistungsklassen zumindest teilweise zum Kerngeschäft einer Bank gehörten. Die Beschwerdeführerin vermag diese Feststellung nicht zu widerlegen mit dem Vorbringen, dass die Beschwerdeführerin Ende 2015 1248 Mitarbeiter zählte. Allein daraus ergibt sich die offensichtliche Unrichtigkeit der besagten Feststellung der Vorinstanz nicht. Schliesslich verfängt auch der Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht, die Vorinstanz habe das «kom | petitive Marktumfeld, sprich das hohe Angebot an Bankdienstleistungen in der Schweiz durch inländische wie auch ausländische Anbieter sowie die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin über keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz verfüge», nicht berücksichtigt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dies der Beschwerdeführerin helfen sollte oder die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung herabsetzen würde. Im Gegenteil: Soll die Marktbearbeitung so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen bzw. zu erhalten (Marbach, Rz. 1344), erfordert dies in einem kompetitiven Umfeld gerade erhöhte Präsenz. Die Vorinstanz durfte demnach die behauptete Markenbenutzung an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der Bankenbranche messen. Wenn sie dabei keinen ernsthaften Gebrauch der streitbetroffenen Marken in der Schweiz erblicken konnte, hat sie Art. 12 Abs. 3 MSchG nicht verletzt.

5.4 Somit bleibt es beim Schluss der Vorinstanz, dass der Beschwerdeführerin der strikte Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860 632 «Abanka (fig.)» nicht gelungen ist.

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