Bundesverwaltungsgericht vom 25. Oktober 2017
4. Kennzeichenrecht
4.1 Marken
VwVG 4; BZP 17. Bringt das Gericht der Gegenpartei einen Parteiwechsel zur Kenntnis und widerspricht diese nicht, ist das als deren (stillschweigende) Zustimmung zum Wechsel zu interpretieren, wie Art. 17 BZP sie voraussetzt (E. 2).
MSchG 3 I c. Wird der Hauptbestandteil einer Marke übernommen (hier das Wortelement «joy»), besteht regelmässig Zeichenähnlichkeit, selbst wenn derselbe in einem gemeinfreien Zeichen (hier: «Enjoy») aufgeht (E. 5).
MSchG 3 I c. Die Verwechslungsgefahr hängt nicht von der Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens ab, die sich hier auf die grafische Gestaltung beschränkt. Dass bei dieser Betrachtungsweise ein Begriff des Gemeinguts gesperrt werden kann, ist unbeachtlich (E. 6, 7).
4. Droit des signes distinctifs
4.1 Marques
PA 4; PCF 17. Lorsque la partie adverse est informée par le tribunal de la substitution de partie et qu’elle ne s’y oppose pas, elle est réputée avoir consenti (tacitement) à cette substitution, la condition prévue à l’art. 17 PCF étant alors remplie (consid. 2).
LPM 3 I c. Lorsque l’élément principal d’une marque est repris (en l’espèce l’élément verbal «joy»), il y a en principe lieu d’admettre une similitude des signes, même si cet élément se retrouve dans un signe appartenant au domaine public (en l’espèce «Enjoy») (consid. 5).
LPM 3 I c. Le risque de confusion ne dépend pas de la force distinctive du signe attaqué (laquelle se limite en l’espèce à son graphisme). Peu importe que cette manière de voir puisse entraîner le blocage d’une notion du domaine public (consid. 6, 7).
Abteilung II; Gutheissung der Beschwerde; Akten-Nr. B-5312/2015
Die prioritäre Widerspruchsmarke CH 611 438 «joy (fig.)» ist für dieselben Klassen (9, 16 und 41) eingetragen wie das angefochtene Zeichen CH 666 172 «enjoy (fig.)». Das IGE hat den Widerspruch trotz weitgehender Warengleichartigkeit bzw. -gleichheit und markenrechtlich relevanter Zeichenähnlichkeit abgewiesen, da das Wortelement «enjoy» als anpreisende Angabe nicht monopolisiert werden könne. Beschränkt auf die vom IGE als gleichartig bzw. gleich eingestuften Waren und Dienstleistungen focht die Widersprechende diese Beurteilung beim BVGer an.
Aus den Erwägungen:
2.Die Beschwerdeführerin hat mit Eingabe vom 19. Januar 2017 einen Parteiwechsel vorgenommen. Der Parteiwechsel richtet sich nach Art. 4 VwVG in Verbindung mit Art. 17 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273). Nach dieser Bestimmung ist der Wechsel der Partei nur mit Zustimmung der Gegenpartei gestattet (Art. 17 Abs. 1 BZP); die Rechtsnachfolge aufgrund von Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen gilt nicht als Parteiwechsel (Art. 17 Abs. 3 BZP). Ob hier gestützt auf deutsches Recht eine Einzelnachfolge stattgefunden hat, kann offenbleiben. Die Zustimmung zum Parteiwechsel kann auch stillschweigend erfolgen (K. Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, 212). Der Parteiwechsel wurde der Gegenpartei und der Vorinstanz mit Verfügung vom 26. Januar 2017 zur Kenntnis gebracht. Da beide den Wechsel nicht infrage stellen, ist von einer stillschweigenden Zustimmung auszugehen.
[…]
4. [Feststellung, dass die noch streitigen Waren und Dienstleistungen gleich bzw. gleichartig sind.]
5. Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG setzt voraus, dass die Zeichen ähnlich sind (1. Satz, 1. Teil).
5.1 Die Vorinstanz stellt in der angefochtenen Verfügung fest, die grafischen Elemente seien bei beiden Zeichen minim, doch dürften diese für die Beurteilung des Gesamteindrucks nicht ausser Acht gelassen werden.
Die Zeichen seien schriftbildlich und phonetisch sehr ähnlich. Auch auf der Ebene des Sinngehaltes sei kein rechtsgenüglicher Unterschied ersichtlich, welcher eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit zu kompensieren vermöge. Die Beschwerdeführerin schliesst sich der Beurteilung der Vorinstanz an. Der Beschwerdegegner bringt vor, im vorliegenden Fall sei die Wortlänge deutlich unterschiedlich und bereits, dass die eine Marke gross geschrieben sei und die andere klein, reiche für die Unterscheidung. Weiter sei das Schriftbild der Zeichen deutlich unterschiedlich, wie auch der Klang beider Wörter, da sie aus unterschiedlich vielen Silben bestehen würden. Auch sei der Sinngehalt ein anderer. | «Enjoy» sei ein Verb und setze eine Handlung voraus, während «joy» ein Substantiv sei und ein statisches Gefühl darstelle.
5.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort «joy» und ist in Grossbuchstaben in normaler Schrift geschrieben. Die Buchstaben verfügen über eine leichte Schattierung und das «O» ist ein wenig auseinandergezogen. Der Wortteil der angefochtenen Marke ist das kleingeschriebene Wort «enjoy». Die graphische Gestaltung wirkt dabei so, als wäre das Wort von Hand geschrieben. Die Vorinstanz stellt zutreffend fest, dass das Wortelement des angefochtenen Zeichens als selbständiger Markenbestandteil erkannt wird und ihm eine Orientierungsfunktion am Markt zukommt.
Eine Zeichenähnlichkeit wird in der Regel angenommen, wenn die ältere Marke (oder ihr prägender Hauptbestandteil) von der jüngeren Marke übernommen wird, auch wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (BVGer, sic! 2014, 365 f. E. 5.1, «Metro / Metropool»; sic! 2013, 768 E. 5.2, «Mc [fig.] / MC2 [fig.]»; RKGE, sic! 2006, 269 ff. E. 6, «Michel [fig.] / Michel Compte Waters»; sic! 2005, 757 ff. E. 6, «Boss / Airboss»; sic! 2005, 571 ff. E. 6, «CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.]»; sic! 2003, 907 ff. E. 5, «Kiss / Soft-Kiss»; sic! 2003, 904 f. E. 7, «7seven [fig.] / Seven Pictures [fig.]»; sic! 2001, 813 ff. E. 7 [recte: E. 8], «Viva / CoopViva [fig.]», m.H.; sic! 2000, 509 f. E. 5, «DK / dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]»).
Das Wortelement «joy» verwenden beiden Zeichen übereinstimmend. Der Wortteil der Widerspruchsmarke wurde vollständig in das angefochtene Zeichen übernommen, weshalb die Zeichenähnlichkeit zu bejahen ist. Trotz der zusätzlichen Silbe liegt auch bei «enjoy» die Betonung auf dem zweiten Bestandteil «-joy». Die Zeichen sind nach dem Wortlaut sehr ähnlich; allerdings heben sie sich in der Wortgestaltung ab.
Der Sinngehalt der beiden Zeichen weicht leicht voneinander ab. Obwohl das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke enthält, ergibt sie [recte: sich] durch den Zusatz «en-» ein neues Wort. «To enjoy sth» bedeutet dabei so viel wie «etwas geniessen» (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, <de.pons.com>, abgerufen am 11. Oktober 2017). «joy» wird mit «Freude» oder «Vergnügen» übersetzt (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch). Da es sich bei beiden Wortelementen um Ausdrücke aus dem englischen Grundwortschatz handelt, dürfen diese Wortbedeutungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als bekannt vorausgesetzt werden. Der Sinngehalt der beiden Zeichen ist geringfügig anders, aber beide Wörter sind offensichtlich miteinander sinnverwandt.
Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelemente[n], dem Wortklang und dem Sinngehalt sehr ähnlich. In der grafischen Gestaltung heben sie sich ab. Insgesamt ist von der Zeichenähnlichkeit auszugehen.
6. Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (2. Satz).
6.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, der Schutzumfang jeder Marke werde durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Beim Wort «enjoy» handle es sich um eine ausschliesslich werbemässige Anpreisung. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verspreche der Begriff, dass diese Spass und Vergnügen bringen würden. Folglich sei das Wortelement «enjoy» für sich allein gemeinfrei und könne nicht monopolisiert werden. Das Zeichen könne in Kombination mit weiteren Bestandteilen zwar als Marke eingetragen werden, doch erstrecke sich der Schutzumfang nicht auf diese zum Gemeingut gehörenden Elemente. Die angefochtene Marke enthalte neben dem Wortteil eine spezielle Grafik, weshalb sie habe eingetragen werden können. Sie unterscheide sich in der Grafik stark von der Widerspruchsmarke.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Schutzumfang einer Marke könne trotz schwacher Bestandteile dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem schweizerischen Markt eine hohe Bekanntheit erlangt habe. Sie habe zahlreiche Belege für den langjährigen, erfolgreichen und unangefochtenen Gebrauch der Marke «joy (fig.)» und die getroffenen Werbemassnahmen eingereicht. Sie habe die Marke bereits in diversen Ländern erfolgreich monopolisieren können. Das Zeichen habe erhöhte Kennzeichnungskraft und damit zumindest einen normalen Schutzumfang, zumal die Marke als Teil einer Serie genutzt werde. Die Vorinstanz sei in einem anderen Widerspruchsentscheid vom 21. August 2015 zum Schluss gekommen, dass die Widerspruchmarke «joy (fig.)» über keinen direkt beschreibenden Sinngehalt verfüge. Sämtliche Waren und Dienstleistungen würden sich an Endverbraucher, welche die Zeichen nicht unterscheiden können, wenden.
Der Beschwerdegegner bringt vor, wenn eine schwache Marke wie «joy (fig.)» aufgrund der Dauer des Gebrauchs und der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hätte, bedeute dies noch nicht, dass sie ein gemeinfreies Wortelement wie «enjoy» monopolisieren dürfe. Die Vorinstanz habe zu Recht entschieden, dass der Schutzumfang der Widerspruchsmarke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt werde. Dass sie eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt habe, sei nicht bewiesen. Die relative Bekanntheit betreffe nur das | Magazin «joy» (Druckereierzeugnisse der Klasse 16), während sie für die anderen Waren keine Bekanntheit geniesse.
6.2 Entgegen der Ausführungen der Vorinstanz und des Beschwerdegegners hängt die Verwechslungsgefahr (unter anderem) von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab (G. Joller, in: M. Noth / G. Bühler / F. Thouvenin [Hg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 46). Die Vorinstanz hingegen geht davon aus, dass es sich bei «enjoy» um ein gemeinfreies Wortelement handelt. Sie setzt damit fälschlicherweise bei der Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke an.
6.3 In Übereinstimmung mit der vorinstanzlichen Amtspraxis hat die Widerspruchsmarke «joy (fig.)» in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter und ist auch nicht gemeinfrei (vgl. Entscheide des IGE vom 16. Januar 2017, Nr. 14303 und 14304; vom 21. August 2015, Nr. 14080; und vom 3. Dezember 2014, Nr. 13721). Umstände, die ein Abweichen von dieser Praxis begründen könnten, werden nicht dargelegt und sind auch nicht ersichtlich. Es ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Frage, ob eine erhöhte Kennzeichnungskraft anzunehmen sei, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, kann indes offenbleiben. Denn bereits bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft kann die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung nicht ausgeschlossen werden.
7.
7.1 Das Entstehen einer Verwechslungsgefahr beurteilt sich in einer Gesamtbetrachtung. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise gleich, teilweise stark gleichartig, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab gilt (vgl. E. 4.2). Die Zeichen sind nach den verwendeten Wortelementen, dem Wortklang und dem Sinngehalt sehr ähnlich, zumal die jüngere Marke die ältere Marke vollständig übernimmt (vgl. E. 5.2). Die Widerspruchsmarke verfügt zumindest über normale Kennzeichnungskraft (vgl. E. 6.3). Auch bei der Annahme, dass die anfechtende Marke eine normale und keine erhöhte Kennzeichnungskraft hat, führt die Übernahme des Hauptelements in die angefochtene Marke zur Gefahr möglicher Fehlzurechnungen durch die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.3). Die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen ist damit begründet. Die Beschwerde ist gutzuheissen.
[…]
Lb