«Facebook | StressBook» Bundesverwaltungsgericht vom 23. Januar 2018

Aus den Erwägungen:

6. Soweit die Widerspruchsmarken für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der privaten Nutzung des sozialen Netzwerkes der Beschwer- | deführerin registriert sind, richten sich diese an ein (im digitalen Raum aktives) Massenpublikum. Entsprechend ist mit einer geringen Aufmerksamkeit und kleinem Unterscheidungsvermögen zu rechnen. Soweit es um die Werbung in Klasse 35 geht, ist hingegen von einem Fachpublikum und entsprechend erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen.

7.

7.1 Erstens ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind.

7.2 Die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren erfolgt auf Ebene der eingetragenen Oberbegriffe (BVGer vom 21. Dezember 2011, B-4260/2010, E. 6.2.3 m.w.H., «Bally / Balú [fig.]»), soweit deren rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht wurde.

7.3 Es besteht Ähnlichkeit oder sogar Identität zwischen der für die angefochtene Marke registrierten «Software» in Klasse 9 und den für die Widerspruchsmarken registrierten Waren in der gleichen Klasse sowie den für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen in Klasse 42.

Bezüglich der in Klasse 42 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen ist zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarken in der gleichen Klasse registrierten Dienstleistungen anzuerkennen, soweit es sich dabei um technologische und damit Software-gestützte Dienstleistungen handelt: Dies ist bezüglich «Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software» offensichtlich der Fall, gilt aber auch für «technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen» (vgl. BVGer vom 4. Juli 2015, B-234/2014, E. 5.2.4.2, «Juke / Jook Video [fig.]»). Keine Ähnlichkeit liegt demgegenüber bezüglich der in Klasse 42 registrierten «wissenschaftlichen Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen» vor.

7.4 Die Beschwerdeführerin sieht entgegen der Entscheidung der Vorinstanz auch zwischen den in der Klasse 35 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen und den für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen eine Ähnlichkeit.

Die folgenden Dienstleistungen sind für die angefochtene Marke in Klasse 35 registriert:

Personalmanagement- und Stellenvermittlungs-Beratung; Personalmanagement; Personalanwerbung und Personalmanagement; Lieferkettenmanagement; Informationen in Bezug auf Arbeitsplätze und Aufstiegsmöglichkeiten (Personalmanagementberatung); Hilfe beim Personalmanagement; Geschäftsprojektmanagement; geschäftsbezogenes Projektmanagement und -verwaltung; geschäftsbezogene Projektverwaltung und -management; betriebswirtschaftliches Risikomanagement; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf das Wissensmanagement (Hilfe bei der Geschäftsführung); Beratungsdienstleistungen bezüglich Management von Telefon-Callcentern; Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen im Bereich des Personalmanagements; Anwerbung von Personal der oberen Management-Ebene; betriebswirtschaftliche Beratung betreffend das Unternehmensrisikomanagement; fachliche Beratung in Bezug auf Personalmanagement.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit ist nur von denjenigen für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen auszugehen, für die der rechtserhaltende Gebrauch glaubhaft gemacht wurde oder notorisch ist; in der Klasse 35 ist dies für «Werbung» und «Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in einer Datenbank beinhaltend ein Online-Verzeichnis für Informationen und Anzeigen in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle Gemeinschaft, soziale Netzwerke, gemeinsame Nutzung von Fotos und Trendverfolgung» der Fall. Mit diesen Dienstleistungen weisen die genannten, in Klasse 35 für die angefochtene Marke registrierten Dienstleistungen keine Ähnlichkeit auf. Auch der Umstand, dass bei den genannten Dienstleistungen ebenso wie bei einigen für die Widerspruchsmarken registrierten Dienstleistungen Software zum Einsatz kommen kann, vermag keine Ähnlichkeit zu begründen. Für die Widerspruchsmarken sind lediglich eng umschriebene Softwareanwendungen in verschiedenen Klassen registriert. Eine Ähnlichkeit (oder sogar Identität) dieser Softwareanwendungen mit dem für die angefochtene Marke registrierten Oberbegriff Software in Klasse 9 ist zwar zu bejahen (vgl. E. 7.3). Nicht zu bejahen ist hingegen deren Ähnlichkeit mit Dienstleistungen in anderen Klassen, bei deren Erbringung auch Software zum Einsatz kommen kann. Eine solche weite Auslegung der Ähnlichkeit würde dazu führen, dass (praktisch) alle Dienstleistungen einander ähnlich wären, da bei den meisten Dienstleistungen Software eingesetzt werden kann.

Auf den erweiterten Schutz einer berühmten Marke nach Art. 15 MschG kann sich die Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren nicht berufen (BVGer vom 5. Oktober 2007, B-7437/​2006, E. 8, «Old Navy / Old Navy»).

7.5 Zusammenfassend liegt bezüglich aller für die angefochtene Marke in Klasse 35 registrierten Dienstleistungen und bezüglich der in Klasse 42 registrierten Dienstleistungen «wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen» keine Ähnlichkeit vor.

Bezüglich dieser Dienstleistungen ist die Beschwerde bereits aus diesem Grund abzuweisen. Bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen liegt eine Ähnlichkeit vor.

8.

8.1 Zweitens ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zu prüfen. Die (zeichenmässig identischen) beiden Widerspruchsmarken «Facebook» sind reine Wortmarken, ihnen gegenüber | steht die reine Wortmarke «StressBook».

8.2 Die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarken bestehen alle aus einem Wort und stimmen in ihrem zweiten Wortteil «book» überein. Damit weisen sie visuell, phonetisch und bezüglich Sinngehalt bereits eine gewisse Ähnlichkeit auf. Phonetisch kommt hinzu, dass die Marken den gleichen Ausspracherhythmus aufweisen und die ersten Wortteile bei allen Marken aus einem einsilbigen Wort bestehen (entgegen der Behauptung des Beschwerdegegners besteht das englische Wort «face» nur aus einer Silbe), womit die Marken insgesamt die gleiche Silbenzahl aufweisen.

Schliesslich enden die ersten Wortteile phonetisch auf dem gleichen Zischlaut, der den Übergang zur zweiten, jeweils gleichen Silbe prägt.

Dass die Marken einen unterschiedlichen Zeichenanfang, unterschiedliche Anzahl Buchstaben sowie unterschiedliche Vokal- und Konsonantenfolgen aufweisen, vermag an deren – insbesondere phonetischen – Ähnlichkeit nichts zu ändern. Ein sofort und unwillkürlich erkennbarer unterschiedlicher Sinngehalt, der die visuelle und phonetische Ähnlichkeit kompensieren könnte (BGE 121 III 377 E. 2b und 3c, «Boss / Boks»), liegt ebenfalls nicht vor. Die unterschiedliche Verwendung von Klein- und Grossbuchstaben ist bei reinen Wortmarken nicht relevant (BGE 96 II 400 E. 3c, «Men’s Club / Eden Club»; BVGer vom 28. Mai 2015, B-6099/2013, E. 5.1, «Carpe Diem / ​carpe noctem»). Es besteht damit eine Ähnlichkeit der beiden Zeichen.

9. Drittens ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu entscheiden, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht.

9.1

9.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügen.

9.1.2 Der Beschwerdegegner bestreitet eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarken bezüglich der (seiner Ansicht nach einzig relevanten) Dienstleistung «Internetwerbung». Dem ist jedoch nicht zu folgen. Die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken erstreckt sich auch auf den Umstand, dass auf dem entsprechenden sozialen Netzwerk Werbung betrieben werden kann […]. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken bezüglich aller registrierten und relevanten Waren und Dienstleistungen um bekannte Marken handelt, denen grundsätzlich eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Ähnlichkeitsbereich zukommt (vgl. BVGer vom 24. April 2017, B-7106/2014, E. 3.5 und 7.2.1, «F1 / FiOne [fig.]»; vom 28. Juli 2014, B-4829/2012, E. 7.1, «Land Rover / Land Glider»).

9.1.3 Die Vorinstanz führt weiter aus, «book» sei in Alleinstellung ein beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung respektive die technische Ausgestaltung der Dienstleistung (beispielsweise im Sinne des Hochladens von Informationen in Form eines elektronischen Buches respektive des Vermittelns von Zugriffszeit auf Daten in Form eines elektronischen Buches) und sei deshalb kennzeichnungsschwach.

«Book» ist das englische Wort für Buch, «face» das englische Wort für Gesicht. Beide Wörter gehören zum englischen Grundwortschatz, der in der Schweiz verstanden wird (vgl. BGE 125 III 203 E. 1c, «Budweiser»). Der Begriff «facebook» stammt aus der Tradition amerikanischer Universitäten, zu Beginn jedes Studienjahres ein Buch mit Fotos und Namen neu eintretender Studentinnen und Studenten zusammenzustellen, zuerst gedruckt, später digital. In einigen Universitäten nannte sich dieses Buch offenbar «facebook» oder «face book» (vgl. <www.thecrim​son.com/article/2014/2/4/facebook-ten-years-feature-1/>, abgerufen am 1. Dezember 2017). Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die relevanten Verkehrskreise in der Schweiz diese ursprüngliche Bedeutung des Begriffs «facebook» kennen. Zudem wird in der Schweiz der Begriff «Gesichtsbuch» (respektive «libre du visage», «libro del viso») nicht verwendet. Als leicht beschreibend könnte das Zeichen höchstens insofern angesehen werden, als es beim sozialen Netzwerk Facebook im Grunde darum geht, sich selber – mithin «sein Gesicht» – zu präsentieren. Entsprechend ist der Begriff «facebook» in der Schweiz für die registrierten und relevanten Waren und Dienstleistungen höchstens als leicht beschreibend anzusehen.

Dass mit Hilfe der hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen auch Informationen über Bücher ausgetauscht werden können und für Bücher geworben werden kann, führt nicht dazu, dass der Wortteil «book» als beschreibend anzusehen wäre. Diesem Datenaustausch und der Werbung sind inhaltlich keine Grenzen gesetzt, so dass jedes Zeichen potentiell zum Inhalt werden kann und damit beschreibenden Charakter annehmen würde (vgl. BVGer vom 26. Februar 2008, B-1759/​2007, E. 3.4, «Pirates of the Caribbean»). Es würde deshalb zu weit führen, den Begriff «book» als beschreibend für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen anzusehen. Der durch den Benutzer und nicht durch den Anbieter bestimmte Inhalt einer Telekommunikation oder einer Werbeanzeige ist für die Beurteilung, ob die Marke beschreibend ist, nicht von Bedeutung. Die Rechtsprechung, wonach ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis des Marktes zu prüfen ist (BVGer vom 26. Februar 2008, B-1759/2007, E. 3, «Pirates of the | Caribbean» und Urteil vom 18. Februar 2016, B-3815/2014, E. 4.2 f., «Rapunzel»), kommt deshalb hier nicht zur Anwendung.

Der Begriff «book» alleine könnte insofern als beschreibend angesehen werden, als die Widerspruchsmarke 2 für die «Bereitstellung von elektronischen Medien» in der Klasse 9 registriert ist, was elektronische Bücher umfassen könnte. Bücher spielen jedoch insgesamt im Zusammenhang mit den hier relevanten, für die Widerspruchsmarken registrierten Waren und Dienstleistungen höchstens eine untergeordnete Rolle. Es bedarf eines erheblichen Gedankenschrittes, um vom Begriff «book» zu den mit dem digitalen sozialen Netzwerk der Beschwerdeführerin im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen zu gelangen; nur schon, da es sich lediglich um digitale respektive elektronische Bücher handeln könnte, die bereits per se einen Gedankenschritt vom ursprünglichen, materiellen Sinn des Wortes «Buch» entfernt sind. Die relevanten Verkehrskreise sehen «book» deshalb nicht als für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibend an.

9.1.4 Die Marken «Facebook» sind insgesamt in der Schweiz so bekannt, dass sie eine eigenständige Bedeutung erlangt haben und sich die wenigsten Personen der wörtlichen Übersetzung bewusst sind. An dieser erhöhten Kennzeichnungskraft der Marken hat auch der Wortteil «book» teil (vgl. BVGer vom 28. Juli 2014, B-4829/2012, E. 7.1, «Land Rover / Land Glider»). Dies bestätigt die von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebene und dem Gericht eingereichte demoskopische Umfrage, bei der 76 % aller aktuellen und potenziellen Nutzer von sozialen Netzwerken (entspricht dem relevanten Verkehrskreis) den Wortanfang «Face…» und 62 % das Wortende «…Book» zu «facebook» ergänzten.

Selbst wenn die Widerspruchsmarken damit als leicht beschreibend angesehen würden, wäre diese ursprüngliche Schwäche durch ihre Bekanntheit geheilt (vgl. BVGer vom 28. Juli 2014, 2014/34, E. 7.1.3, «Land Rover / Land Glider»). Den Marken kommt damit als bekannte Marken eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu.

9.2 Ob die aus einem verwechselbaren und aus einem genügend unterscheidbaren Bestandteil zusammengesetzte Wortmarke vom Markenschutz ausgeschlossen ist, hängt vom Eindruck ab, den sie als Ganzes erweckt. Die angefochtene Marke übernimmt den zweiten Wortteil der Widerspruchsmarken vollständig. Sie ersetzt den ersten einsilbigen Wortteil der Widerspruchsmarken («face») durch einen anderen einsilbigen Wortteil («stress»). Obwohl sich der erste Wortteil der angefochtenen Marke sowohl bezüglich Anzahl Buchstaben als auch bezüglich Sinngehalt von demjenigen der Widerspruchsmarken unterscheidet, führt die Übernahme des zweiten Wortteils zu einer starken Ähnlichkeit der beiden Marken: Dies gilt insbesondere phonetisch, da der Ausspracherhythmus und der Zischlaut direkt vor dem zweiten Wortteil gleich sind. Bei starken Marken genügt eine blosse Teilidentität, um im Bewusstsein der Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen. Die Ausstrahlung einer Marke erhöht die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittzeichen als Serienzeichen missdeuten oder als Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte auffassen (M. Städeli / S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David / M. Frick [Hg.], Basler Kommentar, Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 3 N 52). Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarken und der Ähnlichkeit der Produkte erscheint insbesondere die mittelbare Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall hoch. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Marken zwar als zwei verschiedene Zeichen angesehen werden, aber nicht zwei unterschiedlichen Herstellern zugeordnet werden. Die vorliegend relevanten Marken bestehen jeweils aus einem Wort mit zwei Teilen, dessen zweiter Teil «book» ist. Dies kann als ein gemeinsames Stammelement der Marken und damit als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst werden (vgl. BGE 102 II 122 E. 2, «Annabelle / Annette»; BVGer vom 28. Mai 2015, B-6099/2013, E. 7.3, «Carpe Diem / carpe noctem»; vom 28. Juli 2014, B-4829/2012, E. 7.3, «Land Rover / Land Glider»). Angesichts des hohen Bekanntheitsgrades und der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist deshalb von einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr auszugehen. Dies gilt auch für die Dienstleistung «Werbung», obwohl beim diese Dienstleistung nachfragenden Fachpublikum von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.

10. Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Die Ziffern 1 und 3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben.

Die Widersprüche 14007 und 14008 gegen die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 663952 «StressBook» sind bezüglich der folgenden Dienstleistungen gutzuheissen:

Klasse 9: Software;

Klasse 42: Technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.

Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen und die Widersprüche bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen abzuweisen. Die Vorinstanz ist entsprechend anzuweisen, die der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 663 952 «StressBook» bezüglich aller in der Klasse 35 beantragten Dienstleistungen und der in Klasse 42 beantragten Dienstleistungen «wissen- | schaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen» Schutz zu gewähren.

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