L’appropriation de marques abandonnées par des tiers (« Reviving brands »)

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Philippe Gilliéron

Dans ses éditions des 25 juin et 19 septembre 2018, le quotidien français Le Figaro se faisait l’écho de la lutte engagée entre les groupes Mars Incorporated et Kaetje International autour de l’enregistrement par l’une des entités de cette dernière de la marque « Treets ». Créée en 1955 par le groupe Mars pour des dragées en chocolat, cette marque alors bien connue avait disparu des rayons en 1986 et avait été abandonnée au profit de la marque M&M’s, « laissant ensuite à d’astucieux rivaux l’opportunité de s’engouffrer dans la brèche » comme l’évoque Le Figaro.

S’il sera intéressant de voir de quelle manière les tribunaux français saisis de cette affaire la tranchent, il m’est apparu opportun d’examiner la problématique sous l’angle du droit suisse en m’efforçant de répondre à la question suivante : à partir du moment où une marque a été abandonnée, faut-il en déduire que tout un chacun est en droit de l’enregistrer en son nom, motif étant tiré du fait qu’elle ferait désormais partie du domaine public ?

La question n’est pas sans intérêt à une époque où le public témoigne d’un goût particulier pour les marques vintage, et où les titulaires originaux peuvent avoir la volonté de faire revivre leurs marques passées au travers d’anniversaires et autres occasions particulières pour profiter de ce regain d’intérêt du public.

Après avoir examiné la question sous l’angle des droits de propriété intellectuelle, soit celui des marques et des droits d’auteur (I.), mon attention se concentrera sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (II.), ce qui me donnera l’occasion de formuler quelques remarques quant à l’application désirable de l’art. 2 lit. d LPM (III).

Le droit des marques n’offre de prime abord guère de moyens pour l’ancien titulaire de s’opposer à un tel enregistrement par un tiers et faire valoir des « droits » qui ont désormais disparu. En décidant de ne pas renouveler l’enre- | gistrement de sa marque, le titulaire a fait le choix de renoncer à ses droits exclusifs sur la marque concernée. À partir du moment où « le droit à la marque prend naissance par l’enregistrement », son abandon entraîne par là même l’extinction desdits droits. Il ne peut en aller autrement qu’au regard des dispositions qui, nonobstant l’absence d’un tel enregistrement, conféreraient néanmoins à son – désormais ancien – titulaire des droits exclusifs sur ce signe. Dans ce cadre, seules deux notions méritent a priori d’être examinées : celles de la marque notoirement connue et de la marque de haute renommée.

La marque notoirement connue présente deux avantages : en premier lieu, elle confère à son titulaire des droits exclusifs sur la marque concernée nonobstant son absence d’enregistrement (en Suisse en ce qui nous concerne) ; secondement, elle peut être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition, ce qui présente un intérêt évident pour lutter contre ce que le titulaire originaire ne manquera pas de considérer comme une violation de ses droits, puisque le titulaire pourra alors agir rapidement à moindres frais.

L’art. 6^bis CUP ayant été édicté dans le but de lutter contre les dépôts frauduleux de marques d’ores et déjà protégées à l’étranger, l’éventuelle application de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM est toutefois subordonnée au fait que la marque ait été enregistrée à l’étranger, une interprétation selon moi critiquable au regard de l’art. 20 al. 2 LPM comme évoqué dans une contribution précédente, mais qui n’en semble pas moins partagée par la doctrine majoritaire. À partir du moment où la marque a été abandonnée sur le plan mondial, cette notion ne sera donc d’aucune utilité, sauf à faire évoluer la jurisprudence qui, à ce jour, exige un tel enregistrement à l’étranger ; a contrario, elle peut l’être si le rebranding des produits concernés ne répond pas à une stratégie globale mais uniquement régionale qui permettrait dès lors de pouvoir encore se reposer sur un ou plusieurs enregistrements existants en divers endroits du globe.

L’application de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM aux reviving brands fait toutefois face à plusieurs obstacles qui me semblent compliquer les chances de succès d’une action intentée sur cette base. On peut à mon sens en dénombrer à tout le moins deux :

1. Tout d’abord, la marque notoirement connue est elle aussi sujette à une obligation d’usage au sens des art. 11 et 12 LPM. Or, sous réserve d’une éventuelle application de l’art. 5 de la Convention conclue le 13 avril 1892 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, qui permettra au titulaire de se prévaloir d’un usage de sa marque en Allemagne pour valoir usage en Suisse, il en résulte que la marque doit avoir été utilisée en Suisse dans un délai de cinq ans.

Encore faut-il savoir à partir de quand ce délai de cinq ans devrait courir ; en effet, à partir du moment où l’art. 3 al. 2 lit. b LPM déroge au principe de l’enregistrement, on voit difficilement comment l’art. 12 al. 1^er LPM, qui fait partir ce délai de cinq ans « à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition », peut être appliqué à la marque notoirement connue. Littéralement, il ne le peut pas. De manière générale, il apparaît cohérent de faire partir ce délai du moment où le caractère notoirement connu a été acquis. Dans le cas des « reviving brands », la situation a toutefois ceci de particulier que la marque était enregistrée, mais a ensuite été abandonnée ; faire partir ce délai de l’acquisition de la notoriété de la marque n’a donc guère de sens, puisqu’il est fort probable que ce caractère ait été acquis durant la période où la marque était enregistrée s’il existe. Sans doute serait-il dès lors plus cohérent suivant une interprétation téléologique de la loi de faire partir ce délai à compter du moment où la marque a été radiée du registre des marques, soit à l’expiration de son enregistrement. Nonobstant l’abandon de son enregistrement, le titulaire disposerait donc d’un délai de cinq ans pour continuer à faire valoir ses droits exclusifs si sa marque revêt un caractère notoirement connu après qu’elle a été radiée du registre des marques quand bien même elle ne serait plus utilisée.

On peut toutefois se demander si, dans un tel cas, faire bénéficier le titulaire d’une sorte de délai grâce pour continuer à faire valoir ses droits exclusifs cinq ans après qu’il a lui-même décidé d’abandonner sa marque ne serait pas constitutif d’un abus de droit. Qui plus est, si un tel cas de figure était admis, et en poussant le raisonnement un peu plus loin, ne « suffirait-il » alors pas à un titulaire de marque de démontrer le caractère notoirement connu de sa marque pour, le cas échéant, faire en quelque sorte échec à l’obligation d’usage ancrée à l’art. 12 LPM ? On | pourra certes arguer le fait que, au final, reconnaître un tel droit au titulaire si sa marque revêt un caractère notoirement connu nonobstant sa radiation est en parfaite adéquation avec l’objectif recherché par l’art. 6^bis CUP, soit lutter contre les dépôts frauduleux. Il n’est cependant pas certain qu’une telle argumentation suffise. Si le premier obstacle semble déjà difficile à contourner, il sera encore plus difficile d’en faire de même s’agissant du second :

2. Pour être en mesure de se prévaloir de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, encore faut-il que le signe en question revête un caractère notoirement connu, ce qui exige que la marque dispose d’une reconnaissance importante auprès du public concerné pour les produits ou services proposés par le titulaire. Si la jurisprudence et la doctrine se refusent à considérer un pourcentage donné comme déterminant en la matière, il n’en demeure pas moins que, dans la réalité des faits, le pourcentage constitue souvent un critère important pour apprécier par exemple si oui ou non il vaut la peine de se prévaloir d’un sondage d’opinion qui aurait été mené à cet effet ; en pratique, un pourcentage de l’ordre de 40 à 50 % de reconnaissance auprès du public concerné apparaît un ordre de grandeur pertinent. Si un tel pourcentage peut encore apparaître réaliste durant les premières années faisant suite à la radiation de la marque, on peut douter que, des dizaines d’années plus tard, la marque revête encore un caractère notoirement connu auprès des cercles concernés qui, au gré des générations, n’en auront pas moins changé ; comme le relevait du reste avec pertinence Le Figaro dans le cas de Treets susmentionné : « Treets vous parle d’un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître ». À partir du moment où les cercles concernés ne peuvent à l’évidence être cantonnés au plus de 40 ans, le titulaire originaire aura bien du mal à démontrer des années plus tard que sa marque est encore notoirement connue auprès des cercles concernés, au point que l’on peut même douter de l’intérêt qu’il y aurait à engager des frais conséquents dans un sondage d’opinion à l’issue incertaine, pour ne pas dire certainement négative.

Selon une doctrine majoritaire, et nonobstant un avis que je ne partage pas forcément, ce dont je me suis fait l’écho par le passé, la marque de haute renommée n’aurait à l’image de la marque notoirement connue pas besoin d’être enregistrée en Suisse.

À supposer qu’un tel enregistrement ne soit effectivement pas nécessaire, la marque de haute renommée présenterait alors l’avantage par rapport à la marque notoirement connue que la question de savoir si la marque est (encore) enregistrée à l’étranger ne se pose pas. Autrement dit, la stratégie de rebranding pour les produits concernés pourrait être globale, sans que l’abandon mondial de la marque ne fasse obstacle à l’éventuelle application de l’art. 15 LPM. Le titulaire n’aurait en revanche d’autre choix que de passer par une action civile, puisque la « haute renommée » ne peut pas être invoquée au stade de la procédure d’opposition ; il en résulterait donc des coûts importants.

À supposer que le titulaire souhaite porter son action devant les tribunaux en se fondant sur l’art. 15 LPM, il se heurtera alors au même obstacle que pour la marque notoirement connue. En effet, s’il est déjà douteux que le titulaire puisse démontrer des années après avoir abandonné sa marque que cette dernière revêt encore un caractère notoirement connu auprès des cercles concernés, a fortiori aura-t-il bien du mal à démontrer qu’elle jouit d’une « considération générale auprès du public » (soit allant au-delà des cercles concernés), une exigence devant être satisfaite pour que la marque se voit reconnaître un caractère de « haute renommée » au sens où l’entend l’art. 15 LPM.

Au final, le droit des marques n’apporte ainsi qu’une aide limitée aux titulaires originaires faisant face à une appropriation de leurs marques abandonnées par des tiers. Si l’on suit les exigences posées par la jurisprudence actuelle, ce n’est en effet que dans l’hypothèse où le titulaire parvient à établir le caractère notoirement connu ou de haute renommée de sa marque que le droit des marques lui sera utile, ce que l’on ne peut concevoir que durant un laps de temps limité à quelques années après que la marque a été abandonnée, et en toute hypothèse à un délai qui ne | pourra pas excéder cinq ans après que la marque a été radiée, par application téléologique de l’art. 12 LPM. Si la marque notoirement connue a par ailleurs l’avantage de pouvoir être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition, elle présente l’inconvénient de devoir être encore enregistrée à l’étranger, de sorte qu’un abandon mondial exclura toute possibilité de s’en prévaloir. Quant à la marque de haute renommée, si elle présente l’avantage de ne pas exiger un tel enregistrement à l’étranger, elle ne peut en revanche pas être invoquée dans le cadre d’une procédure d’opposition d’une part, et exige une reconnaissance auprès du public suisse dans son ensemble d’autre part, une exigence bien difficile à remplir pour une marque abandonnée.

On ne saurait exclure que, suivant les circonstances, les droits d’auteur puissent apporter une aide bienvenue au titulaire originaire pour lutter contre la reproduction, respectivement la distribution ou la mise en ligne de sa marque abandonnée qui satisferait aux conditions posées par l’art. 2 LDA et qui pourrait de ce fait être qualifiée d’œuvre au sens de cette disposition.

Toute la question consistera dès lors à savoir si la représentation de la marque présente un caractère individuel suffisant. Si un tel caractère peut être envisagé pour une marque graphique ou combinée, il sera extrêmement rare pour une marque verbale.

Ainsi, sous réserve de l’hypothèse où le titulaire d’une marque abandonnée parviendrait à démontrer qu’elle est encore notoirement connue ou de haute renommée, voire qu’elle constitue une œuvre originale protégée par des droits d’auteur, seule la loi fédérale contre la concurrence déloyale pourra venir au secours de celui qui s’estime lésé par l’appropriation par un tiers de l’une de ses marques aujourd’hui abandonnées.

Toute la question consistera à savoir si l’enregistrement de la marque abandonnée par un tiers peut être considéré comme un comportement déloyal au sens de la LCD. À partir du moment où il convient en un premier temps d’apprécier si le comportement reproché tombe sous le coup de l’une des dispositions spéciales visées aux art. 3 à 8 LCD, la première question à résoudre consiste à savoir si l’une de ces dispositions est susceptible de trouver application au cas d’espèce.

De prime abord, seul l’art. 3 lit. d LCD est susceptible de trouver application à notre hypothèse ; selon cette disposition, « agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui ». À l’image cependant de la situation en droit des marques, l’application de l’art. 3 lit. d LCD présuppose que celui qui s’en prévaut soit à même de démontrer que le signe en question jouisse d’une force distinctive auprès des cercles concernés. Or, difficile d’établir une force distinctive auprès des cercles concernés lorsque la marque a été abandonnée et qu’elle n’est plus utilisée sur le marché, ce parfois depuis longtemps. Dans ce cadre, le titulaire original se heurtera aux mêmes difficultés que celles rencontrées en droit des marques pour se prévaloir des art. 6^bis CUP ou 15 LPM.

À partir du moment où les art. 3 à 8 LCD ne seront guère utiles, c’est essentiellement sous l’angle de l’art. 2 LCD que la question de savoir si l’appropriation d’une ancienne marque par un tiers devra être tranchée. Rappelons que, suivant cette disposition, « est déloyal et illicite tout comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ». Dans l’arrêt « C’est bon la vie », le Tribunal fédéral a rappelé que l’enregistrement d’une marque est un acte propre à influer sur les rapports entre concurrents et qui, à ce titre, relève de la LCD. À ce titre, la jurisprudence considère que c’est sous l’angle de la clause générale que la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux doit être appréciée.

Quand bien même l’application de la LCD est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l’agent incriminé, le | dépôt frauduleux présuppose la mauvaise foi du déposant, laquelle doit être admise lorsque le déposant n’a en réalité pas l’intention d’utiliser sa marque, ce qui est plus particulièrement le cas en deux hypothèses aujourd’hui reconnues par la jurisprudence et la doctrine : tout d’abord, lorsque le déposant n’a procédé au dépôt de la marque concernée que dans le but d’entraver un tiers dans ses activités, ce qui peut en particulier être le cas lorsque la marque a été déposée en ayant connaissance du fait que le légitime ayant-droit est sur le point de ou est à tout le moins susceptible de la déposer, le cas échéant pour monnayer un tel enregistrement ou en retirer un avantage indu ; ensuite, pour étendre de manière artificielle le champ de protection dont le déposant bénéficie pour d’autres marques en procédant au dépôt de manière défensive ; constituera également un tel enregistrement le fait de procéder au dépôt de la même marque à l’échéance du délai de carence de cinq ans pour faire repartir un nouveau délai de carence.

C’est dire qu’à ce jour, la question de savoir si un dépôt revêt un caractère frauduleux s’est concentrée sur le rôle historique dévolu à la marque, soit celui de permettre de distinguer des produits et services, une distinction subordonnée à l’intention d’utiliser la marque enregistrée. En l’absence d’une telle intention, la marque ne joue pas sa fonction et, partant, son enregistrement apparaît frauduleux.

Est-ce à dire qu’une marque enregistrée avec l’intention de l’utiliser ne peut en aucun cas revêtir un caractère frauduleux ? Tel ne doit à l’évidence pas être le cas. L’art. 2 LCD ne se laisse pas emprisonner par un catalogue limité, et rien n’exclut que d’autres enregistrements « contrevien[nent] de toute autre manière aux règles de la bonne foi. » Comme le souligne Cherpillod, « la notion d’abus ne se laisse que difficilement définir indépendamment du cas d’espèce. Les principes que nous venons de poser doivent donc s’entendre comme des lignes directrices, et non comme des règles d’application absolue ». Le Tribunal fédéral est du reste allé dans le même sens, en considérant que « pour déterminer le caractère abusif ou non d’un enregistrement, le tribunal doit apprécier l’ensemble des faits. Il s’agit de définir l’intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu titulaire de l’enregistrement. Il faut tenir compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là. […] » ; dans l’affaire Coolwaters, c’est du reste également sous l’angle du parasitisme et de la volonté d’appropriation de la marque d’autrui pour en faire usage à ses propres fins que le caractère frauduleux avait été examiné, pour être cependant rejeté.

Autrement dit, peu importe la perception des cercles concernés. La LCD visant à sanctionner certains comportements, c’est bien du point de vue de l’agent économique donné qu’il convient de se placer pour apprécier si son comportement revêt ou ne revêt pas un caractère déloyal. Seule est ainsi décisive la question de savoir si, par l’enregistrement délibéré d’une marque abandonnée ayant le plus souvent joui par le passé d’une force distinctive importante sur le marché, dans le but de l’utiliser pour des produits identiques, le déposant contrevient aux règles de la bonne foi au sens où l’entend la LCD en faussant la concurrence.

Répondre à cette question exige toutefois que la qualité pour agir soit reconnue au titulaire originaire conformément à l’art. 9 LCD, ce qui exige que la partie se prévalant d’un tel acte subisse ou risque de subir « une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ».

Lorsque le titulaire originaire parvient à démontrer qu’il entend lui-même faire revivre sa marque, cet intérêt ne fait alors guère de doute, puisque l’enregistrement de cette marque par un tiers lui porte atteinte dans ses intérêts économiques.

La situation est plus délicate lorsque le titulaire n’est pas à même d’établir une telle intention d’usage dans un proche avenir. Un tel intérêt doit certainement être reconnu lorsque l’utilisation envisagée par le déposant tiers tourne en ridicule la marque abandonnée ou s’inscrit dans un contexte susceptible de porter atteinte à la réputation du titulaire originaire de manière délibérée. En va-t-il de même lorsque le déposant a enregistré la marque abandonnée dans le but d’en faire une utilisation en tous points comparables à celle faite à l’époque par le titulaire ori- | ginaire ? À mon sens, la réponse à cette question doit être affirmative. En effet, ce n’est qu’en examinant les circonstances du cas d’espèce que le tribunal sera à même d’établir si, le cas échéant, l’utilisation envisagée de la marque contrevient à l’art. 2 LCD et porte ou ne porte pas atteinte aux intérêts du titulaire originaire. Quand bien même la marque n’est plus enregistrée ni même utilisée par le titulaire originaire, on ne saurait cependant ignorer le fait que, historiquement, elle est le résultat de son travail et de ses investissements. Il existe donc un rapport indéniable entre la marque abandonnée et son titulaire originaire. Lui nier la qualité pour agir reviendrait à lui interdire de faire apprécier le caractère loyal ou déloyal du comportement lié à cet enregistrement par un tribunal, quand bien même cette question présente pour lui un intérêt en tant que titulaire historique que l’on peut difficilement nier. Or, ce n’est qu’après avoir examiné le bien-fondé de sa prétention, et donc après avoir apprécié le caractère loyal ou déloyal de l’enregistrement compte tenu des circonstances du cas d’espèce et des éléments portés à sa connaissance, que le tribunal pourra apprécier si cet enregistrement par un tiers porte atteinte aux intérêts du titulaire originaire. Ces deux questions étant étroitement liées, la qualité pour agir doit ainsi être reconnue au titulaire originaire, indépendamment de la question de savoir s’il envisage ou non d’exploiter à nouveau la marque qu’il a abandonnée.

À partir du moment où la qualité pour agir du titulaire originaire doit être admise, il convient d’examiner le bien-fondé de sa prétention. Répondre à la question de savoir si l’enregistrement d’une marque abandonnée par un tiers contrevient à l’art. 2 LCD nécessite que l’on s’interroge sur la ratio legis de la LCD. À cet égard, il est bon de rappeler que la LCD a pour objectif de préserver le bon fonctionnement de la concurrence, en imposant certaines règles du jeu définies à l’aune des résultats escomptés dans un système où la concurrence fonctionne bien. Pour atteindre cet objectif, la LCD interdit des comportements objectivement propres à influencer la concurrence ou le fonctionnement du marché, qui apparaissent contraires à la bonne foi. Ainsi l’acte litigieux doit-il « être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché ». Fait partie intégrante de cette bonne foi l’idée de « morale en affaires ». On admet que les entreprises dont le comportement, s’il était toléré, leur permettrait de retirer un avantage économique indu ne correspondant pas à leurs propres mérites, contreviennent à cette « morale en affaires ». Sanctionner de tels comportements tient compte de la fonction rétributive de la LCD, qui vise à assurer que celui qui consent des investissements conséquents sera en droit d’en récolter les fruits sans qu’un tiers ne puisse en profiter indûment en s’épargnant de tels investissements lorsque le comportement dudit tiers revêt en particulier un caractère parasitaire.

C’est donc à l’aune de ces critères et notamment de la fonction rétributive de la LCD qu’il conviendra d’apprécier si, dans un cas donné, l’enregistrement par un tiers d’une marque abandonnée par le titulaire originaire revêt un caractère déloyal.

Tel est à mon sens tout d’abord le cas lorsque cet enregistrement peut être considéré comme une entrave aux activités du titulaire originaire. Il est en effet admis que les actes d’entrave peuvent prendre aujourd’hui des formes sophistiquées susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 2 LCD en l’absence de disposition particulière applicable, et que la clause générale est particulièrement à même de tenir compte des valeurs (et pratiques) évolutives dans notre société. Or, une telle entrave existe indépendamment de la question de savoir si la marque est encore enregistrée ou utilisée lorsque le titulaire parvient à démontrer qu’il a entamé des démarches concrètes pour exploiter prochainement la marque qu’il avait abandonnée, par exemple en raison d’un anniversaire ou d’un événement particulier. En ce cas, la fonction rétributive de la LCD commande que le titulaire originaire, qui a consenti à l’époque d’importants investissements en relation avec l’exploitation de sa marque, laquelle aura de surcroît le plus souvent joui d’une force distinctive considérable dans l’esprit des cercles concernés à l’époque, puisse tirer profit de l’histoire de cette marque et du caractère vintage dont elle peut jouir aujourd’hui dans l’esprit d’un certain public. Faire pencher la pesée des intérêts en faveur du tiers permettrait audit tiers d’exploiter le résultat du travail du titulaire originaire en le bloquant dans ses activités économiques envisagées ; un tel résultat fausserait la concurrence en tant qu’il contreviendrait à la fonction rétributive assigné à la LCD. Ainsi en a du reste jugé la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans ce qui constitue à notre connaissance la seule affaire rendue en Suisse sur cette question, au | stade des mesures provisoires il est vrai.

De mon point de vue, on doit également aboutir au même résultat lorsque le tiers enregistre la marque abandonnée et l’exploite en faisant référence de manière directe ou indirecte au titulaire originaire ou à l’histoire attachée à la marque, cherchant ainsi à opérer une réminiscence dans l’esprit des acheteurs concernés. En ce cas, le tiers cherche indubitablement à exploiter la réputation passée de dite marque, et il importe peu à mon sens que, dans ce cas de figure, la force distinctive du signe se soit peu à peu éteinte au fil des ans dans l’esprit des acheteurs et que cette tentative de réminiscence soit ou ne soit pas couronnée de succès. Une fois encore, est seul décisif l’objectif recherché par le tiers en adoptant un comportement donné dont il convient d’apprécier la loyauté. Or, ce tiers cherche délibérément à opérer un tel transfert (avec succès ou non, peu importe) et avantager ainsi son entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle en se reposant sur le travail et les investissements consentis à l’origine par le titulaire.

Dans les deux cas qui précèdent, il importe à mon avis peu que la marque ait été abandonnée ou que le titulaire ait continué à s’acquitter des taxes de prolongation sans utiliser sa marque qui serait attaquée pour non-usage par le tiers. Quand bien même, sous l’angle du droit des marques, sa marque serait invalidée, cette invalidation est sans importance sous l’angle de la LCD, et les circonstances particulières qui entourent l’enregistrement de cette marque par le tiers telles que dénotées ci-dessus revêtent un caractère déloyal tombant sous le coup de l’art. 2 LCD. Autrement dit, en ces hypothèses, ce n’est pas l’enregistrement de la marque qui revêt en soi un caractère déloyal, mais les circonstances particulières qui entourent cet enregistrement.

La situation est en revanche beaucoup plus délicate pour le titulaire originaire lorsqu’il a abandonné sa marque, qu’il ne l’utilise plus et qu’il n’est pas à même d’établir qu’il envisage de la ré-exploiter dans un proche avenir (acte d’entrave), ou que le tiers chercherait à en exploiter la réputation passée à son profit en faisant référence à l’historique de cette marque de manière directe ou indirecte (exploitation du résultat du travail d’autrui).

En cette hypothèse, toute la question revient à savoir si le seul enregistrement d’une marque abandonnée par un tiers constitue déjà en soi une circonstance particulière susceptible d’entraîner l’application de la LCD. La question est loin d’être aisée. Certes, la doctrine admet que l’exploitation du travail d’autrui peut être sanctionnée par l’art. 2 LCD même si le comportement ne tombe pas sous le coup des règles de la propriété immatérielle ou des dispositions spéciales consacrées par la LCD (en particulier les art. 3 lit. d, lit. e et 5 LCD). Les auteurs reconnaissent toutefois tout autant que, en soi, la reprise du résultat des efforts d’autrui n’est pas déloyale si elle n’est pas accompagnée de circonstances particulières lui faisant revêtir un caractère déloyal. Apprécier l’existence de telles circonstances exige que l’on se place du point de vue du comportement de l’exploitant, et non de la marque, puisque la LCD n’a pas directement pour objectif de protéger des prestations. Difficile en tous les cas de contester qu’en adoptant la marque abandonnée, le tiers déposant cherche délibérément à se positionner dans le sillage du titulaire originaire en se positionnant en quelque sorte comme un « équivalent » des produits originellement offerts sous cette marque.

Considérer un tel comportement comme revêtant ou non un caractère déloyal dépend à mon avis du poids que l’on souhaite accorder à la fonction rétributive de la LCD. À partir du moment où le titulaire a abandonné sa marque et ne l’a pas maintenu, est-il justifié de lui permettre d’interdire un tel usage et un enregistrement par un tiers ? Telle n’a en tous les cas pas été l’opinion du Bundespatentgericht qui, dans l’affaire « Simca », a considéré que l’octroi d’une telle faculté reviendrait à détourner l’objectif visé par l’obligation faite aux titulaires d’utiliser leurs marques s’ils veulent maintenir leur droit en la matière ; en l’absence d’une telle utilisation, la marque ne joue plus le rôle qui lui est assigné et doit dès lors être à la disposition de tout un chacun désireux de lui faire remplir son rôle. N’est-ce pas toutefois attacher trop d’importance à la seule fonction distinctive du signe en oubliant le fait que, aujourd’hui, les marques, indépendamment de leur utilisation et de leur maintien, font partie d’un historique et d’un patrimoine et que, à ce titre, leur appropriation par un tiers revêt un caractère choquant qui, à tout le moins de mon point de vue, fausse la concurrence ? Ne serait-il pas plus juste et conforme à cette fonction rétributive de considérer que cette marque doit être considérée comme appartenant au patrimoine du titulaire originaire lorsque ce dernier | est à même d’établir, preuves à l’appui, que cette marque jouissait d’une forte réputation à l’époque de son utilisation auprès des cercles concernés et que, de par la fonction publicitaire qu’elle revêtait alors, elle constituait une marque iconique dans le domaine concerné, qui la rattache du même coup à jamais au patrimoine de cette société et qu’un tiers ne saurait s’approprier pour l’exploiter désormais à son profit dans le domaine en question ? Nous sommes enclins à le penser, et l’appropriation de l’histoire d’une marque par un tiers, histoire qui appartient à l’évidence au titulaire originaire, qui l’a construit à coup d’investissements, souvent conséquents, fausse la concurrence. Telle a du reste été, contrairement au Bundespatentgericht, l’opinion du Tribunal dans cette même affaire sur le plan européen. Partant, l’enregistrement par un tiers d’une marque abandonnée dont il est établi qu’elle jouissait en son temps d’une forte réputation la faisant apparaître comme une marque iconique pour les produits concernés et faisant dès lors partie du patrimoine historique du titulaire originaire constitue, en soi, une circonstance particulière conférant à cet enregistrement un caractère déloyal.

Pour minimiser les risques liés à l’abandon de marques historiques, sans doute les titulaires seront-ils bien inspirés de continuer à payer des taxes de prolongation pour pouvoir un jour profiter de l’histoire associée à des marques vintage qu’ils souhaiteraient faire revivre, tout en pensant à documenter ce maintien par le souci d’une revivisence possible de ces marques ou de leur maintien dans leur patrimoine historique. Quant à savoir si une telle motivation suffira à être considérée comme un juste motif de non usage au sens de l’art. 12 al. 3 LPM, force est d’admettre que cela semble difficile en l’état, de tels justes motifs consistant en principe en des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire et hors de sa sphère d’influence, et donc rattachées une nouvelle fois à la seule fonction distinctive devant être jouée par la marque, sans tenir compte des autres fonctions pourtant importantes à une époque où le branding des produits et les considérations l’entourant dépassent très largement la seule fonction distinctive, dont le maintien d’un patrimoine historique devrait faire partie et constituer un tel motif justificatif.

Au final, il apparaît que l’enregistrement d’une marque abandonnée par un tiers peut bel et bien tomber sous le coup de l’art. 2 LCD suivant les circonstances. Malheureusement, en l’état actuel, le titulaire originaire n’aura d’autre choix que d’ouvrir action par la voie civile pour faire valoir ses droits.

En effet, quand bien même l’art. 2 lit. d LPM prévoit que « sont exclus de la protection les signes contraires au droit en vigueur » et que les Directives édictées par l’Institut évoquent en préambule que « le motif d’exclusion pour cause de violation du droit en vigueur (art. 2 let. d LPM) s’applique aux signes qui sont en conflit avec le droit national ou avec les engagements de la Suisse découlant de traités internationaux », le « droit en vigueur » se cantonne en réalité aux lois spéciales protégeant des signes distinctifs, telles la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques ou la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge. Cette limitation est reconnue et admise par la doctrine, qui considère que « les intentions ne se laissent que difficilement prouver » et qu’« elles ne peuvent en tout cas pas être établies par l’IPI lors de l’examen de la marque ». Ce sont à mon sens en effet des raisons essentiellement économiques et non juridiques qui plébiscitent une telle restriction, l’Institut n’ayant, il est vrai, pas les ressources ni les moyens pour se lancer dans une analyse fouillée pour examiner si l’enregistrement d’une marque contrevient au droit en vigueur de manière générale.

Force est toutefois d’admettre que, d’un point de vue juridique, la notion de « droit en vigueur » est beaucoup plus large que les seules lois formelles dont l’objet consiste à protéger un signe distinctif. Si elles sont minoritaires, certaines voix dissonantes se sont du reste faites entendre. Ainsi Dorigo considère-t-elle que l’Institut devrait tenir compte d’éléments tendant à démontrer que la marque est une marque purement défensive que le titulaire n’a pas l’intention d’utiliser. Je partage cet avis. S’il est compréhensible que l’Institut ne puisse de lui-même procéder à l’examen du caractère frauduleux d’un tel enregistrement, on ne comprend en revanche pas pour quelle raison il ne devrait pas tenir compte de faits qui, preuves à l’appui, tendent à démontrer le caractère frauduleux et contraire à l’art. 2 LCD d’un tel dépôt. À partir du moment où la LCD fait partie du droit en vigueur et où l’Institut voit son attention expressément attirée sur des circonstances particulières en justifiant l’application, on ne voit aucune raison pour l’Institut d’écarter ces circons- | tances dans le cadre de son appréciation de l’art. 2 LPM. Ce faisant, l’Institut ne ferait que se conformer à l’art. 2 lit. d LPM, sans remettre en cause sa pratique, puisqu’il n’aurait pas à procéder à un tel examen de lui-même, mais qu’il permettrait ainsi au titulaire originaire de faire valoir ses droits de manière économique et rapide. L’administration de la justice en ressortirait grandie, puisque plus efficiente et ne portant pas atteinte aux droits du déposant, lequel aurait tout loisir de faire valoir son point de vue et de recourir contre une éventuelle décision de rejet. On ne peut qu’espérer dans l’intérêt des titulaires que l’Institut fasse évoluer sa pratique en la matière, puisqu’une saine et correcte application du droit le lui permet tout en tenant compte de ses propres contraintes.