Tribunal fédéral des brevets du 20 avril 2018
(Mesures superprovisionnelles)
6. Droit de la technologie
6.1 Brevets d’invention
LBI 29 I ; CPC 261 I, 265. S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet, le prétendu ayant droit doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : (1) qui est l’inventeur, (2) de quelle manière le droit à la délivrance du brevet a été transféré par l’inventeur au prétendu ayant droit, (3) comment et quand l’enseignement technique a été porté à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité d’enregistrement, et (4) en quoi l’enseignement technique coïncide avec la demande de brevet litigieuse. Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement technique concret (consid. 6).
LBI 3 I ; CO 332. Selon l’art. 332 CO, les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l’employeur, qu’elles puissent être protégées ou non. La question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur est décisive (consid. 11).
CPC 261 I, 265. En raison de transferts antérieurs des brevets litigieux, il existe un risque que la défenderesse transfère les demandes de brevet à un tiers pendant la durée de la procédure principale, de sorte qu’il ne peut être paré à ce risque qu’en interdisant à la défenderesse tout transfert pour la durée de la procédure principale. Par ailleurs, l’effet de surprise est essentiel dans cette hypothèse, justifiant ainsi le prononcé de mesures superprovisionnelles (consid. 13).
6. Technologierecht
6.1 Patente
PatG 29 I; ZPO 261 I, 265. Der Anspruch auf Abtretung einer Patentanmeldung setzt voraus, dass der angeblich Anspruchsberechtigte behauptet und im Bestreitungsfalle beweist: (1) die Person des Erfinders, (2) wie das Recht auf ein Patent vom Erfinder auf den angeblich anspruchsberechtigten übergegangen ist, (3) wie und wann die technische Lehre zur Kenntnis des im Register eingetragenen Hinterlegers gelangt ist und (4) worin die technische Lehre, welche zur Kenntnis des im Register eingetragenen Hinterlegers gelangt ist, mit dem Patent übereinstimmt. Allgemeine Behauptungen genügen nicht; die technische Lehre muss konkret beschrieben werden (E. 6).
PatG 3 I; OR 332. Gemäss Art. 332 OR gehört die Erfindung, welche der Arbeitnehmer in Ausübung seiner Arbeitnehmertätigkeit und im Rahmen seiner vertraglichen Pflichten getätigt hat, dem Arbeitgeber, dem es freisteht, die die Erfindung zu schützen. Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer im konkreten Fall die Pflicht hat, erfinderisch tätig zu sein (E. 11).
ZPO 261 I, 265. Aufgrund früherer Übertragungen besteht das Risiko, dass die Gesuchgegnerin die Patentanmeldungen während des Hauptverfahrens an einen Dritten überträgt. Diesem Risiko kann nur mittels Übertragungsverbots für die Dauer des Hauptverfahrens begegnet werden. In dieser Situation ist der Überraschungseffekt entscheidend, sodass der Erlass der superprovisorischen Massnahme gerechtfertigt ist (E. 13).
Président du Tribunal ; Prononcé de mesures superprovisionnelles ; réf. S2018_003
En date du 16 avril 2018, la demanderesse, X SA, a introduit une demande contre Y SA auprès du TFB, concluant à la cession de tous droits relatifs à l’invention faisant l’objet de deux brevets PCT/EP2017, à la demanderesse, accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles faisant interdiction à la défenderesse de disposer des brevets précités.
Considérants:
5. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable, alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle (T. Sprecher, in : K. Spühler / T. Tenchio / D. Infanger [Hg.], Basler Kommentar zur Schwei- | zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 261 N 10). Les exigences pour rendre quelque chose vraisemblable dépendent également du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. À l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles (Cf. ATF 137 III 563 ss consid. 3.3).
En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement (à titre superprovisionnelle), sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).
Un tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 let. a et c CPC).
Si une mesure au sens de l’art. 265 CPC est requise à titre superprovisionnel, le tribunal est tenu de procéder avec prudence pour éviter autant que possible d’ordonner une mesure qu’il n’aurait pas ordonnée s’il avait entendu la partie adverse avant de statuer (FF 2006, 6964). Le cas échéant, le tribunal doit en conséquence d’une certaine manière anticiper d’office les possibles contre-arguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé.
6. S’agissant de la prétention en cession d’une demande de brevet au sens de l’art 29 al. 1 LBI, le demandeur, prétendu ayant droit, doit alléguer et, en cas de contestation, prouver : (1) qui est l’inventeur de quel enseignement technique, (2) de quelle manière le droit à la délivrance du brevet pour cet enseignement technique a été transféré par l’inventeur au prétendu ayant droit, (3) comment et quand l’enseignement technique en question a été porté à la connaissance de la déposante inscrite auprès de l’autorité d’enregistrement, et (4) en quoi l’enseignement technique coïncide avec la demande de brevet litigieuse (TFB du 6 décembre 2013, O2012_001, consid. 28). Des allégations générales ne suffisent pas : il convient de décrire l’enseignement technique concret.
Il appartient précisément au tribunal de déterminer la mesure dans laquelle l’enseignement technique de l’ayant droit et l’enseignement technique de la demande litigieuse correspondent. Lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une requête de mesures (super)provisionnelles, la vraisemblance de l’existence des faits correspondants suffit.
7. […]
Selon la demanderesse, M.M. travaillait dans le cadre de son contrat de travail auprès de la demanderesse sur le projet d’une chaudière miniature. Cette allégation est rendue vraisemblable par un document contresigné par M.M. suite à la résiliation de son contrat de travail le 24 novembre 2015, document dans lequel il reconnaissait que « le prototype de chaudière miniature, sa carte électronique de même que l’ensemble des croquis, concepts, plans, développements etc., qui sont liés appartiennent à X SA », et qu’il ne pouvait « sans violer les droits de propriété intellectuelle de X SA, les utiliser ».
La demanderesse allègue que du 29 avril 2013 au 31 décembre 2015, M.P. a été engagé par contrat de travail chez X SA comme ingénieur HES en électronique, dans le département Recherche & Développement. M.P. s’occupait également du projet « chaudière miniature ». Suite à la résiliation de son contrat de travail, M.P. aurait contresigné un document semblable à celui signé par M.M.
Juste avant d’être libéré de son obligation de travailler, le 23 novembre 2015, M.P. aurait remis à la demanderesse un document intitulé « chauffe rapide ».
Le 2 décembre 2015, M.M. aurait établi, sur le papier à entête d’une société Z SA, un « rapport de mesure » concernant les temps de chauffe de la chaudière miniature, rapport qu’il concluait en ces termes : « je peux confirmer que notre concept fonctionne parfaitement » et « je ne peux qu’être très satisfait de notre prototype ». Ce « rapport de mesure » aurait été remis à la société T (Suisse) SA par M. M, ensuite de quoi, le 4 décembre 2015, la société T (Suisse) SA et M.M., au nom de Z SA, auraient conclu un contrat sur la conception et le développement d’un système de chauffe instantanée avec pompe, contrat que T (Suisse) SA aurait finalement déclaré invalider pour dol, subsidiairement erreur essentielle.
Z SA est une société anonyme constituée le 8 mars 2016, et dont les administrateurs présidents ont été, successivement, M.M. et M.P., lesquels en sont actuellement les deux seuls administrateurs.
Z SA a déposé deux demandes internationales de brevet. Le 10 novembre 2017, Z SA a cédé tous les droits relatifs aux deux demandes internationales à la défenderesse qui a son siège à la même adresse que Z.
8. La demande internationale PCT/EP2017 a été publiée le 11 janvier 2018, avec revendication d’une priorité européenne du 5 juillet 2016. Elle indique Y SA comme déposante et M.F. comme seul inventeur. M.F. était à l’époque « Chief Marketing et Innovative Officer » auprès de T (Suisse) SA. Cette dernière a mis fin à son contrat de travail en raison de son implication avec Z SA pendant ses rapports de travail sans en informer son employeur.
[…]
L’invention décrite en fig. 1 de la demande internationale PCT/EP2017 correspond pour l’essentiel au schéma remis par M.P. à la demanderesse le 23 novembre 2015.
9. La demande internationale PCT/EP2017 a été publiée le 1er mars 2018, avec revendication d’une priorité européenne du 24 août 2016, en indiquant | Y SA comme déposante et M.M. comme seul inventeur.
[…]
La figure 1 de PCT/EP2017 correspond pour l’essentiel au schéma transmis par M.P. à la demanderesse le 23 novembre 2015.
10. Le 3 mai 2017, la demanderesse a introduit une action en cessation d’actes de concurrence déloyale, en particulier à l’encontre de Z SA et de M.M. auprès du TC du canton de Fribourg. Le 26 octobre 2017, la défenderesse a été constituée, à la même adresse que la société Z SA, et la défenderesse a repris les demandes de brevet qui avaient été déposées par Z SA.
11. Aux termes de l’art. 3 al. 1 LBI, le droit à la délivrance du brevet appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l’invention appartient à un autre titre. L’inventeur est la personne physique à l’origine de la création technique constitutive d’une invention (N. Tissot, in : J. de Werra / P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, LBI 3 N 8).
Selon l’art. 332 CO, les inventions que le travailleur a faites dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l’employeur, qu’elles puissent être protégées ou non. La titularité des droits sur de telles inventions, dites de service, dépend donc de la réalisation de deux conditions, (i) l’invention a été faite « dans l’exercice de son activité au service de l’employeur », et (ii) l’invention (ou la participation à sa réalisation) a été faite par l’employé « conformément à ses obligations contractuelles » selon la jurisprudence, étant entendu qu’est décisive la question de savoir si le travailleur a l’obligation de mettre ses capacités inventives au service de son employeur (ATF 72 II 270 ss consid. 4).
12. M.M. a été employé chez la demanderesse comme « R&D Director », c’est-à-dire comme « Directeur Recherche et Développement ». M.P. a été employé chez la demanderesse au sein du département « Recherche & Développement » en fonction d’« ingénieur HES en électronique ». Il est évident qu’un directeur de recherche et développement et qu’un ingénieur travaillant dans le département de recherche et développement sont obligés de mettre leurs capacités inventives au service de leur employeur.
Il est en outre vraisemblable, du moins dans la mesure requise pour des mesures purement conservatoires, que les inventions qui font l’objet des demandes de brevet internationales ont été faites dans l’exercice des activités du MM. M. et P. au service de la demanderesse. Les similarités entre le document remis à la demanderesse par M.P. le 23 novembre 2015 et les inventions divulguées dans les demandes internationales de brevet sont frappantes. Le tribunal observe toutefois qu’entre la transmission du document le 23 novembre 2015 et les dépôts des demandes de brevet en juillet et août 2016, environ huit mois se sont écoulés. Il ne peut être exclu que certains aspects pertinents des demandes n’aient été développés qu’après la résiliation des contrats de travail de MM. M. et P. Cet aspect devra être examiné plus en profondeur une fois que la défenderesse aura eu l’occasion de se déterminer sur la demande.
En conséquence, il apparaît vraisemblable que la demanderesse, par le truchement de l’art. 332 CO, a droit à la délivrance des brevets concernant les inventions divulguées dans les demandes de brevet internationales.
13. La demanderesse allègue qu’après avoir ouvert l’action en cessation d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de Z SA et de M. M, ce dernier avait (co)-fondé la défenderesse et transféré les deux demandes de brevet internationales à la nouvelle société.
Compte tenu de ces transferts, il semble probable qu’il existe un risque que la défenderesse transfère les demandes de brevet à un tiers pendant la durée de la procédure principale. Il ne peut être paré à ce risque qu’en interdisant à la défenderesse tout transfert pour la durée de la procédure principale. Le tribunal observe que les deux demandes de brevet internationales ont été publiées le 11 janvier 2018, soit trois mois avant le dépôt de la présente requête de mesures conservatoires. Une partie qui demande des mesures conservatoires superprovisionnelles doit agir avec la plus grande célérité. Un atermoiement est considéré comme une indication que la mesure demandée n’est pas urgente au point de nécessiter une décision ex parte. Toutefois, en l’espèce et compte tenu des transferts antérieurs des deux demandes de brevet, l’effet de surprise est essentiel. Or, un tel effet ne peut être obtenu que si les mesures sont ordonnées avant que la défenderesse ne soit entendue. En conséquence, la requête tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles doit être approuvée.
14. La demanderesse requiert qu’il soit fait interdiction à la défenderesse de disposer de quelque façon des demandes de brevet litigeuses « en particulier d’octroyer à des tiers des droits quelconques sur l’une ou l’autre de ces demandes de brevet, d’y renoncer en tout ou partie, ou de cesser le paiement d’émoluments ou d’annuités y relatives ».
S’agissant des deux demandes de brevet internationales, il n’y a pour le moment pas d’émoluments ou d’annuités à payer. Le déposant d’une demande internationale de brevet doit, dans le délai prescrit par l’article 22(1) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, RS 0.232.141.1) décider dans quels États contractants il entend déposer des demandes nationales. Une fois que les demandes nationales (ou supranationales) ont été déposées, des frais supplémentaires doivent être payés.
On ne saurait manifestement condamner la défenderesse à entrer | dans les phases nationales dans tous les États contractants du PCT, car cela serait prohibitif. Il appartiendra à la demanderesse de décider comment sauvegarder ses intérêts une fois que le délai d’entrée dans les phases nationales approchera de sa fin, ce qui semble être le 5 janvier 2019 respectivement le 24 février 2019.
La mesure se limite dès lors à interdire à la défenderesse de disposer des demandes de brevet litigeuses pour la durée du procès principal.
[…]
Bru
Remarque :
Cet arrêt semble confirmer l’approche retenue par le TFB dans l’arrêt du 5 avril 2018 « Valsartan /Amlodipin II » (sic ! 2018, 565 s., consid. 5) qui distingue trois hypothèses dans lesquelles des mesures superprovisionnelles peuvent être prononcées : (i) un manque de temps (par exemple un délai en lien avec l’entrée sur un marché), (ii) un effet de surprise ou (iii) une augmentation du risque de réitération ou crainte d’une intensification des actes à interdire. À l’occasion de cette jurisprudence, le TFB a précisé que l’absence d’atermoiement de la demanderesse, soit l’exigence que celle-ci ne tarde pas à déposer sa demande, n’est analysée de façon approfondie que dans le cadre de la première hypothèse. En l’espèce, bien que la demande n’eût été introduite que trois mois après la publication des brevets litigieux, et près de cinq mois après la date de transfert des demandes des brevets – ce qui pourrait rendre douteuse l’absence d’atermoiement de la demanderesse – le TFB a retenu que l’effet de surprise (deuxième hypothèse) justifiait le prononcé des mesures superprovisionnelles au regard des transferts antérieurs.
En procédure civile, au regard des articles 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC (applicables par devant le TFB par renvoi de l’art. 27 LTFB), le retard manifeste de la requérante lors du dépôt de sa requête en mesures provisionnelles peut constituer un indice que la condition de l’urgence nécessaire au prononcé des mesures n’est pas remplie (T. Sprecher, in : K. Spühler / L. Tenchio / D. Infanger [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, ZPO 261 N 42). Cela étant, selon certains auteurs et le TFB désormais, en matière de mesures superprovisionnelles, celles-ci ne sont pas exclues lorsque la requérante a manifestement tardé à agir, mais qu’il existe un risque d’entrave de la citée et que l’effet de surprise des mesures est essentiel, car il convient de laisser à la requérante le choix de déposer sa requête au moment le plus opportun selon sa propre appréciation (voir Sprecher, ZPO 265 N 13 et auteurs cités).
Cette approche soulève des questions à plusieurs égards. En effet, à la lecture littérale des versions française et allemande de l’article 265 al. 1 CPC, la loi requiert explicitement une « urgence particulière » ou « besondere Dringlichkeit », et exemplifie cette condition avec le cas du risque d’entrave (par les termes « notamment » ou encore « insbesondere »), de sorte que la condition de l’urgence doit être remplie dans tous les cas. Ainsi, lorsque la requérante tarde manifestement à déposer une demande, comme nous pourrions le débattre en l’espèce (un délai d’attente de trois mois entre la publication des brevets et le dépôt de la demande auprès du TFB), la condition de l’urgence ne paraîtrait a priori pas remplie, sauf circonstances extraordinaires. En conséquence, à notre sens, il apparaît douteux de permettre de renoncer, même momentanément au principe du contradictoire en octroyant des mesures superprovisionnelles ex parte à la lumière du caractère particulièrement incisif d’une telle décision sur le droit d’être entendu de la partie citée.
Partant, les mêmes critères que ceux arrêtés par la jurisprudence en cas d’urgence temporelle (première hypothèse) (voir « Valsartan /Amlodipin II » [sic ! 2018, 565 s., consid. 5]) devraient également être examinés de manière approfondie dans les hypothèses deux (effet de surprise) et trois (augmentation du risque de réitération ou crainte d’une intensification des actes).
Les mesures superprovisonnelles prononcées par le TFB ont été prorogées par décision du 24 août 2018 (réf. S2018_003) dans le cadre de l’examen des mesures provisionnelles.