«Butcher et al. | BUTCHERSTABLE et al.» Handelsgericht Zürich vom 7. Mai 2018 (Massnahmeentscheid)

Aus den Erwägungen:

6. […]

6.4.2 Verwechslungsgefahr

6.4.2.1 Eine Verwechslungsgefahr Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG liegt nur dann vor, wenn die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Dienstleistungen sind identisch, wenn die vom jüngeren Zeichen beanspruchte Dienstleistung unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fällt (G. Joller, in: M. Noth / G. Bühler / ​F. Thouvenin [Hg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 3 N 318). Vorliegend sind die angebotenen Dienstleistungen gleich: Sowohl die Klägerin [recte: nachfolgend überall Gesuchstellerin] als auch die Beklagte [recte: nachfolgend überall Gesuchsgegnerin] bieten ihren Kunden Verpflegungsdienstleistungen in Restaurants an. Dabei stehen fleischhaltige Speisen im Vordergrund. Aus Sicht eines normativen Durchschnittsabnehmers spielt es sodann keine Rolle, ob es sich bei der angebotenen Verpflegung um Hamburger oder hauptsächlich um Fleischsteaks handelt.

6.4.2.2 Weiter müssen die Zeichen ähnlich sein, damit eine Verwechslungsgefahr droht. Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise (BGE 128 III 441 ff. E. 3.1). Die Zeichen sind dabei als Ganzes zu betrachten und nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert zu betrachten. Die Zeichenähnlichkeit ist vorliegend zu bejahen. Mit dem Wortbestandteil «butcher» übernimmt das von der Gesuchsgegnerin verwendete Zeichen die eingetragene Wortmarke der Gesuchstellerin vollständig. Hinsichtlich der angebotenen Dienstleistungen ist «butcher» dabei der massgebende Sinnträger. Daran ändert auch nichts, dass das Zeichen der Gesuchsgegnerin mehr Buchstaben als die Marke der Gesuchstellerin aufweist. Immerhin mindert das Wort «Table» im Zeichen der Gesuchsgegnerin die Zeichenähnlichkeit etwas, ohne diese jedoch entfallen zu lassen.

6.4.2.3 Schliesslich ist die Kennzeichnungskraft zu bestimmen. Je grösser die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, umso grösser ist auch ihr Schutzumfang (Joller, MSchG 3 N 73). Als schwach gelten dabei Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen (Joller, MSchG 3 N 89). Bei der Marke der Gesuchstellerin handelt es sich um eine schwache Marke. Die blosse Übersetzung des Begriffes «Metzger» in die englische Sprache hat im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Fleischrestaurants einen (zumindest leicht) beschreibenden Charakter. Dies fällt umso mehr auf, wenn ausgehend vom Begriff «Fleisch» Begriffsassoziationen gebildet werden: Rasch werden Begriffe wie «Rind», «Filet», «Grillieren», «Entrecôte», «Metzger» etc. gefunden. Deren blosse Übersetzung in eine andere Sprache ist nicht besonders originell. Wie sogleich noch zu präzisieren ist, führt dieser beschreibende Charakter der gewählten Wortmarke aber nicht zu einer fehlenden Unterscheidungskraft der Marke der Gesuchstellerin, wie dies die Gesuchsgegnerin annimmt.

6.4.2.4 Die Gesuchsgegnerin wirft ein, dem von der Gesuchstellerin verwendeten Zeichen fehle es an der notwendigen Unterscheidungskraft und damit an der Schutzfähigkeit gemäss Art. 2 lit. a MSchG. Dem ist – im Rahmen der vorliegenden summarischen Prüfung der Rechtsfrage – nicht zu folgen, auch wenn einiges für dieses gesuchsgegnerische Argument spricht. Zwar trifft es zu, dass das Zeichen der Gesuchstellerin durchaus auch für Dienstleistungen in der Klasse 43 einen beschreibenden Charakter aufweist. Indes hält die Gesuchstellerin dem gesuchsgegnerischen Einwand zu Recht entgegen, dass von der Wortbedeutung («butcher» = Metzger) bis zur angebotenen Dienstleistung mehrere Gedankengänge nötig sind. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Registrierung einer Marke nur erfolgt, wenn das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) keinerlei formelle oder materielle Nichtigkeitsgründe festgestellt hat (Art. 30 MSchG). Das BGer hat festgehalten, dass es nicht willkürlich ist, die registrierte Marke einstweilen als gültig anzusehen (BGE 139 III 86 ff. E. 4.2); insofern ist auch darum – im Rahmen dieser Prüfung – für das vorliegende Verfahren jedenfalls (noch) davon auszugehen, dass kein Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vorliegt.

6.4.2.5 Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Dem Zeichen der Gesuchstellerin kommt nur eine geringe Kennzeichnungskraft sowie eine geminderte Zeichenähnlichkeit zu, was sich auf den Schutzumfang der Marke auswirkt. Es ist diese absolut geringe Kennzeichnungskraft, die zur Folge hat, dass keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund einer hohen Bekanntheit der Marke liegt ebenso wenig vor. Die diesbezüglichen Vorbringen der Gesuchstellerin im Zusammenhang mit Werbe- und weiteren Investitionen sind denn auch allzu pauschal, um daraus eine besondere Bekanntheit der Marke abzuleiten, was die Gesuchstellerin mit Blick auf das Massnahmeverfahren selbst anerkennt.

6.4.2.6 Zusammenfassend ist ein markenrechtlicher Anspruch der Gesuchstellerin zu verneinen.

[…]

7.2 Die Verwechslungsgefahr im UWG ist […] nicht identisch mit derjenigen im Markenrecht; es sind lauterkeitsrechtliche Besonderheiten zu beachten. Insbesondere können die begleitenden | Umstände eine Verwechslungsgefahr begründen oder aufheben (P. Spitz / ​S. Brauchbar Birkhäuser in: P. Jung / ​P. Spitz [Hg.], Kommentar zum UWG, 2. Aufl., Bern 2016, UWG 3 Abs. 1 lit. d N 26). Dies kann dazu führen, dass markenrechtlich eine Verwechslungsgefahr verneint, jedoch lauterkeitsrechtlich bejaht werden muss (Spitz / Brauchbar Birkhäuser, UWG 3 Abs. 1 lit. d N 26).

7.3 Grundsätzlich ist auch lauterkeitsrechtlich – wie schon bei der Beurteilung unter markenrechtlichen Gesichtspunkten – von einem schwachen Zeichen der Gesuchstellerin auszugehen. Dies legt zunächst nahe, die Verwechslungsgefahr entsprechend gleich zu beurteilen und sie zu verneinen. Indes ist zu betonen, dass lauterkeitsrechtlich auch eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das Unternehmen ausreicht, um eine Verletzung zu bejahen; die Verwechslungsgefahr muss nicht produktbezogen bzw. dienstleistungsbezogen sein (BGE 116 II 365 ff. E. 3a). Dass es vorliegend lauterkeitsrechtlich auf der Dienstleistungsebene zu Verwechslungen kommt (im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr), erscheint höchst unwahrscheinlich. Die von den Parteien angebotenen Dienstleistungen im Verpflegungsbereich richten sich an Fleischliebhaber bzw. Restaurantbesucher, die eine erhöhte Qualität der angebotenen Fleischprodukte erwarten und wünschen sowie auch bereit sind, dafür einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Bei den Restaurantkonzepten der Parteien handelt es sich nicht um klassische Fast-Food-Lokale, die überwiegend einer raschen, günstigen und kulinarisch unspektakulären Verpflegung dienen. Vielmehr wird sowohl dem Interieur als auch den angebotenen Speisen (und deren Qualität) besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Darum ist von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Kunden auszugehen. Kunden werden die Lokale der Gesuchstellerin einerseits und das Lokal der Gesuchsgegnerin andererseits nicht direkt miteinander verwechseln. Dafür spricht auch die geografische Lage des gesuchsgegnerischen Lokals, die lauterkeitsrechtlich berücksichtigt werden kann: Das Restaurant der Gesuchsgegnerin befindet sich nicht in der Nähe der gesuchstellerischen Lokale; es befindet sich auch – was gerichtsnotorisch ist – nicht in einer eigentlichen Ausgehzone mit einer hohen Konzentration an Restaurants, in welcher auch mit einem hohen Aufkommen von Laufkundschaft zu rechnen ist, die sich entsprechend spontan verpflegen möchte. Vielmehr wird dem Besuch im gesuchsgegnerischen Restaurant in der Regel eine Reservation mit entsprechender Planung vorausgehen und schon aufgrund der Lage und der angebotenen Speisen wird es kaum zu Spontanbesuchen kommen. Dies mindert zusätzlich die Gefahr, dass Kunden aus Versehen das Restaurant der Gesuchsgegnerin aufsuchen, obwohl sie eigentlich im Restaurant der Gesuchstellerin speisen wollten. Auch lehnt sich das von der Gesuchsgegnerin gewählte Schriftzeichen – entgegen der Ansicht der Gesuchstellerin – nicht an die Wort-/Bildmarke der Gesuchstellerin an. Eine Fehlassoziation seitens der Kunden aufgrund einer grafischen Gestaltung des gesuchsgegnerischen Schriftzugs erscheint ausgeschlossen.

7.4 Hingegen besteht eine gewisse mittelbare Verwechslungsgefahr, dass die angesprochenen Kreise das Lokal der Gesuchsgegnerin der gesuchstellerischen Restaurantkette zuordnen, indem sie das gesuchsgegnerische Angebot als eine Ergänzung des gesuchstellerischen Gastronomieangebots betrachten. Mithin besteht die Gefahr, dass potenzielle Kunden das Lokal der Gesuchsgegnerin als eine Neuheit der Gesuchstellerin auffassen, die ihr auf Hamburger ausgerichtetes Angebot mit dem Angebot von anderen Fleischspeisen ergänzen möchte. Auch eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr kann einen lauterkeitsrechtlichen Anspruch begründen.

8. Verhältnismässigkeit vorsorglicher Massnahmen

8.1 Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO müssen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sein: ein Anspruch zivilrechtlicher Natur, die Gefährdung oder Verletzung dieses Anspruchs, ein drohender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, die zeitliche Dringlichkeit und die Verhältnismässigkeit der begehrten Massnahme.

8.2 Vorliegend laufen die gesuchstellerischen Rechtsbegehren auf eine vorläufige Vollstreckung hinaus. In Fällen, bei welchen es – wie vorliegend – um eine vorläufige Vollstreckung und um eine definitive Wirkung geht, ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Verhältnismässigkeitsprinzip ein hoher Stellenwert zu geben, insbesondere bei der Nachteilsdiskussion (BGE 131 III 473 E 2.3; BGer sic! 2009, 159 ff. «Softwarelizenzvertrag III» E. 4.2).

8.3 Die Gesuchstellerin hat für ihren Auftritt im Zusammenhang mit dem Verkauf von fleischhaltigen Speisen lediglich das deutschsprachige Wort «Metzger» in die englische Sprache übersetzt. Eine Verwechslungsgefahr könnte einzig lauterkeitsrechtlich bejaht werden; und auch hier handelt es sich nicht um eine ausgeprägte Verwechslungsgefahr. Ausgehend von dieser geringen Verwechslungsgefahr ist ebenso anzunehmen, dass ein allfälliger Nachteil der Gesuchstellerin, welche diesen ohnehin allzu pauschal vorbringt, nicht leicht feststellbar ist. Demgegenüber ist auf Seiten der Gesuchsgegnerin zu bedenken, dass sie – was hinsichtlich eines Restaurantbetriebs notorisch ist – bereits erhebliche Investitionen in entsprechend mit ihrem Zeichen gekennzeichnete (Hilfs-)waren getätigt haben dürfte. Zu denken ist hier an Speisekarten, die Beschriftung des Restaurants selbst, allenfalls die Bekleidung des Personals, aber auch andere zum einheitlichen Auftritt eines | Restaurants gehörende Utensilien. Wird der Gesuchsgegnerin gerichtlich vorsorglich verboten, ihr Zeichen per sofort (oder auch nach einer kurzen Übergangsfrist) zu verwenden, hätte dies mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass sie ihr Lokal – zumindest vorübergehend – schliessen müsste, was sich entsprechend finanziell auswirken dürfte. Von diesen nachteiligen Folgen wäre zudem nicht bloss die Gesuchsgegnerin betroffen, sondern auch das angestellte Personal. Selbst wenn finanziell genügend Mittel vorhanden wären, um eine vorübergehende Schliessung zu finanzieren und auch, um notgedrungen aufgrund eines (bloss) provisorischen Entscheids in ein neues Zeichen zu investieren, entstünde der Gesuchsgegnerin ein erheblicher Nachteil. Auch spricht vieles dafür, dass die Gesuchsgegnerin nach einem Namenswechsel selbst bei Obsiegen nach einem längeren ordentlichen Verfahren nicht mehr zu ihrem jetzigen Restaurantnamen zurückwechseln würde, da häufige Namenswechsel für die Kundschaft verwirrend sind und in der Regel auch nicht mit einem erfolgreichen Konzept in Verbindung gebracht werden. Der vorläufige Massnahmeentscheid würde die Streitsache im Ergebnis definitiv entscheiden. Die entstehenden Nachteile können nun nicht mit dem Hinweis auf ein mögliches Selbstverschulden der Gesuchsgegnerin aufgewogen werden, indem man der Gesuchsgegnerin vorwirft, sie sei durch die Verwendung ihres Zeichens selbst das Risiko eingegangen, in Konflikt mit der Gesuchstellerin zu geraten. Es liegt, wie erwähnt, keine klare Rechtslage zugunsten der Gesuchstellerin vor und dem Zeichen der Gesuchstellerin mangelt es offensichtlich an Originalität. Von einem geradezu missbräuchlichen bzw. treuwidrigen Verhalten der Gesuchsgegnerin kann daher nicht gesprochen werden.

9. Fazit

9.1 Insgesamt fällt die im Zusammenhang mit der Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips vorzunehmende Interessenabwägung zuungunsten der Gesuchstellerin aus. Die Voraussetzung, dass vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig sein müssen, ist vorliegend nicht erfüllt.

9.2 Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist das Massnahmebegehren deshalb abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang erweist sich der von der Gesuchsgegnerin eventualiter gestellte Antrag auf Leistung einer Sicherheit als gegenstandlos.

[…]