Patentrecht, unzulässige Zwischenverallgemeinerung
I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_490/2021
PatG 51 II; EPÜ 69 I.Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen nur zur Auslegung des Patentanspruchs, soweit der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergänzung. Der Patentinhaber hat daher den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (E. 6.1).
PatG 51 II; EPÜ 69 I; BGG 105 I; BV 9.Patentansprüche sind nicht – wie etwa vertragsbezogene Willenserklärungen – subjektiv an einen bestimmten Adressaten gerichtet, sondern objektiv darauf ausgelegt, ein absolutes Recht mit Defensivwirkung gegenüber allen Unbefugten zu begründen. Die absolute Normwirkung setzt dabei ein einheitliches Verständnis des vorbehaltenen Machtbereichs voraus; darüber hinaus verlangt das der Rechtssicherheit verpflichtete Bestimmtheitsgebot einen für die Ausgeschlossenen erkennbaren, anhand fassbarer Kriterien feststellbaren Herrschaftsraum. Der Umstand, dass die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen aus Sicht des Fachmanns auszulegen sind, ändert nichts am Grundsatz der normativen Auslegung, die vom Bundesgericht als Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann (E. 6.2).
EPÜ 123 II; PatG 58 II.Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren. Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ 2000 zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Diese Bestimmung erlaubt eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet (E. 7.1.1).
EPÜ 123 II; PatG 58 II.Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen. So ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination | miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sog. Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext. Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist. Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht (E. 7.1.2).
LBI 51 II; CBE 69 I.La description et les dessins servent uniquement à interpréter les revendications du brevet dans la mesure où le libellé n’est pas clair; elles ne servent pas à les compléter. Le titulaire du brevet doit donc définir précisément l’objet de l’invention dans les revendications et assume le risque d’une définition incorrecte, incomplète ou contradictoire (consid. 6.1).
LBI 51 II; CBE 69 I; LTF 105 I; Cst. 9.Les revendications ne sont pas adressées subjectivement à un destinataire spécifique – à l’instar, par exemple, des déclarations de volonté dans le cadre d’un contrat –, mais elles sont conçues objectivement afin d’établir un droit absolu ayant un effet défensif contre toutes les personnes non autorisées. L’effet normatif absolu présuppose donc une compréhension commune de la sphère de protection réservée; en outre, le principe de précision, obligatoire pour la sécurité juridique, requiert une sphère de protection reconnaissable pour les parties exclues et pouvant être déterminé sur la base de critères tangibles. Le fait que les instructions techniques décrites dans les revendications doivent être interprétées selon le point de vue de l’homme du métier ne modifie en rien le principe de l’interprétation normative, qui peut être librement examinée par le Tribunal fédéral en tant que point de droit dans une procédure de recours (consid. 6.2).
CBE 123 II; LBI 58 II.Le public ne doit pas être surpris par des revendications qui n’étaient pas prévisibles sur la base de la version initialement déposée. Dans ce contexte, «l’objet du brevet» ne doit pas être compris comme «l’étendue de la protection» au sens de l’art. 69 CBE 2000, telle que déterminée par lesdites revendications. Il s’agit plutôt de l’«objet» au sens de l’art. 123 al. 2 CBE 2000, c’est-à-dire l’ensemble de l’information contenue dans la description et les dessins. Cette disposition ne permet une modification après le dépôt que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l’ensemble de ces documents tels qu’ils ont été initialement déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Cette norme de référence est appelée «gold standard» (consid. 7.1.1).
CBE 123 II; LBI 58 II.L’extension inadmissible au-delà du contenu de la demande peut consister aussi bien en l’ajout qu’en l’omission d’informations. Ainsi, il n’est généralement pas permis, lors de la modification d’une revendication, d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une série de caractéristiques qui n’ont à l’origine été divulguées qu’en combinaison les unes avec les autres (p.ex. dans un mode de réalisation défini dans la description). Une telle modification constitue une généralisation dite «intermédiaire» en ce que, bien qu’elle limite davantage l’objet revendiqué en soi, elle s’oriente néanmoins vers une combinaison non divulguée de caractéristiques plus vaste que le contexte initialement divulgué. Une telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que s’il n’existe pas de liens fonctionnels ou structurels clairement reconnaissables entre les caractéristiques de la combinaison spécifique, ou si la caractéristique isolée n’est pas inextricablement liée à ces caractéristiques. Elle n’est donc admissible que si l’homme du métier peut reconnaître sans équivoque, dans la demande telle qu’elle a été déposée à l’origine, que la caractéristique mise en évidence n’a pas de lien étroit avec les autres caractéristiques de l’exemple de réalisation, mais se rapporte directement et sans ambiguïté au contexte plus général (consid. 7.1.2).
6.Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, das Streitpatent fehlerhaft ausgelegt und Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000 und Art. 9 BV verletzt zu haben.
6.1.Der sachliche Geltungsbereich bzw. Schutzbereich des Patents bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ 2000 nach den Patentansprüchen. Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ 2000). Das allgemeine Fachwissen ist als sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel (BGE 143 III 666 ff. E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 337 ff. E. 2.2).
Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen nur zur Auslegung des Anspruchs, soweit der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergänzung. Der Patentinhaber hat daher den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (Urteile vom 26. März 2021, 4A_581/2020, E. 3; vom 15. Dezember 2020, 4A_317/2020, E. 3.1; vom 7. April 2017, 4A_520/2016, E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 95 II 364 ff. E. 4c; vgl. auch BGE 107 II 366 ff. E. 2).
6.2.Zunächst kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie im Zusammenhang mit den Begriffen «extended canopy», «plane of the opening» sowie «spaced proximally from» einwendet, es handle sich bei der Auslegung dieser Begriffe nicht um eine Rechts-, sondern um eine Tatfrage, die vom Bundesgericht nur im Rahmen einer Willkürprüfung gemäss Art. 97 Abs. 1 BGG überprüft werden könne. Sie bringt unter Hinweis auf die Situation vor der Schaffung des Bundespatentgerichts (Beizug technisch ausgebildeter Gutachter) sowie die Entwicklung seit Bestehen eines auf Patentrecht spezialisierten Gerichts (Fachrichter anstelle von Gutachtern) vor, das Fachrichtervotum sei – wie einst die externen Gerichtsgutachten – im Rahmen | des Beweisverfahrens zu verorten und Beweis sei nur über Tatsachen abzunehmen. Aus dem blossen Umstand, dass die strittigen Begriffe des Patentanspruchs im zu beurteilenden Fall auch im Rahmen des Fachrichtervotums zur Sprache kamen, zu schliessen, es müsse sich dabei um Tatfragen handeln, wäre jedoch verkürzt. Der verfahrensrechtliche Rahmen, in dem bestimmte Fragen erörtert werden, lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Rechtsnatur dieser Fragen zu. Die Beschwerdegegnerin räumt ausserdem selber ein, dass sich der Fachrichter in seinem Fachrichtervotum nicht ausschliesslich zu Tatfragen geäussert hat, sondern durchaus auch zu Rechtsfragen.
Patentansprüche sind nicht – wie etwa vertragsbezogene Willenserklärungen – subjektiv an einen bestimmten Adressaten gerichtet, sondern objektiv darauf ausgelegt, ein absolutes Recht mit Defensivwirkung gegenüber allen Unbefugten zu begründen. Die absolute Normwirkung setzt dabei ein einheitliches Verständnis des vorbehaltenen Machtbereichs voraus; darüber hinaus verlangt das der Rechtssicherheit verpflichtete Bestimmtheitsgebot einen für die Ausgeschlossenen erkennbaren, anhand fassbarer Kriterien feststellbaren Herrschaftsraum (dazu grundlegend H. P. Walter, Zwischen Skylla und Charybdis – zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ, GRUR 1993, 349 f.). Die Patentansprüche sind daher nicht empirisch, sondern normativ auszulegen (BGE 122 III 81 ff. E. 4a mit Hinweisen). Normative Auslegung ist Teil der Rechtsfindung (Walter, 351).
Der Umstand, dass die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen aus Sicht des Fachmanns auszulegen sind, ändert nichts am Grundsatz der normativen Auslegung (vgl. bereits BGE 122 III 81 ff. E. 4a), die vom Bundesgericht als Rechtsfrage im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann. Zwar mag zutreffen, dass die Auslegung eines Patentanspruchs im Einzelfall auf tatsächlichen Feststellungen beruht, wie etwa dem Verständnis eines Fachausdrucks in einer bestimmten Branche oder spezifischen technischen Verhältnissen, an die das Bundesgericht nach Art. 105 Abs. 1 BGG gebunden ist. Inwiefern dies bei den Begriffen «extended canopy», «plane of the opening» und «spaced proximally from» der Fall sein soll, vermag die Beschwerdegegnerin nicht aufzuzeigen. Entgegen ihrer Ansicht handelt es sich bei der Auslegung dieser Begriffe nicht um Tatfragen, weshalb der Einwand nicht verfängt, das Bundesgericht könne die erfolgte Auslegung generell einzig auf Willkür (Art. 9 BV) hin überprüfen.
6.3.Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, die Vorinstanz habe die Figuren 2 und 3 falsch und willkürlich ausgelegt, was zu einer unzutreffenden Auslegung des Streitpatents geführt habe.
[Figur 2 (links) und Figur 3 (rechts) aus dem Streitpatent]
Die Vorinstanz hat zutreffend ausgeführt, dass die Figuren 2 und 3 eine erste Ausführungsform der Erfindung zeigen, was auch in der Beschwerde nicht in Frage gestellt wird. Sie hat anhand eines Vergleichs der beiden Ansichten in Figur 2 (Schrägbild) und Figur 3 (Seitenansicht) nachvollziehbar geschlossen, der Fachmann gehe davon aus, dass eine Seitenansicht wie in Figur 3 zur genauen Darstellung der Geometrie eines Gegenstands besser geeignet sei, weshalb er annehme, Geometrie und Anordnung des seitlichen Vorsprungs sei der Figur 3 entnehmbar. Darin ist entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht keine Verletzung von Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000 oder Art. 9 BV zu erblicken. Daran ändert auch der Hinweis in der Beschwerde auf Abschnitt [0018] der Beschreibung nichts, wonach die Erfindung nicht auf eine bestimmte Geometrie oder Winkellage der distalen Fläche der peripheren Vorsprünge beschränkt sei. Die Vorinstanz hat dies nicht verkannt, indem sie eine in der erwähnten Zeichnung dargestellte konkrete Ausführungsform der Erfindung aus einer bestimmten Ansicht korrekt beschrieb. Die Rüge ist unbegründet.
6.4.Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Begriff «extended canopy» fehlerhaft ausgelegt.
Sie zeigt keine Verletzung von Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000 auf, indem sie vorbringt, die funktionale Auslegung von Merkmal 1.3.3 erfordere, dass das erweiterte Dach so ausgestaltet sei, dass es die Funktionen der Öffnung und Stützung der Wunde wahrnehmen könne, wobei offensichtlich nicht jedes Dach diese Funktionen zu erfüllen vermöge. Entgegen ihrer Ansicht hat die Vorinstanz nicht verkannt, dass die anspruchsgemässe Ausgestaltung eine Erweiterung des Dachs erfordert. Sie hat im Rahmen der funktionalen Auslegung vielmehr zutreffend erwogen, dass das Dach geeignet sein muss, in die Wunde eingeführt zu werden und diese in einem gewissen Umfang zu stützen. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar, das Dach müsse dem Wundkanalende ausreichend nahekommen, um diesen für die Einführung der IOL öffnen zu können; ihr Vorbringen findet jedoch in den in der Beschwerde zitierten Absätzen [0010], [0017] und [0019] der Beschreibung keine Stütze. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, wird darin lediglich die Funktion des Dachs erläutert, es wird jedoch weder darauf hingewiesen, dass das Dach dem Wundkanalende ausreichend nahekommen müsse, noch wird konkretisiert, welche Länge das Dach aufweisen muss. Dass das Dach mit seiner Form geeignet sein muss, die in der Beschreibung konkretisierte Funktion zu erfüllen, hat die Vorinstanz zutreffend erkannt. Indem die Beschwerdeführerin vorbringt, es brauche entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen ein «ausreichend erweitertes» Dach, um die vorgesehenen Funktionen zu erfüllen, vermag sie eben | falls keine konkret fassbare einschränkende Wirkung des Begriffs «extended» aufzuzeigen.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft nicht zu, dass die vorinstanzliche Auslegung des Merkmals «extended canopy» dem Wortlaut des Patentanspruchs, der Beschreibung und den Zeichnungen widersprechen würde. Eine Art. 51 PatG bzw. Art. 69 EPÜ 2000, geschweige denn Art. 9 BV verletzende Auslegung dieses Merkmals liegt nicht vor.
6.5.Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine fehlerhafte und willkürliche Auslegung des Begriffs «plane of the opening» vor.
Entgegen ihrer Ansicht kann aus der Tatsache, dass das Merkmal «plane of the opening» (Öffnungsebene) weder in den Zeichnungen konkret markiert noch in der Beschreibung erwähnt wird, nicht geschlossen werden, dass es sich dabei um eine beliebige virtuelle und nicht um eine konkrete Ebene handle. Die Argumentation, wonach die Öffnungsebene lediglich «die Bezugsgrösse für die Anordnung des erweiterten Dachs in Relation zu den peripheren Vorsprüngen» sei, erscheint widersprüchlich. Die beiden Merkmale des Dachs und der peripheren Vorsprünge sind im Patentanspruch gerade in Bezug auf die Öffnungsebene definiert, indem die Öffnungsebene für die beiden Merkmale eine Bezugsebene darstellt. Könnte die Öffnungsebene beliebig positioniert werden, wäre mangels einer fixen Bezugsebene das Verhältnis der beiden Merkmale zur Öffnungsebene und damit auch das Zusammenspiel des Dachs mit den peripheren Vorsprüngen nicht mehr definiert, auf das es nach der Beschwerdeführerin ankommen soll. Insoweit ist auch die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, nach der bei einer quasi-beliebigen virtuellen Ebene das Erfordernis eines Abstands zwischen der Öffnungsebene und den seitlichen Vorsprüngen bedeutungslos wäre. Gegenteiliges lässt sich auch aus der unter Berufung auf den Wortlaut des Patentanspruchs ins Feld geführten Verwendung zunächst des unbestimmten («a plane of the opening») und daraufhin des bestimmten Artikels («the plane of the opening») nicht ableiten. Abgesehen davon, dass das Dach und der Vorsprung unabhängig von der textlichen Abfolge eindeutig in Bezug zu derselben Öffnungsebene definiert sind, ist die Reihenfolge im Anspruchswortlaut – im Gegensatz zu der in der Beschwerde thematisierten Merkmalstabelle – genau umgekehrt. Dies hat auch die Vorinstanz erkannt und hat diesem Umstand zu Recht keine weitere Bedeutung beigemessen.
Die Vorinstanz hat demnach zu Recht geprüft, wie das in der Beschreibung nicht weiter definierte Merkmal aus fachmännischer Sicht zu verstehen ist. Sie hat dabei aus den Figuren 4 und 5 geschlossen, dass die Öffnungsebene bei diesen Ausführungsbeispielen dort zu verorten sei, wo das diese nur teilweise umgebende Dach beginnt. Diese Auslegung ist ebenso wenig zu beanstanden wie die vorinstanzliche Erwägung, der Fachmann werde den – nicht in der Beschreibung erwähnten – Begriff «plane of the opening» als Ebene auffassen, in der die Öffnung lokalisiert ist, bei den Ausführungsbeispielen gemäss den Figuren 4 und 5 also jeweils eine Ebene senkrecht zur Längsachse der Kartusche.
[Figuren 4 und 5 aus dem Streitpatent]
Mangels ausdrücklicher Definition des strittigen Merkmals in der Beschreibung ging die Vorinstanz nachvollziehbar davon aus, dass die Öffnungsebene beim Ausführungsbeispiel nach den Figuren 2 und 3 entsprechend definiert sei, d.h. senkrecht zur Längsachse der Kartusche. Inwiefern die Vorinstanz damit anerkannte Auslegungsgrundsätze, geschweige denn das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt hätte, ist nicht erkennbar.
6.6.Die Beschwerdeführerin rügt zudem unter Berufung auf Art. 51 PatG, Art. 69 EPÜ 2000 und Art. 9 BV eine fehlerhafte Auslegung des Begriffs «peripheral protrusion is spaced proximally from the plane of the opening».
Sie kritisiert die vorinstanzliche Auslegung, nach der gemäss dem Wortlaut des Merkmals 1.4.1 der seitliche Vorsprung in proximaler Richtung von der Öffnungsebene beabstandet («spaced from») sein muss, mithin einen Abstand voraussetzt. Sie will es stattdessen genügen lassen, dass der Vorsprung proximal zur Öffnungsebene «Raum einnimmt», mit anderen Worten proximal von dieser Ebene «angeordnet» ist. Dass der strittige Begriff «spaced from» nach dem allgemeinen Sprachverständnis notwendigerweise einen Abstand zwischen den Elementen voraussetzt, stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede; sie stellt sich vielmehr auf den Standpunkt, der Begriff werde im Streitpatent offensichtlich auf andere Weise verwendet.
| Der Begriff «spaced» wird in der Patentschrift einzig im Merkmal 1.4.1 des Patentanspruchs verwendet. Nachdem «spaced» in der Beschreibung nicht erwähnt, geschweige denn definiert wird, hat die Vorinstanz den Begriff zutreffend ausgehend vom üblichen Sprachverständnis im Lichte des allgemeinen Fachwissens und unter Berücksichtigung der Zeichnungen ausgelegt. Die Beschwerdeführerin argumentiert unter Hinweis auf die Funktion des peripheren Vorsprungs gemäss Merkmal 1.4.1, nämlich «eine Begrenzung der Einführtiefe bereit zu stellen und im Gebrauch die komplette Einführung der Patronenspitze zu verhindern» («so as to provide an insertion depth limitation and prevent full insertion of the cartridge tip, in use»), diese Begrenzungs- und Stoppfunktion sei das einzige wesentliche Kriterium, das der Vorsprung erfüllen müsse, während ein Abstand zwischen der Öffnungsebene und den Vorsprüngen für das Erreichen der erfindungsgemässen Funktion nicht zwingend erforderlich sei. Ihr kann jedoch nicht gefolgt werden, wenn sie aus dem Umstand, dass diese Wirkung auch ohne Abstand erzielt werden kann, schliessen will, ein Abstand dürfe aufgrund einer funktionalen Auslegung des Anspruchsmerkmals nicht gefordert werden. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet, schützt der Patentanspruch eine Vorrichtung, nicht eine Funktion; der Grundsatz der funktionalen Anspruchsauslegung besagt nicht, dass der Schutzbereich ohne Weiteres auf sämtliche Gegenstände ausgedehnt werden darf, welche die gleiche technische Funktion erfüllen wie der beanspruchte Gegenstand. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang zutreffend festgehalten, funktionale Auslegung bedeute nicht, dass ein Anspruch so zu lesen ist, dass jede Umsetzung in einer Ausführungsform, die dieselbe Funktion wie ein im Anspruch genanntes Merkmal erfüllt, anspruchsgemäss ist. Sie hat dem strittigen Merkmal zudem eine Bedeutung gegeben, die es ihm ermöglicht, seinen erfindungsgemässen Zweck zu erfüllen, ist doch unbestritten, dass von der Öffnungsebene beabstandete seitliche Vorsprünge in Verbindung mit einem passenden Dach geeignet sind, die erfindungsgemässe Funktion der Beschränkung der Einführtiefe der Lumenspitze zu erfüllen.
Der Vorinstanz ist keine Verletzung von Art. 51 PatG, Art. 69 EPÜ 2000 oder Art. 9 BV vorzuwerfen, wenn sie den Begriff «spaced proximally» im Merkmal 1.4.1 so auslegte, dass der seitliche Vorsprung in proximaler Richtung von der Öffnungsebene beabstandet sein muss. Der Umstand, dass bei diesem Verständnis – wie im angefochtenen Entscheid zutreffend festgehalten – die Ausführungsformen gemäss den Figuren 4 und 5 nicht vom Anspruchswortlaut erfasst werden, ist Folge dieses zutreffenden Auslegungsergebnisses. Dies kann jedoch nicht dazu führen, das Element «beabstandet» bzw. «spaced» in Anspruch 1 einfach wegzulassen oder durch «angeordnet» bzw. «arranged» zu ersetzen, wie dies in der Beschwerde vertreten wird. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, setzt der Grundsatz, nach dem Patentansprüche so auszulegen sind, dass sie die beschriebenen Ausführungsbeispiele wortsinngemäss erfassen, seinerseits voraus, dass der Wortlaut eine solche Auslegungsmöglichkeit zulässt. Dies hat die Vorinstanz – entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht – zutreffend erkannt, indem sie hinsichtlich der ersten Ausführungsform gemäss den Figuren 3 und 6 erwog, der Anspruch fordere nicht, dass der seitliche Vorsprung als Ganzes bzw. über den ganzen Umfang proximal von der Öffnungsebene beabstandet sein müsse, und entsprechend davon ausging, dieses Ausführungsbeispiel werde von den erteilten Ansprüchen erfasst. Das von der Beschwerdeführerin vertretene Verständnis geht demgegenüber über eine zulässige Anspruchsauslegung hinaus.
7.Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG und Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 verletzt, indem sie erwog, das Streitpatent sei im Vergleich zur Erstanmeldung unzulässig erweitert worden, was zur Nichtigkeit des Streitpatents führe.
7.1.
7.1.1.Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG stellt das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund gemäss Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ 2000 in das nationale Recht überführt (BGE 146 III 177 ff. E. 2.1.1).
Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits – soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht – an Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 an, worin die Zulässigkeit von Änderungen im Anmeldeverfahren eingeschränkt wird. Demgemäss dürfen die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird darauf hingewiesen, dass dieses Änderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die Öffentlichkeit soll nicht durch Patentansprüche überrascht werden, welche aufgrund der ursprünglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren (BGE 146 III 177 ff. E. 2.1.1 und 2.1.2).
Dabei ist unter dem «Gegenstand des Patents» nicht der «Schutzbereich» nach Art. 69 EPÜ 2000 zu verstehen, wie er durch die Patentansprüche bestimmt wird. Vielmehr geht es um den «Gegenstand» im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000, also einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen. Gemäss der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) erlaubt diese Bestimmung eine Änderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der Fach | mann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens – objektiv und bezogen auf den Anmeldetag – unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prüfmassstab wird als «Goldstandard» bezeichnet (BGE 146 III 177 ff. E. 2.1.3 mit Hinweisen).
7.1.2.Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen (BGE 146 III 177 ff. E. 2.1.3). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sog. Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich offenbarte Kontext (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 27. September 2010, T 219/09, E. 3.1; vgl. dazu H. Sendrowski, in: J. Ehlers/U. Kinkeldey [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen, 3. Aufl., München 2019, EPÜ 123 N 150 f.; F. Blumer, in: M. Singer/D. Stauder/S. Luginbühl [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen EPÜ, 8. Aufl., Köln 2019, EPÜ 123 N 93).
Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nach dieser Rechtsprechung nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht bzw. das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (dazu Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern vom 18. April 2018, T 2489/13, E. 2.3; vom 14. März 2014, T 1944/10, E. 3.2; vom 27. September 2010, T 219/09, E. 3.1). Sie ist mithin nur zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass das herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezieht (Entscheidungen vom 18. April 2018, T 2489/13, E. 2.3; vom 21. Oktober 2014, T 2185/10, E. 4.3; vom 15. Januar 2004, T 962/98, E. 2.5).
7.2.Die Beschwerdeführerin stellt nicht grundsätzlich in Abrede, dass das mit der Änderung des Patentanspruchs aufgenommene Merkmal 1.4.1 («spaced proximally from the plane of the opening») auf einer Zwischenverallgemeinerung beruht, indem ein isoliertes Merkmal des Ausführungsbeispiels in Figur 3 herausgegriffen wurde. Weil in der ursprünglich eingereichten Beschreibung weder die Öffnungsebene («plane of the opening») noch der Abstand («spaced») erwähnt sind und beides auch nicht ausdrücklich aus den Figuren hervorgeht, hat die Vorinstanz nachvollziehbar geschlossen, dass der Fachmann den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre entnehmen kann, wonach es auf einen Abstand des Vorsprungs von einer Öffnungsebene ankommt. Da ein derartiger Abstand einzig aus dem ersten Ausführungsbeispiel, und auch dort nur aus der Figur 3 hervorgeht, blieben die Zusammenhänge zu anderen Merkmalen dieser Ausführungsform für den Fachmann unklar. Die Beschwerdeführerin geht selber davon aus, dass das Zusammenspiel der Ausdehnung des Dachs und der Position des Vorsprungs für die Funktion des Injektors wesentlich ist. Sie stellt zwar die vorinstanzliche Annahme in Frage, wonach dies auch für die Geometrie des Dachs zutreffe, einschliesslich seiner Ausdehnung entlang des Umfangs, vermag mit ihren Ausführungen jedoch nicht aufzuzeigen, dass der Fachmann ausgehend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zweifelsfrei hätte erkennen können, dass das herausgegriffene Merkmal nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels steht. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, um die Änderung zu rechtfertigen. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, setzte die vorinstanzliche Annahme der Unzulässigkeit der Änderung nicht etwa die Feststellung einer funktionalen oder strukturellen Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels voraus. Im Gegenteil hätte die Zulässigkeit der erfolgten Änderung nur bejaht werden können, wenn das Fehlen eines solchen Zusammenhangs anhand der ursprünglichen Anmeldeunterlagen aus fachmännischer Sicht zweifelsfrei zu erkennen gewesen wäre.
Mit der Behauptung, das Streitpatent lehre den Fachmann in Bezug auf die Figuren 2 und 3 nicht, dass die vollständige Umschliessung der Öffnung durch das Dach nur in Kombination mit einer beabstandeten Anordnung des Vorsprungs von der Öffnungsebene funktionieren könne, vermag sie die Zweifel hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Merkmalen ebenso wenig auszuräumen wie mit dem Hinweis darauf, dass die Vorinstanz den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre zur Bedeutung eines Abstands entnehmen konnte. Es ist daher nicht davon auszugehen, der Fachmann hätte zweifelsfrei erkennen können, dass sich der in Figur 3 ersichtliche Abstand generell mit einer beliebigen Geometrie des erweiterten Dachs kombinieren lasse. Entsprechend stösst der in der Beschwerde erhobene Einwand gegen die vorinstanzliche Erwägung ins Leere, nach der bereits das Merkmal 1.4.1 selbst auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung beruhe.
Der Vorwurf der Willkür (Art. 9 BV) ist ebenso unbegründet wie die Rüge, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG bzw. Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 falsch angewendet, indem sie von einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung im Anspruchsmerkmal 1.4.1 ausging und die im Erteilungsverfahren vorgenommene Änderung als unzulässig betrachtete.
[…]
Al
Das Streitpatent betrifft Kartuschen, um Intraokularlinsen (IOL) in das Auge einzuführen. Es geht von der sog. wundunterstützten Einführmethode aus, bei der die Spitze der Kartusche nicht vollständig in die Wunde eingeführt wird, sondern die Wunde selbst teilweise einen Tunnel für das Einführen in die vordere Kammer bildet. Mit Klage vom 11. Januar 2019 beantragte die Klägerin dem Bundespatentgericht, es sei der schweizerische und der liechtensteinische Teil des europäischen Patents EP xxx der Beklagten nichtig zu erklären. Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage.
Mit Urteil vom 19. August 2020 hiess das Bundespatentgericht die Klage gut und stellte fest, dass der schweizerische und liechtensteinische Teil des Streitpatents nichtig ist (O2019_003). Es erwog, Änderungen der Patentansprüche im Rahmen des Erteilungsverfahrens hätten zu einem Anspruchsgegenstand geführt, der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen so nicht offenbart worden sei, weshalb eine unzulässige Änderung im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPÜ 2000 vorliege. Die unzulässige Änderung folge aus der Auslegung der Begriffe «plane of the opening» und «spaced proximally from» und werde durch die weiter eingeschränkten Ansprüche gemäss den Eventualanträgen der Beklagten nicht behoben. Das Streitpatent erweise sich daher insgesamt als nichtig.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. August 2020 aufzuheben und die Sache sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.