| Patrick R. Schutte
Das Gericht der Europäischen Union (EuG) setzte sich im vorliegenden Urteil mit der Problematik der Wiederholungsmarke auseinander, mit der Unternehmen gezielt den Benutzungszwang von Marken umgehen wollen. Gemäss dem EuG führt die Neuanmeldung eines identischen Zeichens für gleiche Waren und Dienstleistungen per se noch nicht zu Bösgläubigkeit – gleichzeitig genügt es aber auch nicht in jedem Fall, andere Bewegründe für eine Wiederholungsmarke vorzubringen, um eine solche Bösgläubigkeit auszuschliessen.
Dans le présent arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a examiné la problématique du dépôt répété d’une marque, au moyen duquel les entreprises cherchent à contourner délibérément l’obligation d’utiliser leurs marques. Selon le Tribunal, le dépôt d’une nouvelle demande portant sur une marque identique pour les mêmes produits et services ne constitue pas en soi un acte de mauvaise foi – cependant, il ne suffit pas dans tous les cas d’invoquer d’autres motifs justificatifs pour exclure une telle mauvaise foi.
Im Jahr 2010 hatte die Beschwerdeführerin – die Hasbro, Inc. – die Wortmarke «MONOPOLY» nach einer Einschränkung während des Verfahrens vor dem EUIPO für nachfolgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28 und 41 angemeldet. Die Wiedergabe der konkreten Waren und Dienstleistungen ist im Falle der Problematik sogenannter Wiederholungsmarken relevant:
Klasse 9:
«Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; elektronische Unterhaltungsgeräte; elektronische Spiele; Computerspiele; Computer-Hardware; Computer-Software; Steuerungen zur Verwendung der vorstehend genannten Waren; Karten, Platten, Bänder, Drähte und Schaltkreise, alle mit oder für Daten und/oder Computersoftware; Spiele für Spielhallen; interaktive Unterhaltungssoftware, nämlich Computerspielesoftware, Computerspielprogramme, Computerspielkassetten, Computerspielplatten; interaktive Virtual-Reality-Videospiele, bestehend aus Computerhardware und -software; interaktive Multimedia-Spielprogramme; herunterladbare Software zur Verwendung in Verbindung mit Computern und Computerspielen, tragbaren Spielgeräten, Spielkonsolen, Kommunikationsgeräten zum Spielen und Mobiltelefonen; elektronische Spiele, Videospiele; Software für Videospiele, Videospielprogramme, Videospielkassetten, Videospielplatten, alle zur Verwendung in Verbindung mit Computern, tragbaren Spielgeräten, Spielkonsolen, Kommunikationsgeräten zum Spielen und Mobiltelefonen; Videolotterie-Terminals; Computer- und Videospielapparate, nämlich Videospielautomaten zur Verwendung mit Fernsehgeräten; Spielgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Ton- und/oder Videoaufnahmen; Laserplatten, Videoplatten, Schallplatten, CDs, CD-ROMs mit Spielen, Filmen, Unterhaltung und Musik; Spielkonsolen; Kommunikationsgeräte und Mobiltelefone; aufgezeichnete Filme; aufgezeichnete Fernseh-, Hörfunk- und Unterhaltungsprogramme sowie -materialien; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren»;
Klasse 16:
«Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren»;
Klasse 28:
«Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielautomaten; Slotmaschinen; Kartenspiele; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren»;
Klasse 41:
«Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Unterhaltung in Form von Filmen, Fernsehprogrammen und Hörfunkprogrammen; sportliche und kulturelle Aktivitäten».
| Die Marke wurde am 25. März 2011 unter der Nr. 9071961 eingetragen (im Folgenden: angegriffene Marke).
Darüber hinaus war die Beschwerdeführerin auch Inhaberin von drei Unionswortmarken «MONOPOLY», die am 23. November 1998 (im Folgenden: ältere Marke Nr. 238 352), am 21. Januar 2009 (im Folgenden: ältere Marke Nr. 6 895 511) bzw. am 2. August 2010 (im Folgenden: ältere Marke Nr. 8 950 776) eingetragen wurden.
Die ältere Marke Nr. 238 352 erfasst folgende Waren der Klassen 9, 25 und 28:
Klasse 9:
«Elektronische Unterhaltungsapparate; elektronische Spiele; Computerspiele; Computerhardware; Computersoftware; Steuerungen zur Verwendung der vorstehend genannten Waren; Karten, Platten, Bänder, Drähte und Schaltkreise, alle mit oder für Daten und/oder Computersoftware; Spiele für Spielhallen; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren»;
Klasse 25:
«Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren»;
Klasse 28:
«Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren».
Die ältere Marke Nr. 6 895 511 erfasst die in der Klasse 41 enthaltenen «Unterhaltungsdienstleistungen».
Die ältere Marke Nr. 8 950 776 erfasst folgende Waren der Klasse 16: «Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke».
Im Jahr 2015 stellte die Streithelferin – die Kreativni Događaji d.o.o. – einen Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke für alle von dieser Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Nach Ansicht der Streithelferin war die Beschwerdeführerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig, weil es sich dabei um eine Wiederholungsanmeldung der älteren Marken Nrn. 238 352, 6 895 511 und 8 950 776 (im Folgenden zusammen: ältere Marken) gehandelt habe, mit dem Ziel, den Zwang zur ernsthaften Benutzung dieser Marken zu umgehen.
Im Jahr 2017 wies die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO den Antrag auf Nichtigerklärung zurück. Sie vertrat u.a. die Auffassung, dass der Schutz derselben Marke über einen Zeitraum von 14 Jahren für sich genommen kein Hinweis auf eine Absicht sei, sich der Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken zu entziehen, und stellte weiter fest, dass das Vorbringen der Streithelferin durch keine Beweise untermauert werde, welche die Bösgläubigkeit der Bschwerdeführerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke belegten.
In der Folge legte die Streithelferin gegen die Entscheidung Beschwerde beim EUIPO ein. Mit Entscheidung im Jahr 2019 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung teilweise auf, erklärte die angegriffene Marke für einen Teil der erfassten Waren und Dienstleistungen für nichtig, und wies die Beschwerde im Übrigen ab. Im Wesentlichen war die Beschwerdekammer der Auffassung, dass die gesammelten Beweise belegten, dass die Beschwerdeführerin in Bezug auf die von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen, die mit den von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen identisch seien, bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei.
Zunächst erläutert das EuG, dass Art. 52 Abs. 1 lit. b der Gemeinschaftsmarkenverordnung vorsieht, dass eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt wird, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Den Begriff «bösgläubig» habe der Gesetzgeber aber nicht definiert. Er sei daher seiner Bedeutung und Tragweite entsprechend seinem Sinn nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu bestimmen, wobei zu berücksichtigen sei, in welchem Zusammenhang er verwendet wird und welche Ziele mit dieser Verordnung verfolgt werden. Weiter finde der absolute Nichtigkeitsgrund im Sinne von Art. 52 Abs. 1 lit. b Anwendung, wenn sich aus Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschliessliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u.a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen.
Unter Verweis auf das Urteil des EuGH vom 11. Juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) führt das EuG weiter aus, dass bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder im Sinne von Art. 52 Abs. 1 lit. b bösgläubig ist, alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen seien, die dem zu entscheidenden Fall eigen sind und zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Zeichens als Unionsmarke vorliegen, insbesondere erstens die Tatsache, dass der Anmelder weiss oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat für eine gleiche oder ähnliche Ware oder Dienstleistung ein gleiches oder ähnliches, mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbares Zei | chen verwendet, zweitens die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Benutzung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie drittens der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen geniessen. Jedoch ergebe sich aus besagtem Urteil auch, dass es sich bei den dort aufgezählten Faktoren lediglich um Beispiele für Anhaltspunkte handle, die berücksichtigt werden können, um über eine etwaige Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zu befinden. Im Rahmen der umfassenden Beurteilung nach Art. 52 Abs. 1 lit. b könnten nach ständiger Rechtsprechung ebenfalls die Herkunft des angefochtenen Zeichens und seine Benutzung seit seiner Schaffung, die unternehmerische Logik, in die sich die Anmeldung dieses Zeichens als Unionsmarke einfügte, sowie die Geschehensabfolge bei der Anmeldung berücksichtigt werden.
Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit sei auch die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. Der Begriff der Bösgläubigkeit beziehe sich somit auf einen subjektiven Beweggrund des Markenanmelders, nämlich eine unredliche Absicht oder ein sonstiges unlauteres Motiv. Er beziehe sich auf ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweiche.
Die Beschwerdeführerin warf der Vorinstanz erstens vor, keine umfassende Beurteilung aller relevanter Faktoren des vorliegenden Falles vorgenommen zu haben. Sie habe sich zu Unrecht auf einen Aspekt konzentriert, nämlich den administrativen Vorteil, der darin bestehe, die ernsthafte Benutzung der wiederholt angemeldeten Marke nicht nachweisen zu müssen, und die zahlreichen anderen stichhaltigen Gründe ausser Acht gelassen, die sie zur Rechtfertigung ihrer Markenanmeldestrategie vorgetragen habe.
Zweitens rügte die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe festgestellt, dass jede wiederholte Anmeldung einer Marke automatisch einer bösgläubigen Anmeldung gleichkomme. Dies stehe im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung. Drittens sei die Angabe der Vorinstanz falsch, wonach sie «auch eingeräumt [habe], dass der Vorteil [ihrer] Strategie darin bestand, die ernsthafte Benutzung der [angegriffenen] Marke im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht nachweisen zu müssen». Die Beweise zeigten, dass einer der mit ihrer Praxis der Markenanmeldung verbundenen Vorteile die Verwaltungseffizienz sein könne, dies sei jedoch nicht der Hauptgrund und nicht einmal ein wesentlicher Grund.
Das EuG führt zunächst unter anderem aus, dass sich aus den Grundsätzen des Unionsmarkenrechts und der Beweisregel für die Benutzung ergibt, dass dem Inhaber einer Marke zwar ein ausschliessliches Recht verliehen wird, dass dieses ausschliessliche Recht jedoch nur geschützt werden kann, wenn dieser Inhaber bei Ablauf der fünfjährigen Schonfrist in der Lage ist, die ernsthafte Benutzung seiner Marke nachzuweisen. Ein solches System schaffe einen Ausgleich zwischen den legitimen Interessen des Markeninhabers und jenen seiner Wettbewerber.
Zweitens sei darauf hinzuweisen, dass sich aus der Rechtsprechung ergebe, dass das Fehlen eines Faktors, den der EuGH oder das EuG bei der Feststellung der Bösgläubigkeit des Anmelders einer Marke im speziellen Kontext einer Rechtsstreitigkeit oder Vorlagefrage, mit der sie befasst wurden, als relevant erachtet hatten, unter anderen Umständen der Feststellung der Bösgläubigkeit des Anmelders nicht notwendigerweise entgegenstehe.
Drittens seien zwar wiederholte Anmeldungen einer Marke nicht verboten, allerdings könne eine solche Anmeldung, die erfolgt, um die Folgen einer Nichtbenutzung älterer Marken zu vermeiden, einen relevanten Faktor darstellen, der zum Nachweis der Bösgläubigkeit des Anmelders geeignet sei.
Viertens sei auf die Gesichtspunkte hinzuweisen, die die Beschwerdekammer zu der Feststellung veranlasst haben, dass die wiederholte Anmeldung der älteren Marken auf die Bösgläubigkeit der Beschwerdeführerin hindeute.
Die Vorinstanz habe ausgeführt, dass sich die Beschwerdeführerin im Rahmen zweier Widerspruchsverfahren auf die angegriffene Marke sowie auf die älteren Marken gestützt habe. Sie habe festgestellt, dass die Entscheidungen, die zum Obsiegen der Beschwerdeführerin in diesen Verfahren geführt hätten, auf die angegriffene Marke gestützt gewesen seien, da es für diese Marke nicht notwendig gewesen sei, den Nachweis der ernsthaften Benutzung zu erbringen.
Weiter habe die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Gründe für die erneute Anmeldung derselben Marke auch die Verringerung des Verwaltungsaufwands geltend gemacht habe. Die Beschwerdeführerin habe gemäss der Zeugenaussage einer bei ihr beschäftigten Person in einer mündlichen Verhandlung in den Vorverfahren erneute Anmeldungen aus verschiedenen Gründen vorgenommen, die ihr die Verwaltung erleichtern könnten, es handle sich dabei jedoch nicht um identische Wiederholungsanmeldungen, da diese Anmeldungen breiter seien und es dafür gute wirtschaftliche Gründe gebe. Ferner habe die Vorinstanz festgestellt, dass, da die älteren Marken nicht Gegenstand eines Verzichts gewesen seien, nicht leicht nachzuvollziehen sei, inwieweit angesichts des erhöhten Arbeitsaufwands und der höheren Investitionen durch die Anhäufung identischer Marken ein Interesse an solchen Anmeldungen im Sinne einer Verringerung des Verwaltungsaufwands bestehen könne.
Aus der Zeugenaussage in der mündlichen Verhandlung gehe hervor, dass es für die Beschwerdeführerin einen Vorteil dargestellt habe, sich auf die Eintragung einer Marke berufen zu können, ohne deren Benutzung nachweisen zu müssen, und dass dieser Aspekt allen Markeninhabern bekannt sei, sodann, dass es sich nicht um den einzigen Grund für die von der Klägerin nacheinander vorgenommenen Markenanmeldungen gehandelt habe, und schließlich, dass es dann, wenn ein Unternehmen verschiedene Marken unterschiedlichen Zeitrangs besitze, für dieses Unternehmen sinnvoll sei, Widerspruch gegen eine später angemeldete | Marke auf der Grundlage einer jüngeren Marke einzulegen, die nicht dem Erfordernis des Benutzungsnachweises unterliege, um die Kosten im Zusammenhang mit der Vorlage von Beweismitteln und der Teilnahme an Verhandlungen zu senken, d.h., dass es aus administrativer Sicht effizienter sei, diesen Nachweis nicht erbringen zu müssen.
Weiter habe die Vorinstanz festgestellt, dass es der Zeugenaussage zufolge im relevanten Zeitraum eine anerkannte Branchenpraxis von Unternehmen gewesen sei, in der Union bereits eingetragene Marken anzumelden und in diese neuen Anmeldungen die von den älteren Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen.
In Bezug auf die Einwände der Beschwerdeführerin führt der EuG Folgendes aus:
Der Vorwurf, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Entscheidung generell die Auffassung vertreten habe, dass jegliche wiederholte Anmeldung notwendigerweise bösgläubig erfolge, sei zurückzuweisen. Nicht die Tatsache, dass eine Unionsmarke wiederholt angemeldet wurde, sei als Indiz für die Bösgläubigkeit der Beschwerdeführerin angesehen worden, sondern die Tatsache, dass sich aus den Akten ergab, dass die Beschwerdeführerin bewusst eine grundlegende Regel des Markenrechts der EU, nämlich die Regel in Bezug auf den Benutzungsnachweis, umgehen wollte, um daraus zum Nachteil des Gleichgewichts des vom Unionsgesetzgeber geschaffenen Markensystems der EU einen Nutzen zu ziehen.
Insoweit sei darauf hinzuweisen, dass keine Bestimmung in den Rechtsvorschriften über die Unionsmarke die wiederholte Anmeldung einer Marke verbiete, und dass daher eine Wiederholungsanmeldung für sich genommen keine Bösgläubigkeit des Anmelders begründen könne, wenn nicht andere relevante Faktoren hinzukommen. Im vorliegenden Fall gehe jedoch aus den Ausführungen der Vorinstanz hervor, dass die Beschwerdeführerin eingeräumt und sogar geltend gemacht habe, dass einer der Vorteile darin bestehe, dass die ernsthafte Benutzung dieser Marke nicht habe nachgewiesen werden müssen. Ein solches Verhalten könne nicht als rechtmässiges Verhalten angesehen werden, sondern laufe den Zielen der Gemeinschaftsmarkenverordnung, den Grundsätzen des Markenrechts der EU und der Regel über den Nachweis der Benutzung, zuwider.
Im vorliegenden Fall habe die von der Klägerin vorgenommene wiederholte Anmeldung nach ihrem eigenen Bekunden vor allem darauf abgezielt, die Benutzung der angegriffenen Marke nicht nachweisen zu müssen, und damit die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die älteren Marken zu verlängern.
Überdies lasse die Anmeldestrategie der Beschwerdeführerin, die auf eine Umgehung der Regel über den Nachweis der Benutzung abziele, auch an die Rechtsfigur des Rechtsmissbrauchs denken, die dadurch gekennzeichnet sei, dass zum einen trotz formaler Einhaltung der unionsrechtlichen Bedingungen das Ziel der Unionsregelung nicht erreicht wird und zum anderen die Absicht besteht, sich dadurch einen unionsrechtlich vorgesehenen Vorteil zu verschaffen, dass die entsprechenden Voraussetzungen willkürlich geschaffen werden.
Weiter habe die Vorinstanz, obwohl Beweise dafür vorlagen, dass die Absicht der Beschwerdeführerin vor allem darin bestand, es zu vermeiden, die Benutzung der angegriffenen Marke nachweisen zu müssen, auch andere Umstände berücksichtigt. So habe sie festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aus ihrer Strategie der wiederholten Anmeldung im Rahmen von zwei Widerspruchsverfahren dadurch einen Nutzen gezogen habe, dass sie die Benutzung der angegriffenen Marke nicht habe nachweisen müssen.
Weiter habe die Vorinstanz die Erklärungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt, wonach diese im Wesentlichen die Marke MONOPOLY für andere Waren und Dienstleistungen schützen wollte, um der technologischen Entwicklung und der Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, und diese als legitim erachtet. Aus diesem Grund habe die Vorinstanz die angegriffene Marke für die nicht von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen nicht für nichtig erklärt. Jedoch habe die Vorinstanz nicht festgestellt, dass diese Erklärungen die Anmeldung der angegriffenen Marke für Waren und Dienstleistungen, die mit den von den älteren Marken erfassten identisch seien, rechtfertigen könnten. Sie habe insbesondere ausgeführt, dass die angeblich mit der Anmeldung der angegriffenen Marke verbundene Verringerung des Verwaltungsaufwands nur schwer mit den zusätzlichen Kosten und dem mit der Aufrechterhaltung der älteren Marken verbundenen Verwaltungsaufwand in Einklang zu bringen sei.
Das EuG folgert daraus, dass eine umfassende Beurteilung aller einschlägigen Faktoren des vorliegenden Falles vorgenommen worden sei.
Zusammenfassend schliesst das EuG, dass die Bösgläubigkeit im vorliegenden Fall erstellt wurde.
Die Beschwerdeführerin machte auch geltend, die Anmeldung der angegriffenen Marke entspreche keineswegs dem traditionellen Schema der wiederholten Anmeldung einer Marke einige Monate vor Ende der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Die Vorinstanz habe daher einen Fehler begangen, als sie ausser Acht gelassen habe, dass die angegriffene Marke angesichts der Zeitpunkte der Eintragung der älteren Marken Nrn. 6 895 511 und 8 950 776 nicht in zeitlicher Nähe zum Ablauf der für jede dieser älteren Marken geltenden fünfjährigen Benutzungsschonfrist angemeldet worden sei.
Zum ersten Argument führt das EuG aus, dass es zwar zutreffe, dass durch die Anmeldung der angegriffenen Marke die Benutzungsschonfristen der ersten dieser beiden älteren Marken nur um zwei Jahre und zwei Monate für die von ihr erfassten Dienstleistungen der Klasse 41 und der zweiten dieser beiden älteren Marken um beinahe acht Monate für die von ihr erfassten Waren der Klasse 16 verlängert wurde. Das für sich genommen genüge aber nicht für die Annahme, dass keine Bösgläubigkeit vorlag. Vielmehr sei hierfür die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung entscheidend. Abermals verweist das EuG in diesem Zusammenhang darauf, dass die Beschwerdeführerin eingeräumt | und sogar geltend gemacht habe, dass einer der Vorteile, die die Anmeldung der angegriffenen Marke gerechtfertigt hätten, auf der Tatsache beruhe, dass die ernsthafte Benutzung dieser Marke nicht habe nachgewiesen werden müssen.
Die Beschwerdeführerin berief sich weiter auf eine gängige und offensichtlich akzeptierte Branchenpraxis. Es könne ihr keine Bösgläubigkeit vorgeworfen werden, da sie «gemäss dem Rat örtlicher Anwälte in Bezug auf ihre Anmeldungen im Allgemeinen» gehandelt habe. Auch brachte die Beschwerdeführerin vor, ihr selbst und einer großen Zahl anderer Inhaber von Unionsmarken würden ihre Schutzrechte durch das EUIPO entzogen, wenn die angefochtene Entscheidung bestätigt werden sollte.
Zunächst rügt das EuG, dass diese Vorbingen von der Beschwerdeführerin in keiner Weise mit Beweisen untermauert worden seien. In der Sache erläutert das EuG insbesondere, dass die blosse Tatsache, dass andere Unternehmen eine bestimmte Anmeldestrategie verfolgen könnten, diese Strategie nicht notwendigerweise rechtskonform und akzeptabel machen. Es müsse nach den Umständen des Einzelfalles beurteilt werden, ob eine solche Strategie im Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung stehe oder nicht. Vorliegend habe die Beschwerdeführerin bewusst eine grundlegende Regel des Markenrechts der EU umgehen wollen, nämlich die Regel in Bezug auf den Benutzungsnachweis, um daraus zum Nachteil des Gleichgewichts des Systems, das aus dem vom Unionsgesetzgeber geschaffenen Recht hervorgegangen ist, Nutzen zu ziehen. Auch wenn es dem Inhaber einer Unionsmarke nicht untersagt sei, eine Wiederholungsanmeldung dieser Marke einzureichen, sei folglich festzustellen, dass die Absicht der Klägerin den Zielen der Gemeinschaftsmarkenverordnung zuwiderlaufe. Unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles könne sich die Beschwerdeführerin daher zur Entkräftung der Bösgläubigkeit weder darauf berufen, dass die Verfolgung derselben Anmeldestrategie eine gängige Praxis von Unternehmen sei, noch dass sie gemäss anwaltlichem Rat gehandelt habe. Auch eine von der Beschwerdeführerin geltend gemachte «Regeländerung» verneint das EuG unter Verweis auf die Auflistung und Anwendung der bestehenden Rechtsprechung durch die Vorinstanz.
Schliesslich werde die Behauptung, dass der Beschwerdeführerin und vielen anderen Markeninhabern ihre Schutzrechte durch das EUIPO entzogen würden, falls die angefochtene Entscheidung bestätigt werden sollte, durch keinen konkreten Beweis untermauert und stellt daher eine blosse Mutmassung dar.
Die Beschwerdeführerin hatte sich auch gegen die Beurteilung der Beschwerdekammer gewendet, wonach die von der angegriffenen Marke erfassten Waren «Spielautomaten; Slotmaschinen; Kartenspiele» und die von der älteren Marke Nr. 238 352 erfassten Waren «Spiele, Spielzeug» identisch seien.
Wie schon das EUIPO geltend gemacht hatte, ist gemäss EuG im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die von der angegriffenen Marke erfassten Waren der Klasse 28, nämlich «Spielautomaten», «Slotmaschinen» und «Kartenspiele» in der von der älteren Marke Nr. 238 352 erfassten allgemeineren Kategorie «Spiele» enthalten sind, die ebenfalls zur Klasse 28 gehört. Es sei offensichtlich, dass der sehr allgemeine Begriff «Spiele» viele Arten von Spielen umfasst, darunter die oben genannten, die von der angefochtenen Marke erfasst werden.
Auch sei das Vorbringen der Beschwerdeführerin irrelevant, wonach «Slotmaschinen» Gegenstand einer streng reglementierten Tätigkeit und an Erwachsene gerichtet seien, die ein anderes Publikum darstellten als jenes, für das Spielzeug oder Gesellschaftsspiele bestimmt seien. Die von der älteren Marke Nr. 238 352 erfasste Kategorie «Spiele» sei hinreichend gross, um die «Spielautomaten», «Slotmaschinen» und «Kartenspiele» der angegriffenen Marke einzuschließen, so dass die von diesen beiden Marken erfassten Waren als identisch angesehen werden können.
Die Beschwerdeführerin wendete sich auch gegen die Beurteilung der Vorinstanz, wonach es schwer zu erkennen sei, inwieweit sich ihr Verwaltungsaufwand durch die Wiederholungsanmeldung einer mit den älteren Marken identischen Marke verringern könne. Sie habe zahlreiche Beweise, u.a. die Zeugenaussage, vorgelegt, die zeigten, dass es ihr diese Praxis ermöglicht habe, in Verwaltungsangelegenheiten effizienter zu sein, während die gegenteilige Beurteilung der Vorinstanz auf keinerlei Beweis gestützt sei.
In diesem Zusammenhang hebt das EuG hervor, dass die Beschwerdeführerin auf keine ihrer älteren Marken verzichtet habe, die jetzt von der angegriffenen Marke umfasst sind. Darüber habe die Streithelferin vorgebracht, dass die «Aufrechterhaltung identischer bestehender Marken … zu einer Ansammlung von Marken [führt], die einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand und höhere Investitionen mit sich bringt, beispielsweise wegen der Zahlung der Anmeldegebühren und Anmeldekosten im Zusammenhang mit gesetzlichen Vertretern für jede angemeldete und eingetragene Marke, der Kosten der Erneuerungsgebühren für jede Marke, der Kosten der administrativen Nachbearbeitung innerhalb des Unternehmens des Inhabers und der Anwaltskanzlei, der Kosten der Überwachung und Kontrolle der verschiedenen Marken, um sicherzustellen, dass es keine identischen und/oder ähnlichen Marken gibt, sowie der Kosten für Widerspruchsverfahren, die zur Verteidigung jeder dieser verschiedenen Marken angestrengt werden».
Was das Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffe, sie habe Beweise vorgelegt, die eine mit der Anmeldung der angegriffenen Marke verbundene Verwaltungseffizienz belegten, so sei festzustellen, dass sie bloss ausgeführt habe, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke «die Art war, | wie die [Klägerin] ihr enormes Markenportfolio verwaltete», und zum anderen, dass sie ein computergestütztes Aktenverwaltungssystem verwende, so dass die Aufnahme einer zusätzlichen Marke in dieses System keine verwaltungsmässige Schwierigkeit darstelle. Damit sei auch dieses Argument der Beschwerdeführerin zu verwerfen.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich die Beschwerdeführerin auch darauf berufen hatte, es sei zu einer Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren gekommen. Da die entsprechenden Ausführungen des EuG keinen Zusammenhang mit der hier interessierenden Problematik der Wiederholungsmarke haben, wird an dieser Stelle auf deren Wiedergabe verzichtet.
Zuletzt sei erwähnt, dass die Beschwerdeführerin offenbar ein Rechtsmittel eingelegt hat und der Fall vor den EuGH gelangt. Er wird bereits unter der Rechtssache Nr. C-373/21 P geführt.
Der vorliegende Entscheid – vorbehalten einer möglichen Korrektur durch den EuGH – ist insofern begrüssenswert, als er zur Fortentwicklung des Begriffs der Bösgläubigkeit im Kontext der sogenannten Wiederholungsmarken beiträgt.
Bei der Festlegung von zukünftigen Anmeldestrategien in der EU muss abgewogen werden, ob das Risiko des Vorwurfs einer bösgläubigen Anmeldung zwecks Umgehung der Regelungen zum Benutzungserfordernis in Kauf genommen werden soll. Dieses besteht nicht nur dann, wenn identische Marken für identischen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse angemeldet werden, sondern auch dann, wenn ein erweitertes Sortiment neu angemeldet wird – diesfalls in Bezug auf die bereits von früheren Marken abgedeckten Waren und Dienstleistungen.
Allerdings ist vorliegend fraglich, inwiefern im konkreten Fall die Bösgläubigkeit nicht primär wegen der sehr fallspezifischen Umstände bejaht wurde. Im Rahmen einer Zeugenaussage wurde das Konzept des Neuanmeldens zur Umgehung des Erfordernisses des Benutzungsnachweises offen zugegeben. Es fragt sich, wie der Fall entschieden worden wäre, wenn keinerlei derartige Zeugenaussage vorgelegen hätte.
Das Urteil macht aber auch deutlich, dass die «Wiederholung» einer Marke nicht per se unzulässig ist. Es kommt auf die tatsächlichen Intentionen der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung an.
In diesem Zusammenhang lassen sich meines Erachtens weitere Argumente zugunsten einer solchen in Bezug auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erweiterten Neu-Anmeldung vorbringen. So ist es durchaus denkbar, dass derartige Anmeldungen langfristig den administrativen Aufwand senken. Anstatt bei jeder Sortimentserweiterung für die jeweils neuen Waren und Dienstleistungen eine eigene Marke anzumelden, kann es durchaus sinnvoll sein, hier die bestehenden Kernprodukte ebenfalls in der neuen Anmeldung aufzuführen. Sehr langfristig kann dann im Rahmen von Verlängerungsentscheiden beschlossen werden, ältere in Bezug auf das Verzeichnis veraltete Marken aufzugeben. Langfristig kann auf diese Weise ein Portfolio vor einer übermässigen Anzahl zersplitterter Marken für das gleiche Zeichen geschützt und der entsprechende Administrativ- und Kostenaufwand gesenkt werden. Dass die im vorliegenden Fall erwähnten älteren Marken noch nicht aufgegeben wurden, scheint vor diesem Hintergrund durchaus vertretbar, da es sich um verhältnismässig junge Marken handelte und eine solche Aufgabe nur zum Zeitpunkt des nächsten Verlängerungstermins und natürlich nach Registrierung der Neuanmeldung sinnvoll ist.
Weiter ist beispielsweise auch denkbar, dass Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse aufgrund von technischen Entwicklungen veralten und daher für sehr ähnliche aber passendere oder verwandte Begriffe neue Anmeldungen geboten sind (man denke beispielsweise an den gesamten neuen Bereich der Zurverfügungstellung von Software in seinen verschiedenen Erscheinungsformen). Auch hier wäre eine Neuanmeldung nur für diese neuen Begriffe wohl kaum zielführend und wäre auch aus Durchsetzungsüberlegungen wenig sinnvoll.
Solche Argumentationslinien, welche die Neuanmeldung (auch) für bereits von bestehenden Marken abgedeckte Waren und Dienstleistungen begründen, müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt sein und festgehalten werden.
In praktischer Hinsicht sinkt das Risiko von Nichtigkeits-Angriffen auf der Basis von angeblicher Bösgläubigkeit meines Erachtens auch dann, wenn im Rahmen von solchen Angriffen häufig vorangehenden Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren bereits auch ohne entsprechende rechtliche Notwendigkeit die rechtserhaltende Benutzung für das Produktesortiment, welche schon von älteren Marken abgedeckt ist, in glaubhafter Weise illustriert wird. Hierzu ist wiederum zum Zeitpunkt der Neuanmeldung die entsprechende Benutzungsdokumentation zusammenzustellen. Ist dies nicht möglich, besteht in der Tat ein erhebliches Risiko, dass eine unzulässige Wiederholungsmarke angenommen werden müsste und die mit diesem Urteil beschriebenen Rechtsfolgen wären sachgerecht.
Für die Schweiz bleibt abzuwarten, ob sich ebenfalls eine verschärfte Praxis unter dem Titel der missbräuchlichen Marken entwickeln wird. In der Lehre wird unter anderem dafür gehalten, dass keine Wiederholungsmarke vorliege bei gleichlautenden Markeneintragungen, wenn sich die beanspruchten Waren und Dienstleistungen überschneiden, solange nicht anzunehmen ist, dass kein Gebrauch der Marke beabsichtigt ist. Marken mit solchen Überschneidungen können etwa eine effiziente Lizenzierung der Marke ermöglichen.