(Kein) Markenschutz für die Nespresso-Kapsel?

Michèle Burnier | Andrea Schäffler

Mit dem Bundesgerichtsurteil BGer 4A_61/2021 vom 7. September 2021 dürften die Streitigkeiten rund um den Formmarkenschutz für die Nespresso-Kapsel nach rund zehn Jahren ein Ende gefunden haben. Kantonale Gerichte sowohl in der Ost- als auch in der Westschweiz haben sich bereits 2011 erstmals mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob die Nestlé SA und die Nestlé Nespresso SA (nachfolgend «Nestlé») Dritten aufgrund einer geltend gemachten Verwechslungsgefahr mit ihrer eingetragenen Formmarke der Nespresso-Kapsel (Marke-Nr. P-486889, vgl. Darstellung unten) den Vertrieb und die Vermarktung von Kaffeekapseln in einer bestimmten Form verbieten können, die überdies aufgrund ihrer Formgebung mit den Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems kompatibel sind.

Während das HGer SG anfänglich noch davon ausging, die Form der Nespresso-Kapsel sei für die beanspruchten Waren technisch notwendig, entschied es sich schliesslich – nachdem ein erster vorsorglicher Massnahmeentscheid vom BGer aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an das HGer SG zurückgewiesen worden war gegen einen Markenausschluss und erklärte weder Art. 2 lit. a noch Art. 2 lit. b MSchG für einschlägig, sodass die Formmarke rechtsbeständig war. Es prüfte deshalb eine Markenverletzung und kam zum Schluss, dass mangels glaubhaft gemachter Verwechslungsgefahr zwischen Formmarke und der Form der angeblich verletzenden Kapsel des Drittanbieters kein Verkaufsverbot begründet werden könne. Ein Verfahren in der Hauptsache wurde nicht angestrengt.

Anders verlief das Verfahren in der Westschweiz, das erst mit dem eingangs erwähnten Bundesgerichtsurteil BGer 4A_61/2021 im letzten Jahr einen Abschluss fand. Weil das KGer VD, anders als das HGer SG im vorsorglichen Massnahmeverfahren, den Antrag auf ein Vertriebsverbot schliesslich mit der Begründung zurückwies, die Form der Nespresso-Kapsel sei technisch notwendig und deshalb nicht als Marke schützbar, klagte Nestlé auch in der Hauptsache. Das KGer VD urteilte im ordentlichen Verfahren (2020), dass die eingetragene Formmarke der Nespresso-Kapsel gemäss Art. 2 lit. a MSchG zum Gemeingut gehöre und deshalb – mangels nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung – vom Markenschutz ausgeschlossen sei. Gegen diesen Entscheid erhob Nestlé Beschwerde beim BGer, das im eingangs erwähnten Urteil festhielt, der Markenschutz der Formmarke der Nespresso-Kapsel sei zu widerrufen, allerdings nicht, weil die Form zum Gemeingut gehöre, sondern weil die Form für die beanspruchten Waren technisch notwendig und deshalb ge | stützt auf Art. 2 lit. b MSchG dem Markenschutz nicht zugänglich sei.

Schutzfähigkeit, Gemeingut, technische Notwendigkeit – alles scheint für die Nespresso-Kapsel möglich. Auch wenn die Sache nun höchstrichterlich entschieden ist, bleibt die Frage, ob die Form der Nespresso-Kapsel wirklich aufgrund einer technischen Notwendigkeit vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

Das BGer sprach sich gestützt auf rechtsvergleichende Überlegungen mit Deutschland und der EU dafür aus, dass eine Form technisch notwendig sei, wenn keine Alternativlösungen zur Verfügung stehen würden, was gemäss BGer zweierlei bedeutet: Die Alternativlösung müsse für den Konkurrenten gleichwertig sein und sie dürfe nicht zu höheren Herstellungskosten führen. Zur Prüfung, ob solche Alternativlösungen im konkreten Fall zur Verfügung standen, stellte das BGer ausschliesslich auf die «Pixie»-Maschine ab. Dabei handelt es sich um eine Kaffeemaschine des Nespresso-Systems. Für diese Art von Kaffeemaschinen kam das Gericht zum Schluss, dass es bekanntermassen alternative Kapselformen gebe, diese allerdings mit höheren Produktionskosten und sonstigen Nachteilen (geringere Kaffeemenge pro Kapsel und erhöhtes Risiko, in der Maschine stecken zu bleiben) verbunden seien, weswegen nicht von gleichwertigen Alternativlösungen gesprochen werden könne und die Form folglich aufgrund technischer Notwendigkeit vom Markenschutz auszuschliessen sei.

Die technische Notwendigkeit von verfügbaren oder zumutbaren Alternativlösungen abhängig zu machen, entspricht der herrschenden schweizerischen Lehre und Praxis und soll vorliegend nicht in Frage gestellt werden, auch wenn sich der schweizerische Ansatz grundsätzlich vom Ansatz des EuGH zum europäischen Recht unterscheidet, der den Alternativformtest ablehnt. Diskutiert werden soll allerdings die Tatsache, dass zur Prüfung der Verfügbarkeit von Alternativlösungen einzig auf den Einsatz von Kaffeekapseln in einer Kaffeemaschine des Nespresso-Systems abgestellt wurde, gänzlich ohne Auseinandersetzung mit den effektiv beanspruchten Waren, was kaum mit dem Spezialitätsprinzip vereinbar ist.

Das Spezialitätsprinzip bestimmt das gesamte Markenrecht. Es macht insbesondere nicht vor Art. 2 lit. b MSchG halt, sondern wird nur in Ausnahmefällen, wie beispielsweise bei der Beurteilung berühmter Marken (vgl. Art. 15 MSchG), durchbrochen. Eine als Marke beanspruchte Form ist deshalb stets in Abhängigkeit der konkreten Waren zu beurteilen, für die sie beansprucht wird, weswegen das BGer beispielsweise in den viel zitierten Urteilen rund um den Formmarkenschutz des Lego-Bausteins dessen technische Notwendigkeit ausschliesslich für Spielbausteine (beanspruchte Waren) überprüfte, die auch «Klemm(spiel)bausteine» mitumfassen. Konsequenterweise wäre auch im vorliegenden Fall zu prüfen gewesen, ob dem Konkurrenten im beanspruchten Warensegment gleichwertige alternative Formen zur Verfügung stehen, oder ob es ihm durch die Markeneintragung der Nespresso-Kapsel-Form verunmöglicht würde, im gleichen Warensegment gleichwertige Produkte anzubieten.

Die streitgegenständliche und nachfolgend abgebildete Marke (Marken-Nr. P-486889) beansprucht nachfolgende Waren der Klasse 30:

«Café, extraits de café et préparations à base de café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise.»

| Der abgebildeten Form wurde der Markenschutz für alle beanspruchten Waren der Klasse 30 abgesprochen. Aus welchen Gründen die Form allerdings beispielsweise für «sucre», «gâteaux, desserts, poudings», «glaces comestibles, poudres, liants et liaisons pour la préparation de glaces comestibles», «miel et succédanés du miel», «sauces» oder «assaisonnements et préparations aromatiques à usage alimentaire (autres que les huiles essentielles), sauces à salade, mayonnaise», technisch notwendig ist, bleibt vom Gericht unbeantwortet. Die Prüfung der technischen Notwendigkeit bietet sich rein produktebezogen einzig für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie an, namentlich «café, extraits de café et préparations à base de café» und «succédanés du café et extraits de succédanés du café», soweit davon ausgegangen wird, dass in der vorab abgebildeten Formmarke eine Kaffeekapsel erkannt wird. Auch hier wird allerdings Markenschutz für Waren beansprucht, die weit mehr umfassen als Kapseln und Maschinen, die mit dem Nespresso-System kompatibel sind. Einerseits gibt es Kaffeezubereitungssysteme, die ganz ohne Kapseln auskommen, andererseits gibt es ganz verschiedene Kapsel-Systeme, die mit Kaffeekapseln in diversen Formen funktionieren. Anders als beim Lego-Baustein, dessen Form für jegliche Art von «Klemm(spiel)bausteinen» (als Untergruppe der Spielbausteine) technisch notwendig ist, ist die beanspruchte Form nicht für jegliche Art von Kaffeekapseln zum Einsatz in jeglicher Art von Kaffeezubereitungssystemen technisch notwendig, sondern höchstens, um im Nespresso-System zu funktionieren. Eine (markenrechtliche) Begründung, inwiefern Konkurrenten, d.h. Unternehmen in der Kaffeeindustrie, darauf angewiesen sind, ebenfalls Kaffeekapseln zu vertreiben, die mit Nespresso-Maschinen kompatibel sind, bleibt das BGer schuldig und lässt sich insbesondere nicht aus dem Verweis auf das Urteil «Nespresso I» herleiten. Einerseits musste das BGer im Entscheid «Nespresso I» in dieser Hinsicht einzig beurteilen, ob die Einschränkung des Kreises möglicher Alternativformen auf mit dem Nespresso-System kompatible Kapseln willkürlich sei, was es verneinte. Andererseits stellte es im Entscheid «Nespresso I» unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung rund um den Formmarkenschutz des Lego-Bausteins aber auch fest, dass es bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich abgelehnt habe, die technische Notwendigkeit allein im Hinblick auf die Kompatibilität mit einem vorbestehenden System zu bejahen. Die wahre Begründung ist deshalb nicht marken-, sondern wettbewerbsrechtlicher Natur. Wird nämlich die Form eines Produkts, das so gestaltet ist, dass es in ein anderes Produkt des gleichen Produktesystems passt, als Marke geschützt, besteht das Risiko, dass ein Hersteller ein ganzes Produktesystem dem Wettbewerb entziehen kann. Diesem Risiko galt es zu begegnen, wobei der Weg über das Markenrecht gewählt wurde, auch wenn die Frage eigentlich kartellrechtlich zu prüfen gewesen wäre.

Das Gericht weist zur Begründung auch darauf hin, dass es nicht Ziel des Markenrechts sein könne, technische Lösungen nach Ablauf des Patentschutzes über gewährte Markenschutzrechte aufrechtzuerhalten. Das ist im Grundsatz richtig und weist auf den Ausnahmecharakter von Art. 2 lit. b MSchG hin: das Gelingen des Nachweises einer Verkehrsdurchsetzung soll mittels Art. 2 lit. b MSchG verhindert werden, wenn die Form für die beanspruchte Ware technisch notwendig ist und das Markenrecht nicht dazu dienen soll, die durch den Patentschutz vermittelte befristete Exklusivität zeitlich unbeschränkt zu perpetuieren. Dabei gilt es im Grunde, folgender Situation zu begegnen: eine technische Lösung war in Form einer bestimmten Ware ursprünglich patentrechtlich geschützt und wurde ausschliesslich von der Patentinhaberin vertrieben, weshalb die breite Allgemeinheit, wenn sie die Ware in eben dieser Form sieht, auf eine Ware der Patentinhaberin rückschliesst. Um der Aufhebung der durch das Patent vermittelten Exklusivität nach Ablauf der Schutzfrist entgegenzuwirken, bietet sich für die Patentinhaberin die Eintragung als Formmarke an, weil aufgrund der vorgängigen Monopolstellung der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung gelingen dürfte.

Vorliegend ist die Form allerdings nicht für die beanspruchten Waren technisch notwendig, sondern höchstens, um in Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems einwandfrei zu funktionieren. Es liegt deshalb kein Fall von Art. 2 lit. b MSchG vor, auch nicht für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie. Es war Nestlé deshalb richtigerweise möglich, die Form als Marke einzutragen, soweit auch kein Fall von Art. 2 lit a MSchG vorliegt. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass es Nespresso in jedem Fall möglich sein soll, Dritten gestützt auf die Formmarke der Nespresso-Kapsel den Vertrieb und die Vermarktung von Kaffeekapseln verbieten zu können, die mit den Kaffeemaschinen des Nespresso-Systems kompatibel sind. Vielmehr soll nachfolgend aufgezeigt werden, wie die Interessen von Dritten alternativ, ohne Bejahung der technischen Notwendig | keit gemäss Art. 2 lit. b MSchG, hätten geschützt werden können.

Liegt kein Fall technischer Notwendigkeit vor, wäre der Frage nachzugehen gewesen, ob die Formmarke zum Gemeingut gehört. Im Zusammenhang mit der vorgebrachten Verkehrsdurchsetzung wären ähnliche Überlegungen anzustellen gewesen, wie unter Art. 2 lit. b MSchG. Der Patentschutz hat Nestlé eine jahrzehntelange Monopolstellung an einer Kapselform ermöglicht, die von sich aus, zumindest für die beanspruchten Waren aus der Kaffeeindustrie, möglicherweise gar nicht unterscheidungskräftig ist. Durch die Monopolstellung konnte allerdings ein Zuordnungseffekt für das Formzeichen hergestellt werden, der zeitlich über die Monopolauflösung hinauswirkt und es deshalb ermöglicht, das Zeichen nach Monopolauflösung als Marke einzutragen, weil es aufgrund des jahrelang ausschliesslichen Gebrauchs des Zeichens gelingen kann, eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Um eine solche Eintragung auszuschliessen, wird in der vorherrschenden Praxis – ob zu Recht, sei vorliegend dahingestellt – auf einen absoluten Schutzausschluss auch unter Art. 2 lit. a MSchG zurückgegriffen («absolutes Freihaltebedürfnis»).

Wird davon ausgegangen, dass kein Schutzausschlussgrund von Art. 2 MSchG vorliegt und die Form (richtigerweise) als Marke zu schützen ist, hätte einerseits vertieft der Frage nachgegangen werden müssen, ob im konkreten Fall Konkurrenteninteressen, um deren Schutz es vorliegend hauptsächlich geht, über die Begrenzung des Schutzumfangs der gültig eingetragenen Formmarke in genügendem Masse hätten berücksichtigt werden können. Anders als im Eintragungsverfahren geht es hier nämlich nicht um die Unterscheidungskraft, sondern um die Kennzeichnungskraft der Marke, die sich im Lauf der Zeit verändern kann und jeweils im Beurteilungszeitpunkt neu zu definieren ist. Hier fallen nicht nur die Interessen des Markeninhabers und der angesprochenen Verkehrskreise, sondern auch die Interessen der Konkurrenten ins Gewicht, sofern der Schutzumfang von Marken in Bezug auf schutzunfähige oder an Gemeingut anlehnende Bestandteile geschmälert wird. Diesen Weg hat das HGer SG gewählt, indem es prüfte, ob sich aus der Ähnlichkeit der Kapselformen eine Verwechslungsgefahr ergibt, die sich vor dem Hintergrund der gesamten Umstände beurteilt. Weil die Form des Kegelstumpfs inkl. «Flansch» gemäss HGer SG zum Gemeingut gehört, dürfe ihm bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit auch bloss eine geringe Bedeutung zugemessen werden, weshalb die Kapselform des Dritten, aufgrund eigener charakteristischer Merkmale, nicht mit der Formmarke der Nespresso-Kapsel verwechselbar sei.

Andererseits wäre eine Lösung allenfalls im Kartellrecht zu suchen gewesen. Wird nämlich eine Wettbewerbsbeschränkung darin erkannt, dass es Drittanbietern von Kaffeekapseln durch die gültig eingetragene Formmarke von Nestlé verunmöglicht wird, Kaffeekapseln fürs Nespresso-System anzubieten, stellt sich die Frage, ob ein Fall einer unzulässigen Verhaltensweise eines marktbeherrschenden oder relativ marktmächtigen Unternehmens vorliegt. Diese Problematik kann und soll nicht auf dem Umweg über das Markenrecht gelöst werden.