Aufgabenbestimmung im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit
I. Zivilrechtliche Abteilung; Beschwerde abgewiesen; Akten-Nr. 4A_149/2021
PatG 1 II i.V.m. 7 II; EPÜ 56.Bei der Anwendung des «Aufgabe-Lösungs-Ansatzes» im Rahmen der Prüfung des Nicht-Naheliegens kann die zu lösende Aufgabe nur dann als Verbesserung statt als blosse Bereitstellung einer Alternative gegenüber dem Stand der Technik definiert werden, wenn der Fachmann die behauptete vorteilhafte Wirkung aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik ableiten kann bzw. wenn diese Wirkung darin angedeutet ist (E. 5).
LBI 1 II en relation avec 7 II; CBE 56.Lors de l’application de l’«approche problème-solution» dans le cadre de la vérification de la non-évidence, le problème à résoudre peut être défini comme une amélioration par rapport à l’état de la technique, plutôt que comme la simple proposition d’une solution alternative, uniquement si un homme du métier peut déduire l’effet avantageux revendiqué des documents initialement soumis dans le contexte de l’état de la technique le plus proche ou si cet effet est indiqué expressément dans lesdits documents (consid. 5).
3.2.Der «Aufgabe-Lösungs-Ansatz» (approche problème-solution) umschreibt ein strukturiertes Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Er wird von den technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) angewendet und beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer technischen Aufgabe und deren Lösung besteht. Die objektiv von der beanspruchten Erfindung gelöste Aufgabe wird danach zuerst ausgehend von dieser Erfindung durch die Ermittlung des (einzigen) Dokumentes im Stand der Technik beurteilt, das dieser beanspruchten Erfindung am nächsten kommt. Dieser nächstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung verglichen und es werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen aufgelistet, um gestützt darauf die objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die beanspruchte Erfindung löst. Schliesslich wird gefragt, welche Schritte der massgebende Fachmann vom nächstliegenden Stand der Technik aus unternehmen musste, um die technische Aufgabe zu lösen (BGE 144 III 337 ff. E. 2.2.1). Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz ist eine Richtschnur, die gewährleisten soll, dass die erfinderische Tätigkeit so objektiv wie möglich beurteilt wird; erfinderische Tätigkeit kann aber auch anders beurteilt werden (BGE 138 III 111 ff. E. 2.2; BGer vom 16. Juli 2020, 4A_609/2019, E. 11.2, nicht publ. in BGE 146 III 403 ff.; BGer vom 2. Juni 2014, 4A_541/2013, E. 5.2.2; M. Söldenwagner, in: J. Ehlers/U. Kinkeldey [Hg.], Europäisches Patentübereinkommen, 3. Aufl., München 2019, EPÜ 56 N 24).
4.
4.1.Die Vorinstanz definierte den Fachmann als Galeniker mit Hochschulabschluss und Berufserfahrung in der Entwicklung von geeigneten Darreichungsformen von Arzneimitteln für Inhalationsprodukte. Das wird von den Parteien nicht in Frage gestellt.
4.2.Die Beschwerdeführerin meint, die Vorinstanz sei nicht nach dem «Aufgaben-Lösungs-Ansatz» vorgegangen. Zu Unrecht. Die Vorinstanz bezieht sich zwar nicht explizit auf dieses Vorgehen, das von ihr beachtete Prüfungsprogramm entspricht aber den Prüfungsschritten des «Aufgaben-Lösungs-Ansatzes». Sie hat korrekt anhand dieses Vorgehens beurteilt, ob die umstrittene Erfindung dem Fachmann nach dem Stand der Technik nahe lag.
5.
Einen ersten Rechtsfehler der Vorinstanz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erblickt die Beschwerdeführerin in der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe, die vom Gegenstand von Anspruch 3 gelöst wird. Dies bildet ihr Hauptargument, auf dem sie ihre Beschwerde aufbaut.
| 5.1.Der Fehler bestehe darin, dass die Vorinstanz davon ausgehe, die beanspruchte Erfindung stelle nur eine Alternative und keine Verbesserung zum Stand der Technik bereit. Zu diesem Fehlschluss komme sie, weil sie rechtsverletzend verlange, eine Verbesserung müsse durch experimentelle Daten im Streitpatent nachgewiesen sein. Nach der massgebenden Rechtsprechung des Europäischen Patentamts könne eine Verbesserung der patentgemässen Erfindung gegenüber dem Stand der Technik auch mittels experimenteller Daten aufgezeigt werden, die nicht im Streitpatent selber enthalten seien.
5.2.
5.2.1.Die Feststellung der Aufgabe dient – in Verbindung mit den zu ihrer Lösung vorgeschlagenen Mitteln – der Ermittlung des Erfindungsgegenstands. Insofern ist die Aufgabenstellung namentlich für die Würdigung des Erfindungsgegenstands bei der Prüfung des Nicht-Naheliegens von Bedeutung.
5.2.2.Die Vorinstanz zitierte die Aufgabenstellung, wie sie von der Beschwerdeführerin formuliert worden war: «Das korrekte technische Problem ausgehend von Maesen ist die Bereitstellung einer gegenüber einer Formulierung in herkömmlichen Inhalationskapseln aus Gelatine verbesserten Formulierung von Tiotropium und Lactose für Trockenpulverinhalatoren.» Sie erwog, die Aufgabe könne ohne Rückschau auch bei Anspruch 3 nahe am Text formuliert werden. Es gehe darum, den Wirkstoff in einer Form bereitzustellen, die ein hohes Mass an Stabilität und damit eine gleichbleibende Dosierung des Wirkstoffs sicherstelle, mit anderen Worten eine gute Dosierungsgenauigkeit und eine geringe Brüchigkeit der Kapsel.
Bei der nachfolgenden Prüfung gelangte die Vorinstanz ausgehend von Maesen et al. kombiniert mit Ogura et al. zum Schluss, dass diese Kombination ohne erfinderischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand führe. Das Dokument Ogura et al. offenbare die Verwendung von Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) als Kapselmaterial, dies zwar nicht mit belastbaren Daten und Aussagen zur Verwendung in einem Pulverinhalator, aber als ausdrücklich vorteilhafte Alternative zu Gelatine als Kapselmaterial zur Verwendung in einem Pulverinhalator. Entsprechend sei der Fachmann, wenn er von Maesen et al. ausgehe und Ogura et al. konsultiere, motiviert, als Kapselmaterial HPMC ernsthaft in Betracht zu ziehen. Zu prüfen sei weiter, ob der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt auch eine angemessene Erfolgserwartung gehabt habe, dass HPMC als Kapselmaterial für einen Pulverinhalator, wobei Tiotropium und Lactose als Pulver eingesetzt würden, effektiv funktioniere. Im Klagepatent selber gebe es keine Daten, die aufzeigten, dass eine Kapsel aus Gelatine in irgendeiner Hinsicht unerwartet verbessert werden könnte, indem anstelle von Gelatine HPMC mit einer bestimmten Feuchte eingesetzt werde. Weil im Klagepatent auch keine für den Fachmann unerwarteten und differenzierenden Eigenschaften von HPMC gegenüber Gelatine dargelegt würden, gehe es letztlich darum, eine Alternative als Kapselmaterial bereitzustellen. Für die Bereitstellung einer Alternative reiche Ogura et al. auf jeden Fall.
5.2.3.Diesen Schluss der Vorinstanz vermag die Beschwerdeführerin nicht umzustossen, indem sie ihr unterstellt, in Verkennung der Rechtsprechung des EPA verlangt zu haben, dass eine Verbesserung der patentgemässen Erfindung gegenüber dem Stand der Technik ausschliesslich durch experimentelle Daten im Streitpatent nachgewiesen sein müsse und nicht auch mittels experimenteller Daten, die nicht im Streitpatent selber enthalten seien. Dieses Verständnis kann dem angefochtenen Urteil nicht zugrunde gelegt werden. Entscheidend ist vielmehr, dass auch nach der von der Beschwerdeführerin angeführten Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA Vorteile bei der Formulierung der zu lösenden Aufgabe nur zu berücksichtigen sind, wenn der Fachmann die behauptete Wirkung aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen vor dem Hintergrund des nächstliegenden Stands der Technik ableiten kann bzw. wenn diese Wirkung in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angedeutet ist. Dass dies im vorliegenden Fall zutrifft, vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Sie hätte vor Vorinstanz darlegen müssen, dass der Fachmann aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen ableiten konnte bzw. dass in diesen Unterlagen angedeutet wird, dass sich für Inhalationskapseln, für die HPMC mit einem Feuchtegehalt von ≤ 5% als Kapselmaterial verwendet wird, eine technische Wirkung gegenüber den in Maesen et al. beschriebenen Inhalationskapseln bzw. dem gemäss Beschwerdeführerin gängigen Kapselmaterial Gelatine mit einem Feuchtegehalt von 13% ergibt. Die Vorinstanz hat die angerufenen Belege im Einzelnen geprüft, konnte aber eine solche Darlegung nicht feststellen. Entsprechend durfte sie annehmen, dass es nur um die Bereitstellung einer Alternative geht, und es hilft der Beschwerdeführerin nicht, wenn sie nun in der Beschwerde aufzuzeigen versucht, dass die Erfindung gemäss Anspruch 3 im Vergleich zum Stand der Technik eine objektive Verbesserung bereitstelle. Der Vorinstanz kann keine Missachtung der rechtsprechungsgemässen Grundsätze bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe vorgeworfen werden.
5.3.Hat die Vorinstanz nach dem Gesagten die objektive technische Aufgabe, die vom Gegenstand von Anspruch 3 gelöst wird, nicht rechtsfehlerhaft formuliert, sondern zu Recht in der Bereitstellung einer Alternative gesehen, geht die Hauptrüge der Beschwerdeführerin fehl.
[…]
Ab
Das streitgegenständliche Patent EP 1 379 220 des beklagten deutschen Pharmaunternehmens betrifft Inhalationskapseln (Inhaletten) aus spezifischen Kapselmaterialien mit reduziertem Feuchtegehalt, die den Wirkstoff Tiotropium in Form pulverförmiger Zubereitungen enthalten und durch eine erhöhte Stabilität gekennzeichnet sind. Ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Grossbritannien hat Interesse daran, Tiotropium enthaltende Inhaletten auf den Markt zu bringen und klagte daher auf Feststellung der Nichtigkeit des schweizerischen Teils des genannten Patents. Mit Urteil vom 2. Februar 2021 (O2010_008) hiess das Bundespatentgericht die Klage gut und erklärte den Schweizer Teil dieses Patents mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig. Das Bundesgericht weist die dagegen erhobene Beschwerde ab.