Internationale Schiedsverfahren über immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten

Andrea Mondini

Inhaltsverzeichnis

I. Relevanz und typische Fallkonstellationen

II. Die Schiedsfähigkeit von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten

1. Zur Schiedsfähigkeit im Allgemeinen

2. Bestandesklagen

3. Verletzungsklagen

4. Übertragungsklagen

5. Keine Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten über die Eintragung von Schutzrechten

III. Die Schiedsklausel und deren Geltungsbereich

1. Die Formulierung einer Schiedsklausel

2. Die Wirkung und Tragweite einer Schiedsklausel

IV. Das anwendbare Recht

1. Der Grundsatz

2. Die Rechtswahl und deren Auslegung

3. «Tronc Commun»

V. Vollstreckung

VI. Die Auswahl der Schiedsrichter

VII. Kosten eines Schiedsverfahrens

VIII. Dauer eines Schiedsverfahrens

Da internationale Verträge oft Immaterialgüterrechte zum Gegenstand haben, und da solche Verträge oft eine Schiedsklausel enthalten, sind Schiedsverfahren über immaterialgüterrechtliche Fragen relativ häufig.

Am häufigsten entstehen solche Streitigkeiten aus Lizenzverträgen: So könnte ein Lizenznehmer z.B. die Weiterzahlung der Lizenzgebühren mit der Begründung verweigern, das lizenzierte Schutzrecht sei nichtig. Aus Lizenzverträgen können aber auch Streitigkeiten über den Schutzbereich oder die Verletzung von Schutzrechten entstehen: So kann es z.B. strittig sein, ob gewisse Produkte des Lizenznehmers überhaupt vom Schutzbereich des lizenzierten Schutzrechts erfasst werden, oder ob der Lizenzgeber dem Lizenznehmer nach der Vertragsbeendigung die Weiterbenutzung des lizenzierten Schutzrechts untersagen kann. Oder es kann bei einer sogenannten «Field of Use» Lizenz strittig sein, ob gewisse Produkte innerhalb oder ausserhalb des lizenzierten «Field of Use» sind. Enthält der betreffende Lizenzvertrag eine Schiedsklausel, muss ein Schiedsgericht in solchen Fällen entscheiden, ob das lizenzierte Schutzrecht gültig bzw. verletzt ist.

Aber auch aus internationalen Entwicklungsverträgen, Joint Venture Verträgen und M&A Verträgen, die ebenfalls oft Schiedsklauseln enthalten, können immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten entstehen: Typischerweise kann bei solchen Verträgen strittig sein, welcher Partei ein Schutzrecht zusteht («Wer hat’s erfunden?») bzw. ob eine Partei einen Übertragungsanspruch hat.

|Die Literatur zu immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten vor Schiedsgerichten befasst sich hauptsächlich mit Streitigkeiten aus Verträgen, die absolut geschützte Schutzrechte betreffen, wie etwa Patente, Marken, Designs und Urheberrechte. Doch regelmässig haben Schiedsgerichte auch Streitigkeiten zu entscheiden, welche die Übertragung oder Verletzung von Know-how bzw. Geschäftsgeheimnissen betreffen. Man stelle sich zum Beispiel vor, der Lizenzgeber habe mit einem Lizenznehmer einen Technologietransfer-Vertrag (mit Schiedsklausel) zum Bau einer bestimmten Industrieanlage geschlossen. Das Know-how wird übertragen und die Industrieanlage wird gebaut. Später muss der Lizenzgeber feststellen, dass der Lizenznehmer nicht eine, sondern drei solche Industrieanlagen gebaut hat. Der Lizenzgeber erhebt Schiedsklage, und der Lizenznehmer wendet ein, der Vertrag sei nicht nur auf eine Industrieanlage beschränkt gewesen, und ohnehin habe er für den Bau der zwei weiteren Industrieanlagen nur nicht-geheimes Know-how gebraucht. Bei einer solchen Ausgangslage müsste das Schiedsgericht zunächst durch Vertragsauslegung entscheiden, ob die Lizenz nur auf eine Industrieanlage beschränkt war, oder ob es die Absicht der Parteien war, dem Lizenznehmer das erforderliche Know-how generell zu übertragen. Kommt das Schiedsgericht zum Schluss, dass die Lizenz nur auf eine Industrieanlage beschränkt war, müsste das Schiedsgericht sodann feststellen, welche Elemente der benutzten Technologie geheimes Know-how des Lizenzgebers darstellen, und welche hingegen Gemeingut sind und somit vom Lizenznehmer frei verwendet werden durften: Bei einer solchen Abgrenzung stellen sich regelmässig anspruchsvolle technische Fragen, die im Rahmen eines Schiedsverfahrens am besten durch eine Schiedsrichter mit technischer Ausbildung beurteilt werden können (dazu siehe unten V).

Schiedsverfahren über die Übertragung von Know-how können auch aus M&A Transaktionen, und insbesondere aus sogenannten «Asset Deals» entstehen. So können beispielsweise Streitigkeiten aus Vertragsklauseln wie etwa «Seller sells all know-how to Buyer» oder «Buyer shall own all know-how» entstehen. Solche (angelsächsisch geprägten) Klauseln führen nicht selten zu Problemen, da es zumindest nach schweizerischem Recht kein «Eigentum» im Sinne eines Ausschliesslichkeitsrechts an Know-how gibt. Zudem stellt Know-how im Wesentlichen technisches Wissen dar, das oft schwer abzugrenzen ist und ohnehin nicht automatisch kraft einer Vertragsklausel übertragen werden kann. Auch hier stellen sich technische Fragen, etwa ob das spezifische Know-how durch Übertragung von Dokumenten bzw. die Einweisung des Empfängers effektiv übertragen wurde.

Schiedsverfahren über Schutzrechte aus Entwicklungsverträgen entstehen nicht selten aus (ebenfalls angelsächsisch geprägten) Formulierungen wie etwa «joint inventions shall be jointly owned». Nach schweizerischem Recht kann es unklar sein, ob damit Miteigentum oder Gesamteigentum entsteht. Zudem sind schon nach schweizerischem Recht (und erst recht bei internationalen Verhältnissen) mehrere Fragen zu den Rechten und Pflichten der Parteien betreffend die gemeinsame Berechtigung an Patenten umstritten.

In aller Regel entstehen Schiedsverfahren über Immaterialgüterrechte aus Verträgen, welche bereits eine Schiedsklausel enthalten. Im Prinzip könnten Parteien aber auch nach der Entstehung einer Streitigkeit bzw. ohne vorbestehenden Vertrag eine Schiedsvereinbarung treffen, doch dies kommt in der Praxis eher selten vor.

Gemäss Art. 177 IPRG kann jeder vermögensrechtliche Anspruch Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein. Darunter fällt gemäss Praxis des Bundesgerichts jeder Anspruch, der sich als geldwerter Aktiv- oder Passivposten im Vermögen des Berechtigten auswirkt. Es ist unbestritten, dass alle richterlich zu beurteilenden Zivilstreitigkeiten auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts prinzipiell schiedsfähig sind. Ebenso unbestritten ist, dass Verfahren betreffend die Eintragung von Schutzrechten nicht schiedsfähig, sondern zwingend den zuständigen staatlichen Behörden vorbehalten sind (siehe unten Ziff. II. 5). Wie nachfolgend dargelegt wird, ist das schweizerische Recht hinsichtlich der Schiedsfähigkeit von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten im internationalen Vergleich ausgesprochen liberal.

Die Frage des Bestandes eines Immaterialgüterrechts stellt sich in Schiedsverfahren typischerweise in folgender Konstellation: Die Lizenzgeberin erhebt eine Schiedsklage auf Bezahlung von Lizenzgebühren aus einem Lizenzvertrag, welcher eine Schiedsklausel enthält. Die Lizenznehmerin verweigert die Bezahlung indem sie im Schiedsverfahren (durch Widerklage oder Einrede) die Ungültigkeit der lizenzierten Schutzrechte geltend macht.

Nach schweizerischer Lehre und Praxis sind Bestandesklagen über schweizerische und ausländische Immaterialgüterrechte uneingeschränkt schiedsfähig. Nichtigkeits- und Löschungsklagen bezüglich in der Schweiz eingetragener Marken, Designs und Patente sind schiedsfähig, ebenso Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit von Urheberrechten. Das Institut für Geistiges Eigentum («IGE») nimmt Schiedssprüche über den Bestand schweizerischer Schutzrechte zum Vollzug entgegen, sofern sie mit einer Vollstreckungsbescheinigung nach Art. 193 Abs. 2 IPRG versehen sind. Auch Schiedsgerichte mit Sitz im Ausland können über die |Rechtsbeständigkeit schweizerischer Immaterialgüterrechte befinden.

Aus schweizerischer Sicht sind Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz auch befugt, Bestandesklagen über ausländische Immaterialgüterrechte zu behandeln. Dabei ist aber zu beachten, dass die schweizerische Praxis im internationalen Vergleich ausgesprochen liberal ist. Dass Bestandesklagen vom schweizerischen Recht mit Wirkung erga omnes als schiedsfähig betrachtet werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn Immaterialgüterrechte sind territorial, und die Gesetze der jeweiligen Länder bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Immaterialgüterrechte erteilt bzw. gelöscht oder nichtig erklärt werden können. Das Spektrum reicht von Ländern, welche die Schiedsfähigkeit von immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten ablehnen, zu solchen, welche sie mit Wirkung inter partes zulassen, bis zu Ländern, welche die Schiedsfähigkeit uneingeschränkt bejahen. Deshalb ist jeweils vorab zu prüfen, ob ein Schiedsurteil über den Bestand eines Schutzrechts im betreffenden Staat überhaupt vollstreckbar wäre. Allgemein lässt sich sagen, dass ein klarer internationaler Trend besteht, die Schiedsfähigkeit von Bestandesklagen zu bejahen, wenn auch nur mit Wirkung inter partes. Beispielsweise betrachten Frankreich, Deutschland und die USA Bestandesklagen als schiedsfähig, aber nur mit Wirkung inter partes.

Die viel diskutierte Frage, ob ein Schiedsgericht Immaterialgüterrechte mit Wirkung erga omnes oder nur inter partes als nichtig erklären kann, sollte jedoch nicht überbewertet werden. Aus praktischer Sicht ist es für die Partei, welche die Nichtigkeit geltend macht, in der Regel ausreichend (z.B. um die Bezahlung von Lizenzgebühren abzuwehren), wenn das betreffende Immaterialgüterrecht vorfrageweise bzw. mit Wirkung inter partes als nichtig erklärt wird, selbst wenn das Schutzrecht nicht aus dem Register gelöscht wird. Eine solche Partei kann somit das Vollstreckungsrisiko im Ausland dadurch vermeiden, indem sie sich im Schiedsverfahren darauf beschränkt, eine Nichtigerklärung nur mit Wirkung inter partes zu beantragen. Die früher heiss diskutierte Frage der Schiedsfähigkeit von Bestandesklagen hat somit in den letzten Jahren viel von ihrer Brisanz verloren.

Streitigkeiten über die Verletzung von inländischen und ausländischen Immaterialgüterrechten sind ebenfalls nach Art. 177 IPRG schiedsfähig. Darunter fallen insbesondere Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, Ansprüche auf Auskunftserteilung sowie Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche aus der Verletzung von Immaterialgüterrechten. Enthält der Lizenzvertrag eine Schiedsklausel, kann diese Schutzrechtsverletzung im Schiedsverfahren beurteilt werden. Im Vergleich zu den Bestandesklagen wird die Schiedsfähigkeit von Verletzungsklagen auch international weitgehend bejaht.

Schiedsverfahren über die Übertragung von Immaterialgüterrechten kommen in der Praxis z.B. im Zusammenhang mit einer Unternehmensübertragung oder nach der Beendigung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder von Distributionsverträgen vor.

Klagen auf Übertragung von (in- und ausländischen) Immaterialgüterrechten sind aus schweizerischer Sicht schiedsfähig. Auch die meisten Staaten, welche die Schiedsfähigkeit von Bestandesklagen mit Wirkung erga omnes ablehnen (siehe oben Ziff. III. 2), betrachten Übertragungsklagen als schiedsfähig.

Über Verfahren, welche die Registrierung von Patenten, Marken und Designs zum Gegenstand haben, können hingegen keine Schiedsverfahren durchgeführt werden, da es sich dabei nicht um zivilrechtliche Streitigkeiten, sondern um Verwaltungsverfahren handelt (zur Löschung eines eingetragenen Rechts durch das IGE infolge Nichtigkeitsentscheids eines Schiedsgerichts vgl. hingegen oben). Insbesondere ist auch das markenrechtliche Widerspruchsverfahren nicht schiedsfähig. Hingegen könnten die Parteien anstelle eines Widerspruchverfahrens eine Schiedsvereinbarung über ihren Markenstreit schliessen und den Schiedsentscheid dem IGE vorlegen.

Schiedsinstitutionen wie etwa WIPO, ICC und das Swiss Arbitration Center stellen Standardschiedsklauseln zur Verfügung. Bei diesen Klauseln sollten die Parteien jeweils bestimmen, ob Streitigkeiten von einem Einzelschiedsgericht oder einem Dreierschiedsgericht entschieden werden sollen. Zudem sollten sie den Sitz des Schiedsgerichts und die Sprache des Schiedsverfahrens bestimmen.

|Ein Einzelschiedsgericht führt zu niedrigeren Kosten und typischerweise zu einer kürzeren Verfahrensdauer. Andererseits kann es bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten schwierig werden, eine Person zu finden, die sowohl über die erforderlichen rechtlichen als auch technischen Fachkenntnisse verfügt (dazu siehe unten VI).

Darüber hinaus sollten die Parteien jedoch vorsichtig sein mit «kreativen» Formulierungen: Sofern die Parteien nicht durch erfahrene Schiedsrechtsspezialisten beraten sind, empfiehlt es sich, die Standardschiedsklauseln zu verwenden, um unnötige und langwierige Verfahrensstreitigkeiten zu vermeiden. Bei Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte bietet sich an, die Schiedsklausel und die Regeln für das Schiedsverfahren der WIPO zu übernehmen. Doch die Regeln anderer Institutionen wie etwa die «Swiss Rules» und die Regeln der ICC sind durchaus auch für Schiedsverfahren über Immaterialgüterrechte geeignet, zumal die Parteien und das Schiedsgericht diese Regeln durch eine individuell vereinbarte und somit massgeschneiderte Verfahrensordnung anpassen bzw. ergänzen können.

Die wichtigste Wirkung einer Schiedsklausel ist, dass sie die Zuständigkeit der staatlichen Gerichte zugunsten des Schiedsgerichts ausschliesst. Eine Schiedsklausel bindet in der Regel nur die Vertragsparteien, wobei eine Ausdehnung der Schiedsvereinbarung auf Dritte unter bestimmten Umständen ausnahmsweise möglich sein kann (sog. subjektiver Geltungsbereich der Schiedsklausel).

Davon zu unterscheiden ist die Frage, wofür das Schiedsgericht zuständig sein soll (sog. objektiver Geltungsbereich der Schiedsklausel). Wie schon erwähnt, kann jeder vermögensrechtliche Anspruch (Art. 177 IPRG) Gegenstand eines Schiedsverfahrens sein, und dazu gehören grundsätzlich auch Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte (siehe oben, Ziff. II. 1).

Die Auslegung einer Schiedsvereinbarung folgt den allgemeinen Grundsätzen für die Auslegung privater Willenserklärungen, wobei deren Rechtsnatur zu berücksichtigen ist: Der Wille, auf die staatliche Gerichtsbarkeit zu verzichten, kann gemäss Bundesgerichtspraxis nicht leichthin angenommen werden; steht demgegenüber fest, dass eine Schiedsgerichtsbarkeit vorliegt, so ist davon auszugehen, dass die Parteien eine umfassende Zuständigkeit des Schiedsgerichts wünschten. Bei Schiedsklauseln wie etwa «all disputes arising out of or in connection with the present contract» ist demnach davon auszugehen, dass die Parteien alle Ansprüche, die sich in Zusammenhang mit dem betreffenden Vertrag stellen können, der ausschliesslichen Zuständigkeit des Schiedsgerichts unterstellen wollten, einschliesslich ausservertragliche Ansprüche und insbesondre auch immaterialgüterrechtliche Ansprüche, sowie Ansprüche aus der Vertragsbeendigung.

Ein wesentlicher Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber Verfahren vor staatlichen Gerichten ist, dass ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz in einem einzigen Verfahren sowohl vertragliche Ansprüche als auch Fragen der Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung von in- und ausländischen Immaterialgüterrechten entscheiden kann. Dadurch können Parallelprozesse in mehreren Ländern (und sich potentiell widersprechende Urteile) vermieden werden, was in der Regel schneller und günstiger zu einer umfassenden rechtskräftigen Entscheidung führt.

Die Parteien können umgekehrt vertraglich bestimmen, dass die Schiedsklausel Fragen der Nichtigkeit und/oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten bzw. ausservertragliche und/oder nachvertragliche Ansprüche nicht erfassen soll (sog. «carve-out»). Ein Lizenzgeber könnte zum Beispiel ein Interesse haben, die Frage der Gültigkeit der lizenzierten Patente vom Geltungsbereich der Schiedsklausel auszuschliessen, um das Klumpenrisiko zu reduzieren, dass der Lizenznehmer in einem einzigen Schiedsverfahren die Nichtigkeit aller lizenzierten Patente geltend machen könnte. Denn falls die Frage der Patentnichtigkeit von der Schiedsklausel ausgenommen wird, müsste der Lizenznehmer die Nichtigkeit für jedes lizenzierte Patent in jedem Schutzland vor den jeweiligen staatlichen Gerichten geltend machen, was die Hürde für ein solches Vorgehen erheblich erhöht. Andererseits können solche carve-outs zu einer Zersplitterung der Verfahren und zu potentiellen Abgrenzungsschwierigkeiten führen, und sind deshalb nur mit grosser Vorsicht zu vereinbaren.

Die Schiedsvereinbarung hat schriftlich oder in einer anderen Form zu erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht (Art. 178 Abs. 1 IPRG).

Befindet sich der Sitz des Schiedsgerichts in der Schweiz, ist die Streitsache nach den von den Parteien gewählten Rechtsregeln oder, bei Fehlen einer Rechtswahl, nach den Rechtsregeln, mit denen die Streitsache am engsten zusammenhängt, zu beurteilen (Art. 187 Abs. 1 IPRG). Art. 110 IPRG findet hingegen keine Anwendung.

Internationale Verträge, welche Immaterialgüterrechte betreffen, enthalten in der Regel eine Rechtswahlklausel. Die Frage ist somit, ob die Rechtswahlklausel auch Fragen der Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung der vertragsgegenständlichen Immaterialgüterrechte erfasst. Grundsätzlich bezieht sich eine Rechtswahl nur auf vertragliche Ansprüche, wobei es sich durch Auslegung ergeben kann, dass auch ausservertragliche Ansprüche, die mit dem Vertrag in einem engen Zusammenhang stehen, von der Rechtswahlklausel erfasst sind.

Haben die Parteien die Rechtswahlklausel ausdrücklich so formuliert, dass das gewählte Recht auch für die Fragen der |Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung der Immaterialgüterrechte anwendbar sein soll (was selten vorkommt), so hat das Schiedsgericht diese Rechtswahl zu respektieren und auch diese Fragen sind gemäss Art. 187 Abs. 1 IPRG nach dem gewählten Recht zu entscheiden.

In der Regel ist die Rechtswahlklausel jedoch allgemein formuliert (z.B. «Auf diesen Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar»). Falls die Parteien im Laufe des Schiedsverfahrens zur Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung der Immaterialgüterrechte nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes plädieren (was häufig vorkommt), so sollte das Schiedsgericht daraus schliessen, dass eine solche allgemein formulierte Rechtswahlklausel nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien diese Fragen nicht umfasst. Ist diese Frage jedoch strittig, so muss das Schiedsgericht durch Auslegung bestimmen, ob eine solche allgemein formulierte Rechtswahlklausel auch die Fragen der Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung der vertragsgegenständlichen Immaterialgüterrechte erfasst.

Bei Übertragungsklagen aus immaterialgüterrechtlichen Verträgen stellen sich in der Regel vorwiegend vertragsrechtliche Fragen, so dass es sachgerecht sein kann, eine allgemeine Rechtswahlklausel so auszulegen, dass die Streitsache einheitlich nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht zu entscheiden ist. Dasselbe gilt bei Streitigkeiten über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Dadurch kann eine Beurteilung nach verschiedenen Rechten vermieden werden, falls die Schutzrechte in mehreren Ländern eingetragen sind.

Bei den Fragen der Gültigkeit bzw. Verletzung der vertragsgegenständlichen absoluten Schutzrechte ist hingegen zu berücksichtigen, dass sich die immaterialgüterrechtlichen Gesetze der betreffenden Staaten zum Teil stark voneinander unterscheiden können. Eine weite Auslegung einer Rechtswahlklausel ist nach der hier vertretenen Meinung nur dann sinnvoll, wenn die immaterialgüterrechtlichen Gesetze der betreffenden Staaten ähnlich ausgestaltet sind wie das von den Parteien gewählte Recht. Hingegen führt zum Beispiel die Anwendung schweizerischen Patentrechts auf die Prüfung der Gültigkeit eines US-Patents in der Regel nicht zu sachgerechten Ergebnissen, da sich das schweizerische Patentrecht vom US-Patentrecht grundlegend unterscheidet. Enthält ein Vertrag also eine allgemeine Rechtswahl des schweizerischen Rechts, so wäre diese meines Erachtens wohl so auszulegen, dass sie die Fragen der Gültigkeit bzw. Verletzung eines US-Patents nicht erfasst. Auf diese Fragen wäre das Recht des Staates anwendbar, mit dem die Streitsache am engsten zusammenhängt, also in diesem Beispiel das US-Patentrecht (Art. 187 Abs. 1 IPRG).

Werden z.B. in einem Lizenzvertrag, der eine Rechtswahl des schweizerischen Rechts enthält, Patente in der Schweiz und den USA lizenziert, so wären auf die vertragsrechtlichen Fragen und auf das schweizerische Patent schweizerisches Recht, auf das US-Patent demgegenüber US Recht anwendbar. Dass man in einem Schiedsverfahren diese Fragen aufgrund verschiedener Rechtsordnungen beurteilen muss, erhöht die Komplexität und ist sowohl für das Schiedsgericht als auch für die Rechtsvertreter der Parteien sowohl in fachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht sehr anspruchsvoll, insbesondere wenn die lizenzierten Schutzrechte in mehreren Staaten eingetragen sind.

Ein möglicher Ansatz, um diese Komplexität zu reduzieren, ist das sogenannte «Tronc Commun», bei welchem sich die Parteien darauf einigen, dass das Schiedsgericht die gemeinsamen rechtlichen Grundsätze der betreffenden Rechtsordnungen anwenden soll. Oder die Parteien einigen sich darauf, dass alle in verschiedenen Staaten eingetragenen Schutzrechte nach dem Recht nur eines Staates (oder bei Europäischen Patenten gemäss der Praxis des EPA) zu beurteilen sind. Ein Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber staatlichen Gerichtsverfahren ist, dass die Parteien mit solchen Ansätzen die Komplexität reduzieren können. Diese Ansätze sind allerdings nur praktikabel, wenn die auf die betreffenden Schutzrechte anwendbaren Rechtsordnungen weitgehend harmonisiert sind (wie z.B. bei ergänzenden Schutzzertifikaten in der EU oder bei Europäischen Patenten). Unterscheiden sich hingegen die betreffenden Rechtsordnungen konzeptionell grundlegend, führen diese Ansätze nicht zu sachgerechten Ergebnissen. Bei der nachträglichen Wahl des anwendbaren Rechts bzw. eines «Tronc Commun» ist grosse Vorsicht geboten, da sie unter Umständen für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.

Für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche ist das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958 anwendbar («NYÜ»). Die Schweiz hat zudem mehrere bilaterale Abkommen betreffend die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche abgeschlossen. Die Partei, welche die Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruches beantragt, kann sich diesbezüglich nach dem Günstigkeitsprinzip wahlweise auf das NYÜ oder auf das betreffende bilaterale Abkommen berufen.

|Von besonderem Interesse im Zusammenhang mit immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten sind insbesondere die in Art. V Ziff. 2 NYÜ statuierten, von Amtes wegen zu prüfenden Verweigerungsgründe des ordre public und der fehlenden Schiedsfähigkeit.

Bezüglich der Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche über Immaterialgüterechte in der Schweiz ist es kaum denkbar, dass es allein aus der immaterialgüterrechtlichen Natur der Streitigkeit zu einer Verweigerung wegen fehlender Schiedsfähigkeit oder Verletzung des ordre public kommen könnte, da nach schweizerischem Recht – wie bereits erörtert – zivilrechtliche Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte uneingeschränkt schiedsfähig sind.

Problematisch kann hingegen die Vollstreckung schweizerischer Schiedssprüche über den Bestand von im Ausland registrierten Schutzrechten sein. Wie bereits besprochen, werden Bestandesklagen von den meisten Staaten nicht als schiedsfähig mit Wirkung «erga omnes» betrachtet und dementsprechend könnte die Anerkennung und Vollstreckung diesbezüglicher ausländischer Schiedssprüche auf Änderung bzw. Löschung der betreffenden Registereinträge gestützt auf Art. V Ziff. 2 NYÜ verweigert werden. Dieses Risiko kann jedoch wie bereits erwähnt vermieden werden, indem nur die Nichtigkeit «inter partes» geltend gemacht wird.

Kaum Probleme bereitet hingegen die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen über Verletzungs- und Übertragungsklagen in Drittländern, da die Schiedsfähigkeit solcher Ansprüche international weitgehend bejaht wird.

Ein Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist, dass die Parteien die Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen auswählen können. Gerade bei Streitigkeiten über Immaterialgüterrechte stellen sich regelmässig vertragsrechtliche, immaterialgüterrechtliche und insbesondere auch technische Fragen. Bei einem Dreierschiedsgericht haben die Parteien somit die Möglichkeit, Personen mit den erforderlichen Fachkenntnissen in den betreffenden rechtlichen und technischen Bereichen zu kombinieren. Sieht die Schiedsklausel jedoch einen Einzelschiedsrichter vor, kann es schwierig werden, eine Person zu finden, die sowohl die erforderlichen rechtlichen als auch technischen Fachkenntnisse mitbringt.

Doch selbst bei einem Dreierschiedsgericht müssen die Parteien auf eine angemessene Balance innerhalb des Schiedsgerichts achten: Zunächst sollte darauf geachtet werden, dass als Vorsitzende eine in der Schiedsgerichtsbarkeit erfahrene Person ernannt wird, damit das Verfahren ordnungsgemäss und straff geführt wird. Als von den Parteien ernannten Schiedsrichter könnten z.B. je eine Person mit technischer Ausbildung im betreffenden Gebiet und eine Person mit Spezialkenntnissen im Immaterialgüterrecht ausgewählt werden. Doch auch diesbezüglich ist Vorsicht geboten: Hat innerhalb des Schiedsgerichts nur eine Person (z.B. eine Ingenieurin oder Patentanwältin) technische Fachkenntnisse, besteht die Gefahr, dass die übrigen Schiedsrichter ihr die möglicherwiese entscheidenden Fragen über die Gültigkeit des Patents «delegieren» werden, ohne diese Fragen wirklich aus technischer Sicht selber beurteilen zu können. Jede Partei sollte sich deshalb bei der Auswahl des von ihr zu ernennenden Parteischiedsrichters strategisch überlegen, ob die entscheidenden Fragen technischer, patentrechtlicher oder vertraglicher Natur sind.

Bei internationalen Schiedsgerichten kommt hinzu, dass die Parteien in aller Regel Schiedsrichter aus unterschiedlichen Rechtskulturen ernennen, was einen grossen Einfluss auf den Verfahrensablauf haben kann. Stammen z.B. zwei der drei Schiedsrichter aus dem «common law» Rechtskreis, werden sie wohl eher bereits sein, ausgedehnte «production of documents» oder gar «discovery» anzuordnen. Stammt die Mehrheit der Schiedsrichter aus dem kontinentaleuropäischen Rechtskreis, werden sie diesbezüglich wohl restriktiv sein.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Möglichkeit der Parteien, die Schiedsrichter zu wählen, ein grosser Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist. Diese Möglichkeit sollte aber bewusst strategisch genutzt werden, da sie über den Ablauf und den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.

Die meisten Schiedsordnungen sehen einen nach Streitwert abgestuften Tarif für die Schiedskosten vor, und manche bieten einen «online cost calculator» an, um diese Kosten im Voraus zu schätzen. Die zu erwartenden Kosten eines Schiedsverfahrens sind ins Verhältnis zu den Kosten der entsprechenden Verfahren vor staatlichen Gerichten in allen betroffenen Ländern und durch den gesamten Instanzenzug zu setzen.

Wie bereits erklärt, können sowohl vertragliche Ansprüche als auch die Gültigkeit und/oder die Verletzung von mehreren Immaterialgüterrechten in mehreren Ländern in einem einzigen Schiedsverfahren beurteilt werden. Als Faustregel kann man davon ausgehen, dass ein solches Schiedsverfahren weniger kostet, als mehrere separate Gerichtsverfahren in mehreren Ländern durch alle Instanzen.

Wenn es aber um eine Streitigkeit geht, die ohne Schiedsklausel in nur einem Gerichtsverfahren entschieden werden könnte (z.B. weil es nur um Schutzrechte in einem Land geht), dann kommt es darauf an, wo das Gerichtsverfahren stattfinden würde: Generell kann man davon ausgehen, dass ein Schiedsverfahren mehr kosten würde als ein Gerichtsverfahren etwa in der Schweiz oder Deutschland, jedoch wohl weniger als ein Gerichtsverfahren in Grossbritannien oder den USA.

Hinzu kommt, dass die Parteien in einem Schiedsverfahren (anders als in einem Gerichtsverfahren) verschiedene Möglichkeiten haben, die Kosten zu reduzieren. So können sie zum Beispiel ein Einzelschiedsgericht statt ein Dreier|schiedsgericht vereinbaren. Verschiedene Schiedsordnungen sehen zudem «expedited procedures» vor, die bei tieferen Streitwerten standardmässig zur Anwendung kommen und die Anzahl der Verfahrensschritte (und somit die Kosten) reduzieren. Ohnehin können die Parteien mit dem Schiedsgericht straffe Verfahrensvorschriften vereinbaren, um die Anzahl und den Umfang der Eingaben, der mündlichen Verhandlungen und der Urkundenedition zu beschränken.

Auch die zu erwartende Dauer eines Schiedsverfahrens ist ins Verhältnis zur Dauer der entsprechenden Verfahren vor staatlichen Gerichten in allen betroffenen Ländern und durch den gesamten Instanzenzug zu setzen.

Wiederum kann als Faustregel davon ausgegangen werden, dass ein Schiedsverfahren in der Regel schneller zu einem rechtskräftigen Entscheid führt als mehrere parallele Verfahren durch alle Instanzen in mehreren Ländern. Insbesondere die konsolidierte Beurteilung vertraglicher und immaterialgüterrechtlicher Fragen in einem einzigen Schiedsverfahren ist in der Regel erheblich schneller als die Abspaltung bzw. Aussetzung der entsprechenden Verfahren vor verschiedenen staatlichen Gerichten.

Gerade im Immaterialgüterrecht sind vorprozessuale vorsorgliche Massnahmen von grosser Bedeutung. Alleine die Bestellung eines Schiedsgerichts kann allerdings etwa zwei Monate beanspruchen und ist daher zu langsam für den vorprozessualen vorsorglichen Rechtschutz. Doch die meisten Schiedsordnungen (so z.B. die WIPO, ICC und Swiss Rules) sehen die Möglichkeit der raschen Einsetzung von «emergency arbirators» vor. Zudem besteht hinsichtlich vorsorglicher Massnahmen eine parallele Kompetenz der staatlichen Gerichte.

Zusammenfassung

Bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten aus internationalen Verträgen kann ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz in einem einzigen Verfahren sowohl vertragliche Ansprüche als auch Fragen der Gültigkeit, Verletzung und/oder Übertragung von in- und ausländischen Immaterialgüterrechten entscheiden. Dies hat für die Parteien den Vorteil, dass Parallelprozesse in mehreren Ländern vermieden werden können, was in der Regel schneller und günstiger zu einer umfassenden rechtskräftigen Entscheidung führt. Auf der anderen Seite ist die Behandlung all dieser Fragen in einem einzigen Verfahren sowohl in zeitlicher als auch fachlicher Hinsicht sehr anspruchsvoll, insbesondere wenn die Gültigkeit mehrerer Schutzrechte in mehreren Ländern zu beurteilen ist. Solche Verfahren stellen deshalb an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Ein weiterer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist, dass die Parteien die Möglichkeit haben, Personen mit den erforderlichen Fachkenntnissen in den betreffenden rechtlichen und technischen Bereichen als Schiedsrichterinnen zu ernennen, was bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten, die oft technische bzw. patentrechtliche Fragen aufwerfen, von grosser Bedeutung ist.

Résumé

Dans le cas des litiges en matière de propriété intellectuelle découlant de contrats internationaux, un tribunal arbitral dont le siège se situe en Suisse peut trancher en une seule procédure aussi bien les prétentions contractuelles que les questions en lien avec la validité, la violation et/ou le transfert de droits de propriété intellectuelle suisses et étrangers. Cela permet d’éviter des procédures parallèles dans plusieurs pays et d’obtenir une décision globale et définitive plus rapidement et à moindres coûts, ce qui constitue un avantage pour les parties. Traiter ces questions en une seule procédure est toutefois très contraignant, aussi bien sur le plan temporel que sur le plan technique, en particulier lorsqu’il s’agit de juger de la validité de plusieurs droits de propriété dans plusieurs pays; de telles procédures imposent donc des exigences élevées pour toutes les parties. Un autre avantage de l’arbitrage réside dans le fait que les parties impliquées ont la possibilité de désigner en tant qu’arbitres des personnes disposant de l’expertise requise dans les domaines juridiques et techniques concernés, ce qui revêt une grande importance dans les litiges en matière de droit de propriété intellectuelle qui soulèvent souvent des questions techniques ou de droit des brevets.