«Kaffeekapseln» BGer vom 24. Mai 2022

«Kaffeekapseln» BGer vom 24. Mai 2022

Reduktion der Prüfungsdichte bei der technischen Beurteilung

I. zivilrechtliche Abteilung; Abweisung der Beschwerde; Akten-Nr. 4A_41/2022

ZPO 229 I.

Soll das Gericht Behauptungen und/oder Beweismittel einer Stellungnahme zur Duplik, mit der die beklagte Patentinhaberin ihr Patent mittels neuer Rechtsbegehren neu eingeschränkt hat, nicht berücksichtigen, muss in der Stellungnahme zur Stellungnahme zur Duplik substantiiert dargelegt werden, welche Äusserungen nicht kausal durch Dupliknoven verursacht worden sind (E. 2).

PatG 26 I a i.V.m. 1 I und 7 II.

Solange kein rechtswidriges Vorgehen im Rahmen der Neuheitsprüfung aufgezeigt ist bzw. die anerkannten Grundsätze wie bspw. der Prüfungsmassstab der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung eingehalten wurden, hat das Bundesgericht keinen Anlass, in die technische Beurteilung der Vorinstanz einzugreifen (E. 3, 6).

CPC 229 l.

Si le tribunal ne doit pas tenir compte des allégations ou des moyens de preuve soumis dans une prise de position sur la duplique par laquelle la partie défenderesse titulaire du brevet a limité son brevet au moyen de nouvelles conclusions, il faut que la réponse à ladite prise de position expose de manière circonstanciée quelles allégations n’ont pas été suscitées de manière causale par des nova présents dans la duplique (consid. 2).

LBI 26 I a en relation avec 1 I et 7 II.

Tant qu’on ne peut prouver une procédure contraire à la loi dans le cadre de l’examen de la nouveauté et que les principes reconnus, tels que le critère d’examen de la divulgation directe et sans équivoque, ont été respectés, le Tribunal fédéral n’a aucun levier pour intervenir en relation avec l’évaluation technique de l’instance précédente (consid. 3, 6).

Am 2. Juni 2022 hat die Delica AG (Beschwerdegegnerin) Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Patents CH 711 079 B1 (Streitpatent), dessen Inhaber die Koninklijke Douwe Egberts B.V. (Beschwerdeführerin) ist, eingereicht. Das Streitpatent betrifft Kapseln, die eine Substanz zur Zubereitung eines Getränks enthalten (typischerweise gemahlenen Kaffee) zur Verwendung in Getränkezubereitungsmaschinen (d.h. Kaffeemaschinen). Die Erfindung beansprucht die Verbesserung des Dichtungselements, das an der Kapsel angebracht ist und nach Einfügen der Kapsel in das einschliessende Element des Kapselhalters der Maschine letzteres abdichtet. Mit Urteil vom 21. Dezember 2021 hiess das BPatGer die Klage gut und erklärte das Streitpatent aufgrund fehlender Neuheit in der geänderten Fassung gemäss den (Eventual-)anträgen in der Duplik für nichtig. Das BGer weist die dagegen erhobene Beschwerde ab.

2.

2.1.Ein erster Vorwurf der Beschwerdeführerin ist prozessualer Natur: Die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie es zugelassen habe, dass die Beschwerdegegnerin dreimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorgetragen habe, ohne im Einzelnen zu prüfen, ob die fraglichen Noven ausnahmsweise nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig seien.

2.2.Nach gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen. Nach dem Aktenschluss haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen (BGE 146 III 55 ff. E. 2.3.1).

Das gilt insbesondere auch für die Entgegnung auf sog. Dupliknoven, d.h. neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der beklagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen werden. Ist die klagende Partei zur Entgegnung der in der Duplik vorgetragenen und sich auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden Behauptungen auf echte Noven angewiesen, dürfen diese gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO ohne Weiteres vorgebracht werden. Bei unechten Noven ist gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO hingegen erforderlich, dass diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es der klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven vorgebracht werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven entkräften will, so ist insofern die Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfüllt, dass diese Noven vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten. Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist immerhin unabdingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind. Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbrin|gen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind. Für die Prüfung dieses Kausalzusammenhanges ist folglich eine genaue Betrachtung der zur Diskussion stehenden neuen Tatsachen und Beweismittel unumgänglich (BGE 146 III 55 ff. E. 2.5.2).

2.3.Diese Grundsätze hat die Vorinstanz nicht verletzt.

Im vorliegenden Fall konnte sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Klage ein erstes Mal unbeschränkt zur Sache äussern. Eine zweite unbeschränkte Äusserungsmöglichkeit erhielt sie mit der Replik. In der Duplik änderte und ergänzte die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren, indem sie nunmehr beantragte, das Streitpatent mit neu formulierten Patentansprüchen zu schützen. Ferner legte sie zahlreiche neue Beilagen ins Recht und äusserte sich zu den neuen Rechtsbegehren, neuen Patentansprüchen und neuen Beilagen ihrerseits mit neuen Darlegungen. Im Anschluss an die Duplik gab die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin Gelegenheit, zu neuen Begehren, Behauptungen und Beweismitteln der Duplik Stellung zu nehmen, was die Beschwerdegegnerin in Form einer umfassenden Stellungnahme vom 23. April 2021 mit neuen Beweismitteln getan hat.

Die Neuformulierung von Patentansprüchen ist im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven gleich zu achten (BGE 146 III 55 ff. E. 2.5.1). Folgerichtig erachtete die Vorinstanz alle neuen tatsächlichen Behauptungen und Beweismittel der Beschwerdegegnerin zu den in der Duplik geltend gemachten neuen Ansprüchen kausal durch diese Änderungen verursacht und daher als zulässig. Damit hat sie Art. 229 Abs. 1 ZPO nicht verletzt, sondern vielmehr zutreffend dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beschwerdeführerin durch die in der Duplik angebrachten Änderungen an den Patentansprüchen des Streitpatents die umfassende Stellungnahme zur Duplik selber verursacht hat. Die Vorinstanz führte auch richtig aus, dass einzelne Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik, die nicht kausal auf neue Vorbringen in der Duplik zurückzuführen sind, nicht zu berücksichtigen wären. Sie konnte jedoch keine solchen Behauptungen, die massgeblich für den Ausgang des Verfahrens wären, erkennen.

Wenn die Beschwerdeführerin nunmehr der Vorinstanz vorwirft, sie hätte im Einzelnen prüfen müssen, ob die Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik unter dem Aspekt von Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig seien, so muss dieser Vorwurf auf sie selbst zurückfallen. Nachdem sie in der Duplik ihre Begehren änderte, die Patentansprüche neu formulierte und dazu sowie zu den neuen Beilagen ihrerseits ausgedehnte neue Darlegungen präsentierte, hat sie die umfassende Stellungnahme selbst provoziert. Bei dieser Ausgangslage kann sie nicht von der Vorinstanz verlangen, dass sie im Entscheid im Einzelnen ausführt, welche neuen Behauptungen in der Stellungnahme zur Duplik kausal auf Dupliknoven zurückzuführen seien und welche nicht. Es genügt, dass sie diese Prüfung vornahm und das Resultat dieser Prüfung im Entscheid festhielt.

Die Beschwerdeführerin hätte, nachdem sie mit der Duplik eine weitgehend veränderte Situation geschaffen hatte (neue geänderte Begehren, neue geänderte Patentansprüche, neue Beilagen und neue Behauptungen dazu), sich nicht mit dem pauschalen Einwand begnügen dürfen, die unbeschränkte Stellungnahme zur Duplik sei unzulässig und dürfe nicht beachtet werden, wie sie in der Beschwerde vorbringt. Vielmehr hätte sie bei den gegebenen Umständen ihrerseits in der Stellungnahme vom 7. Mai 2021 zur Stellungnahme zur Duplik im Einzelnen spezifizieren müssen, welche von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Äusserungen sie als unzulässig erachtete, weil sie nicht durch Dupliknoven verursacht seien. Sie zeigt in der Beschwerde jedoch nicht mit präzisen Aktenhinweisen auf, dass sie dies getan hätte. Wenn sie nun in der Beschwerde an das BGer versucht, dies mit einzelnen Beispielen nachzuholen, so erfolgt das verspätet. Es ist nicht Sache des BGer, darauf einzugehen, zumal die angeführten Beispiele von der Beschwerdegegnerin bestritten werden.

Bei dieser Sachlage verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht (Art. 229 Abs. 1 ZPO), indem sie die Stellungnahme zur Duplik vom 23. April 2021 entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin beachtete. Die prozessuale Rüge ist unbegründet.

3.

3.1.In der Sache rügt die Beschwerdeführerin eine rechtsverletzende Prüfung der Neuheit. Sie macht die Verletzung von Art. 26 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 PatG geltend.

3.2.Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, unter anderem wenn der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist (Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG). Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist keine patentierbare Erfindung, was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2 PatG) ergibt. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG).

Objekt der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch definiert wurde. Hierzu ist der Patentanspruch auszulegen. Die etablierten Auslegungsgrundsätze gelten zwar vornehmlich für die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch für die Neuheitsprüfung anwendbar (BGE 132 III 83 ff. E. 3.4).

Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem |Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 ff. E. 4.1).

Gemäss Lehre ist nur das offenbart, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der Entgegenhaltung ergibt, einschliesslich der Merkmale, die darin nicht ausdrücklich genannt, aber für den Fachmann vom Inhalt miterfasst sind, nicht aber das, was der Fachmann der impliziten Offenbarung naheliegenderweise hinzufügen würde (A. Detken, in: M. Schweizer/H. Zech [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Patentgesetz [PatG], Bern 2019, PatG 7 N 43 und 116 f.; C. Bertschinger, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Basel 2002, 128, Rz. 4.93).

Diese Grundsätze hat die Vorinstanz der Neuheitsprüfung zugrundegelegt.

[…]

6.

6.1.Die Beschwerdegegnerin machte mangelnde Neuheit des Gegenstandes der geänderten Ansprüche gegenüber sechs Entgegenhaltungen geltend. Die Vorinstanz prüfte zuerst, ob die Erfindung durch die internationale Patentanmeldung [WO 2014/184652 [WO 652]) neuheitsschädlich vorweggenommen sei, was sie bejahte, weshalb sich die Neuheitsprüfung in Bezug auf die weiteren Entgegenhaltungen erübrigte.

6.2.Die Beschwerdeführerin stellt dies in Abrede und beharrt auf ihrem Standpunkt, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei gegenüber WO 652 neu, dies aus folgenden Gründen:

• 1.
  Die WO 652 offenbare keinen die Kapsel hermetisch abschliessenden Deckel (dazu E. 6.3);
• 2.
  In der WO 652 sei der Deckel nicht am Flansch befestigt (dazu E. 6.4);
• 3.
  Die WO 652 offenbare kein anspruchsgemässes Lager (dazu E. 6.5);
• 4.
  Keine Neuheitsschädlichkeit in Bezug auf die Absenkbarkeit des Plateaus auf den Deckel (dazu E. 6.6).

6.3.Merkmal 1.3.2 von Anspruch 1 des Streitpatents verlangt, dass «der Deckel die Kapsel hermetisch abschliesst». Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die WO 652 dieses Merkmal offenbart, insbesondere, dass der Deckel hermetisch abschliesst. Sie kritisiert den gegenteiligen Schluss der Vorinstanz, wonach der Fachmann der WO 652 unmittelbar und eindeutig einen luftdicht verschliessenden Deckel entnimmt, und entsprechend Merkmal 1.3.2 durch die Kapsel gemäss WO 652 vorweggenommen wird.

Ihre Kritik überzeugt nicht. Sie fusst auf ihrer schon vorinstanzlich vertretenen Ansicht, der Deckel gemäss WO 652 könne auch perforiert sein, was keinem hermetischen Abschluss entspreche. Dieses Argument hat die Vorinstanz namentlich mit der Begründung verworfen, dass es in der WO 652 keinen Hinweis darauf gebe, dass der Aluminiumdeckel perforiert sein könnte, zumal in den Figuren der Deckel mit einer durchgezogenen und nicht mit einer gestrichelten Linie gezeigt werde. Diese Begründung will die Beschwerdeführerin nicht gelten lassen und meint, die Vorinstanz wende sich damit von den «etablierten Prinzipien für die Neuheitsprüfung» ab. Die Beschwerdeführerin verkennt damit die Begründungslinie der Vorinstanz und übergeht, dass die Vorinstanz mit dem «fehlenden Hinweis» bloss auf den diesbezüglichen Einwand der Beschwerdeführerin antwortete. Sie unterlegte ihrer technischen Beurteilung aber den korrekten Prüfungsstandard, indem sie prüfte, ob der Fachmann das streitige Merkmal der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig entnimmt. Dass sie dies bejahte, wird von der Beschwerdeführerin nicht entkräftet, indem sie darauf beharrt, der Deckel könne perforiert sein. Die Vorinstanz nahm mithin betreffend Grund (1) keine rechtsfehlerhafte Neuheitsprüfung vor.

6.4.Betreffend Grund (2) hielt die Vorinstanz fest, gemäss Merkmal 1.3.1 müsse der Aluminiumdeckel der Kapsel am Flansch befestigt sein. Nach richtigem Verständnis (Auslegung) sei alles, was sich von der Seitenwand der Kapsel radial erstreckt, Teil des Flansches. Bei der Kapsel gemäss WO 652 sei der Deckel unten am inneren Teil des Flansches angebracht. Merkmal 1.3.1 sei daher offenbart.

Die Beschwerdeführerin bestreitet dies mit dem Argument, der Schluss der Vorinstanz beruhe auf einer rechtsfehlerhaften Auslegung von «Flansch» und «Plateau». Nachdem die Beschwerdeführerin jedoch keine rechtsfehlerhafte Auslegung von «Flansch» und «Plateau» aufzuzeigen vermochte (siehe E. 5.2), ist dieser Argumentation der Boden entzogen.

6.5.Betreffend Grund (3) behauptet die Beschwerdeführerin, Merkmal 6.2 beanspruche, dass das Lager von den drei Bestandteilen a) Fortsatz, b) Plateau und c) Seitenwand ausgebildet sei. Die Vorinstanz habe das Merkmal 6.2 übergangen, in welchem diese drei Komponenten, Fortsatz, Plateau und Seitenwand, als Bestandteile des Lagers beansprucht würden. Die Kapsel gemäss Anspruch 1 des Streitpatents sei gegenüber der WO 652 neu, da diese kein anspruchsgemässes Lager offenbare, das vom Fortsatz, dem Plateau und der Seitenwand des Kapselkörpers ausgebildet werde.

Die Vorinstanz hat entgegen dem Vorwurf der Beschwerdeführerin Merkmal 6.2 nicht ignoriert, sondern sich mit den diesbezüglichen Vorbringen auseinandergesetzt. Sie konnte jedoch dem Anspruch keine «dynamische Koppelung» von Fortsatz, Seitenwand und Plateau entnehmen. Auch ging sie von einem anderen Verständnis von «Plateau» aus. Inwiefern die Auffassung der Vorinstanz bundesrechtswidrig sein soll, wonach der Umstand, dass Fortsatz, Plateau und Seitenwand Bestandteile des Lagers sind, keine dynamische Koppelung der Merkmale indiziere, ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin auch damit keine rechtsfehlerhafte Neuheitsprüfung aufzuzeigen vermag.

6.6.Ebenso wenig kann ihr betreffend Grund (4) gefolgt werden. Er betrifft den Schluss der Vorinstanz, WO 652 offenbare auch das Merkmal 6.7. Die Beschwerdeführerin kritisiert die Erwägung, es seien ohne weiteres Formen des |einschliessenden Elements denkbar, die dazu führten, dass das Plateau der Kapsel aus WO 652 beim Verschliessen auf den Deckel gedrückt werde, bis er diesen berühre. Gemäss Beschwerdeführerin ist das eine unbegründete Mutmassung, womit die Vorinstanz den Goldstandard für die Neuheitsprüfung ignoriere. Sie übergeht damit, dass die Vorinstanz unangefochten festhielt, dass Anspruch 1 zur Ausgestaltung des einschliessenden Elements keine Angaben macht, worauf sich die Vorinstanz in der kritisierten Erwägung bezog. Die Vorinstanz erklärte also ihre Beurteilung und äusserte nicht bloss eine unbegründete Mutmassung. Ihr zufolge vermag der Fachmann der WO 652 und dem Streitpatent dieselbe Information zu entnehmen, ohne Hinzufügung eines nicht offenbarten Elements. Im Übrigen hat das BGer den für Änderungen des Patents geltenden «Goldstandard» nicht gleichermassen auch für die Neuheitsprüfung verwendet. Gemäss BGer genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (BGE 133 III 229 ff. E. 4.1). Dies hat die Vorinstanz mit nachvollziehbaren Ausführungen in Anlegung des korrekten Prüfungsmassstabes bejaht. Das BGer kann mithin keine rechtsfehlerhafte Neuheitsprüfung erkennen.

Zudem bestreitet die Beschwerdegegnerin die Relevanz dieser Kritik, da es gar nicht darauf ankomme, dass eine Form des einschliessenden Elements in WO 652 denkbar sei, die zu einem Absenken führe, denn der in Abbildung 6 des angefochtenen Urteils grün markierte Abschnitt der WO 652 sei (auch) ein Teil des Plateaus, und dieser Abschnitt werde beim Verschliessen des einschliessenden Elements zwingend abgesenkt. Darüber streiten sich die Parteien in der Replik und Duplik. Wer Recht hat, kann dahin gestellt bleiben. Entscheidend ist, dass das BGer keinen Anlass hat, in die technische Beurteilung der Vorinstanz einzugreifen, solange kein rechtswidriges Vorgehen bzw. Prüfungsprogramm aufgezeigt ist. Dies vermochte die Beschwerdeführerin – wie ausgeführt – nicht darzulegen.

6.7.Demnach erweisen sich sämtliche Gründe, welche die Beschwerdeführerin gegen die Verneinung der Neuheit vorbringt, als nicht schlagkräftig. Die Vorinstanz hat bezüglich Anspruch 1 (Hauptantrag) keine rechtsfehlerhafte Neuheitsprüfung vorgenommen.

[…]

Ab

Sowohl bei der Auslegung von Patentansprüchen als auch bei der Prüfung der Neuheit handelt es sich um Rechtsfragen, die vom Bundesgericht frei überprüft werden können. Dies bedeutet, dass die Überprüfung prinzipiell uneingeschränkt und frei erfolgen muss. Eine unzulässige Einschränkung der Überprüfung stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) dar und ist als formelle Rechtsverweigerung zu qualifizieren. Zwar ist allgemein anerkannt, dass das Bundesgericht in gewissen Konstellationen eine sogenannte Reduktion der Prüfungsdichte vornimmt – typischerweise auch, wenn fachlich qualifizierte Vorinstanzen oder Sachverständige Fachfragen entschieden haben (sogenanntes technisches Ermessen). Ob die Anwendung dieses Grundsatzes allerdings auch auf patentrechtliche Grundsatzfragen wie die Auslegung von Patentansprüchen oder die Neuheitsprüfung gerechtfertigt ist, erscheint mehr als fraglich. Insbesondere in Anbetracht des Umstands, dass in Patentrechtsfällen der Rechtsmittelweg ohnehin bereits auf zwei Instanzen beschränkt ist und die Praxis zeigt, dass auch Juristen eigentlich in der Lage sind, die den Patentstreitigkeiten zugrundeliegenden technischen Sachverhalte zu verstehen, könnte vom Bundesgericht wohl schon gefordert werden, über vergleichbare «Fachkenntnisse» wie das Bundespatentgericht zu verfügen. Martin Wilming ist deshalb grundsätzlich zuzustimmen, wenn er schreibt: «The Supreme Court should get more involved in patent cases. Not less!» (‹www.patentlitigation.ch/?s=should+get+more+involved%2C+not+less›, besucht am 9. September 2022).

Dr. Barbara Abegg, MJur (Oxon).