«Butterfly» Bundesgericht vom 8. September 2022
Eintragungsfähigkeit von nicht allgemein üblichen Ausstattungsangaben
I. zivilrechtliche Abteilung; Gutheissung Beschwerde; Akten-Nr. 4A_158/2022
MSchG 2 a.
Nicht allgemein übliche Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung (hier: Butterfly) sind als Marken eintragungsfähig (E. 6.1, 6.2, 6.3).
MSchG 2 a.
Die Eintragung einer Wortmarke führt nicht dazu, dass die übrigen Mitbewerber das mit der Wortmarke assoziierte Motiv (hier: Schmetterling) nicht verwenden dürfen, denn das Markenrecht gewährt grundsätzlich keinen Motivschutz (E. 6.4).
LPM 2 a.
Les indications non courantes concernant la forme, l’emballage ou l’équipement (en l’espèce: Butterfly) peuvent être enregistrées en tant que marques (consid. 6.1, 6.2, 6.3).
LPM 2 a.
L’enregistrement d’une marque verbale n’implique pas l’interdiction, pour les autres concurrents, d’utiliser le motif associé à la marque verbale (en l’espèce: un papillon), car le droit des marques n’accorde en principe aucune protection au motif (consid. 6.4).
Die Tamasu Butterfly Europa GmbH (Beschwerdeführerin) ersuchte um Eintragung der Marke Butterfly für Waren der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28. Das IGE liess das Zeichen für zahlreiche Waren zum Markenschutz zu, wies es aber für einige Waren in den Klassen 18 (Taschen; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse), 21 (Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten), 24 (Handtücher), 25 (Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren) und 28 (Spielwaren, Spiele, Spielzeug) zurück. Die gegen die Zurückweisung erhobene Beschwerde wies das BVGer teilweise gut und erachtete das Zeichen für weitere Waren in den Klassen 18 (Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer, Lederkoffer), 21 (Trinkflaschen, Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten) und 24 (Handtücher) als schutzfähig. Für alle anderen Waren hielt das BVGer an der Zurückweisung fest. Das BGer hiess die von der Beschwerdeführerin erhobene Beschwerde gut.
6.
6.1Nach Rechtsprechung und Lehre (wie auch nach den Richtlinien in Markensachen des IGE) sind unter dem Titel von Art. 2 lit. a MSchG auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung beschreibend und damit unzulässig, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich sind (BGE 116 II 609 ff. E. 2b; 106 II 245 ff. E. 2c; BGer vom 3. September 2009, 4A_330/2009, E. 2.3.2; E. Meier/S. Fraefel, in: J. de Werra/P. Gilliéron [éd.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, LPM 2 N 66; M. Städeli/S. Brauchbar Birkhäuser, in: L. David/M. R. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], MSchG 2 N 157; IGE, Richtlinien in Markensachen, 1. März 2022, Ziff. 4.4.2.7.3, 126).
6.2
6.2.1Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung bildete ein Fall, in dem über den Gemeingutcharakter des Zeichens «GOLD BAND» für Tabakprodukte zu entscheiden war. Das Bundesgericht hielt fest, dass es keiner besonderen Phantasie bedürfe, um vom Zeichen «GOLD BAND» auf eine äussere Aufmachung zu schliessen, weil Goldverzierungen auf Tabakwaren und deren Verpackung sehr häufig vorkämen. Das Zeichen umschreibe daher bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal und sei markenrechtlich nicht schutzfähig (BGer vom 16. Mai 1967, E. 3, PMMBl 1967 I 37; bereits in BGE 23 I 638 ff. E. 4 erachtete es das Bundesgericht im Übrigen als entscheidend, dass das Zeichen «Telephon» für Zigarren nicht allgemein verwendet werde und daher für diese Ware nicht Gemeingut sei).
Wie im Urteil «GOLD BAND» verhielt es sich beim Zeichen «Black & White», das vom Bundesgericht aufgrund der |Markttypizität schwarz-weisser Bekleidungsstücke als beschreibend für Kleider und Schuhe qualifiziert wurde (BGer vom 25. April 1980, E. 3, PMMBl 1980 I 61). Auch beim Zeichen «Magnum» (lateinisch für «gross») handelt es sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung um eine beschreibende Angabe, soweit es für nichtalkoholische Getränke sowie Milch beziehungsweise Milchprodukte Schutz beansprucht. Denn es sei allgemein üblich, dass solche Getränke in grossen Flaschen verkauft würden. Entscheidend kam in diesem Fall hinzu, dass das Zeichen – so das Bundesgericht – nach dem Verständnis der massgebenden Verkehrskreise auf die Art beziehungsweise Form der Verpackung hinweist, nicht aber auf deren graphische respektive farbliche Gestaltung (BGer vom 3. September 2009, 4A_330/2009, E. 2.3.4 f.).
6.2.2Anders beurteilte das Bundesgericht die Marken «RED & WHITE» und «ROSA BIANCA» für Tabakwaren, da sich angesichts unzähliger Möglichkeiten der graphischen oder farblichen Gestaltung dieser Produkte nicht feststellen lasse, ob die Zeichen überhaupt auf Farben oder Abbildungen der Ware respektive deren Verpackung hinwiesen oder aber schlichte Phantasiebezeichnungen darstellten (BGE 103 Ib 268 ff. E. 3b). Gleich hielt es die Eintragung der Wortmarke «ROTRING» für Werkzeuge mit der Begründung für zulässig, dass rote Ringe um oder auf Werkzeugen kein allgemein übliches Ausstattungsmerkmal seien (BGE 106 II 245 E. 2c f.). Auch das Zeichen «FIORETTO» (zu deutsch: Blümchen) liess das Bundesgericht zum Markenschutz für Zucker- und Süsswaren zu. Es erwog, dass die Blumenform für Süsswaren und deren Verpackungen zwar verbreitet, aber nicht charakteristisch und typisch sei. Sie werde vielmehr für Erzeugnisse verschiedenster Art verwendet. Folglich sei sie nicht warenspezifisch und damit nicht beschreibend im Sinne des Markenrechts (BGE 116 II 609 ff. E. 2c f.; zustimmend etwa R. Bär, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1990 – Handels- und Immaterialgüterrecht, ZBJV 1992, 257; zu diesem Entscheid auch D. Aschmann, Beschreibende Inhalte von Kennzeichen, Zürich 2002, 17–19 und 118 f.; nach U. Grüter/A. Sommer, Wann ist eine Marke unterscheidungskräftig, wann ist sie beschreibend? – Kommentar zu BGE 116 II 609, in: P. Münch/M. Schweizer/M. Schwenniger/P. Sieber [Hg.], Immaterialgüterrecht in kommentierten Leitentscheiden, 2. Aufl., Zürich 2022, Rz. 1.16–1.20, hat dieses Urteil noch immer «Geltung»).
6.3
6.3.1Für den vorliegenden Fall – in dem es allein um den Schutz des (reinen) Wortzeichens «Butterfly» und nicht um den Schutz des Motivs eines Schmetterlings geht – ist zunächst festzuhalten, dass es selbstredend nicht angeht, jedes Wortzeichen, das auf eine bestimmte denkbare, mögliche Form oder ein bestimmtes denkbares, mögliches Motiv für Gepäck, Kleider, Schuhe oder Spielzeug Bezug nimmt, wegen beschreibenden Charakters vom Markenschutz auszunehmen (vgl. BGE 116 II 609 ff. E. 2c). Andernfalls wären für diese Waren nur noch Begriffe als Marken schützbar, die sich nicht gegenständlich darstellen lassen. Dies ginge zu weit, was die Vorinstanz zutreffend betont hat. Daher ist nach der Rechtsprechung nicht jede Angabe über die Ausstattung einer Ware beschreibend, sondern nur, wenn diese Ausstattung für die betreffende Warenkategorie allgemein üblich, typisch ist.
6.3.2Dabei ist an der vorstehend wiedergegebenen Rechtsprechung (E. 6.2.1 und 6.2.2) festzuhalten. Sie ist auch zur Beurteilung des hier strittigen Wortzeichens heranzuziehen. Bei Anwendung dieser etablierten Grundsätze hält das angefochtene Urteil nicht vor Bundesrecht stand:
Es verhält sich hier nämlich nicht anders als bei den Wortmarken «RED & WHITE» für Tabakwaren und «FIORETTO» für Zucker- und Süsswaren: Schmetterlingsformen und Schmetterlingsmuster kommen nicht bloss bei den hier strittigen Warenkategorien der Klasse 18 (Taschen; Gepäck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse), der Klasse 25 (Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren) sowie der Klasse 28 (Spielwaren, Spiele, Spielzeug) vor, sondern sie stellen ein allgemein verbreitetes und beliebtes Form- und Ausstattungselement für Erzeugnisse verschiedenster Art dar. Umgekehrt weist der Markt für die beanspruchten Waren (Gepäck, Kleider, Schuhe und Spielzeug) seinerseits eine erhebliche Formen- und Gestaltungsvielfalt auf. Dass gerade das Schmetterlingsmotiv für Gepäck, Kleider, Schuhe und Spielzeug charakteristisch und typisch wäre, trifft dabei nicht zu, mag es auch «aufgrund der einprägsamen Form und der bunten Farben ein beliebtes Gestaltungselement» oder überhaupt ein «beliebtes Tiermotiv» darstellen. Dies wird nicht zuletzt durch die zahlreichen von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege deutlich. Der Schluss, die Marke «Butterfly» deute in manifester Weise auf die Ausstattung der Ware hin und sei damit mehr als eine schlichte Phantasiebezeichnung, erscheint jedenfalls nicht naheliegend. Zumindest hat die Verwendung des Schmetterlingsmotivs im Zusammenhang mit den hier strittigen Waren nicht eine derartige allgemeine Üblichkeit im vorstehend dargestellten Sinn erreicht, als dass das Zeichen «Butterfly» nach dem Verständnis des – wenn auch mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufenden – Publikums ohne besondere Überlegungen oder Phantasie als Beschaffenheitsangabe aufgefasst würde. Der angesprochene Konsument wird beim Zeichen «Butterfly» in Bezug auf die vorliegend in Frage stehenden Waren nicht unmittelbar an ein Ausstattungsmerkmal der gekennzeichneten Produkte denken, sondern in diesem Wort vielmehr einen Hinweis auf das betreffende Unternehmen erkennen, ohne einen unmittelbaren Bezug zur Gestaltung der Waren herzustellen. Es weckt bei normaler Denkarbeit des Publikums keine warenspezifischen Assoziationen, sondern wird als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Das Wortzeichen ist mithin geeignet, die damit gekennzeichneten Waren der Beschwerdeführerin von Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies ist letztlich ausschlaggebend (Art. 1 Abs. 1 MSchG).
|Daran ändert der auf verschiedene Modemagazine gestützte Hinweis des Bundesverwaltungsgerichts nichts, wonach der Schmetterling auf den «internationalen Laufstegen» im Herbst 2021 «eines der begehrtesten Tiermotive» gewesen sei. Die von der Vorinstanz zitierten Beiträge in ebendiesen Magazinen zeigen zu grossen Teilen eher extravagante Haute-Couture-Bekleidungsstücke, die nicht den Schluss zulassen, das breite Publikum – zu dem im Übrigen nicht nur Kunden der «Modehäuser wie Chanel, Gucci oder Blumarine» gehören – erkenne im Schmetterling respektive im Zeichen «Butterfly» ein Element, das für die beanspruchten Waren allgemein üblich und insofern beschreibend sei. Auf die Frage, welche Moderichtung im Augenblick vorherrschend ist, kann es im Übrigen im Regelfall ohnehin nicht ankommen (so bereits das BGer vom 25. April 1980, E. 3, PMMBl 1980 I 61).
6.3.3Das Wortzeichen «Butterfly» weist somit bezüglich jener Waren, für die es bestimmt ist, keinen beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG auf und ist mithin geeignet, die beanspruchten Produkte der Markeninhaberin von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Zumindest aber würde es sich um einen Grenzfall handeln, sodass das IGE die Marke nach der «Zweifelsfallregel» einzutragen hätte, kann die Schutzfähigkeit einer Marke im Zivilprozess doch widerklage- oder einredeweise geltend gemacht und vom Zivilgericht ohne Bindung an den Eintragungsentscheid geprüft werden (BGE 147 III 326 ff. E. 2.3; 140 III 297 ff. E. 5.1).
6.3.4Zusammengefasst ist, wenigstens in diesem Prüfungsstadium, von hinreichender Unterscheidungskraft des Wortzeichens «Butterfly» in Bezug auf die beanspruchten Waren im Sinne des Markenrechts auszugehen.
6.4Was das Freihaltebedürfnis anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass die Zulassung des Zeichens «Butterfly» zum Markenschutz nicht zur Monopolisierung der Schmetterlingsform oder des Schmetterlingsmotivs führt, denn das Markenrecht gewährt grundsätzlich keinen Motivschutz (vgl. BGE 116 II 609 ff. E. 2d; 103 Ib 268 ff. E. 3b; BGer vom 14. Juni 2019, 4A_651/2018, E. 3.4.1 mit Hinweisen). Der Schutz beschränkt sich im vorliegenden Fall mithin auf das Wortzeichen «Butterfly», wie im Übrigen auch das Bundesverwaltungsgericht erkannt hat. Die Mitbewerber werden durch die Eintragung der Wortmarke «Butterfly» nicht daran gehindert, Waren der gleichen Kategorie ihrerseits mit dem Schmetterlingsmotiv zu versehen. Woraus sich sonst ein Freihaltebedürfnis ergeben soll – inwiefern also der Wirtschaftsverkehr auf die Verwendung des Wortzeichens «Butterfly» zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren angewiesen wäre (BGE 145 III 178 ff. E. 2.3.1) –, lässt sich weder dem angefochtenen Urteil noch den Ausführungen des IGE entnehmen.
[…]
Wu