Brigitte Bieler
Stehen sich Kennzeichen gegenüber, stellt sich die Frage des Vorrangs. Damit verbunden ist die Beschränkung der Wirkung des nachrangigen Kennzeichens. Ob Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch nationales Recht Anforderungen an die Beschränkungswirkung stellen dürfen, ist unionsrechtlich nicht ausdrücklich geregelt. Zudem war die Rechtslage bei angeblich konkurrierenden älteren Rechten unklar. Der EuGH hat diese Fragen im vorliegenden Vorabentscheidungsverfahren geklärt.
Lorsque des signes distinctifs sont en conflit se pose la question de la priorité. Cela implique la limitation des effets du signe distinctif postérieur. Le droit de l’Union ne définit pas expressément si les États membres de l’Union européenne peuvent, par le biais du droit national, poser des exigences relatives à l’effet de la limitation. En outre, la situation juridique n’était pas claire en ce qui concerne les droits antérieurs réputés concurrents. La CJUE a clarifié ces questions dans la présente procédure de renvoi préjudiciel
Brigitte Bieler,
Dr. iur., Rechtsanwältin, Basel.
Das vorliegende Urteil befasst sich mit der Beschränkung der Wirkung einer Marke nach Massgabe des Unionsrechts, nämlich Art. 14 Richtlinie 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Der EuGH hat die Anforderungen an ein vorbestehendes älteres Recht eines Dritten definiert und sich zum Verhältnis eines solchen älteren Rechts zu einem noch älteren nationalen Recht geäussert.
Das konkrete Vorabentscheidungsersuchen betraf die Auslegung der altrechtlichen Bestimmung von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken. Diese Bestimmung wurde praktisch identisch in die geltende Vorschrift von Art. 14 Abs. 3 Richtlinie 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken überführt.
Das vorliegende Urteil ergeht zwischen dem niederländischen Reisebusunternehmen X. BV einerseits, das Inhaber einer Benelux-Marke ist, und dem niederländischen Reisebusunternehmen Classic Coach Company vof sowie zwei natürlichen Personen andererseits über deren angebliche Verletzung der Benelux-Marke von X. BV. Kläger und Beklagte verfügen über noch ältere Handelsnamen.
Zwei Brüder betrieben von 1968 bis 1977 in Amersfoort, Niederlande, ein Reisebusunternehmen mit dem Namen «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei.» Währenddessen gründete Bruder 1 1975 die X. BV, die zwei Handelsnamen benutzte, «von denen einer teilweise dem Familiennamen der Brüder entsprach». Ab 1977 führte Bruder 2 «Reisen Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei» ohne Bruder 1 fort.
Im Jahr 1991 gründete Bruder 2 zusätzlich zu «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei» eine offene Handelsgesellschaft. Beide Firmen benutzten auf ihren Reisebussen Bezeichnungen mit einem Namen, der dem Namen des Bruders 2 «entsprach». Nach dem Tod des Bruders 2 im Jahr 1995 führten dessen Söhne Y. und Z. dessen Unternehmen fort und gründeten die in den Niederlanden ansässige Classic Coach Company vof. Auf der Rückseite der Reisbusse der Classic Coach Company vof ist seit einigen Jahren der Anfangsbuchstabe des Vornamens von Bruder 2 gefolgt von dessen Familiennamen angebracht.
Jahre später, im Jahr 2008, meldete die X. BV, Firma des Bruders 1, eine Benelux-Wortmarke u.a. für Dienstleistungen eines Reisebusunternehmens an. Diese Benelux-Wortmarke «entspricht» dem Familiennamen der Brüder 1 und 2.
Gegenstand des nationalen Ausgangsverfahrens ist die Kollision von mehreren identischen oder ähnlichen Handelsnamen, die nach dem nationalen Recht anerkannt sind und wovon ein Handelsname von seinem Inhaber als Wortmarke angemeldet worden ist.
X. BV klagte bei der Rechtbank Den Haag (Bezirksgericht) gegen Classic Coach Company vof sowie gegen Y. und Z. und beantragte sinngemäss, dass die Beklagten zu verpflichten seien, jeden Verstoss gegen die Benelux-Wort|marke der X. BV und ihre Handelsnamen zu beenden und künftig zu unterlassen. X. BV war der Auffassung, dass ihre Markenrechte und Rechte am Handelsnamen durch die Verwendung der dem Namen des Bruders 2 entsprechenden Bezeichnung durch die Beklagten verletzt würden.
Dagegen beriefen sich die Beklagten in erster Instanz erfolglos u.a. auf Verwirkung wie auch auf Art. 2.23 Abs. 2 des Benelux-Übereinkommens, der im Wesentlichen Art. 6 Abs. 2 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken umsetzt und Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG entspricht. Mit Urteil vom 12. Februar 2019 hob der Gerechtshof Den Haag (Berufungsgericht) das erstinstanzliche Urteil auf und wies die Klage von X. BV ab. Dagegen erhob X. BV Kassationsbeschwerde bei Hoge Raad der Nederlanden (Oberster Gerichtshof der Niederlande).
Der Hoge Raad der Nederlanden entscheid, dass sich der Inhaber der eingetragenen Marke nach den massgebenden nationalen Vorschriften aufgrund des älteren Handelsnamens, den er selbst benutzt, der Benutzung des identischen oder ähnlichen Handelsnamens durch einen Dritten wegen der Verwirkung durch Duldung nicht mehr widersetzen könne. Allerdings zweifelte das Gericht hinsichtlich der Antwort auf die Frage, wann davon ausgegangen werden könne, dass ein «älteres Recht» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG vorliege und setzte das Verfahren zugunsten der Vorabentscheidung von zwei Fragen durch den EuGH aus.
Der Hoge Raad der Nederlanden legte dem EuGH erstens folgende Frage vor:
«Ist für die Feststellung, dass ein «älteres Recht» eines Dritten im Sinne von Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95/EG vorliegt,
Diese Frage bezweckte die Klärung, ob das Vorliegen eines «älteren Rechts» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG verlangt, dass der Inhaber dieses älteren Rechts die Benutzung der jüngeren Marke durch ihren Inhaber verbieten können muss.
Der Hoge Raad der Nederlanden legte dem EuGH zweitens folgende Frage vor:
«Ist bei der Beantwortung der ersten Frage auch noch von Bedeutung, ob der Markeninhaber ein noch älteres (nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats anerkanntes) Recht an dem als Marke eingetragenen Zeichen hat, und, falls ja, ist dann von Bedeutung, ob der Markeninhaber die Benutzung des vermeintlich «älteren Rechts» durch den Dritten aufgrund dieses noch älteren, anerkannten Rechts untersagen kann?»
Der EuGH entschied, dass das Bestehen eines «älteren Rechts» gemäss Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG nicht verlangt, dass der Inhaber dieses fraglichen Rechts die Benutzung einer jüngeren Marke durch ihren Inhaber verbieten können muss.
Zur Begründung hielt der EuGH vorab fest, dass der Begriff des «älteren Rechts» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG im Lichte der entsprechenden Begriffe, die in den Vorschriften des Völkerrechts enthalten sind, so auszulegen sei, dass er mit diesen vereinbar bleibe, wobei Kontext und Zielsetzung der einschlägigen Vorschriften zu berücksichtigen seien. Dazu führte der EuGH unter Bezugnahme auf seine Praxis aus, dass Handelsnamen unter den Begriff des «geistigen Eigentums» im Sinne von Art. 1 Abs. 2 TRIPS-Übereinkommen fallen. Nach Art. 16 Abs 1 Satz 3 TRIPS-Übereinkommen muss es sich beim fraglichen älteren Recht um ein bestehendes älteres Recht handeln. «Bestehend» im Sinne des TRIPS-Übereinkommens bedeutet, dass das betreffende Recht in den zeitlichen Geltungsbereich des TRIPS-Übereinkommens fallen und zu dem Zeitpunkt, zu dem es von seinem Inhaber den Ansprüchen des Inhabers der Marke, mit der es angeblich kollidiert, entgegengehalten wird, noch immer geschützt sein muss. Der EuGH sieht es als mit Art. 8 PVÜ und Art. 16 Abs. 1 TRIPS-Übereinkommen vereinbar an, dass das Bestehen des Handelsnamens nach nationalem Recht von Voraussetzungen hinsichtlich einer Mindestbenutzung oder eines Mindestbekanntheitsgrades des Namens abhängt.
Hieraus folgernd eruiert das Gericht, ob ein Handelsname ein älteres Recht im Sinn von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG darstellen kann. Ausgehend vom Grundsatz, dass ein älteres, ausschliessliches Recht Vorrang gegenüber einem jüngeren, kollidierenden Recht geniesst, nennt das Gericht als erste Voraussetzung die Entstehung des fraglichen älteren Rechts vor dem Erwerb der angeblich kollidierenden, jüngeren Marke. Zweitens ist das Vorliegen eines ge|werblichen Schutzrechts verlangt, was das Gericht unter Verweis auf Art. 1 Abs. 2 PVÜ für Handelsnamen bekräftigt.
Zu den Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG hält der EuGH vorab fest, dass unionsrechtliche Bestimmungen mangels ausdrücklichen Verweises auf das Recht der Mitgliedstaaten autonom und einheitlich auszulegen sind, wobei ihr Wortlaut, Verwendungskontext und Regelungsziele zu berücksichtigen seien. Entsprechend legt das Gericht als erstes die Bestimmung grammatikalisch aus. Die Bestimmung lautete:
«Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt die [jüngere]Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.»
Es stellt fest, dass der Wortlaut von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG keinen Verbotsanspruch des Inhabers des fraglichen älteren Rechts gegenüber dem Inhaber der jüngeren Marke voraussetzt. Systematik der Richtlinie wie auch Kontext der Bestimmung stützen diese Auslegung. Das Gericht weist darauf hin, dass Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG lediglich zu einer Beschränkung der in Art. 5 Richtlinie 2008/95/EG vorgesehenen Rechte aus einer eingetragenen Marke führe, nicht aber ein Eintragungshindernis oder einen Ungültigkeitsgrund, wie dies etwa aus Art. 4 Abs. 4 Buchst. b und c 2008/95/EG resultiere, darstelle. Ein fragliches älteres Recht nach Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG dürfe zudem nur von örtlicher Bedeutung sein. Darunter versteht der EuGH, dass sich das fragliche Recht nicht auf das gesamte Gebiet erstreckt, für welches die angeblich kollidierende Marke eingetragen worden ist. Die Beschränkung der Rechte aus einer eingetragenen Marke unterliegt somit weniger strengen Voraussetzungen als die Verhinderung der Markeneintragung oder deren Ungültigerklärung. Der EuGH erachtet dieses Ergebnis als mit den Zielen der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar. Demnach sollte die Richtlinie ein Gleichgewicht zwischen dem Interesse eines Markeninhabers an der Wahrung der Hauptfunktionen einer Marke und dem Interesse anderer Wirtschaftsteilnehmer an der Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können, herstellen. Das Gericht hat sich sodann mit der Entstehungsgeschichte der Bestimmung auseinandergesetzt. Es weist darauf hin, dass die italienische Delegation im Rat der Europäischen Union die Formulierung vorgeschlagen hatte, wonach die Beschränkung auch dann eintreten solle, wenn das fragliche ältere Recht gegenüber der später eingetragenen Marke nicht mehr geltend gemacht werden könne. Diese Formulierung fand nicht Eingang in den Gesetzestext. Gleichwohl folgert der EuGH, dass die Durchsetzbarkeit des fraglichen Rechts nicht verlangt ist, denn andernfalls würden für die Beschränkungswirkung dieselben Voraussetzungen gelten wie für die Anwendung der weiteren Eintragungshindernisse oder Ungültigkeitsgründe nach Art. 4 Abs. 4 Buchst. b und c Richtlinie 2008/95/EG. Im Ergebnis bliebe Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG ohne praktische Wirksamkeit, was vom EuGH abgelehnt wird. Daraus folgt, dass für das Vorliegen eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung nach Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG genügt, dass das fragliche Recht, etwa ein Handelsname, nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats anerkannt ist und im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Nach Auffassung des EuGH darf das nationale Recht nicht das Bestehen eines Verbotsrechts verlangen, denn Art. 5, 6 und 7 der Richtlinie 2008/95/EG harmonisieren die Vorschriften über die Rechte aus der Marke umfassend.
In einem obiter dictum hält der EuGH fest, dass die seit Langem bestehende gleichzeitige redliche Benutzung zweier identischer Zeichen, die identische Waren bezeichnen, die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtige. Wenn allerdings künftig die Zeichen unredlich benutzt werden würden, könnte ein solcher Sachverhalt im Lichte der Vorschriften des unlauteren Wettbewerbs zu prüfen sein.
In der zweiten Vorlagefrage ging es um das Verhältnis zwischen einem älteren Recht einerseits und einem noch älteren Recht andererseits. Der EuGH hielt vorab fest, dass die Richtlinie 2008/95/EG die Beziehung älterer Rechte zu den durch Eintragung erworbenen Marken regelt und nicht das Verhältnis zwischen verschiedenen Rechten, die als «ältere Rechte» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG qualifiziert werden. Belegt wird dies durch den Wortlaut des fünften Erwägungsgrundes der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 9 Abs. 3 Richtlinie 2008/95/EG betreffend die Verwirkung durch Duldung. Das vorliegend fragliche Verhältnis älterer Rechte untereinander werde hingegen durch das innerstaatliche Recht des betreffenden Mitgliedstaats geregelt. Für die im vorliegenden Fall fragliche Anwendung von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG führt dieser Punkt zurück zur Frage, ob das fragliche ältere Recht nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats anerkannt ist und dieses Recht zum Zeitpunkt seiner Geltendmachung immer noch geschützt ist.
Ein nach den innerstaatlichen Bestimmungen noch älteres Recht kann sich auf das fragliche ältere Recht auswirken, sofern sich der Inhaber des noch älteren Rechts nach Massgabe des nationalen Rechts der Geltendmachung eines |älteren Rechts widersetzen oder die Geltendmachung beschränken kann. Diese Frage ist vom vorlegenden Gericht zu entscheiden. Der EuGH wies darauf hin, dass wenn ein von einem Dritten geltend gemachtes Recht nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nicht mehr geschützt sei, nicht davon ausgegangen werden könne, dass dieses vermeintliche Recht ein nach diesen Rechtsvorschriften anerkanntes «älteres Recht» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG darstelle. Im Ergebnis kann einem Dritten ein «älteres Recht» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG zuerkannt werden, wenn der Inhaber der jüngeren Marke ein noch älteres, nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats anerkanntes Recht an dem als Marke eingetragenen Zeichen hat, sofern der Inhaber der Marke und des noch älteren Rechts nach diesen Rechtsvorschriften die Benutzung des jüngeren «älteren Rechts» durch den Dritten nicht mehr aufgrund seines noch älteren Rechts verbieten kann. Das ältere Recht muss somit nach innerstaatlichem Recht bestehen und darf nicht nach innerstaatlichem Recht durch ein anderes Recht verboten werden können.
Weil die Richtlinie 2008/95/EG und ihre Nachfolgeregelung die Rechte aus der Marke umfassend harmonisiert, besteht kein Raum für zusätzliche einzelstaatliche Voraussetzungen an die Beschränkung der Wirkungen der Marke. Es ist somit konsequent, dass für die Anwendbarkeit von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG bzw. Art. 14 Abs. 4 Richtlinie 2015/2436 lediglich der Bestand eines älteren Rechts im Sinne von PVÜ und TRIPS-Übereinkommen verlangt und nicht zusätzlich das Bestehen eines daraus fliessenden Verbotsanspruchs gefordert wird. Ein Dulden durch den Inhaber des älteren Rechts mag zwar den Verbotsanspruch verwirken lassen, nicht jedoch den Bestand seines Rechts vernichten. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit Wortlaut, Systematik und Kontext der Richtlinie.
Im obiter dictum dürfte sich der EuGH indirekt zur gleichzeitigen Benutzung identischer Zeichen in Form von Handelsname und Marke für identische Dienstleistungen geäussert haben. Eine redliche Benutzung zweier identischer Zeichen für identische Dienstleistungen verlangt demnach, dass die Hauptfunktion der Marke nicht beeinträchtigt wird. Demnach muss das Zeichen die Herkunft der Reisebusdienstleistungen gegenüber den Verbrauchern gewährleisten. Die Zukunft wird zeigen, ob die X. BV und die Classic Coach Company vof die redliche Benutzung aufrechterhalten oder ob sie sich künftig in einem lauterkeitsrechtlichen Streit gegenüberstehen. Aus diesem obiter dictum wird gefolgert, dass die Parteien den konkreten Familiennamen nicht identisch verwenden – im Urteil ist jeweils die Rede von einer entsprechenden Verwendung –, nämlich einerseits den Familiennamen, andererseits den Familiennamen unter Voranstellung des ersten Buchstabens des Vornamens von Bruder 2. Mutmasslich genügt ein solches Unterscheidungsmerkmal.
Das ältere Recht muss nach innerstaatlichem Recht bestehen und darf nicht nach innerstaatlichem Recht durch ein anderes Recht verboten werden können. Das fragliche «ältere Recht» im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG bzw. Art. 14 Abs. 3 Richtlinie 2015/2436 muss somit innerstaatlich Wirkung entfalten. Daraus wird gefolgert, dass es sich im Konfliktfall auch gegen das angeblich noch ältere Recht durchsetzen können müsste, um als Schranke des Markenrechts im Sinne des Unionsrechts anerkannt zu werden.