«Markenanmassung» Obergericht Zug vom 23. September 2022
Markenanmassung, Defensivmarke, Übertragungsanspruch
II. Zivilabteilung; Gutheissung der Klage; Akten-Nr. Z 2 2022 24
MSchG 4, 52, 53.
Vorausgesetzt für einen Übertragungsanspruch ist nebst der Nichtigkeit die Anmassung der Marke, das heisst das Wissen oder Wissenmüssen um das bessere Recht der Klägerin (E. 4.1).
UWG 2.
Eine eingetragene Marke ist nichtig, wenn sie nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt war und deren Inhaber nicht ernsthaft beabsichtigt, den Gebrauch aufzunehmen (E. 4.2).
UWG 2; ZGB 2.
Das Schaffen eines «Pfandes», mit dem finanzielle oder andere Vorteile – insbesondere in allfälligen, sich bereits abzeichnenden Rechtsstreitigkeiten – erlangt werden sollen, und welches die berechtigte Person selbst an der Eintragung hindern soll, ist rechtsmissbräuchlich (E. 4.3).
OR 321b, 422, 423.
Ein Anspruch auf Übertragung der Marke kann auch gestützt auf Arbeitsrecht sowie Geschäftsführung ohne Auftrag bestehen (E. 5).
LPM 4, 52, 53.
Le droit à la cession d’une marque suppose, outre la nullité, que la marque soit usurpée. C’est le cas lorsque la défenderesse savait ou aurait dû savoir que les droits de la demanderesse prévalaient (consid. 4.1).
LCD 2.
Une marque enregistrée encourt la nullité si elle n’était pas réellement destinée à être utilisée et si son titulaire n’a pas l’intention sérieuse de commencer à en faire usage (consid. 4.2).
LCD 2; CC 2.
Le dépôt d’une marque visant à constituer un «gage» pour obtenir des avantages financiers ou autres, notamment dans d’éventuels litiges qui se profilent déjà, et qui vise à faire obstacle pour l’ayant droit lui-même à l’enregistrement, constitue un abus de droit (consid. 4.3).
CO 321b, 422, 423.
La cession du droit à la marque peut également être demandée sur la base du droit du travail ainsi que des dispositions sur la gestion d’affaires (consid. 5).
Die Klägerin wurde 2008 gegründet und firmiert seither unter A. AG. Der Beklagte war einer der Gründer der Klägerin, deren Geschäftsführer und seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates. Am 14. Februar 2022 wurde dem Beklagten in einem Gespräch mit zwei weiteren Verwaltungsräten erklärt, er könne weiterhin in einer tieferen Funktion bei der Klägerin angestellt bleiben oder müsse gehen. Mit E-Mail vom 16. Februar 2022 erklärte der Beklagte, er glaube, der Klägerin mehr bieten zu können. Am selben Tag hinterlegte er beim IGE die schweizerische Wortmarke A. in seinem Namen. Mit Schreiben vom 27. März 2022 kündigte die Klägerin dem Beklagten per 30. Juni 2022. Nachdem die Klägerin bemerkt hatte, dass der Beklagte die Marke A. auf seinen Namen registriert hatte, forderte sie ihn mehrfach auf, die Marke zu übertragen. Mit Klage vom 11. Mai 2022 verlangte die Klägerin die Übertragung der Marke. Superprovisorisch verlangte sie, es sei dem Beklagten für die Dauer des Verfahrens zu verbieten, über die Marke zu verfügen und es sei eine Verfügungsbeschränkung im Markenregister einzutragen. Mit Verfügung vom 13. Mai 2022 hat das Gericht dem Beklagten superprovisorisch verboten, über die Marke zu verfügen und das IGE angewiesen, umgehend eine Verfügungsbeschränkung im Markenregister einzutragen. Mit Urteil vom 23. September 2022 hiess das Obergericht die Übertragungsklage gut.
4.Zunächst ist zu prüfen, ob die Klägerin gegenüber dem Beklagten gestützt auf Art. 53 MSchG einen Anspruch auf Übertragung der Marke hat.
4.1.Mit der negativen Feststellungsklage gemäss Art. 52 MSchG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, vom |Gericht feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem MSchG besteht oder nicht besteht. […] Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG sodann kann die klagende Partei anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auch auf Übertragung der Marke klagen, wenn die beklagte Partei sich diese angemasst hat (Übertragungsklage). Damit kann der wahre Inhaber nicht nur die Nichtigkeit feststellen lassen, um die Marke danach selber anzumelden, sondern er kann seine Klage auf Übertragung der Inhaberschaft an der zu Unrecht im Namen der beklagten Partei eingetragenen Marke richten und sich dadurch insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators sichern (R. Staub, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 53 N 1). Die Klagefrist beträgt zwei Jahre nach Veröffentlichung der Eintragung oder nach Wegfall der Zustimmung des Markeninhabers gemäss Art. 4 MSchG (Art. 53 Abs. 2 MSchG).
Da die Übertragungsklage «anstatt» der Nichtigkeitsklage erfolgt, können nur nichtige Marken Gegenstand der Übertragungsklage sein. Infrage kommen nicht alle Nichtigkeitsgründe, sondern nur jene, die auf einem älteren Recht der klagenden Partei basieren. Der Nichtigkeitsgrund muss nicht im Markenrecht selbst begründet sein (Staub, MSchG 53 N 9; Staub, MSchG 2 N 46; M. R. Frick, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 53 N 3; M. Wang, in: M. G. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin [Hg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 4 N 7; a.M. C. Willi, MSchG Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 53 N 5). Nebst der Nichtigkeit verlangt Art. 53 Abs. 1 MSchG eine Anmassung. Vorausgesetzt ist mithin, dass die beklagte Partei vom besseren Recht der anderen Partei wusste oder zumindest wissen musste, als sie die Marke zur Eintragung in der Schweiz anmeldete (Staub, MSchG 53 N 11). Wie sich aus Abs. 2 von Art. 53 MSchG ergibt, kann die strittige Marke durchaus mit Zustimmung der klagenden Partei von der anderen Partei zur Eintragung angemeldet worden sein. In solchen Fällen gilt die Marke ab dann als nichtig und angemasst, wenn die beklagte Partei nach Wegfall der Zustimmung sich weigert, die Eintragung auf die Berechtigte zu übertragen (BGer vom 8. August 2011, 4A_39/2011, E. 8.5.1 in fine); der Anspruch auf Rückübertragung setzt diesfalls voraus, dass die klagende Partei aufgrund des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses befugt war, die Zustimmung zurückzuziehen, und zudem ist erforderlich, dass sich die beklagte Partei nicht auf ein Zurückbehaltungsrecht (etwa gestützt auf Art. 82 OR) berufen kann (Staub, MSchG 53 N 12). […]
4.2.Wie zu zeigen ist, ist die vom Beklagten am 16. Februar 2022 erfolgte Markenhinterlegung aus mehreren Gründen nichtig. Zunächst einmal verstösst sie gegen Art. 2 UWG.
4.2.1.Nach Art. 2 UWG ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst, unlauter und widerrechtlich. Entgegen dem zu eng gefassten Wortlaut muss eine tatsächliche Beeinflussung des Wettbewerbs nicht eingetreten sein. Es genügt, wenn die Handlung zur Wettbewerbsbeeinflussung bestimmt oder objektiv geeignet ist (L. Ferrari Hofer, in: R. Heizmann/D. Loacker [Hg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Kommentar, Zürich 2018, UWG 2 N 44 mit Hinweisen). Ein unlauteres Verhalten kann in der Behinderung des Wettbewerbs beim Einsatz von sogenannten Defensivmarken begründet sein. Defensivmarken werden einzig mit dem Zweck hinterlegt, Dritte daran zu hindern, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu verwenden oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken zu vergrössern; für solche Marken ist keine Absicht der eigenen Nutzung erkennbar (Ferrari Hofer, UWG 2 N 95 mit Hinweisen). Der Beweis des Defensivcharakters einer Marke ist meist nur schwer zu erbringen. Die fehlende Gebrauchsabsicht lässt sich als innere Tatsache naturgemäss nicht direkt beweisen, kann aber aus den Umständen abgeleitet werden, namentlich aus der zeitlichen Nähe zwischen der Markenhinterlegung und den Begleitumständen (vgl. K. Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, 108 f. mit Hinweisen).
4.2.2.Das von der Klägerin gebrauchte Zeichen ist identisch mit dem vom Beklagten registrierten Zeichen. Die Klägerin gebraucht das [Zeichen A] unbestrittenermassen seit ihrer Gründung im Jahr 2008 ununterbrochen. Zudem firmiert sie seit der Gründung unter A. AG und hat eine entsprechende Domain (A.com) registriert, die sie seither ebenfalls ununterbrochen verwendet. […] Da der Beklagte, wie zu zeigen ist, die Marke aus blossem Eigennutz registrierte, verstösst er gegen Treu und Glauben; die Registrierung (Markenhinterlegung) ist unlauter und damit nichtig.
[…]
4.2.3.[…] Inmitten dieser Spannungen und bloss zwei Tage, nachdem ihm ein Ultimatum unterbreitet und er vor die Wahl gestellt wurde, zu gehen oder degradiert zu werden, registrierte der Beklagte die Marke A. auf seinen eigenen Namen. Dass er damit die Klägerin hat schützen wollen, ist daher nicht glaubhaft.
[…]
4.2.6.Schliesslich konnte der Beklagte an der Parteibefragung nicht plausibel erklären, weshalb er, als er das Markeneintragungsgesuch online ausgefüllt hat, als Inhaber nicht die «A. AG», sondern sich persönlich eingetragen hat. […] Die Online-Markenhinterlegung erforderte keine Unterschrift, sodass der Beklagte, der für die Klägerin nur über Kollektivunterschrift zu zweien verfügte, ohne Weiteres die Klägerin als Inhaberin hätte eintragen können. Dies umso mehr, als es ihm, wie er behauptet, einzig um den Schutz der Klägerin gegangen sei. […]
|4.2.7.Gegen die Darstellung des Beklagten spricht weiter, dass er niemanden von der Klägerin über die Markenregistrierung informierte. […]
4.2.8.Wäre es ihm um den Schutz der Klägerin gegangen, hätte er zudem einer Übertragung an die Klägerin ohne Weiteres zustimmen müssen. […] Es mag zutreffen, dass ihm von Seiten der Klägerin Druck aufgesetzt, Termine angesetzt, eine vorgefertigte Markenübertragungserklärung unterbreitet und Anwaltsschreiben zugestellt wurden, dass die Klägerin der Mutter des Beklagten die Rückzahlung eines Darlehens über CHF 100’000.00 verweigert, dass ein Teil seines Lohnes zurückbehalten wird und dass [die anderen Verwaltungsräte] vor dem Haus des Beklagten «aufgetaucht» sind und sie – da weder der Beklagte noch seine Frau zuhause waren – dem 13-jährigen Sohn des Beklagten ein Schreiben betreffend die Auflösung des Arbeitsverhältnisses übergaben.
Zudem verbindet den Beklagten mit der A.-Marke, dass die erste Silbe, das «_», für das englisch ausgesprochene «_», den Anfangsbuchstaben seines Nachnamens, steht. Es ist offenkundig, dass aufgrund all dieser Umstände, die sich ab dem 14. Februar 2022 zuspitzten, aus Sicht des Beklagten beachtliche emotionale Gründe gegen die Registrierung im Namen der Klägerin bzw. gegen die Markenübertragung an die Klägerin sprachen. Nach eigener Darstellung war der Beklagte «zutiefst erschüttert». Doch aus diesen Umständen ergibt sich objektiv betrachtet eben gerade auch, dass es dem Beklagten nicht um den Schutz der Klägerin ging, sondern ihm die Hinterlegung der A.-Marke bzw. die A.-Marke selbst oder deren Nichtherausgabe, wie die Klägerin ausführt, bloss als «Pfand» für eigene Forderungen oder gegen klägerische Forderungen diente. Es waren emotionale Gründe, die ihn zu diesem Handeln veranlassten. […]
4.2.9.Eine Absicht des Beklagten, die A.-Marke zu gebrauchen, bestand zu keiner Zeit. […] Mithin handelte bzw. handelt der Beklagte unlauter.
4.3.Die Eintragung und Nichtherausgabe der A.-Marke ist allerdings nicht nur unlauter im Sinne von Art. 2 UWG. Als Defensivmarke widerspricht sie auch dem markenrechtlichen Gebrauchserfordernis, weshalb sie gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB auch aus markenrechtlichen Gründen nichtig ist.
4.3.1.Eine eingetragene Marke ist nichtig, wenn sie nicht wirklich zum Gebrauch bestimmt war und deren Inhaber nicht ernsthaft beabsichtigt, den Gebrauch aufzunehmen. Diese unter dem alten Markenrecht ergangene Rechtsprechung gilt nach wie vor. […] Am Grundsatz des Gebrauchszwangs hat sich […] nichts geändert (BGE 127 III 160 ff. E. 1a; Bürgi Locatelli, 108 f.).
4.3.2Wie bereits ausgeführt, ist auf den defensiven Charakter der strittigen Markeneintragung zu schliessen; eine Gebrauchsabsicht bestand nie (E. 4.2). Der Beklagte wollte ein «Pfand» schaffen bzw. behalten, mit dem er finanzielle oder andere Vorteile, insbesondere in allfälligen, sich bereits damals abzeichnenden Rechtsstreitigkeiten, erlangen und die Klägerin an der Eintragung hindern kann. Solcherlei Absichten sind nicht schützenswert; sie sind rechtsmissbräuchlich (S. Rizvi/L. David, in: L. David/M. Frick [Hg.], Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG]/Wappenschutzgesetz [WSchG], 3. Aufl., Basel 2017, MSchG 5 N 47 ff. mit Hinweisen). […]
4.4.Vorausgesetzt für einen Übertragungsanspruch ist nebst der Nichtigkeit sodann die Anmassung, das heisst das Wissen oder Wissenmüssen um das bessere Recht der Klägerin.
Dass dem Beklagten bewusst war oder hätte bewusst sein müssen, dass die A.-Marke nicht ihm, sondern der Klägerin zustünde, steht ebenfalls fest.
[…]
5.Ein Anspruch auf Übertragung der Marke bestünde aber auch gestützt auf Art. 321b oder Art. 422 bzw. 423 OR.
5.1.Gestützt auf Art. 321b Abs. 2 OR ist der Beklagte als Arbeitnehmer zur Herausgabe der A.-Marke an die Klägerin als Arbeitgeberin verpflichtet. Nach dieser Bestimmung hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber alles sofort herauszugeben, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt. Diese Pflicht gilt nicht nur für körperliche Erzeugnisse und sie besteht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus (U. Streiff/A. von Kaenel/R. Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. Aufl., Zürich 2012, OR 321b N 5).
[…]
5.2.[…]Wer (wie hier der Beklagte) ein fremdes (hier das der Klägerin) Geschäft (hier die Markeneintragung) führt und sich bewusst ist (wie hier der Beklagte), mit seiner Handlung ein fremdes Geschäft zu führen, den trifft gegenüber dem Geschäftsherrn (hier der Klägerin) analog zu Art. 400 OR eine Ablieferungspflicht (vgl. J. Schmid, Zürcher Kommentar, Zürich 1993, OR 419 N 117 ff.; D. Oser/R. Weber, in: C. Widmer Lüchinger/D. Oser [Hg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Bern 2020, OR. 422 N 13).
Abzuliefern sind sämtliche Sachen und Forderungen oder, mit anderen Worten, sämtliches Vermögen (hier die A.-Marke), das der Geschäftsführer (hier der Beklagte) – ob gut- oder bösgläubig – durch die Geschäftsführung erlangt hat (Oser/Weber, OR 419 N 20).
[…]
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