«Wenn ein Schwarz-Weiss-Denker Farbe bekennen muss, sieht er normalerweise rot.»

Birgit Weil

Christian Louboutin ist ein französischer Schuh- und Taschendesigner, der vor allem für extravagante und exklusive Schuhdesigns mit roten Schuhsohlen bekannt ist.

Diese rote Farbe (Pantone 18-1663TP), aufgebracht auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs liess der Designer in diversen Ländern als Marke in der Klasse 25 für Schuhwaren wie folgt hinterlegen:

Zahlreiche Gerichte befassten sich bereits mit der Eintragungsfähigkeit einer solchen Marke, darunter der United States Court of Appeals, Second Circuit, der Europäische Gerichtshof sowie das Schweizerische Bundesgericht.

Der EuGH hatte mit Urteil vom 12. Juni 2018 in der Sache C-163/16, Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV, entschieden:

«Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 [ist] dahin auszulegen […], dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht ausschliesslich aus der ‹Form› im Sinne dieser Bestimmung besteht.»

Demzufolge geniesst die Marke derzeit als Unionsmarke Nr. 8845539 und Benelux-Marke Nr. 0874489 Schutz für Absatzschuhe (ausgenommen orthopädische Schuhwaren) in den entsprechenden Europäischen Ländern.

Das Unternehmen Amazon, mit Firmensitz in Seattle, USA und europäischem Verwaltungssitz in Luxemburg, ist Betreiber einer gleichnamigen E-Commerce-Plattform für zahlreiche Produktkategorien darunter auch Bekleidung. Amazon vertreibt über die Verkaufsplattform einerseits Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Zugleich stellt Amazon diese Plattform aber auch anderen Händlern als Online-Marktplatz zur Verfügung. In dieser Funktion veröffentlicht Amazon Anzeigen für die von Drittanbietern angebotenen Waren unter Einbindung des Amazon-Logos und bietet den Händlern zudem weitere Dienstleistungen |wie eine Versandabwicklung für diese Waren über die Vertriebszentren von Amazon an.

Die Gerichte hatten sich mit diesem «hybriden» Geschäftsmodell nunmehr näher auseinanderzusetzen, insbesondere inwieweit Amazon in der Funktion als Betreiberin einer solchen Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz für Drittanbieter für eine in diesem Zusammenhang erfolgende, markenverletzende Benutzung verantwortlich sein könne. So waren ohne Zustimmung von dem Designer Louboutin auf der Amazon-Plattform Angebote von Drittanbietern von rotbesohlten Schuhen veröffentlicht, beworben und über die Amazon Vertriebszentren versandt worden.

Gegen diese Benutzung reichte Louboutin gestützt auf Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 am 19. September 2019 eine Klage beim Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sowie am 4. Oktober 2019 beim Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles gegen Amazon ein und machte die Verletzung seiner ausschliesslichen Rechte aus den in Rede stehenden Marken geltend.

Bei der vor dem Tribunal d’arrondissement de Luxembourg hängigen Klage (Rechtssache C-148/21) vertrat Louboutin die Ansicht, dass Amazon nicht bloss als Hosting-Anbieter oder neutraler Vermittler zu qualifizieren sei, vielmehr käme Amazon durch die Schaltung von Werbung für markenverletzende Waren Dritter auf der Online-Plattform und durch deren Besitz, Versand sowie Lieferung eine aktive Rolle bei der Benutzung zu.

Amazon bestritt dies unter Verweis auf die zu anderen Marktplätzen wie eBay ergangen Urteile des Gerichtshofs, wonach der Betreiber einer Plattform nicht für die Benutzung einer Marke durch Drittanbieter hafte, da dies zumindest voraussetze, dass er das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutze. Weder die Einbindung des Amazon Logos in die Werbung der Drittanbieter noch die angebotenen Nebendienstleistungen wie Versandabwicklung würden eine hiervon abweichende Beurteilung rechtfertigen, da Amazon lediglich die technischen Voraussetzungen für die Benutzung schaffe und nicht die Marke eigenständig benutze.

Das luxemburgische Bezirksgericht gelangte zu dem Schluss, dass sich das Geschäftsmodell von Amazon von demjenigen anderer Online-Marktplätze wie eBay unterscheide. Während eBay bei der Veröffentlichung der Anzeigen ihrer Nutzer als reiner Vermittler und nicht als Verkäufer und Vertriebspartner beteiligt sei, handele es sich bei Amazon um ein «hybrides» Geschäftsmodell, eine Kombination aus eigenem Warenvertrieb und Online-Marktplatz für Drittanbieter, bei dem es gelte, die (aktive) Rolle des Betreibers rechtlich einzuordnen. Zudem habe der Gerichtshof zwar bereits geurteilt, dass bei einer reinen Lagerung von markenrechtsverletzender Ware für Dritte ohne hiervon Kenntnis zu haben, der Lagerhalter – dazumal ebenfalls Amazon – diese nicht zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens besitze. In der abgeurteilten Rechtssache erfolgte der Versand jedoch durch einen externen Dienstleister und nicht wie vorliegend durch den Betreiber selbst.

Für die Beurteilung der Vermittlerhaftung im vorliegenden Fall sei daher die Zurechenbarkeit der Benutzung eines Zeichens aufgrund der Art der Einbindung von Angeboten Dritter in die eigene kommerzielle Kommunikation bei derart «hybriden» Geschäftsmodellen rechtlich zu klären sowie inwieweit diese Zurechnung von der Wahrnehmung des Publikums in Form eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Internetnutzers abhänge. Schliesslich stelle sich die Frage, ob in der Übernahme des Versands oder anderweitiger Mitwirkung beim Vertrieb markenrechtsverletzender Ware – selbst bei Unkenntnis von der Anbringung des Zeichens – eine dem Versender zuzurechnende Benutzungshandlung liegen könne.

Das luxemburgische Gericht hielt fest, dass es für die Entscheidung des Rechtsstreits auf die Auslegung von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 ankomme. Das Verfahren wurde daraufhin ausgesetzt und die Rechtssache dem EuGH gemäss Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vorgelegt.

Auch das Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles gelangte in der dort anhängigen, im Wesentlichen gleichgerichteten Klage (Rechtssache C-184/21) zu einer Aussetzung des Verfahrens und der Vorlage zur Vorabentscheidung |an den EuGH gemäss Art. 267 AEUV hinsichtlich der Auslegung von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001.

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke

Art. 9 Rechte aus der Unionsmarke

(1) Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr Inhaber ein ausschliessliches Recht an ihr.

(2) Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn

a) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist;

(…)

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,

(…)

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

(…)

e) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen;

f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

Art. 14 Hosting

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der Diensteanbieter nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, und, in Bezug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, unverzüglich tätig, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.

Die Rechtssachen C-148/21 und C-184/21 wurden aufgrund der im Wesentlichen gleichgerichteten Vorlagefragen zu gemeinsamem Urteil verbunden.

Zur Beantwortung der Vorlagefragen musste sich der EuGH mit der Auslegung von Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001, präziser des Begriffs «benutzen» auseinandersetzen, insbesondere

• –
  [ob] der Betreiber einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufsangeboten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch ist, für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zustimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz zum Verkauf anbieten;
• –
  ob insoweit relevant ist, dass dieser Betreiber die auf seiner Plattform veröffentlichten Angebote einheitlich präsentiert, in|dem er die Anzeigen für die im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkauften Waren zusammen mit den Anzeigen für die von Drittanbietern auf dem betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass er bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter Vertreiber erscheinen lässt;
• –
  [ob insoweit relevant ist], dass [dieser Betreiber] den Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs ihrer Waren zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die darin bestehen, sie bei der Präsentation ihrer Anzeigen zu unterstützen sowie die auf dem fraglichen Marktplatz angebotenen Waren zu lagern und zu versenden; und
• –
  [ob] in diesem Zusammenhang […] gegebenenfalls die Wahrnehmung der Nutzer der betreffenden Plattform zu berücksichtigen ist.

Die Verordnung 2017/1001 definiert den Begriff der «Benutzung» von Art. 9 Abs. 2 dieser Verordnung nicht. Nach ständiger Rechtsprechung setzt dies aber «ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft [des Dritten und Internet-Vermittlers] über die Benutzungshandlung» voraus. Dies ergibt sich sowohl aus der Systematik, wonach Art. 9 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 lediglich aktive Benutzungsformen Dritter aufzählt, als auch aus dem Sinn und Zweck, wonach ein Dritter nur dann in der Lage ist, die Benutzung zu beenden, wenn dieser unmittelbar oder mittelbar die Benutzungshandlung beherrscht.

Ausserdem setze die «Benutzung» bei einem im Internet tätigen Vermittler wie dem Betreiber eines Online-Marktplatzes jedenfalls voraus, dass dieser «das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt». Nach Ansicht des Gerichts bezeichnet der Ausdruck «kommerzielle Kommunikation»

«jede Form der an Dritte gerichteten Kommunikation […], die darauf abzielt, die Tätigkeit, die Waren oder die Dienstleistungen des Unternehmens anzupreisen oder auf die Ausübung einer solchen Tätigkeit aufmerksam zu machen. Die Benutzung eines Zeichens in der eigenen kommerziellen Kommunikation eines solchen Unternehmens setzt somit voraus, dass dieses Zeichen aus Sicht Dritter als fester Bestandteil der Kommunikation und damit als zur Tätigkeit des Unternehmens gehörig erscheint.»

Die Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens durch Dritte allein genügt hierfür nach ständiger Rechtsprechung nicht, selbst wenn diese Leistungen im höchsteigenen wirtschaftlichen Interesse erbracht werden. Selbst die Lagerung von markenrechtsverletzenden Waren stellt keine solche Benutzung dar, wenn der unwissende Betreiber die betreffenden Waren weder selbst zum Verkauf anbietet noch in den Verkehr bringt, insbesondere der Versand dieser Waren durch externe Dienstleister erfolgt.

Die Benutzung eines Zeichens durch einen Internet-Vermittler in seiner eigenen kommerziellen Kommunikation setzt vielmehr voraus, dass der Vermittler sich das Zeichen dergestalt zu eigen macht, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den von dem Vermittler erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird. Zur Beurteilung dieser Frage bei einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz sei gemäss EuGH auf die Sicht eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzers dieser Plattform abzustellen.

«Um festzustellen, ob eine auf einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz von einem auf diesem Marktplatz tätigen Drittanbieter veröffentlichte Anzeige, in der ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen verwendet wird, als fester Bestandteil der kommerziellen Kommunikation des Betreibers dieser Plattform angesehen werden kann, ist folglich zu prüfen, ob diese Anzeige geeignet ist, eine Verbindung zwischen den von diesem Betreiber angebotenen Dienstleistungen und dem fraglichen Zeichen herzustellen, weil ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer glauben könnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der die Ware, für die das fragliche Zeichen benutzt wird, im eigenen Namen und für eigene Rechnung vertreibt.»

Anzeigen einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz sollten dergestalt transparent sein, dass unterschieden werden kann, ob es sich um ein Angebot des Betreibers dieser Plattform handelt oder um Angebote von Drittanbietern des integrierten Online-Marktplatzes. Wenn hingegen bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer in Anbetracht aller Umstände des Einzelfalls der Eindruck entsteht, der Betreiber vertreibe auch die von Dritten zum Verkauf angebotenen (markenverletzenden) Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung, wird eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen des Betreibers und dem in Rede stehenden Zeichen erweckt und es kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber das Zeichen selbst benutzt. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die veröffentlichten Eigen- und Fremdangebote einheitlich präsentiert werden, mit dem Logo des Betreibers sowie – ohne Unterscheidung nach ihrer Herkunft – mit Angaben wie «Bestseller», «am häufigs|ten gewünscht» oder «am häufigsten geschenkt» versehen werden.

Aber auch wenn der Betreiber im Rahmen des Vertriebs zusätzliche, unterstützende Dienstleistungen wie die Bearbeitung von Fragen zu den Waren, deren Lagerung, Versand oder Abwicklung des Rückversands übernimmt, kann dies je nach Art und Umfang einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer einen solchen Eindruck vermitteln.

Nunmehr liegt es an den nationalen Gerichten anhand dieser vom EuGH abstrakt herausgearbeiteten Kriterien die jeweilige Benutzung im konkreten Einzelfall zu beurteilen, wie vorliegend das Tribunal d’arrondissement de Luxembourg sowie das Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles den (Web-)Auftritt von Amazon.

Bei dem Urteil handelt es sich um einen wegweisenden Entscheid, wenn auch nicht um einen Paradigmenwechsel bei der markenrechtlichen Verantwortlichkeit von Plattformbetreibern. Bei den in den Fällen Coty und L’Oréal skizzierten Grundsätze der markenrechtlichen Plattformhaftung hatte der EuGH statuiert, dass eine solche für den Online-Marktplatzbetreiber in der Regel bei von Drittanbietern begangenen Markenrechtsverletzungen eher nicht in Betracht kommt. Insbesondere blosse technische Hilfsleistungen, die blosse Bereitstellung sowie Lagerung von Waren können keine solche begründen.

Im Fall Louboutin hatte sich das Gericht nunmehr mit den Besonderheiten des «hybriden» Geschäftsmodells, bei dem neben eigenen Angeboten auch Angebote von Drittanbietern auf der Plattform offeriert und präsentiert werden, auseinanderzusetzen. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass bei einem solchen Modell ein Betreiber für eine markenrechtliche Verletzung haftbar werden könne, selbst wenn die entsprechenden, markenverletzenden Angebote von Drittanbietern stammen. Für die Beurteilung sei nicht allein auf das objektive Benutzungskonzept abzustellen, sondern auf die Wahrnehmung eines normal informierten und angemessen aufmerksamen Durchschnittnutzers. Kann der Nutzer nicht zwischen eigenen Angeboten des Plattformbetreibers und solchen von Drittanbietern unterscheiden, so dass der Betreiber den Anschein erweckt, er mache sich die Inhalte zu eigen, kann der Plattformbetreiber bei Gesamtbetrachtung der relevanten Umstände für Drittinhalte verantwortlich werden. Jedwede Intransparenz im Auftritt dürfte hierbei zu Lasten des Betreibers gereichen.

Vor allem Betreiber von «hybriden» Plattformen werden nach diesem jüngsten EuGH-Urteil stärker in die Verantwortung bei markenrechtlichen Verletzungen genommen, etwa im Auftritt deutlicher zwischen eigenen und fremden Angeboten zu differenzieren respektive für die Verletzungen von Drittanbietern einstehen zu müssen. Aber auch bei anderen Plattformkonzepten können die dargelegten Grundsätze zum Tragen kommen, so dass die Betreiber bei zu enger Einbindung ihrer Dienstleistungen in Drittangebote für deren markenverletzende Handlungen zur Verantwortung gezogen werden können.

Nicht zuletzt verweist der EuGH erneut auch auf die Möglichkeit des «Notice-and-Takedown»-Verfahrens in Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 oder die gerichtliche Anordnung nach Art. 11 Satz 1 der Richtlinie 2004/48.