Verwechslungsgefahr bei aus geometrischen Grundformen zusammengesetzten Marken

Yannick Reber

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung

II. Sachverhalt und Erwägungen

1. Handelsgericht

2. Bundesgericht

III. Kommentar

1. Die Verkehrskreise

2. Kennzeichnungskraft

3. Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr

4. Fazit

Das Bundesgericht hat sich jüngst mit der Verwechslungsgefahr zweier Marken beschäftigt, welche aus geometrischen Grundformen bestehen (BGer vom 26. März 2024, 4A_540/2023). Der vorliegende Beitrag beleuchtet einzelne Aspekte dieses Urteils kritisch und bezieht dabei auch den vorinstanzlichen Entscheid des Handelsgerichts Zürich (HGer ZH vom 2. Oktober 2023, HG190167-O) mit ein. Obwohl die Verwechslungsgefahr letztinstanzlich zu Recht verneint wurde, bringen die beiden Urteile teilweise dogmatische Unsauberkeiten mit sich. Schwerpunktmässig werden in diesem Aufsatz die Bestimmung der Verkehrskreise, die Beurteilung der erhöhten Verkehrsbekanntheit und der Kennzeichnungskraft, sowie die Argumentation hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck thematisiert.

Wettbewerbsrechtliche Fragestellungen werden nicht behandelt.

Die Burlington Fashion GmbH (Klägerin; Beschwerdegegnerin vor Bundesgericht) ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 2P-334167 (hiernach: ältere Marke). Die Marke ist für Bekleidungsstücke (primär Strümpfe, Strumpfhosen, Socken) in der Klasse 25 geschützt. Sie hat folgendes Aussehen:

Die Stance Inc. (Beklagte; Beschwerdeführerin vor Bundesgericht) ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 684329 (hiernach: jüngere Marke), welche wie folgt aussieht und ebenso für diverse Bekleidungsstücke geschützt ist:

|Die Klägerin wandte sich an das Handelsgericht Zürich und beantragte, es sei der Beklagten zu verbieten die jüngere Marke im geschäftlichen Verkehr für Socken, Strumpfwaren und Strümpfe zu verwenden. Zudem sei die jüngere Marke für ungültig zu erklären.

Das Handelsgericht ermittelte einleitend die Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeit. Socken, Strumpfwaren und Strümpfe würden vor dem Kauf nicht anprobiert und in höherer Stückzahl erworben als andere Kleider. Es sei deshalb von einer eher tieferen Aufmerksamkeit auszugehen, ausser es werde beim Kauf auf eine bestimmte Qualität oder Marke geachtet. Nach den unbestrittenen Äusserungen der Klägerin handle es sich bei ihren Waren um ein Lifestyle-Label mit Kultstatus im oberen Preissegment, welches sich an ein modebewusstes Publikum richte. Deshalb schloss das Handelsgericht auf eine erhöhte Aufmerksamkeit (E. 4.2.1). Die Waren der beiden Marken seien zudem unbestrittenermassen weitgehend identisch oder zumindest gleichartig (E. 4.2.2).

Die ältere Marke bestehe aus geometrischen Grundformen. Die Kombination sei nicht besonders einprägsam und individuell, weshalb laut dem Handelsgericht originär von einer schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Nach Ansicht der Klägerin sei aufgrund der Bekanntheit ihrer Marken von einer erhöhten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die eingereichten Gebrauchsbelege reichten jedoch aus, um das ursprünglich schwache Zeichen normal kennzeichnungskräftig werden zu lassen (E. 4.2.3).

Im Gesamteindruck sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Die Abweichungen im jüngeren Zeichen der Beklagten, bestehend aus der durchgezogenen Linienführung ohne Farbwechsel, der weniger weiten Überlappung der Linien ausserhalb des Quadrats bzw. der Quadrate sowie der schwarzen Kreisfläche, sei nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (E. 4.2.5).

Folglich gab das Handelsgericht dem Unterlassungsbegehren statt und erklärte die jüngere Marke für nichtig (E. 4.3, 4.4).

Die Beklagte erhob Beschwerde an das Bundesgericht und beantragte die Aufhebung des handelsgerichtlichen Urteils und die Abweisung der Klage.

Das Bundesgericht erinnerte zuerst daran, die ältere Marke müsse so beurteilt werden, wie sie im Register eingetragen sei. Die ältere Marke sei nicht ein sich (unlimitiert) wiederholendes Muster, sondern ein eigenständiges Zeichen (E. 2.1).

Die Kennzeichnungskraft einer originär schwachen Marke könne sich infolge intensiven Gebrauchs erhöhen. Die erhöhte Kennzeichnungskraft fliesse jedoch nicht aus jedem bloss rechtserhaltenden Gebrauch der Marke. Die Vorinstanz habe eine erhöhte Bekanntheit der älteren Marke nach der Beweiswürdigung verneint. Indem sie gestützt auf einen lediglich allgemeinen festgestellten Gebrauch der älteren Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der ursprünglich schwachen Marke annehme, verletze sie markenrechtliche Grundsätze. Entsprechend sei die ältere Marke – mangels Rüge der diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen – kennzeichnungsschwach (E. 2.2).

Die beiden zu vergleichenden Zeichen würden nicht unerhebliche Unterschiede aufweisen. Die ältere Marke werde hauptsächlich als ein von gestrichelten Linien in X-Form durchkreuztes auf der Spitze stehendes Quadrat wahrgenommen. Demgegenüber enthalte die jüngere Marke eine kreisförmige schwarze Fläche mit einem weissen Symbol, das entweder als vier kleine X-Buchstaben oder als ein durch ein grosses X durchkreuztes Quadrat interpretiert werden könne.

Aufgrund dieser Unterschiede in den geometrischen Formen und dem erzeugten optischen Effekt seien die Zeichen unterschiedlich. Die Ähnlichkeiten der Zeichen ergäben sich nur durch einen direkten Vergleich der geometrischen Formen. Massgebend sei jedoch der Gesamteindruck in der Erinnerung der Adressaten. Der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens werde durch den schwarzen Kreis mit weissem Symbol geprägt, während das ältere Zeichen durch die gestrichelten Linien und das schwarze Quadrat gekennzeichnet sei. Die schwache Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens und die unangefochten gebliebene, vom Handelsgericht festgestellte, etwas erhöhte Aufmerksamkeit führe dazu, dass schon kleine Abweichungen ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Weiter führten die sich primär aus den jeweiligen dem Gemeingut angenäherten geometrischen Formen ergebenden Ähnlichkeiten auch nicht zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr (E. 3.3).

Im Ergebnis führte die Verneinung der Verwechslungsgefahr zur (teilweisen) Gutheissung der Beschwerde. Die vom Handelsgericht festgestellte Nichtigkeit der jüngeren Marke wurde aufgehoben, wobei sich folgerichtig auch das Verbot, dieses Kennzeichen zu verwenden, als bundesrechtswidrig erwies. Das Bundesgericht wies die Sache an die Vorinstanz zurück, welche klären müsse, ob ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehe (E. 3.4).

Einleitend ist die Bestimmung der Verkehrskreise zu behandeln.

Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie sich der (allgemeine) Adressatenkreis der Waren und Dienstleistungen zusammensetzt und wie das Publikum mit welchem Aufmerksamkeitsgrad das Zeichen wahrnimmt.

Zur Bestimmung der Verkehrskreise ist nach ständiger Rechtsprechung und h.L. auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke abzustellen und nicht |auf die tatsächliche Positionierung am Markt, denn es handelt sich bei der Marke um ein immaterialgüterrechtliches Registerrecht.

Die Waren und Dienstleistungen sind präzise zu bezeichnen und entsprechend der Nizza-Klassifikation einzuteilen (Art. 11 MSchV). Es sind inhärente objektive Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen. Unbestimmte oder zu allgemein gehaltene Umschreibungen werden nicht akzeptiert und auch rein marketingrelevante Kriterien oder Angaben zur Zweckbestimmung sind zurückzuweisen. Als Beispiel werden die Begriffe «luxuriöse Uhren» oder «billige Uhren» in der Klasse 14 nicht eingetragen. Folgerichtig ist bei der Ermittlung der Abnehmerschaft von Uhren der gesamte Markt miteinzubeziehen. Teure Luxusuhren werden mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben und vor dem Kauf regelmässig genau betrachtet. Demgegenüber lassen die Verkehrskreise bei Billiguhren häufig weniger Aufmerksamkeit walten. Unter Berücksichtigung, dass die meisten Uhren dennoch nicht achtlos und alltäglich gekauft werden, geht die Praxis folgerichtig von einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit aus.

Unter Berücksichtigung dieser etablierten Grundsätze kann dem Handelsgericht nicht gefolgt werden. Es kommt eben gerade nicht darauf an, wie die Socken, Strumpfwaren und Strümpfe in casu am Markt positioniert werden und ob es sich um Produkte im oberen Preissegment handelt.

Das Bundesgericht übernimmt diese Position, da sie von den Parteien letztinstanzlich nicht beanstandet wurde. Obwohl das Bundesgericht im Hinblick auf die Begründungs- und Rügepflicht der Parteien (Art. 41 Abs. 1 und 2 BGG) nur geltend gemachte Vorbringen überprüft, gilt dies nicht, wenn die rechtlichen Mängel offensichtlich sind. Das ist vorliegend der Fall, steht das Vorgehen des Handelsgerichts wie oben dargelegt doch im klaren Widerspruch zur etablierten Praxis und Lehre. Das Bundesgericht hätte diese offensichtlich rechtsfehlerhafte dogmatische Herleitung der Verkehrskreise auch ohne explizite Rüge korrigieren müssen, zumal es den Grundsatz der Registergebundenheit an anderer Stelle im Urteil hervorhebt.

Nach ständiger Rechtsprechung werden Kleider als Oberbegriff mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt, da sie vor dem Kauf in der Regel anprobiert würden. Für die spezifischeren Waren Socken, Strumpfwaren und Strümpfe gilt das, wie das Handelsgericht zutreffend festgehalten hat, nicht, da sie nicht anprobiert werden. Sie werden nicht alltäglich, wie etwa Lebensmittel, erworben, aber dennoch regelmässig, sodass hier von einer normalen Aufmerksamkeit auszugehen ist.

Insgesamt ist je nach Ware von einer normalen bis (leicht) erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

Üblicherweise wird zwischen schwach, normal (durchschnittlich) und stark kennzeichnungskräftigen Zeichen unterschieden. Richtigerweise handelt es sich bei der Kennzeichnungskraft um eine Bandbreite und nicht um fixe Kategorien. Sind keine Anhaltspunkte für eine Schwächung (z.B. durch gemeinfreie Elemente) oder Stärkung (z.B. durch Bekanntheit) des Zeichens ersichtlich, ist von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Geometrische Grundformen sind Gemeingut. Das Bundesgericht subsumiert darunter etwa Rechtecke, Dreiecke, Quadrate, Kreise und Punkte. Dazu gehören zweifellos auch die (gestrichelten) Linien im vorliegenden Fall.

Nur weil eine Marke auch gemeinfreie Elemente enthält, führt dies nicht zwingend zur Kennzeichnungsschwäche im Gesamteindruck. Das IGE scheint für Marken die |aus verschiedenen geometrischen Grundformen bestehen im Gesamteindruck generell eine normale Kennzeichnungskraft anzunehmen, ausser das sich daraus ergebende Muster sei für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend bzw. üblich.

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zählten einfache geometrische Formen wie Kreise zwar zum Gemeingut, allerdings würden zwei überschneidende Kreise in roter und gelber Farbe vom Gewohnten abweichen, womit von einem normalen Schutzumfang auszugehen sei. Ein Doppelrhombus wurde sodann als gesamthaft schwaches Zeichen qualifiziert. Auch fünf Streifen für Schuhwaren wurden insgesamt als kennzeichnungsschwach qualifiziert, weil Streifen dort häufig verwendet würden.

Nach hier vertretener Ansicht ist zu differenzieren. Ist ein Motiv eines aus mehreren geometrischen Grundformen gebildeten Zeichens für die fraglichen Waren und Dienstleistungen sinngehaltlich beschreibend oder geläufig, liegt in der Regel ein schutzunfähiges Zeichen vor (Art. 2 lit. a MSchG); mindestens jedoch ein sehr schwaches Zeichen. Eine einfache Kombination von Grundformen ist in der Regel zwar schutzfähig, aber banal und nur schwach kennzeichnend, wohingegen eine unerwartete oder fantasievolle Zusammensetzung einem Zeichen auch eine normale Kennzeichnungskraft verleihen kann.

Die vorliegende, farblose Kombination der geometrischen Grundformen des älteren Zeichens kann vor diesem Hintergrund nicht als fantasievoll bezeichnet werden, weshalb in Übereinstimmung mit dem Bundes- und Handelsgericht von einer originär schwachen Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

Das Bundesgericht führte einleitend überzeugend aus, dass eine Marke durch intensiven Gebrauch und begleitende Werbung an Bekanntheit gewinnen könne, womit sich ihre Kennzeichnungskraft erhöhe.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, insgesamt eine Rechtsfrage ist. Demgegenüber können aber Teilaspekte der Verwechslungsgefahr eine Tatfrage darstellen. So geht die Lehre bei der Feststellung des Bekanntheitsgrades einer Marke von einer Tatfrage aus. Das ist naheliegend, sind dabei doch regelmässig verschiedene Beweise zu würdigen. Das Bundesgericht hat dies bislang ebenso gehandhabt.

Das Bundesgericht warf dem Handelsgericht in casu pauschal vor, es habe lediglich einen normalen Gebrauch der älteren Marke festgestellt. Daraus folge keine Bekanntheit und es könne nicht von einem starken bzw. bekannten Zeichen ausgegangen werden.

Das erstaunt. Das Handelsgericht führte anhand von Umsatzzahlen und Werbe- bzw. Marketingaufwendungen und weiteren eingereichten Belegen der Klägerin aus, dass sich die mit der älteren Marke versehenen Produkte im Schweizer Markt neben weiteren Sockenherstellern etablieren konnten.

Die belegte Gebrauchsdauer und auch die Intensität der Marktbearbeitung genügte dem Handelsgericht indes nicht, um eine starke Kennzeichnungskraft zu bejahen. Aber dennoch vermochte der erstellte Gebrauch das ursprüngliche schwache Zeichen zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führen.

Das Handelsgericht drückte damit aus, dass die ältere Marke zwar intensiver als rechtserhaltend verwendet wird, aber nicht die Bekanntheit erreicht, um ihr aus der originären Kennzeichnungsschwäche zur starken Marke zu verhelfen. Insofern das Bundesgericht diese Möglichkeit zu negieren scheint, erweckt es wiederum den Eindruck, nur schwache und starke Marken anzuerkennen. Das wurde in der Vergangenheit von der Lehre bereits bemängelt. In die gleiche Richtung geht die vom Bundesgericht seit dem Kamillosan-Urteil festgehaltene starre Regel, ursprünglich gemeinfreie Zeichen, welche sich im Verkehr durchsetzen konnten, seien stets stark kennzeichnend.

Das Bundesgericht «berichtigt» damit ohne echte Begründung und in nicht nachvollziehbarer Weise das handelsgerichtliche Ergebnis der Beweiswürdigung.

Nicht explizit im handelsgerichtlichen Urteil thematisiert wird die Frage, wie die zum Nachweis der Erhöhung des Be|kanntheitsgrades eingereichten Belege die Marke zeigen müssen. M.E. können die eingereichten Belege nur dann zum Bekanntheitsgrad beitragen und berücksichtigt werden, wenn sie die Marke wie im Register oder in nicht wesentlich abweichender Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG analog) zeigen. Die Thematik wurde jedoch bislang in der Lehre kaum behandelt und die bundesverwaltungsrechtliche Praxis ist nicht einheitlich.

Das Handelsgericht führt jedenfalls an anderer Stelle aus, die älteren Marken der Klägerin würden so verwendet wie sie im Register hinterlegt seien. Das lässt sich ohne Aktenkenntnis nicht beurteilen. Eine kurze Onlinerecherche zeigt immerhin, dass die Klägerin auf ihren Produkten unter anderem tatsächlich die ältere Marke verwendet. Die Produkte enthalten jedoch regelmässig auch andere Zeichen, wie z.B. sich wiederholende Flächenmuster oder auch die Wortmarke Burlington. Es stellt sich die Frage, ob der Bekanntheitsgrad aller dieser Zeichen gleichmässig erhöht wird. Letztlich wird es auch darauf ankommen, wie viele Zeichen die Verkehrskreise beim Kauf eines Produkts gleichzeitig wahrnehmen und in Erinnerung behalten können. Diese Thematik wurde bisher in Literatur und Praxis soweit ersichtlich nicht behandelt und eine vertiefte Analyse kann an dieser Stelle nicht erfolgen.

Abb. 3	Abb. 4	Abb. 5

Schliesslich ist die Verwechslungsgefahr gesamthaft zu betrachten. Zu Beginn fällt auf, dass weder das Handelsgericht, noch das Bundesgericht den fehlenden Motivschutz im Markenrecht explizit thematisieren. Gemäss der markenrechtlichen Literatur und Praxis ist eine Zeichenähnlichkeit und damit die Verwechslungsgefahr nur zu bejahen, wenn beide Zeichen das gleiche Motiv optisch ähnlich umsetzen, wobei allein ein übereinstimmendes Motiv in der Regel keine Markenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr begründet.

Als Erinnerungsbild der älteren Marke bleiben vorliegend bei den Abnehmern ein (schräges) Quadrat und gestrichelte Linien, welche das Quadrat durchkreuzen haften. Demgegenüber schlagen sich die groben Züge der jüngeren Marke als (schräges) Quadrat und durchgezogene Linien, welche das Quadrat durchkreuzen bzw. vier Mal den Buchstaben X von einem Kreis umgeben, nieder. Auch die Schwarz-Weiss-Wirkung ist bei der jüngeren Marke anders. Das zugrundeliegende Motiv, ein von Linien durchkreuztes Quadrat, wird unterschiedlich umgesetzt. Relevant ist auch, dass die jüngere Marke mit einem Kreis ein zusätzliches, nicht in der älteren Marke enthaltenes, geometrisches Element enthält.

Eine Verwechslungsgefahr ist in casu bei – richtigerweise je nach Ware – normaler bis leicht erhöhter Aufmerksamkeit, weitgehender Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft zu verneinen. Die konkrete Umsetzung der übereinstimmenden Grundmotive ist zu verschieden. Auch fällt ins Gewicht, dass hier lediglich in Alleinstellung gemeinfreie geometrische Grundformen kombiniert werden. Wer seine Marke aus solchen einfachen Zeichen zusammensetzt, kann regelmässig nicht verhindern, dass Dritte das gleiche Motiv mit einem zusätzlichen einfachen |Element kombinieren und dadurch anders umsetzen. Eine den Gesamteindruck entscheidend beeinflussende Veränderung kann bei aus geometrischen Grundformen bestehenden zu vergleichenden Marken einfacher herbeigeführt werden, als bei anderen, stärker individualisierenden Motiven. Lediglich die Übereinstimmung in einzelnen gemeinfreien geometrischen Grundelementen führt nicht zur Verwechslungsgefahr.

Eine – unter Umständen mittelbare – Verwechslungsgefahr wäre höchstens dann zu bejahen gewesen, wenn bereits das Motiv an sich aufgrund überragender Bekanntheit der Inhaberin der älteren Marke zugeschrieben würde. Eine solche Bekanntheit lässt sich den handelsgerichtlichen Erwägungen nicht entnehmen.

Somit hat das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zu Recht verneint.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus geometrischen Grundelementen bestehen, ist nicht immer einfach. Das zeigt sich bereits daran, dass sich Handels- und Bundesgericht in casu nicht einig waren. Das Ergebnis des besprochenen Bundesgerichtsurteils ist zu begrüssen. Die Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken wurde nach hier vertretener Ansicht korrekt verneint. Die Begründung überzeugt dabei jedoch nicht durchgehend.

In prozessualer Hinsicht zeigt sich die im bundesgerichtlichen Verfahren streng gehandhabte Rügepflicht einmal mehr. Wer mit einer vorinstanzlichen Beurteilung nicht einverstanden ist, tut gut daran, vor Bundesgericht jeden Teilaspekt der Verwechslungsgefahr einzeln und substantiiert zu rügen.

Nach diesem Urteil scheint klar, dass man sich von aus geometrischen Grundformen gebildeten Zeichen keinen weiten Schutzumfang erhoffen sollte. Schliesslich veranschaulicht das Urteil auch den Grund, sich vor jeder Markenanmeldung gut zu überlegen, wie das hinterlegte Zeichen tatsächlich gebraucht werden soll. Wer ein sich wiederholendes Muster schützen möchte, sollte dieses auch in einer repetitiven Darstellung eintragen. Zu einer weiteren Präzisierung kann sich auch eine Positionsmarke anbieten.

Zusammenfassung

Das Bundesgericht hat im besprochenen Urteil im Ergebnis zutreffend die Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken verneint, welche aus geometrischen Grundformen zusammengesetzt sind. Wer Zeichen aus gemeinfreien Formen zusammensetzt, kann sich nur eingeschränkt gegen Drittmarken zur Wehr setzten, welche diese Formen ebenso verwenden.

Die Argumentation des Handels- und Bundesgerichts überzeugt dabei nicht durchgehend. Namentlich werden die vom Handelsgericht in Verletzung des Registerprinzips festgelegten Verkehrskreise letztinstanzlich nicht korrigiert. Zudem stösst das Bundesgericht das handelsgerichtliche Beweisergebnis hinsichtlich des Bekanntheitsgrades der älteren Marke ohne eigentliche Begründung um.

Résumé

Dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral a nié à raison le risque de confusion entre deux marques composées de formes géométriques simples. Celui qui compose des signes à partir de formes appartenant au domaine public ne peut se défendre que de manière limitée contre des marques tierces qui utilisent également ces formes.

L’argumentation du Tribunal de commerce et du Tribunal fédéral n’est cependant pas entièrement convaincante. En particulier, la définition du public concerné par le Tribunal de commerce en violation du principe de l’enregistrement n’est pas corrigée en dernière instance. En outre, le Tribunal fédéral réfute le résultat de la preuve retenu par le Tribunal de commerce concernant le degré de notoriété de la marque antérieure sans véritable justification.