«Normalkraftanschlüsse II» Bundesgericht vom 26. März 2024
Bindungswirkung bundesgerichtlicher Rückweisungsentscheide
I. zivilrechtliche Abteilung; teilweise Gutheissung; Akten-Nr. 4A_554/2023
PatG 1 I, II; EPÜ 52 I, 54, 56.
Wird das Bundespatentgericht im Rahmen eines bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids dazu angehalten, die Neuheit einer Erfindung zu prüfen, so ist es auf diese Prüfung beschränkt und kann aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids nicht zusätzlich die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit prüfen. Das Bundesgerichtsgesetz enthält hierzu zwar keine entsprechende Bestimmung, die Bindung der unteren Instanz an einen bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid wird vom Bundesgericht indessen als selbstverständlich angesehen (E. 2).
PatG 1 I, 7 I, 35 I.
Sofern ein zugesprochenes Mitbenützungsrecht i.S.v. Art. 35 PatG nicht angefochten wird und von der Rechtsmittelinstanz die Rechtsbeständigkeit des Patents festgestellt wird, ergibt sich ein allfälliger Widerspruch zwischen der Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patentanspruchs einerseits und dem eingeräumten Mitbenützungsrecht aus der prozessrechtlichen Vorgabe, dass die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin nach der erfolgten Rückweisung nicht verschlechtert werden darf (E. 3).&cbr;
LBI 1 I, 1 II; CBE 52 I, 54, 56.
Si le Tribunal fédéral des brevets est tenu d’examiner la nouveauté d’une invention dans le cadre d’une décision de renvoi du Tribunal fédéral, il est limité à cet examen et ne peut pas, en raison de l’effet contraignant de ladite décision, examiner en plus la condition de l’activité inventive. La loi sur le Tribunal fédéral ne contient certes pas de disposition en ce sens, mais le Tribunal fédéral considère comme allant de soi que l’instance inférieure est liée par une décision de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2).
LBI 1 I, 7 I, 35 I.
Dans la mesure où le droit d’un tiers dérivé d’un usage antérieur accordé au sens de l’art. 35 LBI n’est pas contesté et que l’instance de recours constate la validité du brevet, une éventuelle contradiction entre la validité de la revendication d’une part et le droit acquis par un tiers d’autre part résulte de la prescription procédurale selon laquelle la position juridique de la recourante ne doit pas être dégradée après le renvoi (consid. 3).
Die B. GmbH mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin der europäischen Patente EP xxx und EP yyy. Am 16. Dezember 2020 reichte die B. GmbH gestützt auf die Schweizer Teile der beiden Patente beim Bundespatentgericht eine Unterlassungsklage gegen die A. AG mit Sitz in Bern ein. Die B. GmbH stützte sich im Rahmen des Prozesses eventualiter auf inter partes eingeschränkte Anspruchsfassungen des europäischen Patents EP xxx, nämlich auf eine Eventualeinschränkung, auf eine Subeventualeinschränkung sowie auf eine Subsubeventualeinschränkung, bei welchen dem erteilten Anspruch zusätzliche Merkmale hinzugefügt wurden.
Mit Teilurteil vom 17. August 2022 erkannte das Bundespatentgericht, dass die A. AG ein Mitbenützungsrecht am schweizerischen Teil des europäischen Patents EP xxx hat in Bezug auf sämtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 von EP xxx; im Übrigen wurde der A. AG die Nutzung indessen untersagt. Die A. AG erhob gegen dieses Teilurteil Beschwerde beim Bundesgericht. Mit Urteil vom 11. April 2023 hiess das Bundesgericht die Beschwerde der A. AG teilweise gut, hob das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 auf und wies die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Dies mit dem Hinweis, dass sich mit dem von der Vorinstanz eingeräumten Mitbenützungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG einerseits und Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt. Anders gewendet geht es also um die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Vorbenützung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber immerhin zu einem Mitbenützungsrecht führt. Das Bundespatentgericht hatte diesem Verhältnis zwischen Mitbenützungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung geschenkt. Es ging von einem Mitbenützungsrecht aus, obwohl es feststellte, die A. AG habe bereits fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Europäischen Patents EP xxx verwirkliche. Das Bundesgericht erwog, das Bundespatentgericht habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft.
Mit Urteil vom 12. Oktober 2023 wies das Bundespatentgericht die Klage ab. Es erwog zunächst, der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx sei neu. In der Folge prüfte es in Bezug auf diesen Anspruch auch die erfinderische Tätigkeit und verneinte diese.
|Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte die B. GmbH vor Bundesgericht die Aufhebung des Urteils des
Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 bzw. die Gutheissung ihrer Rechtsbegehren. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde teilweise gut und hob das Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 auf.
2.Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz hätte aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids die erfinderische Tätigkeit des Eventualanspruchs des Klagepatents EP xxx nicht prüfen dürfen.
2.1.Gemäss Rechtsprechung sind nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sowohl dieses selbst als auch die unteren Instanzen an die rechtliche Beurteilung gebunden, mit der die Rückweisung begründet wurde. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien – abgesehen von zulässigen Noven – verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die neuen Tatsachenfeststellungen als auch jenen für die neue rechtliche Begründung vorgibt (BGE 143 IV 214 ff. E. 5.3.3; 135 III 334 ff. E. 2, 2.1; 133 III 201 ff. E. 4; 116 II 220 ff. E. 4a; BGer vom 10. Dezember 2020, 4A_197/2020, E. 3.2.1 mit Hinweisen).
Die neue Entscheidung der unteren Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 ff. E. 5.2.1 mit Hinweisen; BGer vom 1. November 2021, 6B_216/2020, E. 1.3.1). Daraus folgt schliesslich auch, dass die zuvor obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; im für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergebnis abfinden (BGE 135 III 334 ff. E. 2; 131 III 91 ff. E. 5.2; 116 II 220 ff. E. 4a; BGer vom 10. Dezember 2020, 4A_197/2020, E. 3.2.2).
2.2.Die Klägerin beanstandet zu Recht, dass sich die Vorinstanz über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A_421/2022 vom 11. April 2023 hinweggesetzt hat, indem sie die Schutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 52 Abs. 1 und Art. 56 EPÜ 2000 bzw. Art. 1 Abs. 2 PatG) des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx prüfte. Das Bundesgericht erwog ausdrücklich, die Vorinstanz habe die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft; dies sei nach erfolgter Rückweisung nachzuholen (E. 3.3). Dies erkannte auch die Vorinstanz, prüfte in der Folge aber dennoch zusätzlich die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit, indem sie sich auf den im Rückweisungsentscheid verwendeten Begriff «rechtsbeständig» stützte («Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx als nicht rechtsbeständig erweisen [Hervorhebung hinzugefügt]»). Nachdem dieser Begriff unmittelbar anschliessend an die bundesgerichtliche Anweisung verwendet wurde, (ausschliesslich) die «Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx» zu prüfen, konnte damit einzig gemeint sein, dass sich die Prüfung nach erfolgter Rückweisung auf diesen Nichtigkeitsgrund zu beschränken hat.
Soweit die Vorinstanz den weiteren Nichtigkeitsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit prüfte, setzte sie sich über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids hinweg. Der in der Beschwerdeantwort erhobene Einwand, die Beschwerdeführerin habe keine Norm des Bundesrechts genannt, die verletzt worden sein soll, verfängt nicht. Das Bundesgerichtsgesetz enthält keine entsprechende Bestimmung, da die Bindung der unteren Instanz an den Rückweisungsentscheid als selbstverständlich angesehen wurde (BGE 135 III 334 ff. E. 2.1 mit Hinweis).
2.3.Unbehelflich ist zudem der im gleichen Zusammenhang erhobene Einwand der Beklagten, das Gesetz differenziere gar nicht zwischen «Neuheit» und «erfinderischer Tätigkeit», werden diese beiden Schutzvoraussetzungen doch sowohl in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatG sowie Art. 7 Abs. 1 PatG als auch in Art. 52 Abs. 1, Art. 54 und Art. 56 EPÜ 2000 eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung BGE 133 III 229 ff. E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen BGE 138 III 111 ff. E. 2.1).
Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C. Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilurteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich (Art. 9 BV) auszuweisen vermag, durfte die Vorinstanz nach Treu und Glauben davon ausgehen (vgl. Art. 52 ZPO), die Beklagte verzichte darauf, fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend vom C. Flyer 2005 geltend zu machen. Ihre weiteren Ausführungen zur angeblich fehlenden erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich des Eventualanspruchs des Klagepatents EP xxx gehen an der Sache vorbei.
|Appellatorisch sind auch die Vorbringen der Beklagten, wonach der eingeschränkte Anspruch 1 von EP xxx nicht erfinderisch gegenüber CH zzz sei. Ausserdem ist der von der Vorinstanz mit Teilurteil vom 12. August 2022 mangels erfinderischer Tätigkeit – zugunsten der Beklagten – als nicht rechtsbeständig beurteilte eingeschränkte Anspruch des zweiten Klagepatents EP yyy gemäss Eventualantrag nicht mehr Verfahrensgegenstand; daraus lässt sich nicht auf die fehlende Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag schliessen.
2.4.Der angefochtene Entscheid missachtet die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Urteils 4A_421/2022 vom 11. April 2023. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag ausgehend vom C. Flyer 2005 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, hält damit vor Bundesrecht nicht stand.
3.
3.1.Gegen die Erwägung im angefochtenen Entscheid, wonach der geltend gemachte Patentanspruch in seiner Fassung gemäss Eventualantrag gegenüber dem C. Flyer 2005 neu sei, werden in der Beschwerdeantwort keine hinreichend begründeten Rügen erhoben. Die Beklagte bringt einzig vor, aus dem ihr eingeräumten Mitbenützungsrecht folge zwangsläufig und ohne Weiteres die mangelnde Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx. Damit verkennt auch sie die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A_421/2022 vom 11. April 2023, mit dem die Vorinstanz angewiesen wurde, die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualanspruch von EP xxx zu prüfen.
Erweist sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag als rechtsbeständig, kann auf eine Prüfung der von der Beklagten gegen die weiteren Anspruchsfassungen gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe verzichtet werden. Dies hatte die Vorinstanz in ihrem Teilurteil vom 12. August 2022 zutreffend erkannt und nahm daher folgerichtig keine Prüfung der Rechtsbeständigkeit gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen vor. Aus den Vorbringen in der Beschwerdeantwort zu diesen weiteren Fassungen lässt sich demnach nichts zugunsten der Beklagten ableiten.
Damit zielt auch das Vorbringen ins Leere, die Klägerin verfüge über keine Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, das die Beklagte einmal mehr – wie sich ergeben hat, zu Unrecht – damit begründet, dem Klagepatent EP xxx fehle es auch in den eingeschränkten Fassungen an der Rechtsbeständigkeit. Soweit die Beklagte im Übrigen behauptet, der in der Replik gestellte Eventualantrag zu EP xxx entspreche nicht der Eventualeinschränkung zu diesem Klagepatent, sondern sei überschiessend und unzulässig, sind ihre Ausführungen appellatorisch; eine Bundesrechtsverletzung vermag sie nicht aufzuzeigen.
3.2.Damit bleibt es bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sowie dessen Verletzung gemäss Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 12. August 2022. Die klägerischen Rechtsbegehren sind demnach im Umfang gemäss Teilurteil gutzuheissen und im weiteren Umfang abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Gleichzeitig ist zugunsten der Beklagten das gemäss Teilurteil vom 12. August 2022 zugesprochene Mitbenützungsrecht (Art. 35 PatG) festzustellen, nachdem die Klägerin dieses Urteil nicht angefochten hatte und die Beklagte im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf (vgl. vorn E. 2.1). Soweit damit weiterhin ein Widerspruch zwischen der Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patentanspruchs einerseits und dem eingeräumten Mitbenützungsrecht bestehen sollte, wie die Beklagte ins Feld führt, würde er sich aus der prozessrechtlichen Vorgabe ergeben, dass ihre Rechtsstellung nach der erfolgten Rückweisung nicht verschlechtert werden darf. Es erübrigt sich daher, auf die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerdeantwort weiter einzugehen.
[…]
Sc