Auf dem Weg zu einem international harmonisierten Lizenzvertragsrecht

Werner Stieger

|Jacques de Werra (Ed.), Research Handbook on Intellectual Property Licensing – eine Buchbesprechung

Werner Stieger

Das zu besprechende «Research Handbook on Intellectual Property Licensing» (im Folgenden: Handbuch) ist 500 Seiten stark, enthält 19 Beiträge in englischer Sprache von 21 Autoren aus diversen westeuropäischen Ländern, den USA, China, Indien und Japan sowie ein rund 30 Seiten umfassende Stichwortverzeichnis. Die Autoren sind durchwegs erfahrene Spezialisten, zum grösseren Teil sowohl akademische Lehrer als auch Praktiker im Lizenzwesen. Das Handbuch wurde von Jacques de Werra, Ordinarius für Obligationenrecht und Recht des Geistigen Eigentums an der Universität Genf, herausgegeben. Es ist der sechste von bis heute sieben in einer Serie zum Geistigen Eigentum erschienenen «Research Handbooks», die mittels eines internationalen und rechtsvergleichenden Ansatzes jeweils «some policy perspectives on the topic at issue» aufzeigen wollen. Herausgeber der Serie der «Research Handbooks» insgesamt ist Jeremy Phillips, den man u. a. als Gründer und permanenten Teamautor des IPKat-Blog kennt.

In den Beiträgen des I. Teils des Handbuchs werden – so de Werra im Geleitwort – typische Merkmale der verschiedenen Lizenzvertragsarten (z. B. |je des Patent- und Markenlizenzvertrages) herausgearbeitet. Im II. Teil werden Themen behandelt, welche alle Lizenzverträge betreffen. Der III. Teil schliesslich folgt einem geografischen Ansatz, indem ausgewählte national bzw. regional geltende Grundsätze des Lizenzwesens dreier aus der Sicht des Herausgebers besonders wichtiger Länder (China, Indien und Japan) und «Europas» vorgestellt bzw. bezüglich Europa kritisch diskutiert werden.

Der Europa betreffende Beitrag des III. Teils ist einer der beiden Beiträge, die vom Herausgeber selber verfasst wurden. Anhand mehrerer Gerichtsurteile aus den letzten Jahren zeigt de Werra die Notwendigkeit eines «more unified framework governing intellectual property licensing law in Europe» auf. Auch über den europäischen Horizont hinaus ist es das erklärte Ziel des Herausgebers, mit dem Handbuch zur Diskussion der «adoption of a global regulatory framework on intellectual property contract law (or intellectual property commercial law)» beizutragen (Preface XVII), zumal das Lizenzvertragsrecht von der Harmonisierungswelle, die das Recht des Geistigen Eigentums der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte erfasst hat, bisher unberührt geblieben ist (XVI). In freier Willkür des Rezensenten beginne ich mit dem vom Herausgeber selber verfassten 19ten und damit letzten Beitrag im Handbuch und bespreche anschliessend auch die drei weiteren, im III. Teil enthaltenen Beiträge vorweg.

Der Beitrag trägt den Titel «The need to harmonize intellectual property licensing law: a European perspective». Zwei der von de Werra diskutierten Urteile des EuGH betreffen das Spannungsverhältnis zwischen dem Erschöpfungsgrundsatz und dem Lizenzvertragsrecht. In beiden Fällen hatte der Lizenznehmer gewisse Vertragsklauseln verletzt, und es stellte sich die Frage, ob der Lizenzgeber gegen den ehemaligen Lizenznehmer bzw. gegen einen Dritten, der vom Letzteren immaterialgüterrechtlich geschützte Güter erworben hatte, gestützt auf das lizenzierte Schutzrecht vorgehen konnte. Im ersten Fall ging es um eine lizenzierte Marke, im zweiten um ein lizenziertes Sortenschutzrecht. Im Entscheid «Dior-Copad» erkannte der EuGH, dass Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzrichtlinie abschliessend zu verstehen sei. Nur in den in der Bestimmung explizit genannten Fällen stünden dem Markeninhaber die Rechtsbehelfe aus der Marke zur Verfügung. Im Entscheid «Greenstar-Kanzi» kam der EuGH gestützt auf die Verordnung [EG] 2100|94 vom 27. Juli 1994 (geändert durch Verordnung [EG] Nr. 873|2004) zum Schluss, dass der Inhaber des Sortenschutzrechtes die aus dem Recht erwachsenden Rechtsbehelfe gegen den vormaligen Lizenznehmer nur geltend machen könne, wenn die Vertragsverletzung des Lizenznehmers die «essential features» des Sortenschutzrechts betreffe. Überzeugend kritisiert der Autor zunächst, dass es doch nicht sein dürfe, dass dem Lizenzgeber je nach der Art des lizenzierten Schutzrechtes andere Rechtsbehelfe zur Verfügung stünden. Anschliessend fokussiert er auf Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzrichtlinie und zeigt in minutiöser Analyse auf, dass der Wortlaut dieser zentralen Bestimmung eine ganze Reihe wichtiger Fragen nicht beantworte, bzw. dass das abschliessende Verständnis der Bestimmung nicht zu befriedigen vermöge (S. 453 ff.). So scheine der Markeninhaber gegen den mit der Zahlung von Lizenzgebühren säumigen Lizenznehmer nach erfolgter Kündigung des Lizenzvertrages die Rechtsbehelfe aus der Marke nicht geltend machen zu können, weil dieser Tatbestand in Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzlinie nicht genannt werde. Aus «Greenstar-Kanzi» folgert de Werra, dass es nicht einmal klar sei, ob die Parteien rechtswirksam vertraglich vereinbaren könnten, dass jeder Verstoss des Lizenznehmers gegen Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag zur Folge haben soll, dass dem Schutzrechtsinhaber die Rechtsbehelfe aus dem Schutzrecht zur Verfügung stehen. Jedenfalls dränge es sich wegen dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 2 der Markenschutzrichtlinie auf, vom Lizenznehmer einzuhaltende Auflagen explizit in den Lizenzvertrag aufzunehmen, denn die Bestimmung sehe die Rechtsbehelfe aus der Marke nur vor, wenn der Lizenznehmer «contravenes any provision in his licensing contract». Es sei deshalb möglich, dass Fälle, bei denen eine Auflage explizit im Lizenzvertrag enthalten ist, anders beurteilt würden, als jene, bei denen sich die Auflage aus dem auf den Vertrag anwendbaren (dispositiven) nationalen Recht ergebe (S. 462 f.). Ebenfalls wegen des Wortlautes von Art. 8 Abs. 2 der Markenrichtlinie – «the proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that trade mark against a licensee …» – fragt sich der Autor mit gutem Grund, ob die Regelung eigentlich auch im Verhältnis zwischen dem (exklusiven) Lizenznehmer und dem Sublizenznehmer gelten solle (S. 463).

Anhand des «Falco»-Entscheides des EuGH, der im Handbuch auch von |anderen Autoren angesprochen wird, zeigt de Werra schliesslich auf, dass es keinen einigermassen gesicherten und harmonisierten europäischen Begriff des Lizenzvertrages über geistiges Eigentum gibt (S. 464 ff.). Zu entscheiden war die Frage, ob ein Lizenzvertrag als Dienstleistungsvertrag zu qualifizieren ist, womit er unter Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung [EG] Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 (Brüssel I) fallen würde, was der EuGH schliesslich verneinte. Der Generalanwalt hatte aber noch erwogen, dass der Lizenzgeber begriffsnotwendig zwei Handlungen vornehmen müsse, nämlich die Unterzeichnung des Lizenzvertrages und die Zurverfügungstellung des Objektes, auf welches sich der Vertrag bezieht. Die erste Handlung impliziere, dass der Lizenzvertrag schriftlich abgeschlossen werden müsse; die zweite, dass der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Sache («a physical good») zu liefern habe. Beide (vermeintlichen) Begriffsmerkmale des Lizenzvertrages seien – so zutreffend de Werra (S. 467 f.) – mehr als problematisch: Schriftlichkeit sei für das Zustandekommen des Lizenzvertrages nicht in allen EU-Staaten zwingend und die Übergabe des «Lizenzobjektes» sei eben gerade kein Begriffsmerkmal des Lizenzvertrages.

Abschliessend weist der Autor auf diverse andere Aspekte des Lizenzvertragsrechtes hin, deren Harmonisierung ebenfalls dringend wäre, wenn die Nutzung der Immaterialgüter durch einen geeigneten rechtlichen Rahmen nicht behindert, sondern – wie von den zuständigen Organen der EU wiederholt beschworen – gefördert werden solle; so zum Beispiel die Fragen, ob bzw. welcher Lizenznehmer (nur der exklusive Lizenznehmer?) für Verletzungsklagen aktivlegitimiert ist, ob bzw. unter welchen Bedingungen mehreren Berechtigten gehörende IP-Rechte an Dritte lizenziert werden können, aber auch ob die «covenants not to sue» als Lizenzverträge zu qualifizieren sind. De Werra hält zutreffend fest, dass der EuGH zwar eine gewisse Harmonisierung bzw. Europäisierung des Lizenzvertragsrechtes bewirken, dass er aber nicht den Gesetzgeber spielen könne. Letzterer müsse (endlich) seinen Beitrag zur Entwicklung der modernen Wissensgesellschaft leisten, indem er die Umsetzung von Wissen in die Praxis durch die Harmonisierung des rechtlichen Rahmens erleichtere (S. 471).

Die weiteren Beiträge des III. Teils des Handbuchs fokussieren – wie eingangs erwähnt – auf drei Länder, denen nach de Werra «key importance on the global intellectual property scene» zukomme, nämlich China, Indien und Japan (Preface, S. XVII). Die Länderdarstellungen stehen je unter dem Titel «Intellectual property licensing» mit dem Namen des betreffenden Landes als Zusatz. Sie sind individuell gestaltet, also nicht nach einem einheitlichen Frage-Antwort-Schema aufgebaut. Offenbar wurde den Autoren «nur» vorgegeben, das Lizenzvertragsrecht des betreffenden Landes darzustellen. Weil das Lizenzvertragsrecht ohne Kenntnis der im jeweiligen Land anerkannten Immaterialgüter – und verwandten Schutzrechte nicht wirklich verstanden werden kann, werden die nationalen Ausschlussrechte bzw. deren Wirkungen in jedem Beitrag mehr oder weniger ausführlich ebenfalls erläutert. Die Beiträge sind dementsprechend komprimiert. Sie können im Rahmen dieser Buchbesprechung nicht sinnvoll (noch dichter) zusammengefasst werden. Der Hinweis auf einige wenige, recht willkürlich ausgewählte Besonderheiten muss genügen. Den drei Rechtsordnungen ist gemeinsam, dass es kein für alle Immaterialgüterrechte geltendes spezielles Vertragsrecht gibt.

Was China betrifft, so unterstehen Import und Export von Technologie nach wie vor einer staatlichen Kontrolle, wobei die Begriffe Technologie, Import und Export sehr breit verstanden werden, wie die Autorin Hong Xue schreibt. Gewisse Kategorien dürfen überhaupt nicht ein- oder ausgeführt werden, andere bedürfen der vorgängigen staatlichen Bewilligung. Trotzdem entwickelt sich der chinesische IP-Lizenzmarkt offenbar rasch, wobei die von der Volksrepublik verfolgte Strategie den Fokus sukzessive vom Erwerb von IP-Rechten auf deren effiziente Nutzung verschiebe (S. 398 f.), wodurch die Bedeutung des Lizenzwesens wohl zunehmen wird.

Die Liberalisierung der Wirtschaft in Indien wurde erst 1991 eingeleitet und Nikhil Krishnamurthy stellt nach wie vor Überbleibsel einer protektionistischen Haltung fest. Bis Dezember 2009 waren Lizenzzahlungen bis zu einer bestimmten Höhe automatisch freigestellt, während Transaktionen mit höheren Zahlungen vorgängig von der indischen Zentralverwaltung bewilligt werden mussten. Seit dem 17. Dezember 2009 gebe es keine Bewilligungs|pflicht mehr. Immerhin unterstünden Zahlungen nach wie vor den Foreign Exchange Management Rules 2000, wobei diese im Beitrag zwar erwähnt, nicht aber dargestellt werden. Bezüglich der Beschaffung von «core equipment software» für die indischen Telekom-Dienstleistungsprovider bestünden zusätzliche, zwingende Bestimmungen. Insgesamt ist der Autor der Auffassung, dass das Bewusstsein für die Bedeutung des Geistigen Eigentums in Indien heute grösser sei denn je zuvor. Dies habe in den letzten Jahren zu einer laufend grösser werdenden Zahl von Schutzrechtsanmeldungen durch Inländer geführt (S. 424).

Gemäss Shinto Teramoto überlässt das japanische Recht die IP-Lizenz weitgehend der freien Gestaltung zwischen den Parteien, wobei der Autor aber darauf hinweist, dass das japanische Recht verschiedene gesetzliche Lizenzen kenne, wovon die in der Praxis wichtigste die Lizenz des Arbeitgebers an der Erfindung des Arbeitnehmers sei (S. 449). Der Beitrag von Teramoto vermittelt den Eindruck, dass das japanische Recht von den drei dargestellten asiatischen Ländern dem schweizerischen am ähnlichsten ist. So scheint sich zum Beispiel das patentrechtliche Forschungs- bzw. Zulassungsprivileg ähnlich entwickelt zu haben wie in der Schweiz (S. 433 f.). Im Einzelnen weist das japanische Recht aber trotzdem eine Reihe von Besonderheiten auf, die es als dringend geraten erscheinen lassen, spätestens vor dem Abschluss einer Transaktion lokale Beratung einzuholen. Beispielsweise ist es für das Patentrecht (nur) grundsätzlich klar, dass nationale und auch internationale Erschöpfung gilt. Im Einzelnen scheint es erhebliche Unklarheiten zu geben (S. 434). Das Patentrecht sieht ferner zwar die exklusive Lizenz vor, die grundsätzlich auch gegenüber dem Patentinhaber gilt. Sie sei aber nur durchsetzbar, wenn sie im Register des Japanischen Patentamts eingetragen ist, wobei die Registrierung vor der Erteilung des Patents nicht möglich sei.

Der I. Teil des Handbuches beinhaltet neun Beiträge, wovon fünf entweder unmittelbar Urheberrechtsverträge betreffen, oder aber wenigstens eine gewisse Berührung mit dem Urheberrecht aufweisen. Im ersten Abschnitt untersucht Jane C. Ginsburg Voraussetzungen und Umfang der Übertragung bzw. Lizenzierung der Urheberrechte nach U.S. Copyright law. Dabei beansprucht die Erläuterung der Bestimmungen zur Beschränkung der Übertragung der Rechte und insbesondere zur Beendigung einer erfolgten Übertragung am meisten Raum. Die von der Autorin ausführlich dargestellten Gerichtsentscheide wirken aus europäischer Sicht nicht wirklich urheberfreundlich. Im nächsten Abschnitt befasst sich Ginsburg nach interessanten allgemeinen Betrachtungen zu den «Public ‹Sharing› Licenses» einerseits mit den open source licenses (worin sich ihr Beitrag auch hinsichtlich der referierten Urteile mit demjenigen von Gomulkiewicz überschneidet) und andererseits mit den im Internethandel so wichtigen «clickwrap» und «viral licenses» und zwar sowohl rechtlich als auch rechtspolitisch. Zutreffend weist die Autorin darauf hin, dass es das Internet den Urhebern zwar ermögliche, ihr Publikum direkt, also nicht über die klassischen Werkvermittler, zu erreichen und sich auf diese Weise einen Namen zu machen, dass es aber eine andere Sache sei, ein Publikum zu erreichen, das bereit ist, für die Werke bzw. die Werknutzungen zu bezahlen. Sie rät den Autoren, sorgfältig zu prüfen, ob sie ihre Werke eher traditionell oder über «public licenses» in Umlauf setzen wollen, denn «the world of online contracts is not necessarily more author-friendly […] But new forms of online licensing are evolving, and one may hope that authors in the future may more fully retain and exploit their copyrights» (S. 28).

Der Beitrag von Alain Strowel und Bernard Vanbrabant steht unter dem Titel «Copyright licensing: a European view». In gewissem Sinne handelt es sich also um den geografischen Gegenpart zum Beitrag von Ginsburg. Die beiden Beiträge behandeln aber nur zu einem kleineren Teil die gleichen Themen, sodass die Urhebervertragsrechte der USA und Europas nicht vergleichbar werden. Die «europäischen Autoren» stellen einleitend fest, dass es in der EU einstweilen kein einheitliches Vertragsrecht gibt, dass die bestehenden Normen zu den Urheberrechtsverträgen in den nationalen Urheberrechtsgesetzen enthalten sind, welche grosse Unterschiede aufweisen, und dass diese (soweit vorhanden) dazu tendieren, die schwächere Partei zu schützen. In einem längeren mittleren Teil (S. 34 ff., 48) untersuchen sie anhand der französischen und belgischen Gesetze (stellvertretend für die Gesamtheit der in der EU geltenden nationalen Bestimmungen), wie gewisse zentrale Fragen des Lizenzvertragsrechts geregelt sind. Sie stellen ferner fest, dass sich in der «europäischen Lizenzpraxis» über die Landesgrenzen hinaus eine gewisse Konvergenz bezüglich der Kernbestimmungen von Urheberrechts-Lizenzverträgen herausgebildet habe. Grosse Bedeutung messen die Autoren denn auch der Vertragsfreiheit zu, die allerdings im Urhebervertragsrecht wegen der Schutzbestrebungen zugunsten der schwächeren Partei im Vergleich zum für andere Immaterialgüterrechte geltenden Vertragsrecht stärker eingeschränkt sei, aber eben doch die relative Konvergenz der Vertragspraxis ermöglicht habe. Die Vertragsfreiheit habe es sodann ermöglicht, dass sich völlig neue Lizenzformen wie zum Beispiel «free and open source software licenses» und «Creative Commons licenses» hätten entwickeln können. Vor allem in drei Bereichen sehen Strowel und Vanbrabant Entwicklungspotenzial. Zunächst vertreten sie die Meinung, dass in Hinblick auf die |diversen nationalen Gesetzgebungsprojekte Modellbestimmungen, wie etwa der von der «Wittem Group of copyright academics» vorgelegte «European Copyright Code», gute Dienste leisten könnten (S. 44 ff.), nicht zuletzt mit Blick auf den von der Europäischen Kommission langfristig anvisierten «European Copyright Code» (S. 47 bei Fn. 56). Auch die Schaffung eines optional erhältlichen «unitary copyright title» wird erwogen. Weil Verträge über geistiges Eigentum ganz allgemein häufig die nationalen Grenzen sprengen, reden die Autoren ferner einer Kodifikation der Grundprinzipien für Lizenzverträge über Geistiges Eigentum, also nicht nur den Urheberrechts-Lizenzverträgen, das Wort. Entsprechende Versuche auf über-europäischer Ebene halten sie jedoch für derzeit chancenlos. Sie unterstützen aber die von der Europäischen Kommission initiierten Bemühungen für die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die multi-territoriale Verwertung von Urheberrechten (insbesondere an Musik) durch die nationalen Verwertungsgesellschaften. Die Autoren plädieren schliesslich für eine ernsthafte Prüfung von neueren Vorschlägen für die Schaffung von Online-Plattformen, welche dereinst ein «machine-to-machine management of rights and permissions» ermöglichen sollen (S. 51 ff.).

Ein weiterer Beitrag zum Urheberrecht steht unter dem Titel «Clarifications and complications in enforcing open source software licenses». Er stammt aus der Feder von Robert W. Gomulkiewicz. Der Autor analysiert die Rechtsprechung des US-Court of Appeals for the Federal Circuit zur Frage der Durchsetzbarkeit von open source Software-Lizenzen. In dieser Rechtsprechung spielt die Unterscheidung zwischen «covenant» und «condition» eine entscheidende Rolle. Während es aufgrund des Entscheides Jacobson gegen Katzer offenbar klar schien, dass die Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen des Lizenznehmers (covenants) dem Lizenzgeber «nur» die für Vertragsverletzungen vorgesehen Rechtsbehelfe (insbesondere den Anspruch auf Schadenersatz) eröffnet, während die Verletzung einer Bedingung der Lizenzerteilung (condition) zur Folge hat, dass der Lizenzgeber den Unterlassungsanspruch geltend machen kann, liessen drei spätere Entscheidungen des Ninth Circuits, die ebenfalls ausführlich darstellt werden, die Abgrenzung wieder im Dunst verschwimmen. Aus Schweizer Sicht sind die Urteile nicht ohne Weiteres einleuchtend, weil unser Rechtssystem den Unterlassungsanspruch bekanntlich nicht nur im Falle der Verletzung absoluter Rechte vorsieht. Überhaupt ist der ausgezeichnete Aufsatz von Gomulkiewicz einer jener Texte, welche dem Leser drastisch vor Augen führen, wie weit der Weg zu einer internationalen Harmonisierung des Lizenzvertragsrechts mit Einbezug der USA sein wird. Der einleitende Abschnitt unter den Titel «Primer on open source licensing» stellt eine prägnante Einführung in das heute längst nicht mehr wegzudenkende «open source licensing» dar (S. 77 ff.).

In einem weiteren Beitrag zu Software-Transaktionen stellen Robert A. Hillman und Maureen A. O’Rourke vier Vorschläge aus den vom American Law Institute (ALI) erarbeiteten «Principles of the Law of Software Contracts» vor. Der Entwurf der «ALI Principles» wurde offenbar wesentlich durch die beiden Autoren des Beitrages erarbeitet (S. 54). Die Principles wurden von den Mitgliedern des Instituts im Mai 2009 angenommen. Das Institut habe die «ALI Principles» als Reaktion darauf verabschiedet, dass in den USA und weltweit kaum klare gesetzliche Grundlagen für Sofware-Transaktionen existieren, obwohl die Softwareindustrie insbesondere in den USA wirtschaftlich sehr bedeutend sei. Die «ALI Principles» seien (soweit einschlägig) mit den UNIDROIT-Grundsätzen kompatibel. Die im Beitrag vorgestellten Grundsätze betreffen die folgenden Themen: «Assent to electronic standard forms and the fairness of terms»; «implied warranty of no material hidden defect of which the licensor is aware»; «automated disablement»; «indemnification against infringement». Die Autoren hoffen, dass die vorgeschlagenen Grundsätze «efficient, fair, and practical approaches to the many issues of software licensing» darstellen (S. 54). Das soll hier nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. Allerdings bezweifle ich, dass alle Vorschläge tatsächlich Kernelemente einer «global software licensing policy» darstellen könnten, zumal sie nach der Vorstellung der Autoren auch auf Konsumenten sowie auf kleine und grosse Unternehmen anwendbar sein sollen. Die Autoren beteuern zwar, sie seien sich bewusst, dass Konsumentenverträge in vielen Ländern ein eigenes (weiteres!) Feld darstellen. Man kann aber nicht wirklich sagen, dass die vorgestellten «ALI Principles» konsumentenfreundlich sind. Die Bereitschaft zur Übernahme in Europa dürfte beschränkt sein.

Ebenfalls eine gewisse Nähe zum Urheberrecht weist der Beitrag von Raymond T. Nimmer «Issues in modern licensing of factual information and databases» auf. Didaktisch geschickt zeigt der Autor, dass blosse Fakten («facts», |«factual information») vom US-Urheberrecht nicht geschützt werden, wohl aber unter gewissen Voraussetzungen – wenn auch nur mit sehr beschränktem Schutzumfang – die Auswahl und Zusammenstellung von Fakten zu einer Datenbank. Der Schutz für Datenbanken wird jedoch nur gewährt, wenn deren Auswahl bzw. Anordnung ein Minimum an Originalität aufweist. Der Übergang von einer ungeschützten Datenaggregation zu einer geschützten Datenbank ist – nicht anders als nach schweizerischem Recht – auch im amerikanischen Recht fliessend. Einen speziellen Datenbankenschutz mit einem Schutzrecht sui generis wie gemäss der Richtlinie 96/9/EG gibt es in den USA ebenso wenig wie in der Schweiz. Sind Daten urheberrechtlich nicht geschützt, so kann sich in den USA allenfalls ein gewisser Schutz aus der «misappropriation doctrine» ergeben; dies allerdings nur, wenn für diese (nur) im Recht der Bundesstaaten gegebene Rechtsgrundlage neben dem Bundesrecht Raum bleibt («subject to preemption by contrary federal law»). Jedenfalls ist diese Rechtsgrundlage für einen Lizenzvertrag dünn, wie der Autor anhand verschiedener Gerichtsurteile zur sogenannten «hot news doctrine» anschaulich zeigt (S. 107 ff.). Ein anderes, zuweilen stärkeres Mittel zum Schutz von Daten ist die Kontrolle des Zugangs («access control») zu den Daten mit technischen Mitteln. Diese werden durch den U.S. Digital Millennium Copyright Protection Act (DMCA) gegen «circumvention» geschützt (vgl. Art. 39 a–c CH-URG). Weil die Rechtsbehelfe, die zum Schutz von Daten im amerikanischen Recht zur Verfügung stehen, relativ schwach sind – «they lack the robust nature of intellectual property protection found in other forms of licensing» – ist die sorgfältige Ausgestaltung eines Lizenzvertrages über Daten bzw. Datenbanken umso wichtiger (S. 116 ff.). Ohne absolute Rechte als Grundlage kann allerdings auch ein optimal formulierter Lizenzvertrag grundsätzlich nur gegenüber dem Lizenznehmer, nicht aber gegenüber Dritten helfen. In einem letzten Abschnitt zeigt Nimmer die Grundzüge der Haftung des Lizenzgebers für Fehlerhaftigkeit der zur Verfügung gestellten Daten auf. Er plädiert in Gutheissung einer Tendenz in der Rechtsprechung für eine «broad immunity» des «Online-providers», es sei denn, dieser sei für die falsche Information selber verantwortlich (S. 119 ff.).

Didaktisch ebenfalls sehr geschickt und auch sonst überzeugend behandelt John Hull die Lizenzierung von «trade secrets and know-how» (S. 155 ff.). Der Autor nähert sich in den ersten beiden Abschnitten behutsam dem Gegenstand bzw. der für die von ihm behandelten Lizenzverträge verwendeten Terminologie an. Nach der einleitenden Feststellung, dass das «Recht der trade secrets» im U.K. «entirely judge-made» sei, präsentiert er gewisse gesetzliche Definitionen aus den USA sowie aus der EG-Technologietransfer-Verordnung. Auf der Suche nach den Rechtsgrundlagen für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und Know-how stellt Hull fest, dass sich die englischen Gerichte im Laufe der Zeit nicht mehr nur auf Vertrag (typischerweise ein non-disclosure agreement), sondern auch auf Rechtsfiguren wie den guten Glauben gestützt und eine eigene Klage entwickelt hätten, «called the action for breach of confidence». Dies habe dazu geführt, dass der relevante Gegenstand mit der Zeit zusammenfassend als «confidential information» identifiziert worden sei, zuweilen begrifflich differenziert in «trade secrets», «commercial secrets» oder «know-how». Nach Hull sind diese und ähnliche Begriffe wie «commercial technical information» und «confidential commercial information» weitgehend austauschbar. Die gewährten Rechtsbehelfe seien jedenfalls für alle diese Gegenstände dieselben, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt seien (S. 161). Ausgehend von der Frage, weshalb denn trade secrets nicht einfach (wie Patente oder Urheberrechte) vom Eigentumsrecht erfasst würden, analysiert der Autor Gerichtsurteile aus diversen Ländern (USA, Kanada, Australien, Grossbritannien, Deutschland, Frankreich), aber auch die Art. 10^bis PVUe und 39 TRIPS und gelangt zum Schluss, Grundlage für die moderne Rechtsprechung sei «an equitable duty of good faith» (S. 167). Als Begriffselemente macht Hull «the necessary quality of confidence», «the relationship of confidence» und «the breach of confidence» namhaft. Eine weitere Schutzvoraussetzung bestehe darin, dass der Gegenstand, für den Schutz beansprucht werde, genau definiert werden könne. Auf dieser sorgfältig erarbeiteten Grundlage wendet sich der Autor der Lizenzierung selber zu und entwickelt die kennzeichnenden Merkmale dieses Typs von Lizenzvertrag (S. 171 ff.). Ein besonders heikles Thema ist – wie bei allen Dauerschuldverhältnissen – dessen Beendigung. Hull zeigt, dass die Gerichte offenbar nicht immer bereit sind, mit der Beendigung des Vertrages die Beendigung der Berechtigung des Lizenznehmers zur Nutzung des Vertragsgegenstandes einhergehen zu lassen (S. 176 f.). Hull unterscheidet schliesslich zwischen der «pure trade secret» oder «know-how licence» und der «technical assistance/know-how licence» und identifiziert für beide Unterkategorien die wesentlichen Vertragselemente. Abschliessend weist er (wie schon einleitend) auf die «inherently perishable nature of a trade secret» hin. Wird die lizenzierte Informa|tion aus welchem Grund auch immer öffentlich, hat der Lizenzgeber in der Regel alles verloren. Der Autor sieht unter anderem aus diesem Grund die reine Know-how-Lizenz nur ausnahmsweise als taugliches Rechtsinstrument. Viel häufiger sind denn auch Knowhow-Lizenzen kombiniert mit einer anderen Lizenz anzutreffen, insbesondere mit einer Patentlizenz. Der Beitrag von Hull ist einer der besonders lesenswerten Texte des Handbuchs nicht zuletzt, weil die Lektüre Vergnügen bereitet.

Mit einem etwas einfacher fassbaren Thema, nämlich mit «international patent licensing», befasst sich der Beitrag von Mark Anderson. Der Autor gibt sich einleitend als englischer Jurist und Berater in internationalen IP-Transaktionen zu erkennen. Diese Vorgabe löst er im besonders praxisnahen Beitrag überzeugend ein. Der Autor listet zunächst alle Rechtsgebiete auf, welche einen Lizenzvertrag beeinflussen können, um sich dann kritisch analysierend den für Patent-Transaktionen (Übertragungen und Lizenzierungen) relevanten Bestimmungen der Gemeinschaftspatentvereinbarung (1989) und des Entwurfs der Council Regulation on the European Union Patent (2009) zuzuwenden. In einem weiteren Abschnitt zeigt er grundlegende Differenzen zwischen den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen auf und zwar zu zentralen Fragen (S. 136 ff.). Dazu gehören etwa die folgenden: Welche Befugnisse sollen im Fall von gemeinsamem Eigentum dem einzelnen Patentinhaber zukommen? Soll der (exklusive) Lizenznehmer zur Gewährung von Unterlizenzen berechtigt sein? Soll der Patentinhaber im Verhältnis zum (exklusiven) Lizenznehmer verpflichtet sein, einen allfälligen Patentverletzer zu verfolgen? Soll umgekehrt der (exklusive) Lizenznehmer berechtigt sein, einen Patentverletzer (im eigenen Namen) einzuklagen? Soll der Lizenznehmer berechtigt sein, die Nichtigkeit des lizenzierten Patentes geltend zu machen? usw. Nicht nur patent-, sondern auch vertragsrechtlich bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsordnungen, welche sich auf die Formulierung eines Lizenzvertrages auswirken, bzw. für die Wahl des anwendbaren Rechts und die Vereinbarung eines Gerichtsstandes von entscheidender Bedeutung sein können. Dazu gehören etwa die Fragen, ob die Gerichte dazu tendieren, Verträge lückenfüllend zu ergänzen oder ob sie sich eher eng an den Wortlaut halten; welche Bedeutung dem Grundsatz des guten Glaubens oder Begriffen wie «best efforts» und «reasonable efforts» zukommt; ob eine Rechtsordnung nicht nur explizite, sondern auch implizite Gewährleistungen (zum Beispiel zur Gültigkeit eines Patentes) kennt; ob der Lizenzgeber einen Lizenzvertrag im Falle des Konkurses oder der Zahlungsunfähigkeit des Lizenznehmers rechtswirksam beenden kann; ob bzw. in welchem Umfang Haftungsausschlüsse möglich sind etc. Abschliessend plädiert Anderson in Analogie zum Wiener Kaufrecht für die Schaffung eines «contractual code – for international patent license agreements» und schlägt auf den letzten sechs Seiten seines Beitrages gewissermassen ad interim «core terms for patent license agreements» vor. Gegliedert nach den wichtigsten zu regelnden Themen diskutiert er infrage kommende Varianten und schlägt oft auch Formulierungen für den Vertragstext vor. In diesem Abschnitt («proposal for a standard set of obligations in patent license agreements») zeigt sich die grosse praktische Erfahrung des Autors am offensichtlichsten. Obwohl er ganz am Schluss seines Beitrages schreibt, bei erneuter kritischer Lektüre seines «proposals» habe er aus Distanz «a possible bias towards the interests of the licensor» festgestellt, scheinen mir die Vorschläge recht ausgewogen, zumindest jedenfalls geeignet als «reasonable starting point for criticism and discussion» (S. 154). Ein Blick in die «core Terms» lohnt sich auch für den mit der Vertragsgestaltung befassten Praktiker auf jeden Fall.

Einen sehr speziellen Aspekt der im Handbuch behandelten Themen erörtert Heinz Goddar unter dem Titel «Technology licensing between academic institutions and private companies». Aufgrund einer 2002/2003 vorgenommenen Änderung des Art. 42 des Deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetzes gehören Erfindungen, die von Professoren an Hochschulen gemacht werden, nicht mehr diesen persönlich. Das sogenannte «Professorenprivileg» wurde damals abgeschafft. Die Erfindungen können – wie heute in der Regel aufgrund von kantonalem öffentlichem Recht auch in der Schweiz – von den Arbeitgeber-Institutionen beansprucht werden. Damit können Erfindungen betreffende Verträge auch nicht mehr nur zwischen den (finanzierenden) Unternehmungen und den Professoren abgeschlossen werden. Vielmehr müssen die Hochschulen in die Verträge mit einbezogen werden. Allenfalls ist es nötig, zusätzlich Verträge mit an den Forschungsprojekten beteiligten, nicht angestellten Dritten (zum Beispiel Studenten) abzuschliessen, damit die Rechte an den Erfindungen schlussendlich dort sind, wo sie nach dem Willen der Beteiligten sein sollen. Die Ausarbeitung derartiger Verträge, seien es nun Forschungsaufträge oder Forschungs-Zusammenarbeitsverträge, ist nicht einfach. Um die Transaktionskosten unter Kontrolle zu halten, wurden nach der Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes zum Teil mit staat|licher Unterstützung verschiedene Modell-Verträge erarbeitet. Die gemäss Goddar meist verbreiteten Modell-Verträge sind der sogenannte «Berliner Vertrag» (2003/2007), der «Münchner Vertrag» sowie der vom Deutschen Bundesministerium für Wirtschaft vorgelegte sogenannte «BMWi-Vertrag». Der «Berliner Vertrag» wird relativ ausführlich, die beiden anderen Verträge werden sehr knapp dargestellt. Gemäss Goddar war der «Berliner Vertrag» bis vor Kurzem wegen seines Modul-Charakters am erfolgreichsten. Neuerdings werde erwogen, ob insbesondere der «BMWi-Vertrag» auch über die Grenzen Deutschlands (oder sogar Europas) hinaus eine nützliche Vorlage sein könnte (S. 195).

Der Beitrag von Neil Wilkof (wie Jeremy Philips u.a. bekannt vom IPKat-Blog) mit dem Titel «Trademark licensing: the once and future narrative» beschliesst den I. Teil des Handbuchs. Während im übrigen Immaterialgüterrecht der Erteilung von Lizenzen seit je keine grundsätzlichen Bedenken entgegenstehen, war dies im Kennzeichenrecht während langer Zeit anders. Der Autor zeigt die Entwicklung der Rechtsprechung der englischen Gerichte zur Frage, ob es eine Markenlizenz überhaupt geben kann bzw. unter welchen Umständen sie gegebenenfalls zulässig ist, sehr ausführlich nach. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es de facto nicht mehr atypisch, dass der Markeninhaber und die zur Benützung der Marke berechtigte Person nicht identisch waren. Diese Entwicklung wurde von der Rechtsprechung während längerer Zeit ignoriert. In einem Grundsatzurteil aus dem Jahre 1914 erklärte das House of Lords einen Markenlizenzvertrag mit der Begründung für ungültig, dass eine Marke die Herkunft der damit versehenen Güter anzuzeigen habe, was nicht gewährleistet sei, wenn der Markeninhaber nicht der Benützer der Marke sei. Kurz: Markenlizenzierung und Markenrecht waren nach Auffassung des Gerichts inkompatibel (S. 199 f.). In einem ersten Entwicklungsschritt wurde anerkannt, dass die Qualitätskontrolle der mit einer Marke versehenen Güter ein wesentliches Element der Herkunftsfunktion der Marke sei. Indem die Qualitätskontrolle beim Markeninhaber belassen wurde, obwohl es einen Lizenznehmer gab, fiel die grundsätzliche Unvereinbarkeit von Markenrecht und Markenlizenz dahin. Mit Inkrafttreten des Trade Mark Act 1938 wurde es möglich, Markenlizenzen im Markenregister einzutragen. Mit der Registrierung wurden die Qualitätskontrollbestimmungen des Lizenzvertrages für Dritte ersichtlich und wurde die rechtsgenügende Qualitätskontrolle durch den Lizenzgeber vermutet (S. 203 f.). Mit dem Inkrafttreten des Trade Marks Act 1994 wurden die «registered user provisions» in Anpassung an das EU-Recht schliesslich aufgegeben. Zwar blieb es möglich, eine Markenlizenz im Register einzutragen. Die Eintragung diente aber nur noch der Transparenz. Insbesondere sollten Dritte dem Register entnehmen können, ob die Marke mit einer Lizenz beschwert war. Mit der Streichung der «registered user provisions» stellte sich die Frage, ob das Erfordernis der Qualitätskontrolle im Falle einer Lizenzerteilung nach wie vor gelten solle. Mit dem Scandecor Case war klar geworden, dass die Frage zu verneinen war. Grundsätzlich könne zwar erwartet werden, dass der Markeninhaber einen geeigneten Lizenznehmer aussuche und diesem sinnvolle Bedingungen auferlege. Eine permanente Qualitätskontrolle dürfe der Konsument aber nicht erwarten (S. 207 f.). Vergleichend stellt Wilkof fest, dass sich im US Lanham Act 1946 keine Bestimmung zur Markenlizenz findet. Zwar gebe es im Gesetz im Zusammenhang mit der Regelung des Gebrauchs einer Marke durch eine «related company» den Begriff «quality control». Die Rechtsprechung habe die Anforderungen aber immer wieder tief angesetzt, unter anderem weil den Begriffen «control», «quality» und «source» keine klare Bedeutung zukomme. Dementsprechend fordern Kritiker, das Erfordernis über Bord zu werfen. Damit wären die Länder mit Common-Law-Tradition dort angelangt, wo beispielsweise die Schweiz mit dem MSchG vom 28. August 1992 angekommen war. Vorschriften zur Qualitätskontrolle finden sich weder im MSchG (ausser im Spezialfall der Garantiemarke), noch spielt die Qualitätskontrolle in Rechtsprechung oder Lehre noch eine Rolle. Wilkof war sich bewusst, dass ein Vergleich mit den Entwicklungen in Kontinentaleuropa gerade mit Blick auf das mit dem Handbuch verfolgte Ziel nicht nur sinnvoll, sondern zwingend nötig wäre. Dementsprechend enthält der Beitrag einen kurzen «Pflichtabschnitt» zum deutschen und französischen Markenrecht. Dieser bleibt aber allzu sehr an der Oberfläche. Die «kontinentaleuropäischen Studie» hat denn auch den Autor von seinem Glauben an das Erfordernis der Qualitätskontrolle nicht abbringen können (siehe insbesondere S. 222 f.).

Der II. Teil des Handbuchs behandelt Aspekte des Lizenzvertragsrechts, welche gemäss Preface (S. XVII) alle Lizenzverträge (unabhängig vom lizenzierten Immaterialgüterrecht) betreffen. Das trifft auf den ersten, von Peter Beyer verfassten Beitrag allerdings nicht zu. Unter dem Titel «Developing socially responsible intellectual property licensing policies: non-exclusive licensing initiatives in the pharmaceutical sector» zeichnet der Autor eine interessante |Entwicklung der letzten 12 Jahre nach. Die heftige Kritik der Entwicklungsländer und ihrer Fürsprecher an der ungenügenden Zugänglichkeit der wichtigsten Medikamenten gegen HIV führte im Rahmen der WTO bekanntlich zur Erklärung von Doha, und anschliessend de facto offenbar sukzessive zu einer Änderung der Patentstrategien bzw. der Lizenzpolitik gewisser grosser Pharmafirmen. Der Verzicht auf die Vornahme von Patentanmeldungen in den am wenigsten entwickelten Ländern, einseitige Erklärungen, dass Patente nicht durchgesetzt würden, zunehmend aber auch die Erteilung von nicht exklusiven Lizenzen an Generikahersteller waren Massnahmen, welche zu einer Verbesserung der kritisierten Zustände geführt haben. Territorial sind diese Lizenzen regelmässig beschränkt, umfassen aber bis zu 70 Länder. Die sogenannten «upper middle income countries» und die «emerging economies» sind i.d.R. allerdings nicht Teil des Lizenzgebietes (S. 238). Heute seien die meisten dieser Lizenzen nicht (mehr) royaltypflichtig, oder falls doch, liege die Lizenzgebühr zwischen 2 und 5% (S. 239). Die unter anderem durch diese Massnahmen bewirkten Preissenkungen hätten dazu geführt, dass in «lowand middle income countries» Ende 2009 6,65 Mio. Menschen Zugang zu einer HIV-Aidstherapie erhielten, während es 2003 noch lediglich 400 000 waren (S. 229). Zumindest für die HIV-Aidsmedikamente zieht der Autor, der Mitarbeiter der WHO ist, eine positive Bilanz. Für die Zukunft ist er verhalten optimistisch.

Lorin Brennan und Jeff Dodd haben ihren Beitrag unter dem Titel «A concept proposal for a model intellectual property commercial law» gestellt. Sie schlagen die Schaffung eines «Handelsrechts für geistiges Eigentum» als Modellgesetz vor, allenfalls als «soft law» in der Form eines «Legislative Guide». Was die Form betrifft, so orientieren sie sich an den bekannten Beispielen, die von UNIDROIT und UNCITRAL entwickelt worden sind. Die Autoren sind überzeugt, dass ein «IP commercial law», grundsätzlich verstanden als dispositives Recht, sich wegen der spezifischen Eigenheiten der Verträge über Geistiges Eigentum fast schon aufdränge, und dass ein solcher «Codex» das Leben der in diesem Rechtsgebiet tätigen Akteure wesentlich erleichtern und die Transaktionskosten senken würde. Im vorgeschlagenen Modellgesetz wird bewusst nicht nach verschiedenen Typen von geistigem Eigentum differenziert. «The goal of the Model Law is to provide generic terms that would apply to any type of IP contract» (S. 264). Das soll nach der Vorstellung der Autoren natürlich nicht ausschliessen, dass in einen individuellen Vertrag zu verschiedenen Immaterialgüterrechten differenzierende Bestimmungen aufgenommen werden. Das vorgeschlagene, elf Druckseiten umfassende Modellgesetz ist wohl durchdacht und verdient eine aufmerksame Lektüre. Mir scheint, dass sich der Vorschlag für den Praktiker als nützliche Checkliste bei der Gestaltung von komplexeren Lizenzverträgen erweisen könnte, was natürlich nicht ausschliessen soll, dass einzelne der vorgeschlagenen Bestimmungen wörtlich in einen konkreten Vertrag übernommen werden können (S. 269 ff.).

Auch der Beitrag von Mark Reutter fügt sich thematisch gut in den II. Teil des Handbuches ein. Der in Zürich tätige, als Spezialist zum Thema («Intellectual property licensing agreements and bankruptcy») bestens bekannte Rechtsanwalt, berichtet über das traurige Schicksal der Lizenzverträge im Konkurs. Er tut dies souverän, einerseits indem er die involvierten Interessen gewissermassen «über-national» analysiert und deren Legitimation hinterfragt und andererseits, indem er die nationalen Regelungen der Schweiz, Deutschlands und der USA rechtsvergleichend vorstellt, jeweils unterscheidend, ob der Lizenzgeber oder der Lizenznehmer in Konkurs fällt und (bis zu einem gewissen Grad) nach der Art des Lizenzvertrages. Dabei stützt sich Reutter auf seine eigenen Erfahrungen auch in anderen Jurisdiktionen und nicht zuletzt auf den AIPPI-Bericht zu Q 190, wie er für den Göteborg-Kongress im Oktober 2006 ausgearbeitet wurde sowie auf den UNCITRAL «Legislative Guide on Insolvency Law» (S. 282, 289). Spezielles Augenmerk richtet er auf die für den Praktiker besonders wichtige Frage, ob die gesetzlich vorgesehenen Folgen einer Konkurseröffnung durch geeignete Vertragsgestaltung, insbesondere durch die Aufnahme von geeigneten «survival-» oder/und «termination clauses» beeinflusst («ausgetrickst») werden können (S. 300 ff.). Ebenfalls untersucht wird, inwieweit die Eintragung einer Lizenz in das Register deren Schicksal im Konkurs des Lizenzgebers zu beeinflussen vermag, insbesondere ob in diesem Fall derjenige, der ein Immaterialgüterrecht aus dem Konkurs herauskauft, die eingetragenen Lizenz mit übernehmen muss (S. 303 ff.). Zu dieser Frage beschränkt sich Reutter im Wesentlichen auf das schweizerische Recht. Anschliessend streift er die Frage des anwendbaren Rechts. Besonderheiten ergeben sich daraus, dass sowohl das Immaterialgüterrecht wie auch das Konkursrecht |nach wie vor weitestgehend durch das Territorialitätsprinzip beherrscht werden, während das (schweizerische) IPRG für den Lizenzvertrag eine Rechtswahl zulässt. Gegebenenfalls erstreckt sich diese allerdings nicht auf das lizenzierte Immaterialgüterrecht selber und sie erlaubt es auch nicht, das anwendbare Konkursrecht zu umgehen (S. 306). Im letzten Abschnitt mit dem Titel «Policy Perspectives» wirft der Autor die Frage auf, ob in der heutigen globalisierten Wirtschaft die Geltung des Territorialitätsprinzips noch uneingeschränkt berechtigt sei (S. 311). Für die Fallkonstellation, dass der Lizenzgeber in Konkurs gerät, tendiert der Autor dazu, den Lizenznehmer wenigstens unter gewissen Umständen besser zu schützen, als dies heute der Fall ist. Beispielsweise der Konkurs über Qimonda habe drastisch gezeigt, dass der Konkurs des Lizenzgebers für den Lizenznehmer überaus einschneidende Folgen haben könne. Reutter befürwortet denn auch, dass im Register eingetragenen Lizenzen den Konkurs des Lizenzgebers überleben sollen. Umgekehrt neigt er mit Bezug auf den Konkurs des Lizenznehmers dazu, Lizenzrechte nicht anders zu behandeln als andere Aktiven (S. 310 f.).

Sehr interessant ist auch der Beitrag von Pedro A. de Miguel Asensio, der das auf internationale Lizenzverträge anwendbare Recht behandelt («The law governing international intellectual property licensing agreements [a conflict of laws analysis]»). Auch für diesen Beitrag ist die territoriale Beschränkung der Geltung von IP-Rechten von zentraler Bedeutung. Einleitend zeigt der Autor anschaulich auf, dass sich mit Bezug auf die Frage des auf einen internationalen Vertrag anwendbaren Rechts, dessen Hauptgegenstand Immaterialgüterrechte sind, sehr komplexe Fragen stellen, sodass er den Parteien den dringenden Rat erteilt, sich auf das auf den Vertrag anwendbare Recht zu einigen. Da die Konfliktregeln für die Immaterialgüterrechte als solche zwingend zur Anwendbarkeit der lex loci protectionis führen, ist auf diese Fragen allerdings trotz Rechtswahl nicht die lex contractus anwendbar. Ebenso wenig kann mittels Rechtswahl die Anwendbarkeit von zwingenden Bestimmungen (etwa aus dem Kartellrecht, dem Konsumentenrecht oder dem auf Arbeitsverträge anwendbaren Recht) ausgeschlossen werden (S. 318 ff.). Im ausführlichsten Teil des Beitrages führt de Miguel Asensio den Leser durch die Konfliktregeln für den Fall, dass die Parteien eben doch keine Rechtswahl getroffen haben. Im Wesentlichen erläutert er auf sehr prägnante Weise den Art. 4 der heute in der EU geltenden Rom-I-Verordnung. In Art. 4 Abs. 1 werden gewisse Vertragskategorien aufgezählt, für die direkte Regeln gelten. Ausdrücklich genannt werden beispielsweise die Franchise-Verträge (lit. e) und die Vertriebsverträge (lit. f). Auf Erstere ist das Recht des Staates anwendbar, in dem der Franchisenehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; auf Zweitere das Recht des Staates, in dem der Vertriebshändler seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Autor weist darauf hin, dass noch in einem Entwurf zu Art. 4 Abs. 1 (lit. f) aus dem Jahre 2005 «contracts relating to intellectual or industrial property rights» ebenfalls als eigene Vertragskategorie genannt wurden, wobei auf diese Verträge das Recht des Landes, in welchem «the person who transfers or assigns the rights has his habitual residence», hätte anwendbar sein sollen. Dieser Vorschlag wurde wieder fallen gelassen, weil es unmöglich schien, eine Regel für die Zuordnung der in der Praxis entwickelten vielfältigen Vertragstypen zu finden, die als «contracts relating to intellectual or industrial property rights» gelten sollten (S. 323). Spezielle Aufmerksamkeit widmet der Autor im Lichte des «Falco»-Entscheides» des EuGH vom 23. April 2009 der Frage, ob beziehungsweise inwiefern Lizenzverträge in die Kategorie der in Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom-I-Verordnung speziell genannten Dienstleistungsverträge fallen können. De Miguel Asensio hält dies dann für möglich, wenn das dem Lizenznehmer gewährte Recht zur Benützung eines Immaterialgutes funktional der Verpflichtung einer Partei zur Erbringung gewisser Dienstleistungen untergeordnet ist, was bei gewissen Forschungs-, Entwicklungs- und Softwareentwicklungsverträgen der Fall sein könne. Gegebenenfalls ist auf den Vertrag das Recht des Landes anwendbar, wo der Dienstleistungserbringer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (S. 324). Fällt ein Vertrag nicht unter Abs. 1 oder werden die Bestandteile des Vertrages durch mehr als einen der Buchstaben a bis h des Abs. 1 abgedeckt, so unterliegt der Vertrag gemäss Art. 4 Abs. 2 dem Recht des Staates, in dem die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung erbringt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bekanntlich ist es weitherum anerkannt, dass bei typischen Lizenzverträgen die charakteristische Leistung durch den Lizenzgeber erbracht wird. De Miguel Asensio weist aber darauf hin, dass die Auffassung, der Lizenznehmer erbringe |bei exklusiven Lizenzverträgen die charakteristische Leistung, an Boden gewonnen habe. Gerade weil unter «Lizenzvertrag» letztlich sehr Verschiedenes verstanden werde, gebe es auch Verträge, bei denen nicht vernünftig entschieden werden könne, welche Partei die charakteristische Leistung erbringe. Er plädiert deshalb dafür anzuerkennen, dass das Kriterium der charakteristischen Leistung nicht in jedem Fall zu einer überzeugenden Lösung führe. Für den Fall, dass sich aus der Gesamtheit der Umstände ergebe, dass ein Vertrag «eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als dem nach Abs. 1 oder 2 bestimmten Staat» aufweist, ist gemäss Abs. 3 von Art. 4 das Recht dieses (anderen) Staates anzuwenden. Der Autor zeigt überzeugend auf, dass für die an sich eng auszulegende «escape clause» bei den Lizenzverträgen Bedarf bestehen kann. Auch wenn das anwendbare Recht nach den Abs. 1 oder 2 nicht bestimmt werden kann, unterliegt der Vertrag gemäss Abs. 4 von Art. 4 dem Recht des Staates, zu dem er die engste Verbindung aufweist. Als Beispiele nennt der Autor «reciprocal agreements» oder «license exchange contracts», die üblicherweise dann abgeschlossen werden, wenn die am Vertrag beteiligten Parteien ihre Geschäftsaktivitäten gar nicht ausführen können, ohne die Rechte der anderen zu verletzen. In einem weiteren Abschnitt erwähnt de Miguel Asensio interessante akademische Projekte, in deren Rahmen in verschiedenen Regionen der Welt versucht wird bzw. wurde, «internationally accepted rules on jurisdiction, choice of law and enforcement of judgments» zu entwickeln. Die von Hillman und O’Rourke im Teil I. des Handbuchs vorgestellten ALI Principles (vergleiche oben) sind aus einem dieser Projekte entstanden. Die «CLIP Principles» wurden von Spezialisten rund um das Max Planck Institut für Geistiges Eigentum und Internationales Privatrecht in Hamburg während fast 10 Jahren entwickelt. Andere «Modell-Gesetze» wurden in Asien erarbeitet und tragen Namen wie «Waseda Principles», «Kopila Principles» und «Japanese Transparency Principles». Alle diese «principles» enthalten spezielle Bestimmungen zum auf IP-Verträge anwendbaren Recht. Ihnen ist gemeinsam, dass sie den «closest connection test» für die Bestimmung des anwendbaren Rechts vorsehen (S. 332 ff.). Im letzten Abschnitt behandelt der Autor die zwingend anwendbaren Bestimmungen, welche jeder Rechtswahl und jeder anderen Anknüpfungsregel vorgehen. Im Zusammenhang mit Verträgen über IP-Rechte sind bekanntlich kartellrechtliche sowie Bestimmungen, welche den internationalen Handel mit Technologie (insbesondere mit «dual-use items») betreffen, von besonderer Bedeutung. Umstritten ist, inwiefern Art. 9 der Rom-I-Verordnung auch Bestimmungen zum Schutz der schwächeren Partei (zum Beispiel des Franchisenehmers, des Arbeitnehmers oder des Schöpfers eines Werkes) als «overriding mandatory provisions» erfasst (S. 334 ff.).

Zwei Beiträge von Schweizer Professoren aus verschiedenen Generationen beschliessen den II. Teil des Handbuchs. Unter dem Titel «Licensing and arbitration» lässt François Dessemontet, Emeritus der Universitäten Lausanne und Freiburg den Leser gewissermassen mit den Augen eines erfahrenen Schiedsrichters auf internationale Lizenzstreitigkeiten blicken: «We shall focus on some of the most practical questions with which arbitrators are confronted when deciding on claims that are made in connection with licensing transactions» (S. 338). Das tut der Autor in dem Sinne chronologisch, als er in einem ersten Abschnitt typische Streitthemen aufgreift, die sich noch vor Abschluss des Lizenzvertrages ergeben können, um mit jenem Thema zu schliessen, das erfahrungsgemäss am häufigsten zu prozessualen Weiterungen führt, nämlich die Beendigung des Lizenzvertrages. Eine weitere, sich häufig ergebende Streitfrage ist, ob der Lizenznehmer zur Benützung des lizenzierten Rechtes verpflichtet oder nur berechtigt ist. Dieser Frage widmet der Autor in etwa gleich viel Raum wie dem Abschnitt zur Kündigung aus wichtigem Grund. Insgesamt zeichnet sich der Beitrag nicht nur durch die Anschaulichkeit der Argumentation aus, die weitgehend auf Fussnoten verzichtet, sondern auch und insbesondere durch den sehr schön demonstrierten «economic approach». Dessemontet zeigt bei allen behandelten Themen, nicht zuletzt auch bei vermeintlich rein terminologischen, wie der Frage, ob eine konkrete Lizenz als exklusiv, semi-exklusiv, sole oder simple zu verstehen ist, ganz besonders aber bei der Frage, ob der Lizenznehmer das ihm eingeräumte Recht nutzen muss oder «nur» darf, dass faire Lösungen im Streitfall nur bei gebührender Würdigung der «economics» gefunden werden können. Abschliessend betont der Autor aufgrund seiner Erfahrung als Schiedsrichter, dass Lizenzstreitigkeiten ganz besonders vielseitig seien und dass die beteiligten Anwälte häufig versuchten, «to be as creative in their advocacy as the inventors or authors have been in their technology or works», aber auch dass ein Schiedsgericht einen kreativen Approach garantiere, «as no hard and |fast rules are to be found in most codifications, and case law on licensing is almost non-existent in many countries» (S. 352). Zu diesem programmatischen Schluss steht die Einleitung in einem gewissen Kontrast. Dort stellt Dessemontet nämlich fest, dass von den ICC-Schiedsfällen insgesamt jedes Jahr etwa ein Fünftel bis ein Sechstel Lizenzstreitigkeiten seien, teilweise kombiniert mit Franchising, Joint-Ventures, R&D-Verträgen oder Aufträgen zur Erstellung eines immaterialgüterrechtlich geschützten Werkes (S. 337).

Jacques de Werra, der Herausgeber des Handbuches, entwickelt in einem weiteren Beitrag «Global policies for arbitrating intellectual properties disputes». Dieser Beitrag ist ein fundiertes Plädoyer für die Schiedsgerichtsbarkeit in IP-bezogenen Streitigkeiten, wobei der Autor einleitend und in Übereinstimmung mit Dessemontet feststellt, dass IP-bezogene Streitigkeiten mit internationalem Bezug zunehmend mittels Schiedsgerichtsbarkeit erledigt würden. Die Staaten seien mit steigender Tendenz bereit, die Schiedsfähigkeit dieser Streitigkeiten anzuerkennen. Es ist aber nach Auffassung des Autors wesentlich, dass globale Strategien zur Förderung der Schiedsgerichtsbarkeit in IP-bezogenen Angelegenheiten geschaffen und implementiert werden (S. 376). Zugunsten der Schiedsgerichtsbarkeit macht de Werra die bekannten Argumente geltend und fügt diesen einige hinzu. Ein zusätzliches Argument sieht er (paradoxerweise) in der Zunahme der staatlichen Spezialgerichte, insbesondere in Patentsachen. Deren Zuständigkeit sei häufig sehr eng, was das Bedürfnis nach Streiterledigungsinstanzen mit breiter Zuständigkeit, erst Recht in internationalen Angelegenheiten, vergrössere (S. 354 f.). Was die Schiedsfähigkeit von Gültigkeits- beziehungsweise Nichtigkeitsklagen betrifft, liegt der Autor wohl im internationalen Trend, wenn er deren Zulässigkeit vorbehaltslos bejaht, jedenfalls wenn dem Entscheid nur Gültigkeit inter partes zukommen soll. Er rät den Parteien, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts diesbezüglich in der Schiedsklausel ausdrücklich klarzustellen, beziehungsweise ausdrücklich auszuschliessen (S. 359 f.). Überhaupt rät er (ganz im Sinne jedes international tätigen Praktikers), die Schiedsklausel so zu formulieren, dass die Zuständigkeit des Schiedsgerichts nicht eng auf Vertragsstreitigkeiten beschränkt werden kann, sondern unzweideutig «the universe of disputes arising out of or in connection with the contract» erfasst (S. 364, bei Fn. 38). Einen wichtigen Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit sieht der Autor ferner in der grösseren Freiheit der Parteien bei der Wahl des anwendbaren Recht, beziehungsweise in der Flexibilität der Schiedsgerichte, eine solche Rechtswahl zu akzeptieren. Nach de Werra sollen die Parteien beispielsweise verbindlich bestimmen können, dass in einem internationalen Kennzeichenstreit für die Frage der Verwechselbarkeit von zwei Zeichen das Recht eines bestimmten Landes massgebend sein soll. Meines Erachtens geht er zu Recht sogar so weit, dass die Parteien für eine internationale Patentstreitigkeit mit parallelen Schutzrechten in mehreren Ländern verbindlich sollen vereinbaren können, dass das Patentrecht eines einzigen Landes selbst für die Frage der Gültigkeit der Patente zur Anwendung gelangen soll – immer unter der Voraussetzung der Wirkung des Urteils nur inter partes (S. 367 f.). Grössere Flexibilität der Schiedsgerichte meint der Autor auch bei der Art beziehungsweise dem Inhalt der zu treffenden gerichtlichen Anordnungen feststellen zu können (S. 371 f.). Anderseits verschweigt de Werra nicht, dass Schiedsklauseln auch gewisse Risiken mit sich bringen, etwa hinsichtlich der Vollstreckbarkeit des Urteils (S. 372 ff.) oder bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen (S. 369 f.). Insgesamt rät er den Parteien beziehungsweise deren Anwälten, in jedem Fall sorgfältig zu prüfen, ob eine Schiedsvereinbarung Sinn macht beziehungsweise wie eine Schieds- und Rechtswahlklausel optimal zu formulieren ist.

Das Handbuch ist ein beeindruckendes Werk, das eine Vielzahl von Aspekten des breiten Themas «Intellectual Property Licensing» beleuchtet und erörtert. Die Beiträge sind durchwegs auf hohem oder sehr hohem Niveau angesiedelt. Die Zielsetzung, einen wissenschaftlichen Beitrag zur Identifikation jener Elemente zu leisten, welche «global betrachtet» ein «intellectual property licensing agreement» ausmachen, wird erreicht. Das Handbuch stellt gewiss auch einen Beitrag zur Diskussion in Hinblick auf ein «global regulatory framework on intellectual property contract law» dar. Die Diskussion ist allerdings erst eröffnet, und verschiedene Beiträge zeigen überdeutlich, wie weit der Weg in Hinblick auf das Ziel noch sein wird. Das ist aber kein Grund, den Weg nicht in Angriff zu nehmen. Auch der Weg von der ersten Fassung der PVÜ über das EPÜ zum TRIPS oder gar zur Verordnung [EU] Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes war weit. Wenn es etwas kritisch anzumerken gibt, so vielleicht, dass das Handbuch zwar eine Fundgrube mit viel sehr interessantem Material darstellt, dass der Leser aber – wohl gerade, weil den Autoren grosse Freiheit belassen wurde – in der Fülle und Vielfältigkeit des wenig strukturierten Materials zu ertrinken droht bzw. den «roten Faden» nicht |immer ohne Weiteres findet. Diese Gefahr wäre weniger gross, wenn das Handbuch Querverweise zwischen den einzelnen Beiträgen enthalten würde. Diese fehlen leider völlig. Gerade jene Leser, die sich vielleicht (zunächst) nur für einen bestimmten Beitrag interessieren, werden gar nicht realisieren, wie eng die Zusammenhänge zwischen gewissen Beiträgen sind, wie dicht das ausgebreitete Material m.a.W. gewoben ist. Dieser Mangel wird durch das ausführliche Stichwortverzeichnis nicht kompensiert, erst recht nicht durch das Inhaltsverzeichnis, das lediglich eine lockere Klammer um das präsentierte Material bildet.