Bericht zum Treffen des Circle of European Trademark Judges 2016

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Manuel Gietzelt

• I.
  Themenkomplexe

  • 1.2.3.4.5.6.
    EintragungshindernisseGleichbehandlungVerwechslungsgefahrSonderproblem der deutschen«Störerhaftung»Verhältnis des Markenrechts zu ­anderen ImmaterialgüterrechtenVerknüpfung Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren
• II.
  Stellungnahme des Circle of European Trade Mark Judges

  • 1.
    combit | Commit
  • 2.
    Sprachliche Aspekte
  • 3.
    Zur Behandlung der «Bösgläubigkeit» in den verschiedenen Mitgliedstaaten
  • 4.
    Die Eintragungsfähigkeit bestimmter Kunstobjekte als Marke
  • 5.
    Gleichbehandlung
  • 6.
    Störerhaftung

Die Eintragung einer Marke ist gemäss Art. 2 lit. b MSchG bzw. gem. Art. 3 Abs. 1 lit. e ii) der europäischen MarkenrechtsRL und Art. 7 Abs. 1 lit. e ii) UnionsmarkenVO ausgeschlossen, ­sofern die Form des Zeichens technisch bedingt ist. Mit diesem Eintragungshindernis hatte sich das Tribunal de Grande Instance de Paris (vom 20. Oktober 2016, 15/05010) in einem Verletzungsverfahren bezüglich der unten abgebildeten dreidimensionalen Marken für die Waren der Klasse 30 (Kakao, Schokolade, Kekse etc.) zu beschäftigen. Das Gericht stellte als Erstes fest, dass es sich – anders als die Klägerin meinte – um ein von Haus aus unterscheidungskräftiges Zeichen für die begehrten Produkte handle. Intensiver musste sich das Gericht dem­gegenüber mit der Frage auseinandersetzen, ob die Form der Schokoladenstäbchen insbesondere wegen der schokoladenfreien Bereiche technisch bedingt sei. Ein italienisches Gericht hatte in der Vergangenheit die unten abgebildeten Formen der Schokoladenstäbchen als technisch bedingt ange­sehen (Tribunale di Milano, vom 26. Juni 2014, 27541/14). Das Tribunal de Grande Instance de Paris lehnte eine technische Bedingtheit der Form hingegen ab, da die gesamte Form der Marke betrachtet werden müsse, und nicht nur isoliert der schokoladenfreie Bereich.

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Aus der Rechtsprechung des Vereinigten Königreichs wurden zwei Verfahren vorgestellt, die sich mit Fragen der ­Unterscheidungskraft beschäftigten. Als Erstes ging es um ein Verfahren zum als dreidimensionale Marke angemeldeten «KitKat»-Riegel («Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd» [2016] EWHC 50 (Ch), [2016] ETMR 21).

Bereits beim Treffen des CET-J im Jahr 2015 wurde Kritik an der «KitKat»-Entscheidung des EuGH geübt. In der nunmehr auf die Antwort zur Vorlage ergangenen Entscheidung des High Court als Vorlagegericht wurde auf die Probleme hingewiesen, vor denen das Gericht aufgrund der seiner Meinung nach unzureichenden Antwort des EuGH stand. Da der EuGH einen Teil der Vorlagefragen umformuliert hatte und es dem vorlegenden Gericht somit an einer Antwort auf die eigentlich gestellten Fragen (insb. Frage 1, nämlich auf welche Weise der Markenanmelder die Unterscheidungskraft nachzuweisen habe) fehlte, sah sich der High Court gezwungen, eine eigene Antwort anhand der bislang einschlägig ergangenen EuGH-Entscheidungen auf die Vorlagefragen zu finden. Einen wesentlichen Grund für das unterschiedliche Verständnis der Vorlagefragen liegt nach Ansicht des High Court im Übersetzungsproblem. Letztendlich wurde die Unterscheidungskraft des dreidimensionalen Zeichens abgelehnt, welche nach Auffassung des Gerichts auch nicht kraft Verkehrsdurchsetzung erlangt worden ist. Berufung ist eingelegt, weshalb dieses anhängige Verfahren nicht im Sinne einer Endentscheidung diskutiert werden konnte.

Auch in der Türkei hatte sich die Rechtsprechung mit der Frage der ­Unterscheidungskraft der dreidimen­sionalen Form des «KitKat»-Riegels zu beschäftigen. Das Gericht konnte in der Form des Schokoladenriegels – wie bereits der High Court – kein unterscheidungskräftiges Zeichen sehen. In dem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass die Einholung von Umfragen für die Feststellung der Unterscheidungskraft in der Türkei generell unüblich sei. Dies wurde auch für Österreich bestätigt. Man verwies in der Diskussion dazu auch auf die im Ergebnis der Position des EuG entsprechende Auffassung, welches sich erst kürzlich ebenfalls mit der dreidimensionalen Form des KitKat Riegels zu beschäftigen hatte (EuG T-112/13).

In einer weiteren Entscheidung des High Court ging es um die Schutzfähigkeit einer Formmarke für die Form von Londoner Taxis (Unionsmarke /britische Marke), angemeldet für «Fahrzeuge» nach Kl. 12 («London Taxi Corp Ltd v Frazer-Nash Research Ltd» [2016] EWHC 52 [Ch], [2016] ETMR 18). Nach Ansicht des Gerichts seien die Marken weder aus sich heraus unterscheidungskräftig noch hätten sie durch deren Benutzung Unterscheidungskraft erlangt, da der relevante Adressat des Zeichens der Käufer der Taxis sei, und nicht der Nutzer der Dienstleistung. Es sei daher bei der Beurteilung der er­worbenen Unterscheidungskraft durch Benutzung nicht auf die Nutzer der ­Taxis abzustellen gewesen, sondern auf die Erwerber der Autos. Im Übrigen würde aber in Bezug auf die Eigenschaft des Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis diese Form der Taxis bei allen Verkehrsteilnehmern mit der Stadt London und nicht mit einem bestimmten Hersteller in Verbindung gebracht. Die Entscheidung fand allgemeine Zustimmung unter den Richtern.

Aus der Slowakei wurde vom Verfahren «Niva» vor dem Najvysˇsˇí súd Slovenskej republiky berichtet, in dem es im Kern um die Frage ging, ob in die Bewertung der Unterscheidungskraft einer nationalen Marke die Sprach­gewohnheiten anderer Länder des gleichen Sprachraums mit einfliessen dürfen. Es ging also um die Frage, ob für ein nationales Gericht der territoriale Massstab für die Unterscheidungskraft nur des eigenen Mitgliedstaates (Slowakei) oder auch eines anderen Mitgliedstaates des gleichen Sprachraums (Tschechische Republik) massgeblich sei. Anders als im Verfahren «combit /Commit» (EuGH C-223/15) ging es in diesem Verfahren nicht um eine Unionsmarke, sondern um die Anmeldung einer nationalen slowakischen Marke. Das Gericht stellte zwar in erster Linie auf die nationale Sachlage ab, jedoch bezog es in seine Beurteilungen auch Überlegungen aus Entscheidungen des Markenamtes der Tschechischen Republik mit ein. Trotz dieser kritikwürdigen Herangehensweise wurde unter anderem angemerkt, dass es im Einzelfall schwierig sein könne, die Unterscheidungskraft eines Zeichens trotz gleichen Sprachraums in einem Land abzulehnen und in einem anderen Land anzunehmen. Hier wurden im Kreis der Richter Parallelen zu deutschspra­chigen Wortzeichen gesehen in Bezug auf den gemeinsamen Sprachraum Deutschland, Österreich, Schweiz.

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Als eines der wichtigen Probleme zur Vereinheitlichung der Rechtsprechung wurde in der Runde die Praxis der bösgläubigen Markenanmeldung angesehen.

Als aktuelles Beispiel wurde unter anderem die Entscheidung der Rechtbank Den Haag vorgestellt (Rechtbank Den Haag, vom 3. August 2015, KG ZA 15-1130). Hingewiesen wird zunächst darauf, dass beim Eintragungshindernis der Bösgläubigkeit in den Benelux-Ländern bisher stets die Frage zu klären war, ob der Markenanmelder im Zeitpunkt der ersten Benutzung in gutem Glauben war. Verdeutlicht wurde dies am Verfahren «Ventoux3» mit der Wort-/Bildmarke «Ventoux3».

Anlass dazu waren Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Projektparteien, die unter diesem Zeichen bereits am Markt aufgetreten waren, die nach ihrem Zerwürfnis jeweils die dargestellte Wort-/Bildmarke anmeldeten. Der spätere Markenanmelder legte Widerspruch gegen die erste Anmeldung wegen des Vorliegens von Bösgläubigkeit ein. Das Gericht konnte allerdings nicht abschliessend klären, ob der frühere Anmelder der Marke die erste Benutzung des Zeichens in gutem Glauben getätigt hatte, weshalb ihm keine Bösgläubigkeit vorgeworfen werden könne. Es wurde von den Teilnehmern die Frage aufgeworfen, ob diese Prüfung mit den Bösgläubigkeitskriterien des EuGH, wie sie zuletzt in den Entscheiden «Goldhase» (EuGH C-529/07) und «Malaysia Dairy» (EuGH C-320/12) dargelegt wurden, in Übereinstimmung gebracht werden könne. Kritisch wurde die Anknüpfung an den ersten Gebrauch der Marke betrachtet. Sofern man vom Eintragungsgrundsatz ausgehe, sei der Markenschutz an die Registereintragung geknüpft, weshalb es auch für die Beurteilung der Bösgläubigkeit auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommen müsse.

Ebenfalls mit der Frage der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung hatte sich ein slowakisches Gericht in der Entscheidung zur Sloganmarke «Sienˇ slávy slovenského hokeja» (= Slowakische Hall Of Fame) zu beschäftigen. Dabei stellte das Gericht klar, dass die Frage der Bösgläubigkeit unabhängig davon betrachtet werden müsse, ob der Anmelder des Zeichens unter Umständen auch der Urheber des Zeichens (Slogans) sei. Die Beurteilung, ob eine Markenanmeldung bösgläubig sei, habe das Markenamt zumindest bei Anhaltspunkten ex officio vorzunehmen.

Die Eintragung irreführender Zeichen ist gem. Art. 2 lit. c MSchG ausgeschlossen. In der Entscheidung «Indian Motorcycle» hatte das BGer (4A_357/2015) die Frage zu klären, ob die Anmeldung des Zeichens «Indian Motorcycle» für die Waren Kleider (Klasse 25) und Motorräder (Klasse 12) irreführend sei. Das IGE hatte das Zeichen in Bezug auf die Waren für täuschend gehalten, sofern diese Waren nicht tatsächlich aus Indien kämen.

Das BVGer hob die Entscheidung des IGE teilweise auf. Im Zusammenhang mit Kleidern (Klasse 25) würde der Verbraucher mit dem Zeichen ­«Indian Motorcycle» keine geografischen Herkunftserwartungen verbinden. Anders sei dies hingegen bezogen auf «Motorräder», weshalb das Zeichen dann irreführend sei, wenn es sich um nicht aus Indien stammende Motor­räder handle. Diese Auffassung wurde vom BGer bestätigt. Dass Ländernamen nun überhaupt als eintragungsfähig ­angesehen werden, stelle insofern eine Neuausrichtung der Schweizer Rechtsprechungspraxis dar (BGer, 4A_508/2008; 4A_587/2008). In der Diskussion wurde verwiesen auf die deutsche Entscheidung des BGH zu «Himalaya Salz» (I ZR 86/13, Beschluss vom 31. März 2016), in der das Gericht die Verwendung der geografischen Herkunftsangabe i.S.d. §§ 126, 127 MarkenG «Himalaya Salz» als irreführend ansah, wenn das Salz nicht aus der Region des Himalaya stamme.

Eine intensive Diskussion ergab sich im Hinblick auf die Frage, inwieweit die Markenämter an den Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen verschiedenen Markenanmeldern gebunden sind.

Das europäische Gericht sprach sich im Entscheid «Puma SE/EUIPO» (EuG T-159/15) unter anderem dafür aus, dass das EUIPO die Grundsätze der Gleichbehandlung nicht vernachlä­s­sigen dürfe. Das EUIPO habe demnach in seiner Tätigkeit stets auch die eigenen, bereits ergangenen Entscheidungen in Betracht zu ziehen und bei einer abweichenden Entscheidung besondere Gründe für die Abweichung darzulegen.

Den Vorstellungen des EuGH in seiner Entscheidung «Volks.Handy und Schwabenpost» (C-39/08, C-43/08) von vor 7 Jahren entsprechend hat das BVGer (B-6068/2014) nunmehr in dem Verfahren «Goldbären» entschieden und darin Grundsätze zur Gleichbehandlung unter Markenanmeldern niedergelegt. Das IGE hatte die von Haribo angestrengte Anmeldung der Wortmarke «Goldbären» mit der Begründung abgelehnt, dass es sich dabei um ein beschreibendes und somit nicht unterscheidungskräftiges Zeichen handle. Der Anmelder konnte jedoch belegen, dass es im Schweizer Marken- | register eine Vielzahl in der Vergangenheit (über 20 Jahre und auch aktuell) eingetragener Marken anderer Markeninhaber gab, die ebenfalls aus einer Tierbezeichnung und dem Zusatz «Gold-» oder einer anderen Farbe bestehen (Goldhase, Gold Rentier, Goldfish), was das IGE nicht berücksichtigt hatte. Darin sah das Gericht einen Verstoss gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Auch wenn die Einschätzung des Markenamtes hinsichtlich eines Eintragungshindernisses für sich genommen zutreffen mag, kann es in bestimmten Ausnahmefällen auch eine Gleich­behandlung im Unrecht geben. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht werde nämlich dann ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis ­abzuweichen gedenke. Aufgrund der Vergleichbarkeit des angemeldeten ­Zeichens mit den bereits angemeldeten Zeichen und dem Umstand, dass der Eintragung keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstünden, sei die verfassungsrechtlich garantierte Gleichbehandlung als überwiegend anzusehen und die Verweigerung der Eintragung «Goldbären» nicht zu rechtfertigen. Von den anwesenden Richtern stimmte ein Teil dem zu. Zusätzlich wurde kritisch bemerkt, dass die Gleichbehandlung ebenso gut dadurch hätte hergestellt werden können, dass die bereits bestehenden und zu Unrecht eingetragenen Marken zu löschen wären. Durch die erneute Eintragung eines an sich schutzunfähigen Zeichens würde die Rechtswidrigkeit der einmal vorgenommenen Eintragungen perpetuiert. Es liess sich feststellen, dass es bislang an einer einheitlichen Behandlung der Frage der Gleichbehandlung in Europa fehlt. Man nahm sich eine vertiefte dogmatische Behandlung des Themas vor (vgl. Stellungnahme Punkt 5).

Mehrere diskutierte Verfahren behandeln das Thema der Verwechslungsgefahr.

Aus Belgien wurde beispielsweise ein weiterer «Lego»-Entscheid vorgestellt. Die Beklagte des Verfahrens hatte keine Bauklötze in Form eines Lego-Bausteins vertrieben, sondern Ver­packungsgestaltungen, Verkaufsstände und Dekorationsgegenstände auf den Markt gebracht, die in ihrem Design den Lego-Bausteinen nachempfunden waren. Lego sah darin eine Verletzung ihrer Rechte an den beiden dreidimen­sionalen Gemeinschaftsmarken. Das erstinstanzliche Gericht lehnte eine Verletzungsgefahr noch ab, da nicht nachgewiesen werden könne, dass die Herkunftsfunktion der beiden Marken in Bezug auf die Warenklassen 14, 16, 20, 21 (Schmuck, Plastikverpackung, Möbel und Behälter) durch die verwendeten Objekte der Beklagten beeinträchtigt sei. Das Berufungsgericht (Hof van Beroep Brussel, 2012/AR/824) folgte hingegen der Auffassung von Lego und sah ebenfalls eine Verletzungsgefahr als gegeben. Die angesprochenen Verbraucher würden bei Betrachtung der Verpackungen eine Verbindung (Lizenzierung, Kooperation etc.) zwischen dem Uhrenhersteller und Lego annehmen.

Aus der deutschen Praxis wurde das Verfahren «Bounty» (BGH vom 21. Oktober 2015, I ZR 23/14) vor­gestellt, in dem es um einen Schokoladenriegel ging, dessen Form nach Ansicht des Klägers geeignet sein soll, eine Verwechslungsgefahr zu seiner dreidimensionalen Marke zu begründen. Der BGH bejahte die Verletzung der herkunftshinweisenden Funktion der Klagemarke durch die benutzte beanstandete Form. Bestehe nämlich zwischen einer verkehrsdurchgesetzten dreidimensionalen Klagemarke und der be­anstandeten für identische Waren verwendeten Form eine hochgradige Ähnlichkeit, so könne im Regelfall davon ausgegangen werden, dass sie auch in der angegriffenen Gestaltung als herkunftshinweisend und demgemäss auch als markenmässig benutzt vom Verbraucher angesehen werde. Diese Annahme des BGH wurde von den Richtern angezweifelt. Folge man dieser Auffassung, so führe sie zu einer Umkehrung der eigentlichen Prüfungsreihenfolge. Üblicherweise würde in allen Mitglied­staaten die markenmässige Benutzung des angegriffenen Zeichens eigenständig vor der Ähnlichkeit der Zeichen geprüft und nicht aus der hochgradigen Ähnlichkeit mit der verkehrsdurchgesetzten Klagemarke abgeleitet. Zusätzlich wurde angemerkt, dass in dem Verfahren zunächst auch die technische Bedingtheit der Formmarke hätte hinterfragt werden können, womit sich eine Eintragung als verkehrsdurchgesetzt verboten hätte.

Ebenso kontrovers wurde das Verfahren «Arrom Conseil/EUIPO – PUIG France SAS» (EuG T-358/15) ­diskutiert, welches das europäische Gericht zu entscheiden hatte. Angemeldet werden sollte die Wort-/Bildmarke «Roméo has a Gun» (Anm: letzte Zeile «by Romano Ricci»), was in den Augen des Zeicheninhabers der älteren Marken «Nina Ricci» und «Ricci» eine Verwechslungsgefahr mit seinen Marken begründete. Das EUIPO nahm ebenfalls eine Verwechslungsgefahr an, da «nicht ausge- | schlossen werden könne, dass der Markenanmelder den Ruf der Marke nicht in unlauterer Weise ausnutze.» Das EuG bestätigte die Auffassung des EUIPO. Grundsätzliche dogmatische Bedenken ergaben sich indes für die anwesenden Richter im Hinblick auf die Formulierung «dass nicht ausgeschlossen werden könne». Sie signalisiere, dass man sich im Rahmen der Prüfung mit einem Negativtest begnügen könne, obwohl die Eintragungshindernisse nach der gesetzlichen Regelung positiv festgestellt werden müssten und eine Eintragung nur bei positiver Feststellung ihres Vorliegens ausgeschlossen werden dürfe. Ausserdem wurden Zweifel angemeldet, ob die ältere Marke «Ricci» tatsächlich allein geeignet sei, eine Verwechslungsgefahr mit dem wesentlich komplexeren Zeichen «Roméo has a Gun» zu begründen. Andere Bestandteile des angemeldeten Zeichens hätten bei der Frage der Verwechslungsgefahr grös­sere Berücksichtigung finden müssen. Eine Beurteilung nach dem Gesamteindruck sei nicht erfolgt.

Die aktuelle Entscheidung des EuGH im Verfahren «combit / Commit» (EuGH C-223/15) sorgte ebenfalls für Diskussionen. Dem OLG Düsseldorf als Vorlagegericht stellte sich die Frage, inwieweit unterschiedliche Sprachräume einen Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei einer Unionsmarke haben (OLG Düsseldorf, 20 U 5/14). Der Inhaber der Unionsmarke «combit» begehrte ein unionsweites Verbot gegenüber dem Zeichen «Commit». Das OLG Düsseldorf hielt eine Verwechslungsgefahr allerdings nur im deutschsprachigen Raum für unproblematisch gegeben. Im englischen Sprachraum könne angesichts der beschreibenden Elemente der Marke hingegen nicht unzweifelhaft eine Verwechslungsgefahr angenommen werden. Das OLG Düsseldorf legte deshalb dem EuGH die Frage vor, ob ein unionsweites Verbot allein auf das ­Vorhandensein einer Verwechslungs­gefahr in einem Mitgliedsstaat gestützt werden könne oder ob nicht vielmehr zwischen den einzelnen Mitglied­staaten zu differenzieren sei. Der EuGH betonte zunächst den umfassenden Schutz der Unionsmarke. Der einheitliche Schutz, den die Unionsmarke im gesamten ­Unionsgebiet geniesst, verlange es, dass sich das Verbot von Handlungen, die die Marke verletzen oder zu verletzen ­drohen, grundsätzlich auf dieses ganze Gebiet erstreckt (EuGH C-223/15 [Nr. 30]). Gleichwohl sei die territoriale Reichweite des Verbots auf die Länder zu begrenzen, in denen eine Verwechslungsgefahr insbesondere aus sprachlichen Gründen gegeben ist. Von den Teilnehmern der Tagung wurde die Entscheidung des EuGH kritisch auf­genommen. Die Grundsätze des EuGH in «combit / Commit» seien nur schwer mit der Entscheidung «be impulsive / Impulse» (EuGH C-125/14) in Einklang zu bringen. Denn mit ihr hielt der EuGH die Verletzung einer Unionsmarke nach Art. 9 Abs. 1 lit. c UMV auch in einem solchen Teil der Union noch für möglich, in dem die ältere Marke die Voraussetzungen der Bekanntheit der Marke nicht erfüllte (vgl. die Ergebnisse des letzten Treffens 2015, Punkt 1).

Neben der Verantwortlichkeit für Rechtsgutsverletzungen als Täter oder Teilnehmer gibt es in Deutschland die Fallgruppe der Störerhaftung. Als Störer wird bereits derjenige angesehen, der «in irgendeiner Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt» (BGH vom 26. November 2015, I ZR 174/14). Kann die Rechtsgutsverletzung nicht durch die Inanspruchnahme der eigentlichen Täter abgestellt werden und droht deshalb eine Rechtsschutzlücke, ist die Inanspruchnahme eines Störers gerechtfertigt (BGH vom 26. November 2015, I ZR 174/14).

Aktuellen Anlass, sich mit dem deutschen Sonderproblem der Störerhaftung auseinanderzusetzen, bot das Verfahren «Trifoo» (BGH vom 3. März 2016, I ZR 140/14). Darin entschied der BGH, dass einen Händler auf einer Internetplattform auf Grundlage der Störerhaftung eine generelle Über­wachungs- und Prüfpflicht hinsichtlich eventueller Änderungen der Produktbeschreibungen treffe, sofern die je­weilige Plattform solche Änderungen erlaube. Dieses Ergebnis wurde als zu streng bewertet, insbesondere an­gesichts der Grundsätze, die vom EuGH im Verfahren «Együd Garage» (EuGH C-179/15) aufgestellt wurden. Der EuGH hatte in dieser Entscheidung eine generelle Haftung für das Verhalten Dritter im Internet abgelehnt (vgl. die Er­gebnisse des letzten Treffens 2015, Punkt 4).

Von norwegischer Seite wurde auf das Vorlageverfahren vom Klagenemnda for industrielle rettigheter an den EFTA-Gerichtshof (E-05/16) hinge­wiesen, in dem es um die Frage geht, ob der Ausschlussgrund aus Art. 3 Abs. 1 lit. f) Richtlinie 2008/95 (Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstossen) auch Zeichen entgegengehalten werden könne, die ein Kunstwerk wiedergeben (Bild, Skulptur, Musikstück), für das der urheberrechtliche Schutz bereits erloschen ist. Diese Problematik und ähn­ | liche Fragen hatten sich auch schon in anderen Ländern gestellt (vgl. z. B. BPatG 24 W [pat] 188/96, «Mona Lisa»). In der Diskussion stand die Frage im Vordergrund, ob bestimmte Bereiche der Kultur durch eine markenrechtliche Monopolisierung überhaupt der «Allgemeinheit» entzogen werden sollten und zudem, ob ein solches Zeichen angesichts der ­Bekanntheit als Kunstwerk überhaupt am Markt als betrieblicher Herkunftshinweis wirken und damit unter­scheidungskräftig sein könne. Das Markenrecht dürfe jedenfalls nicht dazu dienen – im Gesamtgefüge des ge­werblichen Rechtsschutzes gesehen –, urheberrechtliche Wertungen zu unterlaufen. Hier wurde auf die Wertungen des schweizerischen Markenschutzgesetzes hingewiesen, wonach eine solche Eintragung nicht möglich sei – im Gegensatz z. B. zu Deutschland.

Vom OGH wurde das Vorlageverfahren zur Marke «Baucherlwärmer» (Oberster Gerichtshof, 4 Ob 223/15w) vorgestellt. Darin geht es unter anderem um prozessuale Aspekte bei der Verknüpfung von Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren. Dem Obersten Gerichtshof stellte sich die Frage, ob nach Art. 99 UMV die Verletzungsklage bereits dann abgewiesen werden könne, wenn der Beklagte zwar eine damit begründete Widerklage auf Nichtigerklärung der Unionsmarke erhoben, das Gericht über diese Widerklage aber noch nicht entschieden habe, oder erst, wenn die Nichtigerklärung der Marke im Rahmen der Widerklage rechts­kräftig geworden sei. Diese Entscheidung zum Anlass nehmend wurde auch der Frage nachgegangen, ob die Einreichung einer Klage rechtsmissbräuchlich sei, wenn bereits die Anmeldung der Marke, auf die die Klage gestützt wird, missbräuchlich war.

Das Urteil des EuGH im Verfahren C-223/15 «Combit Software GmbH / commit Solution» (Unionsmarke combit vs Zeichen Commit) bestärkt unsere Bedenken, die bereits 2015 zum Verfahren C-125/14 «be impulsive vs Impulse» geäussert wurden (GRUR 2016, 357). Das Urteil «combit / Commit» bestätigt nun die vom EuGH im Verfahren C-255/09, «DHL Chronopost vs Express France» festgestellten Grundsätze, wonach zwar die Unionsmarke Geltung für alle Mitgliedstaaten habe, aber die territoriale Reichweite eines Verbots auf die Gebiete zu begrenzen sei, in denen eine Markenverletzung überhaupt wegen Beeinträchtigung einer ihrer Markenfunktionen eintreten könne. Unserer Ansicht nach ist dies nur schwer mit der Entscheidung «be impulsive vs Impulse» in Einklang zu bringen, denn mit ihr hielt der EuGH die Verletzung einer ­Unionsmarke nach Art. 9 Abs. 1 lit. c GMV auch in einem solchen Teil der Union noch für möglich, in der die ­ältere Marke die Voraussetzungen der Bekanntheit der Marke nicht erfüllte.

Wir wollen auf zwei sprachliche Aspekte in der aktuellen Rechtsprechung des EuGH hinweisen, die sich immer wieder finden:

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  Die in den Entscheidungen des EuGH zu lesende Formulierung «etwas (es) kann nicht ausgeschlossen werden» sollte vermieden werden. Sie lässt unseres Erachtens eine Tendenz zur Beweislastumkehr zulasten einer Partei zu. Damit würde die Behauptungs- und Beweislast einer Partei verringert, aber gleichzeitig für den Gegner in Bezug auf das von ihm Vorgetragene höher werden.
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  Des Weiteren sollte im Rahmen des Anmeldeverfahrens bei der Frage der Unterscheidungskraft eines Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 lit. b EUTMR weder das Adjektiv ­«banal» im Hinblick auf das Zeichen noch das Substantiv «Banalität» im Sinne eines Darstellungskonzeptes gebraucht werden, ohne dass es eine klare und befriedigende Erklärung der Kriterien für die Begriffe gibt, die für die Verneinung oder Bejahung der Unterscheidungskraft erheblich sind. Die Wörter «banal» oder «Banalität» haben keinen objektiven Begriffsinhalt und geben keinen rechtssicheren Massstab vor.

Es gilt im Hinblick auf den absoluten Schutzausschliessungsgrund der Bösgläubigkeit herauszustellen, dass es dessen grundsätzlicher Sinn und Zweck ist, die missbräuchliche Ausnutzung der Markenregistrierung zu verhindern. Die Frage der Unwirksamkeit einer Markenanmeldung aufgrund von Bösgläubigkeit ist unabhängig von der Frage zu beurteilen, ob die Marke für sich genommen eintragbar ist, d. h. unterscheidungskräftig ist. Die Bösgläubigkeit darf nicht als Ersatz für andere Ausschlussgründe genutzt werden, wenn diese materiellrechtlich nicht vorliegen. Der Fokus sollte bei der Bösgläubigkeit darauf liegen, ob der Anmelder mit der Markeneintragung einen missbräuchlichen Zweck verfolgt oder die Art und Weise der Anmeldung missbräuchlich ist. Wie wir bereits in unseren Ergebnissen von 2014 (GRUR 2015, 242) betont haben, sollte die Frage der Bösgläubigkeit materiellrechtlich objektiv beurteilt werden.

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Der CET-J befasste sich mit einer Vorlage an den EFTA-Gerichtshof (E-5/16) zu der sich stets aufs Neue erhebenden Frage, ob der Ausschlussgrund der ­«Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstos­sen» gem. Art. 3 Abs. 1 lit. f Richtlinie 2008/95 bzw. Art. 4 Abs. 1 lit. f EUTMD (2015/2436) auch Zeichen erfasst, die ein Kunstwerk wiedergeben (Bild, Skulptur, Musikstück), für das der urheberrechtliche Schutz bereits erloschen ist. Zentral ist dabei, ob Art. 3 Abs. 1 lit. f MRL 2008/95 neben der blossen Sittenwidrigkeit auch sicherstellen soll, dass Bereiche der Kultur nicht durch Monopolisierungen der Öffentlichkeit entzogen werden.

Der CET-J weist auf die neueste Entscheidung des Schweizer BVGer zur Gleichbehandlung von Markenanmeldern durch die Eintragungsbehörden hin (BVGer vom 1. Februar 2016, B-6068/2014, MarkenR 2016, 475), wonach unter bestimmten Umständen ein Anmelder ein Recht auf Eintragung im Wege seines Anspruchs auf Gleichbehandlung anhand einer langjährigen gleichen Eintragungspraxis des Amtes hat. Die Entscheidung weist einerseits erhebliche Unterschiede zur Rechtsprechungspraxis in verschiedenen Mitgliedsstaaten – so in Deutschland – auf; andererseits folgt sie der Entscheidung des EuGH vom 12. Februar 2009 zu dieser Problematik in C-39/08, C-43/08 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Rn. 18. Dies verlangt nach einer näheren wissenschaftlichen Betrachtung. Die Abwägung der verschiedenen In­teressen aller Beteiligten sollte von den staatlichen Stellen mit der gebotenen Achtsamkeit erfolgen. Eine Lösung sollte in Betracht ziehen, dass das Gebot der Rechtmässigkeit der Verwaltung nicht dem verfassungsrechtlichen Gebot der Gleichbehandlung direkt widersprechen muss. Vielmehr sind beide gegeneinander abzuwägen und in ihrer Bedeutung im Einzelfall zu beurteilen, wie vom EuGH verlangt. Es muss ein Ausgleich zwischen einer rechtswidrigen Eintragung einerseits und der Gleichbehandlung andererseits getroffen werden.

Im Hinblick auf die Verantwortlichkeit eines Händlers für Markenverletzungen auf Onlinemarktplätzen bleibt die Frage zu klären, ob und wie die strenge Anwendung des deutschen Konzepts der Störerhaftung (BGH, I ZR 140/14, GRUR 2016, 926, «Trifoo») mit der Position des EuGH in der Entscheidung «Együd Garage» (C-179/15, GRUR 2016, 375) in Einklang gebracht werden kann. Dort hatte der EuGH im Grundsatz die Verantwortlichkeit für Handlungen Dritter im Zusammenhang mit der Markenverletzung abgelehnt.