| Birgit Weil
«La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute.»
Der Gerichtshof der Europäischen Union konkretisiert in dem Gömböc-Fall die Methodik der Prüfung technischer und ästhetischer Funktionalität von Formmarken bei absoluten Eintragungshindernissen.
In einer zweistufigen Prüfung sind auf der ersten Stufe die wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens zu ermitteln. Hierfür können auch andere Informationen als die grafische Darstellung berücksichtigt werden, insbesondere die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise. Wohingegen auf der zweiten Prüfungsstufe, der Ermittlung, ob diese Merkmale einer technischen Funktion entsprechen, zwar weitergehende Informationen in die Beurteilung einfliessen dürfen, diese jedoch aus objektiven und verlässlichen Quellen stammen müssen.
Geniesst ein Zeichen musterrechtlichen Schutz oder besteht ein Zeichen aus der Form eines dekorativen Gegenstandes, liegt darin noch nicht automatisch ein markenrechtliches Eintragungshindernis.
Dans l’affaire Gömböc, la Cour de justice de l’Union européenne précise la méthodologie d’examen de la fonctionnalité technique et esthétique des marques de forme dans le cas de motifs absolus d’exclusion.
Dans le cadre d’un examen en deux étapes, les caractéristiques essentielles du signe en question doivent être déterminées dans un premier temps. À cette fin, des informations autres que la représentation graphique peuvent être prises en compte, notamment la perception du public concerné. Alors que, lors de la deuxième étape de l’examen, il s’agit de déterminer si ces caractéristiques correspondent à une fonction technique, des informations plus détaillées peuvent être incluses dans l’évaluation, mais ces informations doivent provenir de sources objectives et fiables.
Si un signe bénéficie de la protection d’un dessin ou modèle ou consiste en la forme d’un objet décoratif, cela ne constitue pas automatiquement un motif de refus en vertu du droit des marques.
Dr. iur., Rechtsanwältin, LL.M., ArbP., Zürich.
I.Vorgeschichte des Rechtsstreits
II.Rechtlicher Rahmen
III.Erwägungen des Gerichtshofes
IV.Anmerkungen
Im Jahr 2006 entdeckten die ungarischen Mathematiker Gábor Domokos und Péter Várkonyi den sogenannten Gömböc («gömb» auf Ungarisch «Kugel»; «gombóc» auf Ungarisch Kloss). Jeder Körper besitzt grundsätzlich mehr als zwei Gleichgewichtslagen. Bei dem Gömböc handelt es sich dagegen um einen dreidimensionalen Körper, welcher lediglich eine stabile und eine labile Gleichgewichtslage aufweist. In Fachkreisen wird dies als mono-monostatisch bezeichnet.
Bedingt durch diese Form begibt sich der Gömböc aus jeder Position wieder in dieselbe Gleichgewichtslage zurück, er kann sich – vergleichbar mit einem Stehaufmännchen – alleine aufrichten. Bei dem Stehaufmännchen wird dies jedoch durch die künstliche Verschiebung des Schwerpunkts mittels Gewichten bewirkt, wohingegen der Gömböc über eine gleichmässige, homogene Dichte verfügt.
Die Formgebung des Gömböc wurde von der Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (nachfolgend: Gömböc Kft) im Jahr 2007 zunächst als Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU 677083-0001 sowie EU 677091-0001) in der Locarno-Klasse 99.00 für Ziergegenstände eingetragen.
Im Februar 2015 brachte das Unternehmen sodann die Form des Gömböc als dreidimensionale Marke (HU M1500325) in den Warenklassen 14 (Dekorative Gegenstände), 21 (Dekorative Gegenstände aus Glas und Keramik) sowie 28 (Spielzeug) beim ungarischen Markenamt zur Anmeldung.
Das ungarische Markenamt verweigerte die Registrierung der Marke in den benannten Warenklassen gestützt auf § 2 Abs. 2 Buchst. b Unterabs. 2 und 3 des ungarischen Markengesetzes unter anderem wegen technischer Funktionalität. Seine Beurteilung stützte es auf die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers, die dieser anhand der Website und Presseveröffentlichungen zu eben diesem Gömböc erlangen könne. Hiernach stelle «das zur Eintragung angemeldete Zeichen […] einen dreidimensionalen Körper dar, der aufgrund seiner äusseren Gestaltung und des verwendeten homogenen Materials stets in seine Gleichgewichtslage zurückkehre; die gesamte Form des das Zeichen bildenden Körpers diene dem technischen Ziel, dass sich der Körper wieder aufrichte».
Dies zugrunde legend könne kein Markenschutz für die beanspruchten Waren erteilt werden.
Im Hinblick auf die beanspruchten dekorativen Gegenstände der Klassen 14 und 21 werde ein solcher Gegenstand hauptsächlich wegen der ansprechenden und auffälligen Form erworben. Bestehe der Wert der Ware aber gerade in dieser Form, sei die Eintragungsfähigkeit als Marke abzulehnen.
Hinsichtlich eines Spielzeugs diene die in Rede stehende Form einzig der Verwirklichung des ständigen Wiederaufrichtens und mithin einer technischen Funktion. Die dreidimensionale Gestaltung sei daher der technischen Wirkung vollkommen untergeordnet und vom Markenschutz ebenfalls auszuschliessen.
Die gegen die Zurückweisung der Marke gerichteten Klagen der Gömböc Kft blieben in der ersten und zweiten Instanz erfolglos, so dass das Unternehmen Berufung beim ungarischen Obersten Gerichtshof Kúria einlegte. Der Gerichtshof stellte fest, dass es für die Entscheidung des Rechtsstreits auf die Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii sowie Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 ankomme und legte die Rechtssache dem EuGH gemäss Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vor.
Zunächst stellte der Gerichtshof die Frage, ob die Beurteilung im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95, inwieweit die Form zur Erreichung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist, anhand der grafischen Darstellung im Register erfolge oder ob auch die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise einbezogen werden könne (Vorlagefrage 1).
Die zweite Vorlagefrage zielte auf die Klärung ab, ob das Eintragungshindernis von Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 auf ein Zeichen anwendbar sei, das ausschliesslich aus der Form der Ware bestehe und bei dem | allein wegen der Wahrnehmung oder der Kenntnis der massgeblichen Verkehrskreise davon ausgegangen werde, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (Vorlagefrage 2).
Zuletzt warf das vorlegende Gericht die Frage auf, inwieweit die Form einer Ware per se vom Markenschutz ausgeschlossen sei, wenn diese bereits durch ein Musterrecht geschützt werde oder das Zeichen ausschliesslich aus der Form der Ware mit künstlerischem oder dekorativem Wert bestehe (Vorlagefrage 3).
(2)Ein Muster wird durch ein Musterrecht geschützt, wenn es neu ist und Eigenart hat.
(1)Ein Muster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit vor dem Tag seiner Anmeldung zur Eintragung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, am Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist.
(2)Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Musters berücksichtigt.
Diese Richtlinie lässt Vorschriften des [Unionsrechts] oder des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats über nicht eingetragene Rechte an Mustern, Marken oder andere Zeichen mit Unterscheidungskraft, Patente und Gebrauchsmuster, Schriftbilder, zivilrechtliche Haftung und unlauteren Wettbewerb unberührt.
(1)Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
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e)Zeichen, die ausschliesslich bestehen:
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i)aus der Form der Ware, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;
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ii)aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
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iii)aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.
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(1)Als Marken können alle Zeichen geschützt werden, die sich darstellen lassen, wenn sie geeignet sind, eine Ware oder Dienstleistung von den Waren und Dienstleistungen anderer zu unterscheiden.
(2)Zeichen, denen ein Markenschutz zuteilwird, können insbesondere sein:
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d)zwei- oder dreidimensionale Formen, einschliesslich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung
(1)Einem Zeichen kann kein Markenschutz zuteilwerden, wenn es nicht den in § 1 festgelegten Anforderungen entspricht.
(2)Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen,
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b)die ausschliesslich bestehen
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–aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder
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–aus der Form der Ware, die zur Herstellung der beabsichtigten technischen Wirkung erforderlich ist, oder
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–aus der Form, die der Ware ihren wesentlichen Wert verleiht.
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Gemäss Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Richtlinie 2008/95 sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschliesslich aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Durch dieses Eintragungshindernis soll verhindert werden, dass Monopole für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften von Waren durch Markeneintragungen geschaffen werden.
Der EuGH bestätigte zunächst eine zweistufige Prüfung dieses Eintragungshindernisses, wonach das zuständige Markenamt in einem ersten Schritt die wesentlichen Merkmale des dreidimensionalen Zeichens ordnungsgemäss zu | ermitteln hat und in einem zweiten Schritt prüfen muss, ob diese Merkmale einer technischen Funktion der Ware entsprechen.
Für den ersten Prüfungsschritt, der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens, muss «grundsätzlich mit der Prüfung der grafischen Darstellung des Zeichens [begonnen werden], doch kann die Behörde auch auf andere zweckmässige Informationen Bezug nehmen, die es ermöglichen, diese Merkmale zutreffend zu bestimmen». Hierbei kann die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise ein nützliches Beurteilungskriterium sein, jedoch kein entscheidender Faktor.
Ob die Merkmale des Zeichens einer technischen Funktion der Ware entsprechen, ist im zweiten Prüfungsschritt ebenfalls ausgehend von der grafischen Darstellung des Zeichens zu ermitteln, wobei zusätzliche für die Funktion der Ware relevante Gesichtspunkte einbezogen werden können. Allerdings müssen diese Informationen aus objektiven und verlässlichen Quellen stammen und dürfen nicht die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise einschliessen. So stellen eventuelle Kenntnisse der Verkehrskreise in Bezug auf deren Umfang und Richtigkeit einen Unsicherheitsfaktor dar, da sie zwangsläufig subjektive Elemente beinhalten.
Folglich kann gemäss EuGH die Beurteilung der Merkmale einer Marke, die für die Verbraucher wesentlich sind, durchaus gestützt auf die Wahrnehmung der Verbraucher erfolgen, ob hingegen die wesentlichen Merkmale einer technischen Funktion der Ware entsprechen, darf nur anhand der grafischen Darstellung des Zeichens oder anderen «objektiven und verlässlichen Quellen» beurteilt werden.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Richtlinie 2008/95 sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.
Der EuGH betonte, dass die Zurückweisung gestützt auf dieses Eintragungshindernis auf einer objektiven Analyse beruhen muss. Mittels objektiver und verlässlicher Gesichtspunkte muss nachgewiesen werden, dass die fragliche Form aufgrund ihrer Merkmale einen derart grossen Einfluss auf den Kaufentscheid des Verbrauchers hat, dass diese Form nicht einem einzigen Unternehmen vorbehalten sein darf. Nicht von Belang sind dabei Merkmale, die nicht im Zusammenhang mit der Form stehen, wie technische Eigenschaften oder deren Bekanntheit.
Die Behörde konnte im vorliegenden Fall daher berechtigterweise zu dem Schluss gelangen, dass es sich bei der Form des Gömböc um ein wesentliches Merkmal der Form handelt, da diese «ein haptisches Symbol für eine mathematische Entdeckung» darstellt und dadurch besonders sowie auffällig ist.
Der Begriff der «Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht», ist dabei nicht auf die Form von Waren beschränkt, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben. Vielmehr kann der wesentliche Wert auch anhand anderer relevanter Gesichtspunkte geprüft werden, etwa der Eigentümlichkeit der Form im Vergleich zu anderen Formen auf dem Markt.
Nach der dritten Vorlagefrage galt es klarzustellen, ob die Form einer Ware automatisch vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn diese bereits durch ein Musterrecht geschützt ist oder das Zeichen ausschliesslich aus der Form eines dekorativen Gegenstandes besteht.
Der EuGH bestätigte erneut, dass ein Nebeneinander mehrerer Schutzrechte möglich ist und unter Verweis auf Art. 16 der Richtlinie 98/71 die unionsrechtlichen Regeln für die Eintragung von Mustern einerseits und für die Eintragung von Marken andererseits voneinander unabhängig sind ohne eine wie auch immer geartete Hierarchie. Der Schutz als Muster schliesst daher nicht aus, dass ein in der Form dieser Ware bestehendes Zeichen markenrechtlich geschützt werden kann, werden doch gänzlich andere Kriterien geprüft. Bei der Markenanmeldung müssen einzig die für die Eintragung dieses Zeichens als Marke einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sein.
Dass ein Zeichen ausschliesslich aus der Form der Ware mit künstlerischem oder dekorativem Wert besteht, impliziert auch noch nicht deren Zurückweisung. Vielmehr muss anhand objektiver und verlässlicher Kriterien ermittelt werden, ob sich der wesentliche Wert für den Verbraucher in grossem Masse aus der Form selbst ergibt oder eben aus anderen Gesichtspunkten, wie etwa die Geschichte der Gestaltung, die Art der Herstellung oder die Identität des Entwerfers.
Mithin lässt sich das Eintragungshindernis nicht schematisch auf Zeichen anwenden, die aus der Form der Ware bestehen, weder wenn diesen musterrechtlicher Schutz zukommt noch die Zeichen ausschliesslich aus der Form eines dekorativen Gegenstandes bestehen. Dies muss vielmehr im konkreten Einzelfall geprüft werden.
Der EuGH hat in seinem Gömböc-Urteil weitere Klarheit geschaffen im Hinblick auf die Auslegung der absoluten Ausschlussgründe für Formen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 | Buchst. e Ziff. ii sowie iii der Richtlinie 2008/95/EG, insbesondere hinsichtlich der Methode der Beurteilung der technischen Funktionalität von Formmarken.
In der bisherigen Rechtsprechung hatte der Gerichtshof bereits konstatiert, dass sich die Prüfung der Form nicht auf deren grafische Darstellung beschränkt, sondern alle wesentlichen Merkmale Eingang finden müssen, selbst wenn diese nicht sichtbar erscheinen. So kann etwa der (mögliche) Bestand eines Patentschutzes eine Indizwirkung für die Anwendung des Ausschlussgrundes haben.
In seiner Vorabentscheidung führte der EuGH näher aus, inwieweit für die Beurteilung der Frage, ob die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, die Wahrnehmung der massgeblichen Verkehrskreise Berücksichtigung finden kann, mithin die Beziehung zwischen objektiven und subjektiven Erwägungen.
Der EuGH hielt zunächst fest, dass das zuständige Amt eine zweistufige Prüfung zur Beurteilung der technischen Funktionalität vorzunehmen hat. Dabei sind in einem ersten Schritt die wesentlichen Merkmale des Zeichens zu identifizieren. Zwar muss die Beurteilung sich auf das Erscheinungsbild der Form stützen, aber es können auch ausserhalb der grafischen Darstellung nicht sichtbare Merkmale berücksichtigt werden. Im Rahmen dieses Kriteriums kann die Wahrnehmung durch das Publikum durchaus einfliessen.
Hingegen muss im zweiten Prüfungsschritt, bei welchem es zu bestimmen gilt, ob diese Merkmale einer technischen Funktion der Ware entsprechen, die zuständige Behörde ihre Feststellungen auf objektive und zuverlässige Quellen stützen. Allerdings ist es für die Annahme der technischen Wirkung ausreichend, wenn zumindest eines der hierfür erforderlichen wesentlichen Merkmale aus der grafischen Darstellung hervorgeht.
Sollte das ungarische Gericht zu der Annahme des Vorliegens einer technischen Funktion der Form in dem eigenständigen Aufrichten gelangen, kommt für die Eintragung des Gömböc als Marke wohl erschwerend hinzu, dass nach der europäischen Rechtsprechung die Verfügbarkeit von Formalternativen – anders aussehende Formgestaltungen mit der gleichen technischen Wirkung – einem Markenausschluss nicht entgegenstehen und auch die technische Wirkung der Form nicht durch erlangte Unterscheidungskraft überwunden werden kann.
Schliesslich wurde vom EuGH nochmals betont, dass verschiedene Immaterialgüterrechte an einer Produktform koexistieren können, die Form gleichzeitig als Marke, Design oder Patent registriert sein und zugleich urheber- sowie wettbewerbsrechtlichen Schutz geniessen kann. Diese Rechte stellen kein gegenseitiges systematisches Eintragungshindernis dar.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass nach dem EuGH für den wesentlichen Wert der Form zu unterscheiden ist, ob sich der Kaufentscheid des Konsumenten aus der Form per se ergibt oder nicht doch aus der dahinterstehenden Geschichte, Botschaft oder Person.