Développements récents en droit américain des brevets : l’épuisement des droits du titulaire

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Pierre Heuzé

• I.
  La jurisprudence « Lexmark »

  • 1.
    Faits
  • 2.
    Le raisonnement de la Cour
  • 3.
    Appréciation de la jurisprudence
• II.
  La jurisprudence « Monsanto »

  • 1.
    Faits
  • 2.
    Analyse
  • 3.
    Appréciation de la jurisprudence
• III.
  Conclusion concernant ces deux ­jurisprudences
• IV.
  Conséquences pour le droit suisse

La théorie de l’épuisement, selon laquelle la mise en circulation (e.g., par une vente) d’un exemplaire breveté empêche le titulaire de s’opposer à l’utilisation de l’exemplaire aliéné ainsi qu’à ses aliénations subséquentes, est une théorie relativement ancienne et ini­tialement applicable au droit des ­brevets. Ses origines sont multiples : aux États-Unis, son premier essor majeur provient d’une jurisprudence de 1852. La « First-sale Doctrine » ou « Exhaustion-doctrine » – terminologies anglaises pour la théorie de l’épuisement – est issue d’une première source doctrinale anglaise traitant du droit des brevets et de la possession d’un bien réel, affirmée par la première source jurisprudentielle américaine de 1852, confirmée 20 ans plus tard, considérant que seule une vente inconditionnelle pouvait épuiser les droits du titulaire. Un siècle plus tard, la Cour Suprême étendit le champ de cette théorie en considérant que la vente d’exemplaires non-brevetés mais incorporant les éléments essentiels du brevet (et pour lequel aucun autre usage non-contrefaisant n’était réalisable) épuisait les droits du titulaire du brevet. Cette décision fût interprétée restrictivement pendant les 20 années suivantes par les Cours fédérales d’appel qui refusèrent sur la base de cette décision l’épuisement des droits des brevets de procé- | dés. Avec la décision « Quanta », qui confirme l’application de cette théorie aux brevets de procédés, on aurait pu supposer que les questions relatives à l’épuisement seraient résolues. Or, on peut constater avec les jurisprudences « Bowman v. Monsanto » (rendue en 2013) puis la jurisprudence « Lexmark » (2017) que cette thématique est loin d’être épuisée.

En Europe, la théorie est apparue au début du XX^e siècle avec une jurisprudence allemande. Puis dans les années 70, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu une série de décisions confirmant un régime d’épuisement régional pour tout l’Espace Européen en matière de droit des brevets. En Suisse, la question de l’épuisement des droits du titulaire d’un brevet n’est apparue qu’à la fin du XX^e siècle, avec la très controversée jurisprudence fédérale « Kodak ». Suite à cette jurisprudence et après 8 ans d’intenses discussions, l’actuel art. 9a LBI a été adopté le 1^er juillet 2009. Depuis lors, une seule décision, en procédure sommaire, est intervenue : une décision du Tribunal fédéral des brevets appliquant un régime d’épuisement international pour des voitures comportant un turbocompresseur breveté.

Pourtant, les récents développements juridiques, notamment en droit américain, ont remis à jour cette théorie pour lui conférer un nouvel attrait. Les deux jurisprudences américaines de ces 5 dernières années, « Lexmark » et « Bowman », mettent en exergue deux points relativement peu discutés : quels sont les droits épuisés et à l’encontre de qui les limitations post-contractuelles sont-elles valables ? Ainsi, à partir de l’exposé des faits et du raisonnement de la Cour dans chacune des jurisprudences (respectivement sous I. et II.), nous analyserons la portée de ces deux jurisprudences tant en droit américain (ci-dessous III.) qu’en droit suisse.

Lexmark International, Inc. (ci-après : Lexmark) est une société vendant des imprimantes et les cartouches d’encre y relatives, qui sont couvertes par différents brevets dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis. Cette société propose à la vente les cartouches d’encre selon deux pratiques commerciales : a) la méthode habituelle dite « regular program » par lequel l’acheteur, en contrepartie du paiement du prix complet, peut disposer des cartouches sans aucune limitation contractuelle sur la revente et la réutilisation ; et b) une méthode de solde nommé « return program » par lequel l’acheteur ne peut pas revendre et réutiliser la cartouche d’encre acquise pour 80% du prix total. La société Impression Products, Inc. (ci-après : Impression) achète, auprès de particuliers aux États-Unis et à l’étranger, les cartouches d’encres usagées, y compris les cartouches d’encres à usage unique, afin de les revendre remplies aux particuliers.

Lexmark engagea une action en contrefaçon contre la société Impression pour les cartouches à usage unique vendues aux États-Unis et une action en interdiction de l’importation pour les cartouches en provenance de l’étranger. En première instance, l’action en contrefaçon fût acceptée tandis que l’action en interdiction d’importation fût rejetée. En appel, la Cour fédérale d’appel, entièrement constituée spontanément (sua sponte en banc), considéra les deux actions admissibles au motif que : 1) des restrictions d’utilisation et de revente clairement indiquées à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat de vente permettent au titulaire de faire valoir ses prérogatives vis-à-vis de l’exemplaire aliéné, la théorie de l’épuisement n’étant pas applicable ; et 2) la vente à l’étranger d’un exemplaire breveté n’épuise pas les droits du titulaire | aux États-Unis, même si l’acquisition par le tiers n’est pas limitée (vente inconditionnelle). La Cour Suprême des États-Unis accepta d’entendre l’affaire et décida le 30 mai 2017 que l’épuisement des droits du titulaire d’un brevet intervient s’il y a une vente, même si l’utilisation de l’exemplaire acquis lors de la vente est restreinte, et ce quel que soit le lieu de la vente. Ce faisant, la Cour Suprême intervient de manière surprenante et admet un régime d’épuisement international en matière de brevets d’invention.

La Cour Suprême a considéré que la société Impression a pu obtenir les cartouches d’encre de Lexmark depuis deux sources : aux États-Unis, par les particuliers directement, et depuis l’étranger par une importation des cartouches vendues par d’autres particuliers. La Cour a donc disjoint les deux sources afin de répondre à deux questions juridiques différentes : la validité des clauses post-contractuelles des contrats de vente et le champ d’application géographique du régime d’épuisement. En premier lieu, la Cour analyse si la revente des cartouches d’encres vendues aux États-Unis dans le cadre du « return program » peut être interdite contractuellement. Dans ce but, la Cour a procédé à l’examen de la jurisprudence à propos de la validité des restrictions post-contractuelles dans le cadre d’un contrat de vente et affirmé de manière unanime l’inapplicabilité de telles clauses lors d’un contrat de vente. Dans un second temps, la Cour Suprême examine si la vente à l’étranger d’exemplaires brevetés peut épuiser les droits du titulaire aux États-Unis, et tranche en faveur d’un régime d’épuisement international par 7 contre 1. Cette dichotomie réalisée par la Cour mettant en valeur les deux questions juridiques, nous suivrons donc cette division du raisonnement.

La société Lexmark peut-elle interdire, dans le cadre d’une action en contrefaçon du brevet, la revente des cartouches d’encres vendues aux États-Unis dans le cadre du programme « Return Program » ? Selon la Cour Suprême, qui commente et réaffirme les jurisprudences établies en la matière, cette question est depuis longtemps résolue : si le titulaire a choisi de vendre un exemplaire, cet exemplaire n’est plus dans les limites du monopole et devient dès lors la propriété individuelle de l’acheteur, avec les droits et bénéfices qui en découlent. Le titulaire ne pouvant plus s’opposer à l’utilisation de l’exemplaire aliéné. Ce principe n’est d’ailleurs pas limité au droit des brevets. Selon une interprétation des droits du titulaire, la Cour démontre que ces droits conférés par le brevet ne comprennent pas le droit de restreindre les aliénations subséquentes.

En sus de la réaffirmation du principe de liberté de revente des exemplaires licitement acquis, la Cour semble imposer aux Cours fédérales d’appel un changement de paradigme : la théorie de l’épuisement ne doit pas être interprétée comme une limite au pouvoir du titulaire d’interdire l’utilisation ou la vente d’exemplaire aliéné, mais comme une exception aux droits du titulaire. Cette théorie est une interprétation des principes des droits réels et de la liberté de jouir du bien mobilier licitement acquis.

Dans un second temps, la Cour a analysé les situations dans lesquelles cette défense n’est pas applicable : lors d’un contrat de licence, ou lorsque la mise en circulation des exemplaires a été réalisé sans le consentement du titulaire. Lorsqu’un exemplaire est remis à un tiers dans le cadre d’un contrat de licence, la Cour considère donc qu’une limite contractuelle est applicable car il n’y a pas de transfert de propriété (« passing title »), et l’épuisement des droits du titulaire n’est pas applicable.

Ce principe étant posé, la Cour Suprême tient toutefois à apporter deux éclaircissements par rapport à la jurisprudence fédérale. Dans un premier temps, le contrat de licence n’est pas la panacée à l’épuisement des droits : le fait que le donneur et le preneur de | ­licence aient conclu un contrat ne signifie pas pour autant que le donneur de licence peut s’opposer à toutes les mises en circulation ultérieures. En effet, si le preneur de licence exécute correctement le contrat de licence et vend des exemplaires (par un contrat de vente), cette vente aura tout de même pour effet d’épuiser les droits du titulaire, celle-ci ayant été réalisée avec l’autorité accordée par le contrat de licence.

Toutefois, dans un second temps, la Cour Suprême indique que le titulaire peut limiter l’effet de cette vente en obligeant ses preneurs de licences de prévoir une clause spécifique lors de l’aliénation des exemplaires. Afin d’illustrer cet effet, prenons en exemple un contrat de licence imposant au preneur de licence de ne procéder à la vente d’un exemplaire que si ledit contrat de vente interdit à l’acquéreur la revente de l’exemplaire acquis. Selon cet exemple, la Cour identifie deux hypothèses : une vente conforme par le preneur de licence mais un non-respect de l’obligation par l’acquéreur et une vente non conforme par le preneur de licence. Dans une première hypothèse, le preneur de licence exécute parfaitement ses obligations et conclut des contrats de vente stipulant une interdiction de revente commerciale que les acquéreurs ne respectent pas. Selon la Cour, le titulaire ne pourra pas faire valoir ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre de ces reventes, car la vente réalisée par le preneur de licence épuise les droits du titulaire, conformément à la jurisprudence « Hobbie ». Le titulaire pourra toutefois faire valoir la violation de l’obligation contractuelle du contrat de vente initial entre le preneur de licence et l’acheteur.

Afin de résoudre la problématique de la seconde hypothèse, c’est-à-dire lorsque le preneur de licence ne respecte pas volontairement son obligation et effectue une vente en dehors du cadre de la licence, la Cour Suprême rappelle sa conclusion de 1938, jurisprudence selon laquelle la vente d’un exemplaire breveté a été considéré comme réalisé « sans qu’il y ait une licence ». Selon cette jurisprudence, le titulaire a donc fait valoir son droit autant à l’encontre du preneur de licence qu’à l’encontre de l’acquéreur qui avait connaissance de la violation réalisée par le preneur de licence lors de la vente. Tout en précisant que la jurisprudence citée (et son interprétation dans cette affaire) ne doit pas être analysée comme une possibilité laissée aux titulaires d’imposer une restriction post-contractuelle aux acquéreurs, la Cour ne résout pas complétement la question plus épineuse de savoir si le titulaire peut s’opposer aux utilisations/reventes par des acquéreurs de bonne foi d’un exemplaire breveté mis en circulation par un preneur de licence non-respectueux de ses obligations contractuelles. En effet, d’une part, elle rappelle la spécificité de la jurisprudence en question : l’acquéreur ayant participé volontairement à la violation, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts. D’autre part, la Cour semble indiquer que cette jurisprudence pose un principe, considéré comme « modest » par la Cour, selon lequel le titulaire n’ayant pas donné son consentement (« authority ») au preneur de licence, la vente par ce dernier n’épuise pas les droits du titulaire.

Toutefois, la Cour, en se limitant aux faits spécifiques de l’affaire, se borne à énoncer la question, sans l’approfondir. Ainsi, elle considère qu’il y a eu transfert de la propriété des cartouches d’encre vendues aux États-Unis. Ce faisant, le titulaire ne peut plus se prévaloir des droits issus de son brevet et ne peut donc plus faire interdire la revente des cartouches en question. Puisque les restrictions post-contractuelles ne permettent pas d’interdire la revente des exemplaires aux États-Unis, la Cour a dès lors examiné le champ d’application géographique de la théorie de l’épuisement. Si le champ d’application géographique est national, Lexmark pourrait interdire l’importation et la revente aux États-Unis des cartouches d’encres vendues à l’étranger ; à l’inverse, si la théorie de l’épuisement est d’application internationale, le raisonnement concernant les restrictions post-contractuelles est applicable par analogie aux ventes réalisées aux États-Unis.

Dans un second temps, la Cour Suprême a examiné l’étendue géographique du régime d’épuisement. En se référant longuement à la récente jurisprudence « Kirtsaeng », les 8 juges ont rejeté les arguments de Lexmark tendant à démontrer la nécessaire distinction entre les deux cas. Bien que l’art. 35 USC 154 (a) accorde au titulaire « un droit d’exclure les tiers de faire, d’utiliser, de vendre, d’importer [les] produits [du titulaire] aux actes qui interviennent | aux États-Unis », la Cour Suprême reste persuadée que la théorie des droits réels (soit la primauté des droits réels sur les droits de propriété intellectuelle) telle qu’établie sous « Kirtsaeng », n’est pas limitée géographiquement. En sus de la prépondérance de cette théorie, la Cour rejette l’interprétation réalisée par le titulaire et les arguments relatifs à la théorie de la récompense. En effet, le titulaire considère que celui-ci ne peut pas recevoir un bénéfice pour l’épuisement des droits américains lors d’une vente réalisée hors États-Unis, du fait de la limite territoriale des droits conférés par les brevets américains et le Patent Act. Ainsi, en l’absence de droits étrangers, il n’y aurait pas de bénéfice, et ce faisant, pas d’épuisement à l’étranger. Toutefois, selon la Cour et confor­mément à sa précédente décision « Univis », cette théorie reste toujours applicable, notamment dans cette situation particulière, car le titulaire perçoit malgré tout un bénéfice. Ce bénéfice n’est pas garanti par le droit des brevets, raison pour laquelle l’application de cette théorie amène la Cour à affirmer que le « droit d’exclure » permet d’assurer au titulaire une seule récompense, quel que soit le montant pour lequel le titulaire a décidé d’aliéner la propriété réelle de l’exemplaire.

Étrangement, la Cour considère qu’elle a déjà répondu à la question du champ géographique du régime d’épuisement dans une précédente décision de 1890 : la jurisprudence « Boesch v. Gräff ». Cette jurisprudence se base sur la vente de « Brûleur à lampe » vendue par un fabricant allemand, titulaire d’un brevet allemand, à un importateur qui les revend aux États-Unis, pays dans lequel un brevet revendiquant les ­brûleurs en question était détenu par deux américains, sans lien avec le titulaire allemand. Les titulaires américains ont actionné en contrefaçon l’impor­tateur-revendeur, celui-ci se défendit en demandant l’application d’un régime international de la théorie de l’épui­sement. Les 9 juges de l’époque affirmèrent que la théorie de l’épuisement ne pouvait être d’ordre international, car les titulaires américains ne pouvaient pas recevoir un bénéfice sur les ventes réalisées par le titulaire allemand, ce dernier n’ayant pas l’autorité de vendre les exemplaires protégés aux États-Unis. De cette conclusion, les juges considèrent, aujourd’hui, qu’il s’agit d’une réaffirmation du principe selon lequel la vente autorisée par le titulaire épuise ses droits. Sur cette considération, la Cour conclut donc que la vente à l’étranger autorisée par le titulaire épuise les droits.

Enfin les juges ont examiné, avant de conclure, une proposition très intéressante du gouvernement américain (en tant qu’amicus) : le titulaire peut-il contractuellement réserver ses droits américains lors d’une vente à l’étranger ? Bien qu’admise par quelques jurisprudences « éparses et inconsistantes » – la plus récente (2001) « Jazz Photo » – cette proposition du Gouvernement américain n’est pas applicable, selon la Cour Suprême, car celle-ci repose sur les prémices d’un bénéfice en faveur du titulaire qui lui permettrait de retirer un bénéfice plus important aux États-Unis. Or, en aliénant un exemplaire, le titulaire accepte d’abandonner ses prétentions sur l’exemplaire quel que soit le lieu de sa mise en circulation. L’exclusivité conférée par le droit des brevets ne vise pas à assurer une récompense suffisante, mais qu’il y ait une unique récompense quel que soit le bénéfice réalisé.

Nous avons un avis plutôt positif quant à cette jurisprudence « Lexmark ». D’une part nous accueillons plutôt favorablement la conclusion : soit un régime d’épuisement des droits du brevet reposant sur l’intention du titulaire de procéder à une vente, soit à un transfert de la propriété de l’exemplaire breveté. Nous approuvons également le rappel de la distinction essentielle entre le contrat de licence et le contrat de vente.

D’autre part, nous nous étonnons des raisons de l’élargissement du champ géographique sans toutefois le rejeter. En effet, la Cour se base principalement sur la jurisprudence « Kirtsaeng » pour admettre une similarité entre les deux régimes et conclure à l’élargissement du champ d’application géographique de la théorie de l’épuisement. Toutefois, à notre avis, il existe plusieurs différences majeures entre ces deux décisions : 1) une différence entre les deux législations en question ; 2) une différence de portée entre les deux régimes d’épuisement.

En premier lieu, le droit d’auteur américain prévoit une disposition spécifique à propos de l’épuisement des droits dont l’interprétation a mené la Cour à admettre le caractère international du fait de l’absence de limite territoriale, tandis que le droit américain des brevets est quant à lui privé de toute disposition traitant de l’épuisement des droits. En second lieu, nous considé- | rons que l’analogie entre le droit d’auteur et le droit des brevets n’est pas aussi évidente. Car bien qu’ayant certaines similarités, les deux systèmes diffèrent sur un certain nombre de points : nécessité d’enregistrement national, durée de protection, portée des droits conférés. De plus, contrairement au système du droit d’auteur protégeant les auteurs de manière plus ou moins harmonisée à travers le monde, le système international des brevets est loin de l’être : un brevet accordé aux États-Unis ne signifie pas qu’un brevet sera accordé en Suisse, ni même que les revendications de chaque brevet seront identiques. Dès lors, comme le note la Juge Ginsburg dans son opinion dissidente, la ­con­clusion selon laquelle le droit d’auteur et le droit des brevets sont identiques paraît inadéquate. Ce faisant, bien que nous accueillions favorablement cette opinion, nous rejetons une analogie aussi directe entre les deux régimes juridiques.

En conclusion, nous apprécions la précision apportée par cette jurisprudence quant aux types d’action possibles dans cette situation particulière : la vente d’un exemplaire breveté ne permet donc pas au titulaire d’agir en contrefaçon pour la violation du brevet, mais une action pour la violation contractuelle reste possible. Toutefois, une question, non-soulevée dans les mémoires des parties, et qui n’a pas donc été traitée par la Cour, est de déterminer quels droits sont épuisés selon cette théorie ? A priori, il semblerait que la first sale doctrine ne soit applicable qu’aux droits exclusifs d’importation et de revente (comme semble le suggérer cette jurisprudence). Mais l’application de cette doctrine comprendrait-elle d’autre droits, notamment le droit de faire des copies ? Afin de répondre à cette question de manière plus détaillée, nous nous référerons à une autre décision récente relative à l’épuisement des droits d’un titulaire sur un matériel biologique breveté.

Étonnamment, la jurisprudence « Lexmark » ne fait aucune référence à la plus récente décision de la Cour Suprême : « Monsanto v. Bowman », rendue en 2014. Bien qu’elle ait fait l’objet de nombreux commentaires, la question traitée par la Cour Suprême, dans cette affaire, porte sur l’étendue des droits qui sont considérés comme épuisés par la vente d’un exemplaire biologique. À la différence de la jurisprudence « Lexmark » qui examine les conditions de la vente, la jurisprudence « Bowman » examine l’épuisement du droit d’utilisation et plus particulièrement si ce droit comprend le droit de créer une copie ou s’il consiste en un seul droit d’utilisation de l’exemplaire breveté. Après un bref rappel des faits, nous verrons à la lumière de la jurisprudence Lexmark si une analyse particulière peut être apportée.

Les brevets de Monsanto en question revendiquent l’application du Round-up Ready™ ou glyphosphate (un herbicide très puissant) sur un champ ainsi que les plantes résistantes à cet herbicide, l’application de l’herbicide dans un champ permettant d’améliorer le rendement des cultures en éliminant toutes les plantes indésirables ne disposant pas de la résistance protégée.

M. Bowman, agriculteur de l’Indiana, a conclu avec Monsanto un contrat de licence (« Technology License Agreement ») pour la culture de graines de soja. Par la conclusion de ce contrat, Monsanto a accordé à M. Bowman le droit de cultiver les graines pour une seule récolte et le droit de vendre cette première génération de graines de soja pour la consommation alimentaire ou pour d’autres utilisations non-agricoles. Conformément au contrat et comme tous les agriculteurs voisins, Bowman vendit le produit de sa première récolte au silo à grain local qui stocke les graines de soja du même type, de mêmes variété et qualité.

Au lieu d’acheter des nouvelles semences auprès de Monsanto pour un second semis, M. Bowman décida d’acquérir auprès du silo à grain local un mélange de graines de soja (dont des graines brevetées par Monsanto). En effet les seconds semis sont souvent plus risqués du fait de la dégradation des conditions météorologiques de fin de saison. M. Bowman acheta donc ce mélange auprès du silo local et cultiva ce mélange en y appliquant du glyphosphate (tuant ainsi toutes les semences qui ne bénéficiaient pas de la technologie Round-up Ready™). Il cueillit le produit de sa récolte qu’il réutilisa à plusieurs reprises. Après plusieurs années de cultures, M. Bowman se vit demander par Monsanto le paiement des redevances pour l’utilisation des semences en question. Le jugement de la Cour de District, confirmé par la Cour fédérale d’appel, condamna l’agriculteur au paiement d’environ USD 85 000, à titre de dommages-intérêts. Décision qui fut confirmée par la Cour Suprême, malgré l’argumentation répétée de l’épuisement des droits de Monsanto sur les graines de soja licitement acquises par M. Bowman.

La Cour Suprême examina en premier lieu, au regard de la théorie de la récom- | pense, si la théorie de l’épuisement s’applique à tous les droits accordés par le brevet ou si son application est limitée à certains droits. Dans ce but, la Cour Suprême vérifia si l’effet de l’application de cette doctrine concernait le droit d’utiliser (« right to use ») et non le droit de faire des copies (« right to make »). En raisonnant a contrario, la Cour examina les conséquences de l’extension du régime d’épuisement au droit de fabrication et conclut qu’une extension de l’épuisement au droit de faire des copies irait à l’encontre de la volonté du législateur qui a souhaité accorder au titulaire la possibilité de recevoir un bénéfice (« reward ») pour une période déterminée. En effet, le titulaire ne pourrait pas, dans une telle hypothèse, percevoir une récompense pendant les 20 ans de validité du brevet. Dans un tel cas, son bénéfice serait limité à la valeur acquise lors de la première vente. Ainsi le droit au contrôle de la multiplication est essentiel pour l’inventeur afin qu’il puisse bénéficier d’une récompense. Ce faisant, en réaffirmant la théorie de la récompense selon laquelle la vente d’un exemplaire permet au titulaire de récupérer une récompense et épuise son droit sur l’exemplaire aliéné, les 9 juges ont considéré unanimement que la vente d’un exemplaire ne permet pas à l’acquéreur de procéder à la fabrication d’un autre exemplaire.

Dans un second temps, et après avoir constaté que le droit de fabrication n’est pas épuisé par la vente, la Cour s’est penchée sur les deux axes de la défense de M. Bowman : le premier visant l’application de la théorie à l’utilisation des graines car les agriculteurs ne font pas des copies, mais ne font qu’utiliser les graines acquises ; puis dans un second axe de défense : une exclusion de responsabilité puisque ce sont les graines qui poussent et font des copies et non l’agriculteur.

Très sceptique quant à cette argumentation, la Cour considéra tout d’abord que les agriculteurs, comme Bowman, achètent des semences, y appliquent du glyphosphate (tuant toutes les graines n’ayant pas la caractéristique conférée par la technologie Roundup Ready) et recueillent plus de graines que celles initialement acquises. Il y a donc une création de nouvelles copies. Dans un second temps, la Cour considéra que l’agriculteur n’est pas qu’un simple observateur de la violation des droits réalisée par les graines : celles-ci n’ont pas poussé de manière spontanée ni créé 8 champs parfaitement rectangulaires de soja. De plus, Bowman a participé à cette viola­tion en sélectionnant spécifiquement les graines contenant la technologie Mon­santo par application du glyphosphate. Pour cette raison, la Cour a considéré unanimement que Bowman a créé des copies des graines de soja brevetées.

Cette jurisprudence est bienvenue par la précision apportée à l’étendue de la portée de la théorie de l’épuisement. En rappelant que la vente d’un exemplaire ne permet pas à l’acquéreur de faire des copies de l’exemplaire, même lorsque l’exemplaire en lui-même est capable de produire lui-même les copies, la Cour limite pleinement cette exception à la portée du droit du titulaire.

Jusqu’en 2013, la Cour Suprême ne semblait pas favoriser une théorie par rapport à une autre vis-à-vis de l’application de l’épuisement des droits du titulaire. Avec la jurisprudence « Bowman v. Monsanto », il semble que la Cour assume pleinement l’application de la théorie de la récompense (discutée tout au long de l’opinion rendue) et ne discute presque pas la question de la propriété réelle des biens vendus.

Toutefois, nous pensons que la portée de cette jurisprudence est limitée. En effet, les faits très spécifiques de cette jurisprudence ne permettent pas d’établir une règle générale pour les technologies auto-réplicatives. Ainsi l’application de l’herbicide par l’agriculteur a été déterminante, à notre avis, pour admettre sa participation à la | contrefaçon des graines de soja – ceci expliquant l’absence de référence de la jurisprudence « Lexmark » à cette récente décision.

En conclusion, la jurisprudence « Bowman v. Monsanto » illustre bien la distinction à faire quant aux droits d’utilisation du brevet qui sont épuisés par l’aliénation de l’exemplaire. La Cour a condamné l’agriculture Bowman pour avoir créé des copies et avoir mis en œuvre la règle technique protégée (en appliquant du glyphosphate sur le mélange acquis) pendant plusieurs années. À notre avis, cette théorie permet de considérer comme épuisé le droit spécifique relatif à l’exercice de la règle technique revendiquée. Ce droit d’utilisation ne doit donc pas être considéré comme un droit général d’utilisation de l’exemplaire.

La jurisprudence « Impression v. Lexmark » traite, quant à elle, des conditions d’application de la théorie de l’épuisement des droits. Ainsi selon cette théorie, il ne peut y avoir de droits de propriété intellectuelle épuisés qu’en présence d’une vente par le titulaire, ou consentie par ce dernier, quel que soit le pays de mise en circulation. La Cour a longuement répété que pour déterminer s’il y a une vente d’un exemplaire breveté, il est nécessaire d’établir une volonté du titulaire de transférer la propriété de l’exemplaire, cette notion se rapprochant du droit des biens réels.

En sus de l’extension du champ géographique du régime d’épuisement, la Cour effectue une distinction entre droit de propriété intellectuelle et droit des contrats : lors d’une vente consentie par le titulaire, ses droits de propriété intellectuelle sur l’exemplaire sont inconditionnellement épuisés ; le titulaire ne pourra plus ainsi faire valoir son droit de propriété intellectuelle malgré toutes les restrictions contractuelles mises en place pour conserver ce droit. Néanmoins, nous considérons que ce système des restrictions contractuelles pourra subsister face à un importateur d’exemplaires originaux. En effet, la Cour Suprême rejette uniquement l’action en contrefaçon sans pour autant dénier la possibilité d’une action en dommages-intérêts pour une violation contractuelle.

Un point discutable de cette jurisprudence est l’absence de réponse de la Cour quant à l’acquisition de bonne foi d’un exemplaire par un tiers : si le ­preneur de licence n’a pas exécuté ­correctement ses obligations contractuelles, la Cour semble conclure que les ventes réalisées par le preneur de licence n’ont pas été réalisées avec le consentement du titulaire. Les exemplaires devant dès lors être considérés comme des contrefaçons, le titulaire pourra agir à l’encontre de l’acquéreur de bonne foi. Dès lors, et en l’absence de réponse, nous pensons que le titulaire qui souhaite éviter à tout prix l’épuisement de ses droits, devrait mettre en place un système de chaîne de contrats de licence, par lequel le titulaire exprime clairement sa volonté de ne pas aliéner la propriété des exemplaires.

À travers l’analyse de ces deux jurisprudences, nous avons pu constater que la question de l’épuisement reste limitée à l’exemplaire breveté aliéné. L’application de la théorie de l’épuisement est également fonction de l’intention du titulaire au moment de la mise en circulation de cet exemplaire. Ainsi, ces jurisprudences confirment les principes généraux de la théorie de l’épuisement : pour qu’il y ait épuisement du droit d’aliénation subséquente et du droit d’utilisation de l’exemplaire licitement acquis, des exemplaires originaux doivent avoir été commercialisés et cette aliénation est volontaire par le ­titulaire (ou avec son consentement).

Quels enseignements tirer de ces deux jurisprudences ? Bien que la situation juridique en Suisse soit bien différente du fait de la codification à l’art. 9a LBI du régime d’épuisement pour les brevets d’inventions, nous considérons que les questions soulevées par ces deux jugements sont pertinentes.

D’une part, l’internationalisation du champ d’application en droit américain semble refléter une tendance globale vers une extension géographique de cette théorie. Cette tendance, constatée depuis un certain nombre d’années, a également suscité des réactions en Suisse au moment de l’adoption de l’art. 9a LBI. Bien que cet article prévoit, à | l’al. 4, un régime d’épuisement international par défaut, ce régime n’est pas applicable si le titulaire prouve que la règle technique protégée et prétendument violée revêt une importance suffisante par rapport à la fonction utilitaire de l’objet dans sa globalité. Ainsi, il a été considéré que l’absence de bruit émis par un turbocompresseur n’a pas une importance suffisamment élevée par rapport à un véhicule particulier pour admettre une restriction du régime d’épuisement et permettre au titulaire de s’opposer à l’importation des véhicules incorporant le turbocompresseur protégé. L’al. 5 de cet article prévoit même un régime national pour certaines catégories de produits.

La jurisprudence « Lexmark » soulève une question intéressante en droit suisse : la mise en circulation d’un exemplaire par un preneur de licence peut-elle être considérée comme ayant été réalisée sans le consentement du titulaire, du fait de l’imparfaite exécution du preneur de licence ? Ou de manière simplifiée : ce titulaire peut-il agir à l’encontre de l’acquéreur de bonne foi ayant acquis licitement un exemplaire breveté, car celui-ci profite d’une inexécution contractuelle ?

Cette question a été très récemment abordée par la doctrine qui semble y répondre négativement, sur la base d’une analyse de la jurisprudence dé­lictuelle et de la concurrence déloyale. Selon Muhlstein, la « ‹ simple › utilisation d’une violation d’un contrat […] ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO », et ne constitue pas non plus un acte de concurrence, sous réserve de circonstances particulières. Dans la jurisprudence « Dior », en matière de marque et de contrat de distribution sélective, le Tribunal fédéral a considéré que la responsabilité du tiers ne peut être engagée qu’en présence de circonstances particulières, et plus précisément si ce tiers a usé de moyens déloyaux pour bénéficier des effets de la violation. À notre avis, cette position correspond également à l’avis des juges de la Cour Suprême des États-Unis ­citant la décision « General Talking Pictures Corp » qui condamna le tiers ayant eu connaissance de la violation réalisée par le preneur de licence.

D’autre part, la décision « Mon­santo » rappelle que le régime d’épuisement des droits ne s’applique qu’à deux droits très spécifiques : le droit d’aliénation subséquente (parfois également nommé : le droit de distribution) et le droit de faire usage de la règle technique protégée et incorporée dans l’exemplaire. L’acquéreur ne dispose pas d’une liberté de créer de novo une copie de l’exemplaire : cette différence est également matérialisée en droit suisse dans la version allemande de l’art. 9a al. 1 LBI : l’utilisation en tant que « Brauchen » ne recoupe pas la même notion que l’art. 8 al. 1 comprise au sens de « Benützung ». Ainsi, selon nous, l’utilisation codifiée par l’art. 9a LBI vise l’usage de la règle technique revendiquée par le brevet et non l’une des multiples utilisations, telles que codifiées à l’art. 8 al. 2 LBI.

En outre, d’après la jurisprudence « Kodak » (ATF 126 III 129), la comparaison entre droit d’auteur et droit des brevets n’est pas aussi directe que semble l’admettre la Cour Suprême, raison pour laquelle en droit suisse, le régime d’épuisement est différent selon le type de droit de propriété intellectuelle (international pour les marques et les droits d’auteur, différencié en matière de brevets, national pour les obtentions végétales et les circuits intégrés, et par défaut national pour les designs). Toutefois, en matière de ­brevet revendiquant de la matière biologique (ou l’application d’un procédé à un matériel biologique), nous constatons une différence avec la décision américaine. L’art. 9a al. 3 LBI accorde à l’acquéreur la possibilité de faire une seule et unique multiplication de l’exemplaire acquis, pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation prévue, déterminée selon nous de manière objective. Sur ce point, la jurisprudence américaine est nettement plus restrictive et considère toute multiplication comme une création de novo.

En conclusion, la nouvelle jurisprudence américaine « Lexmark » est la bienvenue puisqu’elle rappelle les principes fondamentaux de propriété intellectuelle en distinguant bien le contrat de vente du contrat de licence ainsi que leurs conséquences. Par la vente, l’acquéreur obtient les droits réels sur l’exemplaire. En concluant un tel contrat, le titulaire accepte que son droit d’aliénation et son droit d’utilisation, en tant qu’utilisation de la règle technique faisant usage des forces de la nature, soient épuisés par l’aliénation de l’exemplaire. À l’inverse, par le contrat de licence, le titulaire retient la propriété et ses droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être épuisés.