Développements récents en droit des marques

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Ella Meyer,
MLaw, Berne.

Le 21 novembre 2024 s’est tenue à Genève la 21^ème édition du séminaire sur les «Développements récents en droit des marques», organisé conjointement par le Licensing Executive Society Switzerland (LES-CH) et l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette année, les organisateurs ont élargi le programme aux droits des designs.

Me Carole Aubert et Philippe Vieira, tous deux représentants de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (ci-après: FH) ont ouvert le séminaire avec une présentation sur le rôle des droits des marques et du design dans l’horlogerie suisse.

Selon Me Carole Aubert et Philippe Vieira, l’horlogerie suisse, forte de son histoire plusieurs fois centenaire et de la diversité de ses modèles, doit relever deux principaux défis: protéger ses designs iconiques face à la prolifération des copies et gérer les contraintes techniques liées aux montres (dimensions, composants, etc.), où les innovations sont souvent discrètes ou essentiellement fonctionnelles (mouvement, étanchéité, etc.). Pour répondre à ces enjeux, les orateurs de la FH ont exposé lors de cette première partie les différents titres de protection octroyés en droits des marques et des designs: l’enjeu étant d’exploiter pleinement les outils de propriété intellectuelle pour garantir une protection maximale du produit.

Les orateurs ont commencé par présenter les points de convergences et de divergences entre le droit des marques et des designs, y compris s’agissant de l’enregistrement de ces deux titres de protection. Les marques protègent des signes distinguant les produits ou services d’une entreprise («indication de provenance»), tandis que les designs protègent l’aspect extérieur d’un produit ou d’une partie de produit​¹. Les marques peuvent prendre la forme notamment de mots, lettres, chiffres, représentations graphiques, formes en trois dimensions, seuls ou combinés, ou avec des couleurs; les designs sont caractérisés par la disposition de lignes, surfaces, contours, couleurs ou matériaux​². La protection des marques est renouvelable indéfiniment sous condition d’usage, alors que celle des designs est limitée à 25 ans, sans obligation d’utilisation​³.

Me Carole Aubert et Philippe Vieira ont souligné l’importance pour les entreprises horlogères de combiner la protection des marques et des designs pour défendre les modèles horlogers contre les contrefaçons, avec l’objectif de privilégier une protection en droit des marques en raison de sa plus grande portée. Dans certains cas, l’objet est premièrement enregistré comme design. Si la forme dépasse les critères fonctionnels ou esthétiques et parvient à renvoyer à une entreprise déterminée, elle est alors dotée du caractère distinctif et peut être admise à l’enregistrement à titre de marque lorsqu’elle acquiert une notoriété sur le marché. Les orateurs ont cité comme exemple l’horloge CFF initialement protégée en tant que design, puis enregistrée en 2003 comme marque tridimensionnelle en tant que marque imposée.

Les orateurs ont ensuite présenté l’arrêt du TF 4A_565/2016 du 2 mai 2017. Dans cet arrêt, la Haute Cour a analysé les caractéristiques essentielles de deux designs horlogers en conflit. Elle a exclu de la comparaison des éléments comme la lunette circulaire et les motifs floraux, jugés banals et répandus dans l’industrie horlogère. Le TF a conclu ainsi que les deux designs dégageaient une impression générale distincte, de sorte que le design contesté n’entrait pas dans le champ de protection du design antérieur au sens de l’art. 8 LDes. Dans cet arrêt, le TF a par ailleurs examiné le conflit sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. d LCD; or, toute concurrence déloyale a été niée, au motif notamment que, sur le marché, les marques étaient apposées sur chaque cadran ce qui permettait d’éviter tout risque de confusion. Ainsi, des petits détails peuvent, selon les intervenants jouer un rôle important dans les secteurs où la possibilité de création est effectivement restreinte (comme dans l’horlogerie et la bijouterie) et où le destinataire du produit consacre plus d’attention aux détails. Cette décision souligne l’importance de la protection des caractéristiques essentielles des designs et montre comment l’ajout d’une marque peut, par exemple, prévenir des risques de confusion.

Philippe Vieira et Me Carole Aubert rappellent que les marques tridimensionnelles peuvent être refusées à l’enregistrement si elles manquent de caractère distinctif, si elles se limitent à des signes banals, descriptifs ou purement fonctionnels, si elles constituent la nature même du produit ou de son emballage ou sont techniquement nécessaires. Cependant, une forme tridimensionnelle appartenant au domaine public peut être protégée si elle est combinée avec des éléments verbaux ou figuratifs qui ne sont ni descriptifs ni fonctionnels et qui s’écartent suffisamment de la diversité des éléments existants dans le domaine des produits concernés (cf. TAF B-4112/2022)​⁴. Ainsi, une marque 3D peut prolonger le droit à une protection d’un modèle devenu iconique et être plus facile à mettre en œuvre. Mais là aussi, aucun signe techniquement nécessaire ne sera admis, même s’il devait remplir les conditions pour être enregistré comme marque imposée (ATF 147 III 517, consid. 6.1).

Les intervenants ont ensuite évoqué l’arrêt du TF 4A_61/2021 sur les capsules Nespresso, dans lequel le TF a annulé l’enregistrement de la marque tridimensionnelle en raison de motifs techniques et d’un manque de caractère distinctif. Les formes techniquement nécessaires ne peuvent jamais être protégées en tant que marques 3D, même si elles se sont imposées dans le commerce. Contrairement à la pratique européenne, qui considère l’existence d’un brevet comme un obstacle automatique à l’enregistrement d’une marque 3D, le TF a examiné en détail les formes alternatives. À ce propos, le TF rappelle que les concurrents doivent avoir accès à des solutions équivalentes, sans désavantages, notamment financiers. Quand bien même d’autres formes pourraient être possibles, il souligne encore que ces formes alternatives doivent se distinguer suffisamment dans l’esprit du public de la forme déposée, ce qui n’est pas le cas s’agissant des alternatives à la forme Nespresso.

Enfin, l’arrêt des lapins Lindt contre Lidl (TF 4A_587/2021) a été présenté pour illustrer la question du risque de confusion entre des formes en trois dimensions. Dans cette affaire, le TF a retenu qu’en raison de la grande notoriété de la forme des lapins Lindt, le public peut être amené à présumer un faux lien entre les lapins en chocolat en conflit, ce qui porte atteinte à la fonction distinctive de la marque Lindt. En effet, pour les juges de Mon-Repos, le lapin offert par Lidl reprend les caractéristiques essentielles qui font que le lapin Lindt soit à ce point connu, ce qui a été de nature à fonder le risque de confusion.

Le séminaire s’est poursuivi par un tour d’horizon de la jurisprudence communautaire récente présenté par Me Emmanuelle Limouzy, du Cabinet Marchais & Associés, à Paris. L’exposé a porté sur les arrêts importants durant l’année 2024 du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

À titre préliminaire, Me Emmanuelle Limouzy a rappelé l’obligation et donc l’importance d’un usage sérieux de la marque afin de prévenir sa déchéance. Elle a insisté sur la nécessité de conserver des preuves solides de cette utilisation. En droit européen, les exigences sont particulièrement strictes pour justifier l’exploitation de la marque.

Me Emmanuelle Limouzy a commencé avec l’arrêt T-58/23 (TUE, Supermac’s Holdings Ltd/EUIPO – McDonald’s), qui illustre le risque de déchéance pour non-usage sérieux.

En 2017, Supermac’s, une chaîne irlandaise, a déposé la marque «Supermac’s» en classes 30 et 43 en Europe, entraînant des oppositions de McDonald’s basées notamment sur sa marque européenne «Big Mac». En réponse, Supermac’s a engagé une procédure en déchéance pour défaut d’usage sérieux devant l’EUIPO de la marque «Big Mac» par McDonald’s. La décision de l’EUIPO a conduit à la déchéance partielle pour des produits et services spécifiques, car la chaîne n’avait pas prouvé de manière suffisante l’usage de sa marque. McDonald’s a formé un recours contre cette décision et la Chambre de recours a rétabli certains de ses droits. Par la suite, Supermac’s a déposé un recours devant le TUE, qui a annulé la marque «Big Mac» pour certains produits comme les sandwiches au poulet, les aliments à base de volaille et certains services en raison du manque de preuves suffisantes concernant l’usage sérieux (en termes de volume, fréquence et durée). Les quelques documents produits par McDonald’s (impressions d’affiches publicitaires, des captures d’écran de comptes Facebook, de TV, des menus, etc.) n’étaient pas datés de manière complète et largement insuffisants. Cela démontre l’importance, même pour les marques renommées, de collecter des preuves détaillées et objectives de l’usage de la marque.

Me Emmanuelle Limouzy poursuit la présentation de la jurisprudence européenne avec l’arrêt R 192/2021-2 (EUIPO, Chambre des recours, HERMES INTERNATIONAL v/Markus Bennemann), qui traite de la distinctivité et de l’usage du H stylisé d’HERMES. La question centrale est de savoir si une marque, reproduite sur un produit, conserve sa fonction d’indication d’origine ou devient un simple élément décoratif.

En 2016, HERMES a déposé une marque figurative internationale (IR) désignant l’UE pour des produits de la classe 25. En juin 2022, Markus Bennemann a engagé contre la partie UE de la marque une action en déchéance pour défaut d’usage sérieux, affirmant que les éléments apportés par HERMES montraient un usage à titre ornemental et non de marque. La division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à cette demande mais HERMES a fait appel, soutenant premièrement qu’une marque de l’UE peut se composer de tout signe dès lors qu’il sert à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres et, deuxièmement, que l’utilisation de la marque en tant qu’empeigne pour les chaussures, est courante dans le domaine du luxe, le public étant ainsi habitué à reconnaître la forme comme constituant une marque, et donc une indication d’origine.

La chambre de recours a reconnu que la marque contestée possédait un certain degré de caractère distinctif et ne pouvait être considérée comme générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif. Elle a estimé qu’elle ne serait pas perçue uniquement comme un élément ornemental et a confirmé sa protection pour certains produits, notamment les sandales, les anneaux pour foulards, les t-shirts et les sweatshirts.

Dans l’arrêt C-334/22, Me Emmanuelle Limouzy a analysé la jurisprudence récente sur l’utilisation de signes similaires à des marques pour des pièces détachées automobiles. Audi AG, titulaire d’une marque européenne figurative, a intenté une action en contrefaçon contre la société polonaise GQ pour la vente de calandres reproduisant l’emplacement de son logo. La CJUE a jugé que l’utilisation de GQ constituait un usage inapproprié dans la vie des affaires​⁵, portant atteinte aux fonctions essentielles de la marque (qualité et origine des produits) et ne relevant pas d’une fonction technique. L’exception d’utilisation référentielle a également été écartée, car GQ cherchait à rendre sa pièce de rechange visuellement identique à la calandre d’origine, une situation non couverte par l’article 14(1)(c) RMUE.

Me Limouzy a mis cette décision en lien avec la réforme européenne des dessins et modèles (Directive publiée le 18 novembre 2024), qui vise à libéraliser leur protection, notamment pour les pièces de rechange par le moyen de la clause de réparation. L’arrêt exposé ci-dessus semble limiter l’application de cette clause de réparation puisque – du point de vue de la marque – la pièce de rechange ne peut pas contenir d’élément reprenant la marque du fabricant d’origine, alors que – du point de vue des modèles – pour que la clause de réparation s’applique, il faut que la pièce de rechange soit visuellement identique à la pièce d’origine. De futures précisions quant à cette thématique sont donc à prévoir.

Me Emmanuelle Limouzy a poursuivi sa présentation avec l’arrêt T-604/2022. La Société du Tour de France, titulaire des marques «TOUR DE FRANCE» et «LE TOUR DE FRANCE», s’est opposée à l’enregistrement de la marque européenne «TOUR DE X», visant des produits et services similaires. Malgré l’identité et la similarité de plusieurs produits et services, ainsi que la renommée des marques antérieures, l’EUIPO a rejeté l’opposition, décision confirmée par le TUE. Le TUE a estimé que l’expression «tour de» présentait un caractère distinctif faible, voire inexistant, car elle est couramment utilisée dans le contexte sportif. De plus, la lettre «X», stylisée et colorée, dominait visuellement la marque postérieure avec un degré de distinctivité moyen. Par ailleurs, l’expression «Tour de X» n’a pas été jugée comme portant atteinte à la renommée des marques TOUR DE FRANCE ni profitant injustement de leur notoriété, la mention «Tour de» étant perçue comme descriptive et commune dans le milieu sportif. Le TUE a adopté une position stricte en jugeant que la renommée exceptionnelle des marques TOUR DE FRANCE ne suffisait pas à compenser leur faible distinctivité intrinsèque, malgré des produits et services partiellement identiques, montrant ainsi les limites de la protection des marques faibles, mêmes renommées.

TOUR DE France LE TOUR DE France

La société Volvo a déposé une demande de marque pour un phare automobile, refusée par l’EUIPO pour absence de caractère distinctif. Le TUE a annulé cette décision, rappelant que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour apprécier le caractère distinctif​⁶: une marque doit se différencier substantiellement des formes de base du produit, communément utilisées dans le commerce et ne pas apparaître comme une simple variante de ces formes. Toutefois, le TUE tempère cette affirmation en estimant que, bien que l’existence de caractéristiques originales ne soit pas une condition sine qua non, leur présence peut conférer le degré requis de distinctivité à une marque qui en serait autrement dépourvue. Il faut, cependant, que les caractéristiques de la forme soient suffisamment marquées pour que le consommateur distingue l’origine du produit sur la seule base de sa forme. En l’espèce, la forme particulière du phare déposé a été jugée apte à capter l’attention du public et à remplir la fonction d’identification d’origine. Le Tribunal a donc conclu que la marque disposait du minimum de caractère distinctif requis et a annulé la décision de l’EUIPO.

L’arrêt du T-647/22 du 6 mars 2024 (Puma/EUIPO – Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV), présenté par Me LIMOUZY, porte sur l’auto-divulgation d’un modèle pouvant entraîner l’invalidation de sa protection si ce modèle est rendu public avant son dépôt. Puma avait enregistré un modèle communautaire pour une chaussure en juillet 2016. Cependant, en 2019, l’EUIPO a annulé cet enregistrement pour absence de caractère individuel, en s’appuyant sur une photo publiée sur Instagram en décembre 2014. La publication montrait la chanteuse Rihanna portant une chaussure très similaire. Le TUE a confirmé la divulgation, soulignant que la notoriété de Rihanna et sa visibilité mondiale avaient rendu le modèle connu également des milieux spécialisés.

Me Limouzy a poursuivi avec la présentation de l’arrêt T-210/23 du 10 juillet 2024 (Azienda Agricola F.Illi Buccelleti Srl./EUIPO – Sunservice Srl) portant sur la force probante des attestations en tant qu’éléments de preuve dans les procédures de nullité des dessins ou modèles. Le TUE a rappelé que, pour prouver la divulgation effective d’un modèle antérieur, il est nécessaire de fournir des éléments concrets et objectifs, et non de simples probabilités ou présomptions. Les attestations doivent être fiables, corroborées par d’autres preuves (comme des photographies), issues de tiers ne présentant aucun lien de subordination. Elles doivent démontrer de manière raisonnable la divulgation sur le marché.

Me Emmanuelle Limouzy a terminé sa présentation en mettant l’accent sur certains principes de procédure à l’aune de l’arrêt T-10/223 du 13 décembre 2023 (Light Tec Ltd/EUIPO – DecoTrend GmbH). Dans cet arrêt, le TUE a rappelé que les faits ou preuves tardives peuvent être pris en compte à la seule condition qu’ils soient en lien direct avec ceux déjà présentés. Il ne s’agit toutefois pas de permettre de modifier ou d’élargir l’objet du litige​⁷, lequel est déterminé par la demande en nullité. Il n’est donc pas possible d’y intégrer ultérieurement de nouveaux dessins ou modèles antérieurs, car cela prolongerait la procédure et changerait son cadre initial. L’EUIPO doit ainsi se limiter aux dessins ou modèles explicitement mentionnés dans la demande initiale pour examiner leur impact sur la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

La parole a ensuite été donnée à Sabine Büttler, greffière au Tribunal administratif fédéral (TAF), pour présenter les principaux arrêts rendus au cours de l’exercice 2023/2024. Pendant cette période, dix-huit arrêts matériels ont été rendus en relation avec l’art. 2 LPM​⁸ et dix-huit autres avec l’art. 3 LPM​⁹. Cet article propose une sélection des arrêts présentés réalisée par la rédactrice.

Dans l’arrêt B-1958/2022, le TAF a statué sur la possibilité d’invoquer l’exception de non-usage d’une marque dans une procédure d’opposition avant l’expiration du délai de carence de cinq ans, prévu à l’art. 12 LPM. Le délai de carence n’était pas encore écoulé au moment de l’invocation de l’exception de non-usage, mais était échu au moment de la prise de décision par l’IPI; cependant, ce dernier n’avait pas examiné l’usage de la marque opposante.

Le TAF a confirmé sa jurisprudence Gerflor/Gemflor (B-6675/2016), selon laquelle l’exception de non-usage peut être soulevée avec le dépôt de la réponse à l’opposition, avant que le délai de carence de cinq ans ne soit écoulé (étant précisé que l’IPI ne doit examiner cette exception qu’après l’échéance du délai; cf. B-6675/2016 consid. 9.3.1). Il a rappelé que, selon le principe de la légalité établi par l’art. 5 Cst., le refus d’examiner une exception invoquée doit être fondé sur une base légale formelle et non sur une disposition d’ordonnance comme en l’espèce (consid. 3.2). Ainsi, le TAF a admis le recours et renvoyé l’affaire à l’IPI pour qu’il examine l’usage de la marque opposante.

Dans l’arrêt B-406/2022 du 30 septembre 2024 le TAF a confirmé la décision de l’IPI de refuser partiellement l’enregistrement d’un signe constitué de fleurs représentées de manière à former un quadrillage de losanges, jugé non distinctif selon l’art. 2 let. a LPM. Il a précisé que la perception du signe dépend de la nature du produit et de son usage courant dans le segment concerné (consid. 4.5). Les motifs floraux et géométriques sont largement répandus dans le domaine de la mode, où leur diversité immense rend difficile la distinction avec des motifs usuels (consid. 4.6.1 ss, 4.6.3 ss). Les signes à éléments répétitifs sont principalement reconnus comme décoratifs par les consommateurs et relèvent donc du domaine public (consid. 4.7.1, 4.12). Cet arrêt a été contesté au Tribunal fédéral.

L’arrêt B-6583/2023 (du 29 juillet 2024) a confirmé que le signe «QUEEN ALOE VERA», déposé entre autres en relation avec des «eaux minérales» (cl. 32), est trompeur et exclu de la protection selon l’art. 2 let. c LPM. Le TAF a jugé que, conformément à l’art. 8 al. 1 et 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12), les eaux minérales ne peuvent contenir ni additifs ni aromatisations. Or, le signe est perçu comme désignant une eau aromatisée à l’aloe vera de qualité supérieure, ce qui crée une attente incompatible avec la législation applicable (consid. 5.2 ss, 5.3, 6.9).

La distinction invoquée par la recourante entre «eau minérale» et «eau minérale naturelle» a été rejetée, le TAF considérant qu’il n’existe aucune base légale ou justification objective pour différencier ces produits (consid. 6.7). Le produit ne peut donc répondre aux attentes des consommateurs éveillées par le signe litigieux, raison pour laquelle il a été jugé comme trompeur (consid. 6.10).

Dans l’arrêt B-4934/2023 (du 7 mai 2024) le TAF a confirmé que le signe «BIMBO QSR» est contraire aux bonnes mœurs et l’a exclu de la protection selon l’art. 2 let. d LPM. Il suffit pour cela qu’un signe soit perçu comme contraire aux bonnes mœurs dans une seule langue nationale (consid. 4.5 et 6.1). En Suisse alémanique, le terme «Bimbo» est majoritairement perçu comme une injure raciste visant des personnes racisées, d’après plusieurs dictionnaires et encyclopédies de langue allemande, une enquête et des forums internet suisses (consid. 6.2.1). L’intention de l’utilisateur est jugée non pertinente et le principe de spécialité s’applique également aux signes racistes (consid. 4.4 et 4.7). Pour des germanophones, la signification raciste ne passe pas en arrière-plan en relation avec les produits et services revendiqués (consid. 6.2.4 et 6.4). Aussi, l’ajout de «QSR» (abréviation jugée méconnue de «Quick Service Restaurant») n’atténue pas cette connotation en l’espèce (consid. 6.3). Toutefois, compte tenu de la signification du terme «bimbo» en italien (à savoir «petit enfant»), si la marque était revendiquée pour des produits concrets qui suggèreraient directement un sens non raciste, comme des produits pour enfants, il serait possible qu’elle aurait pu être perçue différemment (consid. 6.4).

Enfin, le Tribunal rappelle qu’en droit des marques, l’enregistrement ne garantit pas la validité juridique d’un signe. Le titulaire risque de voir sa marque se dégrader dans l’opinion publique. Ainsi, la recourante, dont la marque n’est pas enregistrée, ne peut pas invoquer la violation de la garantie de propriété, malgré ses investissements dans le nom de l’entreprise et dans de nombreuses marques. Le TF a entre-temps confirmé cet arrêt (arrêt 4A_343/2024 du 1^er novembre 2024).

L’arrêt B-2338/2022 du 10 septembre 2024 reprend les principes de la jurisprudence «WEST/ZEST» (TAF B-3792/2022 du 28 février 2024). Malgré une structure commune, la graphie distincte («ä» vs «a»), le manque de similarité phonétique (consid. 5.3.2) et l’absence de similarité conceptuelle (consid. 5.3.3) permettent, selon le TAF, d’écarter tout risque de confusion, contrairement à l’argumentaire de l’IPI. Le TAF souligne que «ZARA» peut être perçu comme un prénom féminin ou comme un signe de fantaisie, tandis que «zämä» signifie «ensemble» en allemand. Indépendamment du fait que le public latinophone comprenne ou non le suisse allemand, il perçoit les différences visuelles et phonétiques entre le signe, de sorte que tout risque de confusion peut être exclu (consid. 5.3.2 et 7.3.2).

Dans l’arrêt B-4408/2022 du 29 janvier 2024, le TAF conclut à une faible similarité visuelle entre les deux marques en raison de différences notables dans leur graphie (arrangements des lettres et présentation graphie). Il n’y a ni similarité phonétique ni conceptuelle. Le TAF retient un degré d’attention plus élevé (voire accru pour les spécialistes) pour les produits de la classe 14 (montres, bijoux, joillaux, métaux et pierres précieux) et une protection accrue pour la marque LONGINES en raison de sa notoriété, sans toutefois étendre ce champ de protection accru à l’élément figuratif, faute de preuve correspondante (consid. 3.2, 6.3 ss). Par conséquent, bien que les produits soient identiques, ce qui exige une évaluation particulièrement rigoureuse du risque de confusion, et malgré la force distinctive et le champ de protection accrus de la marque opposante et le degré d’attention retenu, les faibles similarités, limitées au seul aspect visuel, ne suffisent pas à établir un risque de confusion entre les deux signes en conflit (consid. 7.4).

Dans le cas de l’arrêt B-6734/2023 du 3 juin 2024, le Tribunal a admis des similitudes aux niveaux graphiques, phonétiques et conceptuels entre les signes «Burger King» et «Burek King». Même s’il peut sembler inhabituel qu’une chaîne de restauration rapide américaine propose également des plats balkaniques/turcs, il n’est pas exclu, notamment dans la restauration, de proposer également des plats en dehors de l’activité principale (consid. 8.1 ss). Le TAF a ainsi admis un risque de confusion indirect.

Sabine Büttler termine sa présentation en rappelant les trois moyens pour se défendre contre une demande de radiation: premièrement, contester la vraisemblance du défaut d’usage de la marque attaquée; deuxièmement, rendre vraisemblable l’usage de cette marque; ou, troisièmement, rendre vraisemblables de justes motifs pour son défaut d’usage​¹⁰.

Dans l’arrêt B-3745/2022 du 27 février 204 («Shelby»), le TAF admet qu’une recherche d’usage peut suffire à rendre vraisemblable un défaut d’usage si celle-ci est suffisamment complète (consid. 4.1). En l’espèce, l’usage a été jugé sérieux pour la vente d’environ 90 montres sur une période de deux ans et demi, à un prix compris entre 1’500 et 2’500 francs. En raison de leur prix, ces montres ne sont plus considérées comme des biens de consommation courante, mais plutôt comme des produits de luxe (consid. 7.3).

En conclusion de ce séminaire, Eric Meier, vice-directeur et chef de la Division Marques & Designs de l’IPI, ainsi qu’Olivier Veluz, chef de la section procédure d’opposition et de radiation à l’IPI, ont présenté les dernières évolutions de l’IPI concernant le délai de traitement des demandes, la digitalisation, la procédure simplifiée de destruction des petits envois contenant des contrefaçons, ainsi que l’évolution de la pratique en matière de marques.

Les statistiques montrent une augmentation des dépôts de marques nationales, avec un total de 17’853 dépôts pour 2023/24 (contre 16’266 en 2022/23) (+9,76%). En revanche, le nombre d’enregistrements internationaux désignant la Suisse a diminué significativement (14’575 en 2023/24 contre 18’038 en 2022/23) (–19,20%). Depuis juillet 2024 la tendance est toutefois à la hausse. Eric Meier a indiqué que le but de l’IPI est de garantir des procédures aussi courtes que possible et que les délais dans l’examen des marques avaient été considérablement réduits au cours des dernières années, malgré l’augmentation massive des demandes d’enregistrement après la pandémie. L’IPI a l’intention de réduire encore les délais pour le premier examen des enregistrements internationaux (max. 6 mois) et l’examen subséquent des signes rejetés (de 3 à 4 mois d’ici mi-2026). En matière de digitalisation, l’IPI poursuit le développement de son offre numérique. Une nouvelle étape a été franchie avec le remplacement de Swissreg (‹www.swissreg.ch›), unifiant sous une même adresse l’organe de publication et les bases de données des titres de protection. Suite aux feed-back des utilisateurs, l’IPI a apporté de nombreuses améliorations au service en ligne d’ordre de débit du compte courant.

Eric Meier a relevé que la piraterie de marques et d’autres droits de propriété intellectuelle est en nette augmentation et que plus de 90% des contrefaçons parviennent en Suisse par le biais de petits envois. Or, la procédure actuelle d’intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est lourde et compliquée pour ces cas d’importance mineure, tant pour les autorités que pour les titulaires de droits potentiellement lésés. Le 22 décembre 2023, les Chambres fédérales ont adopté une nouvelle loi fédérale introduisant une procédure simplifiée pour la destruction de petits envois contenant des contrefaçons.

La révision législative offre aux titulaires de droits le choix entre deux procédures lorsque de petits envois contenant des contrefaçons sont retenus à la frontière: la procédure ordinaire ou la procédure simplifiée. Dans cette dernière, seule la personne qui a commandé la marchandise sera informée dans un premier temps. Les produits contrefaits seront détruits automatiquement si l’acheteur ne s’y oppose pas. Si l’acheteur fait opposition, le titulaire des droits en sera informé et pourra prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits. L’émolument sera plus bas pour la procédure simplifiée. Le projet de révision attribue à l’IPI la compétence de gérer ces deux procédures administratives.

Olivier Veluz a ensuite présenté l’état des lieux des projets de développement de la pratique en matière de marques qui ont été communiqué au printemps 2024 (cf. Newsletter 2024/05 – Marques et designs). Dans ce contexte, il a présenté les deux projets de pratique qui ont entre-temps été communiqués (cf. Newsletter no 10 – Marques, brevets et designs), à savoir la question de la similarité entre produits et services offerts dans des environnements virtuels par rapport à leurs équivalents réels et la pratique relative aux signes renvoyant au contenu thématique.

S’agissant de la similarité entre produits et services virtuels et leurs équivalents réels, Olivier Veluz que l’application des critères traditionnels ne permet pas de prendre en considération les nombreuses analogies entre l’utilisation de marques dans les deux environnements. Les critères mis en œuvre mettent ainsi l’accent sur la complémentarité et sur les habitudes de marketing et de consommation prévalant dans la branche considérée. Olivier Veluz souligne que ces critères correspondent à ceux développés dans ce contexte par l’EUIPO, conformément à la stratégie de l’IPI dans ce contexte.

Pour les produits, la similarité restera l’exception. La partie qui se prévaut d’une similarité devra démontrer le caractère usuel, dans la branche considérée, d’une utilisation conjointe de produits réels et de leurs équivalents virtuels dans le marketing ou sur le marché. La similarité sera admise si les moyens de preuve produits permettent de conclure que les destinataires perçoivent effectivement l’offre comme pouvant provenir d’une même entreprise.

Pour les services, il convient d’opérer des distinctions. Concernant les services dont le but et la fonction sont identiques, qu’ils soient fournis dans un environnement virtuel ou dans un environnement réel (p.ex. formation, organisation d’un concert ou conseils financiers), la similarité sera examinée sur la base des critères traditionnels. En effet, le lieu de fourniture (monde réel ou environnements virtuels) n’altère pas la nature du service.

Pour les autres services offerts dans des environnements virtuels, il s’agit de prestations offertes à titre de promotion [cl. 35], de formation ou de divertissement [cl. 41]. Or, la pratique actuelle admet l’existence d’analogies entre divers services et certains autres relevant des classes 35 et 41 (p.ex. organisation de voyages [cl. 39] ou services de restauration [cl. 43] par rapport à des services de divertissement [cl. 41]). Pour les autres services, l’admission de la similarité n’est pas exclue, mais restera l’exception. Il s’agit comme pour les produits de démontrer des habitudes de consommation ou de marketing dans la branche considérée.

L’après-midi s’est ensuite terminé sur la présentation de la pratique relative aux signes qui renvoient au contenu thématique, que l’IPI a décidé de mettre en œuvre dès le 1^er décembre 2024, en réaction à l’arrêt du TAF B-4493/2022 – [Apfel](fig.) du 26 juillet 2023.

S’agissant tout d’abord des marques figuratives, l’IPI a décidé de mettre en œuvre les critères ressortant de l’arrêt Apfel précité. Ainsi une image dépourvue de caractère distinctif peut renvoyer à un contenu thématique. Pour que ce soit le cas, l’objet qui se dégage du signe doit être typique en relation avec les produits ou services concernés. Il s’agit d’établir (1) un large usage de signes comparables, (2) par de nombreux et différents fournisseurs, (3) en tant que renvoi même au contenu thématique.

Pour les marques verbales, Olivier Veluz explique que la reprise de ces mêmes critères ne peut entrer en considération, au risque sinon que tout signe verbal soit considéré comme distinctif, puisqu’admettre la typicité dans ce contexte n’est pas possible à établir. Néanmoins, il note que, conformément à sa stratégie, l’IPI décide d’assouplir sa pratique en tenant davantage compte de l’objectif du TAF visant à éviter un refus trop large des marques verbales en tant qu’indications d’un possible contenu thématique. Il vise aujourd’hui une pratique alignée sur celle développée par l’EUIPO, dans l’attente d’éventuels futurs critères plus complets qui pourraient se dégager des travaux en cours en lien avec la pratique commune y relative par le Réseau européen de la propriété intellectuelle (pratique commune no 16)​¹¹. L’élément déterminant n’est pas qu’une indication puisse servir, dans l’abstrait, à décrire un thème. Il faut plutôt partir du principe qu’un signe ne sera compris comme une indication descriptive par le public pertinent que s’il existe un rapport concret suffisamment étroit entre le signe et les produits ou les services. Ce sera d’abord le cas des dénominations désignant des thèmes ou des activités courants ou souvent traités (ex. JARDIN, HISTOIRE SUISSE). Un signe sera également perçu comme un renvoi à un contenu lorsque cette perception est évidente. Ne sont en principe pas évidents les thèmes trop vagues, trop abstraits ou trop indéterminés. Il en va en règle générale de même des thèmes trop étroits, à moins que le caractère scientifique ou technique se dégage du mot ou de la combinaison de mots. En outre, la mention d’un média, par exemple un journal ou une chaîne, ou d’un événement, favorisera la perception d’un signe en tant que contenu, pour autant que le thème qui s’y rapporte soit lui-même évident. Olivier Veluz souligne qu’il existe des habitudes linguistiques dans la formation de titres ou de thèmes. L’IPI les prendra en compte, de sorte que, parfois, des petites différences suffiront à justifier ou non un refus. Finalement, les signes reconnaissables comme thèmes de fiction (ex. LE SEIGNEUR DES ANNEAUX) sont acceptés à l’enregistrement.

Fussnoten:

1	Art. 1 al. 1 LPM/art. 1 LDes.
2	Art. 1 al. 2 LPM/art. 1 LDes.
3	Art. 10 et 11 LPM/art. 5 LDes.
4	Au niveau européen, cf. EUIPN, Communication commune – caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n’est pas distinctive en tant que telle, avril 2020.
5	Au sens de l’art. 9(2) du RMUE, soit l’usage dans le cadre d’activités commerciales, d’une manière susceptible d’affecter une ou plusieurs fonctions de la marque.
6	Conformément à l’art. 7, § 1er, b, RMUE.
7	Conformément à l’art, 63, § 2, du règlement no 6/2002.
8	B-3392/2023, B-3651/2022, B-1776/2023, B-5883/2023, B-5637/2023, B-4112/2022, B-1777/2023, B-4934/2023, B-459/2023, B-1136/2023, B-5271/2023, B-4612/2023, B-6577/2023, B-6579/2023, B-6583/2023, B-1014/2024, B-1493/2023, B-4026/2022.
9	B-3392/2023, B-3651/2022, B-1776/2023, B-5883/2023, B-5637/2023, B-4112/2022, B-1777/2023, B-4934/2023, B-459/2023, B-1136/2023, B-5271/2023, B-4612/2023, B-6577/2023, B-6579/2023, B-6583/2023, B-1014/2024, B-1493/2023, B-4026/2022.
10	Art. 35b al. 1 let. a, b et b in fine LPM.
11	‹www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices›, consulté le 18 mars 2025.

Ella Meyer | 2025 Ausgabe 7-8