England and Wales High Court: Weiterhin uneinheitliche Rechtsprechung zur Verkehrsdurchsetzung von Marken in der EU

Phelan Brüderlin

|Urteil des England and Wales High Court of Justice (Chancery Division) vom 20. Januar 2016, [2016] EWHC 50 (Ch), «Kit Kat»

Phelan Brüderlin

Der vorliegende Entscheid erging infolge des Urteils im Vorabentscheidungsverfahren «Kit Kat» des EuGH vom September letzten Jahres (EuGH vom 16. September 2015, Rs. C-215-4), welches sich unter anderem mit den Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung einer Marke befasste (vgl. auch T. Widmer, Commentaire de l’arrêt «Kit Kat», sic! 2016, 27 ff.) und schloss das entsprechende Verfahren in England ab.

Cadbury UK Ltd («Cadbury») hatte der Markenhinterlegung eines «Kit Kat»-Schokoriegels, bestehend aus vier einzelnen, durch längsförmige Rillen getrennten Fingern, durch Société des Produits Nestlé SA («Nestlé») widersprochen. Der High Court entschied sich, dem EuGH unter anderem eine Vorlagefrage zur Auslegung von Art. 3 Abs. 3 der Europäischen Markenrichtlinie (2008/95/EG) zu unterbreiten. Er wollte wissen, ob es für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 der Europäischen Markenrichtlinie ausreiche, dass zum relevanten Zeitpunkt ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Marke erkenne und diese mit der Hinterlegerin in Verbindung bringe, oder ob es vielmehr erforderlich sei, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise sich auf den durch diese Marke – im Gegensatz zu anderen möglicherweise vorhandenen Marken – vermittelten Herkunftshinweis «verlasse» (rely on) (Ziff. 8 des Entscheids).

Hintergrund dieser Frage war, dass sich die englische Rechtsprechung in der Vergangenheit an den zweitgenannten, strengeren Voraussetzungen orientiert hatte, und diese auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht überprüfen lassen wollte. So hatte nämlich der zuständige Markenprüfer, obwohl gemäss einer Umfrage über 50% der Konsumenten den «Kit Kat»-Schokoriegel nachweislich Nestlé zuordneten, die Verkehrsdurchsetzung des «Kit Kat»-Schokoriegels verneint, da (i) kein Nachweis erbracht worden sei, dass die Form des Schokoriegels während vieler Jahre vor der Markenhinterlegung eine Rolle in Nestlés Werbekampagnen gespielt hätte, (ii) das Produkt praktisch ausschliesslich in einer undurchsichtigen Verpackung verkauft worden sei, welche die Form des Produkts nicht erkennen liess und (iii) kein Nachweis erbracht worden sei, und es auch nicht wahrscheinlich schien, dass die Konsumenten die Form des Schokoriegels nach dem Kauf zur Überprüfung des betrieblichen Ursprungs nutzen würden. Unter diesen Umständen sei anzunehmen, dass die relevanten Verkehrskreise sich zur Bestimmung der betrieblichen Herkunft auf die Wortmarke «Kit Kat» und weitere verwendete Bildelemente verliessen. Zwar assoziierten sie, wie die Umfrage gezeigt hatte, die Form des Schokoriegels mehrheitlich mit «Kit Kat» (und somit mit Nestlé), dies sei aber angesichts der Rechtsprechung für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend (vgl. dazu Urteil des England and Wales High Court of Justice (Chancery Division) vom 17. Januar 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), Ziff. 25, 46 f. m.w.H.).

Der EuGH hatte auf die ihm unterbreitete Vorlagefrage geantwortet, dass |der Hinterleger der Marke nachweisen müsse, «dass die beteiligten Verkehrskreise allein die mit dieser Marke – und nicht die mit anderen etwa vorhandenen Marken – gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen» (EuGH vom 16. September 2015, Rs. C-215-4, Ziff. 67). Im Verfahren vor dem High Court blieb zuletzt nur die Auslegung dieser Antwort des EuGH und deren Bedeutung für die bisherige Praxis in England strittig (Ziff. 6 des Entscheids).

Auf der Basis einer ausführlichen Analyse der Übersetzung der Vorlagefrage in verschiedene Sprachen, welche ihm nicht akkurat schien, äusserte der englische Richter, Justice Arnold, Zweifel daran, dass der EuGH den Kern der Frage tatsächlich richtig verstanden hatte. So war das entscheidende Verb rely on auf Französisch, der Arbeitssprache des Generalanwalts und des referierenden Richters, mit estimait que und auf Deutsch mit wahrnimmt übersetzt worden. Die Bedeutung dieser Verben entspricht jedoch nicht derjenigen des gewählten englischen Verbs rely on, sondern wäre eher mit perceive zu übersetzen (vgl. auch Widmer, 27 ff.). Der englische Richter erwog, dass infolge dieser sprachlichen Ungenauigkeiten aus der Antwort des EuGH zwar hervorginge, dass die erste der in der Vorlagefrage enthaltenen Varianten abzulehnen sei und es entsprechend nicht ausreichen könne, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen erkennen und mit den Waren des Hinterlegers assoziieren. Zur zweiten Variante hatte sich der EuGH jedoch nach Ansicht des englischen Richters nicht abschliessend geäussert (Ziff. 45 ff. des Entscheids).

Vor diesem Hintergrund legte der Richter den Entscheid des EuGH aufgrund der ihm vorliegenden Erwägungen des Generalanwalts und des EuGH aus. Er schloss, der Entscheid des EuGH setze zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung voraus, dass die relevanten Verkehrskreise die Waren aufgrund des fraglichen Zeichens – im Gegensatz zu anderen Marken, die ebenfalls vorhanden sein können – als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (Ziff. 57 des Entscheids). Der Richter entschied, dass es unter diesen Umständen legitim sei, im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung zu berücksichtigen, ob sich die relevanten Konsumenten zur Bestimmung der betrieblichen Herkunft auf das Zeichen verlassen (rely on) würden (Ziff. 60 des Entscheids).

Der High Court stützte somit die Erwägungen des Markenprüfers und verweigerte dem «Kit Kat»-Schokoriegel den Markenschutz. Die bisherige, strenge englische Rechtsprechung wurde vom Gericht als mit dem Entscheid des EuGH vereinbar angesehen.

Fazit

Zunächst zeigt der Entscheid des High Court deutlich, dass mit dem am EuGH herrschenden, beinahe babylonischen Sprachengewirr, Risiken von Missverständnissen einhergehen, die nicht zu unterschätzen sind. Im konkreten Fall führt ein solches Missverständnis nun dazu, dass die Markenhinterleger weiter auf die Etablierung einer einheitlichen europäischen Praxis bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung von Marken warten müssen. So wurde der Entscheid des EuGH etwa in Deutschland als Bestätigung der deutschen und Rückweisung der strengeren englischen Eintragungspraxis aufgefasst. Deutsche Autoren legen die Erwägungen des EuGH mitunter dahingehend aus, dass es nicht erforderlich sei, dass die Form der Ware vom Verkehr als einziges oder vorrangiges Herkunftszeichen wahrgenommen wird (vgl. B. Raue, Kommentar zu EuGH, Société des Produits Nestlé/Cadbury, WRP 2015, 1460), während der englische High Court in Form des Reliance-Tests eine derartige Prüfung der Vorrangigkeit offenbar weiterhin zulassen will. Schliesslich relativiert der Entscheid – zumindest für Eintragungsverfahren in England – auch die Relevanz von demoskopischen Umfragen: Es gelang Nestlé trotz des Nachweises, dass etwas mehr als die Hälfte der befragten Konsumentinnen und Konsumenten die umstrittene Schokoriegel-Form «Kit Kat» (und damit Nestlé) zuordneten nicht, die Formmarke als im Verkehr durchgesetzt eintragen zu lassen. Aufgrund der etablierten Praxis in Deutschland würde bei einem solchen Ergebnis die Beurteilung umgekehrt ausfallen (vgl. etwa BGH, I ZB 22/04, N 25, «Milchschnitte»). In der Schweiz lehnt die bundesgerichtliche Rechtsprechung bei der Beurteilung der für die Verkehrsdurchsetzung erforderlichen Bekanntheit das Abstellen auf starre Prozentwerte ab. Im Sinne von Richtwerten wurde jedoch in der Vergangenheit von rund zwei Dritteln (BGE 128 III 441 ff. E. 1.2, vgl. auch BGE 131 III 121 ff. E. 7.4) respektive – im Falle einer notorisch bekannten Marke gemäss Art. 6^bis PVÜ – mindestens 50% der repräsentativ Befragten (BGE 130 III 267 ff. E. 4.7.3) ausgegangen, welchen die Marke bekannt sein müsse.