«Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH»
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I.Sachverhalt
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II.Entscheid des EuGH
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III.Bedeutung des Entscheids für das Schweizer Recht
Am 19. Juli 1999 wurde das Zeichen der Anmelderin Duales System Deutschland GmbH (nachfolgend «DGP») als Unionskollektivmarke (nachfolgend «angegriffene Marke») für eine Vielzahl an Waren und Dienstleistungen eingetragen. In der zugehörigen Markensatzung wurde darauf hingewiesen, dass die in Rede stehende Marke geschaffen worden sei, «um es den Verbrauchern und dem Handel zu ermöglichen, Verpackungen, die in das [Recyclingsystem von DGP] einbezogen sind und für die ein Beitrag zur Finanzierung des Systems errichtet wurde, sowie Waren mit solchen Verpackungen zu erkennen und von anderen Verpackungen und Waren zu unterscheiden».
Im November 2012 stellte Halston Properties einen Antrag auf Erklärung des teilweisen Verfalls der angegriffenen Marke für alle beanspruchten Waren mit der Begründung, die Marke sei für diese Waren nicht ernsthaft benutzt worden.
2015 hiess die Löschungsabteilung des EUIPO diesen Antrag teilweise gut und erklärte die angegriffene Marke für alle Waren, für die sie eingetragen worden war, mit Ausnahme der aus Verpackungen bestehenden Waren, für verfallen.
Die dagegen erhobene Beschwerde von DGP wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO zurück. Die Beschwerdekammer kam zum Schluss, dass DGP keinen Nachweis erbracht hätte, dass die angegriffene Marke benutzt worden sei, um die Ursprungsidentität der streitgegenständlichen Waren zu garantieren.
Auch die von DGP an das EuG erhobene Klage wurde abgewiesen. Das EuG war der Ansicht, dass DGP keine «ernsthafte Benutzung» der angegriffenen Marke nachweisen konnte, u. a. weil «die Benutzung der [angegriffenen] Marke als Kollektivmarke, die Waren der Mitglieder des Verbands bezeichnet, um sie von Waren zu unterscheiden, die von Unternehmen stammen, die nicht Teil dieses Verbands sind, von den massgeblichen Verkehrskreisen als eine Benutzung wahrgenommen wird, die sich auf Verpackungen bezieht. …[Das] ökologische Verhalten des Unternehmens dank seiner Mitgliedschaft im Lizenzvertragssystem [von DGP] wird von den massgeblichen Verkehrskreisen dem Umstand zugeschrieben, dass die Verpackung ökologisch behandelt werden kann[,] und nicht einer solchen Behandlung des verpackten Produkts selbst, das sich … für eine ökologische Behandlung als ungeeignet erweisen kann». DGP zog das Urteil in der Folge an den EuGH weiter.
Der EuGH bestätigte, dass die wesentliche Funktion einer Unionskollektivmarke darin bestehe, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (N 52). Im Unterschied zu einer Individualmarke komme einer Kollektivmarke somit nicht die Individualmarken eigene Funktion, dem Verbraucher die «Ursprungsidentität» der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen anzuzeigen, zu (N 53). Art. 66 GMVO verlange nämlich nicht, dass die Hersteller, Erzeuger, Dienstleitungsunternehmer oder Händler, die sich einem Verband anschliessen würden, der Inhaber einer Unionskollektivmarke sei, zu ein und derselben Gruppe von Gesellschaften gehören würden, die Waren oder Dienstleistungen unter einheitlicher Kontrolle herstelle oder erbringe. Diese Verordnung hindere die Mitglieder eines solchen Verbands nicht daran, Wettbewerber zu sein. Jeder Einzelne könne zum einen die Kollektivmarke, die auf seine Mitgliedschaft in diesem Verband hinweise, und zum anderen eine Individualmarke, die auf die Ursprungsidentität seiner Waren und Dienstleistungen hinweise, benutzen (N 54).
Weiter wies der EuGH darauf hin, dass eine Marke nur ernsthaft benutzt werde, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion gebraucht werde, um für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, einen Absatzmarkt zu erschliessen oder zu sichern (N 55). | Da nach der Ansicht des EuGH dieser Grundsatz auch für Unionskollektivmarken gelte (N 56), entschied er, dass eine Unionskollektivmarke nur ernsthaft benutzt werde, wenn sie – entsprechend ihrer Hauptfunktion – zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands (d.h. des Markeninhabers) von denen anderer Unternehmen benutzt werde, um einen Absatzmarkt für diese Waren und diese Dienstleistungen zu erschliessen oder zu sichern (N 57).
Der EuGH kam dann zum Schluss, dass das EuG insbesondere die Frage, ob die Benutzung der angegriffenen Marke darauf abgezielt habe, einen Absatzmarkt für die streitigen Waren zu erschliessen oder zu sichern, sodass eine ernsthafte Benutzung hätte bejaht werden können, rechtsfehlerhaft beurteilt habe. So habe es namentlich keine «Bewertung insbesondere der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke» vorgenommen (N 61 ff.). Der EuGH war der Ansicht, dass das EuG die angegriffene Marke nicht für nahezu sämtliche Waren hätte verfallen erklären dürfen, ohne vorher zu prüfen, ob die im vorliegenden Fall ordnungsgemäss nachgewiesene Benutzung (d. h. die Anbringung der angegriffenen Marke auf der Verpackung der Waren der dem System von DGP angeschlossenen Unternehmen), in den betreffenden Wirtschaftszweigen als gerechtfertigt angesehen werde könne, um Marktanteile für die Waren zu behalten oder zu gewinnen (N 67).
In diesem Zusammenhang wies der EuGH auch darauf hin, dass bspw. einige der betroffenen Wirtschaftszweige Waren des täglichen Gebrauchs wie Lebensmittel, Getränke, Körperpflege- und Putzmittel, die täglich Verpackungsabfälle würden produzieren können, die der Verbraucher wegwerfen müsse, betreffen würden. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der vom Hersteller oder Verteiler auf der Verpackung der Waren dieses Typs angebrachte Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einem ortsnahen System zur Sammlung und ökologischen Behandlung von Verpackungsabfällen auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur Erhaltung oder Erschliessung von Marktanteilen bezüglich dieser Waren beitragen könne (N 70).
Schliesslich merkte der EuGH noch an, dass die Notwendigkeit einer Prüfung, die die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sowie die Eigenschaften ihrer jeweiligen Märkte gebührend berücksichtige und demzufolge zwischen mehreren Waren- oder Dienstleistungstypen unterscheide, wenn diese eine grosse Unterschiedlichkeit aufweisen würden, für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer Marke die Bedeutung der bei dieser Beurteilung betroffenen Belange angemessen widerspiegele. Diese Beurteilung bestimme nämlich, ob eine Marke für verfallen erklärt werde und, wenn ja, für welche Waren oder Dienstleistungen die Verfallserklärung erfolge (N 72).
Vor diesem Hintergrund hob der EuGH das Urteil des EuG auf und erklärte die Entscheidung der Löschungsabteilung des EUIPO für nichtig.
Soweit ersichtlich gibt es im Zusammenhang mit der Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs von Kollektivmarken keine Rechtsprechung. Sollten sich die Schweizer Gerichte oder das Institut für Geistiges Eigentum doch noch irgendwann mit dieser Frage befassen, so kann deshalb das Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2019, C-143/19 P, als Interpretationshilfe herangezogen werden.
Klar ist, dass im Lichte dieses Urteils das Kriterium des markenmässigen Gebrauchs im Zusammenhang mit Kollektivmarken nicht zu eng ausgelegt werden darf. Als markenmässiger Gebrauch von Kollektivmarken kann nicht nur die Benutzung als betriebliches Herkunftszeichen von Waren und Dienstleistungen qualifiziert werden (anstatt vieler BVGer vom 25. Juli 2016, B-6249/2014, E. 4.5). In Berücksichtigung der Kollektivmarken eigenen Funktion (vgl. Art. 22 MSchG), muss als markenmässiger Gebrauch auch der Gebrauch, der dazu dient, Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder einer Vereinigung von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, gelten, sofern die Kollektivmarke diesen Waren oder Dienstleistungen auch effektiv zugeordnet werden kann (M. Wang, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 11 N 7). Nicht vorausgesetzt ist damit die Verwendung der Kollektivmarke als produktidentifizierender Hinweis, sondern der funktionsgemässe Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen.
Könnte also eine Vereinigung nachweisen, dass ihre Kollektivmarke auf der Verpackung von den beanspruchten Waren verwendet wurde, so wäre die Voraussetzung des markenmässigen Gebrauchs m.E. zu bejahen.
Die neben der Voraussetzung der funktionsgemässen Benutzung als zweites Kriterium aufgestellte Bedingung, dass die Benutzung einer Unionskollektivmarke nur rechtserhaltend ist, wenn diese zur Erschliessung oder Sicherung eines Absatzmarktes erfolgt, stellt für das Schweizer Recht keine Besonderheit dar. Auch im Schweizer Recht ist nur der ernsthafte Gebrauch, d. h. ein wirtschaftlich sinnvoller und nicht nur zum Schein erfolgender Gebrauch, | rechtserhaltend (BVGer vom 14. Oktober 2008, 4A.253/2008, E. 2.1). Dogmatisch gibt es keinen Grund, warum diese Voraussetzung nicht auch im Zusammenhang mit Kollektivmarken Gültigkeit beanspruchen sollte. Insofern bestätigt das Urteil des EuGH vom 12. Dezember 2019, C-143/19 P lediglich, dass auch Kollektivmarken nach Art. 11 Abs. 1 MSchG ernsthaft verwendet werden müssen.