EuGH: Bestimmung des massgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums

Marc Wullschleger

Husqvarna AB (nachfolgend Husqvarna) stellt Geräte für die Garten- und Landschaftspflege her. Sie ist Inhaberin der dreidimensionalen Unionsmarke Nr. 456244, die am 26. Januar 2000 für die Ware «Bewässerungsspritze» mit folgender Abbildung eingetragen worden ist:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG (nachfolgend Lidl) bot ab Juli 2014 bis Januar 2015 ein Spiralschlauch-Set, das aus einem Spiralschlauch, einer Bewässerungsspritze und einer Kupplungshülse für eine Schlauch-Schnellkupplung bestand, zum Verkauf an.

Husqvarna stelle sich auf den Standpunkt, dass das von Lidl vertriebene Produkt eine Verletzung ihrer Unionsmarke sei und erhob in der Folge beim Landgericht Düsseldorf gegen Lidl eine Verletzungsklage u.a. auf Unterlassung und die Zahlung von Schadensersatz. Lidl beantragte widerklageweise die Erklärung des Verfalls der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Marke von Husqvarna wegen Nichtbenutzung. Das Landgericht Düsseldorf hiess die Klage gut und wies die von Lidl erhobene Widerklage ab. Die dagegen von Lidl erhobene Berufung wurde vom Oberlandesgericht Düsseldorf gutgeheissen. Es hob anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2017 das Urteil des Landgerichts Düsseldorf auf und erklärte Unionsmarke Nr. 456244 ab dem 31. Mai 2007 für verfallen. Es führte zur Begründung aus, dass für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung nicht der Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage im September 2015, | sondern der Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017 vor ihm massgeblich sei. Die von der Unionsmarke Nr. 456244 geschützten Waren seien ab Mai 2012 nicht mehr vertrieben worden, woraus zu schliessen sei, dass der in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV vorgesehene ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage auf Erklärung des Verfalls abgelaufen gewesen sei, wohl aber zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung.

Husqvarna legte schliesslich beim deutschen Bundesgerichtshof Revision ein. Dieser ist der Auffassung, dass die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zunächst von der Antwort auf die Frage abhänge, ob die Festlegung des für die Berechnung des Zeitraums von fünf Jahren im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Buchst. a GMV und des Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV massgeblichen Zeitpunkts von diesen beiden Verordnungen erfasst werde, und sodann, wenn ja, von der Festlegung dieses Zeitpunkts. Der Bundesgerichtshof führte mit Blick auf die Gemeinschafts- und Unionsmarkenverordnung weiter aus, dass diese in Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV keinen Hinweis enthalten, auf welchen Zeitpunkt für die Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung abzustellen sei. Entsprechend sei zur Beantwortung der Frage auf das deutsche Recht abzustellen. Nach dem deutschen Zivilprozessrecht habe das Gericht seiner Entscheidung das bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung Vorgetragene zugrunde zu legen. Für den Fall der Einrede des Verfalls im Rahmen einer Verletzungsklage sehe das deutsche Markenrecht in § 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG vor, dass bei der Berechnung der fünfjährigen Benutzungsfrist auf die Klageerhebung abzustellen sei. Sofern der Zeitraum der Nichtbenutzung allerdings erst nach Klageerhebung ende, sei nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG auf den Schluss der mündlichen Verhandlung abzustellen. Ausserdem sehe § 55 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vor, dass bei einer Klage auf Nichtigerklärung einer Marke wegen des Bestehens einer älteren Marke der Inhaber der Marke auf Einrede des Beklagten nachweisen müsse, dass diese Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung benutzt worden sei. Der Bundesgerichtshof vertrat auch die Auffassung, dass mit Blick auf die die Gemeinschaftsmarken- und Unionsmarkenverordnung bei der Berechnung der fünfjährigen Nichtbenutzung auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht abzustellen sei. Diese Auffassung werde durch den 24. Erwägungsgrund der Unionsmarkenverordnung gestützt, und entspreche zudem auch der Prozessökonomie, weil der Widerkläger nicht zur Anhebung einer neuen Klage verpflichtet werde, falls der Ablauf dieses Zeitraums während des Verfahrens eintrete.

Aufgrund der vorstehend geschilderten Umständen hat der Bundesgerichtshof beschlossen, das Verfahren zwecks Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens auszusetzen.

Der Bundesgerichtshof legte dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

• (1)
  Ist im Falle einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke, die vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhoben worden ist, die Festlegung des Zeitpunkts, der im Rahmen der Anwendung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV für die Berechnung des Nichtbenutzungszeitraums massgeblich ist, von diesen Verordnungen erfasst?
• (2)
  Falls Frage 1 zu bejahen ist: Ist bei der Berechnung des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung gemäss Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV und Art. 58 Abs. 1 Bst. a UMV im Falle einer vor Ablauf des Zeitraums der fünfjährigen Nichtbenutzung erhobenen Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke auf den Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage oder den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen?

In seinen Erwägungen hält der Gerichtshof einleitend fest, dass die Vorlagefragen zusammen zu beantworten seien und sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung als auch die Unionsmarkenverordnung den für die Berechnung des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren massgeblichen Zeitpunkt nicht ausdrücklich angeben wird. Hingegen hält der Gerichtshof in einer ersten Auslegeordnung deutlich fest, dass die Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht dahingehend auszulegen sei, wonach die Wirkung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auch dann eintreten könne, wenn zum Zeitpunkt der Erhebung der Widerklage der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung noch nicht erreicht sei. «Folglich geht aus den Wirkungen des Verfalls […] hervor, dass zum Zeitpunkt der Widerklage zu prüfen ist, ob der ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren der Nicht | benutzung […] zu Ende ist». Entsprechend erteilt der Gerichtshof einer vom deutschen Bundesgerichtshof mit Blick auf § 25 Abs. 2 MarkenG vermittelten Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV eine klare Absage.

Weiter erachtet der Gerichtshof auch nicht die Argumentation des BGH als schlüssig, wonach bei der Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Bst. a GMV auf den Zeitpunkt der letztlichen mündlichen Berufungsinstanz abzustellen sei, damit so nur tatsächlich benutze Marken geschützt werden oder der Prozessökonomie entsprochen werde. Zudem hielt der Gerichtshof aufgrund von Erklärungen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission fest, dass die Begründetheit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke wegen Nichtbenutzung über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht von der Dauer eines nationalen Verfahrens abhängen könne.

Aus schweizerischer Perspektive ergibt der neuerliche Entscheid des Gerichtshofs wenig Anlass zu Bemerkungen. In der Schweiz entspricht es gängiger Praxis, dass der Nichtgebrauch mittels entsprechender Einrede ausserprozessual, in registerrechtlichen Administrativverfahren vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum oder aber in Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen vor Zivilgerichten geltend gemacht werden kann. In Deutschland und der EU ist die Nichtbenutzung in förmlichen Verfahren zu verlangen, was allenfalls ein Grund dafür sein mag, dass sich ähnliche Probleme wie im dargelegten Urteil in der Schweiz bislang nicht gestellt haben.

In den administrativen Widerspruchs- und Löschungsverfahren gilt die Besonderheit, dass die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren (Art. 22 Abs. 3 MSchV) bzw. mit dem Löschungsantrag geltend gemacht werden muss (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Entsprechend wird in der Praxis für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf die jeweiligen Eingaben abgestellt, die in den Administrativverfahren eingereicht werden. Hierbei kann im Widerspruchsverfahren gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung in der ersten Stellungnahme sogar eine vorsorgliche Nichtgebrauchseinrede erhoben werden. Diese Rechtsprechung wird jedoch mit Inkrafttreten der revidierten Fassung von Art. 22 Abs. 3 MSchV per 1. Dezember 2021 aufgehoben. Umgekehrt entspricht es jedoch bisheriger Praxis, dass eine ausserprozessual erhobene Nichtgebrauchseinrede (z.B. bei einer vorgängigen Abmahnung, die sich aufgrund der vorprozessualen Informationspflicht aufdrängt) für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums in den Administrativverfahren nicht berücksichtigt wird. Dies ist erstaunlich, zumal der Wortlaut von Art. 22 Abs. 3 MSchV bzw. Art. 35a Abs. 1 MSchG die Berücksichtigung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede nicht ausschliesst. So ist zumindest Art. 22 Abs. 3 MSchV richtigerweise dahingehend zu verstehen, dass spätestens mit der ersten Stellungnahme die Nichtgebrauchseinrede erhoben wird oder der ausserprozessual geltend gemachte Nichtgebrauch mit Beweismitteln belegt wird. Entsprechend ergibt sich aus Art. 22 Abs. 3 MSchV nicht, dass sich die gültig erhobene Nichtgebrauchseinrede auch auf einen Zeitpunkt vor dem Widerspruchsverfahren beziehen kann. Gleiche Überlegungen können analog auch für das Löschungsverfahren angestrengt werden, falls bereits im Vorfeld des entsprechenden Administrativerfahrens der Gebrauch der angegriffenen Marke strittig ist.

Bei Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsklagen kann der Nichtgebrauch klage- oder widerklageweise geltend gemacht werden. Hierbei berücksichtigt das Zivilgericht mit Bezug auf die Bestimmung des relevanten Benutzungszeitraums – anders als in den Verwaltungsverfahren vor dem IGE – auch die ausserprozessuale Nichtgebrauchseinrede, was der materiell-rechtlichen Verwirklichung der Nichtgebrauchseinrede gebührend Rechnung trägt. Ohne die Erhebung einer ausserprozessualen Nichtgebrauchseinrede wird spätestens auf die prozessuale Eingabe abgestützt, mit der der rechtserhaltende Gebrauch bestritten wird. Wird also der Nichtgebrauch mit Klage- bzw. Widerklageerhebung geltend gemacht, ist der Tag der jeweiligen Eingabe für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums entscheidend.

Hingegen kennt das schweizerische Markenrecht in gerichtlichen Verfahren keine mit § 25 Abs. 2 MarkenG vergleichbare Bestimmung, wonach bei erhobener Nichtgebrauchseinrede in einem Verletzungsverfahren für die Berechnung des relevanten Benutzungszeitraums auf den Abschluss der mündlichen Verhandlung abzustellen ist. In diesem Punkt hat der Gerichtshof m.E. richtig festgehalten, dass so die Beurteilung des Nichtgebrauchs von der Dauer des gerichtlichen Verfahrens abhängig gemacht wird. Damit werden für die Parteien klare Verhältnisse geschaffen, und der relevante Benutzungszeitraum wird eindeutig und vorhersehbar definiert, womit auch sinnvoll allfälliger Beweis über die Markenbenutzung geführt werden kann. Anderenfalls müsste sich die beweisbelastete Partei auf einen laufenden bzw. variablen Benutzungszeitraum einstellen, was aus Praktikabilitätsgründen kaum zumutbar ist.